PROCESO 120-IP-2006 Interpretación prejudicial, de oficio, de los

PROCESO 120-IP-2006
Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal
b), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con
fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República del Perú.
Actor: HI-TEC SPORTS PLC.
Marca: “la representación tridimensional de una planta de
calzado; en el talón presenta tres H con cuatro cocadas en los
lados; en la puntera tiene líneas horizontales; en la parte central
un cuadrado con la denominación YHITECSA; en el taco dos
cocadas separadas y líneas horizontales; en el perfil aparece un
pequeño quebrante para cerco de costura”.
Expediente Interno N° 868-2004.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de
Quito, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil seis.
En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República
del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.
VISTOS:
Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los
elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su
Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue
considerada procedente por auto de 5 de julio de 2006.
1.
ANTECEDENTES
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente
destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud,
lo siguiente:
1.1.
Las partes
La parte demandante es: HI-TEC SPORTS PLC.
La parte demandada la constituye: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú; la
Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales.
El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: el señor ÁNGEL GABRIEL
CRUZ ROJAS.
1.2.
Actos demandados
La sociedad HI-TEC SPORTS PLC, impugnó la Resolución Administrativa dictada por
el INDECOPI Nº 1387-2001/TPI-INDECOPI, de 10 de octubre de 2001, que confirmó
la Resolución Nº 4244-2001/OSD-INDECOPI, de 24 de abril de 2001, la cual declaró
infundada la oposición formulada por HI-TEC SPORTS PLC y, en consecuencia,
otorgó el registro del signo constituido por “la representación tridimensional de una
planta de calzado; en el talón presenta tres H con cuatro cocadas en los lados; en la
puntera tiene líneas horizontales; en la parte central un cuadrado con la denominación
YHITECSA; en el taco dos cocadas separadas y líneas horizontales; en el perfil
aparece un pequeño quebrante para cerco de costura”, para distinguir prendas de
vestir en general, incluyéndose zapatos, zapatillas, suelas y plantillas, productos
comprendidos en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial,
solicitado por ÁNGEL
GABRIEL CRUZ ROJAS.
1.3.
Hechos relevantes
Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de
la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los
siguientes aspectos:
a)
Los hechos
Entre los hechos principales se encuentran los siguientes:
1.
El 4 de febrero de 2000, el señor ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS solicitó el
registro del signo constituido por “la representación tridimensional de una
planta de calzado; en el talón presenta tres H con cuatro cocadas en los lados;
en la puntera tiene líneas horizontales; en la parte central un cuadrado con la
denominación YHITECSA; en el taco dos cocadas separadas y líneas
horizontales; en el perfil aparece un pequeño quebrante para cerco de costura”,
para distinguir prendas de vestir en general, incluyendo zapatos, zapatillas,
suelas y plantillas”, Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Dicha solicitud se tramitó mediante el expediente administrativo Nº 1003632000.
Signo solicitado:
2
2.
El 14 de abril del 200 fue publicado, en el diario oficial El Peruano, el extracto
de la solicitud de registro del mencionado signo.
3.
El 30 de mayo del 2000, la firma HI-TEC SPORTS PLC (Estados Unidos de
América) formuló observación argumentando ser titular de las marcas Hl-TEC
(certificado N° 80998) y figura de rayo (certificado N° 71137) registradas en la
clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, señaló que su marca Hl-TEC
es notoriamente conocida y adjuntó documentos a fin de acreditarlo.
Indicó que “el signo solicitado es similar y confundible con su marca registrada
HITEC (debió decir HI-TEC), la cual se encuentra incluida dentro del signo
solicitado YHITECSA, por lo que de otorgarse el registro solicitado, el público
consumidor pensaría que los productos que distingue el signo solicitado son
productos de su empresa”.
Mencionó que además de la similitud de los signos, distinguen la misma clase
de productos y fundamentó su observación en el artículo 83 literal a) de la
Decisión 344.
•
Marca registrada: HI-TEC; y,
•
Marca registrada: figura de rayo:
4.
El 18 de agosto del 2000, el señor ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS contestó a
las observaciones de HI-TEC SPOFTS PLC señalando que “el término
YHITECSA que se encuentra en el signo solicitado difiere sustancialmente de
la marca HI-TEC, pues fonéticamente dicho término es distinto a la marca
registrada”, señaló, además, que “el observante está reduciendo el análisis de
confundibilidad únicamente a los términos Hl-TEC cuando en realidad debe
hacerse entre los términos YHITECSA y Hl-TEC”.
5.
La firma PLANTAC S.A.C., igualmente, formuló observación al registro,
argumentando que “el signo solicitado no es suficientemente distintivo, por lo
que se encontraría incurso en las prohibiciones establecidas en los artículos
128 y 129 incisos a), b) y c) del Decreto Legislativo 823”. Manifestó que “el
signo solicitado obedece a una forma usual del producto a distinguir y
constituye una forma que le otorga una ventaja funcional o técnica al producto,
pues tiene como diseño principal figuras geométricas irregulares que
corresponden a la huella de la planta que tiene como propósito la adhesión a la
superficie”. Señaló también que “de otorgarse el registro solicitado, se estaría
excluyendo injustamente a los demás agentes del sector del mercado de
fabricación de plantas de calzado”.
6.
El 18 de agosto del 2000, ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS manifestó, en
relación con la observación formulada por PLANTAC S.A.C., que “el signo
solicitado es distintivo, pues es un diseño creado, que se puede diferenciar de
3
cualquier otro producto de la clase 25 y que no es una ventaja funcional o
técnica”.
7.
El 21 de agosto de 2000, la Oficina de Signos Distintivos, después de verificar
que ha vencido el plazo otorgado para contestar las observaciones formuladas
por HI-TEC SPORTS PLC y PLANTAC S.A.C., dispuso que se tengan por no
contestadas y que pase el expediente a resolver, de conformidad con el
artículo 150 del Decreto Legislativo 823.
8.
El 24 de abril del 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió
la Resolución Nº 4244-2000/OSD-INDECOPI, la cual declaró infundadas las
observaciones formuladas y otorgó el registro solicitado.
La Oficina de Signos Distintivos consideró que:
a.
b.
c.
d.
e.
9.
Si bien los medios probatorios presentados por HI-TEC SPORTS PLC
acreditan la existencia de la marca Hl-TEC para distinguir productos de la
clase 25 de la Nomenclatura Oficial, los documentos no demuestran que
se trate de una marca ampliamente difundida, publicitada y conocida por
el público consumidor de dichos productos, de modo tal que se le pueda
considerar notoriamente conocida, por lo que no resulta aplicable la
prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
El signo solicitado YHITECSA y planta de calzado no consiste en una
forma usual de las suelas de calzado de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial, pues si bien su estructura incluye una planta de calzado, en la
parte central se aprecia la figura de un cuadrado que contiene la
denominación YHITECSA, por lo que no se encuentra incurso en la
prohibición establecida en el artículo 135 inciso c) de la Decisión 486.
El signo solicitado no consiste en una forma que otorga una ventaja
funcional o técnica a las suelas de calzado que pretende distinguir, según
lo establecido en el Informe N° 101 -2001/OIN, por lo que no se encuentra
incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso
c) de la Decisión 486.
El signo solicitado y la marca registrada HI-TEC no son semejantes
gráfica, fonética ni conceptualmente al grado de producir confusión
indirecta, ya que tanto el signo solicitado como la marca registrada están
conformados por palabras de fantasía, que no pertenecen a nuestro
idioma y carecen de significado, razón por la cual no evocan idea alguna
que el consumidor pueda considerar parecida y la denominación
YHITECSA — elemento relevante del signo solicitado — produce una
impresión visual y sonora distinta de la que genera la denominación HlTEC, debido a que presentan una secuencia de letras completamente
diferente.
El signo solicitado y la marca registrada conformada por el diseño de un
rayo no son semejantes gráfica ni conceptualmente al grado de inducir a
confusión indirecta, ya que la planta de calzado del signo solicitado
genera una impresión visual distinta de aquélla que genera la figura
estilizada de un rayo, debido a que las figuras que los componen
presentan líneas dispuestas en diferentes formas y el signo solicitado no
sugiere idea alguna que el público consumidor pueda considerar parecida
a aquélla que evoca la figura que compone la marca registrada (rayo).
El 23 de mayo de 2001, únicamente, HI-TEC SPORTS PLC interpuso recurso
de apelación en contra de la Resolución citada.
4
10.
El 10 de octubre de 2001, el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución No.
1387-2001/TPI-INDECOPI, la cual confirmó la Resolución 4244-2000/OSDINDECOPI, de la Oficina de Signos Distintivos y otorgó el registro del signo
solicitado.
El Tribunal de INDECOPI consideró que el signo solicitado por el demandante
no se encuentra incurso en la prohibición prevista en el literal a) del artículo 136
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que
corresponde acceder a su registro.
11.
HI-TEC SPORTS PLC interpuso demanda de impugnación de Resolución
Administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la
República del Perú, en contra de las resoluciones mencionadas.
12.
El 30 de septiembre de 2003, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia emitió la sentencia A.V. 540-2001 y declaró fundada la demanda
incoada por HI-TEC SPORTS PLC; y, en consecuencia, nula la resolución No.
1387-2001/TPI-INDECOPI.
13.
El señor ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS y el Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual interpusieron
recurso de apelación contra la sentencia expedida por la Sala Civil Transitoria
de la Corte Suprema de Justicia de fecha 30 de septiembre de 2003.
14.
El 18 de abril de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte
Suprema de Justicia de la República del Perú emitió el auto por el cual resolvió
suspender la tramitación del proceso judicial y solicitar al Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina “(…) la correcta interpretación del inciso a) y h) del
artículo 136, y del artículo 228 de la decisión (sic) 486 del Acuerdo de
Cartagena (sic) de la Decisión que regulan (sic) los requisitos para el registro
de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos
suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial –
Decisión número 486; (…)”.
b)
Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda
La firma HI-TEC SPORTS PLC presentó la demanda en contra del acto administrativo
mencionado anteriormente, manifestando, principalmente, los siguientes argumentos:
Afirma que el Tribunal del INDECOPI:
“(…) no ha tenido en consideración que la marca solicitada, es similar
y por tanto confundible con nuestra marca, tal como se aprecia de un
simple análisis comparativo entre las marcas en litigio.
Marca solicitada:
Marca registrada:
YHITECSA
HITEC
Como se aprecia, nuestra marca HITEC está íntegramente incluida
en la marca solicitada, por lo cual – y en el improbable caso de que la
autoridad otorgue la marca solicitada - el público consumidor
entenderá que la marca de la contraria tiene relación con nuestras
marcas.
5
Lo más saltante de la marca solicitada es el término HITEC pues la
letra Y u SA no le dan ninguna distintividad, más aún cuando las
siglas SA corresponde (sic) a sociedad anónima”.
Observa que la marca HI-TEC “(…) es notoriamente conocida en el mercado peruano
de lo cual pretende aprovecharse la demandada para beneficiarse indebidamente del
prestigio de nuestra marca”.
Finalmente, señala que (…) la marca YHITECSA solicitada bajo expediente Nº
100363, está incursa en la prohibición establecida en el artículo 83 inciso a) de la
decisión (sic) 344 del Acuerdo de Cartagena (hoy artículo 136 inciso a) de la Decisión
486) no debiendo haber sido susceptible de acceder al registro por ser inadmisible su
coexistencia en el mercado con nuestra marca, dada la similitud o semejanza evidente
que origina el riesgo de confusión en el público consumidor”.
c)
Contestaciones a la demanda
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la
Propiedad Intelectual, INDECOPI, del Perú, da contestación a la demanda
“negándola y contradiciéndola en todos sus extremos por considerar que la misma
carece de fundamentos que hagan atendible el petitorio en ella contenido”.
Respecto a la supuesta violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 (actual
artículo 136 literal a) de la Decisión 486) hace relación a disposiciones del Decreto
Legislativo No. 823 – Ley de Propiedad Intelectual, que establece los criterios
aplicables para determinar la posibilidad de confusión entre signos y manifiesta que
“Es precisamente en aplicación de los criterios antes referidos que la autoridad
administrativa consideró que las marcas confrontadas no resultan semejantes al grado
de inducir a confusión al consumidor (…)”.
Sostiene que “En efecto, luego de un análisis en conjunto de los signos, la autoridad
administrativa determinó que en el signo solicitado a registro resultaban relevantes a
efectos de identificar su origen empresarial tanto el elemento denominativo
(YHITECSA) como el figurativo (representación tridimensional de una planta de
calzado), mientras que en el signo registrado el elemento característico lo constituía el
elemento denominativo (HITEC)”.
Sostiene, además, que “De la misma manera, en aplicación de los criterios antes
señalados, la autoridad administrativa constató también que los signos en litis
contaban con suficientes diferencias que permiten su coexistencia pacífica sin riesgo
de inducir a confusión al consumidor”.
Señala las diferencias que existen entre las marcas en conflicto tanto fonéticas como
gráficas y, asevera que “(…) el signo solicitado presenta un elemento figurativo
conformado por la representación tridimensional de la planta de calzado, lo cual
determina que la impresión visual de conjunto sea también diferente”.
Manifiesta que “Consecuentemente, el signo solicitado no se encuentra comprendido
en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 130 del Decreto Legislativo Nº
823, concordante con el inciso a) del artículo 136º de la Decisión 486 por lo que la
Resolución impugnada se encuentra arreglada a ley, lo que determina que en este
extremo la demanda deviene en infundada”.
6
Finalmente, sostiene que “Las marcas ‘YHITECSA Y FIGURA DE PLANTA DE
CALZADO’ (solicitada) y HI-TEC (registrada), apreciadas en su conjunto, no resultan
similares al grado de producir confusión, siendo por ello lícito que la autoridad
administrativa haya concedido el registro del signo solicitado”.
La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de
Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de
la República del Perú, da contestación a la demanda diciendo: “Que, cumpliendo con
absolver el traslado de la demanda, la niego y contradigo en todos sus extremos,
solicitando a la Sala que oportunamente la declare INFUNDADA (…)”
Afirma que la “norma aplicable en este proceso es la Decisión 486”, de la Comisión de
la Comunidad Andina.
Señala que luego del análisis de las marcas en conflicto “(…) no se demostró que la
marca HI- TEC goce de la calidad de notoriamente conocida, y por ende, no se
encuentra incurso (sic) en la causal de prohibición de registro establecida en el
Artículo 136º (sic) inciso h) (sic) de la Decisión 486”.
Con relación al riesgo de confusión sostiene que “Efectuado el examen comparativo
entre los signos en conflicto, se determinó de manera razonada y en base a las
normas vigentes, que tanto el aspecto denominativo YHITECSA como la
representación tridimensional de una planta de calzado con diseños particulares
(figurativo), sirven para indicar el origen empresarial del signo”; y, que “(…) en la
Resolución materia de impugnación se concluye razonadamente que no existe
similitud entre ambas, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes, lo cual las
hace inconfundibles ante el público consumidor, siendo posible su coexistencia en el
mercado”.
d)
Tercero interesado
El señor ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS, considerado tercero interesado en este
proceso, manifiesta:
Que “(…) coincido plenamente con la opinión técnica y legal de INDECOPI en las
resoluciones de primera y segunda instancia, en base del expediente administrativo Nº
100363-2000 de INDECOPI y la legislación aplicable, sobre todo que a simple análisis
podemos verificar que no hay alguna posibilidad de confusión con el público
consumidor al ver un producto del demandado con el logo o denominación YHITECSA
(marca registrada a favor del recurrente) que lo relacione con un producto similar del
demandante con la marca HI-TEC”. Continúa diciendo que “El nombre de HI-TEC,
difiere totalmente con el nombre YHITECSA, por existir una gran diferencia fonética
entre ambos ya que HI-TEC se pronuncia en el idioma ingles (sic) como ´JAY –
TEC`, y constituye la abreviatura de las palabras inglesas HIGH TECNOLOGY o ALTA
TECNOLOGÍA en español; además gráficamente existe una pausa entre ´HI` y
´TEC` (hay un guión entre ambos (sic) palabras, por lo que no hay continuidad
en la pronunciación)”.
Afirma también que “Hay además otro (sic) elementos figurativos en la marca
registrada, materia de la impugnación; ya que la marca del demandado (sic) tiene un
diseño estilizado de un rayo y otras características figurativas (…) por lo que apreciado
conjuntamente con la denominación YHITECSA, provoca un impacto visual diferente”.
7
Concluye solicitando que “(…) la Sala declare en su oportunidad INFUNDADA LA
DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADNIMISTRATIVA con expresa
condena de costas y costos”.
CONSIDERANDO:
1.
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado
de Creación del Tribunal, las normas, cuya interpretación se solicita, forman parte del
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del
Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del
Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas
que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 5 de
julio de 2006.
2.
NORMAS DEL ORDENAMIENTO
INTERPRETADAS
JURIDICO
COMUNITARIO
A SER
La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial de los
artículos 136 literales a) y h) y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina.
Este Tribunal considera que no procede la interpretación de los artículos
correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos
aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo constituido por
“la representación tridimensional de una planta de calzado; en el talón presenta tres H
con cuatro cocadas en los lados; en la puntera tiene líneas horizontales; en la parte
central un cuadrado con la denominación YHITECSA; en el taco dos cocadas
separadas y líneas horizontales; en el perfil aparece un pequeño quebrante para cerco
de costura” ha sido presentada el 4 de febrero de 2000, esto es, en vigencia de la
Decisión 344.
Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del
Tribunal, se procede a interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico aplicable a la
solicitud en referencia, a saber, los artículos 81, 82 literal b), 83 literales a), d) y e) y 84
de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición
Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser
éstas las normas correspondientes al caso en controversia.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:
DECISIÓN 344
(…)
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS
8
“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean
perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de
representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en
el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por
una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra
persona”.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o
en formas o características impuestas por la naturaleza de la función
de dicho producto o del servicio de que se trate”;
(…)
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos
signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos
de los siguientes impedimentos:
a)
Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al
público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
inducir al público a error;
(...)
d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la
transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente
conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio
subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores
interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será
aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que
el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios
amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en
los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo
titular de la marca notoriamente conocida;
e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca
notoriamente conocida, independientemente de la clase de los
productos o servicios para los cuales se solicite el registro.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo
titular de la marca notoriamente conocida”;
(…)
9
“Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida,
se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como
signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o
promoción de la marca;
c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue
la marca”.
(…)
DECISIÓN 486
(…)
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
“PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente
concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la
presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la
fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de
vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial
preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.
En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y
prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.
Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión
regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de
su entrada en vigencia”.
(…)
3.
CONSIDERACIONES
El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual
analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; la marca y
sus elementos constitutivos; clases de marcas, denominativa, gráfica (figurativa),
mixta, bidimensional y tridimensional; impedimentos para el registro de un signo como
marca: la identidad y la semejanza, reglas para realizar el cotejo marcario;
irregistrabilidad por constituir el signo forma usual de envases o una forma o
características impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio; la marca
notoria y su prueba; la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido;
confusión con la marca notoriamente conocida.
3.1.
LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO
10
Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar
que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se
produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo
establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación
retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los
efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.
Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las
exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado
los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental
contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria
de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece
que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se
produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en
época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo,
a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye
una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.
Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que:
“Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica
nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados,
o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el
régimen anterior”.1
Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado:
“Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un
derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma
posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 2
Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición
Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la
norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se
encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa
hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su
imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce,
obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la
nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por
tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente
sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las
etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como
“tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha
1
MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978.
Pág. 278.
2
Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
11
sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de
las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el
campo de la Propiedad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas
sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y
115-IP-2003. Para el caso, se reitera que:
“(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma
comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento
de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por
aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no
constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior
debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una
situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la
norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de
propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una
normativa anterior (…).
(...) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de
presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la
aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en
caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de
la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional
Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar
sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento
comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido
solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el
Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al
momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá
observar (...) tanto a la concesión del registro como a sus
correspondientes declaratorias de (…) anulación, la normativa
comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las
respectivas solicitudes de concesión del registro, o (…) de nulidad del
mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes. (Proceso N° 28IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo
de 1998)”.3
De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha
de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra
en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para
determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el
registro de la marca.
De otra parte, como la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del
signo está prevista como causal de nulidad del mismo, las causales por las cuales se
puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma
vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el Juez Nacional o
la Oficina Nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo
cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y
examinar, para el momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable, bien por
3
Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA.
12
razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por
cualquier otra circunstancia que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la
legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca
del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad,
nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier razón o evento por la que haya
tenido que desparecer.
Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la
fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas
regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter
procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo
pendientes de realizar.
En conclusión, la solicitud de registro del signo constituido por “la representación
tridimensional de una planta de calzado; en el talón presenta tres H con cuatro
cocadas en los lados; en la puntera tiene líneas horizontales; en la parte central un
cuadrado con la denominación YHITECSA; en el taco dos cocadas separadas y líneas
horizontales; en el perfil aparece un pequeño quebrante para cerco de costura”, se
realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
(publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 101, de 14 de febrero de
1992). Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente
a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de
irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto
bajo examen; por lo tanto, debe entenderse que la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena rigió la actividad cumplida a partir del 1° de diciembre de 1993,
fecha de entrada en vigencia de ésta Decisión, hasta el 30 de noviembre de 2000;
posteriormente a partir del 1° de diciembre de 2000 rigió la Decisión 486, fecha de
entrada en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No obstante lo anterior, de los documentos anexos a la solicitud de interpretación
prejudicial, se desprende que el trámite del proceso judicial se está surtiendo en
vigencia de la Decisión 486. Por lo tanto, el artículo 172 de la mencionada Decisión
será la aplicable al caso en concreto.
3.2.
CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
La marca es definida, según el párrafo segundo del artículo 81, como “todo signo
perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o
comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de
otra persona”.
En este sentido el Tribunal ha manifestado:
“(...) la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de
otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles
(perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o
diferencie los productos que desea adquirir. Un signo que no permita al
público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no
tendría la capacidad necesaria para ser registrado como marca”. 4
4
Proceso 1-IP-99, sentencia de 7 de mayo de 1999. G.O.A.C. Nº 461, de 22 de julio de 1999.
Marca "TRIGARD”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
13
Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o
acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos
similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.5
El artículo 81 establece, además, los requisitos que debe reunir un signo para ser
registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de
representación gráfica.
a)
Perceptibilidad
Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada por uno de los sentidos
(vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización
por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable
por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que
pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la
mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial
o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido
caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una
denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de
dibujos.
b)
Distintividad
El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función
primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca;
lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos
servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del
consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto
o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o
primordiales.
c)
Susceptibilidad de representación gráfica
La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a
través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los
componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través
de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo
imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido
expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo
anterior.
3.3.
CLASES DE MARCAS
5
Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.
DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial
Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16.
14
La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las
gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. Adicionalmente, a esta
clasificación, se agregan las marcas bidimensionales y tridimensionales, que serán
estudiadas posteriormente, por ser éstas las marcas, objeto de interpretación.
a)
Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan
expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o
números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo
pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una
connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto
identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su
significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas
para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a
los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus
elementos.
b)
Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la
vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa.
Sobre el tema el Tribunal ha sostenido:
“Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que
evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado
en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso
colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un
concepto concreto: el nombre que representa este concepto es
también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer
subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o
motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.6
Adicionalmente, sobre este tipo de marcas, este Tribunal ha manifestado:
“La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es
pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización,
sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre”. 7
c)
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias
palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos
elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre
la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.
Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos
elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el
denominativo o el gráfico.
6
Fernández Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp
29 y ss.
7
Proceso 09-IP-94, publicado en G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: “DIDA”
Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV.
15
El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más
relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el
elemento gráfico.
Las Marcas Bidimensionales
En principio, todo signo que se pretende registrar como marca debe ser susceptible
de ser representado en un plano que responde a dos dimensiones: ancho y largo,
aunque nada se opone a que se suministre la perspectiva gráfica para dar la idea de
volumen; de todas maneras los signos gráficos solo constan de dos dimensiones
(bidimensional) ya que no ocupan lugar en el espacio.
Las Marcas Tridimensionales
A la clasificación de marcas mencionada en renglones anteriores -denominativas,
gráficas o mixtas-, se une una categoría nueva, la de marcas tridimensionales, que
como se explicará enseguida cuentan con respaldo legal mientras cumplan los
requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones
especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que
presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier
tipo de signo.
En efecto, cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad,
estamos ante un volumen que ocupa lugar en el espacio y que puede ser percibido,
además, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin
perjuicio de que sea susceptible de representación gráfica.
Conforme este Tribunal lo precisó en la interpretación prejudicial rendida en el
Proceso 33-IP-2005, cabe resaltar que las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena no hacen referencia expresa al concepto de
signo tridimensional al estudiar el tema marcario; sin embargo, en las Decisiones 311,
313 y 344 tal concepto no se encuentra del todo ausente en esta normativa. En
efecto, las Decisiones mencionadas se refieren a “formas usuales de los productos o
de sus envases, en formas o características impuestas por la naturaleza de la función
de dicho producto o del servicio de que se trate” como una de las causales de
irregistrabilidad de un signo como marca.
De alguna forma también la Decisión 85 hace relación a formas tridimensionales al
consagrar en el artículo 58 las causales de irregistrabilidad; y la Decisión 311 al
señalar estas causales en su artículo 72, literal b).
Igualmente, a la forma externa tridimensional hacen relación los artículos 57 de la
Decisión 313 en lo atinente al DISEÑO INDUSTRIAL y 58 de la Decisión 344, Capítulo
III DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES.
Es con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que el legislador
comunitario hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema
marcario como en el que se refiere al diseño industrial; así:
En el artículo 138 cuando establece:
16
“La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina
nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos
o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:
(…)
b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca
denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta
o tridimensional con o sin color”.
En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus
envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca.
La Decisión 486 al tratar sobre el signo tridimensional en el capítulo referente a la
solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, sí
hace una enumeración de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta,
y tridimensional. Esta referencia expresa, ya no permite sostener el criterio de que el
signo tridimensional podría considerarse una especie de la marca figurativa, como lo
afirmó la doctrina que se expone a continuación y que fue luego recogida en la
interpretación prejudicial dictada en el proceso 88-IP-2004.
“Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes:
dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos,
monogramas,
grabados,
estampados
y
sellos,
bandas,
combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los
productos o de los envases, envoltorios envases y relieves,
combinaciones de letras y números por su dibujo especial”.8
Por lo tanto, considera el Tribunal que si bien es con la Decisión 486 que por primera
vez el legislador comunitario incluye en el régimen marcario la mención expresa del
signo tridimensional como una clase de marca diferente a las denominativas, gráficas
y mixtas, esto no significa que en vigencia de las anteriores Decisiones no se haya
previsto “las formas externas tridimensionales” como objeto de registro marcario en la
medida en que cumplan con los requisitos exigidos por la norma aplicable y no
incurran en las prohibiciones en ellas señaladas.
Así lo dedujo la Jurisprudencia de este Tribunal proferida al interpretar Decisiones
anteriores a la 486, al ocuparse del tema, entre otros, en los procesos 23-IP-1998, 81IP-2000, 31-IP-2003 y 113-IP-2003; pues ha señalado sobre la marca tridimensional lo
que se transcribe a continuación:
“Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos
tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos
sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse
respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el
ordenamiento marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y
susceptibilidad de representación gráfica.
Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el
hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se
8
BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989.
Pág. 240.
17
la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los
mismos siempre puedan acceder al registro, pues si no cumplen los
requisitos esenciales de toda marca (…).
(…)
Un signo consistente en la representación gráfica de una naranja es
figurativo, bidimensional, pues dicha representación no ocupa por sí
misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es
el objeto sobre el que se ha impreso la gráfica (v. gr. el papel). En
cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representación
gráfica de la naranja sino, v. gr., por una naranja artificial, será
tridimensional”. 9
El signo tridimensional y las características para su registrabilidad.
Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Nacional determinar si el
signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño
existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que
provoquen en quienes la perciban una impresión diferente a la que se obtiene al
observar otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el
mercado.
Como ya se anotó, un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del
espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican los
envases, envoltorios y relieves.
La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la ya citada
sentencia 23-IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un
signo tridimensional es registrable como marca, en tal sentido se expusieron las
siguientes ideas:
“Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de
partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es
que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción
únicamente se encuentra representada por las causales de
irregistrabilidad dispuestas expresamente
por el legislador
comunitario. En la medida en que éste no ha consagrado causal
alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no
pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y
restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación
tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o
para decretar su nulidad. Ahora bien , al no existir norma alguna que
contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en
torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro,
debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por
el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la
distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación
gráfica. Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que
9
Proceso 23-IP-98. Sentencia de 27 de octubre de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 379, del 27 de
octubre de 1998. caso: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y
COLORES”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
18
el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se
la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los
mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los
requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si
no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última
que sería de muy remota ocurrencia - , la oficina nacional competente
tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en
que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o
a petición de parte, decretar su nulidad. Pero también debe advertirse
que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las
causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la
Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada
uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada
causal.” (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M.,
1934, Pág.731)” (Breuer Moreno, Obra citada, Pág. 129)”.10
La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un signo
distintivo de su origen, de manera que el consumidor la perciba como indicadora del
mismo y no como la simple representación de éste.
Lo anterior implica que el etiquetado que lleva impreso el producto o la envoltura no hace
parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional ya que esta clase de
signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse
como factor de distintividad la etiqueta impresa.
Entonces, el Juez Nacional deberá concluir sobre la registrabilidad de un signo
tridimensional ateniéndose, en este caso, a lo señalado en el literal b) del artículo 82 de
la Decisión 344, que trata de una de las prohibiciones absolutas para el registro de un
signo como marca, concluyendo que si al mismo lo acompañan suficientes elementos
novedosos que contribuyen a acrecentar la fuerza distintiva del signo, es registrable.
Debe hacer, asimismo, un análisis minucioso a fin de determinar si tiene capacidad
diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto.
Finalmente, hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para
designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la
mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular.
Comparación entre marcas tridimensionales
Tratándose de marcas tridimensionales la comparación entre los signos deberá
hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso como las
formas del diseño, relieves y forma característica del envase o del bien propiamente
dicho, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia
suficiente frente al registrado para evitar la confusión en el público consumidor sobre
el origen empresarial del producto en él contenido.
En tal comparación, no se debe tener en cuenta elementos accesorios como el
etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre éstas
deberá hacerse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos o
entre signos mixtos, según sea el caso; y, someterlas a las reglas para la
comparación marcaria, prestando especial atención al criterio que señala que a los
10
Proceso N° 23-IP-1998. Doc. Cit. Pág. 5. JURISPRUDENCIAD DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA.
19
signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus
elementos.
3.4.
IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA
La identidad y la semejanza
La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como
marca los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a
error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación
prejudicial solicitada.
Este Tribunal, al respecto, ha señalado:
“La marca tiene como función principal la de identificar los productos
o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de
igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o
persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de
exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el
derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso
de la marca”.11
Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Órgano Jurisdiccional Comunitario,
acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para
determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor
de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y
complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista
identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de
esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean
idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios,
el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen
requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este
contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple
semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos
comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose
por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone
que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.12
Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse con base
al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y
no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La
regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en
conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en
el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma
11
Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del
2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
12
Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca:
“CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
20
común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún
caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro
(…)” 13
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a
una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de
determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han
sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del
extremo de la similitud al de la identidad.
3.5.
REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO
La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que facilitan al
funcionario o al juez la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas
en conflicto.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas
originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:
“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto
despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no
simultáneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las
diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del
comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los
productos.” 14
Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer
Moreno ha manifestado:
“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia,
es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo
tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el
consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a
confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren
disponibles en el comercio.
13
Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE
SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998,
marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
14
BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”,
Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.
21
En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor
intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la
impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos
puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar
cada componente de una marca con los componentes o la
desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a
base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque
éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni
aconsejado por la doctrina.
En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe
emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto
es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no
analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma
individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es
la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de
las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá
bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de
‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo
marcario.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos
distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o
de la semejante disposición de esos elementos”. 15
3.6.
IRREGISTRABILIDAD POR CONSTITUIR EL SIGNO FORMA USUAL DE
ENVASES O UNA FORMA O CARACTERÍSTICAS IMPUESTA POR LA
NATURALEZA O LA FUNCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO
Entre las excepciones al principio general que admite el registro de un signo como
marca, el literal b) del artículo 82 se refiere a “las formas usuales de los productos o de
sus envases, o a formas o características impuestas por la naturaleza de la función de
dicho producto o del servicio de que se trate”.
Este Tribunal ha sostenido al respecto:
“Al referirse el literal b) del articulo 82 de la Decisión 344 a las formas
usuales y a las impuestas por la naturaleza de la función propia del
producto,
hace relación en definitiva a la genericidad, la
descriptividad, las formas o envases de uso común y a aquellas otras
formas que deban adaptarse a la función del producto o características
necesarias para que el producto pueda ser utilizado.
(…)
No permite la norma registrar como marca la forma de los productos si
esa es la usual y común por carecer de distintividad. La forma usual
del producto es inapropiable en exclusividad. La forma que es
15
Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del
2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
22
apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en
exclusiva para nadie.
(…)
Si es la forma usual y corriente del producto o del envase lo que no
está permitido, contrario sensu, se entiende que la norma
comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o
caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que
constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica.
(…)
De otra parte, así como la prohibición de los signos genéricos se
justifica para evitar el monopolio sobre una denominación que otros
comerciantes requieren utilizar por ser la más común y generalizada
para designar el producto o servicio de que se trate o quizá la única,
así también se justifica la causal contenida en el literal b) del artículo
82 de la Decisión 344, pues si las formas del producto o las impuestas
por su función pudieran ser monopolizadas por la vía del registro
marcario ad perpetuitatem, quedaría bloqueado el libre acceso de los
competidores al sector del mercado del que forma parte tal género o
subgénero de productos dado que los competidores no podrían
fabricar o distribuir productos dotados con la forma que tienen
habitualmente según los usos leales y constantes en el comercio. Del
mismo modo, surgirá un grave obstáculo comparativo si a través de un
derecho de marca un empresario monopolizase ad perpetuitatem la
forma usual o habitual ´que en el comercio revistan los envases`.”
(Carlos Fernández-Novoa, obra citada, pág. 86). 16
En la sentencia proferida en el proceso 113-IP-2003, ya citada, recogiendo el criterio
expresado en la sentencia 23-IP-1998, el Tribunal expresó lo siguiente dentro del
tema:
“Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas
por la naturaleza de la función del propio producto.
Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva,
arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las
características de distintividad, esa forma puede ser registrada,
siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín).
Recogiendo la cita que el profesor Areán Lalín hace de Martínez
Miguez, se entiende el concepto de envoltorio, como “todo aquello
que cubre, recubre, envuelve o contiene productos o envases”,
mencionando, además, la sentencia del Tribunal de Gran Instancia de
París de 16 de Abril de 1975, que declara “marca válida un envoltorio
consistente en un saquito realizado con el mismo material que las
medias y calcetines que contiene”.
16
Proceso 23-IP-1998, sentencia del 25 de septiembre de 1998, publicada en la G.O.A.C. N°
379, de 27 de octubre de 1998. Caso: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN
Y COLORES”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
23
´Como envase se califica todo aquél recipiente que se destina a
contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su
estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los
contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma
o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público`(Areán
Lalín. La protección de las marcas tridimensionales. Seminario
Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad
empresarial, Quito, abril 1994, pág. 6). No importa el material o materia
prima con la que esté elaborado el envase para que se le considere o
no apto a los fines de constituirse en marca registrable.
En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que
comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras,
latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de
volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana
de las marcas bidimensionales.
´Forma de un producto será la propia forma o configuración de la
que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra: por
ejemplo una forma determinada de salchichón a la que se reconoció
aptitud para ser marca en la sentencia de Gran Instancia de París de 6
de mayo de 1980`(Areán Lalín, pág. 6).
Finalmente por “forma de presentación” de un producto hay que
entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es
captada por los consumidores (Prog. José Manuel Otero Lastres,
“Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Memorias del
Seminario Internacional “La Integración y Derecho y los Tribunales
Comunitarios”, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)”.17
Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como
genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con
características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del
registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta
clase de productos.
En este sentido, el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición
analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a
las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través
del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los
competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente”.18
3.6.
LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA
El Tribunal señala que la marca notoria es aquélla en la que concurren los siguientes
aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso
17
Proceso 23-IP-98, sentencia de 25 de septiembre de 1998, G.O.A.C. Nº 379, de 27 de octubre
de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
18
Fernández Novoa, Carlos, ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Instituto de Derecho Industrial.
Universidad de Santiago de Compostela. España 1990. Tomo 13-Año 1989-90. Pág.46.
24
de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún
consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o
servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor,
comprador o usuario, respectivamente.
La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella
se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el
carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha
característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la
categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de
difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de
productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los
consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. 19
El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como:
“aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos
interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que
son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado
grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como
signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. 20
Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser
conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de
consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable,
porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. 21
La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega. Al
respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente
jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca
sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los
usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por
el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa
convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o
administrativo. Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada
administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal
resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran
contenido procedimental”. 22
19
FERNANDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A.
1984 ob.cit., p. 32.
20
OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho
Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.
21
Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca:
“ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA.
22
Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
25
En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser
probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84
de la Decisión 344, a saber:
“a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como
signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o
promoción de la marca;
c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que
distingue la marca”.
La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace
inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a
diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la
circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración
suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.
La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido
En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su
reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo
dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia
de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos
productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en
aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, toda vez que se
trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento
injusto de su prestigio.
Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que
debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los
elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “(...) la marca común,
para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales
como: (...) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto,
etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser
desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente
pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne
características especiales que no poseen las marcas comunes”.23
A tenor de la disposición citada del artículo 83 literal d), el reconocimiento de la marca
notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su
conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio
subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es
decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén
destinados los bienes o servicios correspondientes.
Confusión con la marca notoriamente conocida
23
Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca:
“VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
26
El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca
notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los
servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, pues, en el evento de existir
similitud entre los signos, podría perfectamente producirse riesgo de confusión.
En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado al respecto:
“Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida
y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento
en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o
bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer
preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha
registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83
de la Decisión 344. En una acción de cancelación o de nulidad, la
existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse
la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida
se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con
anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96,
G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997). En caso de observaciones la
notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en
el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir,
en que dicha notoriedad sea alegada.”.24
En este caso, con relación a la independencia de la clase internacional de los
productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo
podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente
reconocida por el examinador y si hay riesgo de confusión.
Con base en estos fundamentos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
1.
En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico
comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se
encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro
son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.
Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una
marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento
correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar
si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro
del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de
carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos
posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento
que se inicien a partir de ese momento.
24
Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca:
“VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
27
La ausencia y omisión de los requisitos de validez del registro del signo
constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las
consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin
perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso,
deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión
486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o
no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la
nueva norma, o de haber desaparecido por razones de hecho o de derecho la
marca observante u opositora.
2.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de
distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación
gráfica,
establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro
se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de
irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada
Decisión.
3.
Las marcas se clasifican en denominativas, gráficas y mixtas y, a esta
clasificación, se agrega la forma externa con tres dimensiones que constituye
el signo tridimensional, de acuerdo al criterio aceptado por la Jurisprudencia
Comunitaria Andina, los mismos que también son registrables como marca si
no se hallan incursos en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas
en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena.
4.
Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo
distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien
suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba
como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación
de éste. Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el etiquetado
impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional.
5.
No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a),
sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
6.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional
Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de
comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.
7.
Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido
por una de las situaciones a que se refiere el literal b) del artículo 82 de la
Decisión 344, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales,
que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de
él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado
procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es
irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado
por el artículo 81.
28
8.
La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se
encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha
logrado el reconocimiento del mismo.
La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse
por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la
marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que
esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como:
la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el
ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso
constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue
la marca.
9.
No se podrá registrar como marca, los signos que constituyan la reproducción, la
imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo
notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio
subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y
que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia
de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos
productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en
aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo
con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344.
10.
Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca
notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o
de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta
en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de
la
Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno
Nº 868-2004, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar
cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del
Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la
Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena.
Olga Inés Navarrete Barrero
PRESIDENTA
Walter Kaune Arteaga
Oswaldo Salgado Espinoza
29
MAGISTRADO
MAGISTRADO
Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA
PROCESO 120-IP-2006
30