SECCIÓN 08 AP ALICANTE SENTENCIA 146

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA,
DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS
ROLLO DE SALA N.º 58 ( marca comunitaria n.º 12) 06.
PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 125 / 05.
JUZGADO
DE
MARCA
COMUNITARIA,
DIBUJOS
Y
MODELOS
COMUNITARIOS N.º 1.
SENTENCIA NÚM. 146/06
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García -Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.
En la ciudad de Alicante, a seis de abril del año dos mil seis.
El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios,
integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos,
dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado
número 1 de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios; de los que
conoce, en grado de apelación, en virtud de los recursos interpuestos por
ROBERT DAMKJAER A/S y SIERRA MÁGINA, SA, apelantes por tanto en esta
alzada, representados, respectivamente, por los Procuradores D.ª ESTHER
PÉREZ HERNÁNDEZ y D. DANIEL DABROWSKI PERNAS, con la dirección
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respectiva de los Letrados D.ª ANASTASIA PÉREZ ROMÁN y D. FRANCISCO
JEREZ ORTEGA.
I – ANTECEDENTES DE HECHO.-
PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado N.º 1 de Marca
Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, se dictó Sentencia, de fecha 24
de octubre del 2005, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: “ Que estimando la
demanda interpuesta por ROBERT DAMKJAER A/S contra SIERRA MAGINA
SA debo declarar y declaro que la conducta de la demandada consistente en la
utilización del signo ALBERT para la diferenciación en el mercado de productos
alimenticios constituye infracción de los derechos conferidos por la marca
comunitaria ROBERT y debo condenar y condeno a : 1ª ) estar y pasar por la
anterior declaración; 2º) a que cesen en el uso de la denominación albert para la
comercialización, publicidad, promoción o cualquier otra forma de comunicación
comercial de productos alimenticios similares a los de la actora; 3ª) a que retiren
del mercado y procedan a la destrucción de todos los productos que imitan al
fiambre de pollo u otro producto cárnico de la marca ROBERT que se distingan
con el signo ALBERT y 4º) a que indemnice a la actora en la suma de dos mil
trescientos sesenta y cuatro euros con treinta y un céntimos (2.364,31 euros)
Las costas procesales se imponen a la demandada.”
SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación
por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de
interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes.
Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde
fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el
día 29 / 3 / 06, en que tuvo lugar.
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TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se
han observado las normas y formalidades legales.
II – FUNDAMENTOS DE DERECHO.-
PRIMERO.Son hechos no controvertidos, que han resultado debidamente
acreditados por la prueba y las alegaciones de las partes en el litigio, y que
constituyen el antecedente necesario para abordar las cuestiones que se
plantean ante este Tribunal, los siguientes:
Primero: la sociedad mercantil danesa ROBERT DAMKJAER A/S es
titular de la marca comunitaria número 000669127, “ROBERT”, cuyo registro fue
concedido por la OAMI el 17 de junio de 1999, para designar productos cárnicos
de la clase 29 del nomenclátor internacional. Esta marca consiste en la palabra
“ROBERT” en blanco y en cursiva, rodeada por una elipse roja.
Segundo: la sociedad española SIERRA MÁGINA, SA es titular de una
marca nacional “ALBERT”, palabra que se encuentra escrita en blanco y en
cursiva, enmarcada por un óvalo rojo, y se ha utilizado para la comercialización
de productos cárnicos. El registro de esta marca en la Oficina Española de
Patentes y Marcas tuvo lugar el 2 de marzo del 2005, una vez interpuesta la
demanda que ha originado el presente procedimiento.
Tercero: la marca “ALBERT” crea confusión con la marca “ROBERT”, no
solo por su similitud gráfica, fonética y conceptual, sino por la gran similitud de
los productos signados con ambas, de modo que es susceptible, como se ha
dicho, de producir confusión en un consumidor medio; máxime cuando el
destinatario específico de tales productos cárnicos pertenece a la religión
musulmana, que puede no ser un perfecto conocedor del alfabeto romano.
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SEGUNDO.Ámbito del recurso de apelación.La sentencia apelada:
Primero: estima la demanda y declara que la conducta de la sociedad
española demandada supone una infracción de los derechos exclusivos que
otorga a la sociedad danesa demandante la titularidad de la marca comunitaria
indicada.
Segundo: condena a la demandada a estar y pasar por esa declaración.
Tercero: condena a la sociedad demandada a cesar en el uso de la
denominación ALBERT para la comercialización, publicidad, promoción o
cualquier otra forma de comunicación comercial de productos alimenticios
similares a los que comercializa la actora.
Cuarto: condena a la sociedad demandada a retirar del mercado y a
destruir todos los productos que imitan al fiambre de pollo u otro producto
cárnico de la marca ROBERT, que se distingan con el signo ALBERT.
Quinto: condena a la demandada a indemnizar a la actora en la cantidad
de 2.364,31 €, que es el resultado de aplicar el 1% a la cifra de 236.431,49 €, en
que se ha fijado la facturación interesada en el informe pericial. El 1% deriva de
la aplicación del criterio establecido en el Art. 43.5 de la Ley española de
Marcas.
Sexto: condena a las costas a la parte demandada.
Ambas partes recurren la sentencia.
La parte demandante no está conforme con la indemnización concedida,
y suplica que, “ponderando la pericial y demás prueba practicada conforme a los
criterios inspiradores de la legislación marcaria, acuerde una mayor cantidad
resarcitoria, con mantenimiento del resto de pronunciamientos”.
La parte demandada solicita que no le sean impuestas las costas de la
primera instancia.
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TERCERO.LA INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE LA TITULAR DE LA MARCA
COMUNITARIA, POR LA INFRACCIÓN DE ÉSTA.Las alegaciones y actividad probatoria desplegada al respecto por la
parte demandante.En el hecho quinto de la demanda, bajo el título “DAÑOS Y
PERJUICIOS CAUSADOS”, la demandante opta, en cuanto a la indemnización
que solicita, por invocar el criterio previsto en el Art. 43.2.b LM (“los beneficios
que haya obtenido el infractor por consecuencia de la violación”). Alega dicha
parte que “…le es imposible establecer la cuantía exacta en el presente
momento procesal, por tal motivo anticipamos la necesidad de conocimiento de
los documentos contables pertinentes y la realización de análisis de experto
quien, a la vista de aquéllos determinará el beneficio obtenido durante los cinco
años anteriores a la interposición de esta demanda y mas concretamente, la
facturación obtenida por la venta de los productos que bajo la denominación
ALBERT se venden como fiambre de pollo enlatado y se obtuvo por la
demandada durante los ejercicios 2000 a 2004”. Subsidiariamente, solicitó la
indemnización del 1% de la cifra de negocios del infractor. En el suplico, el
apartado sexto se refería a la condena “…al resarcimiento a la demandante de
los daños y perjuicios sufridos ocasionados por su conducta y que serán
cuantificados en base al criterio establecido en el artículo 43.2.b de la Ley
española de Marcas (Ley 17/2001), en el momento procesal oportuno”.
Suplicaba, igualmente, que se designara un perito para que, “…con exhibición
de los libros contables de la sociedad demandada, establezca el volumen de
facturación correspondiente al fiambre enlatado de pollo elaborado por SIERRA
MÁGINA durante los años 2000 a 2004, y nos dará el volumen de la ganancia
obtenida por la venta del producto bajo el signo infractor, todo ello junto a los
demás extremos técnicos que serán concretados en el momento oportuno…”.
En el acto de la audiencia previa se reiteró esta última petición, si bien
matizando que “los ingresos obtenidos por tal concepto nos dará el volumen de
la ganancia obtenida por la venta de fiambre de pollo bajo la infractora,
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consistiendo en el
monto de la suma de tales ingresos la cuantía de la
indemnización solicitada por mi mandante”.
Admitida que fue la prueba pericial conforme a lo solicitado por la
demandante, su objeto fue establecer el volumen de facturación correspondiente
al fiambre enlatado de pollo vendido bajo la marca ALBERT durante los años
2003, 2004 y, respecto a 2005, a la fecha de inicio del presente informe, 7 de
julio. El perito emitió su informe y cuantificó el volumen de facturación en la cifra
de 236.431,49 €. Este informe fue ratificado en el acto del juicio, sin que se
hiciera constar discrepancia alguna con su contenido por la parte demandante.
CUARTO.La necesaria fijación del quantum indemnizatorio en el suplico de la
demanda.De inmediato se advierte en la demanda una omisión que debería
provocar su desestimación en orden a la concesión de la indemnización de
daños y perjuicios: no se fija, en modo alguno, la cantidad objeto de la condena,
ni siquiera se establecen las bases y parámetros que permitirían fijarla, con una
simple operación aritmética.
El Art. 219.1 de la LEC es claro (“Sentencias con reserva de
liquidación”): “Cuando se reclame en un juicio el pago de una cantidad de dinero
determinada o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase, no
podrá limitarse la demanda a pretender una sentencia meramente declarativa
del derecho a percibirlos, sino que deberá solicitarse también la condena a su
pago, cuantificando exactamente su importe, sin que pueda solicitarse su
determinación en ejecución de sentencia, o fijando claramente las bases con
arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación, de forma que ésta consista
en una pura operación aritmética”. El demandante no puede limitarse a solicitar
que se declare su derecho a percibir una indemnización; ni siquiera puede pedir
que, declarando ese derecho, se condene al demandado a su pago si no fija, al
tiempo, de modo concreto, la cuantía de la condena. No cabe diferir la fijación
del quantum indemnizatorio a otros estadios procesales, ni a lo que resulte de la
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prueba practicada en el procedimiento. Al demandante le es exigible que, en la
demanda, fije la cuantía de la indemnización.
Ya se ha dicho que, en el caso que nos ocupa, ello no se ha producido.
Curiosamente, tampoco se produce en el escrito de interposición del recurso de
apelación.
Con
estos
razonamientos
bastaría
para
desestimar
el
recurso
interpuesto por la parte demandante.
QUINTO.La posibilidad de haber solicitado diligencias preliminares.La parte demandante justificó en la demanda la falta de fijación de la
cantidad concreta a cuyo pago solicitaba la condena de la parte demandada,
con varios argumentos, de todo punto inaceptables.
Se alegaba que le era imposible establecer la cuantía exacta en ese
momento por la “necesidad de conocimiento de los documentos contables
pertinentes y la realización de un análisis de experto”, que fijara la facturación
obtenida por la venta de los productos.
Comenzando por este último alegato, parece desconocer la parte
demandante la posibilidad de acompañar a la demanda los informes periciales
que se estimen convenientes, en orden a la acreditación de los hechos
sustentadores de las pretensiones deducidas. Bien es cierto que la parte
demandante, entre los varios criterios indemnizatorios que concede la LM, optó
por el de los beneficios obtenidos por el infractor, y claro está que será el
infractor el que, con toda certeza, conozca cuáles han sido los beneficios que ha
obtenido con la infracción de la marca comunitaria ajena. Pero no menos lo es
que, elegido uno de los criterios, es exigible a la parte que articule la prueba
precisa en orden a la determinación de la cuantía que reclama, y ello,
perfectamente, podría hacerse sobre la base de informes periciales que podrían
haberse acompañado a la demanda. Informes que, aún no encontrándose
basados en la documentación de la sociedad demandada, podrían suponer un
importante principio de prueba, que ésta se hubiera visto obligada a desvirtuar
con la prueba que hubiera considerado adecuada. Como se ha indicado, la parte
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demandante no aportó informe pericial ni documental alguna en orden a la
fijación de la cantidad en que se estimaban los beneficios obtenidos por el
infractor.
Pero es que, de otro lado, con carácter previo a la interposición de la
demanda, si la futura parte demandante consideraba imprescindible el
conocimiento de la documentación contable de la demandada para la
concreción de la cantidad objeto de petición de condena, podría haber solicitado
la práctica de diligencias preliminares en ese sentido.
Recordemos que el art. 43.4 LM establece que “a fin de fijar la cuantía
de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición
de los documentos del responsable que puedan servir a aquella finalidad”.
Como indica el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, de 27 de enero del 2005, con cuyo criterio se alinea este Tribunal de
Marca Comunitaria, “…es verdad que en este precepto no se hace expresa
mención a que tal exigencia pueda hacerse valer en fase previa al juicio, como
diligencia de comprobación o preparatoria de la demanda, pero una
interpretación sistemática atenta al contexto normativo (artículo 3.1 Código Civil)
autoriza sin duda a considerar esta medida como postulable con carácter previo
y preparatorio de la formulación de la demanda, lo que sin duda la emparenta
con las previstas en el artículo 129 de la Ley de Patentes y determina la
aplicación de la disposición adicional primera de la Ley de Marcas, que a su vez
se remite al artículo 125.2 de la Ley de Patentes en cuanto a la determinación
del órgano judicial competente”.
Por tanto, la parte demandante siempre tuvo la posibilidad de solicitar la
exhibición con carácter previo a la interposición de la demanda, y no lo hizo, con
lo que debe pechar con las consecuencias de su inactividad tanto previa como
simultánea a la demanda.
SEXTO.La inadecuada prueba solicitada por la parte demandante en orden a la
fijación de los beneficios obtenidos por la infractora de la marca comunitaria.-
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Encima de los argumentos vertidos en los fundamentos anteriores ha de
añadirse que ni siquiera la pericial propuesta por la parte demandante era apta
para la determinación de los beneficios obtenidos por el infractor; y ello se debe
a la propia imprecisión de dicha parte en la determinación del objeto de la
prueba pericial, que fue acordada por el Juzgado de Marca Comunitaria
congruentemente con los términos de la petición.
Ya se ha dicho que, en el acto de la audiencia previa, se afirmó que la
“ganancia obtenida por la venta de fiambre de pollo bajo la infractora,
consistiendo en el
monto de la suma de tales ingresos la cuantía de la
indemnización solicitada por mi mandante”. Por ese motivo, lo que se solicitó del
perito, y éste informó, fue la facturación del fiambre enlatado con la marca
ALBERT.
No se esconde que los beneficios obtenidos por el infractor deberán
hallarse mediante una simple operación que consistirá en deducir de las
ganancias los gastos precisos para obtenerlas. Desde el momento en que la
parte demandante, solicitante de la prueba, solo pidió la determinación de las
ganancias (como cifra que hacía coincidir con la de la indemnización pedida),
dejando de lado los gastos necesarios para obtenerlas, es de todo punto
imposible determinar la cuantía de los beneficios obtenidos.
No lleva razón la apelante en que esta labor competía a la parte
demandada. Es a la parte actora, de conformidad con el Art. 217 LEC a la que
corresponde la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión, por lo que
le corresponde a ella la prueba de la cantidad cuya condena solicitaba. Si,
articulada por la parte demandante la prueba que ella considerara pertinente a
tales fines, no se hubiera visto desvirtuada por el resto de la practicada en el
procedimiento, aquélla podría haber tenido entidad suficiente para llevar al
Tribunal a la convicción precisa para estimar, aún parcialmente, la pretensión de
condena dineraria. O si el demandado hubiera desarrollado una labor obstativa,
no proporcionando al perito los elementos precisos para la confección del
informe pericial, podría haberse hecho uso del número siete del Art. 217, por
tener esta parte la disponibilidad y facilidad probatoria para ello.
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Lo que no es dable es que la parte demandante articule prueba tendente
tan solo a la fijación de las ganancias (pidiendo, además, que se condene al
pago de estas ganancias), obviando cualquier mención a los gastos, y pretenda
que sea la demandada la que “termine de hacer el trabajo que competía a
aquélla”, fijando ella sus propios gastos y beneficios.
En definitiva, este Tribunal, aún considerando que la infracción de la
marca puede haber reportado beneficios a la infractora, no puede conceder
indemnización, conforme a lo pedido por la parte demandante , tanto por motivos
formales (indeterminación, en ambas instancias, de la cantidad objeto de la
condena) como de fondo (falta de prueba de la pretensión de dicha parte, por
causa imputable a ella). Por este motivo, se desestimará el recurso interpuesto.
SÉPTIMO.El recurso de la parte demandada.La parte demandada solicita que no le sean impuestas las costas de la
primera instancia, alegando que la estimación de la demanda fue parcial.
Lo cierto es que una sola de las pretensiones deducidas en el suplico de
la demanda ha sido desestimada: la solicitud de publicación de la sentencia.
Todas las demás fueron estimadas, incluso la indemnizatoria, debiendo
recordarse que en la propia demanda, con carácter subsidiario, se pedía la
condena al 1% de la cifra de negocios del infractor. La estimación de la
demanda, aún siendo parcial, ha sido sustancial de las pretensiones deducidas
en ella: tras declarar la infracción de la marca comunitaria, contiene cuatro
pronunciamientos condenatorios de la demandada. Es por ello que se estima
adecuada la decisión del juzgador a quo sobre las costas.
OCTAVO.De conformidad con lo establecido en los arts. 394 y 398 de la LEC., en
caso de desestimación total de un recurso de apelación, las costas se
impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que
este tribunal aprecie que la cuestión promovida presentara serias dudas de
hecho o de derecho.
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VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente
aplicación, siendo ponente de esta Sente ncia, que se dicta en nombre de SM. El
Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la
potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán,
quien expresa el parecer del Tribunal de Marca Comunitaria.
III – PARTE DISPOSITIVA
EL TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA, DIBUJOS Y MODELOS
COMUNITARIOS, FALLA:
Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la
representación de ROBERT DAMKJAER A/S y SIERRA MÁGINA, SA contra la
sentencia dictada por el Juzgado N.º 1 de Marca Comunitaria, Dibujos y
Modelos Comunitarios, de fecha 24 de octubre del 2005, en los autos de juicio
ordinario n.º 125 / 05, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución,
con expresa imposición de costas a los apela ntes.
Notifíquese esta sentencia en forma legal y, en su momento,
devuélva nse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se
servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente
resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra
al Rollo de apelación.
Así, por esta nuestra Sentencia definitiva, fallando en grado de
apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día
de su fecha, siendo Pone nte el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán,
estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha.
Certifico.
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