Protección mediante marcas en China

Protección mediante
marcas en China
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1 Introducción
2 ¿Cómo registrar una
marca comercial?
3 Registro de marcas
comerciales en chi
4 Registro de mala fe de
marcas comerciales en
China: ¡cuidado!
5 Defensa de los derechos
Estudio de caso
Aprendizajes clave
Vínculos
Glosario de la guía*
Para consultar
nuestros expertos
sobre cualquier
cuestión relativa a
DPI en China:
[email protected]
1. Introducción
Una marca comercial sólida puede ser
un elemento esencial para captar nuevos
clientes e introducirse en el mercado
chino. Dado que se requiere tiempo y
dinero para desarrollar la reputación de
una empresa, sería muy perjudicial que
un tercero utilice su nombre para vender
sus propios productos o servicios.
Recordemos que China se rige por el
sistema de concesión de la primera
solicitud recibida, lo que implica que
puede perderse la protección legal en
China si ya se ha registrado una marca
similar en tal país. Por consiguiente, es
esencial registrar las marcas comerciales
en China antes de introducir productos
en el mercado, para de este modo
reducir el riesgo de que un tercero las
registre antes, es decir, las "secuestre".
Es igualmente importante proceder a su
registro lo antes posible, ya que se trata
de un proceso que puede durar dieciocho
meses y las marcas comerciales solo
obtienen protección en China una vez
tramitado su registro. China pertenece a
la Convención de París y la Organización
Mundial del Comercio - OMC, de
manera que las empresas europeas
deben presentar la solicitud en China
dentro de los seis meses siguientes a su
presentación en Europa para conservar
la fecha de solicitud inicial o "fecha de
prioridad".
Proyecto co-financiado por:
© China IPR SME Helpdesk 2013
¿Qué es una marca comercial?
Una marca es un signo que identifica la
procedencia de los bienes y servicios,
de modo que los consumidores
puedan distinguir entre los bienes y
servicios de un fabricante y los de otro.
El signo puede constar de palabras,
dispositivos, letras, cifras, contener
signos tridimensionales (formas),
incluso combinaciones de colores, o
combinaciones de todos los elementos
anteriores.
Para poder optar al registro se deben
cumplir los siguientes requisitos:
•
•
•
debe ser legal - no puede tratarse
de un nombre idéntico o similar
al nombre o la bandera de un
Estado, la Cruz Roja u otras
organizaciones internacionales, ni
contener conceptos discriminatorios
hacia una nacionalidad, publicidad
exagerada o fraudulenta, etc.;
debe ser distintivo - los elementos
gráficos deben ser fácilmente
diferenciables y distinguir los bienes
o servicios de una entidad de los de
otra;
no debe ser funcional - este
requisito se refiere especialmente
a las formas tridimensionales, que
no pueden registrarse como marcas
comerciales si:
o se refieren únicamente a la
naturaleza del bien o servicio,
esto es, una marca comercial
que consista en un mero
modelo del propio producto; una
empresa que venda manzanas
no puede utilizar simplemente
una manzana como marca ya
que los nombres genéricos
deben estar disponibles para su
uso público;
o su razón de ser es lograr un
efecto técnico que impediría a la
competencia fabricar productos
con dicho efecto técnico. Por
ejemplo, los recipientes con dos
compartimentos de los yogurts
1
Protección mediante marcas en China
•
Müller no podrían registrarse, ya que el diseño
obedece a una función práctica;
o dota al producto de valor sustantivo, esto es,
si es el diseño de la marca comercial, y no del
producto en sí mismo, el que proporciona valor
añadido debido a su excelencia.
debe ser susceptible de registro: la Oficina de
Marcas Registradas (CTMO) dispone de una base
de datos oficial de marcas comerciales accesible
a través de Internet (véase la sección de enlaces)
que permite consultar las marcas comerciales
existentes. Esta base de datos incluye información
sobre aprobaciones preliminares, aprobaciones,
renovaciones, modificaciones, etc. de todas las
marcas comerciales. Está disponible en chino y en
inglés. Para más información sobre como buscar
marcas comerciales, consulte la sección "Recursos
relacionados" de la página web del Mostrador de
Información.
2. ¿Cómo registrar una marca comercial?
marca comercial se encargará de presentar la solicitud
ante la oficinal nacional de marcas comerciales del país
de origen del solicitante, que a su vez referirá dicha
solicitud a la OMPI. Las solicitudes internacionales
deben presentarse en inglés, francés o español. Una
vez recibida la solicitud, la OMPI procederá a realizar
un examen formal y concederá protección en todos
los países para los que la haya solicitado. Si en los
dieciocho meses siguientes a la notificación de la
OMPI a China no se alega oposición alguna, la marca
comercial queda registrada. Tenga en cuenta que si
se presenta alguna oposición al registro de su marca
comercial deberá encomendar la gestión de su caso a
un agente de marca comercial chino. Las renovaciones
y modificaciones también se pueden tramitar a través
del sistema internacional.
Comparación: sistemas de registro nacional e
internacional
•
Una marca comercial puede registrarse mediante el
sistema "nacional" o "internacional" y sólo goza de
protección en China previo registro. China dispone de
un sistema centralizado de registro. A continuación se
describe el proceso de evaluación y registro.
El sistema nacional
Los solicitantes extranjeros sin residencia ni domicilio
social en China deberán presentar las solicitudes de
registro de marcas a través de agentes locales de
registro que tratan directamente con la CTMO. Podrá
encontrar una lista de agentes de registro acreditados
en la página oficial de la CTMO. (Véase la sección
"Recursos relacionados"). China utiliza la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios establecida
por el Acuerdo de Niza y exige que se presente una
solicitud por cada una de las clases para las que se
solicite protección. El coste del registro es de 1.000
RMB (honorarios de abogados aparte) para cada clase
e incluye 10 artículos de bienes o servicios. Por cada
artículo adicional se deberán abonar 100 RMB. Las
clases y subclases de marcas comerciales existentes
en China se detallan más adelante en esta guía.
Sistema internacional
Las marcas comerciales
registradas en países Certificados de marca
europeos no gozan de comercial:
protección en China si Es conveniente solicitar
no se registran también a la CTMO que expida un
en tal país. El sistema c e r t i f i c a d o d e r e g i s t r o
internacional de registro internacional de marca
se estableció en el marco comercial válido en China.
del Protocolo de Madrid y Este certificado constituye
está administrado por la una prueba de tenencia del
Organización Mundial de derecho necesaria a efectos
la Propiedad Intelectual legales.
(OMPI). China y todos
los Estados miembros de la Unión Europea forman
parte del Protocolo de Madrid1.
En virtud del Protocolo de Madrid, la solicitud de
extensión a China puede basarse tanto en la solicitud
de marca comercial como en el registro. El agente de
•
•
•
•
•
Va l i d e z : l a v a l i d e z d e l r e g i s t r o d e m a r c a s
comerciales empleado en China y del registro
internacional es de diez años prorrogables en
periodos de diez años. No obstante, la renovación
debe solicitarse dentro de los seis meses previos
al vencimiento. Si el titular no la solicita dentro de
este periodo puede obtener una ampliación de
seis meses. Si no se presenta la solicitud antes
de que finalice el periodo de ampliación, la marca
registrada quedará anulada.
Idioma de la solicitud: si utiliza el sistema
internacional, puede presentar la solicitud en
inglés, francés o español, mientras que si recurre
al sistema nacional deberá presentarla en chino.
Como empresa extranjera, debe representarle un
abogado de marcas comerciales chino a no ser que
disponga de una oficina en China y por tanto de un
nombre de empresa y dirección chinos.
Cobertura: la cuota básica del sistema internacional
contempla más de un país y hasta tres clases de
bienes o servicios. Según el sistema nacional chino
es preciso presentar una solicitud independiente
para cada clase.
Certificados: Ien teoría no existen diferencias entre
el registro de marcas comerciales internacional
y el nacional, pero en la práctica es preferible
recurrir al sistema nacional de China. De este
modo, también obtendrá un certificado en lengua
china que podrá emplear en el curso de cualquier
acción legal en China y que acelerará los trámites
con las autoridades locales. Si opta por el sistema
internacional deberá solicitar a la CTMO un
certificado en chino que acredite la validez de la
marca comercial internacional en China, gestión
ésta que puede alargarse hasta tres meses.
Clasificaciones: los sistemas chino y europeo
de registro de marcas comerciales se basan en la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios
recogida en el Acuerdo de Niza. No obstante, las
clases chinas incluyen también las subclases que
no se emplean habitualmente en Europa.
Coste: de acuerdo con el sistema nacional de
registro chino, el coste de efectuar el registro es de
1 000 RMB, a los que hay que sumar los honorarios
de los abogados para hasta diez artículos. Se
cargan 100 RMB a mayores por cada artículo
1
2
Nota: a pesar de que Malta no es miembro del Protocolo de Madrid, las empresas de este país pueden hacer la solicitud extensible a través
de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). En la página web de la OMPI podrá encontrar la lista de los países adheridos al
Protocolo de Madrid: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf.
Herramientas comerciales para el desarrollo de la validez de los DPI en China
adicional. Para consular las tarifas aplicables a los
registros según el sistema internacional, consulte:
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/.
Para más información sobre las diferencias existentes
entre los sistemas legales europeo y chino en materia
de PI, consulte nuestra guía: Sistemas de Propiedad
Intelectual: Comparación China/Europa
Registrar los productos y servicios en todas las
clases y subclases
El derecho exclusivo de utilización de una marca
comercial se limita a bienes y servicios similares o
idénticos. Por conveniencia, los productos y servicios
se han clasificado en 45 clases. China es el único país
que divide cada una de estas clases en subclases.
Los productos de la misma subclase normalmente se
consideran idénticos o similares. A la hora de registrar
una marca comercial es importante contemplar los
productos y servicios de cada subclase que puedan
guardar relación con la empresa. Es aconsejable
registrar productos y servicios en cada una de las
subclases que conforman una clase, aunque los
productos y servicios de alguna de ellas solo estén
vagamente relacionados con la empresa. Ello impide a
competidores e infractores registrar una marca idéntica
o similar en una subclase y utilizarla en detrimento de la
marca original.
Marcas comerciales "conocidas"
En determinadas circunstancias, cuando se vulneran
los derechos de una marca comercial o se cuestiona
su validez, es posible solicitar la consideración de
marca comercial "conocida" (en China). No obstante,
no existe un registro oficial de marcas comerciales
conocidas, y el reconocimiento como tal depende de
lo que las autoridades administrativas o judiciales
estimen en cada caso. Esta consideración especial
solo puede solicitarse en dos casos concretos, siendo
los criterios para ello la posibilidad de confusión o
engaño de los consumidores. Una vez emitido el
fallo administrativo o judicial que establece que la
marca es conocida y que, por tanto, es favorable a su
propietario, se registra el caso y este puede apelar a
tal(es) fallo(s) en el futuro para disfrutar de beneficios
adicionales, tales como el derecho a indemnizaciones
más cuantiosas o una mayor facilidad para evitar el
registro de marcas comerciales similares. A pesar
de que existe el estatus de marca ‘conocida,’ en
práctica es muy difícil para las pequeñas y medianas
empresas obtenerlo, incluso a grandes empresas
multinacionales se les ha rechazado su aplicación
intentando obtener este estatus en China. Ejemplos
de marcas a las que se les ha otorgado el estatus
de marca ‘conocida’ en China son L’Oreal, Gillette
y Luis Vuitton. Para más información sobre cómo
buscar marcas comerciales conocidas, consulte la
sección "Recursos relacionados" de la página web
del Mostrador de Información.
3. Registro de marcas comerciales en chino
Dado que el registro en caracteres romanos no protege
automáticamente a las marcas comerciales extranjeras
del uso o el registro de marcas idénticas o similares
en caracteres chinos, es muy recomendable registrar
una versión en chino de las mismas. Por otra parte,
si no se ha acuñado un nombre en chino para una
marca extranjera determinada, es muy probable que los
consumidores locales lo traduzcan o lo transcriban, y no
necesariamente con las connotaciones o la imagen que
la empresa extranjera desea transmitir.
Consumidores chinos y marcas comerciales
extranjeras
Una cuarta parte de los consumidores del mundo
son chinos, y por tanto los propietarios de marcas
comerciales extranjeras deben plantearse crear
versiones de las mismas en caracteres chinos. A la
hora de elegir un nombre en chino conviene contar con
el asesoramiento de abogados expertos en marcas
comerciales, responsables de marketing y empleados
chinos para dotar a la marca la imagen adecuada en
China y evitar costosos errores desde un principio.
La elección de la versión china de una marca comercial
es especialmente importante ya que no solo el
significado sino también sonido, el tono e incluso el
aspecto del nombre de la marca comercial en este
idioma pueden afectar a la reputación de la marca.
Quaker Oatmeal y Ralph Lauren son dos ejemplos de
marcas conocidas que no crearon equivalentes en chino
cuando entraron en el mercado chino. Como resultado,
los consumidores crearon sus propios nombres para
ambas marcas, basándose en sus logotipos. Quaker
Oatmeal pasó a conocerse como "Lao Ren Pai" (老人
牌), que significa literalmente "la marca del anciano";
mientras que Ralph Lauren descubrió que en China
su marca era conocida como "San Jiao Ma" (三脚马),
es decir, "caballo de tres patas". El chino presenta
características únicas y por tanto la tarea de crear una
marca equivalente en dicha lengua debe acometerse
con cautela y con la ayuda y la orientación de expertos
en marcas comerciales, marketing y PI, así como de
hablantes nativos y traductores.
Tres formas de elegir el nombre chino de una marca
comercial
a) Crear una traducción literal
Es posible utilizar una traducción literal cuando la
marca comercial tiene un significado inequívoco. Apple
Computers, por ejemplo, eligió el nombre "Ping Guo"
Herramientas comerciales para el desarrollo de la validez de los DPI en China
3
Protección mediante marcas en China
(苹果), que en chino significa "manzana". Otro caso
similar es el de Palmolive, conocido como "Zong Lan"
(棕榄), una combinación de la traducción exacta de
"palma" y "oliva". La desventaja de este sistema es que
el nombre en caracteres chinos sonará de forma distinta
que el original. Ello implica dedicar tiempo y dinero a
campañas de marketing para establecer una asociación
entre la marca en caracteres romanos y su equivalente
en chino.
b) Crear una traducción fonética
La traducción fonética consiste en crear un término en
caracteres chinos que suene como el nombre original
de la marca comercial. Para realizar la transcripción
se puede emplear el Pinyin, que es el alfabeto fonético
chino oficial en caracteres romanos. Por ejemplo, la
marca McDonald’s es conocida como "Mai Dang Lao"
(麦当劳) entre los consumidores chinos. Siemens se
corresponde con "Xi Men Zi" (西门子), KFC con "Ken De
Ji" (肯德鸡) y Audi con "Ao Di" (奥迪). Este método es
ideal cuando la marca comercial ya tiene una reputación
entre los consumidores de habla china. No obstante, se
debe proceder con cuidado al elegir la versión fonética
de una marca extranjera, ya que los caracteres chinos
podrían tener un significado no deseado en alguno de
los seis principales dialectos existentes.
c) Combinación de traducción literal y fonética
Las mejores marcas comerciales son aquellas que
además de sonar igual hacen referencia a un atributo
característico de la marca o tienen un significado
positivo en la cultura china. Por ejemplo, tras valorar
cientos de combinaciones para las cuatro sílabas
que conforman el nombre de Coca-Cola, la marca se
decantó finalmente por "Ke Kou Ke Le" (可口可乐), que
significa "prueba y sé feliz". La marca alemana Fuchs,
que en alemán significa "zorro", se traduce como "Fu
Si" (福斯), es decir, "buena suerte y bendición".
4. Registro de mala fe de marcas comerciales
en China: ¡cuidado!
Dado que China se basa en el sistema de concesión
de la primera solicitud recibida, muchas PYME tienen
problemas porque no registran su marca comercial en
China y cuando se disponen a implantarse en dicho
país, descubren que su marca comercial ya ha sido
registrada por una empresa china. En muchos casos,
la empresa china en cuestión registra la marca con la
intención expresa de vendérsela a la empresa extranjera
a un precio abusivo. Estos registros anticipados de
marcas comerciales se conocen como "registros de
mala fe" y constituyen un grave problema para muchas
empresas Europeas en China. Los propietarios chinos
de la marca comercial pueden coartar la libertad de
la empresa extranjera para desarrollar su actividad,
impidiendo su introducción en el mercado chino, o
incluso la venta de sus productos en China, al solicitar
a las aduanas de tal país que se incauten de los bienes
de la marca en cuestión.
Si se fabrican productos en China (OEM, fabricantes
de equipos originales), se deben registrar las
4
marcas en dicho país
Las empresas extranjeras que subcontratan la
fabricación de sus productos a empresas chinas
se enfrentan con un problema creciente de registro
indebido de sus marcas comerciales por parte de estas.
Esto ocurre incluso con productos que se fabrican
exclusivamente para la exportación. En caso de
conflicto, o si el fabricante subcontratado decide hacerle
la competencia a la empresa extranjera en el mercado
chino, este puede registrar la marca comercial en las
aduanas para que confisquen los cargamentos del
producto destinados a la exportación. Para evitarlo, la
empresa extranjera debe registrar sus propias marcas
comerciales en China si prevé fabricar sus productos en
tal país.
Comercio de marcas comerciales
Cabe destacar que es legal que el propietario de una
marca comercial la ponga en venta. De hecho, China
dispone de una plataforma por Internet, conocida como
el "supermercado de marcas comerciales", dedicada
a la venta de marcas comerciales (véase la sección
"Recursos relacionados") dependiente de China
Technology Exchange y aprobada por el Consejo del
Estado.
¿Qué ocurre si una empresa europea encuentra su
marca comercial en la página web del "supermercado
de marcas comerciales" de China? Vender una marca
comercial es legal, pero ¿lo es venderla después de
haberla "secuestrado" y habérsela usurpado a sus
dueños? La Ley de Marcas Comerciales de China
establece los procedimientos en caso de revocación
de marcas registradas disputadas. Si cualquiera de las
marcas comerciales recogidas en dicha página web
se vende de manera fraudulenta, pueden adoptarse
medidas para anular la validez de dichas marcas
comerciales. Aunque la empresa que gestiona la página
web venda marcas comerciales válidas, es muy posible
que se hayan comprado y/o registrado de mala fe para
lucrarse con su venta. Para invalidar dichas marcas
comerciales es preciso recabar pruebas.
Invalidación de marcas comerciales registradas de
mala fe
Otro elemento básico de la legislación en materia de
marcas comerciales de muchos países es el uso. Ello
implica que las marcas comerciales registradas deben
utilizarse tras un cierto "periodo inicial", de lo contrario
pueden anularse (este periodo es de cinco años en
Alemania y de 3 en China, contando desde el registro).
El uso de marcas registradas se define como "la
utilización en bienes, envases o recipientes, así como
en documentos comerciales, publicidad, exposiciones
o cualquier otra actividad económica", para evitar las
solicitudes de revocación de marcas comerciales en
base a la no utilización por parte de terceros. Cabe
suponer que una cantidad considerable de "marcas
comerciales secuestradas" se anulan en China debido
a la falta de uso durante tres años consecutivos.
Asimismo, las marcas comerciales "conocidas" pueden
recibir protección en China aunque no estén registradas
en otros países.
Herramientas comerciales para el desarrollo de la validez de los DPI en China
Nota importante:
En el caso de los "supermercados de marcas
comerciales" la defensa de marcas comerciales
siempre depende de cada caso específico y de la
marca comercial de la que se trate. Los terceros
que compran marcas comerciales en estos
"supermercados" deben comprobar escrupulosamente
su situación legal para evitar adquirir una marca
comercial que no se puede utilizar. El vendedor de
las marcas comerciales también debe comprobar
detenidamente la situación legal de las mismas,
ya que podría enfrentarse al pago de cuantiosas
indemnizaciones.
En China, las marcas comerciales (a excepción de las
consideradas conocidas) no reciben prácticamente
ninguna protección si no están registradas, y resulta
difícil oponerse a una marca comercial ya registrada
porque ello entraña un proceso legal formal. No
obstante, las empresas deben intentar defender sus
derechos frente al "secuestro de marcas comerciales"
en China en lugar de resignarse ante dichas
infracciones. Se deben recopilar pruebas específicas de
cada caso y elaborar un informe en el que se detalle lo
siguiente:
• i n f o r m a c i ó n s o b r e c a d a m a r c a c o m e r c i a l
fraudulenta, incluidos datos sobre las marcas
comerciales de la empresa: el estado actual del
proceso de registro, si están registradas en China,
el nivel de uso que se hace de ellas en China
(si se utiliza en bienes o productos fabricados o
comercializados en dicho país);
• información sobre los canales de distribución;
• información sobre el alcance de la infracción
(artículos vendidos);
• Toda la información recogida deberá legalizarse/
certificarse ante notario, y se deberán aportar
copias originales.
En todos los casos en los que se ha producido una
violación flagrante de los derechos de marca comercial
siempre puede alegarse "mala fe" ante los Tribunales.
Los casos evidentes pueden resolverse en menos de
seis meses.
Para las PYME europeas es esencial detectar cualquier
registro de mala fe, en vista del problema cada vez más
grave que plantea el secuestro de marcas. Actualmente,
si una empresa logra registrar estas marcas comerciales
para ponerlas a la venta, puede obtener mucho dinero, y,
por otra parte, si tales registros se invalidan no perderá
más que el coste de la marca comercial. Los agentes
de marcas comerciales suelen prestar a sus clientes
"servicios de vigilancia" consistentes en controlar los
intentos de registro de marcas comerciales similares
a las de sus clientes. Dado que algunas marcas
comerciales fraudulentas pueden haberse solicitado
en chino, es muy recomendable encomendar este
servicio, así como la evaluación y el asesoramiento
respecto a la posibilidad de oponerse a una marca
comercial, a profesionales que hablen chino y puedan
desempeñar dichas tareas en este idioma. Las PYME
que descubren registros de mala fe de sus marcas
comerciales deben consultar a un abogado que pueda
estudiar cada marca y la solidez de cada caso. Las
solicitudes de revocación deben presentarse ante la
Junta de Revisión y Adjudicación de Marcas (TRAB).
Este procedimiento también puede encomendarse a un
agente oficial de marcas registradas.
Estudio de caso
Contexto:
En 2009 se produjo un importante caso de infracción
de marca comercial en China que supuso a una
empresa europea el pago de 40 millones de RMB
(unos 4,5 millones de euros) de indemnización.
La empresa europea había empleado una marca
registrada a nivel mundial y cuando intentó registrarla
en China en 2003 descubrió que una empresa de
Shenzhen ya poseía dicha marca comercial. Presentó
una solicitud de cancelación de la marca comercial
china por falta de uso pero sin éxito, ya que esta
empresa radicada en Shenzhen la había utilizado y
tenía tiendas en dicha ciudad en las que se vendían
productos similares.
Acciones llevadas a cabo:
La empresa europea decidió renovar la marca,
esto es, dejar de utilizarla en sus productos
comercializados en todo el mundo, e introdujo una
marca totalmente nueva.
Lecciones aprendidas:
A menudo se alegan los gastos asociados como
motivo para no registrar DPI en China o para no
registrar productos en clases adicionales. No obstante,
lejos de ahorrar dinero, esta estrategia ha demostrado
una y otra vez resultar más costosa. Este problema
no solo atañe a las empresas europeas, también a
las nacionales. Un ejemplo de ello es la empresa que
produce la salsa de soja "Zheng Yang He", de Harbin,
que no registró su marca comercial para ahorrar 1
000 RMB en tasas oficiales y honorarios del agente
de marcas comerciales y perdió 500 000 RMB para
recuperarla. Las empresas extranjeras deben ser
previsoras y plantearse el registro de sus marcas
comerciales en China aunque no tengan intención de
fabricar productos allí ni introducirse en su mercado a
corto plazo.
5. Defensa de los derechos
A pesar de que no está exenta de dificultades, la
protección de marcas comerciales provista por el
sistema judicial chino ha mejorado sensiblemente,
especialmente en las grandes ciudades como Pekín,
Shanghai, Guangzhou y Shenzhen. Se trata además de
un proceso relativamente económico si lo comparamos
con los costes judiciales de otros sistemas legales.
También pueden emprenderse la vía administrativa
(incluida la acción de las aduanas) y la penal. Dichas
vías pueden combinarse para obtener un resultado
satisfactorio.
Presentación de reclamaciones ante el
Departamento de Industria y Comercio (AIC)
Existe la posibilidad de presentar una reclamación
administrativa ante la oficina local de marcas del
Departamento de Industria y Comercio (Administration
for Industry and Commerce - AIC), del lugar donde
Herramientas comerciales para el desarrollo de la validez de los DPI en China
5
Protección mediante marcas en China
se haya cometido la infracción (fabricación, venta,
almacenamiento, etc.), detallando los derechos de
marca comercial del titular (con copia del certificado
de registro de la marca comercial) y pruebas de la
infracción detectada (como muestras del producto
fraudulento).
Este procedimiento puede considerarse eminentemente
práctico, siendo su objetivo investigar y decomisar los
productos fraudulentos. Tras la redada, la AIC establece
si se ha producido una infracción y, en caso afirmativo,
ordena al infractor que suspenda la actividad y, en
principio, debe confiscar y destruir todos los productos
y herramientas utilizados específicamente para fabricar
los artículos fraudulentos.
Asimismo, a resultas de la acción, la AIC puede
imponer una multa, cuya cuantía depende del volumen
del negocio ilegal en cuestión y no puede sobrepasar
tres veces el valor de dicho negocio. Cuando no sea
posible calcular la sanción, la AIC fijará una multa de un
máximo de 100 000 RMB.
En la resolución de casos de infracción, la AIC actúa
como mediadora y no puede garantizar el pago de
una indemnización. Por consiguiente, el cálculo
y la concesión de una indemnización dependen
exclusivamente del Tribunal Popular Chino.
•
•
•
ante el Tribunal;
a pesar de que el Tribunal puede actuar de oficio
para hallar indicios y ordenar inspecciones, en
realidad suelen ser las partes interesadas las que
aportan las pruebas;
antes de dar por concluido el proceso, el Tribunal
proporcionará a las partes implicadas la oportunidad
de solucionar sus diferencias;
El fallo puede demorarse varios meses, en función
de la complejidad del caso.
- Resultados de los procesos civiles
El Tribunal puede dictar las siguientes acciones:
• una orden judicial contra el infractor;
• confiscación de todos los artículos fraudulentos
y de la maquinaria y los equipos empleados para
fabricarlos;
• imponer al infractor el pago de una indemnización al
propietario de la marca registrada.
- Las indemnizaciones en los casos de infracción
de marca registrada se calculan en función de:
• las pérdidas del titular de la PI;
• los beneficios obtenidos mediante la actividad
fraudulenta.
• Cuando no sea posible calcular la indemnización,
se fijará una cantidad máxima de 500 000 RMB
ximum amount of RMB 500,000 may be imposed.
El Departamento de Supervisión de calidad,
Inspección y Cuarentena (AQSIQ)
Corresponde a la AQSIQ comprobar la calidad de los
productos y promover el desarrollo y la definición de
estándares nacionales y certificaciones de calidad
de productos, así como dirigir la lucha contra las
falsificaciones y los productos de baja calidad. Dado que
la función principal de la AQSIQ es velar por la calidad
y no por la protección de los derechos de propiedad
intelectual, es posible acudir a este organismo para
presentar una queja sin tener que justificar un interés
personal.
Para presentar una queja se deben cumplir dos
requisitos:
• los bienes deben ser de calidad inferior a la
permitida;
• los bienes deben venderse en envases que incluyan
nombres y direcciones falsos o engañosos.
La AQSIQ tiene las mismas competencias que la AIC
en una redada. La multa impuesta por la venta de
productos falsificados o de mala calidad suele ser de
entre dos y cinco veces el valor de los mismos. Para ver
un breve vídeo sobre un estudio de caso del Mostrador
de Información sobre una redada llevada a cabo a
instancias de una PYME europea en China, visite el
canal de Youtube del Mostrador de Información http://
www.youtube.com/smechinaipr.
Protección en las aduanas
La Administración General de Aduanas (GAC) es un
organismo centralizado encargado de controlar las
mercancías que entran por las fronteras, y también
las que salen. Esta actividad resulta muy efectiva para
evitar que los contenedores con bienes fraudulentos
abandonen el país. El registro (inscripción*) de la
marca comercial en GAC no es obligatorio pero es muy
recomendable, ya que en tal caso este organismo toma
la iniciativa de incautarse de artículos sospechosos sin
que el propietario de la marca lo solicite expresamente.
Para más información sobre cómo servirse de las
aduanas para proteger los derechos de patente,
consulte nuestra Guía de uso de las aduanas para
proteger sus DPI en china.
Los procedimientos ante la jurisdicción civil
Los procedimientos ante la jurisdicción penal
- La protección de la marca
Para emprender un proceso civil deben seguirse los
siguientes pasos:
• se presenta una queja ante la Sala de lo Civil del
Tribunal Popular;
• el Tribunal fija una fecha para la vista preliminar,
en la que las partes examinan y tratan las pruebas
-
6
- ¿Qué actos son constitutivos de delito marcario?
Se trata de las siguientes actividades:
• la fabricación o venta conscientes de productos
falsificados;
• la producción de versiones falsificadas o no
autorizadas de marcas comerciales.
Vía penal/ Sanciones por delitos que atentan
Herramientas comerciales para el desarrollo de la validez de los DPI en China
contra marcas comerciales
Por lo general, el delito debe denunciarse ante la
Procuraduría Popular* para iniciar una acción penal
ante los Tribunales. Los cuerpos de seguridad del
Estado están autorizados para detener a sospechosos
e interrogarlos, así como para investigar e inspeccionar
instalaciones sin restricción alguna.
Las penas por violación de derechos de marca
comercial consisten en periodos fijos de cárcel de hasta
tres años o arresto y/o sanción en casos "graves" o con
"gran volumen" de ventas, y de entre tres y siete años
de cárcel cuando se trata de casos "muy graves" o de
ventas "muy cuantiosas"2.
Para más información sobre cómo hacer valer los
derechos de propiedad intelectual en China, consulte
nuestra guía sobre la protección de DPI en China.
Aprendizajes Clave:
• adoptar las medidas necesarias para registrar tan
pronto como sea posible las marcas comerciales y
logotipos en China, y recurrir al asesoramiento de
un abogado o agente de marcas comerciales para
garantizar una protección adecuada en clases de
productos relacionados o importantes por cualquier
motivo;
• registrar los productos en múltiples clases en
China. No solo se debe contemplar la clase más
afín al producto que se quiere comercializar,
también es necesario valorar la posibilidad de
que la marca en cuestión se utilice en artículos
relacionados, en envases o con fines publicitarios o
de marketing;
• dado que el registro de una marca en caracteres
romanos no proporciona protección automática
contra el uso o el registro de una marca idéntica
o similar en caracteres chinos, se debe valorar la
posibilidad de registrar las marcas comerciales
estratégicas en chino a fin de (a) evitar registros
no deseados en chino y (b) prepararse para una
futura implantación en el mercado chino; estudiar
detenidamente la traducción al chino de la marca
comercial con la ayuda de hablantes nativos y
expertos en marketing;
• comprender que existen distintos derechos que
contemplan diferentes aspectos de los DPI y
que cada uno tiene sus limitaciones (p.ej., las
patentes de diseño cubren aspectos bastante
específicos) y adoptar una política de protección
mediante múltiples instrumentos legales en lugar
de centrarse en uno solo;
• cuando se produce un "secuestro de marca
comercial", se debe valorar la posibilidad de volver
a comprarla con ayuda de un bufete de abogados
chino que negocie en nombre de la empresa
extranjera; en algunos casos, contratar a un
abogado chino permite recomprar la marca a un
precio menor que si se negocia directamente con el
vendedor;
• las distintas vías legales pueden combinarse
para obtener el mejor resultado posible: puede
tomarse la vía administrativa para llevar a cabo una
redada, seguida de un juicio civil y una negociación
simulada basada en amenazas de emprender la
vía penal
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Vínculos
Recursos del Mostrador de Información
1. Centro de soluciones del Mostrador de Información:
http://www.china-iprhelpdesk.eu/es/centro-desoluciones/trademarks
2. Guía del Mostrador de Información – Guía de uso
de las aduanas para proteger sus DPI en China:
http://www.china-iprhelpdesk.eu/docs/publications/
ES_Customs_Jun_2009.pdf
3. Guía del Mostrador de Información: Sistemas de
Propiedad Intelectual: Comparación China/Europa:
http://www.china-iprhelpdesk.eu/docs/publications/
ES_IP_Comparison_Mar-2012.pdf
4. Módulo de formación telemática sobre patentes
del Mostrador de Información: http://www.chinaiprhelpdesk.eu/es/e-learning-modules
Recursos externos
5. Lista de agentes oficiales de marcas comerciales,
extraída de la página web oficial de la Oficina de
Marcas Registradas (CTMO) de China - http://
www.saic.gov.cn/sbjEnglish/sbdl_1/zmd/
6. Estados miembros del Protocolo de Madrid,
extraído de la página web oficial de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) – www.
wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/
pdf/madrid_marks.pdf
7. Departamento de Industria y Comercio chino; State
Administration for Industry and Commerce (SAIC) www.saic.gov.cn
8. Oficina de Patentes china; Trademark Office (TMO)
- www.ctmo.gov.cn
9. Departamento de Supervisión, Inspección y
Cuarentena de la Calidad; General Administration
of Quality Supervision, Inspection and Quarantine
(AQSIQ) - www.aqsiq.gov.cn
10. Oficina Estatal de Patentes; State Intellectual
Property Office (SIPO) - www.sipo.gov.cn
11. "Supermercado" de marcas comerciales - http://
www.gbicom.cn
12. Procuraduría Popular: http://www.china.org.cn/
english/features/China2005/142017.htm
13. IPR 2: http://www.ipr2.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=207&Itemid=52
Glosario de la guía*
Examen formal – véase el Sistema de Madrid para
el Registro Internacional de Marcas – sección
Información general: http://www.wipo.int/madrid/es/
general/
Procuraduría Popular – Las procuradurías
populares de China son organismos estatales de
supervisión jurídica. Están organizadas del mismo
modo que los Tribunales Populares. http://www.
china.org.cn/english/features/China2005/142017.
htm
Inscripción - El proceso de registro de distintos tipos
de derechos de propiedad intelectual.
EU-China IPR2, Roadmap for Intellectual Property Protection in China, Trademark Protection in China:
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=207&Itemid=52
Herramientas comerciales para el desarrollo de la validez de los DPI en China
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derechos de PI en China.
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([email protected]) o personalmente y recibirá asesoría gratuita y confidencial de primera clase en un
periodo de siete días laborables por parte de un experto en PI de China.
Formación: El Helpdesk ofrece sesiones de formación sobre la protección de la PI en China y el cumplimiento en
Europa y China, adaptadas a las necesidades de las PYMEs.
Materiales: Las guías de orientación empresarial y los materiales de formación sobre DPI del
Helpdesk se pueden descargar desde el portal en línea.
Servicios en línea: El portal en línea multilingüe del Helpdesk
(www.china-iprhelpdesk.eu) ofrece un acceso sencillo a las guías del Helpdesk,
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Los contenidos de esta publicación no reflejan necesariamente la postura u opinión de la Comisión Europea. Los
servicios de la Oficina de Información de DPI en China para PYME no son de naturaleza legal o consultiva y no se
acepta ninguna responsabilidad derivada de cualquier acción realizada en base a sus servicios. Antes de ejercer
acciones específicas en relación con la protección de los DPI o de la aplicación de derechos se recomienda a los
clientes que consulten con un asesor independiente.
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Última actualización: 2013
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