NECESIDAD DE UNA REFORMA: ASPECTOS PROCESALES DE LAS NUEVAS LEYES... PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

NECESIDAD DE UNA REFORMA: ASPECTOS PROCESALES DE LAS NUEVAS LEYES DE
PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
• INTRODUCCIÓN
Contrario a lo que sucedía antes, en años recientes, el debate de la propiedad intelectual ha pasado a ser un
tema fascinante que ha desbordado el foro jurídico al cual se limitaba la discusión sobre su existencia y
consagración. Hoy en día, la humanidad parece reconocer la deuda que tiene con aquellos cuya creatividad e
ingenio han procurado su avance y desarrollo, trazando las pautas para el reconocimiento y protección de los
derechos de propiedad intelectual.
La actividad mundial en pos de la protección efectiva de la propiedad intelectual ha traspasado las fronteras.
Nuestro país no permanece ajeno a esta revolución, y a la par del referido proceso se ha procurado una nueva
legislación de propiedad intelectual.
Inducido por compromisos internacionales, y seducido por beneficios palpables, han surgido nuevas leyes que
han provocado que nuestro campo de estudio se extienda más allá de las cuestiones sustantivas de estos
derechos para retornar a preocupaciones de antaño, lo que nos lleva a examinar si verdaderamente estas
nuevas leyes cumplen con su función de proveer una adecuada protección a los derechos de propiedad
intelectual.
En este punto se circunscribe nuestra intervención del día de hoy. De manera específica, nos referiremos a los
procedimientos consagrados en estas nuevas leyes para el ejercicio de las acciones tendentes a la protección
efectiva de los derechos de propiedad intelectual y a las sanciones destinadas a disuadir la violación de los
mismos y a castigar a sus violadores.
Los procedimientos que abordaremos se encontrarán limitados a los contenidos en la Ley Número 65−00
sobre Derecho de Autor promulgada el 21 de agosto del año 2000 y en la Ley 20−00 sobre Propiedad
Industrial de fecha 8 de mayo del año 2000.
Estas leyes constituyen nuestro marco regulatorio adjetivo en la materia y ellas resultan, tal y como lo
expresan sus considerandos, de la ratificación del Acuerdo de Marrakech, mediante la Resolución Número
2−95 del 20 de enero de 1995, el cual contiene como uno de sus anexos el Acuerdo Sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), acuerdo a través del cual la
República Dominicana asumió el compromiso de adecuar su legislación a los fines de contribuir con la
transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de
conocimientos tecnológicos.1
Por considerarlo de interés para el tema, así como del Comité en el que participamos en esta XXXVII
Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, resulta propicio mencionar los numerales 1 y 2 del
Artículo 41 de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)
copiados textualmente, dicen lo siguiente:
1. Los Miembros velarán porque en su respectiva legislación nacional se establezcan procedimientos de
observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte del Acuerdo
que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad
intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con la inclusión de recursos ágiles para prevenir las
infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos
procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán
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prever salvaguardias contra su abuso.
2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y
equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificados o
retrasos indebidos.
El interés del ADPIC en la efectividad de los procedimientos es concebido expresamente conforme la letra
antes citada y debe de reflejarse fielmente en nuestra legislación adjetiva.
Lo anterior en vista del rango constitucional que corresponde a las disposiciones del ADPIC como
consecuencia de la ratificación por parte del Congreso del Acuerdo de Marrakech, en virtud de lo
contemplado en el último párrafo del Artículo 3 de nuestra Constitución, el cual reza de la siguiente forma:
La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general y americano en la
medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado, y se pronuncia en favor de la solidaridad económica
de los países de América y apoyará toda iniciativa que propenda a la defensa de sus productos básicos y
materias primas.
La protección de los derechos de propiedad intelectual es también tratada de manera directa por nuestra Carta
Magna cuyo ordinal 14 de su Artículo 8, señala lo siguiente:
Art.8.− Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona
humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden
de libertad individual de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos
de todos. Para garantizar la realización de esos fines se fijan las siguientes normas:
14.− La propiedad exclusiva por el tiempo y en la forma que determine la ley, de los inventos y
descubrimientos, así como de las producciones científicas, artísticas y literarias.
Para permitir la propiedad exclusiva por el tiempo y en la forma que determine la ley, de los inventos y
descubrimientos, así como de las producciones científicas, artísticas y literarias, la legislación adjetiva debe
contener procedimientos eficaces que permitan el ejercicio de acciones y la imposición de sanciones contra
los transgresores de tales derechos.
Se concibe que la ausencia de un procedimiento eficaz y de sanciones lo suficientemente disuasivas para
prevenir la violación de esta categoría de derechos, constituye un aliado a la explotación ilegítima de los
mismos en menosprecio de la inversión en la labor creativa y el ingenio, lo que conlleva consecuencias
directas y perjudiciales para la sociedad en general. Sobre este punto hemos identificado la necesidad de una
verdadera reforma dirigida a los aspectos procesales contemplados en las leyes de propiedad intelectual de
reciente promulgación.
Para tratar la necesidad de dicha reforma, abordaremos en una primera parte de este trabajo los
procedimientos existentes en la legislaciones señaladas y posteriormente nos referiremos al régimen de
sanciones contempladas en ellas. Luego presentaremos lo que hemos denominado obstáculos para el ejercicio
de las acciones protectoras de los derechos de propiedad intelectual, entendiendo por obstáculos, las
dificultades prácticas que podrán suscitarse, y por último, presentaremos nuestras propuestas de modificación
en cuanto a los aspectos tratados, y dentro de los límites trazados a esta exposición.
• ASPECTOS PROCESALES Y SANCIONES EN LAS LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL
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• La Ley 20−00, sobre Propiedad Industrial:
La percepción de que la propiedad intelectual se circunscribía a las prerrogativas del derecho de autor
resultaba muy limitada para esta categoría de derechos que, hoy en día, sin discusión de ningún tipo, admite lo
que se reconoce como derechos industriales, entre los cuales destacan las patentes y los signos distintivos.
La Ley 20−00 sobre Propiedad Industrial regula estos tipos de derechos intelectuales; de manera sucesiva en
los Capítulos que conforman el referido texto legal la ley contiene las disposiciones que conciernen a las
invenciones, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los signos distintivos, tales como: las marcas de
fábrica, de comercio y de servicios, las marcas colectivas, las marcas de certificación, los nombres
comerciales, los rótulos, emblemas, los lemas comerciales, las indicaciones geográficas y las denominaciones
de origen, estableciendo para cada uno de éstos la forma de su registro y los derechos concedidos por cada
uno.
Un estudio pormenorizado de la ley nos permite establecer la existencia de tres tipos de acciones que pueden
tipificarse de procesales; las primeras dos dirigidas a atacar directamente el registro de un determinado
derecho intelectual, las cuales deberán cursarse ante el órgano estatal y administrativo correspondiente, y tiene
por fin declarar la caducidad o nulidad del mismo, y la otra, destinada a castigar al infractor de un
determinado derecho o a exigir la reparación del perjuicio causado.
A continuación procederemos a referirnos a los tres tipos de acciones y los procesos que deberán de cursarse
para su efectividad.
1.− Acción en nulidad:
Todo interesado tiene la potestad de solicitar la anulación de una determinada patente de invención o el
registro de un diseño industrial, un signo distintivo, sea éste una marca, nombre comercial, etc.
La acción se interpondrá por escrito, ante el director del departamento correspondiente de la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial, quien deberá notificar a toda persona que se encuentre inscrito en el registro
correspondiente en un plazo de diez (10) días a contar desde la interposición de la acción en nulidad.
La contestación del titular del derecho o de quienes figuren inscritos en el registro deberá ser notificada a la
parte que interpuso la acción en un plazo de diez (10) días. A partir de esa última notificación, la parte que
interpuso la acción dispondrá de un plazo de treinta (30) días para replicar los argumentos de la contestación.
El Director del Departamento correspondiente deberá dictar su resolución debidamente motivada, dentro de
los dos (2) meses de vencido el último plazo.
Sobre este plazo debemos señalar que existe cierta inconsistencia ya que el tiempo de dos meses concebido en
el literal d del Artículo 154, se encuentra ampliado a tres meses en el literal f del mismo Artículo.
La resolución dictada por el director del departamento correspondiente puede ser recurrida en un plazo de
quince (15) días, contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución. Dicho recurso deberá ser
conocido por el director general asistido del Cuerpo de Asesores.
La decisión del director general pone término a la fase administrativa pudiendo recurrirse dicha decisión, en
un plazo de treinta (30) días, por ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial correspondiente al
lugar donde esté ubicada la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.
Para esta última decisión, estará abierta la posibilidad de un recurso de casación de conformidad con las
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disposiciones de la Ley 3726, sobre Procedimiento de Casación.
Algunas particularidades de este procedimiento, contemplado para la acción en nulidad de una patente o un
registro de un derecho de propiedad industrial, que debemos señalar son las siguientes:
• La acción se encuentra abierta a todo interesado.
• La acción se interpondrá por escrito por ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.
• La acción puede ser interpuesta por vía principal o como medio de defensa ante una persecución por
infracción o violación de los derechos.
• El recurso de reconsideración sólo es posible en los casos de las patentes de invención y cuando la
resolución del director del departamento correspondiente ha declarado la nulidad o rechazado una patente, y
deberá ser realizado en un plazo de treinta (30) días a partir de la notificación de dicha resolución.
• La decisión final de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, será ejecutoria y recurrible ante la Corte
de Apelación correspondiente.
2.− Acción en caducidad:
En cuanto a la caducidad de la patente, el ordinal 5 del Artículo 34 de la Ley 20−00 sobre Propiedad Industrial
señala que la patente caducará de pleno derecho al término de su vigencia o en caso de la falta de pago de la
tasas necesarias para mantener su vigencia.
En el último caso de caducidad (falta de pago de la tasa), resulta propicio señalar que el titular de la patente
tendrá un plazo de gracia de ciento ochenta (180) días para proceder a abonar la tasa adeudada a cuyo término
operaría la caducidad.
En adición a las causas de caducidad antes señaladas, las cuales operan de pleno derecho sin necesidad de que
la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial tenga que declararla o pronunciarla, existen otros casos de
caducidad que requieren la participación de dicha oficina para verificar la causa y pronunciar la misma.
En ese sentido, la caducidad de una patente puede ser pronunciada por la Oficina Nacional de la Propiedad
Intelectual cuando, luego de transcurridos dos (2) años de concedida la primera licencia obligatoria no se
llegara a satisfacer los objetivos para los cuales fue concedida, así como en casos en los que cuando ello fuere
necesario para proteger la salud pública, la vida humana, animal o vegetal, o para evitar serios perjuicios al
medio ambiente.
Al respecto, en relación al primer caso, en el cual la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual puede
pronunciar la caducidad de una patente cuando han transcurridos dos (2) años de concedida la primera licencia
obligatoria y no se han llegado a satisfacer los objetivos para los cuales fue concedida, esta caducidad queda
desnaturalizada y constituye un atentado flagrante contra los derechos del patentado en vista de que el
numeral 2 del Artículo 44 de la Ley 20−00 señala que la persona a quien se le otorgue una licencia obligatoria
debe iniciar su explotación dentro de los dos años de haberle sido otorgada la licencia. Existiendo la
posibilidad de que la licencia obligatoria no sea explotada en lo inmediato, resulta evidente que la razón por la
cual fue concedida puede susbsistir a los dos años, momento en el cual se puede solicitar la caducidad de la
patente aún cuando la licencia obligatoria no haya sido explotada para evitar la supuesta causa que
precisamente dio lugar a su concesión.
La disposición anterior resulta contraria al Artículo Quinto de la Convención de París del 20 de marzo de
1883, para la protección de la propiedad industrial, artículo que consagra la facultad de los países firmantes de
tomar las medidas legislativas necesarias para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del
derecho exclusivo que confiere la patente. Entre las medidas legislativas que podrían tomarse, se excluye la
posibilidad de prever la caducidad de la patente sólo en caso de que la concesión de licencias obligatorias no
bastara para evitar esos abusos, en cuyo caso, indica el mismo artículo, la patente no podrá ser objeto de tales
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medidas antes de la expiración de por lo menos tres años a contar de la fecha en que haya sido concedida, y si
la patente justifica excusas legítimas. 2
La disposición anterior del Convenio de París parece haber sido recogida por el legislador dominicano en el
Artículo 48 de la Ley 20−00 sobre Propiedad Industrial en el cual se contempla la posibilidad, luego de
transcurrir dos (2) años desde la fecha de la concesión de una primera licencia obligatoria, de que la patente
sea revocada por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial cuando se abusara de los derechos conferidos
por ésta, en relación con prácticas anticompetitivas o de abuso de posición dominante, lo cual resulta diferente
al caso de la caducidad contemplada en el literal b) del ordinal 6 del Artículo 34 de la Ley 20−00 sobre
Propiedad Industrial o sea, cuando han transcurrido 2 años de concedida la primera licencia obligatoria y no se
han llegado a satisfacer los objetivos para los cuales fue concedida.
En otras palabras, que la caducidad de la patente se verificaría debido a una falta del licenciatario y no a una
falta del apatentado. Una situación un tanto absurda: la falta de un tercero conllevaría la caducidad del
derecho del titular de la patente.
3.− Acciones penales y civiles:
Estas acciones se encuentran dirigidas a castigar al infractor de un determinado derecho de propiedad
industrial e imponer las sanciones contempladas en la ley, y a perseguir la reparación de los daños y perjuicios
causados como consecuencia de la transgresión realizada al derecho en perjuicio de su titular.
La acción para la aplicación de la pena deberá ser iniciada por el titular del derecho, aplicando las
disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Criminal y no en las del Código Penal
como erróneamente establece la ley.
Estas penas podrán variar desde prisión correccional de tres (3) meses a dos (2) años y multas de diez (10) a
cincuenta (50) salarios mínimos, cuando se comentan de manera intencional algunos de los actos
expresamente señalados por la ley.
Al respecto, las normas procesales contenidas en el Código de Procedimiento Criminal destinadas al
conocimiento de los delitos correccionales, por principio general, parecería que deberían ser las aplicables. La
aclaración resulta oportuna por cuanto el Artículo 167 en su ordinal segundo lo que señala es que el derecho
penal común aplicará de manera supletoria, obviando cualquier mención sobre el ordenamiento procesal de
dicha materia.
En cuanto a las acciones civiles, es de entenderse que la mención de la ley de que el titular de un derecho
protegido en virtud de la presente ley, podrá entablar acción civil ante el tribunal competente, permite
interpretar que la acción civil puede ser llevada de manera principal ante la jurisdicción civil o de manera
accesoria a la acción pública que persigue castigar al infractor.
Esa acción civil prescribirá en el plazo de dos (2) años a contar desde la fecha en que el titular tuvo
conocimiento de la violación a sus derechos o en caso de haber transcurrido cinco (5) años desde la comisión
de la infracción, aplicándose el plazo que venza primero.
Dentro de los aspectos positivos del procedimiento previsto para estas acciones encontramos, la derogación de
la fianza judicatum solvi (fianza solicitada al extranjero transeúnte), contenida en el Artículo 16 del Código
Civil y los Artículos 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil, y la aplicación de las sanciones penales a
los representantes de las personas jurídicas y a todos aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho, tomen
parte de él, lo faciliten o lo encubran.
Asimismo encontramos que esta ley acoge la tendencia moderna de precisar los parámetros a tomar en cuenta
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para la reparación de los daños y perjuicios señalando que, para el cálculo de los mismos, por lo pronto en
cuanto al lucro cesante, deberán calcularse en base a los beneficios que hubiera obtenido el titular en caso de
ausencia de competencia del infractor o en función del monto de los beneficios del infractor o de acuerdo al
precio que el infractor hubiera tenido que pagar al titular del derecho por concepto de una licencia
contractual.
Por último, la ley estipula de manera expresa la posibilidad de establecer medidas conservatorias aún antes de
iniciarse cualquier acción por infracción. Pero lamentablemente, la ley no especifica el tribunal que habrá de
ordenar dichas medidas, como tampoco señala la forma en que éstas podrán ser solicitadas.
Lo anterior puede repercutir en la inoperancia de estas disposiciones, tal y como explicaremos más adelante
en el desarrollo de esta presentación.
Los aspectos mas trascendentales de los procedimientos contemplados para el ejercicio de las acciones civiles
y penales previstas en la Ley 20−00 sobre Propiedad Industrial, son los siguientes:
• La acción únicamente puede ser iniciada por el titular de un derecho, aún cuando se prevé un procedimiento
para legitimación activa de licenciatarios.
• El titular de un derecho tiene la opción de exigir la reparación del daño por ante la jurisdicción civil de
manera principal o de manera accesoria a la acción pública.
• Las penas podrán variar desde prisión correccional de tres (3) meses a dos (2) años y multas de diez (10) a
cincuenta (50) salarios mínimos cuando se cometan de manera intencional, algunos de los actos
expresamente señalados por la ley.
• Se prevé la aplicación de las sanciones penales a los representantes de las personas jurídicas y a todos
aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho, tomen parte de él, lo faciliten o lo encubran.
• La acción civil prescribirá en el plazo de dos (2) años a contar desde la fecha en que el titular tuvo
conocimiento de la violación a sus derechos o en caso de haber transcurrido cinco (5) años desde la
comisión de la infracción, aplicándose el plazo que venza primero.
• La fianza judicatum solvi no puede ser propuesta como una excepción tendente a retrasar el inicio del
proceso.
• Existe la posibilidad de solicitar medidas conservatorias aún antes de la interposición de la acción principal.
• El lucro cesante reclamado dentro de una acción en reparación de daños y perjuicios deberá ser calculado
en base a parámetros previamente establecidos por la ley.
• La Ley 65−00, sobre Derecho de Autor:
Conforme el Artículo 2 de la Ley sobre Derecho de Autor, éste comprende la protección de las obras literarias
y artísticas, así como la forma literaria o artística de las obras científicas, incluyendo todas las creaciones del
espíritu en los campos indicados, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, divulgación, reproducción
o comunicación, o el género, mérito o destino.
El Derecho de Autor está compuesto, por un lado, por los derechos morales de la obra y por el otro, por los
derechos patrimoniales sobre la misma. El primero de estos derechos, el moral, resulta ser un derecho
perpetuo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable que le permite al autor reivindicar en todo momento la
paternidad de la obra y oponerse a la continuada divulgación de la misma o su modificación, entre otras
prerrogativas que le confiere dicho derecho.
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Por otra parte, los derechos patrimoniales de una obra le permiten a los autores de obras científicas, literarias o
artísticas y sus causahabientes, tener la libre disposición de su obra a título gratuito u oneroso y en especial el
derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción de la misma, su traducción, su modificación, la
distribución al público, entre otros atributos.
Un aspecto de relevancia para fines de la protección del derecho de autor resulta de la disposición contenida
en el Artículo 154 de la ley, el cual señala que la protección al derecho de autor y los derechos afines es
independiente de toda formalidad y, en consecuencia, la omisión de registro no perjudica los derechos
reconocidos por la ley.
Conforme lo anterior, el registro no es una condición para la admisibilidad procesal, ni para el goce de los
indicados derechos. Es meramente un instrumento que sirve para la prueba del derecho.
De esa forma, las acciones destinadas a la imposición de sanciones o al reconocimiento de un derecho de
autor o afín así como las acciones tendentes a la reparación de los daños y perjuicios que puedan
corresponderle al titular de un derecho de autor, no se encuentran supeditadas a la existencia de una
inscripción o registro previo.
Sobre el procedimiento para los casos de violaciones a los derechos de autor se consagra, en primer término,
la opción del titular de un derecho de autor o afín para decidir la vía por la cual actuará (civil, represiva o
administrativa) destacándose que ninguna excepción o dilación procedimental con respecto a dicho derecho
de opción será admitida para la continuación del proceso. 3
En los casos de infracciones a los derechos de autor, la acción corresponde al titular del derecho o a sus
causahabientes o a quienes tengan la representación convencional de los mismos. No obstante, y a diferencia
de lo establecido por la ley para los derechos de propiedad industrial, la acción pública para la persecución de
las penas puede ser iniciada por cualquier persona que tenga conocimiento de la infracción, e incluso de oficio
por parte del Ministerio Público.
Igualmente, a diferencia de la Ley 20−00, sobre Propiedad Industrial, la Ley 65−00 sobre Derecho de Autor,
señala que el procedimiento deberá regirse por el Código de Procedimiento Criminal, siguiendo la
competencia ordinaria en cuanto al tribunal que habrá de conocer la infracción.
La Ley 65−00 sobre Derecho de Autor prevé un régimen de sanciones que puede variar desde prisión
correccional de tres (3) meses a tres (3) años y multas de cincuenta (50) a mil (1,000) salarios mínimos, y
también contempla la imposición de multas de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos a los editores de
una obra que no cumplan con la observancia cabal de los derechos que la ley otorga al autor de la misma.
En cuanto a la acción civil, el procedimiento a aplicar corresponderá a las reglas del procedimiento ordinario
establecido en el Código de Procedimiento Civil, disponiéndose que las indemnizaciones estipuladas no
podrán, en ningún caso, resultar inferiores al mínimo de la multa establecida por la ley. Esta es otra
disposición que se encuentra ausente en la Ley 20−00, sobre Propiedad Industrial.
La Ley 65−00 establece una responsabilidad solidaria en contra de los propietarios, socios, gerentes o
directores de los lugares en los cuales se cometa el atentado contra un derecho de autor, así como la
posibilidad para el titular de un derecho de solicitar al Juez de Primera Instancia la expedición de un auto
mediante el cual se ordene una investigación previa en los casos en que exista alguna razón para temer el
desconocimiento de sus derechos.
En síntesis, los rasgos procesales que con mayor incidencia caracterizan la protección del derecho de autor o
derechos afines al derecho de autor, son los siguientes:
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• La acción en reclamo por la infracción de un derecho de autor o afín puede ser interpuesta por su titular, sus
causahabientes o por la persona que tenga el poder de representación de la obra contractualmente.
• La acción pública puede ser iniciada de oficio por el Ministerio Público o por cualquier persona con
conocimiento de la infracción.
• Para la acción pública aplican las disposiciones sobre competencia y procedimiento previstas en el Código
de Procedimiento Criminal.
• Se prevé un régimen de sanciones que puede variar desde prisión correccional de tres (3) meses a tres (3)
años y multas de cincuenta (50) a mil (1,000) salarios mínimos, por violaciones a derechos de autor y
multas de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos, a quienes encontrándose autorizados a editar una
obra no cumplan con la observancia cabal de los derechos que la obra otorga a su legítimo autor.
• En cuanto a las acciones civiles: cuando éstas son llevadas de manera principal por ante la jurisdicción
civil, aplica el Código de Procedimiento Civil y las reglas ordinarias para la competencia.
• La responsabilidad penal por violaciones a los derechos de autor y derechos afines, puede recaer a los
representantes legales de las personas jurídicas.
• Se establece una responsabilidad solidaria en contra del propietario, encargado o socio del local en donde se
comprobó la violación del derecho.
• Las indemnizaciones en ningún caso pueden resultar inferiores al mínimo de la multa contemplada en la
ley.
• La reincidencia en la comisión de un delito o una infracción realizada en menosprecio del derecho de autor
consagrado a favor de una persona, se castiga con la imposición de la pena máxima.
• La ley excluye la admisión de circunstancias atenuantes no existiendo libertad para el Juez imponer
sanciones más benignas que aquellas contempladas en la ley.
• Se prevé la confiscación de toda reproducción ilícita y su adjudicación al titular de los derechos
defraudados, mediante sentencia.
• Se establece la posibilidad de solicitar mediante auto una investigación del lugar donde se presume se
realizan actos contrarios al derecho de autor de una persona, así como, sin citación previa, la realización de
un embargo conservatorio o secuestro que impida que puedan desaparecerse los elementos que comprueban
el acto ilícito.
• Se establece la no aplicación de la fianza judicatum solvi, establecida por el Artículo 16 del Código Civil y
los Artículos 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil.
• OBSTACULOS PROCESALES A LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
La revisión y estudio de los procedimientos contemplados en las leyes antes señaladas nos ha permitido
identificar la existencia de dificultades procesales que se irán manifestando en la medida en la que se
interpongan las acciones contempladas para promover el respeto de los derechos de propiedad intelectual
reconocidos por las indicadas leyes.
A nuestro entender el proceso de reforma que se ha reflejado en los últimos años a los fines de promover la
existencia de un régimen legal que conciba una protección mínima a los derechos de propiedad intelectual a la
par de los compromisos internacionales asumidos, no cumpliría con su cometido de no ponderarse la
necesidad inmediata de una reforma que permita dilucidar algunos de los inconvenientes prácticos que
señalaremos a continuación y que se refieren en su mayor parte a la Ley 20−00 sobre Propiedad Industrial:
• Exclusión de las acciones y sanciones a las patentes expedidas con anterioridad a la ley:
El Artículo 186 de la Ley 20−00 sobre Propiedad Industrial, copiado textualmente, establece lo siguiente:
Artículo 186.− Patentes en vigencia.
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• Las patentes de invención concedidas de conformidad con la Ley 4994, del 26 de abril de 1911, se regirán
por las disposiciones de esa legislación, con la única excepción de lo que atañe a los aspectos tratados en
los siguientes artículos de la presente ley y de las disposiciones reglamentarias correspondientes, que serán
aplicables a esas patentes a partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley:
• El Artículo 10, en lo que respecta a las tasas de mantenimiento de la patente;
• El Artículo 28, a cuyo efecto se cobrarán las tasas anuales sólo por los años restantes de vigencia de la
patente y se aplicará la escala de tasas anuales comenzando por la tasa más baja prevista en esta escala;
• Los Artículos 29, 30, 31, 32, 33, numerales 2) y 3), 34, numeral 5), 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y
48;
• Los Artículos 136, 150, 154, 155, 156, 157; y
• Los artículos contenidos en los Títulos VI y VII, en lo pertinente, cuando las acciones correspondientes se
iniciaran después de la fecha de entrada en vigor de la presente ley.
2) Las patentes de invención concedidas bajo la Ley 4994, del 26 de abril de 1911 sólo durarán por el término
otorgado de conformidad con dicha ley.
Por lógica procesal es de suponerse que una patente expedida bajo el imperio de la legislación anterior no
deberá quedar sometida a los requisitos impuestos para la expedición de una patente al amparo de la nueva
legislación, sin embargo como un elemento sustantivo contrario al sentir de los acuerdos internacionales
concertados, e incluso como una circunstancia no concebida en ninguna otra materia de nuestro ordenamiento
jurídico, y sin admitir razonamiento jurídico válido que permita sustentar dicho criterio, encontramos que la
redacción del indicado artículo impide el establecimiento de las infracciones y la aplicación de las sanciones y
acciones establecidas en el Título V de la Ley 20−00 sobre Propiedad Industrial. En otras palabras, se declara
la inoperancia de la disposición que impide la aplicación de la fianza judicatum solvi, la excepción al
principio de la personalidad de la pena, y la imposición de las multas y penas de prisión establecidas por la
Ley 20−00.
Lo anterior sin importar que la comisión de la infracción se haya perpetuado con posterioridad a la
promulgación y entrada en vigencia de la indicada ley.
Conforme lo anterior, dicho artículo constituye una burla a la adecuada protección de los derechos que
continuamente han sido violados y que han sido la causa real que ha propulsado la reforma legislativa en esta
materia, creando una desigualdad en la aplicación de la ley, ordenando más de lo que es justo y útil para la
sociedad y prohibiendo más de lo que le perjudica.
En efecto, como ejemplo práctico podemos situarnos en el incremento de la severidad de una pena para un
delito tal como la violación a la propiedad privada. Evidentemente en un caso hipotético como ese, una nueva
legislación no afectaría los derechos reconocidos por el titular de un Certificado de Título, más impondría el
nuevo régimen de sanciones que se le aplicaría a todo aquel que sea sometido por el delito de violación a la
propiedad, con posterioridad a la ley.
El Artículo 186 y la forma en la cual se encuentra configurado, impide la aplicación de las acciones previstas
en la ley en caso de violaciones actuales a patentes conferidas hasta el 8 de mayo del año 2000, y mantiene la
vigencia de la fianza al extranjero transeúnte (fianza judicatum solvi) y el principio de que los representantes
de las personas morales no son responsables penalmente, cuando actúan a través de éstas.
Conforme a lo anterior, los violadores de patentes expedidas con anterioridad a la ley, estarían sujetos a
sanciones penales que no sobrepasan la multa de Cien Pesos (RD$100.00) contemplada en la Ley 1450, en
adición, a que los procesos estarían gravados de las dificultades procesales que se han señalado históricamente
y que incluso permitiría la impunidad del delito cuando éste es cometido por mediación de una entidad moral.
• Exclusión de las acciones y sanciones a los signos distintivos registrados con anterioridad a la
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ley:
En igual sentido debemos citar el Artículo 188 de la Ley 20−00 sobre Propiedad Industrial, el cual, copiado
textualmente, establece lo siguiente:
Artículo 188.− Registros en vigencia.
Las marcas y otros signos distintivos registrados de conformidad con la legislación anterior, se regirán por las
disposiciones de esa legislación, con excepción de las materias tratadas en los siguientes artículos de la
presente ley, de las disposiciones reglamentarias correspondientes que serán aplicables a las marcas y signos
distintivos a partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley:
• Artículos 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 y 97;
• Artículos 116, 118, 119 y 120;
• Los Artículos 150, 152, 154, 155, 156 y 157;
• Los artículos contenidos en los Títulos VI y VII, en lo pertinente, cuando las acciones correspondientes se
iniciaren después de la fecha de entrada en vigor de la presente ley.
Este artículo, dentro de la temática antes explicada, impide que a las violaciones efectuadas en relación con
cualquier signo distintivo registrado con anterioridad a la vigencia de la nueva ley, puedan aplicársele las
sanciones y acciones contenidas en el Título V de la Ley 20−00 sobre Propiedad Industrial y torna inexistente
la disposición que impide la aplicación de la fianza judicatum solvi, así como la excepción al principio de la
personalidad de la pena.
Lo anterior, sin importar que la comisión de la infracción se haya perpetuado con posterioridad a la
promulgación y entrada en vigencia de la indicada ley.
Dicho artículo constituye un incentivo a la inobservancia de los derechos reconocidos por la ley, pero
registrados con anterioridad a la promulgación de la misma, debido a que las sanciones previstas en la
legislación antes vigente no sirven hoy en día para disuadir la materialización del delito. Se mantiene, pues un
estado de violación a derechos, sobre los cuales se ha reconocido y aceptado que requieren una protección
más amplia, en el mundo que hoy vivimos.
Resulta oportuno señalar que el hecho de que las sanciones hubieran aplicado a las violaciones de derechos
aún registrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, no puede señalarse como una aplicación
retroactiva de la ley. Lo anterior en vista de que el momento a considerar debe ser el tiempo en el cual la
infracción fue cometida y la persona sometida a la justicia, ya que la actuación jurídica que quedaría afectada
(hecho jurídico) tendría su nacimiento bajo el imperio de la nueva legislación.
• La intención como requisito para configurar la infracción en la ley de Propiedad Industrial
La redacción del Artículo 166 de la Ley 20−00 sobre Propiedad Industrial y la configuración presentada por el
texto de ley para las infracciones contempladas en dicho artículo, establece la exigencia del elemento
intencional como condición indispensable para la aplicación de las sanciones, permitiendo que bajo alegatos
tales como desconocimiento, negligencia e inobservancia, un infractor escape a la imposición de sanciones.
La exigencia de la intención tiene sentido para la persona que vende o distribuye un determinado producto o
servicio, en menosprecio de los derechos del propietario de una patente o de un registro de un signo distintivo.
Sin embargo, para los casos de producción y elaboración del producto o proceso patentado o la fabricación del
producto que lleva el signo registrado, exigir la prueba del elemento intencional luce ser un escollo para
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dificultar la persecución del infractor.
El criterio anterior es compartido con la doctrina y la legislación francesa, país de origen de nuestro derecho y
en donde se ha establecido, que el conocimiento de causa no es exigido para: el fabricante del objeto cual que
sea el acto cometido: fabricación y todos los actos posteriores, así como para el no fabricante, en los casos de
introducción del producto en el territorio francés.4
Por el contrario, la oferta, la puesta en circulación en el comercio, la utilización, la detentación en miras de
utilización o la puesta en circulación en el comercio de un producto falsificado, cuando dichos hechos son
cometidos por una persona distinta al fabricante del producto falsificado, no compromete la responsabilidad
de su autor, a menos que dichos hechos sean cometidos con conocimiento de causa.5
A diferencia de lo que sucede en Francia así como de lo establecido por la Ley 65−00 de Derecho de Autor, el
titular de una patente y el propietario del registro de un signo distintivo en la República Dominicana, se ve
afectado por disposiciones tales como la establecida en el párrafo del Artículo 166 de la Ley 20−00 sobre
Propiedad Industrial, el cual señala que: Incurren en prisión correccional de tres meses a dos años y multa de
diez a cincuenta salarios mínimos o ambas penas quienes intencionalmente... (destacado es nuestro), que
requiere la prueba del elemento intencional en todos los casos.
De esa forma, el conocimiento de causa y la intención es exigido tanto para el fabricante del objeto cual que
sea el acto cometido, como para el no fabricante que lo oferta, pone en circulación el producto en el comercio,
lo utiliza o lo detenta con miras de utilización.
El criterio de nuestro legislador al establecer de manera absoluta el elemento intencional para la aplicación de
las infracciones, repercute en perjuicio del titular de una patente o de un registro de un signo distintivo, ya que
el acto material de fabricación debe ser mas que suficiente para comprobar el DELITO DE
FALSIFICACIÓN, que dicho acto por sí solo, representa.
• Plazo para dictar la resolución de nulidad de una patente o registro por el Director del
Departamento de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
El acápite d) del referido Artículo 154 establece un plazo de dos (2) meses a partir del vencimiento del último
plazo otorgado a las partes; mientras que el literal f) señala que el indicado plazo es de tres (3) meses.
Esta contradicción aún cuando puede ser considerada como de menor gravedad, evidencia los dislates de una
Ley, que en ausencia de la posibilidad de ser implementada plenamente, solicita el auxilio de una reforma que
la torne eficaz en cuanto a su objetivo de protección.
• La nulidad de la patente como medio de defensa o reconvencional en acciones por infracción.
La Ley 20−00 sobre Propiedad Industrial señala que las acciones en nulidad de patente o de registros de
signos distintivos podrán interponerse como defensa o vía reconvencional en cualquier acción por infracción
relativa a la patente o registro.
No obstante lo anterior, la ley otorga competencia a la Oficina Nacional de Protección a la Propiedad
Industrial para conocer de las referidas acciones en nulidad, mientras que el conocimiento de las infracciones
previstas en la ley, corresponderá a los tribunales ordinarios.
Siguiendo el orden de la competencia de atribución antes señalado, la ausencia de mención alguna que
otorgue facultad a los tribunales para pronunciarse sobre la nulidad de una patente o de un registro de un signo
distintivo, sería una causa que puede conllevar la dilación de los procesos judiciales ya que la redacción de la
ley parece impedir que el tribunal que conoce de la infracción pueda pronunciarse sobre la nulidad propuesta,
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aún cuando ésta sea presentada como medio de defensa o vía reconvencional.
No obstante lo anterior, y en menosprecio de los derechos del titular de una patente, la Ley 20−00 otorga
competencia a los tribunales para revocar total o parcialmente una licencia obligatoria.6 O sea, para pedir la
nulidad de una patente ordinaria en contra del patentado, basta con recurrir a la vía administrativa y para pedir
la revocación de una licencia obligatoria, el apatentado debe iniciar una acción judicial por ante los tribunales.
Esta situación evidencia que busca creársele la mayor dificultad posible a la persona que en principio debe ser
objeto de la protección de la ley, el titular de una patente.
• Puesta en movimiento de la acción pública
Contrario a la ley sobre Derecho de Autor y contrario a lo establecido en la antigua Ley 1450 de 1938, a pesar
de concebirse la existencia de una infracción de naturaleza correccional, la puesta en movimiento de la acción
pública en las infracciones previstas en la Ley 20−00 sobre Propiedad Industrial, sólo puede ser iniciada por el
titular de un derecho.
Esta situación constituye un desconocimiento del legislador a las disposiciones del Artículo 8 de nuestra
Constitución y al interés social concebido para la protección de los derechos de propiedad industrial,
abandonando al interés privado y a los riesgos que ello conlleva, la decisión de iniciar la acción pública.
• Imprecisiones sobre el procedimiento a aplicar y la competencia
La Ley 20−00 sobre Propiedad Industrial señala en el Artículo 167 que las acciones estarán sometidas a las
disposiciones del derecho penal común de manera supletoria. Esta mención resulta errónea en cuanto a la
determinación del procedimiento a implementar, ya que la mención derecho penal común, no refiere en modo
alguno al procedimiento que deberá observar un tribunal, lo cual puede conllevar que la ley no resulte
funcional en cuanto a las acciones que ella contempla.
• Las infracciones no permiten disuadir la comisión del delito
Contrario a la Ley de Derecho de Autor, la Ley 20−00 sobre Propiedad Industrial se destaca por no
contemplar castigos para la reincidencia o para aquellos que se prestan a brindar el soporte necesario para
facilitar la violación de derechos de Propiedad Industrial.
Esta situación provoca una desigualdad al contemplarse un tratamiento más benigno que el contemplado para
las violaciones de derechos semejantes y de idéntica naturaleza como son los de derecho de autor y afines,
cuya regulación y prevención se encuentran en igual grado de importancia, tanto desde el punto de vista social
como desde la óptica económica bajo el cual se circunscriben.
Basta señalar que las penas contempladas en la Ley 20−00 sobre Propiedad Industrial terminan en cuanto a su
gravedad, donde comienzan las que contempla la Ley 65−00 sobre Derecho de Autor. En efecto, las multas
señaladas en la Ley 20−00 sobre Propiedad Industrial, podrán variar desde diez (10) a cincuenta (50) salarios
mínimos, mientras que la Ley 65−00 sobre Derecho de Autor contempla multas que oscilan entre cincuenta
(50) a mil (1,000) salarios mínimos.
En cuanto a la pena de prisión, la Ley 20−00 sobre Propiedad Industrial señala prisión correccional de tres (3)
meses a dos (2) años, mientras que la Ley 65−00, sobre Derecho de Autor contempla prisión de tres (3) meses
a tres (3) años.
Hasta el día de hoy no hemos encontrado un razonamiento lógico y jurídico que permita sustentar las
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diferencias existentes entre las penas contempladas en una ley frente a la otra. Tratándose de dos leyes que
nacen de una misma motivación, que protegen derechos de una naturaleza semejante y que fueron
promulgadas en una misma época, resulta evidente la existencia de un interés en proveer un tratamiento más
benigno a quienes sean acusados de violentar los derechos otorgados por una patente o un signo distintivo.
Lo anterior sin olvidarnos las dificultades procesales que hemos señalado, y el hecho de que las sanciones aún
cometidas al día de hoy que recaigan sobre patentes o signos distintivos registrados con anterioridad a la ley,
se les aplicaría una legislación que apenas contempla multas de Cien Pesos (RD$100.00).
A veces quisiéramos ser atrevidos y preguntar: ¿A quién o a quiénes se persigue proteger con dicha ley?
• CONCLUSIONES
Desde el punto de vista práctico y funcional, los obstáculos antes mencionados pueden tener como
consecuencia la no realización de los fines perseguidos por la ley, para una debida protección a los derechos
de propiedad intelectual.
De manera más específica, la Ley de Propiedad Industrial, en comparación con la Ley de Derecho de Autor,
permite evidenciar un tratamiento desigual en derechos de igual relevancia. En efecto, sin entrar en mayores
consideraciones o quizás en el relato de circunstancias ajenas al sentido social que originó la promulgación de
esta ley, la Ley de Propiedad Industrial carece de la consistencia y coherencia jurídica necesaria para surtir los
efectos para los cuales fue concebida.
Esa coherencia y consistencia debe ser obtenida mediante una reforma eficaz que permita establecer un
verdadero régimen de protección a la propiedad industrial, lo cual puede lograrse mediante la corrección de
aspectos como los señalados y que son citados a modo de ejemplo, y los que parecen haber sido insertados
bajo el interés de impedir aquello que hemos denominado como funcionalidad de la ley.
El Poder Ejecutivo se ha hecho eco de algunas de esta situaciones y mediante una forma no menos criticable,
por carecer de legitimidad para ello, ha pretendido corregir aspectos que evidenciarían una desprotección
estatal a la propiedad intelectual de cara a un mundo globalizado y a la apertura de los mercados.
La situación anterior se pone de manifiesto en casos como el contemplado en el Artículo 76 del Reglamento
de Aplicación de la Ley sobre Propiedad Industrial, modificado, el cual señala que las acciones y
disposiciones contenidas en el Título V de la Ley 20−00 serán aplicadas a las patentes, diseños industriales,
marcas y otros signos distintivos, concedidas antes de la promulgación de la Ley 20−00.
Con lo anterior, el Poder Ejecutivo coincide en nuestros primeros dos señalamientos sobre la necesidad de que
dichas sanciones y acciones sean aplicadas sin importar el momento de registro o de expedición de una
patente o signo distintivo, a la vez que pone en evidencia la existencia de un mayúsculo error por parte de la
ley, que sacrifica el objetivo que propulsó su promulgación.
Pero, la acción de corrección de la indicada ley se encuentra vedada al Poder Ejecutivo, el que no puede
reglamentar de manera contraria a lo estipulado en una ley.
Corresponde únicamente al Congreso Nacional devolver la coherencia perdida, y en todo caso, sería una
facultad de la Suprema Corte de Justicia, en caso de apoderamiento de alguna acción en inconstitucionalidad,
establecer la nulidad del referido texto.
Actuando mediante la vía reglamentaria se desconoce la gravedad de la desprotección que propicia el indicado
texto legal, a la vez que se pretende encubrir la desprotección que acusa la ley.
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Resumiendo los planteamientos de nuestra exposición, podemos indicar que las circunstancias sobre las cuales
nos hemos referido nos muestran la importancia y la necesidad de promover una verdadera reforma en favor
de la debida protección de los derechos de propiedad intelectual en la República Dominicana y sobre todo, a
reconocer la urgencia de esa reforma.
Muchas gracias
1 Artículo 7 del ADPIC.
2 Artículo Quinto de la Convención de París.
3 Artículo 168 de la Ley 69−00, sobre Derecho de Autor.
4 Chavanne, Albert y Burst, Jean Jacques. Droit de la Propriété industrielle. 5ta edition. Précis Dalloz. Pag.
261−262
5 Chavanne, Albert y Burst, Jean Jacques. Droit de la Propriété industrielle. 5ta edition. Précis Dalloz. Pag.
261−262
6 Numeral 4 del Artículo 44 de la Ley 20−00 sobre Propiedad Industrial.
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