Qué se puede patentar en química y farmacia

COL.LEGI DE QUÍMICS DE CATALUNYA
Secció Tècnica PATENTS
Curs PATENTS QUÍMIQUES AL COL.LEGI
Sesión 5. Barcelona, 6 y 7 de febrero 2008
_____________________________________________
Qué se puede patentar en química y farmacia
Montserrat Jané
Química colegiada
Técnico de patentes y tutora del Centre de Patents de la UB
Qualified European Patent Attorney
Socia de la agencia de patentes y marcas ZBM Patents
1
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Industria farmacéutica
•
•
•
2
El coste del desarrollo del producto es mucho mayor que el de
la misma producción
– ¡Se vende el conocimiento de la utilidad del producto!
El desarrollo del producto precisa mucho tiempo
En la mayoría de los casos es imposible guardar las
invenciones como secretos industriales
– ¡Sin sistema de patentes no existiría la industria
farmacéutica tal y como la conocemos!
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Desarrollo de un medicamento:
Lanzamiento
al mercado
REGISTRO
FASE III
Comparación con
Tratamientos standard
5-7 años*
FASE II
Eficacia / Seguridad
Selección indicación terapeutica
FASE I
Dosis /régimen de administración
Dosis máxima tolerada
Toxicidad/farmacocinética/seguridad
3-4 años*
ES-285
PRECLÍNICA
Toxicidad / farmacocinética
Formulación / Estabilidad
Estudios biológicos
2-4 años*
DISCOVERY
Patente
Elucidación estructural/ Aislamiento / Purificación
Screening primario/Recogida / Taxonomía
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
3
*media de la industria
Diapositiva gentileza de Pharmamar
Desarrollo de un principio activo:
Química Médica: optimización del "lead"
producto
conocido
al patentar
Potencia
Preparación de análogos y
derivados para mejorar:
Lead
Estabilidad Metabolica
Seguridad
1.Propiedades farmacológicas
(Indice terapéutico, Actividad y
Drug
Modo de Acción)
Drug-drug PK
2.ADME, Toxicidad y
Toxicidad
Solubilidad
pharmacocinética
3. Modelado y Simulación (S.A.R.)
4 Posibilidad de desarrollar el
compuesto
Selectividad
Absorpción
MoA 1 MoA 2
MoA
¡que quede protegido por la patente!
4
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Diapositiva gentileza de Pharmamar
El sistema de patentes y la industria farmacéutica en ES
(al margen de la normativa de la administración sanitaria)
- Antes de 1986: Bajo el Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI) no eran
patentables los productos químicos o farmacéuticos, ni los
procedimientos de "simple mezcla"; había "patente de cobertura" frente
a la infracción de una patente anterior de procedimiento de obtención.
- 1986: Ley de Patentes (LP) y Convenio de la Patente Europea (CPE),
con reservas hasta 7.10.1992 (patentabilidad productos químicos y
farmacéuticos; medidas legales).
- 1992.10.8: Se levantan las reservas. Inversión de la carga de la prueba.
Diligencias de comprobación de hechos. Medidas cautelares.
- 1995.01.24: Entra en vigor el ADPIC (se discute si en 1996)
- 1998.01.02: Certificados Complementarios de Protección (CCP), al
entrar en vigor el Reglamento CEE 1768/92.
- 2006.07.28: La Ley de Patentes introduce la "Cláusula Bolar"
- Tras 2012.10.08: caducarán las patentes solicitadas tras 1992.10.08 (a
los 20 años, o más tarde si tienen CCP)
5
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Requisitos de patentabilidad
•
•
•
6
Un producto químico ha de ser nuevo para ser patentable
– La novedad no se rompe por una fórmula de Markush,
aunque sí que afectará a la actividad inventiva del producto
• Dependencia de patentes
Las condiciones generales de un procedimiento químico no
quitan novedad a condiciones específicas
Un compuesto nuevo no puede ser patentable a menos que
tenga aplicabilidad industrial
– Compuestos sin ningún uso excepto ser intermedios en la
preparación de otros compuestos son patentables
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Requisitos de patentabilidad II
•
•
•
7
Un compuesto puede ser nuevo y útil pero todavía no
patentable porque esté tan cercano al estado de la técnica que
sea obvio: no hay actividad inventiva
Que una invención sea mejor que lo ya conocido no es un
requisito de patentabilidad
– Invenciones alternativas
Si una patente se plantea en el formato problem-solution, sólo
se remarcan los aspectos positivos, no los negativos
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Estado de la técnica
• La novedad y la actividad inventiva se deben estudiar en
función del estado de la técnica
• “El estado de la técnica está constituido por todo lo que
antes de la fecha de presentación de la solicitud de
patente se ha hecho accesible al público en España o
en el extranjero por una descripción escrita u oral, por
una utilización o por cualquier otro medio” (Art. 6.2 LP)
• También las solicitudes de patente o modelo de utilidad
en trámite en la correspondiente oficina anteriores a la
fecha de solicitud (o prioridad) de la patente y todavía no
publicadas deben ser tenidas en cuenta para evaluar la
novedad, no la actividad inventiva
8
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Isómeros ópticos
• Posiblemente es uno de los casos en que un
compuesto nuevo puede estar más cerca del ET
• La EPO considera que los isómeros ópticos de un
compuesto racémico conocido pueden ser
considerados como nuevos per se y que la
patentabilidad es cuestión de actividad inventiva.
Este punto de vista coincide con la jurisprudencia de
UK y USA
• El isómero óptico puede ser patentado si tiene
“sorprendentemente” mejores propiedades que el
racémico o que si tiene un uso que no tiene el
racémico
9
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Invenciones de selección
•
•
•
10
Tienen lugar cuando un elemento o un grupo de elementos de
un grupo mayor ya conocido se selecciona con el fin de obtener
una patente sobre la base, por ejemplo, de un rasgo no
mencionado explícitamente en una patente anterior sobre el
grupo mayor
Una divulgación genérica, como la que ofrece una fórmula de
Markush, no quita novedad a un producto concreto
– Temp. 0-100ºC con ejemplo 25ºC vs. 70ºC
Se debe demostrar la actividad inventiva del producto que se
selecciona
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Invención de selección
GB 1.533.235
EP 454.436
N
N
N
N
H
11
S
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Invenciones de selección en farmacia
• Selección de un compuesto específico a partir de
una descripción genérica
• Selección al nivel de enfermedad
• Selección de intervalos/fórmulas que se solapan
A________*_______________B
A’_______________B’
• Selección de sub-intervalos
A
B
A’___B’
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1ª Patente de un principio activo
•
•
•
•
13
Mientras está vigente la “patente de producto” de un principio
activo el titular de la patente tiene el derecho a impedir
cualquier explotación industrial sobre el mismo
– No puede salir otro producto al mercado
La fecha de caducidad de dicha patente en un país es básica
pues a partir de la misma hay posibilidades, no seguridad, de
comercializar un producto genérico
En España algunas de las primeras patentes de productos
farmacéuticos que se comercializan siguen siendo de
procedimiento y no tienen ese nivel de protección
Cuidado con el ADPIC y los CCPs
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Estrategias para ampliar la protección
•
14
Solicitud de nuevas patentes relacionadas con los productos
protegidos. Procedimiento muy utilizado en la industria farmacéutica,
pero no restringido a ella:
– Estereoisómeros
– Polimorfos
– Sales
– Formulaciones galénicas
– Dosificaciones (en algunos casos)
– Nuevas indicaciones
– Protección de intermedios
– Variantes de procedimientos de fabricación
– Nuevas combinaciones
¡Las empresas innovadoras no describen todas las opciones de
forma concreta en la primera patente!
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Polimorfos, sales, hidratos….
•
•
15
Rigen las mismas normas que para el resto de invenciones
(novedad y actividad inventiva, dependencia de patentes,
suficiencia de la descripción,…)
Se utilizan frecuentemente para aumentar la protección
temporal de los principios activos
– Claritromicina
• EP 41355 – Primera patente de claritromicina
• WO 9804573 – Polimorfo Forma I
• WO 9804574 – Polimorfo Forma II (procedimiento)
• WO 9831699 – Forma solvatada
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Patentes “defensivas”
•
•
•
16
La obtención de patentes por una invención posterior puede
suponer una gran ayuda frente a una posible demanda por
infracción, siempre y cuando la realización no caiga dentro del
alcance literal de la primera patente
Estas patentes defensivas son efectivas frente a una posible
infracción por equivalencia, pero en ningún caso lo son frente a
posibles infracciones literales de patente
La consecución de una patente supondría la existencia de actividad
inventiva y, por tanto, la solución que se aporte en esta patente no
podría ser obvia frente a la patente que puede ser infringida
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Alternativas
• No hacer nada
• Guardar como secreto industrial
• Publicación defensiva
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Reivindicaciones permitidas en el
campo médico
•
•
•
•
•
18
Sustancia/composición X (nueva sustancia/composición)
Sustancia/composición X para uso como medicamento (primera
indicación terapéutica)
Sustancia composición para curar la enfermedad Y (segunda
indicación terapéutica (EPC 2000)
Uso de la sustancia/composición para la preparación de un
medicamento para el tratamiento de la enfermedad Y (segunda
indicación terapéutica, estilo “swiss type claim”)
Procedimiento para la preparación de un medicamento
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Reivindicaciones permitidas en el
campo médico cont.
•
Combinación (“kit of parts”):
– Preparación combinada de X e Y para uso simultáneo,
separado o secuencial en terapia (primera indicación
médica)
– Uso de las sustancias X e Y para la preparación de un
medicamento para el tratamiento de la enfermedad Z
(segunda indicación terapéutica)
19
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Reivindicaciones de producto
• Invenciones relacionadas con un producto se pueden
definir en una reivindicación de varias maneras:
– Producto químico definido por su fórmula química
– Producto definido por su procedimiento de
obtención
– Producto definido por parámetros
(excepcionalmente)
20
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Reivindicaciones de producto (Markush)
•
•
•
21
Reivindicación única que define varias alternativas (químicas o no), siendo las
alternativas de naturaleza similar.
Compuestos químicos: las alternativas se considerarán de naturaleza similar
si cumplen los siguientes criterios:
A) que todas las alternativas tengan en común una propiedad o actividad
determinada, y
B1) que exista una estructura común, es decir, que todas las alternativas
compartan un elemento estructural importante, o
B2) en los casos en los que la estructura común no pueda ser el criterio
unificador, que todas las alternativas pertenezcan a una clase de
compuestos químicos reconocida en el sector al que pertenece la invención.
Ejemplo:
1. Compuesto de la fórmula adjunta, donde R1 es metilo o fenilo, X y Z se
seleccionan del oxígeno (O) y del azufre (S).
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Sales de principios activos
Primera patente principio activo:
22
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Sales de principios activos
conocidos: Besilato de amlodipina
•
•
•
Patente de producto de amlodipina (EP 89.167)
4 años después: Patente de producto de besilato de amlodipina
EP 244.944. La sal de adición que presenta numerosas
ventajas (besilato de amlodipina) resulta que no es ninguna de
las citadas en la patente anterior.
En España se protegió el procedimiento de preparación
(Procedimiento de analogía)
– Procedimiento de salificación de un compuesto se encuentra
en los libros elementales de química
– Antecedente del besilato de sultamicilina.
23
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Besilato de amlodipina
24
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Besilato de amlodipina
•
Reivindicación 1 patente ES 2.013.803:
“Un procedimiento para la preparación de la sal de besilato de
amlodipina, caracterizado por las etapas de hacer reaccionar
amlodipina base con una solución de ácido bencenosulfónico o su
sal amónica en un disolvente inerte y recuperar la sal besilato de
amlodipina”
En la EPO y UK si un producto es nuevo y tiene
actividad inventiva, no sólo es patentable el compuesto
per se sino también el procedimiento de preparación,
incluso si los productos de partida son conocidos y el
proceso por si mismo es conocido para obtener
compuestos similares
25
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Intermedios de reacción
•
•
Con el término “intermedio” se intenta designar a los productos intermedios o de
partida.
Se considera que hay unidad de la invención cuando se cumplen las dos
condiciones siguientes:
A) los productos intermedio y final tienen el mismo elemento estructural
esencial, en el sentido de que:
• las estructuras químicas básicas de los productos intermedio y final
son las mismas, o
• las estructuras químicas de ambos productos están estrechamente
interrelacionadas desde el punto de vista técnico, introduciendo, el
intermedio, un elemento estructural esencial en el producto final, y
B) existe una interrelación técnica entre los productos intermedio y final,
es decir, que el producto final se obtiene directamente del intermedio o bien
está separado de él por un pequeño número de intermedios que
comparten, todos ellos, el mismo elemento estructural esencial.
26
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Intermedios de reacción
Esquema de síntesis: A → Y → B → X
• Y es nuevo, pero el último paso de reacción es conocido:
– Reivindicar el producto Y per se
– Reivindicar el proceso de obtención de Y (A → Y)
– Intentar (a veces el examinador no dejará) reivindicar los
pasos adicionales hasta la obtención de X
• Procedimiento A → Y
• Procedimiento según reivindicación anterior
caracterizado porque adicionalmente se hace reaccionar
Y para dar B y éste para dar X
27
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Intermedios de reacción
N
Cl
N
N
N
CH2OH N
N
NH
O
N
NH
N
N
O
N
H 3C
O
CH3
N
COOH
H 3C
N
N
N
NH
N
CH3
N
COOH
N
HN
N
Losartán
Irbesartán
Candesartán
Valsartán
Reivindicación intermedio común para todos los sartanes:
EP 291969
28
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N
Reivindicaciones de producto definido por su procedimiento
(PRODUCT-BY-PROCESS)
• Es un tipo de reivindicación es muy útil para proteger productos
químicos de difícil caracterización, tales como los polímeros
modificados que no responden a una unidad repetitiva conocida.
29
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30
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Estereoisómeros
31
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Polimorfos de principios activos farmacéuticos
32
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Formas sólidas
• Invención definida por parámetros
• En el campo farmacéutico, patentes relacionadas
con nuevas formas sólidas de sustancias conocidas
pueden tener una gran importancia económica
• Cada vez es más común la aparición de patentes de
nuevas formas sólidas de un principio activo
• Es importante proteger las formas propias para no
quedarse fuera del mercado
– Deben tener características adecuadas para su
formulación
33
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Novedad:
Descripción implícita y parámetros
•
•
•
34
El requisito de novedad puede romperse por descripciones
explícitas o implícitas
En las descripciones implícitas, dado que no hay datos específicos
(p. ej. Difractograma de RX, en el caso de formas cristalinas), es
difícil evaluar el alcance de las divulgaciones existentes
– No se da ningún parámetro
– Se dan parámetros distintos (puntos de fusión)
La carga de la prueba en el caso de descripciones implícitas, en
principio, está en el lado del solicitante
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Descripción implícita cont.
•
•
35
Extractos de la memoria de la patente ES 2.167.587 :
– "La patente de Estados Unidos número 5.273.995 que se
incorpora a la presente como referencia muestra el enantiómero
que tiene la forma R del ácido de ciclo abierto de trans-5-(4fuorofenil)-2-(1-metiletil)-N,4-difenil-1-[(2-tetrahidro-4-hidroxi-6oxo-2H-piran2-il)etil]-1H-pirrol-3-carboxamida, es decir, ácido [R(R _ ,R _ )]-2-(4-fuorofenil)-β,δ-dihidroxi-5-(1-metiletil)-3-fenil-4[(fenilamino)carbonil]-1H-pirrol-1-heptanoico."
– "Los procesos mencionados anteriormente en las patentes de
Estados Unidos muestra una atorvastatina amorfa que posee
unas características determinadas............“
De acuerdo con esta declaración del solicitante la forma amorfa de
este principio activo ya estaba descrita de forma intrínseca en la
patente US 5.273.995
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¿Actividad inventiva?
Opinión OEP:
36
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Defensa actividad inventiva:
37
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Ejemplo de forma cristalina protegida
con todos los picos del difractograma
ES 2.159.346
•
•
38
Cuando lo que interesa es obtener una protección efectiva
sobre la forma que realmente se ha descubierto
Será más fácil y rápido la obtención de una patente. Se
controlará el gasto de tramitación (posiblemente se evitarán
las discusiones con el examinador)
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Estrategias de protección de formas
sólidas
a) Protección de una nueva forma cristalina
Protección genérica
Protección especifica
Protección en base
a 2 valores de 2 θ
Protección en base
a todos los valores
Protección en
base a un único
valor característico
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Alcance de la protección
•
•
•
40
Se intenta dar mayor protección indicando únicamente un par de
picos del espectro de RX en lugar de todo el conjunto
Puede ser una opción útil para una empresa descubridora, les
interesa confundir y poder iniciar pleitos, aunque luego los pierda
El ámbito de protección de la solicitud era mucho más amplio que el
de la concesión final
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Protección de cualquier forma
cristalina de un API
EP 1.287.826 ( amlodipina base)
41
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Protección de cualquier forma
cristalina de un API cont.
•
EP 737.186 (montelukast)
18. Crystalline sodium 1-(((1(R)-(3-(2-(7-chloro-2quinolinyl)ethenyl)-phenyl)-3-(2-(1-hydroxy-1methylethyl)phenyl)propyl)thio)methyl)cyclo propaneacetate
• Estas reivindicaciones protegen cualquier forma cristalina del
producto (no se especifica ninguna forma concreta, ningún espectro o
dato experimental que pueda restringir la protección)
• Cualquier preparación del producto protegido en cada una de ellas
en forma cristalina supondría una infracción de las respectivas
patentes
42
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Composiciones farmacéuticas
•
•
•
•
Combinación de dos o más principios activos
Sistemas de liberación
Formas galénicas
Presencia de algún excipiente o de una clase de
excipientes que proporciona alguna ventaja:
estabilidad, mejora de la biodisponibilidad
• Tamaño de partícula del principio activo
43
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Combinaciones de fármacos
• Novedad
• Actividad inventiva: deben mostrar una propiedad
mejorada
– Sinergia
– Menores efectos secundarios, asumiendo que no
era predecible
44
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Combinaciones de fármacos
45
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Sistemas de liberación de fármacos
• Métodos de liberación de fármacos conocidos más
efectivos
• La invención no radica en el principio activo sino en
otros componentes que permiten que el fármaco se
administre de una determinada manera
• Plataforma aplicable a gran variedad de fármacos
46
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
47
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
EP 967.214 A1
sildenafil
intranasal
formulation
(1/2)
48
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
EP 967.214 A1
sildenafil
intranasal
formulation
(2/2)
Nueva formulación, nueva sal (selección) y
49
método (uso)
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
50
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
51
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Librerías combinatorias
•
•
•
•
52
Método de drug discovery
Síntesis simultánea mediante una combinación de diferentes
productos de partida, etapas de reacción y reactivos para
producir una librería
Varias técnicas:
– Fase sólida (síntesis gran cantidad de compuestos)
– Grupo pequeño compuestos identificados
Protección por patente
– Librería de compuestos definida por el procedimiento por el
que se ha sintetizado
– Compuestos individuales (aplicabilidad industrial puede ser
un problema)
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Claiming and arrayed combinatorial library
per se
"Claim 1. An array of 10,240 different compounds, each comprising the
reaction product of an oxazolone, aldehyde and amine, with the oxazolone
being one of the eight oxazolones of Table 1, the aldehyde being one of
the thirty-two aldehydes of Table 2 and the amine being one of the forty
amines of Table 3.
US 5,962,736 (Arqule, Inc.)
Claiming the individual compounds in the
library
"Claim 1: A single isoquinoline compound of the formula (I):.."
US 5,874,443 (Trega Biosciences)
- All compounds must be chemically unknown for the general formula
claim to have novelty.
- This claim may be considered non-patentable if most of the claimed
compounds do not have industrial application (utility) per se.
53
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Claiming the library per se, defined as a general
formula
"Claim 10: An isoquinoline library of an approximately equimolar mixture of
two or more compounds of the formula (I)..."
US 5,874,443 (Trega Biosciences)
- It has novelty if none of the claimed combinations have been disclosed.
- It may be considered with industrial application (utility), because the
library itself is commercialized as a tool for research (some successful
examples should be included).
Patenting libraries as mixtures
In order to have novelty, one should be careful to claim a combinatorial
library as a mixture of:
- compounds that includes one or more novel compounds, or
- known compounds that are not likely to have been described in
association previously.
54
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Métodos de tratamiento terapéutico
en la OEP
CIV.4.8. According to Art. 53(c) EPC, European
patnets are not to be granted in respect of methods
for treatment of the human or animal body by surgery
or therapy and diagnostic methods practised on the
human or animal body; this provision shall not apply
to products, in particular substances or compositions,
for use in any of these methods. “Hence, Patents
may, however, be obtained for surgical, therapeutic
or diagnostic instruments or apparatus for use in
such methods.... Patents may also be obtained for
new products, particularly substances or
compositions for use in these methods of treatment
or diagnosis,
55
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
56
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Primera indicación terapéutica
• Patentes de la primera indicación terapéutica de
un producto:
– “Producto x como medicamento”
• Patente de producto limitada al sector farmacéutico
• Esta figura ayuda al desarrollo de moléculas con
posible interés farmacológico pero que no se
investigaban al no poderse patentar como productos
57
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Reivindicaciones de segunda
indicación terapéutica
•
•
•
•
•
58
Patentes de uso o utilización: Protegen la nueva utilización de
un producto ya conocido
– Nueva indicación terapéutica
Suponen una protección fuerte
En España los usos de los productos químicos se pueden
proteger desde la entrada en vigor de la LP en 1986
La protección de los usos de los productos famacéuticos es
discutida entre la fecha antes indicada y el 7 de octubre de
1992 (disposición transitoria primera de la LP)
De acuerdo con la última sentencia de la Audiencia provincial
de Barcelona, Sec 15ª de 17.01.08 (olanzapina) el ADPIC es
aplicable directamente a los particulares y en principio las
reivindicaciones de uso serían válidas.
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Reivindicaciones de segunda
indicación terapéutica
59
•
Use of a substance or composition X for the manufacture of a
medicament for therapeutic application Z “Swiss type claim”
•
Method for manufacturing a medicament intended for
therapeutic application Z, characterised in that the substance X
is used
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Primera y segunda indicación
terapéutica
EP 1.287.826 ( amlodipina
base)
Reivindicación de primera indicación terapeútica
Reivindicación de segunda indicación terapeútica
60
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Ejemplo de principio
activo farmacéutico
con dos indicaciones.
Dosis distintas:
Proscar 5 mg;
Propecia 1mg
61
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EPC 2000
62
•
Permite la protección de producto relacionado con el propósito
(“purpose related product protection”) para cada nuevo uso de
una sustancia o composición ya conocida como medicamento
– Compound for use as antihipertensive (segundo uso
médico)
•
La protección es equivalente, en lo que se refiere a segundo
uso médico a la que ofrecen las llamadas “swiss type claims”
•
Ambos formatos “compound for use as…” y swiss type claims”
se permiten tanto para un primer uso como para cualquier uso
posterior
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Algunos nuevos usos terapéuticos
válidamente patentables en la OEP
Nuevo/a...
• indicación
• forma galénica. Ej: T 51/93; Subcutaneous administration of
human chorionic gonadotrophin/Serono); "A different mode of
administration for a pharmaceutical can render a medical use
claim novel".
• población de pacientes. Ej. T 19/86; Pigs II/Duphar; "2.The
therapeutic application of a vaccine, which is known for
treatment of a particular class of animal (here sero-negative
pigs), to a new and different class of the same animal (here
sero-positive pigs), is a second medical use".
T 893/90 Controlling bleeding (Queen's University).
cont.
63
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Algunos nuevos usos terapéuticos
válidamente patentables en la OEP
Nuevo/a...
• efecto funcional. Ej. T 290/86; Cleaning plaque/ICI;
"3. When a prior document and a claimed invention are both
concerned with a similar treatment of the human body for the
same therapeutic purpose (here: prevention of tooth decay), the
claimed invention represents a further medical indication ... if it
is based upon a different technical effect which is both new and
inventive over the disclosure of the prior document (here: use of
compositions including lanthanum salts to reduce the solubility
of tooth enamel cf. use of such compositions to improve the
removal of plaque from teeth).
• ¿régimen de tratamiento?
64
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Ocupación selectiva de un receptor
específico
•
•
65
La ocupación selectiva de un receptor específico por una
sustancia determinada no se puede considerar en sí misma una
aplicación terapéutica
El descubrimiento de que una sustancia selectivamente se une
a un receptor, aunque represente una pieza importante del
conocimiento científico, todavía necesita encontrar una
aplicación en forma de un tratamiento real definido de una
condición patológica con el objeto de hacer una contribución a
la técnica y ser considerado una invención.
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Reivindicaciones de procedimiento
•
•
•
66
Únicas reivindicaciones que se permitían en el sector
químico hasta la entrada en vigor de la LP en 1986
Es la reivindicación más débil de todas las existentes
– Posibilidad de procedimientos alternativos
– Dificultad de probar la infracción
Precisan de unos productos de partida, unos productos
finales y de medios de actuación
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Protección de un procedimiento de
obtención
•
67
Siempre que el requisito de novedad y actividad inventiva lo
permitan:
– La reivindicación principal debería contener únicamente el
último paso de reacción
– Es mejor indicar únicamente los productos de partida y el
producto final, con unos medios de actuación mínimos o
nulos
– Hacer reivindicaciones dependientes protegiendo las
diferentes condiciones de reacción, pasos previos,
especificando los productos que intervienen (concretando a
partir de las fórmulas de Markush)
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Procedimiento en varias etapas
A
B
C
G
E
D
F
68
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Ejemplo de procedimiento de
obtención de un API en varias etapas
O
O
NH2 + CH2O + HNR1R2
N
R1
N
H
N
R2
O
O
(II)
(I)
O
O
NH2
N
O
S-(I)
69
N
R1
N
H
N
N
R2
O
S-(II)
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
(I)
70
(II)
S-(II)
S-(I)
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
71
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
72
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Ejemplo de protección poco efectiva
Solicitud de patente WO 02/59087:
73
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
• La reivindicación de procedimiento es tan detallada que aún
expresamente es difícil infringirla
• Se realizan hasta 10 operaciones distintas todas ellas incluidas en la
misma reivindicación
74
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Alcance de la protección de la
patente española ES 2.063.734
Cl
N
OH
N
N
N
75
NH
N
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
La protección que confiere esta patente prácticamente abarca
cualquier procedimiento de obtención en que se una el bifenilo
con el imidazol para dar lugar al producto final.
76
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
El ámbito de protección de esta reivindicación comprende que la
unión bifenilo-imidazol se haga:
a) al final de la síntesis
Cl
N
N
Cl
N
N
OH
N
N
N
X
+
N
H
NH
N
NH
N
CHO
b) en una etapa intermedia. Después se acoplan o desprotegen
los otros grupos funcionales
N
Cl
N
Cl
OH
N
OH
N
N
N
NH
N
CN
77
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Alcance de la protección de la patente
española ES 2.182.349
78
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Producto directamente obtenido por
un procedimiento patentado
•
•
•
79
Artículo 61.1 LP: “Cuando se introduzca en España un producto
con relación al cual exista una patente de procedimiento para la
fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá con
respecto al producto introducido los mismos derechos que la
presente Ley le concede en relación con los productos
fabricados en España”
La importación de productos obtenidos por procedimientos que
pasen a través de pasos intermedios protegidos en España no
suponen una infracción de patente en España.
La protección del intermedio per se no se extiende tampoco al
producto
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Instrumentos jurídicos para conseguir
exclusividad en el mercado farmacéutico
•
•
80
Para la empresa innovadora la exclusividad de mercado es fundamental para
recuperar la inversión en I+D (de lo comercializado y de lo fracasado), así
como para dar beneficios
Principales instrumentos jurídicos:
– Patentes:
• Protegen una invención
• Derecho de exclusión.
• Cuando caducan o no resultan eficaces propician los genéricos-noimpedidos por patente
– Extensión de la protección de patente: CCPs, “patent term restoration…
– Protección de datos de registro:
• Protegen los datos relativos a la prueba de la calidad, eficacia y
seguridad de una invención (protección de datos)
• Derecho a la no divulgación
• Cuando finaliza el período de exclusividad se propicia los genéricos no
impedidos por registro
– Estatus de medicamento huérfano
– Exclusividad pediátrica
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Sistema de patentes
(su eficacia depende
del tipo de protección:
producto-uso-proced.)
Mercado de la empresa
inventora (me-toos, PAs
competidores)
(5b) impide
hasta ≅ 15 años
(patente + CCP)
(4) lanza el PA en la
UE
(1) patenta
Empresa que lanza
EFG (competencia
interior)
(3) autoriza
Empresa que inventa
un principio activo (PA)
de gran éxito comercial
(fecha
referencia)
(5a) autoriza
tras ≅ 10 años
(domina en ES)
(2) somete
información
Administración
Sanitaria
Exportador paralelo que usa la
bajada del precio del PA del
inventor, que sigue a la EFG
(competencia en el extranjero)
Farmacovigilancia
81
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Industria de genéricos
• La actividad de la industria de genéricos se
promueve por el sistema de patentes
• Es lícito y deseable explotar una invención cuando
su patente ha caducado o cuando no existe la
proteccióna adecuada de la invención
• El “copiar” un producto cuando su patente ha
caducado o no existe, no debería tener una
connotación negativa, pues es una parte importante
del desarrollo del sistema de patentes
82
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Especialidades de simvastatina en España y sus precios
(PVP en EUR de 28 comprimidos -normales o recubiertos- de 20 mg)
1997
2006
Zocor (MSD)
35,53
Zocor (MSD)
14,21
Colemin (Biohorm)
35,26
Colemin (Biohorm)
14,21
Pantok (Lacer)
35,11
Pantok (Lacer)
14,21
4 espec. con marca
14,21
INVENTOR + 2 LICENCIATARIOS
15 EFGs
9,44 - 9,77
4 EFGs
10,72 - 11,69
13 EFGs
12,07 - 13,19
LAS 32 EFGs SE VENDEN A UN PRECIO ENTRE 1/3 Y 1/4 DEL ORIGINAL
LA INTRODUCCIÓN DE LAS EFGs HA HECHO QUE EL INVENTOR, LOS
LICENCIATARIOS Y LAS ESPECS. CON MARCA SE VENDAN A MENOS DE
LA MITAD DEL PRECIO ORIGINAL (no se ha corregido por el IPC)
83
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Medicamentos genéricos
• En el mercado español había una gran confusión sobre los
productos genéricos debido a la posibilidad de copias (legales)
antes de que acabaran las primeras patentes de los productos
–Productos con marcas: Insup, Dabonal...
–Productos con denominación genérica: Enalapril Ratiopharm
–- Genérico respecto a la patente de producto
–- Genérico respecto al registro
84
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Lilly-Icos han
comercializado en
exclusiva (bajo la marca
Cialis®) un nuevo inhibidor
selectivo de la PDE-v
denominado tadalafilo para
el tratamiento de la
disfunción eréctil.
Ejemplo de principio
activo patentado per
se en España
85
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Primera patente en España sobre tadalafilo (1/2)
la patente de producto caduca el
19.01.2015 (a los 20 años de la fecha
de presentación)
86
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Primera patente en España sobre tadalafilo
(2/2)
tadalafilo
O
H
Me
N
R
N
R
N
H
O
O
O
Se debe patentar el uso -y todo lo posible- y de todas las formas posibles
87
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
CCP de tadalafilo en España
la patente de producto caduca el
19.01.2015, a los 20 años
fecha límite del CCP: 15 años
después de la primera
autorización en la UE
88
En España y los
demás países de
la UE, es
previsible que los
primeros
"genéricos
respecto a
patente“ de
tadalafilo
aparezcan
después de 1211-2017, cuando
haya caducado el
CCP de la patente
de producto
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
89
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
EP 463.756 B1 (1/4): de la primera
familia de patentes de Pfizer sobre
sildenafilo
90
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
EP 463.756 B1 (2/4): de la
primera familia de patentes de
Pfizer sobre sildenafilo
91
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
sildenafil
reivindicación al estilo primer uso terapéutico
reivindicación de segundo uso terapéutico a la suiza
producto químico intermedio
(no farmacéutico)
EP 463.756 B1 (3/4): reivs. de la
primera familia de patentes de
Pfizer sobre sildenafilo
92
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
¡Hasta el 8.10.1992
ESPAÑA Y GRECIA
FUERON DIFERENTES!
producto químico
intermedio
(no farmacéutico)
93
EP 463.756 B1 (4/4): reivs. de la
primeraCentre
familia
de patentes de
de Patents de la Universitat de Barcelona
Pfizer sobre sildenafilo
EP 702.555 B1 (1/2): de la
segunda familia de patentes de
Pfizer sobre sildenafilo
94
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
EP 702.555 B1: de la segunda
familia de patentes de Pfizer
sobre sildenafilo
profético (sin pruebas)
¡intolerable! (equivale a proteger el mecanismo de acción)
95
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
"Viagra use patent invalid, court rules"
Pfizer's patent on the use of phosphodiesterase-5 (PDE(V)) inhibitors for
treatment of male erectile dysfunction (MED) is invalid, the UK Court of
Appeal ruled at the end of January. The Court was considering an
appeal by Pfizer against a High Court judgement in November 2000 that
the patent was invalid on the grounds of obviousness.
Pfizer originally sought patent protection for a number of PDE(V)
inhibitors, including sildenafil citrate (Viagra), in 1991, but its patent
application referred only to their potential in the treatment of
cardiovascular disorders, and made no mention of erectile dysfunction.
The patent relating to the use of PDE(V) inhibitors in the treatment of
MED was not filed until June 1994.
However, in 1992 and 1993 a number of scientific publications appeared
detailing studies of the role of nitric oxide in the relaxation of the smooth
muscle of the penis. Such relaxation enables blood to fill the tissues,
thereby causing an erection...
96
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
In its judgement, the Appeal Court said that several facts were known at
the time the Viagra patent was filed. Not only had the structure of Viagra
and its inhibitory effect on cGMP PDE(V) been elucidated, but it was also
known that cGMP PDE(V) broke down the cGMP that contributed to an
erection. It had also been suggested by this time that cGMP PDE(V)
inhibitors might be useful in the treatment of impotence.
The Court considered that the difference between the content of these
articles and the concept of claim 1 was obvious. In other words, anyone
reading the articles would have realised that PDE(V) inhibitors were likely
to be effective in the treatment of MED. "There was nothing inventive in
trying them out for that purpose," it said.
However, the Court said that there was every reason to expect a good
result in the treatment of MED by using cGMP PDE(V) selective inhibitors.
The Court also rejected Pfizer's assertion that it discovered the potential of
sildenafil in the treatment of MED through the observation of unwanted
erections in patients taking part in trials of the drug's cardiovascular
properties. In effect, it said the fact that the erections came as a surprise to
Pfizer did not necessarily imply invention.
97
ERA-News (5.02.2002), No. 120, p18.
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
98
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
¿Se venderá pronto en España sildenafilo distinto de VIAGRA® ?
99
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
CCP de sildenafilo
en España,
extendiendo la
protección relativa al
mismo en la patente
ES 2.071.919 hasta
el 14.09.2013
(BOPI 1.03.2002)
100
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
En muchos países sudamericanos no son
patentables los nuevos usos farmacéuticos
101
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Pacto Andino:
Artículo 21.- Los
productos o
procedimientos ya
patentados,
comprendidos en el
estado de la
técnica, de
conformidad con el
artículo 16 de la
presente Decisión,
no serán objeto
de nueva patente,
por el simple
hecho de
atribuirse un uso
distinto al
originalmente
comprendido por la
patente inicial.
102
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
103
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Status de la patente europea EP 702.555 B1 sobre uso del
sildenafilo para el tratamiento de la impotencia
OPPOSITION PROCEDURE
104
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Autorización de un fármaco
•
•
•
•
105
200 - 500 millones de dólares
10 - 12 años de promedio desde las primeras solicitudes de
patente
Discriminación frente a otros sectores:
– Precisa más inversión
– Sólo dispone de un promedio de 8 - 10 años de exclusiva
para amortizar los gastos
Justificación de la extensión de las patentes farmacéuticas
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Extensiones de patentes
•
•
•
•
•
•
106
US (1984) - Ley de Waxman - Hatch
JP (1988)
IT (1991) y FR (1990) Leyes nacionales
Europa (1993...) Certificado Complementario de Protección. ES
(1998)
AU (1995)
NZ...
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
CCP
•
•
•
•
•
107
Reglamento 1768/92 de la UE
– Ratificado por todos los países de la UE
– Entró en vigor el 02.01.93
– Reserva hasta 1998 hecha por España, Grecia y Portugal
– En realidad aplicable a los productos autorizados a partir de julio
de 1997 (6 meses para pedir el CCP)
Adoptado también por Islandia, Noruega y Suiza
La publicación del reglamento europeo (02.07.92) dejó sin efectos las
leyes nacionales (CCP francés, CCP italiano)
Duración del CCP: El menor de los siguientes dos plazos:
– 5 años desde la fecha de caducidad de la patente
– 15 años desde la primera autorización comercial en un país de la
UE
Para los nuevos productos, las patentes y sus posibles extensiones
expirarán probablemente al mismo tiempo en todos los países de la UE
(aparición simultánea de genéricos)
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
CCP
•
•
•
•
•
108
Solicitud y título nacional
Presentada en los seis meses siguientes a la primera
autorización del producto en el país
El producto debe estar protegido por una patente “básica”
en vigor en el país
– Patente de producto
– Patente de uso
– Patente de preparación
La patente la elige el solicitante
Alcance de la protección:
– El CCP extiende la protección de la patente elegida, pero
limitándose al producto farmacéutico
– Una patente puede tener más de un CCP (más de un
principio activo) pero un producto, en principio, no puede
tener más de un CCP
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Ensayos para la autorización y
excepción de uso experimental
•
•
•
•
•
109
Estados Unidos, Japón, no los consideran infracción de patente
En Israel no hay infracción si es para el propio país o para un
país que los permita
En Australia si están permitidos durante las extensiones, pero
no durante la vida normal de la patente
En Canadá no supone infracción
Situación en Europa
– En el Reino Unido y Países Bajos había infracción
– En el resto la situación era confusa
– Directiva 2004/27/CE
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Directiva 2004/27/CE
•
•
110
Disposición tipo Bolar
– Los estudios clínicos y otros requisitos prácticos para
conseguir las autorizaciones sanitarias no suponen
infracción de patentes
Exclusividad de datos: 8 + 2 + 1
– Se puede hacer el registro a partir del año 8 de la primera
autorización, pero no se puede salir hasta los 10
– Se extiende a 11 si en el periodo previo el titular de la
autorización ha conseguido la aprobación de una nueva
indicación del producto con suficiente interés
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Transposición de la Disposición
Tipo Bolar en el Derecho español
• Disposición Final Segunda de la
modificación del artículo 52.1(b) LP:
Ley
29/2006
previendo
la
•Introducción de la cláusula con “fines aclaratorios”: los ensayos clínicos
para la obtención de una autorización comercial se identifican “en
particular” dentro de la categoría general de actos realizados con fines
experimentales.
• RD1345/2007 completa la transposición de la directiva
111
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
RESERVAS DE PATENTABILIDAD CONTEMPLADAS EN EL C.P.E.
Artículo 167. Reservas
1. Cualquier Estado contratante, en el momento de la firma ... , solamente
podrá hacer las reservas previstas en el párrafo 2 [no a productos
microbiológicos como se hizo en la Disp. Trans. LP]
2. Cualquier Estado contratante podrá reservarse la facultad de prever:
a) Que las patentes europeas, en la medida en que confieran protección a
productos químicos, farmacéuticos o alimenticios como tales, no surtirán
efecto o podrán ser anuladas conforme a las disposiciones en vigor para las
patentes nacionales; esta reserva no afectará a la protección conferida por la
patente en la medida en que se refiera a un procedimiento de fabricación o
de utilización de un producto químico o a un procedimiento de fabricación de
un producto farmacéutico o alimentario [¿y a las reivindicaciones de uso
terapéutico, no contempladas cuando se redactó el CPE?].
5. Cualquier reserva formulada en virtud de los apartados a), b) ó c) del
párrafo 2 se extenderá a las patentes europeas concedidas en base a
solicitudes de patentes europeas presentadas durante el período en el
transcurso del cual la reserva produce sus efectos [¿aunque reivindiquen
una prioridad anterior a 7.10.1992?]. Los efectos de esta reserva
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
112
subsistirán
durante toda la duración de esas patentes.
RESERVAS DE PATENTABILIDAD: ELECCIÓN DE ESPAÑA
RESPECTO A LAS POSIBILIDADES CONTEMPLADAS EN
EL CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA
Protocolo 8 del Tratado de Adhesión a la CEE (1.01.1986)
3. El Reino de España se adherirá al CPE... para poder invocar, sólo para
los productos químicos y farmacéuticos, las disposiciones del Art. 167.
RD 2424/1986 de aplicación del CPE a España (27.11.1986)
DISPOSICION TRANSITORIA: En virtud de la reserva temporal hecha en
el momento del depósito del Instrumento de Adhesión de España al
Convenio de Munich sobre la concesión de patente europea de 5 de
octubre de 1973, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 167,
apartado 2, del Convenio, las patentes europeas que designen a
España no producirán ningún efecto [en lugar de poder ser anuladas]
en España en la medida en que confieran protección a productos
químicos y farmacéuticos [no a los alimentarios] y mientras dicha
reserva esté en vigor.
113
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Acuerdo ADPIC
•
•
•
Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)
Entrada en vigor del Acuerdo 24.01.1995/01.01.2006 (en discusión)
Artículo 70 ADPIC. Protección de la materia existente
1. El presente acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de
la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate
2. Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones
relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente
Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese
Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los
criterios de protección establecidos por el presente acuerdo…
7. En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté
condicionada al registro se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección
que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el
Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las
disposiciones del presente Acuerdo. Tales reivindicaciones no incluirán materia
nueva
.
114
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
115
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
olanzapina
116
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Sentencia de la Audiencia provincial de
Barcelona (APB) , Sec 15ª de 17.01.2008
•
El ADPIC es aplicable directamente por los particulares, y hace
que :
– Cualquier reivindicación de producto –o de producto
disfrazado, como las de procedimiento de obtención de
simple mezcla- sean válidas, independientemente de las
fechas de solicitud o de concesión de la patente
– En principio, la misma situación aplica a las reivindicaciones
de uso
Desaparecen los efectos de las reservas de no
patentabilidad de estos dos tipos de reivindicaciones
117
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Incertidumbres ante la posible
aplicación del ADPIC
• ¿Qué ocurrirá con las siguientes patentes?
– Validaciones españolas con reivindicaciones sólo
de procedimiento, debido a la presencia de un
juego específico de reivindicaciones en la patente
europea
– Patentes españolas de la vieja ley que todavía
estén en vigor o lo estén los correspondientes
CCPs
118
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Incertidumbres ante la posible
aplicación del ADPIC
• Sentencia primera instancia de losartán (Madrid)
– Interpretación amplia del ADPIC usando el
artículo 70.2, concluye que cualquier materia
reivindicada en la patente europea inicial puede
ser protegida en España
i.e. el ADPIC puede aplicarse a cualquier patente,
incluso sin contener reivindicaciones de producto
• La incertidumbre perdurará al menos hasta que se
conozca la decisión sobre el losartán de la Audiencia
Provincial de Madrid
119
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
¿Alguna pregunta?
120
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona