PROCESO 126-IP-2015 Interpretación prejudicial, a

TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA
PROCESO 126-IP-2015
Interpretación
prejudicial,
a solicitud
de la corte
consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión
486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la
Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento
en la consulta realizada por la Sección Primera del
Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente
Interno
N° 2008-00212-00.
Actor:
CORPORACiÓN
REY S.A. Marca denominativa
IDEAL.
Magistrada
Ponente: Martha Rueda Merchán.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los
dos días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en Sesión Judicial se
procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la
Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS:
El Oficio 0816 de 18 de marzo de 2015, recibido por este Tribunal el mismo
día, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la
República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de
interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2008-00212-00.
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los
requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo
33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue
considerada procedente en el auto emitido el 25 de septiembre de 2015.
A.
ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación
allegada estima
procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a
la presente solicitud, lo siguiente.
Partes:
Demandante:
CORPORACiÓN
Demandada:
LA
NACiÓN
SUPERINTENDENCIA
COMERCIO.
Tercero Interesado:
REY S.A.
COLOMBIANA
DE
INDUSTRIA
Y
IDEAL FASTENER CORPORATION.
HECHOS:
Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la
demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los
antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los
siguientes:
1. La sociedad IDEAL FASTENER COPORATION, el 22 de julio de
2005 solicitó el registro como marca del signo denominativo IDEAL,
para amparar los siguientes productos de la clase 26 de la
Clasificación Internacional de Niza: "encajes y bordados, cintas y
cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores
artificiales" .
2. Una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 555 de
31 de agosto de 2005, la sociedad CORPORACiÓN REY S.A.,
formuló oposición sobre la base de su solicitud para el registro de la
marca denominativa IDEAL (productos de la Clase 26 de la
Clasificación Internacional de Niza).
3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio, mediante Resolución No. 23739 de 31 de julio de 2007,
resolvió declarar infundada la oposición presentada y otorgó el
registro solicitado. Argumentó que la solicitud base de la oposición
fue denegada mediante la Resolución No. 21776 de 18 de agosto de
2006 y, por lo tanto, el fundamento de la oposición desapareció.
4. La sociedad CORPORACiÓN
REY
reposición yen subsidio de apelación.
S.A.,
presentó
recurso
de
5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria
y Comercio, mediante Resolución No. 30666 de 24 de septiembre de
2006, resolvió el recurso de reposición, confirmando
el acto
administrativo impugnado y concedió el recurso de apelación.
6. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante
Resolución No. 2409 de 31 de enero de 2008, resolvió el recurso de
apelación, confirmando la decisión impugnada.
2
7. La sociedad CORPORACiÓN REY S.A., presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones
anteriormente mencionadas.
8. Mediante providencia de 25 de junio de 2014, la Sección Primera del
Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.
a.
Argumentos de la demanda.
La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:
9. Manifiesta, que el mejor derecho que tiene IDEAL FASTENER
CORPORATION sobre la expresión IDEAL está en entre dicho; en
Perú se está tramitando una demanda iniciada por CORPORACiÓN
REY S.A. El fallo final influiría en los procesos que se tramitaron en
Colombia, incluyendo el presente proceso. Como la demanda que se
cursa en Perú está llamada a prosperar, definitivamente incidiría de
manera directa en la suerte de la marca IDEAL (Clase 26), que en
Colombia se tramita a nombre de la sociedad CORPORACiÓN REY
S.A., Y también la que se tramita a nombre de IDEAL FASTENER
CORPORATION.
10.lndica, que se debió suspender el proceso de registro de la marca
denominativa IDEAL, mientras se decide el proceso judicial en Perú.
Esta figura de la suspensión mientras hay disputas judiciales es de
aplicación en Perú. Si bien no hay norma expresa que prevea esta
figura, es perfectamente viable en el sistema comunitario andino.
11. Expresa, que en "Colombia se aplicó indebidamente esta norma
contenida en el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486, pues se
concedió una marca sin considerar el derecho de prelación que le
asiste a otra persona sobre la misma expresión, derivado no sólo de
un mismo trámite en este país sino de otro trámite de registro en otro
país, el cual está pendiente de ser definido por un trámite judicial
cuya suerte tendrá incidencia directa en lo que aquí se decida, de
manera que resultan nulas las decisiones adoptadas ya que el
camino a seguir era el de declarar la suspensión del proceso
administrativo y no el de entrar a decidir el fondo sobre un asunto
cuya suerte puede cambiar dependiendo de lo que se decida en otro
proceso".
12.Adiciona,
que lo anterior está respaldado en las garantías
constitucionales, en especial en el derecho al debido proceso.
También se encuentra soportado en los principios que rigen la función
administrativa.
13.lndica, que se está vulnerando la Convención General Interamericana
sobre Protección de Marcas y Comercial.
6
lv
3
b.
Argumentos
de la contestación
de la demanda.
Por parte de la Superintendencia
de Industria
y Comercio.
14.Señala, que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
es inequívocamente el ordenamiento legal vigente y aplicable en
materia de Propiedad Industrial.
15.lndica, que en virtud del principio de legalidad, una vez producido y en
firme un acto administrativo, no puede ser suprimido ni apartado de la
vida jurídica mientras no haya sido declarado nulo.
16. Expresa, que de conformidad con lo anterior, no resulta procedente la
suspensión pretendida por el demandante, ya que encontrándose en
firme la resolución que negó el registro de la marca IDEAL para la
CORPORACiÓN EL REY S.A., no hay lugar para aplicar la causal
contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
Por parte del Tercero Interesado.
17.EI apoderado de la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION, en
la contestación de la demanda dice atenerse a las pruebas que
resulten en el debate jurídico y que estén ajustadas a derecho.
B.
INTERPRETACiÓN
PREJUDICIAL:
18. La corte consultante solicitó la interpretación del artículo 136 literal a)
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.'
19. Se hará la interpretación solicitada.
C.
CUESTIONES A INTERPRETARSE.
20. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la
presente interpretación prejudicial son los siguientes:
A.
El análisis de registrabilidad cuando se negó el registro de la marca
sustento de la oposición.
B. ¿Se debería suspender el trámite de registro de una marca cuando
está pendiente una controversia judicial que pudiera afectar el
mismo?
b
Decisión 486
U( ... )
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a)
sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusión o de asociación;
( .. .)".
4
D.
ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.
A. EL ANÁLISIS DE REGISTRABILlDAD
CUANDO SE NEGÓ
REGISTRO DE LA MARCA SUSTENTO DE LA OPOSICiÓN.
EL
21. La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que la
solicitud base de la oposición fue denegada mediante la Resolución
No. 21776 de 18 de agosto de 2006 y, por lo tanto, el fundamento de
la oposición desapareció. Sostuvo que una vez en firme la resolución
que negó el registro de la marca IDEAL para la CORPORACiÓN
REY S.A., se tornó en inaplicable la causal contenida en el artículo
136 literal a) de la Decisión 486.
22. De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto.
23. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad
Andina, consagra una causal de irregistrabilidad
relacionada
específicamente
con el requisito de distintividad.
Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se
asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
24. El último párrafo
siguiente:
del artículo
147 de la Decisión
486 prevé
lo
"La interposición de una oposicron con base en una solicitud de
registro de marca previamente presentada en cualquiera de los
Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo,
acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto
el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de
aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente".
25. De los artículos mencionados se desprende que si se llegare a negar
el registro de la marca que sustenta la oposición, ésta quedaría sin
sustento.
B. ¿SE DEBERíA SUSPENDER EL TRÁMITE DE REGISTRO DE UNA
MARCA EN COLOMBIA
CUANDO
ESTÁ PENDIENTE
UNA
CONTROVERSIA
JUDICIAL
EN EL PERÚ QUE PUDIERA
AFECTAR EL MISMO?
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~
26. La demandante argumentó que se debió suspender en Colombia el
proceso de registro de la marca denominativa IDEAL, mientras se
decide el proceso judicial en el Perú. La Superintendencia
de
Industria y Comercio afirmó que no era procedente la suspensión
pretendida por la demandante. Indicó que, en virtud del principio de
legalidad, una vez producido y en firme un acto administrativo, no
puede ser suprimido ni apartado de la vida jurídica mientras no haya
sido declarado nulo.
5
27. De conformidad
propuesto.
con
lo anterior,
el Tribunal
abordará
el tema
28. Las resoluciones que conceden y deniegan registros de marcas, una
vez se encuentran en firmes gozan de presunción de legalidad. Esto
quiere decir que despliegan sus efectos jurídicos y deben ser
acatadas
mientras no sean declaradas
nulas mediante
los
procedimientos contencioso administrativos previstos en cada uno de
los países miembros.
29. No obstante lo anterior, mediante el principio de complemento
indispensable", la normativa interna podría regular la figura de la
suspensión del trámite de registro de marcas, mientras se resuelve
otro proceso nacional o internacional que influya en su resolución,
sobre todo si lo que busca es expedir decisiones coherentes y
armónicas.
30. Este principio se encuentra sustentado en el artículo
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:
276 de la
"Artículo 276
Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la
presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los
Países Miembros".
31. En consecuencia, la corte consultante deberá determinar si en la
normativa colombiana se consagra la figura de la suspensión por
litispendencia, con el objetivo de establecer si es aplicable o no en el
proceso interno.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
2
Sobre el principio del complemento
indispensable
el Tribunal ha expresado lo siguiente:
"(, . .) no es posible la expedición de nonnas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean
necesarias para la correcta aplicación de aquéllas". (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial
de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena W 177, de 20
de abril de 1995).
Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir nonnas sobre asuntos
regulados por las notmes comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y,
en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar nonnas comunitarias,
establecer
nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normss
comunitarias.
Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia nonna
comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado
silencio." (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1828, de 30 de abril 2010).
6
EL TRIBUNAL
SIGUIENTE
i';¿ ..Ju311CIA uc LA. CO;~¡uN¡uJI,O ANDiNA
¿¡'~JrfE ~L
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO:
De una lectura de los artículos 136 literal a) y 147 último
párrafo de la Decisión 486, se desprende que si se llegare a
negar el registro de la marca que sustenta la oposición, ésta
quedaría sin sustento.
SEGUNDO:
Mediante el principio de complemento
indispensable,
la
normativa interna podría regular la figura de la suspensión del
trámite de registro de marcas, mientras se resuelve otro
proceso nacional o internacional que influya en su resolución,
sobre todo si lo que busca es expedir decisiones coherentes y
armónicas.
En consecuencia, la corte consultante deberá determinar si en
la normativa colombiana se consagra la figura de la suspensión
por litispendencia, con el objetivo de establecer si es aplicable
o no al proceso interno.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la
Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y
cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo
128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del
Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que
partiCiParo~e{?
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Cecilia l.utsa AyllóftQuinteros
MAGISTRADA
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Hernán .o~~r~ Zambrano
~GISTRADO
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De acuerdo ':nn si ~:rt;c',l:r:) 00 (~e! Estatuto d,:;l T:;!:,:;.'p:·¡l, ~:í:-";é~!n;:'ui;.;:--ne!ltl:? b
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-'.{¿1,(_~
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-
PRESIDENTE
.-.~
~Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia
de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la
Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.
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PROCESO 126-IP-2015
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