CONDICIONES PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS

07/07/2016
PROHIBICIONES RELATIVAS DE
REGISTRO DE MARCAS
Angela Delgado
Sergio Chuez
Junio 2016
CONDICIONES PARA EL REGISTRO
DE LAS MARCAS
PROHIBICIONES RELATIVAS (derechos de terceros)
(i) Signo distintivo de tercero anteriormente
solicitado o registrado
(ii) Derechos de la personalidad
(iii) Otros derechos de propiedad industrial y
derecho de autor
(iv)Derechos de las comunidades indígenas
(v) Signo notoriamente conocido
1
07/07/2016
Signo distintivo de tercero anteriormente
solicitado o registrado
Articulo 136 inc a), b) y c)
• MARCAS
• NOMBRE COMERCIAL
• LEMA COMERCIAL
Signo distintivo de tercero anteriormente
solicitado o registrado
Articulo 136 inc a), b) y c)
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas
aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por
un tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar un riesgo de confusión o de
asociación;
2
07/07/2016
Ejemplos de marcas:
KODAK
REEBOK
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre
comercial protegido, o, de ser el caso, a un
rótulo o enseña, siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo
de confusión o de asociación;
3
07/07/2016
• NOMBRE COMERCIAL: signo que un
empresario utiliza para identificar a su
actividad mercantil.
Artículo 190 de la Decisión 486 “cualquier signo que identifique a una
actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento
mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un
nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa
o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u
otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades
mercantiles. (…)”
Ejemplos de nombres comerciales:
4
07/07/2016
El nombre comercial no requiere de registro para su
efectiva protección
El derecho exclusivo sobre el mismo se adquiere con su
primer uso en el mercado y culmina cuando cesa su
uso o las correspondientes actividades de la empresa.
Artículo 86 del Decreto Legislativo No. 1075
Ejercicio del derecho en base a un nombre comercial.- En los casos que
se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial,
usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su
uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público
consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o
similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la
acción legal.
5
07/07/2016
La razón social y la denominación social
constituyen el nombre societario que se inscribe
en Registros Públicos
Nombre comercial es el que identifica a la
empresa en el ejercicio de su actividad comercial,
pudiendo o no coincidir el nombre comercial
con el nombre societario.
CENCOSUD PERU S.A.C.
Supermercados Peruanos S.A
Supermercados Peruanos S.A
6
07/07/2016
a) Conflicto entre un nombre comercial (utilizado
previamente) y la solicitud de registro de una marca
“En el Perú, el nombre comercial es protegido dentro de su zona de
influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular
de un nombre comercial sólo podrá oponerse -en base al derecho
concedido por la legislación de la materia, concordado con el artículo 136
inciso b) de la Decisión 486- al registro de una marca idéntica o
similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su
nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el
derecho de exclusiva que otorga el registro de una marca a nivel nacional
puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de
confusión en el consumidor. Aquellos nombres comerciales que no
tienen mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren
un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la
marca.” Resoluciones No. 2822-2010/TPI-INDECOPI
A solicita el registro de la marca YEPI(2016)
B se opone al registro alegando que es titular del nombre
comercial YEPI desde 1998 y lo acredita pero únicamente
en Moyobamba
Al no haberse acreditado un ámbito de influencia nacional
el nombre comercial no puede impedir el registro de la
marca YEPI.
7
07/07/2016
b) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y
una marca o nombre comercial registrado
“…en caso se solicite el registro de un nombre comercial
(o de una marca sobre la base de la titularidad de un
nombre comercial), éste no podrá ser registrado si ya
existe registrado a favor de un tercero un signo
distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que, en
esos casos, su coexistencia inducirá a confusión al
público. (…) la publicidad que otorga el registro determina
que éste sea protegido en todo el territorio nacional. (…) la
marca o nombre comercial registrado sustento de la
denegatoria del registro deberá respetar la zona de
influencia económica del nombre comercial solicitado y que
ha sido utilizado con anterioridad.” Resoluciones No. 2822-2010/TPIINDECOPI, 2203-2010/TPI-INDECOPI y 1992-2010/TPI-INDECOPI
A utiliza el nombre comercial BATOR (desde 2000) para
identificar su ferretería en el distrito de la Victoria(Lima).
A solicita el registro de su nombre comercial y presenta
oposición la empresa X, en base a su nombre comercial
inscrito BATOR (registrada desde 2010) para distinguir
actividades
económicas
relacionadas
con
la
comercialización de clavos.
En este caso debe denegarse el registro del nombre
comercial solicitado por A por la existencia de un derecho
inscrito previamente a favor de X. No obstante lo anterior,
la empresa X deberá respetar la zona de influencia del
nombre comercial utilizado con anterioridad por A.
8
07/07/2016
c) Conflicto entre un nombre comercial solicitado
y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la
solicitud de registro
“si la solicitante demuestra que su nombre comercial ha
sido utilizado con anterioridad al del opositor, tendrá un
mejor derecho a obtener el registro del mismo como
marca. Sin embargo, en caso que el nombre comercial
del opositor sea más antiguo que el del solicitante,
sólo podrá lograr la denegatoria del registro si éste
tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio
del país. Caso contrario, se procederá al registro del
nombre comercial posterior, sin perjuicio de que éste
deba respetar el ámbito de protección del nombre
comercial anterior.” Resoluciones No. 2822- 2010/TPIINDECOPI, 2203-2010/TPI-INDECOPI y 1992-2010/TPIINDECOPI
La empresa A solicita el registro de su nombre
comercial.
B presenta oposición en base a su nombre
comercial idéntico, utilizado en solo en San
Borja(Lima) antes que el nombre comercial de A,
el cual no se encuentra inscrito.
En este supuesto, la oposición de la empresa Z
sería declarada infundada. Se otorgará el
registro del nombre comercial de A pero no
podrá utilizar dicho nombre comercial en San
Borja.
9
07/07/2016
c) sean idénticos o se asemejen a un lema
comercial solicitado o registrado, siempre
que dadas las circunstancias, su uso
pudiera originar un riesgo de confusión o de
asociación;
Lemas Comerciales: constituyen aquellas
palabras o frases que los empresarios
utilizan para reforzar el recuerdo que un
consumidor tiene sobre una marca
determinada.
Artículo 175 de la Decisión 486 “se entiende por lema
comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como
complemento de una marca”.
10
07/07/2016
“Debe entenderse por lema comercial la palabra, frase o
leyenda capaz de reforzar la distintividad de la marca
que publicita. En consecuencia, el lema comercial debe
tener en sí mismo la aptitud distintiva necesaria para
que en la mente de los consumidores se asocie la marca
con un concepto que realce su distintividad.
El carácter de complementariedad -en relación a la marca
que publicita- atribuido al lema comercial, implica que su
distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la
marca registrada al interior del mismo”.
(Precedente de Observancia Obligatoria Resolución No. 422-1998TPI-INDECOPI)
- El sabor de la nueva generación; - PEPSI
- Cerca de ti;
- DONOFRIO
- La bebida de sabor nacional;
- INCA KOLA
- Hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo
demás existe …
-- MASTER CARD
Artículo 178 de la Decisión 486 “un lema comercial deberá
ser transferido conjuntamente con el signo marca al cual se
asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo”.
11
07/07/2016
Criterios para un examen comparativo
entre una marca y un lema comercial
1. Mediante los lemas comerciales se protegen los
mensajes publicitarios que se transmiten a los
consumidores y no la literalidad de cada uno de los
términos que los conforman.
3. Cualquier comparación de un lema con otro signo
distintivo debe hacerse considerando al lema en su
integridad, como una unidad indivisible y sin
considerar las palabras aisladamente.
4. En la comparación de un signo distintivo con un lema
debe tenerse en cuenta si el mensaje que se transmite
es el mismo.
“la connotación que posee la marca registrada EXPLORA
alude a la idea de reconocer, registrar, inquirir o averiguar
con diligencia una cosa o un lugar”, mientras que “la
connotación que posee el lema comercial solicitado
EXPLORA TU INSTINTO, está circunscrita única y
exclusivamente al concepto de registrar, reconocer o
averiguar con diligencia los instintos, entendidos como los
sentimientos o impulsos de las personas, por lo que es
éste el mensaje que se transmite.” En consecuencia, la
Sala consideró que, al ser distinto el mensaje que
transmite el lema comercial solicitado y el concepto
contenido en la marca registrada, no existe riesgo de
confusión entre los mismos. “Resolución No. 24982010/TPI-INDECOPI
12
07/07/2016
Riesgo de Confusión
El titular de una marca cuenta con un doble ámbito
de derechos:
- positivo, puede utilizar de manera exclusiva su
signo
- negativo, puede impedir que terceros utilicen su
marca sin su autorización.
• Confusión Directa
• Confusión Indirecta
• Confusión Directa cuando el público puede terminar
adquiriendo un producto, contratando un servicio o
acudiendo a un establecimiento, en la creencia que
se trata del producto, servicio o establecimiento
del competidor.
• MERMAGEST - NERMAJEST fonéticamente son muy
similares.
• EXSOFRE - EXFORGE
Sentencia 2630-2012-0-1801-JR-CA-15
13
07/07/2016
• Confusión Indirecta cuando por la similitud o
conexión competitiva de los productos, servicios o
actividades y la similitud o identidad de los signos,
el público crea que ambos signos provienen del
mismo origen empresarial o se presuma que
entre
las
empresas
existen
relaciones
económicas u organizativas. Ello también puede
ocurrir aun cuando el consumidor perciba que
existen algunas diferencias entre los signos
pudiendo inducir a creer al consumidor que uno de
los signos es la variación de otro anterior.
Ej.
MANJAR LEITE y logotipo - MANJAR
LEITE FUDGE clase 29
MUNDO OM- OM ORTOPEDIA
MARIANO
14
07/07/2016
Riesgo de confusión y principio de
especialidad
El principio de especialidad:
El titular de una marca o una solicitud previa, sólo podrá
defenderla en relación con productos o servicios
idénticos o similares.
La Clasificación Internacional de Niza no es determinante.
Hay que considerar la finalidad, naturaleza, conexión,
canales de comercialización y sectores de consumo de los
correspondientes productos o servicios.
Es posible la coexistencia de dos signos idénticos o
similares para distinguir productos o servicios que no
presentan conexión competitiva.
Ej.
ONIX y logotipo - ONIX.
Sentencia 1915-2011-0-1801-CA-04
15
07/07/2016
REX(solicitada)
pesticidas agrícolas
REX (registrada)
• farmacéuticos de
consumo humano y
veterinarios
“…no se encuentra en “riesgo de confusión”, respecto a la marca
REX inscrita con Certificado N° 163706; se ha tomado en
consideración que precisamente, el público al que va dirigido los
productos que se pretenden distinguir con ambas marcas, son
especializados, no se trata del consumidor medio, sino que el uso que
se dará a los pesticidas agrícolas, es especifico y, los productos que
distinguen la marca REX de Laboratorios Bussié S.A., que son
específicamente farmacéuticos de consumo humano y veterinarios”
Sentencia. Exp. 3287-2011-0-1801-JR-CA-06
Se debe analizar:
a) Identidad o vinculación de productos o
servicios
e
b) Identidad o semejanza entre los signos
16
07/07/2016
Criterios
para
determinar
la
existencia de conexión competitiva
entre productos o servicios:
• Canales
de
comercialización
y/o
distribución.
• Bienes complementarios, sustitutos o de
uso conjunto.
• Público consumidor.
• Función y/o finalidad de los productos.
Ej.
Signo solicitado pretende distinguir mochilas; bolsones;
carteras; maletines; canguros; portafolios, de la clase 18
Marca registrada distingue zapatos y zapatillas en
general; incluyendo todo tipo de prendas de vestir, de la
clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Existencia de conexión competitiva
Distinta naturaleza y finalidad
Uso complementario es usual que las empresas
identifiquen con la misma marca prendas de vestir
en general y también mochilas; bolsones; carteras;
maletines; canguros; portafolios.
Se expenden en los mismos establecimientos.”
Resolución Nº 296-2009/TPI-INDECOPI
17
07/07/2016
Criterios para realizar el examen comparativo
• Articulo 45 y 49 del Decreto Legislativo 1075.
a) Apreciación sucesiva de los signos considerando su
aspecto en conjunto, con mayor énfasis en las
semejanzas que en las diferencias.
b) El grado de percepción del consumidor medio.
Clase 9
Especial atención
(Resolución No. 2817-2010/TPI- INDECOPI del 7 de diciembre de 2010)
Clase 30
Consumo masivo, no se dará alto grado
de atención.
(Resolución No. 2891-2010/TPI-INDECOPI del 17 de diciembre de 2010)
c) Naturaleza de los productos o servicios y su forma de
comercialización o prestación.
Se incrementarán las posibilidades de confusión
entre dos
marcas
cuando mayor sea la
conexión
competitiva entre los productos
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso,
publicidad y reputación en el mercado
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.
18
07/07/2016
Signos denominativos
Art. 45 del Decreto Legislativo 1075
Criterios:
a) Semejanza gráfico-fonética.
El aspecto fonético suele ser el preponderante
b) Semejanza conceptual
Ambos signos presentan un concepto casi idéntico
Ej. Perro – Can
c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o
descriptivas, se realizará el análisis sobre
la palabra de mayor fuerza distintiva.
Ej. DERMA XORG farmacéuticos clase 5
19
07/07/2016
Signos figurativos
Artículo 45 Decreto Legislativo 1075
Criterios:
En adición a los criterios señalados en el artículo 45 de
este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una
impresión visual idéntica o parecida.
Ej. Para distinguir galletas
OEPM de fecha 7 de marzo de 2007 (BOPI 16/04/2007).
20
07/07/2016
b) Si las figuras son distintas, si evocan un
mismo concepto.
Signo solicitado
Signo registrado
servicios veterinarios, protección de
animales en general, especialmente
perros, de la Clase 44
servicios de hospitales para mascotas y
servicios veterinarios de la Clase 44
“(i) ambos presentan la silueta de un gato sobrepuesta a la imagen de un
perro –donde éste presenta un mayor tamaño que aquél y ambos tienen las
orejas levantadas-; (ii) los dos signos presentan la imagen de una mano
extendida; (iii) los elementos que conforman los signos en conflicto no
presentan combinaciones de colores; (iv) en ambos casos, el gato es de
color negro y la mano de color blanca; todo lo cual determina que los signos
producen un impacto visual de conjunto semejante.”
Resolución No. 2386-2009/TPI- INDECOPI del 16 de setiembre de 2009
21
07/07/2016
Signo solicitado
Marca Registrada
Ambos signos coinciden en representar un elemento semejante a una estrella
de tres puntas, (…)diferencias, no son suficientes para disminuir el similar
impacto visual que ambos suscitan.
Desde el punto de vista conceptual, los signos son semejantes al evocar la
idea de una figura de tres puntas, semejante a una estrella, apuntando hacia la
misma dirección.
Sentencia 8450-2013-0-1801-JR-CA-24
Signos Mixtos
Articulo 48 Decreto Legislativo 1075
Denominación + un elemento figurativo
En adición a los criterios de los artículos 45, 46 y 47 se
tendrá en cuenta:
a) la denominación que acompaña al elemento
figurativo;
b) la semejanza conceptual; y,
c) la mayor o menor relevancia del aspecto
denominativo frente al elemento gráfico, con el
objeto de identificar la dimensión característica
del signo.
22
07/07/2016
“… el elemento denominativo de la marca mixta suele
ser el preponderante ya que las palabras causan gran
impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente
solicita el producto o servicio a través de la palabra o
denominación contenida en el conjunto marcario”
PROCESO 55-IP-2009
a.1 Denominativo predomina
Ej:
Sentencia Exp. 2038-2014-0-1801-JR-CA-03
Signo utilizado por la demandante
Marca registrada
Sentencia Exp. 4216-2013-0-1801-CA-12
23
07/07/2016
a.2 Figurativo predomina
“cada caso tiene sus particularidades debido a las características
propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento
predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color,
diseño y otras características puede causar mayor impacto en el
consumidor.”PROCESO 84-IP-2007
“Pues bien, en el caso presente son evidentes las similitudes gráficas entre
los signos enfrentados, constituidos por un globo aerostático de idénticas
características, siendo dicho dibujo el predominante en ambas 2480 marcas
hasta el punto de que las letras que se superponen sobre el gráfico pasan a
segundo plano y no tienen virtualidad identificativa. De esta forma la
confusión sobre el origen del producto se producirá en el consumidor, que al
ver el globo sobre el que se sobreponen unas letras no se detendrá en el
examen de éstas y comprará un determinado objeto creyendo que es el
mismo que comercializa otro empresario” http://www.oepm.es/
24
07/07/2016
STS de 25/02/2010. Confirma riesgo de confusión
a.3 Ambos en conjunto indican el origen
empresarial
Signo solicitado Clase 29
Marca registrada
“si bien los signos comparten las denominaciones ARIE/ARIES, la
inclusión de los elementos figurativos y cromáticos en los signos,
generan un impacto visual de conjunto distinto.” Resolución No.
2737-2010/TPI- INDECOPI
Sentencia 279-2011-0-1801-JR-CA-07
25
07/07/2016
Familia de marcas
• Familia de marcas
Es frecuente que las empresas utilicen un prefijo o sufijo
común en ciertos signos a efectos de generar en el
mercado una mejor recordación e identificación
26
07/07/2016
Prefijo NES Nestle
Signos que afecten la identidad o el
prestigio de personas
e) consistan en un signo que afecte la identidad o
prestigio de personas jurídicas con o sin fines de
lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del
nombre,
apellido,
firma,
título,
hipocorístico,
seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una
persona distinta del solicitante o identificada por el
sector pertinente del público como una persona distinta del
solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de
esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes
fueran declarados sus herederos;
27
07/07/2016
Condiciones:
Persona distinta al solicitante o identificado por el sector
pertinente como persona distinta.
Afectación a la identidad o prestigio de la persona.
Con o sin fines de lucro
(consentimiento)
• GUTTY y
logotipo
28
07/07/2016
Otros derechos de propiedad
industrial
Caso:
(Inexistencia)
Artículo 113
“Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que
resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier
forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración,
textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.”
29
07/07/2016
Signos que afecten derechos de autor
Condiciones:
Creación original protegida por el Derecho de Autor.
Riesgo de confusión con respecto a la obra.
• Resolución N° 22186 de 25 de agosto de 2006, resolvió
negar el registro solicitado. Argumentó que el registro
del signo solicitado transgrediría los derechos que la
sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. tiene sobre su
diseño industrial. Este último se encuentra registrado
bajo el certificado No. 4424 (Colombia)
30
07/07/2016
“ …para que convivan un derecho de autor y un derecho
de marca sobre un mismo signo será imprescindible el
consentimiento o la autorización por parte del titular del
derecho de propiedad intelectual, en el caso de que quien
pretende el registro como marca de una obra tutelada bajo
un derecho de autor no sea titular de ésta.”
PATIÑO ALVES, Beatriz. “ Marca registrada que vulnera el derecho de autor sobre el personaje
Popeye”XXI. ADI, 2000.
Algunos casos:
31
07/07/2016
Algunos casos:
Stuart litle
Sentencia 7317-2010-0-1801-JR-CA-08
32
07/07/2016
Signos notorios
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción,
transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo
distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que
se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de
causar un riesgo de confusión o de asociación con ese
tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la
dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o
publicitario.
• Marca notoria es aquella que alcanza un nivel de
conocimiento entre los consumidores que es
superior al de las marcas comunes. Se les otorga una
protección reforzada ya que representan un alto valor
económico para su titular.
• Autoridad debe ser más estricta al analizar la conexión
competitiva entre los productos o servicios que
distinguen las marcas en conflicto. De este modo, en
situaciones donde la conexión competitiva es débil, la
autoridad debe ser más severa y considerar que, por
efecto de la notoriedad de la marca, no se puede
conceder el registro al signo solicitado.(Rompe el
principio de especialidad)
33
07/07/2016
“El alcance de la protección de la marca notoria se ceñirá
al principio de especialidad, es decir, abarcará los
productos, servicios o actividades amparados por la marca
notoria. Es importante esta matización, porque por el
mero hecho de que una marca sea notoria en un sector
determinado no significa que pueda impedir el registro
de otro signo similar al suyo pero para un sector
completamente diferente de suerte que no se genere
riesgo alguno de confusión o de asociación, porque lo
contrario supondría el ejercicio de un derecho de manera
abusiva. “
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas
_signos.pdf
Caso OEPM:
• “LOTUS” marca notoria para carros y
relojes y
• “LOTUSSE” marca notoria para zapatos
34
07/07/2016
El criterio de notoriedad reviste una dimensión
esencialmente cuantitativa, sin embargo un aspecto
cualitativo puede contribuir a que un signo alcance
notoriedad.
• Elemento cuantitativo.- Un porcentaje importante de
los usuarios o consumidores a los que va dirigido el
producto o servicio en cuestión deben conocer la
marca
• Elemento cualitativo.- El goodwill del que goza una
marca puede contribuir a que se alcance la notoriedad,
pero no constituye un requisito para que se determine la
notoriedad de una marca
Resolución No. 1679-2010/TPI-INDECOPI,
(Clase 32)
Resolución No. 0121-2009/TPI-INDECOPI
(Clase 35)
MCDONALD’S
Resolución N° 0160-2003/TPI-INDECOPI
(Clase 42)
35
07/07/2016
Resolución No. 1336-2008/TPI-INDECOPI
Decisión 486 Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo
distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes
factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector
pertinente dentro de cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización,
dentro o fuera de cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción,
dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la
presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos
o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para
promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que
se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que
respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano
internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la
protección;
36
07/07/2016
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una
franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se
busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro
del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Signos notorios
Riesgo de confusión
Aprovechamiento injusto del prestigio
Dilución
37
07/07/2016
Riesgo de dilución
• Nos encontramos ante un riesgo de dilución cuando al
utilizar un signo idéntico o similar a una marca para
productos o servicios que no sean similares, pueda
causar perjuicio al carácter distintivo de una marca. La
protección frente al riesgo de dilución es una protección
extraordinaria que excede las fronteras de la regla de
especialidad, por lo que se exige la implantación y
reconocimiento de la marca entre un sector
cuantitativamente importante del público en general,
más del círculo de los destinatarios potenciales de los
productos o servicios.
El aprovechamiento indebido de la
reputación ajena
• El aprovechamiento indebido de la reputación ajena
importa beneficiarse de la fuerza distintiva que ha
alcanzado una marca para trasladarlo a producto o
servicios de un tercero, y así obtener un benefició al
trasladar la imagen positiva a estos productos y
servicios, y un ahorro significativo en inversión de
publicidad a fin de dar a conocer el producto.
38
07/07/2016
PILSEN CALLAO
Marca notoria
Riesgo de confusión indirecta o de asociación con la marca notoria
PILSEN CALLAO, así como un aprovechamiento injusto del prestigio de
la misma, por lo que se encuentra incurso en la prohibición prevista en el
artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
RESOLUCIÓN N°1611-2010/TPI-INDECOPI
SIGNO SOLICITADO
MARCA NOTORIA
SAPITO ZERO
SAPOLIO
El signo solicitado SAPITO ZERO, no constituye la reproducción de la marca
SAPOLIO; al no reproducir ni copiar en forma idéntica y exacta la marca
reconocida como notoria de manera que se induzca a confusión al público
consumidor; la traducción, en la medida que el signo solicitado SAPITO
ZERO no expresa en otro idioma o lenguaje a la marca reconocida como
notoria; la transcripción total o parcial, por cuanto las denominaciones que
conforman ambos signos son claramente diferenciables SAPITO ZERO /
SAPOLIO; ni la transliteración, por cuanto el signo solicitado SAPITO ZERO
no copia a la marca reconocida como notoria en caracteres alfabéticos
distintos, de la marca reconocida como notoria.
39
07/07/2016
PROHIBICION POR COMPETENCIA DESLEAL
– Cuando la oficina nacional competente
tenga indicios razonables que le
permitan inferir que un registro se
hubiese solicitado para perpetrar,
facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal, podrá denegar
dicho registro.
Comunidades indígenas,
afroamericanas o locales
g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas,
afroamericanas o locales, o las denominaciones, las
palabras, letras, caracteres o signos utilizados para
distinguir sus productos, servicios o la forma de
procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura
o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la
propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
40
07/07/2016
• Consistan en el nombre de las comunidades indígenas,
afro americanas o locales;
–
–
–
–
•
Comunidad Nativa Kachipampa (San Martín)
Comunidad Nativa Shilcayo (San Martín)
Comunidad Nativa Pakún (Amazonas)
Comunidad Campesina Vischongo (Ayacucho)
Constituyan la expresión de la cultura o práctica de
esas comunidades.
• Consistan en las denominaciones, las palabras, letras,
caracteres o signos utilizados para distinguir los
productos, servicios o la forma de procesarlos de esas
comunidades; o,
Arte indígena autentico, Maori Arts Board, de Nueva
Zelandia.
41
07/07/2016
“El objetivo es que el uso de dichos símbolos o signos
no sugiera una falsa relación entre el producto y/o
servicio y la comunidad indígena, ya que el
consumidor propenderá a atribuirle a los productos y/o
servicios identificados, las cualidades y las
características inherentes a la imagen de la comunidad
indígena aludida, y aún en el caso en que no atribuya una
específica calidad, igualmente relacionará el producto y/o
servicio con la comunidad, creyendo erróneamente que le
pertenece la fabricación y la producción del mismo o que,
en todo caso, se encuentra relacionado a la comunidad
productora.”
PROCESO 60-IP-2012
[email protected]
Gracias.
42