La protección jurídica de la marca renombrada

TRABAJO FIN DE GRADO
Título
La protección jurídica de la marca renombrada
Autor/es
Patricia Nsono Obama
Director/es
Susana Pérez Escalona
Facultad
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Titulación
Grado en Derecho
Departamento
Curso Académico
2014-2015
La protección jurídica de la marca renombrada, trabajo fin de grado
de Patricia Nsono Obama, dirigido por Susana Pérez Escalona (publicado por la
Universidad de La Rioja), se difunde bajo una Licencia
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El autor
Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, 2015
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TRABAJO DE FIN DE GRADO
LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA MARCA
RENOMBRADA
PATRICIA NSONO OBAMA
Dirigido por la Prof. Dra. Dª. Susana Pérez Escalona
GRADO EN DERECHO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
AÑO ACADÉMICO 2014-2015
‘‘Las leyes son siempre útiles para las personas que tienen bienes, y
dañinas para los desposeídos’’.
(Jean-Jacques Rousseau)
ÍNDICE
RESUMEN ____________________________________________________________ 4
ABSTRACT ____________________________________________________________ 5
LISTADO DE ABREVIATURAS _____________________________________________ 6
1. INTRODUCCIÓN _____________________________________________________ 7
2. DELIMITACIÓN JURÍDICA DEL SISTEMA DE MARCAS ________________________ 9
2.1 Legislación aplicable al Sistema de Marcas __________________________________ 13
2.2 La Marca _____________________________________________________________ 15
2.3 La adquisición del derecho sobre la Marca __________________________________ 16
2.4 El Concepto de Marca Notoria ____________________________________________ 17
2.4.1 Antecedentes: Ley 32/1988 __________________________________________________ 17
2.4.2 La marca notoria en la actualidad: Ley 17/2001 __________________________________ 20
2.4.3 La prueba del carácter notorio de la marca ______________________________________ 24
3. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL 25
3.1 Preliminar ____________________________________________________________ 25
3.2 La Protección Jurídica de la Marca Renombrada: de La Ley de Marcas de 1988 a la Ley
de Marcas de 2001 ________________________________________________________ 25
3.2.1 Artículos relativos a la marca renombrada dentro de la nueva Ley de Marcas __________ 28
3.2.2 La prueba del carácter renombrado de la marca __________________________________ 30
3.3 La Protección Jurídica de la Marca Renombrada en la Ley de Competencia Desleal _ 31
3.3.1 Actos de Confusión _________________________________________________________ 31
3.3.2 Explotación de la reputación _________________________________________________ 33
4. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA FRENTE A LAS CONDUCTAS LESIVAS
DE SU RENOMBRE: RIESGO DE VULGARIZACIÓN ____________________________ 35
4.1 Las conductas lesivas del renombre de la marca _____________________________ 35
4.2 Riesgo de vulgarización _________________________________________________ 38
5. CONCLUSIONES ____________________________________________________ 41
6. BIBLIOGRAFÍA______________________________________________________ 42
RESUMEN
En los años 80, a medida que el
distinguir en el mercado los productos o
mercado iba creciendo poco a poco en
servicios de una empresa de los de
nuestro país, de forma proporcional,
otra’’. Pero ante este nuevo panorama
disminuía
económico:
la
presencia
del
sector
¿cuáles
eran
las
dedicado
expectativas en materia de marcas? En
principalmente a la agricultura y la
respuesta a esta cuestión, podemos decir
ganadería– e iba cobrando un mayor
que en aquel momento el objetivo
protagonismo el sector secundario y
principal era proporcionar una mayor
terciario –aquellos dedicados a la
protección a todas aquellas empresas
industria y los servicios–. Esta paulatina
que a través de una buena imagen de
renovación provocó el aumento de las
marca, lograban diferenciarse y gestar
transacciones comerciales y en general,
una ventaja competitiva respecto de las
que
se
demás empresas competidoras; dicho de
economía
otro modo, los titulares de marcas
globalizada. Por ello, papel de las
renombradas comenzaban a tener la
marcas como signo distintivo más
necesidad de una regulación jurídica en
importante de las empresas comenzaba
materia de marcas más sólida que la
a ser latente debido a que las empresas
existente en la Ley de Marcas de 1988.
necesitaban una herramienta ‘segura’
El presente trabajo pretende delimitar
con la que diferenciarse las unas de las
qué es una marca renombrada, cuál es
otras. Dicha herramienta es lo que
su actual protección y cuál fue la
conocemos jurídicamente como marca,
génesis de la reforma de la Ley de
‘‘cualquier
Marcas.
primario
la
–sector
economía
transformase
en
signo
española
una
susceptible
de
representación gráfica, que sirve para
4
ABSTRACT
In the 1980s, as the market continued to
differentiates it from other companies in
proportionally grow slowly in our
the market.” But in this new economic
country, the presence of the primary
landscape: What were the expectations
private sector continued to decrease - a
for brands? In response to this question,
sector primarily dedicated to agriculture
we can say that at that particular time,
and livestock - while the secondary and
the main objective was to provide
tertiary sectors – sectors primarily
greater
dedicated
service
companies that through a good brand
industries – gained prominence. This
image were able to differentiate and
gradual renewal led to a general
managed to gestate a competitive
increase in commercial transactions,
advantage over their competitors.
allowing the Spanish economy to
other words, holders of renowned
transform into a globalized economy.
brands began to be in need of more
As a result, the role of brands as the
solid legal regulation stronger than that
most important hallmark of companies
which existed in the Trademarks Act of
began to become latent and a “safer”
1988. This work aims to define what is
tool was needed for companies to
a renowned brand, what is its current
differentiate from one another. This tool
protection statute, and what was the
is what is known legally as “brand,” “a
genesis for the reform of the Trademark
type of product or service manufactured
Act.
to
tertiary
and
protection
for
all
those
In
or offered by a particular company
under a particular name or sign that
5
LISTADO DE ABREVIATURAS
ADPIC
Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio y el Tratado sobre el Derecho de
Marcas
ANDEMA
Asociación Nacional para la defensa de la Marca
ART.
Artículo
ARTS.
Artículos
BGH
Bundesgerichtshof - Tribunal Supremo de Alemania
CCAA
Comunidades Autónomas
CUP
Convenio de la Unión de París
DM
Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988
EEUU
Estados Unidos
EPI
Estatuto sobre Propiedad Industrial
LCD
Ley de Competencia Desleal
LEC
Ley de Enjuiciamiento Civil
LMa/1988
Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas
LMa/2001
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
OEPM
Oficina Española de Patentes y Marcas
PÁG.
Página
PÁGS.
Páginas
SBGH
Sentencia del Bundesgerichtshof
STC
Sentencia del Tribunal Constitucional
STJCE
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
STS
Sentencia del Tribunal Supremo
6
1. INTRODUCCIÓN
La Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas ofrece una especial protección tanto
para las marcas notorias como para las renombradas; para introducirse en la materia
conviene hacerse una pregunta, ¿por qué se deben proteger las marcas notorias y las
marcas renombradas?.
La presencia de signos distintivos (marca, nombre comercial y rótulo de
establecimiento) está muy influenciada por la existencia de un sistema competitivo de
mercado; a través del mismo, las empresas tienen capacidad de diferenciación y de
potenciar la imagen de marca que ofrecen a todos los participantes en el mercado, con
sus productos. Para desarrollar este sistema competitivo del que hablamos, es de gran
importancia que los consumidores y clientes potenciales puedan identificar a las
empresas partícipes en el mercado, y así diferenciarlas de las competidoras. Toda vez
que una empresa cuenta con una ventaja competitiva respecto a otra, se entiende que
está ofreciendo beneficios a los consumidores y podrá llegar a crear multitud de
relaciones de clientela gracias a ello.
Así pues, tal como señala el profesor BERCOVITZ, ‘‘sin los signos distintivos de la
empresa no es posible la competencia, ni tampoco la existencia de una economía de
mercado’’1
Expuesto este ámbito, ya es posible dar respuesta a la cuestión que nos plateábamos
inicialmente. La protección de marcas notorias y renombradas es necesaria, en tanto que
es ineludible la presencia de un instrumento que proteja la distintividad que las
empresas han ido ganando a lo largo de los años con la mejora de sus prestaciones.
Antes de la reforma de la Ley en 1988, ya se abogaba por una protección extraordinaria
a la marca renombrada derivada de la trascendencia comercial y utilidad económica con
la que cuenta esta tipología de marca.
La importancia de la marca renombrada como signo distintivo de carácter valioso,
radica en la función comunicativa que integra la misma. De manera que tiene la facultad
de ofrecer al consumidor información sobre el producto y sobre el oferente del
producto.
1
BERCOVITZ RODRÍGUEZ – CANO, A., ‘‘Competencia económica, signos distintivos y patentes’’.
En Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico, Aranzadi, Navarra,
2002, pág. 22.
7
Por otra parte, puede decirse que la marca sirve de nexo entre el producto o servicio y el
consumidor, en la medida en que si dicho consumidor compra en sucesivas ocasiones,
será capaz de identificar la marca sin necesidad de información adicional debido a que
ya tendrá creada una imagen de producto asociada a un concreto empresario y a un
concreto nivel de calidad en cuanto a los productos o servicios.
Es de gran relevancia la capacidad de diferenciación que obtiene la marca de alto
renombre a través de vías como: la publicidad y la información; dicho de otro modo, la
marca renombrada tiene la capacidad de ofrecer valores simbólicos diferenciados en el
mercado, con los que el titular de la marca – el empresario - , alcanza ese característico
éxito comercial y reputación con los que normalmente cuentan las marcas de este tipo.
Para el cliente que se dirige a un establecimiento a comprar, el hecho de tener libre
acceso a la información sobre la marca, será de su interés en la medida en que desee
satisfacer sus necesidades. Es por ello por lo que se defendía un sistema en el que en
primer lugar, la información fuese accesible a todos los operadores. En segundo lugar,
un sistema en el que se potenciase la transparencia del mercado y en tercer y último
lugar, un sistema en el que se establecieran los mecanismos jurídicos convenientes para
evitar la utilización no autorizada de la marca por parte de terceros no titulares de la
misma.2
Expuesto este ámbito ya podemos dar respuesta a la cuestión principal que nos
planteábamos al inicio. La protección de las marcas renombradas (y notorias) es
imprescindible la existencia de un instrumento que proteja la distintividad que las
empresas se han ganado con la mejora de sus prestaciones. En este sentido, puede
decirse que ‘‘la marca no es sino a representación exterior, en el mercado, de la realidad
empresarial’’3.
Por todo lo anteriormente dicho, en el presente trabajo se va a tratar la especial
protección que finalmente se le dio a la marca renombrada con la entrada en vigor de la
actual Ley de Marcas (en reforma de la Ley 32/1988 de 10 de Noviembre); así también
se examinarán aspectos concretos de esa protección jurídica, como pueden ser los
criterios de prohibición que rigen para este tipo de marcas, la caducidad, nulidad y
vulgarización de las mismas.
2
MONTEAGUDO, M., ‘‘La protección de la Marca Renombrada’’, Civitas, Madrid, 1995, págs. 49-85.
DE JAVIER ESTEBAN, L., ‘‘La protección de la marca notoria y la marca renombrada. Evolución del
tratamiento jurisprudencial’’. En Estudios de derecho judicial, nº 99, 2006, pág. 250.
3
8
2. DELIMITACIÓN JURÍDICA DEL SISTEMA DE MARCAS
A modo de prólogo, es adecuado hacer referencia a las principales figuras registrales de
propiedad industrial existentes.
Como hemos mencionado en la introducción, los signos distintivos forman parte de la
realidad empresarial. Los tipos de signos distintivos de una empresa pueden ser tres: la
marca, el nombre comercial y el rótulo de establecimiento. El elemento principal que en
el presente trabajo nos interesa es la marca, que sirve para identificar los productos y
servicios que ofrecen las empresas. Como concepto teórico de marca, la LMa (en este
sentido nos referimos a la de 2001) establece que es aquel ‘‘signo susceptible de
representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios
de una empresa de los de otras’’4.
En cuanto a los otros signos distintivos mencionados tienen su importancia en la medida
en que sirven para denominar la actividad de un empresario e identificar a éste en el
tráfico mercantil – nombre comercial - sencillamente es el nombre con el un empresario
quiere que sus clientes le conozcan en el mercado. Asimismo, el rótulo sirve para
identificar el local en el que se llevan a cabo las actividades comerciales que la empresa
desarrolla.
Llegados a este punto, podemos cuestionarnos cuál es la diferencia entre una marca en
sentido genérico y la marca objeto de estudio en este trabajo, la marca renombrada.
La marca renombrada tiene unas características que la hacen especial y diferente
respecto de una marca ‘normal’. A estos efectos, MONTEAGUDO5 afirma que la marca
renombrada es ‘‘entendida como aquel signo que atesora una elevada dosis de
reputación y prestigio’’, es decir, está caracterizada por los criterios de notoriedad y
reputación. La notoriedad es el reconocimiento del signo por parte de un número
elevado de consumidores. Por tanto, un signo distintivo es renombrado cuando goza de
una gran popularidad y reputación entre el público en general. Así lo dice al art. 8.3.de
la LMa que concretaremos en el apartado 2.5 del presente trabajo.
La reputación es la fama o prestigio con el que cuenta el signo distintivo; es el valor
añadido del signo.
4
5
Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas, Artículo 4.
MONTEAGUDO, M., ‘‘La protección de la Marca Renombrada’’, Civitas, Madrid, 1995, pág. 45.
9
La marca renombrada posee una protección extraordinaria, pues se prohíbe que se
registren signos idénticos o similares a marcas renombradas (y notorias), aun cuando se
trate de productos o servicios no relacionados con esa marca. Este ius prohibendi es
conferido al titular de la marca. Esta protección supone una ruptura total con el
principio de especialidad6 - principio fundamental en el sistema de marcas – puesto que
va más allá del mismo, y no se requiere que el conflicto verse sobre productos o
servicios del mismo tipo para disfrutar de esa protección absoluta.
En opinión de GONZÁLEZ-BUENO, la ruptura con el principio de especialidad se da
desde el momento en que las marcas notorias y renombradas adquieren protección
‘‘para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos
anteriores’’7.
Dicho de otro modo, la LMa establece que ‘‘no podrá registrarse como marca un signo
que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se
solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por
dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso
de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por
la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa
causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter
6
Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas, Artículo 6 y 7 Dicen respectivamente lo siguiente:
‘‘Art. 6 No podrán registrarse como marcas los signos:
a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos
b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o
servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el
riesgo de asociación con la marca anterior. ’’
‘‘Art. 7 No podrán registrarse como marcas los signos:
a) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o
servicios para los que se solicita la marca.
b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las
actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de
confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial
anterior. ’’.
7
GONZÁLEZ-BUENO, C., J., ‘‘Marcas notorias y renombradas en la Ley y la Jurisprudencia’’, La
Ley, Madrid, 2005, pág. 194.
10
distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores’’8. Es en el artículo
88 en el que se establece la prohibición de registro de estos signos distintivos.
Algunas de las marcas renombradas más relevantes en España son: Coca-Cola, El Corte
Inglés, Iberia o Zara.
Respecto de esta última hay una sentencia del Tribunal Supremo (STS de 2 de junio de
2014, RC 2198/2012), en la que se examina la protección específica y reforzada de la
marca ‘Zara’ y se impide registrar el nombre comercial ‘Viajes ZaraTours vacaciones y
ocio’. En dicha sentencia, el TS considera que se infringen los artículos 6.1 b), 88 c) y 8
de la LMa. El Tribunal afirma que la existencia de
recursos desestimatorios
(antecedentes de hecho de la sentencia) es consecuencia de la no aplicación de la
prohibición especial de la que gozan las marcas renombradas.
La sala de lo contencioso-administrativo de TS no comparte los argumentos de la Sala
de instancia y los califica de erróneos ya que la inclusión del término ‘ZARA’ para
designar actividades relacionadas con la organización de viajes atrae la atención del
gran público, y tal y como se afirma en la sentencia genera ‘‘riesgo de confusión sobre
la procedencia empresarial de los servicios ofrecidos, y, por ende, riesgo de
asociación’’.
En efecto, el Tribunal considera que no es válido el registro del nombre comercial
‘Viajes ZaraTours vacaciones y ocio’ por dos razones:
a) Zara es marca renombrada porque reúne las condiciones para serlo, notoriedad y
reputación; y en base al artículo 8 de la LMa tiene una protección ampliada ante el uso
de su denominación por parte de terceros.
b) Existe al menos uno de los tres tipos de riesgo que contempla el artículo 8, en este
caso, riesgo de dilución de la reputación, pudiendo llegar a implicar un
aprovechamiento indebido de la reputación o notoriedad de Zara.
Sostiene la sentencia lo siguiente:
‘‘cabe entender que se produce sin justa causa un aprovechamiento indebido de la
reputación de los signos registrados prioritariamente, en la medida que cabe inferir que
8
Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas, el Artículo 8.1.
11
el público pertinente confundirá la procedencia empresarial de las actividades ofrecidas,
experimente una atracción particular sobre los servicios de la empresa VIAJES
ZARATOURS VACACIONES Y OCIO, S.L., amparados en el nombre comercial
impugnado.’’
Por todo ello, se anula el registro de ‘Zaratours’ como nombre comercial, por ser
contrario a la protección reforzada de la marca renombrada ‘Zara’.
Es abundante la jurisprudencia relativa al nombre comercial ‘Zara’; otra sentencia que
merece la pena comentar es la STS 823 6/2004 de 20 de diciembre de 2004, RC
1315/2002, en la que se llega a la conclusión de que Zara es marca renombrada por
contar con los dos elementos que caracterizan a éste tipo de marcas (las ya mencionadas
reputación y notoriedad) y porque su gran importancia económica tanto en el mercado
nacional como en el internacional, es apreciable por parte de cualquier consumidor
medio mínimamente informado.
En la STS 3746/2010 de 17 de julio de 2010, RC 5504/2009 se establece un criterio
para comprobar si efectivamente se induce a error al consumidor, ante el uso del
término ‘Zara’ por parte de una marca ajena a ‘Inditex’; la sentencia dice que dependerá
de si ‘‘la utilización del término ‘zara’ en la marca solicitada es tan relevante que
minimiza los otros caracteres diferenciales’’, haciendo así, que se asocie la marca ajena
con la marca renombrada y se crea que los servicios de una son ofrecidos por la misma
empresa que la otra – Inditex- .
En la STS de 21 de enero de 2008, RC 957/2005 se trataba la controversia existente a
causa del registro como marca de la denominación ‘ZARATOS’ también relacionada
con la prestación de servicios relacionados con la organización de viajes. El TS
considera que un consumidor medio mínimamente informado corre el riesgo de asociar
la marca ‘ZARATOS’ con la marca renombrada ‘ZARA’, ya que se incluye este
término en la denominación de la agencia de viajes; tal y como dice la sentencia
‘‘coincide con el indicativo de una firma o razón comercial renombrada cuyo carácter
distintivo es mayor, y que por ello resulta procedente extremar el rigor comparativo
entre los signos confrontados. ’’
12
2.1
Legislación aplicable al Sistema de Marcas
Con respecto a la legislación aplicable en el Derecho de Marcas, podemos decir que
dentro del sistema de marcas coexiste normativa nacional, comunitaria e internacional
tal y como se expresa en la Exposición de motivos de la LMa en su párrafo III. 9
En el ámbito nacional, es de aplicación la LMa (Ley 17/2001, de 7 de Diciembre) que
ha sido desarrollada por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12
de Julio; como ya se ha mencionado anteriormente, la nueva LMa derogó la antigua Ley
de Marcas de 1988.
Las necesidades que motivaron la reforma de esta ley fueron principalmente tres; en
primer lugar, el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de
3 de junio por la que se declara la inconstitucionalidad de algunos artículos de la LMa
de 1988.10 Dicha sentencia versa sobre el orden competencial de País Vasco y Cataluña
en materia de propiedad industrial; ambas sostenían que en varios artículos se invadían
competencias que tenían atribuidas exclusivamente por sendos estatutos de autonomía,
en confrontación con lo establecido por la Constitución en el artículo 149.1.9.11 Supuso
la implantación de un reparto de competencias entre el Estado (OEPM) y los Órganos
de las CCAA en materia de registro de marcas y nombres comerciales. En suma,
correspondía a las CCAA la competencia para: recibir las solicitudes de registro de las
marcas, para proceder al examen de los requisitos formales de la solicitud, para recibir y
examinar la documentación de las solicitudes de inscripción de cesión o licencia, para
recibir solicitudes de registro internacional presentadas por los titulares de marcas
9
‘‘En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los
mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea
e Internacional’’.
10
‘’corresponden a las Comunidades Autónomas recurrentes las competencias de ejecución en materia de
Propiedad Industrial contenidas en los artículos 15.2 y 3, 24.1, 45.1, 75.1 y 85, párrafo 2º de la Ley
32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas’’.
‘‘se interesa de este Tribunal que dicte Sentencia por la que se declare la inconstitucionalidad de los arts.
15, 16, 17, 75 y 85 y de la Disposición transitoria primera de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de
Marcas, en cuanto suponen la sanción, ratificación o revalidación de un sistema registral de Registro
único y dependiente del Estado’’.
11
En la Constitución Española de 1978 se establece en su art. 149.1.9, que es de competencia exclusiva
del Estado, la legislación sobre propiedad intelectual e industrial. Análogamente el artículo 12.4 del
Estatuto de Autonomía del País Vasco atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco la ejecución de
la legislación del Estado en materia de propiedad intelectual e industrial. Por su parte, el artículo 11.3 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a ésta la ejecución de la legislación en estas materias.
13
registradas en España y para tramitar y conceder el registro de rótulos de
establecimiento.12
El segundo motivo que suscitó la reforma de la ley fue la necesidad de incorporar
disposiciones comunitarias e internacionales en materia de marcas. La normativa
comunitaria aplicable en materia de marcas es: Directiva comunitaria de 21 de
diciembre de 1988 en materia de marcas y el Reglamento de la Marca Comunitaria13.
A la LMa/1988 se incorporó la 1ª Directiva en materia de Marcas, pero no se incorporó
correctamente a la Ley, pues aquella Directiva fue elaborada con posterioridad a la
aprobación de la LMa y pos consiguiente, había importantes defectos de transposición
que hacían que la Directiva y nuestra Ley no estuviesen totalmente ajustadas entre sí.
En el caso que aquí nos concierne, que es el de las marcas renombradas, el problema de
transposición de la Directiva supuso que en la Ley del 88 no se incluyese la protección
extraordinaria a las marcas renombradas, mientras que la Directiva sí lo hacía en sus
artículos 5.2 y 5.5. En cambio la nueva ley de marcas sí regula la protección jurídica de
las marcas notorias y renombradas.
También había diferencias importantes entre la Directiva y la LMa 1988 en relación con
puntos como: noción de marca, limitaciones al derecho de marca, agotamiento del
derecho de marca, prescripción, uso de la marca, caducidad por falta de uso, nulidad,
acción de violación…
Por otra parte, en materia internacional, la normativa correspondiente en materia de
marcas es el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el
Protocolo concerniente a ese Arreglo14, el Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Tratado sobre el Derecho de
Marcas.15 La armonización internacional supone la inclusión en España de una
protección registral internacional.
12
BERCOVITZ RODRÍGUEZ – CANO, A., ‘‘Consideraciones generales sobre la nueva Ley de Marcas
de 2001’’. En Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico, Aranzadi,
Navarra, 2002, pág. 34.
13
Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.
14
Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al registro internacional de marcas y Protocolo
concerniente al Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989.
15
ADPIC de 15 de abril de 1994 y Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.
14
El tercer y último motivo que promovió la reforma de la antigua ley de marcas fue la
necesidad de introducir normas sustantivas y procedimentales ya que era latente la gran
necesidad de adaptar nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva
sociedad; la información y la publicidad son los dos factores predominantes en la
actualidad. La publicidad pretende informar, persuadir, y en marcas que ya están
asentadas, recordar sus características principales. El segundo factor, solamente tiene
por objeto informar de las cualidades del producto.
2.2
La Marca
Como hemos dicho, el art. 4.1 nos delimita qué es una marca y cuáles son sus
funciones. Siguiendo a BERCOVITZ, la noción de marca es entendida como aquel
‘‘signo que se relaciona con productos o servicios determinados dentro del mercado
para identificarlos y distinguirlos’’. Son signos perceptibles por la vista, el oído o el
olfato.
La referencia que hace el artículo a la ‘empresa’ se merece un tratamiento amplio;
incluyendo todos los operadores económicos que interactúan en el mercado, tengan o no
ánimo de lucrarse a través de las actividades que realizan.
Tipos de marca
En el art. 4.2 se determinan los signos que pueden ser constitutivos de marca:
‘‘a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para
identificar a las personas.
b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.
d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los
envases y la forma del producto o de su presentación.
e) Los sonoros
f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se
mencionan en los apartados anteriores’’.
15
En este sentido, diferenciamos entre:
-
Marcas denominativas, son aquellas formadas únicamente por palabras. Esa
denominación puede hacer referencia a un nombre propio, a una denominación
conceptual (palabras con un sentido determinado), a una característica del
producto o servicio, a una denominación conceptual arbitraria (no se refiere a
ninguna característica concreta del producto o servicio) o a una denominación de
fantasía (palabra que no tiene sentido en sí misma).
-
Marcas gráficas o emblemáticas, son aquellas que se perciben a simple la vista.
-
Marcas mixtas, son una mezcla entre marcas denominativas y marcas gráficas.
-
Marcas auditivas o sonoras.
-
Marcas principales o derivadas, son aquellas que se clasifican de este modo
según su relación con otras marcas. La derivada será aquella que reproduce el
elemento distintivo principal de la marca inicial o anterior.
-
Marcas individuales o colectivas. Son de un modo u otro en función de si el
titular es único o los titulares de la marca son un conjunto de personas.
-
Marcas de fábrica, de comercio y de servicio, son aquellas que se clasifican de
este modo según la actividad empresarial que distinguen.
-
Marcas de reserva
-
Marcas de defensa
-
Marcas de obstrucción
-
Marcas notorias y renombradas (según su grado de difusión)
2.3
La adquisición del derecho sobre la Marca
El derecho exclusivo sobre una marca se puede adquirir a través de dos ámbitos, uno es
nacional y otro el comunitario. La vía comunitaria sirve para proteger una marca en el
territorio de la Unión Europea en aplicación del Reglamento CE nº 40/94 del Consejo,
de 20 de Diciembre 1993, sobre la marca comunitaria. Será necesario efectuar la
solicitud de inclusión como ‘marca comunitaria’ ante la Oficina de Armonización del
Mercado Interior.
En territorio español, por otra parte, es de aplicación la legislación nacional (LMa),
también habrá que valerse de una solicitud, en este caso, ante la OEPM. La duración de
ese registro es de 10 años.
16
2.4
El Concepto de Marca Notoria
Tal y como hemos introducido al inicio de este trabajo, la LMa/2001 regula la
protección de marcas y nombres comerciales renombrados. Ahora bien, en el artículo 8
(apartados 2 y 3) se hace distinción entre signo notorio y renombrado. Con base en el
mencionado artículo y siguiendo la doctrina española, puede decirse que la marca
notoria es aquella que es conocida por el público dentro del sector en el que
concretamente se comercializan sus productos o servicios. Es decir, es aquella marca
que es conocida por el sector al que va destinada. Como ejemplo de marca notoria
podemos mencionar Würt, conocida empresa de utillaje, ferretería, ingeniería) o Mc
Graw Hill, famosa editorial estadounidense, especializada en obras científicas y
técnicas.
2.4.1
Antecedentes: Ley 32/1988
BERCOVITZ expresaba que la diferencia fundamental establecida por la doctrina, era
que la protección de la marca renombrada no estaba limitada por el principio de
especialidad, mientras que la marca notoria sí.16 Pero como ya hemos anticipado y
veremos de nuevo más adelante, con la llegada de la LMa/2001 se promulgó la ruptura
del principio de especialidad.
En la LMa/1988 ya se regulaba en algunos de sus preceptos esta tipología de marcas
(Arts. 3.2, 11.2, 12.1 y 38.3); se protegían aspectos de la marca notoria tales como: la
marca notoria no registrada, protección como marca de un signo genérico, riesgo de
confusión y de asociación e indemnización por daños y perjuicios por violación del
derecho de marca.
Hay autores como MASSAGUER, que sostenían que la marca notoria es una marca no
registrada que ‘‘como consecuencia de su uso, tanto en España como en el extranjero,
es notoriamente conocida en España dentro del sector del mercado al que pertenezcan
los productos o servicios a los que la marca se refiere.’’17
16
BERCOVITZ RODRÍGUEZ – CANO, A., ‘‘Marca notoria y marca renombrada en el derecho
español’’. En Colección de trabajos sobre la propiedad industrial en homenaje a Julio Delicado
Montero-Ríos, Barcelona, 1996, pág. 63.
17
Vid., MASSAGUER, J., Algunas cuestiones básicas acerca de la marca renombrada. En Aranzadi
Civil, nº 23, 1994, págs. 11 y ss., en concreto p.18, cita extraída de ‘‘Marca notoria y marca renombrada
17
Asimismo BERCOVITZ venía a decir que la notoriedad de esa marca no registrada, le
concede una protección excepcional frente a la marca registrada para productos
idénticos o similares que puedan llegar a crear confusión. Esa protección excepcional
pone a disposición del titular de la marca notoria la acción de anulación contra la marca
registrada. La protección de la que hablamos resulta de lo dispuesto en el artículo 3.2 de
la antigua LMa, en el siguiente se decía:
‘‘Sin embargo, el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por
los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca
registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca
notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la
fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera
sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible.
Dicho usuario efectuará, al mismo tiempo, la correspondiente solicitud de registro de su
marca. No obstante, la tramitación de dicha solicitud se suspenderá hasta que la
sentencia adquiera fuerza de cosa juzgada. ’’ En este artículo se utiliza la denominación
‘marca anterior notoriamente conocida’, es decir, no se requiere que esté registrada para
poder disfrutar del derecho a solicitar la anulación por riesgo de confusión, de una
marca que por el contrario, sí está registrada.
Igualmente DE JAVIER ESTEBAN, daba su punto de vista al respecto afirmando que
la LMa/1988 no reglaba de forma suficiente la noción de marca notoria (y menos aún la
de marca renombrada); llega a criticar la LMa afirmando que en su opinión ‘‘se había
quedado corta’’18 y que a través de la Jurisprudencia (sobretodo del TS) se fue creando
una doctrina firme que otorgase una protección adicional a las marcas de gran fama y
renombre. A través de las sentencias se intentaba perfilar de forma más clara el
concepto de marca notoria.
Por ejemplo, en esta sentencia del año 1993, STS 528/1993 de 19 de mayo se trata de
dar solución a la controversia existente entre la marca ‘Bayley’s and Co.’ y ‘Licorera
Albeldense SL.’, demandada esta segunda por comercializar un licor denominado
‘Serget’, por presentar el licor en una botella muy similar a las botellas utilizadas por la
en el derecho español’’. En Colección de trabajos sobre la propiedad industrial en homenaje a Julio
Delicado Montero-Ríos, Barcelona, 1996, pág. 67.
18
DE JAVIER ESTEBAN, L., ‘‘La protección de la marca notoria y la marca renombrada. Evolución
del tratamiento jurisprudencial’’. En Estudios de derecho judicial, nº 99, 2006, pág. 253-254.
18
demandante en su comercialización del licor ‘Bayley’s’, y por usar una etiqueta de
características similares a la etiqueta de la demandante. Es conveniente reseñar que la
demandada carecía de registro alguno sobre la marca de licor mencionada.
El Juzgado de 1ª Instancia de Burgos, estima que entre ambas marcas hay riesgo de
confusión en cuanto a que las dos botellas presentan gran similitud y que ‘‘existe entre
las marcas puestas en litigio, la suficiente similitud como para que no puedan convivir
pacíficamente’’.
En cambio, la Audiencia Provincial, en apelación, defiende que hay diferenciación
suficiente entre las botellas, y no ha lugar a la prohibición de uso de la botella de licor
‘Serget’ ya que no hay riego de confusión. La Sala del Tribunal continúa diciendo que
estamos ante dos productos de la misma clase, pero la diferencia entre uno y otro es que
la marca ‘Bayley’s’ está registrada, tiene gran difusión entre los consumidores y ostenta
un grado de alta notoriedad. Es un producto muy conocido y muy comercializado en el
mercado, que cualquier consumidor medio podría confundir una botella con la otra.
El TS concluye estimando el recurso de casación y declara la prohibición de uso de la
botella en defensa del siguiente argumento:
‘‘merece una especial protección, ya que su posible imitación resultaría más rentable
económicamente para el infractor, que viene a aprovecharse en mayor medida del
esfuerzo comercial del primitivo titular, el cual está amparado por un auténtico derecho
de exclusividad en el uso.’’
Un caso similar al que acabamos de exponer es el de la STS de 3 de abril de 1996, RC
5538/92, en ella se determina que hay colisión entre las marcas ‘Gal’ y ‘Galmen’ (de
titularidad de la empresa ‘Perfumería GAL S.A.’) y la marca ‘Galben’ titularidad de la
empresa ‘Farmoplant S.P.A.’). Las dos primeras son marcas relativas a bragas,
tampones, apósitos, jabones, cosméticos, dentífricos… Mientras que ‘Galben’ es una
marca de pesticidas para la agricultura, horticultura y floricultura.
Como consecuencia de la similitud de ambas marcas se deniega la solicitud de
inscripción de ‘Galben’. Farmoplant interpone recurso de reposición y posteriormente
recurso de apelación contra la sentencia desestimatoria; pero la Sala del TS no comparte
los argumentos que aporta la demandada y afirma que la similitud fonética entre Galben
19
y Galmen es clara, y añade que ‘‘la diversidad o diferenciación de productos es
insuficiente para lograr el acceso al Registro’’.
Es más, ‘‘en consecuencia al ser casi idéntica la denominación hoy aspirante GALBEN,
con sus oponentes ya inscritas GALMEN y GAL, en cuanto que las tres tienen como
elemento básico el vocablo GAL que hace clara referencia a la marca notoria GAL para
perfumería, no existe la menor duda que el resto de los elementos que los componen B y
M, no son lo suficientemente diferenciativos para evitar el riesgo de confusión entre sus
productos y en consecuencia se impone la desestimación del recurso y la confirmación
de la sentencia apelada.’’
A la vista de estas sentencias se entiende que el TS se amparaba en la doctrina que
abogaba la obstaculización de las marcas que pretendían aprovecharse de la reputación
o fama de marcas notorias.
2.4.2
La marca notoria en la actualidad: Ley 17/2001
La nueva LMa incorpora una holgada regulación en materia de marcas notorias y
renombradas. Aunque el título de este apartado sólo haga referencia a las marcas
notorias, la evolución de la regulación de marcas notorias y renombradas se estudia de
forma conjunta; pero hay que tener muy claro que lo que define el carácter notorio o
renombrado de una marca, es el grado de difusión de su conocimiento entre el público.19
Si en el punto anterior nos apoyábamos en la doctrina para acercarnos a una definición
más clara de marca notoria, en este punto, vemos como la nueva Ley establece por
primera vez el concepto estricto de marca notoria; así también el de marca renombrada.
Dicha afirmación se extrae de propia la Exposición de Motivos y del art. 8.2, que define
la marca notoria como aquella que ‘‘por su volumen de ventas, duración, intensidad o
alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por
cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al
que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o
nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los
19
BERCOVITZ RODRÍGUEZ – CANO, A., ‘‘Marcas y otros signos notorios y renombrados’’. En
Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico, Aranzadi, Navarra, 2002,
pág. 172.
20
requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de
naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o
nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores
relacionados. ’’
Si acudimos a la Exposición de Motivos, análogamente vemos que expresa lo siguiente:
‘‘Especial mención debe hacerse del reforzamiento de la protección de las marcas
notorias y renombradas. A estos efectos, se establece, por primera vez en nuestro
ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando
el alcance de su protección. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del
público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por
encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se
faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta
la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. ’’
Tal como anticipábamos en puntos anteriores, con la entrada en vigor de la LMa/2001
se rompe con el principio de especialidad20. Según GONZÁLEZ-BUENO, esta ruptura
fue uno de los dos grandes privilegios que el legislador otorgó a las marcas notorias y
renombradas en esa nueva ley. El otro gran privilegio se encuentra en la segunda parte
del art.8.1, que prohíbe la inscripción a las marcas que puedan indicar una conexión con
las notorias o renombradas, que puedan implicar un aprovechamiento indebido o que
puedan implicar un menoscabo en el carácter distintivo o de la notoriedad o renombre
de dichos signos (riesgo de dilución).21
Como hemos dicho, lo que define el carácter notorio o renombrado de una marca, es el
grado de difusión de la marca entre el público. Pero también habría que tenerse en
cuenta el ámbito geográfico en que esa marca se difunde y si la marca está registrada o
no. En el primero de los casos, cuando la marca está registrada, no será necesario que la
notoriedad o renombre se extienda a todo el territorio español para que pueda disfrutar
de la protección extraordinaria. En el art. 8.2 sólo se habla de ‘alcance geográfico de su
uso’, por lo que se entiende que basta con que se extienda sólo a una parte del territorio.
20
Primera parte del artículo 8.1 de la LMa/2001. Ver págs.4-5, cit.8., y art. 8.2 que determina el ámbito
de protección de las marcas notorias.
21
GONZÁLEZ-BUENO, C., J., ‘‘Marcas notorias y renombradas en la Ley y la Jurisprudencia’’, La
Ley, Madrid, 2005, pág. 194-195.
21
En cambio si la marca no está registrada, será necesaria su notoriedad o renombre en
todo el territorio español o en la mayor parte del mismo, así lo expresa el art.6.2,
apartado d) de la LMa en el que se determina que no podrán registrarse marcas o signos
anteriores idénticos o similares, entendiendo como marcas anteriores ‘‘las marcas no
registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en
examen sean «notoriamente conocidas» en España’’ y el art. 9.1, también en su apartado
d), que dice que no podrán registrarse marcas sin la debida autorización ‘‘el nombre
comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de
presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una
persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser
idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público.
A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio
de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones,
de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley
puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad,
siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial
no registrado.’’
La protección a las marcas notorias no registradas permite al titular, ejercitar la
oposición a la solicitud de registro de una marca posterior que se confunda con la suya o
se asocie a la suya.
Otra cuestión importante a tener en cuenta, es la de la notoriedad de la marca, también
es relevante en cuanto a que permite el registro de signos que originariamente tenían un
carácter genérico, que carecían de carácter distintivo (secondary meaning). Este
aspecto, como mencionábamos en el punto anterior, ya se regulaba en la LMa/1988 en
su art. 11.2.
En la Ley actual, el art. que trata este supuesto es el 5.2, determinando que es posible
eliminar la prohibición de registro cuando un signo adquiera carácter distintivo para el
público como consecuencia del uso intensivo del mismo22. La ley prohíbe registrar
como marcas, las denominaciones exclusivamente genéricas ya que se entiende que no
22
BERCOVITZ RODRÍGUEZ – CANO, A., ‘‘Marcas y otros signos notorios y renombrados’’. En
Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico, Aranzadi, Navarra, 2002,
págs. 169-173.
22
deben de seguir constituyendo marca, cuando han perdido ese carácter distintivo que
tenían (como veremos más adelante, este es el supuesto de ‘vulgarización de la marca’).
Cualquier consumidor conoce alguna marca que al haberse hecho muy conocida por el
público, finalmente ha sido usada para denominar de forma genérica un producto, por
ejemplo si nos paramos a pensar un poco, observamos marcas como ‘Walkman’,
‘Discman’, ‘Tampax’, ‘Frisbee’ o ‘Cellophane’ (cinta adhesiva, que nosotros llamamos
celofán o celo). Todas ellas originalmente eran marcas, y ahora son usadas para
denominar de forma usual a los productos o servicios a los que hacen referencia.
Pero hay marcas como ‘Lego’ que no han incurrido en esta ‘generalización’ y han
evitado que la marca ‘‘muera’’‘:
‘‘Por ejemplo, en las décadas de 1970 y 1980 el titular de la marca LEGO realizó una
campaña para convencer a los clientes de que denominasen sus productos “fichas LEGO
“ o “juguetes LEGO “. Si bien siguieron refiriéndose a los productos de marca LEGO
como “lego”, los clientes no utilizaron ese nombre en productos de la competencia. Así
pues, la marca LEGO se ha conservado sana y salva ’’23
Un caso llamativo es el tratado en la una sentencia del Tribunal Supremo, STS de 14 de
abril de 1984, RJ 1984/2139, se desestima el recurso de apelación contra la sentencia
que denegaba el registro como marca del término ‘Febrin’. La Sala de lo ContenciosoAdministrativo manifiesta que ese término es usado genéricamente para definir el
estado febril de una persona. Por ejemplo en algunas marcas de medicamentos para la
fiebre, como ‘Paidofebrin’ se incluía esa partícula.
Por todo lo anterior el TS declara ‘‘que se está incidiendo en la prohibición antes
mencionada, que no se refiere a las denominaciones que gramáticamente se empleen o
deban emplearse, sino a las que se adopten por uso para señalar cualidades, y es
evidente que esto y no otra cosa ocurre en el caso debatido. ’’
23
LOCKHART, T., J., ‘‘Lo que no se sabe de las Marcas’’. En Revista de la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual, nº 6, 2009.
23
2.4.3 La prueba del carácter notorio de la marca
Para finalizar con el tratamiento de la marca notoria, conviene decir que para calificar
una marca como notoria desde un punto de vista objetivo, habrá que tener en cuenta ‘‘el
volumen de ventas, la valoración alcanzada en el mercado, la intensidad y duración del
uso, o el prestigio alcanzado para determinar la notoriedad’’24. Así también, deberá
llevarse a cabo un examen de notoriedad; el referido examen tiene una perspectiva más
subjetiva y lo desarrolla un examinador de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Serán las partes las que tengan la carga de la prueba, por lo tanto, serán los titulares los
que tengan que demostrar y convencer al Juez sobre las características del signo objeto
de controversia.
24
CARAVANTES, S., ‘‘Marcas notorias y renombradas’’. En Blog El reto emprender, 2014.
24
3. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA EN EL
ORDENAMIENTO ESPAÑOL
3.1 Preliminar
Llegados a este punto, conocemos ya cuál es la diferencia entre marca notoria y marca
renombrada. En resumidas cuentas, todas las marcas renombradas son notorias; pero no
todas las notorias llegan a ser renombradas. Es necesario que sean conocidas ‘‘por la
inmensa mayoría de la población’’25. En la STS de 21 de junio de 2002, RJ 2002\8617,
se sostiene que la marca de vinos y licores ‘Torres’ es notoria porque el público
consumidor la asocia claramente con esas bebidas alcohólicas, pero también es
renombrada (aunque la LMa/1988 no especificase una protección específica) porque
‘‘goza, desde hace mucho tiempo, de un prestigio, derivado de la calidad de los
productos que ampara. ’’
Todo lo dicho anteriormente para la marca notoria también es e aplicación en la marca
renombrada ya que en la LMa/2001 se llevó a cabo una regulación conjunta (en los arts.
siempre se hace mención a ‘marcas notorias y marcas renombradas’ de manera
simultánea).
En este punto trataremos la protección de la marca renombrada en el ordenamiento
español; tal y como expresa MONTEAGUDO26 es necesario recurrir a la aplicación de
dos cuerpos normativos: la LMa y la LCD (Ley de Competencia Desleal) para afrontar
la protección de la marca renombrada.
3.2 La Protección Jurídica de la Marca Renombrada: de La Ley de
Marcas de 1988 a la Ley de Marcas de 2001
En la Primera Directiva Comunitaria de Marcas, el art. 5.2 se refiere a la marca
renombrada de forma expresa, estableciendo que el titular de la marca podía prohibir a
terceros el uso de productos o servicios idénticos, similares o no similares, cuando dicha
marca goce de renombre en un Estado miembro. Siempre que con la utilización de ese
signo, se pretendiese obtener una ventaja desleal o perjuicio a la marca. Aunque este
art. de la Directiva no se incorporó a la LMa/1988, por defectos de transposición, se
25
STS 550/2006 de 8 de Junio.
26
MONTEAGUDO, M., ‘‘La protección de la Marca Renombrada’’, Civitas, Madrid, 1995, pág. 187.
25
aplicaba a través de la jurisprudencia27, como se puede ver en la STS de 15 de junio de
1995, RJ 1995\4823. En este caso, se pretende dilucidar sobre si hay o no hay posible
riesgo de confusión entre la marca gráfica de Loewe, y otra muy similar a esta. Ambas
tienen un diseño constituido por unas letras y un rombo abierto en sus vértices; las letras
son diferentes en cada una de las marcas, pero los productos que venden, son los más o
menos los mismos: imitaciones de cuero, baúles y maletas, bolsos de señora y caballero,
sacos de viaje, maletines, archivadores, billeteros etc…
Tal y como dice el TS, ‘‘para la convivencia lo fundamental es que los signos con que
se presentan en el mercado no induzcan, por su apariencia e impresión, en algún
aspecto, a error del consumidor’’. Continúa argumentando que ‘‘induce a pensar que la
marca aspirante pretende la reproducción, imitación, de una marca prioritaria o un
aprovechamiento, directo o indirecto, de la fama de ésta, dado que existen, entre los
distintivos confrontados, grandes elementos de coincidencia, en una impresión de
conjunto, que son necesarios para impedir la convivencia de los mismos en el Registro y
en el mercado’’.
Previamente a la entrada en vigor de la
LMa/1988, tenía vigencia en nuestro
ordenamiento el EPI, Estatuto sobre Propiedad Industrial28, que en realidad no hacía
referencia a las marcas notorias y renombradas en sentido estricto, pero como se puede
ver en esta sentencia del Tribunal, se mantenía ya la doctrina que defendía la
prohibición de registro de marcas que pretendiesen aprovecharse del crédito, fama o
reputación de otras prioritarias.
En aquella época la única norma que protegía este tipo de marcas era el CUP, Convenio
de la Unión de París29. Como afirma CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, el Convenio,
trataba de ‘‘proteger al titular de la marca notoria de un país unionista frente a los
riesgos que suponen los ordenamientos regidos por el principio de inscripción registral
en orden al nacimiento del derecho sobre la marca, y a cuyos países se ha extendido la
notoriedad de aquella, para que no pueda ser desposeído del mismo por el hecho de que
27
BERCOVITZ RODRÍGUEZ – CANO, A., ‘‘Marcas y otros signos notorios y renombrados’’. En
Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico, Aranzadi, Navarra, 2002,
pág. 170.
28
Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929, sobre Propiedad Industrial, texto refundido y revisado por
Real Orden de 30 de abril de 1930, que regulaba materias como patentes, marcas o signos distintivos,
modelos de utilidad, modelos de dibujos industriales y artísticos, nombres comerciales y rótulos de
establecimiento.
29
Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de Marzo de 1883.
26
un tercero proceda a efectuar la inscripción antes que él (inscripción que en muchas
ocasiones se realiza con la finalidad de aprovechar para los propios productos o
servicios el goodwill30 que una marca tiene en otro país y en otras para obligar al titular
extranjero a abonar una suma mayor o menos de dinero a cambio de la dejación de los
derechos sobre el signo)’’.31
La síntesis de esta idea se encuentra en el art. 6.1 bis del CUP, que como dice
MONTEAGUDO, tiene por objeto la protección de las marcas notorias no registradas32.
Por ello, puede afirmarse que la protección de marcas notorias no registradas recogida
en el art. 3.2 de la LMa/1988, tiene su génesis en el art. 6 bis del CUP. Esa protección
era sólo de marcas, no de nombres comerciales, de cuya regulación se ocupaba el art.77
LMa. En cambio, como veremos, la LMa/2001 trata de forma conjunta ‘marcas’ y
‘nombres comerciales’.
La trascripción del art. 6 del Convenio es la siguiente:
‘‘1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo
permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el
uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o
traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente
del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya
marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para
productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca
constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación
susceptible de crear confusión con ésta.
2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro
para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de
prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.
3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas
registradas o utilizadas de mala fe’’.
30
Concepto anglosajón que hace referencia al buen nombre comercial o prestigio de una marca. STS
123/2008 de 21 de febrero.
31
CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L., ‘’La Protección de la Marca Renombrada’’, en Cuadernos de
Derecho Judicial, nº 9, 2003, pág. 118.
32
MONTEAGUDO, M., ‘‘La protección de la Marca Renombrada’’, Civitas, Madrid, 1995, págs. 205212.
27
Asimismo, el art. 3.2 de la LMa/1988 señalaba:
‘‘Sin embargo, el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por
los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca
registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca
notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la
fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera
sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible.
Dicho usuario efectuará, al mismo tiempo, la correspondiente solicitud de registro de su
marca. No obstante, la tramitación de dicha solicitud se suspenderá hasta que la
sentencia adquiera fuerza de cosa juzgada’’.
En opinión de MONTEAGUDO, ambos artículos presentan diferencias muy claras, el
art. 6 de la norma , es un derecho otorgado a los ‘unionistas foráneos’, mientras que el
art. 3.2 recoge una norma de Derecho interno. También cabe señalar las facultades que
otorgan cada uno de estos artículos al usuario de un signo notoriamente conocido. En el
art. 6, la facultad conferida al usuario es la de oponerse al procedimiento de concesión,
ejercitar la acción de anulación y la acción de cesación; en cambio, el art. 3.2 sólo ponía
a disposición del usuario la acción de anulación. Pero en virtud de lo dispuesto en el art.
10.3 de la LMa33, los usuarios nacionales españoles podían beneficiarse también de las
tres ‘‘facultades autoejecutivas’’ del art. 6 bis.
3.2.1 Artículos relativos a la marca renombrada dentro de la nueva Ley
de Marcas
La nueva legislación de marcas, como hemos mencionado varias veces, incorpora los
conceptos de marca notoria y marca renombrada en el art. 8; a modo de síntesis vamos a
citar brevemente el ámbito de aplicación de estos signos, dentro de la nueva LMa.
El artículo 8, es aplicable tanto a marcas como a nombres comerciales, la nueva Ley
dedica todo este artículo al tratamiento de marcas y nombres comerciales notorios y
renombrados. A continuación, ‘‘en el último párrafo del art. 8.1 se positiviza el riesgo
33
Las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las extranjeras que sean nacionales de
alguno de los países de la Unión de París o que, sin serlo, estén domiciliadas o tengan un establecimiento
industrial o comercial efectivo y real en el territorio de alguno de los países de la Unión, podrán invocar
en su beneficio la aplicación de las disposiciones contenidas en el texto del acta vigente en España del
Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 en
todos aquellos casos en que esas disposiciones les sean más favorables que las normas establecidas en la
presente Ley.
28
de dilución de la marca’’ y se establecen las otras dos circunstancias por las que se
puede prohibir el registro de una marca o signo.34 El riesgo de dilución supone que si la
marca es conocida para unos determinados productos y servicios, si se empieza a usar
esa marca para comercializar con otro tipo de productos o servicios totalmente
diferentes a los iniciales, se corre el riesgo de que los consumidores dejen de percibir el
carácter ‘exclusivo’ de la marca, puesto que la asociarán también
a esos otros
productos.
El art. 8.2 y 8.3 definen respectivamente qué es una marca notoria y una marca
renombrada, y reconocen que deben de ser protegidas por encima del principio de
especialidad y de los riesgos de confusión y asociación del art. 6.1.
El art. 34.2 c) permite al titular de marcas notorias o renombradas ejercitar el ius
prohibendi cuando se den las circunstancias de art.8.1. Si esas marcas, por el contrario,
no están registradas, el art. 34.5 permite ejercitar al titular, la acción de prohibición
cuando los productos o servicios que colisionan con la marca, sean idénticos o
solamente similares.35
Por su parte, el art. 42 refuerza los derechos del titular, otorgando un derecho a
indemnización por los daños y perjuicios provocados a las marcas lesionadas. El art. 43
simplemente afirma que para determinar la cuantía de la indemnización, se debe de
tener en cuenta la notoriedad, renombre, prestigio, número y clase de licencias de la
marca.
¿Cómo puede un titular hacer efectivo su derecho sobre la marca? ¿Cómo debe
manifestar ese perjuicio o lesión sufrida? Ante estos casos, el titular podrá oponerse o
solicitar la nulidad del registro de la marca
En primer lugar, el titular perjudicado, deberá realizar un escrito de oposición al registro
de esa marca ante la OEPM, en el plazo de dos meses, desde la fecha de publicación de
la solicitud de registro de dicha marca. Deberá concretar si la oposición se basa en una
marca no registrada notoriamente conocida, en una marca registrada notoria o
renombrada. El escrito irá acompañado de las pruebas pertinentes que acrediten el
34
DE JAVIER ESTEBAN, L., ‘‘La protección de la marca notoria y la marca renombrada. Evolución
del tratamiento jurisprudencial’’ en Estudios de derecho judicial, nº 99, 2006, pág. 256.
35
CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L., ‘’La Protección de la Marca Renombrada’’, en Cuadernos de
Derecho Judicial, nº 9, 2003, pág. 123.
29
carácter notorio o renombrado de las marcas.36 Si dicha oposición no se admite, no se
podrá ejercitar la acción de nulidad de la marca posterior, según el art. 53 de la LMa.
Para ejercitar la acción de nulidad, hay que acudir al art. 51 de la Ley. Será causa de
nulidad absoluta, la mala fe cuando se demuestre que el solicitante de la marca actuó
con mala fe, al intentar registrar la marca, a sabiendas de que ya existía una marca
renombrada anterior registrada.
3.2.2 La prueba del carácter renombrado de la marca
Al igual que las marcas notorias, para calificar una marca como renombrada y que su
titular pueda beneficiarse de las consecuencias jurídicas que dicho carácter le otorga, es
necesario probar que realmente la marca violada goza de renombre.
A este respecto, CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ sostiene que a través de la
Jurisprudencia se han determinado ciertos mecanismos probatorios adicionales. Por
ejemplo, hace mención a la STJCE de 22 de junio de 1999, que en sus considerandos 22
y 23 determina que para probar el elevado carácter distintivo de una marca hay que
hacer atención a las cualidades intrínsecas, la cuota de mercado, la intensidad, la
extensión geográfica, la duración del uso de la marca, las inversiones en promoción y
las Declaraciones de las Cámaras de Comercio e Industria o asociaciones profesionales.
Por otra parte, PALAU37 sostiene que la SJTCE de 16 de julio de 1998 introduce como
mecanismo probatorio, los sondeos de opinión, que tienen por objeto acreditar la
percepción que tienen los consumidores sobre una marca, o dicho de otro modo,
acreditar el renombre de la marca.
La sentencia afirma que los sondeos sirven como medio de prueba; según la Ley de
Enjuiciamiento Civil son considerados prueba pericial. Por ello, las partes tienen la
posibilidad de aportar al proceso un dictamen de peritos (también puede ser realizado
36
Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Arts.17 y 18
Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas, Artículo 19.2.
37
PALAU RAMÍREZ, F., ‘‘El consumidor medio y los sondeos de opinión en las prohibiciones de
engaño en Derecho español y europeo, a raíz de la sentencia del TJCE de 16 de julio de 1998, AS. C210/96 (Gut Springenheide) ’’. En Actas de Derecho Industrial, nº 19, 1998, págs. 367-395.
30
por un perito designado por el Tribunal). Seguidamente, será el Juez el que valore la
prueba, aplicando máximas de experiencia y conocimientos que tenga sobre la materia.
Habrá que hacer especial atención a este hecho, así lo afirma este autor diciendo que es
posible que ‘‘con iguales premisas y una análoga actividad probatoria en cuanto al
resultado alcanzado, dos Jueces distintos puedan llegar a conclusiones diversas si su
erudición y su experiencia en torno al hecho (no al derecho) controvertido no es la
misma’’.38
3.3 La Protección Jurídica de la Marca Renombrada en la Ley de
Competencia Desleal
Durante la vigencia de la LMa/1988, en ocasiones se acudía a la Ley de Competencia
Desleal para cubrir la escasez de regulación relativa a marcas renombradas. Pero son
varios los autores que consideran contradictorio acudir a una norma que va ‘‘más allá de
los límites del Derecho de Marcas’’39. La LCD es necesaria en la medida en que sirve
para proteger las marcas renombradas en aspectos tan importantes como los actos de
confusión (art. 6 párrafo 2º) y la explotación de la reputación ajena (art. 12).
3.3.1 Actos de Confusión
El concepto de riesgo de confusión está regulado tanto en la LMa como en la LCD. Ya
hemos dicho que en la LCD es el art. 6 el que regula este riesgo, mientras que en la Ley
se positiviza en el art. 6.1 b) y 34.2 b). FERNÁNDEZ-NOVOA sostenía que era un
concepto jurídico indeterminado que necesitaba precisarse terminológicamente.40 Pero
podemos decir que el riesgo de confusión tiene como pretensión, obtener una ventaja
desleal en aprovechamiento del carácter distintivo de una marca y así también, que es
una de las prohibiciones relativas recogidas en la Ley. Una vez superadas las
prohibiciones absolutas, la marca objeto de registro debe superar una serie de
38
CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L., ‘’La Protección de la Marca Renombrada’’, en Estudios de
Derecho Judicial, nº 9, 2003, págs. 124-135
39
MONTEAGUDO, M., ‘‘La protección de la Marca Renombrada’’, Civitas, Madrid, 1995, págs. 189190.
40
FERNÁNDEZ-NOVOA, C., ‘‘Fundamentos de Derecho de marcas’’, ob. Cit., págs.197 y ss., cita
extraída de ‘‘La protección de la Marca Renombrada’’, Civitas, Madrid, 1995, pág. 213.
31
prohibiciones relativas, o dicho de otro modo, se debe controlar que no provocan
perjuicio alguno a los titulares de marcas anteriores.
La inducción a error en las marcas se positiviza en la LMa en dos modalidades de
riesgo: de confusión y de asociación. Al igual que el riesgo de confusión, el riesgo de
asociación es un concepto indeterminado cuyo contenido se ha ido delimitando a través
de la jurisprudencia. Es un factor que determina la presencia del riesgo de confusión ‘‘el
riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior’’, dice el art.
6.1 Mediante estos dos conceptos se pretende proteger la función indicadora de la
procedencia empresarial, esto es, asociar producto o servicio a un concreto empresario.
En la LCD se define qué es un acto de confusión (en el art. 6); es calificado como aquel
‘‘comportamiento idóneo para crear confusión con la actividad, prestaciones o
establecimiento ajeno’’. El acto desleal se produce, en opinión de MONTEAGUDO,
cuando el consumidor no percibe de forma correcta la procedencia empresarial de un
producto o servicio.41 Los criterios o cauces para afirmar que hay riesgo de confusión
son:
-
Similitud entre los signos objeto de controversia.
-
Elevada implantación del signo en el tráfico mercantil.
-
La atención que presta el consumidor medio al reconocer la actividad
económica, prestaciones o establecimiento presentado con los medios de
identificación ajenos.
-
Superación del principio de especialidad
Hay autores y líneas jurisprudenciales que defendían que los signos notorios, que el
hecho de ser notorios hacía más difícil que se confundieran con los menos notorios, por
ejemplo MONTEAGUDO. Si sostenemos esta afirmación, entenderemos que no se
produciría confusión, pero sí un aprovechamiento y vinculación de un signo con otro
(riesgo de asociación). En contraposición a esta opinión, FERNÁNDEZ-NOVOA
41
MONTEAGUDO, M., ‘‘El riesgo de confusión en el Derecho Contra la Competencia Desleal’’, en La
protección de la Marca Renombrada, Civitas, Madrid, 1995, págs. 236-245.
32
sostenía que ‘‘la confusión será tanto mayor cuando más intensa sea la notoriedad y el
grado de difusión del signo con respecto al cual se plantee una cuestión’’42.
En suma, la asociación se produce ‘‘en aquellos supuestos en que el signo perjudicado
tiene especial reconocimiento en el tráfico’’.43 En la STJUE C-251/95, hay conflicto
entre la marca gráfica de ‘Puma’ y la marca gráfica de ‘Sabel’, la primera interpuso
escrito de oposición porque consideraba que había concordancia entre ambas (un
‘‘felino saltando’’). El Tribunal se planteaba si la mera asociación de la una con la otra,
era motivo suficiente para denegar el registro a la marca ‘Sabel’.
La Directiva regulaba el riesgo de confusión de la misma manera que nuestra LMa
‘‘riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación’’. La cuestión que se
plantea el Tribunal es muy clara ‘‘¿es suficiente para afirmar la existencia de un riesgo
de confusión entre, por una parte, un signo compuesto por un vocablo y una imagen y,
por otra, un signo compuesto sólo por una imagen, que ha sido registrado para
productos idénticos y similares y no disfruta de una especial notoriedad en el mercado,
el hecho de que exista entre ambas imágenes una concordancia conceptual (en este caso,
un felino saltando)?’’ y la respuesta a esta pregunta, es negativa. El TJUE declara que la
mera asociación entre dos marcas no basta para deducir la existencia de riesgo de
confusión. La marca gráfica de ‘Puma’ no tenía grandes elementos imaginarios y
tampoco gozaba de especial notoriedad, por lo tanto para este caso, la mera similitud no
basta.
3.3.2 Explotación de la reputación
La explotación de la reputación ajena está regulada tanto en la LMa como en la LCD.
Ya hemos dicho que en la LCD es el art. 12 el que regula este riesgo; lo califica como
aquel ‘‘aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la
reputación industrial, comercial o profesional, comercial o profesional adquirida por
otro en el mercado’’. El acto desleal se produce cuando se emplean ‘‘signos distintivos
ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la
42
FERNÁNDEZ-NOVOA, Derecho de Marcas, ob. Cit., pág.261, cita extraída de ‘‘La protección de la
Marca Renombrada’’, Civitas, Madrid, 1995, pág. 243.
43
MONTEAGUDO, M., ‘‘La protección de la Marca Renombrada’’, Civitas, Madrid, 1995, pág.229.
33
verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como ‘modelo’, ‘sistema’,
‘tipo’, ‘clase’ y similares.’’
En la LMa se hace mención al aprovechamiento indebido, en el solemne art.8. Prohíbe
el registro como marca, de signos que supongan un aprovechamiento indebido de la
notoriedad o renombre de signos anteriores. Siguiendo a MONTEGUDO44, llegamos a
la conclusión de que para considerar esta conducta como desleal, será necesario que
exista un ‘uso’ o como dice la LCD el ‘empleo’ del signo distintivo; no basta con el
mero registro del signo. La deslealtad de la conducta ‘‘no radica en cualquier
aprovechamiento del crédito ajeno sino sólo en aquel que, atendidas las circunstancias,
sea indebido’’. Para poder afirmar la deslealtad de conductas llevadas a cabo por el
titular de una marca, hay que utilizar reglas comparativas con las que diferenciar los
supuestos desleales de aquellos en los que no hay aprovechamiento, por lo tanto, no
desleales.
Las reglas propuestas son:
-
Grado de implantación de la marca en el tráfico mercantil: cuanto más
implantada esté la marca mayor será el riesgo de aprovechamiento de su
reputación
-
Grado de esfuerzo en las inversiones: cuanto mayor sean los esfuerzos en
potenciar el prestigio de la marca, ‘‘más justificada estará la protección del
titular de la marca renombrada frente a conductas parasitarias’’.45
-
Grado de proximidad competitiva entre las actividades que lleva a cabo el titular
del a marca renombrada y las del titular que lleva a cabo un uso no consentido
del signo: cuanto mayor es la conexión entre productos y servicios, mayor será
el aprovechamiento de la reputación ajena. La marca renombrada contiene
elementos objetivos (calidad de los productos o servicios) y elementos
subjetivos (imagen).
-
Grado de homogeneidad del grupo de consumidores al que cada una de las
partes dirigen sus intereses económicos: la explotación de la reputación será
también posible cuando no hay conexión entre productos y servicios; ‘‘el titular
44
MONTEAGUDO, M., ‘‘La protección de la Marca Renombrada’’, Civitas, Madrid, 1995, págs.249261.
45
MONTEAGUDO, M., ‘‘La protección de la Marca Renombrada’’, Civitas, Madrid, 1995, pág. 258.
34
de la marca puede utilizar únicamente el valor económico que representa la
marca renombrada sobre el conjunto de consumidores que reconocen el signo’’.
Como afirma MONTEAGUDO, será posible el aprovechamiento de la
reputación ajena de productos o servicios que apenas tengan conexión con los
productos o servicios originarios (mediante el merchandising46 o la publicidad
adhesiva).
4. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA FRENTE A LAS
CONDUCTAS LESIVAS DE SU RENOMBRE: RIESGO DE VULGARIZACIÓN
4.1 Las conductas lesivas del renombre de la marca
Las conductas provocadas por las asociaciones o representaciones negativas de una
marca renombrada con otra de escasa cualidad, provocan un grave perjuicio para la
marca de gran prestigio y fama. Por ello, hay que proteger esta tipología de marcas
frente a las empresas que tienen mala reputación, ya que esto podría provocar una lesión
en el renombre.
¿Cuáles son esas conductas dañinas? La conducta del tercero es ofensiva en la medida
en que trata de introducirse en el mercado en beneficio del renombre ajeno, para así
tener ciertas garantías de éxito. A la vista de este aprovechamiento, el tercero provocará
en el titular de la marca un grave perjuicio, pues los consumidores se sentirán
defraudados al darse cuenta de que los productos y servicios ofrecidos realmente no
tienen la calidad esperada por parte de una marca renombrada. Hay autores como
MONTEAGUDO y MASSAGUER que sostienen que la lesión del renombre no
necesariamente debe ir acompañada por una conducta de aprovechamiento de la
reputación ajena47, puede ‘‘proceder de conductas denigratorias’’, reguladas en el art.9
de LCD, de ‘‘supuestos de venta bajo coste cuando tenga por defecto desacreditar la
imagen de un producto ajeno’’, regulados en el art. 17.2.b) de la LCD o de supuestos
que no son tan evidentes como los mencionados, pero sí son muy frecuentes: utilización
de la marca renombrada para prestaciones de escasa calidad e incompatibilidad de uso.
46
Concepto anglosajón que hace referencia a la técnica comercial que tiene por objeto promocionar o
publicitar un producto, una vez que ya está introducido en el mercado. Pueden ser, por ejemplo, regalos
promocionales o venta directa de los productos de la marca.
47
MONTEAGUDO, M., ‘‘La protección de la Marca Renombrada’’, Civitas, Madrid, 1995, pág. 263.
35
En general, todas aquellas conductas que lesionan el renombre de la marca, son
caracterizadas como actos de obstaculización.; no hay una regulación expresa para los
actos de regulación, pero el fundamento de la deslealtad de estos actos puede entenderse
que está recogido en el art. 5 de la LCD:
‘‘Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa
o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda
inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento
económico’’.
En primer lugar, podemos decir no es necesaria la cercanía competitiva de las
prestaciones para que se produzca un perjuicio al renombre de la marca. El uso del
signo para productos o servicios de escasa cualidad, también provoca dicho perjuicio
aun cuando la compatibilidad entre las prestaciones no es muy elevada. Añade
FERNÁNDEZ-NOVOA, ‘‘aun cuando la compatibilidad entre las prestaciones sea
menor, la conducta del tercero es capaz de lesionar la reputación de la marca, porque el
descontento del público es susceptible de trasladarse de forma mediata y subliminal a
toda utilización del signo renombrado, afectando lógicamente también a su titular
prioritario’’48. En este sentido, tanto MASSAGUER como MONTEAGUDO, afirman
que la consecuencia de la conducta ilícita llevada a cabo por el tercero, no es la del
aprovechamiento de la reputación, mas bien, será la de obstaculización de la posición
competitiva del otro49.
En segundo lugar, la incompatibilidad de uso, se refiere a la posible atribución de
connotaciones a una marca, por asociación con otra. Los ejemplos que nos propone
MONTEAGUDO son de sentencias un poco antiguas pero que nos sirven para
comprender el supuesto:
-
Sentencia del BGH de 8 de julio de 1958
Esta sentencia otorga protección a la marca ‘4711’ marca comercializadora de
cosméticos, frente a una empresa que hacía uso de la expresión ‘Llame al 4711’
48
FERNÁNDEZ-NOVOA, ‘‘Fundamentos de Derecho de marcas’’, ob. Cit., pág. 306, cita extraída de
MONTEAGUDO, M., ‘‘La protección de la Marca Renombrada’’, Civitas, Madrid, 1995, pág. 265.
49
MASSAGUER FUENTES, J., En Aranzadi Civil, nº 23, 1994, pág.25, cita extraída de
MONTEAGUDO, M., ‘‘La protección de la Marca Renombrada’’, Civitas, Madrid, 1995, pág. 266.
36
(número de teléfono de la empresa), para el transporte de residuos orgánicos. Puesto que
la empresa corría el riesgo de que sus consumidores asociasen negativamente sus
cosméticos con los residuos orgánicos, el titular de ‘4711’ interpuso la correspondiente
demanda, que finalmente fue estimada por el TS alemán (BGH).
-
Sentencia del Hoge Raad de 27 de junio de 1975
En esta sentencia de la Corte Suprema de Holanda, se otorga protección a la marca
‘Claeryn’, marca comercializadora de ginebra, frente la empresa ‘Colgate’, que quería
hacer uso de la marca ‘Klarein’, para comercializar un jabón líquido. Al igual que en
caso anterior, los consumidores podrían llegar a asociar de forma negativa el jabón
líquido con la ginebra (‘connotaciones químicas’).
Llegados a este punto, es importante hacer referencia a una sentencia del TS que trata la
protección de la marca renombrada ante la lesión de su renombre, la STS de 7 de mayo
de 2007. Las leyes aplicables al caso eran la LMa/1988 y la DM.
La empresa comercializadora de bebidas alcohólicas ‘Pedro Domecq’ ostentaba un
derecho exclusivo sobre diversas marcas gráficas (‘‘dibujo de una botella, con franjas
coloreadas en su parte superior, introducida en una malla dorada’’) y tridimensionales
(una botella, con distintos colores, también introducida en una malla dorada y con una
etiqueta que contiene las denominaciones, en un caso, «Centenario Terry» y, en el otro,
«Terry 1900»).
‘Pedro Domenecq’ interpone demanda contra ‘Zamora S.A.’ alegando que esta última
ha invadido su derecho exclusivo por vender ‘Ron Brugal’, en una botella con una malla
muy similar a la de sus botellas. Añadía que el peligro de debilitamiento y la dilución de
la marca se producían aunque no existiese riesgo de confusión. La demandante
interpuso los correspondientes recursos, llegando al de casación, en el que invocaba la
protección del art. 5.2 de la DM, que protegía la marca renombrada con independencia
del riesgo de confusión o asociación, cuando hubiese peligro de debilitamiento o
dilución en la marca. Así también denunciaban la infracción del art. 13 c) de la
LMa/1988, en el que no se introdujo en ‘‘la prohibición el aprovechamiento del carácter
distintivo de la marca y la posibilidad de causar perjuicio injustificado a uno u otro’’, tal
37
como afirmaba FERNÁNDEZ-NOVOA50. La LMa tenía una regulación más parca que
la DM; sólo protegía a la marca renombrada ante el riesgo de confusión. Finalmente la
decisión del TS fue desestimar el recurso de casación por falta de correlación entre la
LMa y la DM.
La idea que se extrae de la sentencia es que había una clara falta de concordancia entre
ambas leyes (en cuanto a la protección de la marca ante la lesión de su renombre),
quizás si la recurrente se hubiese apoyado en la LCD, probablemente se hubiese
estimado el recurso de casación. En términos análogos, MONTEAGUDO sostenía que
había que recurrir a la LM ‘‘si la lesión del renombre se yuxtapone al aprovechamiento
de la reputación ajena. Para los demás supuestos, empero, es obligado el recurso a la
normativa contra la competencia desleal’’;51 el supuesto de la presente sentencia era la
obtención de una ventaja desleal del renombre de la marca.
4.2 Riesgo de vulgarización
La connotación cuantitativa (notoriedad) y cualitativa (reputación) de la marca
renombrada la hacen ‘líder’ y ‘pionera’ en el sector al que pertenece. Es garantía de
reconocimiento empresarial y en la mayoría de los casos, de reconocimiento de calidad.
La principal ‘consecuencia’ de la popularidad de la marca renombrada es que suele estar
muy implantada en el mercado. Para el empresario que está al frente de la marca, esto es
una virtud en toda regla dado que la marca es la principal ventaja competitiva de la
empresa.
El concepto de vulgarización hace alusión al riesgo que corre este tipo de marcas que
están muy implantadas en el mercado. Es posible que el conocimiento del signo por un
elevado número de consumidores se vea reducido a medida que pasa el tiempo, llegando
al punto en el que los consumidores perciban la marca como una denominación genérica
que identifica el producto al que hace referencia. Algunos ejemplos que nos pone
50
FERNÁNDEZ-NOVOA, ‘‘Tratado sobre Derecho de Marcas’’, 2004, pags.413 y ss., cita extraída de
FERRÁNDIZ GABRIEL, J.R., ‘‘La protección de la marca renombrada ante la lesión de su
renombrada. El uso relevante de la marca y su caducidad. Comentario de la sentencia del TS de 7 de
mayo de 2007’’. En Cuadernos de Derecho Judicial, nº 145, pág. 176.
51
MONTEAGUDO, M., ‘‘La protección de la Marca Renombrada’’, Civitas, Madrid, 1995, pág. 264.
38
BERCOVITZ ÁLVAREZ52 son el de la marca española Ganchitos®, que actualmente
se usa en general para identificar a los aperitivos de maíz. Asimismo ‘Velcro’ 
sistema de apertura y cierre, ‘Rimmel’  máscara de pestañas, ‘Tipp-ex’  líquido
corrector, ‘Post-it’  papel adhesivo para notas, ‘Jacuzzi’  bañera hidromasaje,
‘Gomina’  gel fijador, ‘Kleenex’  pañuelo de papel, ‘Doughnut’  rosquilla,
berlina, ‘Bimbo’  pan de molde, ‘Albal’  `papel de aluminio, ‘Chiclets’  goma de
mascar y ‘Chupa-chups’  caramelo con palo.
Otros ejemplos de marcas erosionadas en EEUU son:
‘Vaseline’  protector labial, ‘Aspirine’  ácido acetilsalicílico (era marca registrada
de Bayer AG, pero en Europa no ha sido vulgarizada), ‘Heroin’  jarabe (era marca
registrada de Bayer AG) y ‘Yo-Yo’  juguete con cuerda (marca registrada de Duncan
Yo-Yo company).
La vulgarización es un riesgo al que se enfrentan todas las marcas de renombre por la
popularidad que ostentan.
¿Hay algún tipo de protección jurídica ante este riesgo?
La respuesta es afirmativa. Tanto la actual LMa (art. 55.1 d) como la DM (Art. 12.2 a)
delimitan el alcance de este concepto. El principio general recogido en la ley determina
que cuando una marca se convierta en designación usual del producto o servicio para el
que esté registrada, se declarará su caducidad y dejará de tener efectos registrales. Por
todo lo anterior, podemos decir que la consecuencia jurídica de la vulgarización es la
caducidad de la marca.
Siguiendo en todo momento a BERCOVITZ ÁLVAREZ, vemos que en su estudio nos
propone dos sistemas de caducidad por vulgarización diferentes: sistema objetivo y
sistema mixto. El sistema objetivo es el instaurado en EEUU e incorpora la
vulgarización per se; es la percepción del consumidor en cuanto a que la marca ha
dejado de serlo y ha pasado a ser designación genérica de un producto. En cambio, el
sistema subjetivo es el instaurado en Europa; para que la vulgarización sea causa de
52
BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., ‘‘Marca renombrada y vulgarización: ¿dos caras de una misma
moneda?’’, en La protección a la marca renombrada frente a la vulgarización (Jornada en OEPM),
Madrid, 2014.
39
caducidad es necesario que el titular actúe de forma negligente (‘actividad o
inactividad), tal y como expresa el art. 55.
¿Cómo evitar la vulgarización?
Las acciones que se pueden llevar a cabo para proteger una marca renombrada ante el
riesgo de vulgarización son algunas como: usar la marca correctamente y señalarla de
forma clara con el distintivo ® en los envases y en el etiquetado de los productos (esta
conducta debería llevarla a cabo tanto el titular como los comerciales y distribuidores de
la marca), ejercitar acciones contra competidores y potenciar la publicidad y las
campañas informativas a consumidores.
40
5. CONCLUSIONES
1. La marca renombrada es el bien más preciado que tienen las empresas, ya que otorga
a sus productos y servicios mayor prestigio y un conocimiento generalizado entre los
consumidores.
2. Si tenemos que definir en dos palabras ‘qué es una marca renombrada’, notoriedad y
reputación son los dos caracteres que mejor definen este tipo de marcas. El concepto de
marca renombrada no es muy conocido entre las personas legas en derecho; y quizás en
materias como el derecho mercantil que hemos estudiado durante el Grado, no ha sido
un concepto al que se le haya hecho gran hincapié. Pero considero que en la práctica,
cualquier consumidor medio es capaz de reconocer que marcas españolas como ‘Adolfo
Domínguez’, ‘BBVA’, ‘Campofrío’, ‘Festina’, ‘el Corte Inglés’ o cualquiera de las más
de 100 empresas miembro del Foro de Marcas Renombradas Españolas, son marcas que
tienen en común aspectos como: un notable conocimiento por parte del público,
distintividad, buena fama y prestigio, y productos y servicios de buena calidad.
3. La exigencia de una mayor protección para marcas notorias y renombradas se debió a
que la LMa/1988 no aportaba una protección reforzada de los titulares de las mismas,
ante el posible riesgo de confusión entre unas marcas y otras. En mi opinión, creo que el
factor principal que propició la reforma legislativa (LMa/2001), fue la incorporación de
la 1ª Directiva Comunitaria en Materia de Marcas, así como las disposiciones
internacionales existentes sobre esta materia.
4. Es por todo lo anterior por lo que se estableció un sistema de protección que iba más
allá del principio de especialidad y se ampliaba a supuestos como el aprovechamiento
indebido y el riesgo de dilución.
5. Al igual que muchos autores, pienso que las marcas renombradas son un elemento
muy importante en la actualidad. Ya que en tiempos de crisis, las empresas que cuentan
con un gran renombre y prestigio tendrán que competir con otras marcas más
económicas y posiblemente con productos y servicios con una calidad menor. Tendrán
que mantener su posición de marca de alto prestigio y protegerse de todas aquellas
marcas que intenten aprovecharse de su renombre para aumentar su fama, o mejor
dicho, su volumen de ventas.
41
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Vasco.
-
Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, Estatuto de Autonomía de Cataluña.
(Vigente hasta el 9 de agosto de 2006).
-
Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. (Vigente hasta el 9 de diciembre
de 2001).
-
Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas.
43
-
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989.
-
Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la
marca comunitaria.
-
Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
-
Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.
Sitios web
LOCKHART, T., J., ‘‘Lo que no se sabe de las Marcas’’. En Revista de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, nº 6, 2009. Disponible en:
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/06/article_0010.html
CARAVANTES, S., ‘‘Marcas notorias y renombradas’’. En Blog El reto emprender,
2014. Disponible en:
http://www.elretodeemprender.com/marcas-notorias-y-marcas-renombradas/
BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., ‘‘Marca renombrada y vulgarización: ¿dos caras de una
misma moneda?’’. En La protección a la marca renombrada frente a la vulgarización
(Jornada en OEPM), Madrid, 2014. Disponible en:
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/78_00_La_proteccion
_de_la_marca_renombrada_frente_a_la_vulgarizacion.pdf
FORO DE MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS. Disponible en:
http://www.marcasrenombradas.com/
Jurisprudencia citada según materias:
- REPARTO COMPETENCIAL EN MATERIA DE MARCAS
STC 103/1999 de 3 de junio
- MARCAS RENOMBRADAS
STS de 15 de junio de 1995, RJ 1995\4823
44
STJUE de 11 de noviembre de 1997, Asunto C-251/95
STS de 21 de junio de 2002, RJ 2002\8617
STS 823 6/2004 de 20 de diciembre, RC 1315/2002
STS 550/2006 de 8 de Junio.
STS 482/2007 de 7 de mayo
STS de 21 de enero de 2008, RC 957\2005
STS 123/2008 de 21 de febrero, RJ 2008\5499
STS 3746/2010 de 17 de julio, RC 5504/2009
STS de 2 de junio de 2014, RC 2198/2012
- MARCAS NOTORIAS
STS 528/1993 de 19 de mayo de 1993
STS de 3 de abril de 1996, RC 5538/92
- MARCAS DE DENOMINACIÓN GENÉRICA
STS de 14 de abril de 1984, RJ 1984/2139
- PRUEBA DEL CARÁCTER RENOMBRADO DE LA MARCA
STJCE de 16 de julio de 1998, AS. C-210/96 (Gut Springenheide)
STJCE de 22 de junio de 1999, asunto C-342-97 (Lloyds Schunhfabrik
Meyer&Co. CmbH-Klijsen Handel BV)
- CONDUCTAS LESIVAS DEL RENOMBRE
SBGH de 8 de julio de 1958, Az. I ZR 68/57 (caso 4711)
Sentencia del Hoge Raad de 27 de junio de 1975, B.I.E. 1975, 192
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