La dilucion de una marca registrada.

La dilución de una marca registrada. Una protección extensiva a marcas
notoriamente conocidas que no requiere de confusión ni de competencia para su
procedencia
La Ley. Revista Jurídica Paraguaya, Año 35, Nº 11, diciembre de 2012, p. 1725/1737.
Silva Duarte, Federico Silva Duarte, Federico Jorge (1)
1. Introducción
El desarrollo de la sociedad, con la consecuente creación de grandes centros urbanos y
comerciales, la especialización en el trabajo y las nuevas tecnologías, propiciaron la
creación de un mercado de oferta y demanda en donde se persigue la entera satisfacción de
los consumidores de productos determinados (2). Para el efecto es necesario conocer el
origen de estos productos, poder diferenciarlos unos de otros, y saber que los mismos
tienen una determinada calidad. Su comercialización a gran escala en tiempos y espacios
extensos les confieren un renombre (goodwill) (3), que hace los consumidores los vuelvan a
adquirir. En gran parte ello se consigue mediante marcas registradas, las cuales hoy en día
dejaron de ser meros elementos diferenciadores del origen y calidad de los productos
marcados, para convertirse en agentes fundamentales para construir el renombre adquirido
por éstos, estampando en la mente del consumidor una garantía anónima e impersonal de
satisfacción capaz de generar un deseo de obtener más satisfacción. Ello hace que las
marcas en si vendan los productos. Para que una marca alcance éste tipo de renombre el
propietario debe hacer inversiones considerables para posicionarla, las cuales son
protegidas por la ley mediante la doctrina de la dilución de una marca notoriamente
conocida, que constituye una excepción al principio de especialidad, extiende la protección
más allá del concepto tradicional de la violación del derecho de marcas por confusión, y
opera sin necesidad de ésta ni de competencia entre los productos marcados. Sin embargo, a
más de una década de la entrada en vigencia de la Ley 1.294/98, que incorporó a nuestro
derecho positivo la doctrina de la dilución, ésta sigue siendo uno de los conceptos más
difíciles de entender en materia marcaria, abundando los casos en que se interpreta que
cualquier marca merece la protección excepcional, y que debe existir confusión y
competencia entre los productos marcados para su procedencia (4). Por tanto, el presente
trabajo demostrará que la dilución de una marca registrada es una doctrina limitada a casos
excepcionales, que solo protege la distintividad diferenciante que poseen las marcas
notoriamente conocidas y no cualquier marca, que no requiere de confusión ni de
competencia para materializarse, pudiendo hacerlo aún en su ausencia.
Para probar el punto el trabajo se dividirá en cinco partes, incluida ésta introducción. En la
segunda se hará una breve referencia a las funciones tradicionales de las marcas, y en
especial la función publicitaria que hoy poseen las marcas notoriamente conocidas, que la
doctrina de la dilución protege. En la tercera se explicará que es una marca notoriamente
conocida, y la protección extendida que la ley confiere a éstas. La cuarta expondrá el
concepto de la doctrina de la dilución de una marca registrada, y los requisitos para su
procedencia. En la quinta parte se consignarán las conclusiones finales.
2. Funciones tradicionales de las marcas. La función publicitaria y su protección
Las funciones básicas de las marcas consisten en indicar el origen de los productos
marcados, distinguirlos de otros, y garantizar que responden a un estándar de calidad
determinado (5).
Las marcas, sin embargo, como consecuencia del desarrollo del marketing de los productos
marcados, desempeñan también una función publicitaria. La misma se relaciona con el
hecho que una marca registrada para distinguir a un determinado producto tiene escaso
valor sin publicidad, y a su vez cuando se encuentran involucrados productos, la publicidad
carece de valor sin una determinada marca que los identifique (6). Una marca puede tener
un cierto atractivo en y por si misma, el cual hace que el público le atribuya características
positivas al signo. Pero en general, una marca debe ir adicionalmente "cargada" por
mensajes publicitarios en los cuales la misma desempeña un rol, o por el renombre
adquirido por ésta: por ejemplo, por que los productos vendidos bajo la marca tienen una
buena reputación. En contrapartida esa marca para el público se convierte en la síntesis de
un mensaje publicitario más extenso o más complejo, y como tal comunica dicho mensaje,
porque éste es evocado por el público cuando se encuentra frente a la marca. Esto quiere
decir que la marca, junto con el mensaje publicitario, transmite el renombre del signo
creado por la publicidad. Ello genera una asociación entre el producto marcado y el
mensaje transmitido por la publicidad, que automáticamente emerge en la mente del
consumidor al ver la marca. Consecuentemente, la función publicitaria de una marca
envuelve su habilidad de atraer la atención del consumidor hacia el producto marcado, en
virtud de ciertas cualidades distintivas, unicidad, poder de venta, y magnetismo comercial,
inherentes a la marca (7). Comprende su habilidad de crear una impresión o símbolo de
calidad del producto marcado en la conciencia del consumidor (8).
Adicionalmente, a través del tiempo las marcas registradas de productos ampliamente
publicitados paulatinamente van adquiriendo notoriedad, convirtiéndose en un símbolo de
las experiencias de los consumidores con los productos marcados. Esto es capaz de hacer
que las marcas representen un cierto renombre en y por sí mismas, pues: los productos a los
cuales se encuentran adheridos son altamente estimados por un segmento considerable del
público; o, las marcas transmiten una cierta imagen de lujo y/o exclusividad; o, en general,
éstas se asocian a un estilo de vida, característica, o actitud de los consumidores de los
productos marcados. Esta situación hace que las marcas se emancipen de los productos en
relación a los cuales se usan, y adquieran una reputación intrínseca (9). Con ello, en lugar
de servir como agentes de los productos que los llevan, las marcas evocan expectativas que
son, hasta cierto punto al menos, independientes de cualquier grupo de productos en
particular.
Las marcas desempeñando la función publicitaria constituyen potentes instrumentos de
venta de los productos que identifican, pues son conductos de comunicación mediante los
cuales se comunican sus cualidades a los consumidores (10). De este modo las marcas se
convierten en elementos que estimulan la demanda de los productos, que ayudan tanto a su
venta como a crear y retener clientela.
Reconociendo ésta situación, el Convenio de Paris puso a quienes lo ratificaron bajo la
obligación de rehusar o cancelar el registro, y de prohibir el uso de una marca
confusamente similar a una marca notoriamente conocida (11). Sin embargo la obligación
aplicaba solo a marcas de bienes, no de servicios, y requería de confusión para operar. Ello
determinó que la obligación sea modificada por el Acuerdo sobre los ADPIC, que la
extendió a servicios, y estableció que la protección debe abarcar no solo situaciones en que
existe confusión por similaridad, sino que debe extenderse a casos en que el uso de la
marca puede indicar una conexión entre el producto y la marca notoriamente conocida, si
ello es capaz de lesionar los intereses del propietario de ésta última (12). Acogiendo estos
principios, pese a que tradicionalmente el derecho marcario está limitado por el principio de
especialidad, protegiendo a las marcas solo para los productos en la clase del nomenclador
en que fue solicitada y registrada (13), la Ley 1.294/98 prohibió el registro como marca de:
los signos que constituyen una reproducción, imitación, traducción, transliteración o
trascripción de un signo distintivo idéntico o similar a otro notoriamente conocido en el
sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los
productos a los que se apliquen, cuando su uso y registro puede causar confusión o un
riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del
signo o la dilución de su fuerza distintiva (14).
Ahora, como ni el Convenio de Paris, ni el Acuerdo sobre los ADPIC, ni la Ley 1.294/98
definen que es una marca notoriamente conocida, en la sección siguiente se expondrá en
qué consisten éstas.
3. Marcas notoriamente conocidas
La doctrina considera notoriamente conocidas a aquellas marcas en relación a las cuales un
segmento considerable del público tiene conciencia, como consecuencia de su uso
extendido y continua publicidad (15). Según jurisprudencia en ellas convergen su difusión
entre el público consumidor de los productos al que las marcas se refieren, proveniente del
uso intensivo de las mismas, y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos
interesados por la calidad de los productos que ellas amparan (16). Sin embargo, la
determinación de si una marca es notoriamente conocida o no, y por tanto acreedora de la
protección especial que la Ley 1.294/98 le confiere contra su dilución no es tarea fácil.
Conforme al Acuerdo sobre los ADPIC, para el efecto debe tomarse en cuenta la notoriedad
de la marca en el sector pertinente del público en el territorio involucrado en el uso,
inclusive aquella obtenida como consecuencia de su promoción en dicho lugar (17).
Según jurisprudencia la notoriedad implica algo que es evidente y claro, de público
conocimiento (18). Ahora, la doctrina efectúa una distinción entre los distintos grados de
notoriedad (19). Consecuentemente diferencia las marcas notorias de las de alto renombre.
Estas últimas son conocidas por gran parte del público consumidor de los productos
marcados. En la realidad sin duda estos grados de notoriedad se darán, y también habrá
otros. Pero como no todas las marcas notorias poseen similar grado de notoriedad, sólo una
clase de marcas notorias, las de alto renombre, son las que merecen la protección especial
que confiere la Ley 1.294/98, y se consideran en sentido estricto notoriamente conocidas.
Los fallos han seguido este sesgo de manera uniforme (20).
La notoriedad de una marca se evalúa tomando en consideración factores como la
propaganda, su efectiva presencia en cualquier lugar, y sobre todo la calidad del producto
marcado, unida a la aceptación unánime de los consumidores (21). La adquisición de
notoriedad constituye un grado superior que la mayoría de los titulares marcarios pretenden
alcanzar, pero solo unos pocos efectivamente lo hacen (22). Llegar al status en cuestión
implica haber alcanzado un nivel de aceptación en el público consumidor que es
consecuencia del éxito que el producto marcado ha tenido en éste, que la marca por si es
capaz de transmitir.
Por lo general, las marcas notoriamente conocidas están asociadas con productos de muy
buena calidad, que a su vez son ampliamente publicitados. Sin publicidad la marca no
puede ser conocida.
Ahora, debe tenerse presente el hecho de que a fin de que se pueda juzgar el grado de
notoriedad de una marca (si es que lo tiene), se debe producir evidencia en dicho sentido, y
para la mayoría de los casos simples manifestaciones resultan insuficientes (23). Existen
algunas situaciones en las cuales en virtud al alto renombre de una marca es prácticamente
innecesario que se produzca la evidencia requerida para los otros casos, pues su carácter de
marca notoria es un hecho absolutamente público y conocido por casi todos los
consumidores actuales o potenciales, tales como cuando se encuentran involucrados signos
como: Coca Cola, Mercedes Benz, o Kodak. Sin embargo, si la situación no encuadra en
alguno de éstos casos excepcionales la demostración de notoriedad requerida por la Ley
1.294/98 debe ser respaldada por pruebas que la avalen.
En similar sentido, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ("OMPI"), a
la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida debe tenerse en cuenta
cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la misma tiene dicho carácter, que
quien alega existe debe probar aportando información suficiente (24). En particular, debe
tenerse presente el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector
pertinente del público, que debe abarcar: los consumidores reales y/o potenciales de los
productos a los que la marca se aplica; las personas que participan en sus canales de
distribución; y, los círculos comerciales involucrados en el tipo de productos en cuestión.
Cuando se determina que una marca es notoriamente conocida al menos por un sector
pertinente del público de un territorio, ésta se considera notoriamente conocida en dicho
país. En relación a ello, la jurisprudencia ha determinado que el hecho de que una marca
sea notoriamente conocida debe probarse en referencia a si un número considerable de
personas la conocía suficientemente como para conferirle protección (25). La notoriedad de
la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus (26).
Conforme la OMPI, sin embargo, la consideración de la marca no debe limitarse al grado
de prominencia entre los consumidores de una determinada área geográfica, debiendo
además incluir otros parámetros, tales como: la duración, la magnitud y el alcance
geográfico de cualquier utilización de la marca; la duración, la magnitud y el alcance
geográfico de cualquier promoción de ésta, incluyendo su publicidad o propaganda, tanto
como la presentación en ferias o exposiciones de los productos a los que la misma se aplica;
la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro,
en la medida en que reflejen el uso o el reconocimiento de la marca; la constancia del
ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, y en particular, la medida en que las
autoridades competentes le hubieren conferido protección por su notoriedad; y, el valor
asociado a la marca (27).
Los factores de referencia fueron trazados por la OMPI a modo de pautas para asistir a las
autoridades en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, por lo cual no
constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. A la hora de evaluarlos
es necesario tener presente la buena o mala fe del titular o proponente de la marca en
conflicto. La determinación en cada caso depende de las circunstancias particulares del
mismo. Para decidir pueden tenerse en cuenta factores adicionales, no listados
anteriormente.
Algunos países, como los Estados Unidos de América, incorporaron algunas de las
recomendaciones de la OMPI a su legislación, que establece una marca es famosa si es
ampliamente reconocida por el público consumidor del país en general como una
designación del origen de los productos de su dueño (28). Según la legislación citada, para
determinar si una marca posee el grado necesario de reconocimiento deben tenerse en
cuenta todos los factores relevantes, incluidos: la duración, extensión, y alcance geográfico
de la publicidad de la marca; la cantidad, volumen y extensión geográfica de las ventas de
los productos marcados; y, la extensión del reconocimiento efectivo de la marca. La
diferencia entre una marca notoriamente conocida o de alto renombre, y una marca famosa
es solo de grado, por lo que los parámetros para identificarlas son similares.
Los factores también fueron considerados por la Corte Europea de Justicia, que determinó
el requisito relativo al renombre se materializa si la marca es conocida por una parte
significativa del público interesado en los productos marcados (29). En el examen de este
requisito deben tomarse en consideración todos los elementos relevantes, y en particular: la
cuota de mercado que la marca posee, la intensidad, la extensión geográfica y la duración
de su uso, así como la importancia de las inversiones para promocionarla. En el ámbito
territorial el requisito se cumple cuando el renombre existe en una parte sustancial de un
país.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina siguió un sesgo similar, al considerar que
para determinar la notoriedad de un signo deben tenerse en cuenta factores tales como: el
grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente del público; la extensión
geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de un país; el valor de la inversión
ya sea para promover al signo o el establecimiento, actividad, o los productos a los que
aplica; las cifras de ventas y de ingresos del titular tanto en el plano internacional como en
el país donde se pretenda su protección; el grado de distintividad del signo; su valor
contable como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en
obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; la existencia de
actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo
en el país; y, los aspectos de comercio internacional tanto como la existencia y antigüedad
de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país o en el extranjero
(30).
Ahora, una marca puede solo ser notoriamente conocida dentro de un nicho de mercado, e
igual obtener protección. La teoría de la "fama de nicho" se refiere a marcas notoriamente
conocidas en un mercado discreto, o en un segmento de mercado especializado, que son
relativamente desconocidas fuera de dichos mercados, o que son notoriamente conocidas en
áreas limitadas de territorio (31). La misma fue acogida favorablemente por jurisprudencia
al determinarse que la reputación de una marca debe ser evaluada en relación al sector
relevante del público con respecto a los productos para los cuales la misma fue registrada,
pudiendo tomarse en cuenta tanto el público en general como un sector más especializado
(32). En éste último caso la sofisticación de los potenciales compradores de los productos
marcados debe también ser considerada al efecto (33).
Sintetizando lo expuesto, las marcas notoriamente conocidas que merecen una protección
excepcional contra la dilución, en los términos del artículo 2 (g) de la Ley 1.294/98, son
aquellas que han transcendido sus funciones originales de indicar el origen, distinguir a sus
titulares de otros, e indicar la calidad de los productos, y han adquirido la facultad de
irradiar atracción, lo cual trae consigo la capacidad de vender los productos marcados y les
confiere un valor publicitario tanto como un magnetismo comercial inherente, que se
expanden más allá del producto inmediato que identifican. Deben gozar de un grado de
reconocimiento en el sector pertinente donde se comercian los productos marcados, que
puede abarcar el mercado en general, o un nicho del mismo. En la mayoría de los casos,
salvo situaciones en que se ven involucradas marcas realmente famosas, la parte que alega
la existencia de la notoriedad debe aportar evidencia suficiente tendiente a demostrarla. No
bastan simples afirmaciones. Por ello la Ley 1.294/98 les confiere una protección
excepcional contra su dilución, cuyos caracteres se explicaran en la siguiente sección.
4. La dilución de una marca notoriamente conocida
Como aquellas marcas que poseen una diferencialidad distintiva son ampliamente
publicitadas, por lo general es sobre la base de dichas marcas que los consumidores pueden
distinguir entre productos similares en el mercado (34). Consecuentemente, la prevención
de la confusión y del engaño requiere de un control legal sobre los productos sobre los
cuales una marca determinada puede ser puesta (35). Estas marcas, sin embargo, son
tratadas como propiedad privada, por lo cual hoy existe legislación que permite al
propietario resguardar el renombre que una marca notoriamente conocida ha desarrollado
(36). Por ello la legislación marcaria hoy protege la diferencialidad distintiva particular de
las marcas registradas, pues una vez que se tornan notoriamente conocidas constituyen
valiosas herramientas de marketing con un importante poder de venta inherente. Esta
protección tiene lugar mediante provisiones contra la dilución, como la contenida en el
artículo 2 (g) de la Ley 1.294/98, que constituye una excepción al principio de especialidad,
extiende el resguardo más allá de los productos para los cuales una marca notoriamente
conocida se encuentra registrada, y opera sin necesidad de que exista confusión o engaño.
Pero en qué consiste la doctrina de la dilución.
Básicamente puede definírsela como la disminución de la capacidad de una marca
notoriamente conocida de identificar y distinguir los productos a los que se aplica mediante
usos no autorizados sobre otros productos, a pesar de la presencia o ausencia de confusión,
error, engaño, o competencia entre los signos involucrados (37).
Los primeros atisbos de la doctrina se vislumbraron en Inglaterra en 1898 (38), y luego en
Alemania en 1925 (39). Sin embargo sus bases modernas fueron sentadas en 1927 por
Frank E. Schecther en un artículo en el que sostuvo la verdadera función de una marca
consiste no solo en identificar los productos a los cuales esta adherida como satisfactorios,
sino también estimular nuevas compras por parte del público consumidor (40). Describir
una marca meramente como un símbolo de renombre, sin reconocer en las mismas el poder
de en efecto crear y perpetuar renombre, ignora el aspecto más importante de la naturaleza
de una marca, siendo éste el que mayor protección requiere. Hoy una marca notoriamente
conocida no es simplemente un símbolo de renombre, pero muchas veces constituye el
agente más efectivo para crear renombre, imprimiendo en la mente del público una garantía
anónima e impersonal de satisfacción, que a su vez genera un deseo de obtener más
satisfacción. De hecho una marca distintiva y notoriamente conocida vende el producto a la
cual esta adherida, y cuanto mayor es su distintividad y renombre, más efectivo es su poder
de venta.
La razón subyacente en una acción por dilución de una marca notoriamente conocida está
dada por el hecho que una atenuación o menoscabo de la misma, emergente del uso no
autorizado por otro, constituye una invasión de los derechos de propiedad del titular de la
marca notoria, lo cual da lugar a un agravio comercial independiente, que debe ser evitado
y reparado (41).
Precisamente, la lesión generada por la dilución de una marca con notorio renombre es
causada por la apropiación de su valor publicitario, que erosiona la reputación, el
magnetismo comercial, la cualidad distintiva, y el poder de venta incorporado en la marca
(42). Una de las razones que sustentan la protección contra la dilución, consecuentemente,
se basa en el hecho que la gradual erosión del magnetismo comercial o valor publicitario de
una marca constituye una lesión al derecho de propiedad de la misma, contra el cual debe
conferirse una protección similar a aquella otorgada contra las violaciones usuales de los
derechos de marca materializadas por confusión o engaño (43). Ello es así pues en el
mundo comercial moderno la distintividad de una marca y su unicidad hacen que la misma
se diferencie en el mercado, con lo cual no solo ayuda a un comerciante a crear clientela,
pero además a retenerla.
La preservación de la reputación e identidad única de una marca notoriamente conocida y el
poder de venta que la misma evoca es fundamental para que el propietario pueda proteger y
retener su renombre (44). Otros comerciantes frecuentemente pretenden explotar el poder
de venta de una marca notoriamente conocida con el fin de promocionar sus propios
productos. Cuanto mayor es el valor publicitario de una marca, mas grande es el riesgo de
que una apropiación pueda tener lugar. Todo uso no autorizado de una marca notoriamente
conocida por otros comerciantes es capaz de hacer que los consumidores gradualmente la
vayan desasociando de los productos de su titular (45). Esto hace que la reputación y la
identidad única de la marca se empañen, tanto como que su poder de venta se erosione, y
por ende se diluya. El propietario de la marca normalmente invierte grandes sumas en
publicidad para construir ésta reputación y poder de venta o valor publicitario. El
crecimiento de su negocio depende del crecimiento del significado e importancia de su
marca. Es por ello plenamente justo que el propietario pueda proteger este valioso activo
contra apropiaciones por terceros no autorizados, tanto como que éstos no puedan obtener
ventajas promocionales para sus productos a expensas del titular de una marca
notoriamente conocida. La usurpación del poder de venta o valor publicitario de una marca
de éste tipo resulta comercialmente perjudicial para su titular, y menoscaba tanto el
renombre del signo como del negocio del sujeto (46).
La dilución puede presentarse bajo dos formas: dilución por empañamiento (blurring); y,
dilución por degradación (tarnishment).
La dilución por empañamiento emerge de la difuminación o pérdida del carácter distintivo
de la marca (47). Constituye la infracción tradicional comprendida por la teoría de la
dilución, tal como la concibieran quienes pusieron sus bases. Tiene lugar cuando el carácter
único y distintivo de una marca notoriamente conocida se debilita mediante la asociación
que surge de la similaridad entre un signo y una marca notoriamente conocida que
perjudica su distintividad. Ello se materializa cuando los consumidores ven la marca
notoriamente conocida aplicada a o usada en conexión con una variedad de productos,
similares a los identificados por ésta o no. Como consecuencia de ello la significancia única
y distintiva de la marca para diferenciar una fuente puede diluirse y debilitarse. Su
procedencia no requiere confusión en cuanto al origen, auspicio, afiliación o conexión de
los productos identificados por las marcas en conflicto, ni que los mismos compitan entre
sí. Basta con que el uso del signo inferior materialice un aprovechamiento indebido de la
reputación de la marca notoria, o que cause un perjuicio a la fuerza distintiva o a la
reputación de aquélla. Como ejemplos de su aplicación pueden citarse: un caso en que se
impidió que la marca Polaroid, notoriamente conocida en el segmento de las cámaras
fotográficas y películas, se utilizase para productos de calefacción y refrigeración (48); y,
otro caso en que el Augusta National Golf Club, propietario de la marca "Masters" para
llevar a cabo, organizar promover y auspiciar torneos de golf (49), prohibió que la palabra
"Masters" sea usada por otra institución para llamar a un torneo de golf "Ladies Masters at
Moss Creek Plantation," pues de permitirse el uso el valor de la marca del demandante se
erosionará, un poco ahora y más luego, hasta que la magia del "Masters", un afamado
torneo de golf, se disipará mortalmente o incluso se desvanecerá completamente (50).
La dilución por degradación tiene lugar cuando la distintividad y el magnetismo comercial
de una marca notoriamente conocida capaz de evocar satisfacción y atraer la atención del
público sobre el producto marcado es perjudicada cuando se la asocia a productos de
inferior calidad, o a productos de un carácter inmoral o insalubre, o cuando la marca es
expuesta en un contexto desagradable, capaz de evocar pensamientos negativos en relación
a los productos del titular de la marca (51). En estos casos la reputación y el magnetismo
comercial de la marca notoriamente conocida se ven afectados cuando el público le
atribuye las características negativas de los productos del usurpador que la usa sobre éstos
sin autorización. Como ejemplos donde se aplicó la doctrina pueden citarse: un caso en que
Coca Cola accionó contra una persona que vendía posters con la leyenda "Enjoy Cocaine"
en rojo y blanco, imitando la forma en que se usa el slogan "Enjoy Coca-Cola", pues el uso
era capaz de empañar la marca Coca-Cola al poder los consumidores entender que la
empresa era responsable por promocionar una droga peligrosa en forma jocosa (52); otro en
que el equipo de futbol americano Dallas Cowboys demandó a una productora de películas
pornográficas por usar los uniformes de las porristas del equipo con su marca registrada
(53); y, otro en que los propietarios de la marca de ropa interior Victoria's Secret
demandaron a una persona que tenía un sex-shop llamado "Victor's Little Secret", en el cual
vendía revistas y películas pornográficas, lencería erótica, juguetes sexuales, y otros
artículos relacionados con el sexo (54).
El espíritu de la legislación marcaría es el de evitar la confusión (55). Sin embargo, para la
procedencia de la dilución, en cualquiera de sus vertientes, no es necesario que exista
confusión. Afirmando ello los fallos han determinado que la dilución es una injuria que
difiere materialmente de aquella emergente de la confusión ortodoxa (56). Aún ante la
ausencia de confusión, la potencia de una marca puede debilitarse por su uso no autorizado
por parte de otros. Esta es la esencia de la dilución. La confusión lleva a una injuria
inmediata, mientras que la dilución es una infección que si se permite se expanda
inevitablemente destruirá el valor publicitario de la marca. La confusión no constituye un
elemento necesario para que tenga lugar la dilución, pues el propósito de la doctrina es
proteger un activo adquirido contra su deterioro (57).
La doctrina de la dilución aplica a casos en los que se ven envueltos tanto competidores
como no competidores (58). No requiere que los productos estén en la misma clase del
nomenclador. Ello es así pues el mal que la legislación pretende remediar no es la
confusión pública causada por productos similares vendidos por competidores, sino una
expansión cancerosa de productos disimilares que se nutren de la reputación de marcas
notoriamente conocidas. Otorga al titular de una marca notoriamente conocida la misma
protección contra usos de su marca por otros incluso sobre productos con diferentes
propiedades descriptivas, registrados en otras clases. Ejemplos de ello pueden encontrarse:
en un caso que Rolls-Royce, el fabricante de automóviles y motores de aviones impidió que
una empresa vendiera tubos de radio bajo la marca Rolls-Royce (59); y, otro en que el
conocido fabricante de plumas fuente y artículos de escritura Waterman impidió que una
persona vendiera afeitadoras bajo la misma marca (60).
Ahora, los fallos también han determinado que debe existir una marcada similitud entre las
marcas en conflicto para que la dilución se materialice (61). Por ende la doctrina solo aplica
a casos en que las marcas involucradas son idénticas, o cuando las similitudes entre ambas
son obvias.
5. Conclusión
En base a lo expuesto, se ha demostrado que la dilución de una marca notoriamente
conocida tiene lugar cuando su identidad es gradualmente dispersada mediante usos no
autorizados por terceros de signos idénticos o similares sobre productos de cualquier clase,
o cuando su reputación es menoscabada a través del empleo de signos de éste tipo para
apelar a los sentidos del consumidor de un modo que afecta el poder de atracción de la
marca notoria. Incorporando la doctrina, nuestra legislación prohíbe el registro como marca
de signos que reproduzcan, imiten, traduzcan, transliteren o transcriban una marca
notoriamente conocida, sin importar la clase de productos a los cuales ésta se aplica,
cuando su uso y registro son susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con
el titular, o significan un aprovechamiento de la notoriedad de la marca notoria o la dilución
de su fuerza distintiva (62). Ahora, la protección legal no se confiere a cualquier marca,
sino solo a aquellas que gozan de un alto renombre. Las mismas son aquellas que
trascendieron sus funciones originales de indicar el origen, distinguir a sus titulares de
otros, e indicar la calidad de los productos, y que poseen un valor publicitario tanto como
un magnetismo comercial inherente, que se expanden más allá de los productos inmediatos
que identifican, y venden los productos por sí mismas. Deben tener reconocimiento en el
sector pertinente donde se comercian los productos marcados, que puede abarcar el
mercado en general, o un nicho del mismo. Salvo situaciones que involucren marcas
realmente famosas, la parte que alega una marca es notoriamente conocida en el mercado
en general o en un nicho del mismo debe aportar evidencia suficiente para demostrarla. No
bastan simples afirmaciones. La doctrina puede operar aún en la ausencia de confusión o de
competencia entre los productos marcados. Aún sin confusión o competencia la potencia de
una marca notoriamente conocida puede debilitarse por su uso no autorizado por parte de
terceros para identificar otros productos, lo cual la diluye. Sin embargo, la aplicación de la
doctrina debe limitarse a casos en que los signos en conflicto son idénticos, o muy
similares.
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6.2. Leyes
-Ley 1.294/98.
-United States Code ("U.S.C.")
6.3. Fallos
-"Allied Domecq Spirits & Wine USA, Inc. c. Res. N° 432/1999 de la Secretaría de
Asuntos litigiosos y la N° 140/2002 dictadas por la Dirección de la Propiedad Industrial"
A.I. N° 162, 08/10/2003, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 1; publicado en: LLP
2004, 81 - LLP 2005, 479.
-"Aris-Isotoner Gloves, Inc. v. Fownes Brothers & Co." 594 F. Supp. 15, 23 (S.D.N.Y.
1983).
-"Arcor S.A.I.C. c. Resolución N° 105 de fecha 20 de diciembre del 2000, de la Dirección
de la propiedad industrial" Ac. y Sent. N° 277, 12/05/2005, Corte Suprema de Justicia, Sala
Penal; publicado en: LLP 2005, 1314.
-"Argencard S.A. c. Res. N° 19 del 05/02/02, dict. por la Secretaría de Asuntos Litigiosos;
y la N° 230 del 06/12/02, dict. por el Director de la Propiedad Industrial." Ac. y Sent. N°
59, 09/06/2009, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 1; publicado en: LLP 2009
(agosto), 890.
-Asunto C-375/97 "General Motors Corp. v Yplon SA" Sentencia del 14/08/99, Corte
Europea de Justicia.
-Asunto C-252/07 "Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Limited", Sentencia del
27/11/08, Corte Europea de Justicia.
-"Augusta National, Inc. v. Northwestern Mutual Life Ins. Co.", 193 USPQ 210 (SD Ga
1976).
-"Aziende Chimicke Riunite Angeline Francesco A.C.R.A.F. S.P.A. c. Res. del 7-VII-89 y
17-VIII-93" Ac. y Sent. N° 210, 28/07/1998, Corte Suprema de Justicia; publicado en: LLP
1999, 186.
-"Bayer Aktiengesellschaft c. Resol. N° 148/2003, Dict. por la Dirección de la Propiedad
Industrial" Ac. y Sent. Nº 36, 08/11/2004, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 2;
publicado en: LLP 2005, 416.
-"Casa Escauriza I.C.S.A. c. Resolución Nº 42 de fecha 13/02/02 de la Secretaría de
Asuntos Litigiosos" 30/09/2004, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 1; publicado en:
LLP 2004, 1,467.
-Caso "Odol", Sentencia del 11/08/ 1924, Landesgericht Elberfeld, 25 Juristiche
Wochenschrift 502, XXV Markenschutz und Wettbewerb 264.
-"Consolidated Cosmetics v. Neilson Chemical Co." 109 F. Supp. 300, 309 (E.D. Mich.
1952).
-"Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc." 346 F.Supp. 1183 (E.D.N.Y.1972).
-"Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd." 604 F.2d 200 (2d Cir.
1979).
-"Kraft Foods Argentina S.A. c. Res. N° 085/04, dic. por la Dirección de la Propiedad
Industrial" Ac. y Sent. N° 23, 05/04/2005, Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial
de Asunción, Sala 2; publicado en: LLP 2005, 781.
-"Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd." 604 F.2d 200 (2d Cir.
1979).
-"L. E. Waterman Co. v. Gordon" 72 F.2d 272 (2d Cir. 1934).
-"McDonald's Corporation v. Joburgers Drive-Inn Restaurant (PTY)" Caso Nº 547/95,
Sentencia del 27/08/96, Corte Suprema de Sud Africa.
-"Mead Data Central, Inc. v. Toyota motor Sales, U.S.A., Inc." 875 F.2d 1026 (2d Cir.
1989).
-"Molinos Harineros del Paraguay S.A. c. Res. N°1037 de fecha 04/10/02 de la Secretaría
de Asuntos Litigiosos; y la N°410 de fecha 15/10/03, de la Dirección de la Propiedad
Industrial" Ac. y Sent. N°17, 16/03/2005, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 1;
publicado en: LLP 2005, 689.
-"Moseley v. V Secret Catalogue, Inc. (01-1015) 537 U.S. 418 (2003) 259 F.3d 464.
-"Mortellito v. Nina of California, Inc." 335 F. Supp. 1288, 1296 (S.D.N.Y 1972).
-"PFIZER INC. c. Res. N° 141 del 08/03/2002, dictada por la Secretaría de Asuntos
Litigiosos; y la N° 440 del 31/10/2003, de la Dirección de la Propiedad Industrial" Ac. y
Sent. N° 116, 17/12/2008, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 1; publicado en: LLP
2009 (marzo), 242.
-"Polaroid Corp. v. Polaraid, Inc." 319 F.2d 830 (7th. Cir. 1963).
-"Premier Brands UK Ltd v Typhoon Europe Ltd." [2000] FSR. 767.
-Proceso 161-IP-2011"Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado
de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e
interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la
misma Decisión 486." Sentencia del 14/03/12, Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.
-"Pro-Phy-Lac-Tic Brush Co. v. Jordan Marsh Co." 165 F.2d 549, 553 (1st Cir.1948).
-"Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc." 699 F.2d 621, 626 (2d Cir. 1983).
-"Smithkline Beechan Corporation y otra c. Resolución N°248 de fecha 24 de diciembre de
2002 dic. por la Dirección de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N° 22, 29/03/2005,
Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 1; publicado en: LLP 2005, 685.
-"Sykes Laboratory, Inc. v. Kalvin", 610 F. Supp. 849 (C.D. Cal. 1985)
-"Tabacalera Boquerón S.A. c. Res. N° 559, de fecha 16/12/2004, dic. por la Dirección de
la Propiedad Industrial." Ac. y Sent. N° 59 03/08/2007, Tribunal de Cuentas de Asunción,
Sala 1; publicado en: LLP 2007 (octubre), 1.216.
-"Thane Intern., Inc. v. Trek Bicycle Corp." 305 F.3d 894 (9th Cir. 2002), p. 908.
-"The Limited Stores Inc. c. Res. N° 495 del 29/10/92 del Director de la Propiedad
Industrial N° 62 del 27/03/95 del Ministerio de Industria y Comercio" Ac. y Sent. N° 383,
06/07/1999, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; publicado en: LLP 2000, 184.
-"The Eastman Photographic Materials Company, Ltd. v. The John Griffiths Cycle
Corporation, Ltd." (1898), 15 R.P.C. 105 (Ch. Div.).
-"Wall v. Rolls-Royce of America" 4 F.2d 333 (3d Cir. 1925).
-"Wyeth c. Resol N° 1134/00 de la Secretaría de Asuntos Litigiosos; la N° 304/03 de la
Dirección de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N° 26, 15/04/2005, Tribunal de Cuentas
de Asunción, Sala 2; publicado en: LLP 2005, 804 - LLP 2005, 899.
-"Yahoo INC. c. Res. 449/04 d la Dirección de la propiedad industrial" Ac. y Sent. N° 744,
2/09/2008, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; publicado en: LLP 2008 (noviembre),
1.171.
6.4. Tratados
-Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
-Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio.
6.5. Otros
-"Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas
Notoriamente Conocidas" OMPI: Ginebra (2000).
-U.S. Reg. Nº 1.069.545, del 12 de Julio de 1977.
(1) FEDERICO JORGE SILVA DUARTE. Ferrere Abogados (2009). Universidad de
Canterbury (Máster en Derecho, 2009). Becario Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (2006/2007). Universidad de Nottingham (Postgrado en Derechos Humanos,
2005). Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (Abogado, 2004).
(2) Como de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española "producto" significa toda cosa
producida, y servicio toda prestación humana que satisface alguna necesidad, que
consideramos una cosa intangible, en el presente trabajo en adelante la palabra "producto"
se empleará para designar bienes y servicios (Real Academia Española "Diccionario de la
lengua española"- 22ª edición. Espasa Calpe: Madrid - 22ª ed.: 2001).
(3) En el derecho marcario anglosajón el término "goodwill" se define como: la estima
pública o reputación de la cual un producto o empresa goza, o simplemente los hábitos o
costumbres que generan una inercia a comprar, que puede traducirse como "renombre"
(Bone, R.G. "Hunting Goodwill: A history of the concept of Goodwill in Trade Mark Law"
[2006] 86 Boston University Law Review 547, p. 583).
(4) Ver por ejemplo: "The Limited Stores Inc. c. Res. N° 495 del 29/10/92 del Director de
la Propiedad Industrial N° 62 del 27/03/95 del Ministerio de Industria y Comercio" Ac. y
Sent. N° 383, 06/07/1999, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; publicado en: LLP 2000,
184. "Allied Domecq Spirits & Wine USA, Inc. c. Res. N° 432/1999 de la Secretaría de
Asuntos litigiosos y la N° 140/2002 dictadas por la Dirección de la Propiedad Industrial"
A.I. N° 162, 08/10/2003, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 1; publicado en: LLP
2004, 81 - LLP 2005, 479. "Casa Escauriza I.C.S.A. c. Resolución Nº 42 de fecha 13/02/02
de la Secretaría de Asuntos Litigiosos" 30/09/2004, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala
1; publicado en: LLP 2004, 1467. "Bayer Aktiengesellschaft c. Resol. N° 148/2003, Dict.
por la Dirección de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. Nº 36, 08/11/2004, Tribunal de
Cuentas de Asunción, Sala 2; publicado en: LLP 2005, 416. "Molinos Harineros del
Paraguay S.A. c. Res. N°1037 de fecha 04/10/02 de la Secretaría de Asuntos Litigiosos; y
la N°410 de fecha 15/10/03, de la Dirección de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N°17,
16/03/2005, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 1; publicado en: LLP 2005, 689.
"Smithkline Beechan Corporation y otra c. Resolución N°248 de fecha 24 de diciembre de
2002 dic. por la Dirección de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N° 22, 29/03/2005,
Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 1; publicado en: LLP 2005, 685. "Kraft Foods
Argentina S.A. c. Res. N° 085/04, dic. por la Dirección de la Propiedad Industrial" Ac. y
Sent. N° 23, 05/04/2005, Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, Sala
2; publicado en: LLP 2005, 781. "Wyeth c. Resol N° 1134/00 de la Secretaría de Asuntos
Litigiosos; la N° 304/03 de la Dirección de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N° 26,
15/04/2005, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 2; publicado en: LLP 2005, 804 - LLP
2005, 899. "Arcor S.A.I.C. c. Resolución N° 105 de fecha 20 de diciembre del 2000, de la
Dirección de la propiedad industrial" Ac. y Sent. N° 277, 12/05/2005, Corte Suprema de
Justicia, Sala Penal; publicado en: LLP 2005, 1314.
(5) Gyngell, J. et. al. "A User's Guide to Trade Marks and Passing Off" Butterworth:
London (2nd. ed.; 1998), p. 9/10.
(6) Cohen Jehoram, T. et. al. "Trademark Law: Community Trademark Law and
Harmonized National Trademark Law" Kluwer Law International: Alphen aan den Rijn
(2010), p. 13.
(7) Masterton, F. "Trademark Dilution and Confusion at Sponsorship in United States,
German and English Law" [1986] 17 International Review of Industrial Property and
Copyright Law 80, p. 86.
(8) Schechter, F. "The Rational Basis of Trademark Protection" [1927] 40 Harvard Law
Review 813, p. 829.
(9) Strasser, M. "The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the
Dilution Doctrine into Context" [2000] 10 Fordham intellectual Property, Media &
Entertainment, Law Journal 375, p.386.
(10) Ibidem.
(11) Artículo 6bis, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,
ratificado por Ley 300/94 "Que aprueba el Convenio de París para la Protección Industrial
y sus Revisiones y Enmiendas."
(12) Artículo 16, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio, ratificado por Ley 444/94 "Que Ratifica el Acta Final de la
Ronda Uruguay del GATT."
(13) Fernández Novoa, C. "Fundamentos del Derecho de marcas" Montecorvo: Madrid
(1984), p. 22/23.
(14) Artículo 2 (g) Ley 1.294/98.
(15) Mostert, F.W. "Well Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global
Village?" [1986] 86 The Trademark Reporter 103, p. 115.
(16) Proceso 161-IP-2011"Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado
de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e
interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la
misma Decisión 486." Sentencia del 14/03/12, Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.
(17) Artículo 16, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio.
(18) "Yahoo INC. c. Res. 449/04 d la Dirección de la Propiedad Industrial" Ac. y Sent. N°
744, 2/09/2008, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; publicado en: LLP 2008
(noviembre), 1.171.
(19) Otamendi, J. "Derecho de Marcas" Lexis Nexis - Abeledo Perrot: Buenos Aires (5ª ed.,
2003), p. 280/282.
(20) Ver: "Argencard S.A. c. Res. N° 19 del 05/02/02, dict. por la Secretaría de Asuntos
Litigiosos; y la N° 230 del 06/12/02, dict. por el Director de la Propiedad Industrial." Ac. y
Sent. N° 59, 09/06/2009, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 1; publicado en: LLP 2009
(agosto), 890. "PFIZER INC. c. Res. N° 141 del 08/03/2002, dictada por la Secretaría de
Asuntos Litigiosos; y la N° 440 del 31/10/2003, de la Dirección de la Propiedad Industrial"
Ac. y Sent. N° 116, 17/12/2008, Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala 1; publicado en:
LLP 2009 (marzo), 242.
(21) "Yahoo INC. c. Res. 449/04 d la Dirección de la propiedad industrial" Ac. y Sent. N°
744, 2/09/2008; Corte Suprema de Justicia, Sala Penal; publicado en: LLP 2008
(noviembre), 1.171.
(22) Otamendi, J. "Derecho de Marcas" Lexis Nexis - Abeledo Perrot: Buenos Aires (5ª ed.,
2003), p. 280/282.
(23) "Tabacalera Boquerón S.A. c. Res. N° 559, de fecha 16/12/2004, dic. por la Dirección
de la Propiedad Industrial." Ac. y Sent. N° 59 03/08/2007, Tribunal de Cuentas de
Asunción, Sala 1; publicado en: LLP 2007 (octubre), 1.216.
(24) Artículo 1 "Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección
de las Marcas Notoriamente Conocidas" OMPI: Ginebra (2000).
(25) "McDonald's Corporation v. Joburgers Drive-Inn Restaurant (PTY)" Caso Nº 547/95,
Sentencia del 27/08/96, Corte Suprema de Sud Africa.
(26) Proceso 161-IP-2011"Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado
de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e
interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la
misma Decisión 486." Sentencia del 14/03/12, Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.
(27) Artículo 2 "Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección
de las Marcas Notoriamente Conocidas" OMPI: Ginebra (2000).
(28) 15 United States Code ("U.S.C.") § 1125(c) (enmendado Oct. 6, 2006).
(29) Asunto C-375/97 "General Motors Corp v Yplon SA" Sentencia del 14/08/99, Corte
Europea de Justicia.
(30) Proceso 161-IP-2011"Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado
de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e
interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 224 y 228 de la
misma Decisión 486." Sentencia del 14/03/12, Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.
(31) McCarthy, J.T. et al. "McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property" BNA
Books: Washington, D.C. (3rd ed. 2004), p. 176.
(32) Ver: Asunto C-252/07 "Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Limited",
Sentencia del 27/11/08, Corte Europea de Justicia; y, "Thane Intern., Inc. v. Trek Bicycle
Corp." 305 F.3d 894 (9th Cir. 2002).
(33) "Mead Data Central, Inc. v. Toyota motor Sales, U.S.A., Inc." 875 F.2d 1026 (2d Cir.
1989).
(34) Evans, A.C. ‘Trade Marks and Consumer Interests in EEC Law' [1983] 32 The
International and Comparative Law Quarterly 241, p. 241.
(35) Ibid.
(36) Ibid.
(37) 15 USC § 1127.
(38) Ver: "The Eastman Photographic Materials Company, Ltd. v. The John Griffiths Cycle
Corporation, Ltd." (1898), 15 R.P.C. 105 (Ch. Div.), en el cual el fabricante de cámaras
Kodak demandó a una compañía que fabricaba bicicletas Kodak. El riesgo de que el origen
de las cámaras se confundiera con el de las bicicletas era poco, pero la asociación podía
perjudicar el nombre de la marca Kodak para cámaras.
(39) Ver: Caso "Odol", Sentencia del 11/08/ 1924, Landesgericht Elberfeld, 25 Juristiche
Wochenschrift 502, XXV Markenschutz und Wettbewerb 264, en el cual el propietario de
la marca Odol para enjuagues bucales consiguió cancelar la misma marca que estaba siendo
usada para productos de acero. El Tribunal determinó que el demandante tenía un interés en
evitar que su marca se diluya, y que ésta perdería su poder de venta si se permitiera que
cualquiera la usase.
(40) Schechter, F.I. ‘The rational basis of trademark protection' [1927] 40 Harvard Law
Review 813, p. 818/9.
(41) Mc. Carthy, J.T. "McCarthy on Trademarks and Unfair Competition" West Group: St.
Paul (4th ed.: 2004), p. 124.
(42) Mostert, F. "Trademark dilution and confusion of sponsorship in United States,
German and English Law" [1986] 17 International Review of Industrial Property and
Copyright Law 80, p. 87.
(43) Rutherford, B.R. "Misappropriation of the advertising value of Trademarks, Trade
Names and Service Marks" [1990] 2 South African Mercantile Law Journal 151, p. 152/3.
(44) Ibidem.
(45) Ibidem.
(46) Ibidem.
(47) McCarthy, J.T. et al. "McCarthy's Desk Encyclopaedia of Intellectual Property" BNA
Books: Washington, D.C. (3rd ed. 2004), p. 24/129.
(48) "Polaroid Corp. v. Polaraid, Inc." 319 F.2d 830 (7th. Cir. 1963).
(49) U.S. Reg. Nº 1.069.545, del 12 de Julio de 1977.
(50) "Augusta National, Inc. v. Northwestern Mutual Life Ins. Co." 193 USPQ 210 (SD Ga
1976).
(51) Leimer, J.A. "Trademark Dilution in the United States" [1993] 62 Trademark World
15, p. 15.
(52) "Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc." 346 F.Supp. 1183 (E.D.N.Y.1972).
(53) "Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd." 604 F.2d 200 (2d Cir.
1979).
(54) "Moseley v. V Secret Catalogue, Inc. (01-1015) 537 U.S. 418 (2003) 259 F.3d 464.
(55) "Aziende Chimicke Riunite Angeline Francesco A.C.R.A.F. S.P.A. c. Res. del 7-VII89 y 17-VIII-93" Ac. y Sent. N° 210, 28/07/1998, Corte Suprema de Justicia; publicado en:
LLP 1999, 186.
(56) "Mortellito v. Nina of California, Inc." 335 F. Supp. 1288, 1296 (S.D.N.Y 1972).
(57) "Premier Brands UK Ltd v Typhoon Europe Ltd." [2000] FSR. 767; "Sally Gee, Inc. v.
Myra Hogan, Inc." 699 F.2d 621, 626 (2d Cir. 1983); "Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc.
v. Pussycat Cinema, Ltd." 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979).
(58) Ver: "Pro-Phy-Lac-Tic Brush Co. v. Jordan Marsh Co." 165 F.2d 549, 553 (1st
Cir.1948); "Sykes Laboratory, Inc. v. Kalvin", 610 F. Supp. 849 (C.D. Cal. 1985); y, "ArisIsotoner Gloves, Inc. v. Fownes Brothers & Co." 594 F. Supp. 15, 23 (S.D.N.Y. 1983).
(59) "Wall v. Rolls-Royce of America" 4 F.2d 333 (3d Cir. 1925).
(60) "L. E. Waterman Co. v. Gordon" 72 F.2d 272 (2d Cir. 1934).
(61) "Consolidated Cosmetics v. Neilson Chemical Co." 109 F. Supp. 300, 309 (E.D. Mich.
1952).
(62) Artículo 2 (g) Ley 1.294/98.