DIRECTRICES DE OPOSICIÓN Parte 2 Capítulo 2: Riesgo de

Apreciación global
DIRECTRICES DE OPOSICIÓN
Parte 2
Capítulo 2:
Riesgo de confusión
D. Apreciación global
Directrices de oposición – Parte 2 Capítulo 2D - Situación: marzo de 2004
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Apreciación global
ÍNDICE
CAPÍTULO 2: RIESGO DE CONFUSIÓN .......................................................3
D.
apreciación GLOBAL...........................................................................3
I.
APRECIACIÓN GLOBAL - INTERDEPENDENCIA ........................3
1. Apreciación global de todos los factores .......................................3
2. Carácter distintivo de la marca anterior.........................................3
2.1.Carácter distintivo por naturaleza – Carácter distintivo
intrínseco..............................................................................5
2.2.Carácter distintivo como consecuencia del uso ........................6
3. Grado de similitud entre los signos y entre los productos y
servicios......................................................................................7
4. Impacto de la especie de productos y servicios en en análisis de
las semejanzas ...........................................................................8
5. El grado de sofisticación y de atención del público de referencia .9
5.1.El consumidor medio ................................................................9
5.2.Grado de sofisticación del cliente ...........................................10
5.2.1. Significado del criterio.......................................................10
5.2.2. Consumidores...................................................................10
a. Productos y servicios de consumo masivo.........................10
b. Productos y servicios técnicos o muy específicos ..............10
5.2.3. Clientes profesionales ......................................................11
5.3.Grado de atención del cliente .................................................11
5.3.1. Consumidores...................................................................11
a. Elevado grado de atención.................................................12
b. Bajo grado de atención.......................................................16
5.3.2. Clientes profesionales ......................................................16
6. Coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado del mismo
territorio.....................................................................................17
7. Supuestos de confusión real .......................................................18
8. Resoluciones anteriores dictadas por autoridades comunitarias o
nacionales en litigio entre marcas idénticas (o similares) .........19
8.1.Aspectos sustantivos ..............................................................19
8.2.Aspectos procesales ...............................................................19
9. Ausencia de confusión entre los signos, pero confusión respecto
al orígen (confusión indirecta)...................................................20
9.1.Significado ..............................................................................20
9.2.Series (familias) de marcas.....................................................21
II.
RENUNCIAS A REIVINDICAR DERECHOS EXCLUSIVOS
(DISCLAIMERS) ...........................................................................24
1. Naturaleza de las renuncias a reivindicar derechos exclusivos ..24
2. Excepción al principio general (renuncia a reivindicar derechos
exclusivos que afecta a la marca anterior)................................25
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Apreciación global
CAPÍTULO 2: RIESGO DE CONFUSIÓN
D.
APRECIACIÓN GLOBAL
I.
APRECIACIÓN GLOBAL - INTERDEPENDENCIA
1.
Apreciación global de todos los factores
Habida cuenta de que el grado similitud que puede dar lugar al riesgo de
confusión no es fijo, deben tenerse en cuenta todos los factores del supuesto
concreto que sean pertinentes.
Tal como declaró el Tribunal de Justicia, el riesgo de confusión debe
apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto
concreto que sean pertinentes; la apreciación del riesgo de confusión
depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la
marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el
signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y
entre los productos (o servicios) designados (Sabèl, apartado 22). Además,
por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas
en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de
conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus
elementos distintivos y dominantes (Sabèl, apartado 23).
El Tribunal añadió que en la apreciación de la similitud de los signos, un bajo
grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser
compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la
inversa (Canon, apartado 17).
Estos principios aconsejan una apreciación ponderada de todos los factores
pertinentes, y en particular una apreciación del carácter distintivo de la marca
anterior, del grado de similitud de los signos y de los productos en cuestión, y
del tipo de vínculo que el público puede establecer entre las dos marcas.
En consecuencia, esta fase del examen trata de la cuestión de saber si en
una apreciación global de todos los factores pertinentes, el peso de cada uno
de estos factores es suficiente para generar un riesgo de confusión.
2.
Carácter distintivo de la marca anterior
En la doctrina general sobre la marca, y en la práctica actual de la Oficina,
incluidas las Salas de Recurso, así como en los Estados miembros, suele
establecerse una distinción entre marcas “fuertes” y “débiles”. La “fuerza” en
este contexto equivale al “grado” de carácter distintivo en el lenguaje del
TJCE.
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Apreciación global
Las marcas “débiles” son aquellas que sólo poseen un bajo grado de carácter
distintivo intrínseco.
Las marcas que han sobrepasado la línea de las marcas “débiles” son
aquellas que están dotadas de cierto grado o de un grado “medio” de carácter
distintivo intrínseco. Este es aproximadamente el límite al que llegan las
marcas cuando no existe prueba del uso ni, por lo tanto, un carácter distintivo
elevado.
El carácter distintivo “elevado” requiere el reconocimiento de la marca por
parte del público de referencia. Tanto las marcas intrínsecamente “débiles”
como aquellas que son intrínsecamente distintivas pueden tener un carácter
distintivo elevado.
En el extremo superior de la escala están las marcas notoriamente
conocidas, y las marcas que gozan de renombre.
Por último, hay marcas “famosas”, marcas que son equivalentes a palabras
ordinarias, normalmente únicas (pero no necesariamente) en el sentido de
que no hay en el mercado productos competidores, y ni siquiera no
competidores, que estén provistos de dicho signo.
El ámbito de protección es tanto más amplio cuando mayor resulta ser el
grado de carácter distintivo de acuerdo con los criterios arriba enunciados.
Lo anterior es conforme con la jurisprudencia reiterada del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas.
El Tribunal estableció expresamente que el riesgo de confusión es tanto más
elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior
(Sabèl, apartado 24). En consecuencia, las marcas que tienen un elevado
carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el
mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter
distintivo es menor (Canon, apartado 18). Para determinar el carácter
distintivo de una marca, se debe apreciar globalmente la mayor o menor
aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales
fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y,
por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras
empresas (Lloyd, apartado 22).
Por lo tanto, el carácter distintivo de la marca anterior ha de tenerse siempre
en cuenta a la hora de decidir sobre el riesgo de confusión.
Se debe señalar, además, que el Tribunal ha dejado bien claro que un fuerte
carácter distintivo de la marca anterior constituye un argumento a favor de
una declaración de riesgo de confusión y no un argumento en contra, como
se ha afirmado en ocasiones en la doctrina en materia de marcas.
239/2000 ADOLFO DOMÍNGUEZ / ADOLFO (EN),
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Apreciación global
62/2001 NEXT / NEXTEYE (EN),
675/2001 VIÑA ESMERALDA / EMERALD HILL (EN).
Como el Tribunal indicó en el asunto Lloyd, todas las marcas tienen una
mayor o menor aptitud para identificar los productos o servicios amparados
por las mismas y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de
los de otras empresas. De lo anterior se deduce que las marcas de escaso
carácter distintivo poseen una menor aptitud para desempeñar la función de
indicador de origen. En vista de la declaración efectuada por el Tribunal en el
asunto Sabèl, cabe concluir que una declaración relativa al escaso carácter
distintivo de la marca anterior puede servir como argumento en apoyo de la
tesis de que el riesgo de confusión con dicha marca es menor que con
aquellas marcas que están dotadas de un carácter distintivo más fuerte.
76/1998
188/1999
584/1999
EN
EN
ES
1043/1999
329/2000
937/2001
1789/2001
2350/2001
EN
EN
EN
EN
EN
Negritelle
ACTIVIN
LA ARGENTINA
LOS NEGRITOS
ACTILINE
CARNES
ARGENTINAS
NEOLUX
NEOLITE
BANKEUROPA
EUROBANK
VITAL
PHYTO-VITAL
MEDIA MARKT
MEDIA-SOUND
Das
leben
leicht EUROTOPS
gemacht EUROSHOP
VERSAND (fig.)
El carácter distintivo de la marca anterior no es constante sino variable, en
función de la percepción que el público tenga de la misma. La percepción del
público puede cambiar no sólo a causa de la elevada o escasa reputación de
que goce la marca concreta, sino también a causa de otros factores (estos
elementos sólo pueden analizarse a partir de las pruebas presentadas por las
partes). Este puede ser el caso, en particular, cuando la marca o alguno de
sus elementos haya sido utilizada entretanto de un modo similar por diversas
marcas en el sector del mercado de que se trate. En este contexto, importa
también analizar detenidamente si las situaciones mencionadas se dan en
todas las zonas geográficas y en relación con todos los productos y servicios
pertinentes. Por regla general, basta con evaluar el carácter distintivo de la
marca anterior en la fecha de adopción de la resolución.
2.1. Carácter distintivo por naturaleza – Carácter distintivo
intrínseco
El Tibunal de Justicia ha declarado que para determinar el carácter distintivo
de una marca procede tomar en consideración, en particular, las cualidades
intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de
cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha
sido registrada (Lloyd, apartado 23). El Tribunal ha declarado asimismo
(asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Windsurfing Chiemsee
Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) contra Boots- und Segelzubehör
Walter Huber y Franz Attenberger. Rec.1999 p. I-02779 – DO OAMI nº 7Directrices de oposición – Parte 2 Capítulo 2D - Situación: marzo de 2004
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Apreciación global
8/99, p. 1054, apartado 37) que en la apreciación del carácter distintivo,
procede, en particular, tener en cuenta el mayor o menor conocimiento del
signo (en dicho asunto, un nombre geográfico) por parte de los
consumidores, así como las características del lugar designado por el nombre
y la categoría de productos considerada.
Además, el carácter distintivo intrínseco de la marca anterior ha de valorarse
tomando en consideración (cada una de) las áreas geográficas pertinentes.
Dadas las diferencias lingüísitcas y culturales, el público de determinadas
áreas geográficas puede no entender el contenido descriptivo de una marca
anterior. En tal caso, el carácter distintivo no debe reputarse escaso con
respecto a dichas áreas.
1191/1999
1457/1999
189/2000
1658/2000
2450/2000
EN
EN
EN
EN
EN
RIPOLIN
MEGAKID
TELEBINGO
AROMA
MARIE CLAIRE
RENTOLIN
MEGARIG
TeleBingo
2920/2001
EN
Selenium Spezial A-C- Selenium-ACE
E
También ha de analizarse atentamente si la declaración de carácter
descriptivo es válida para todos los productos y servicios de la marca
anterior. Si no es el caso, es necesario establecer una diferenciación entre
los productos y servicios considerados. Lo anterior puede dar un resultado
distinto en lo que se refiere a la declaración de riesgo de confusión para
diferentes productos y servicios.
Si bien no es concluyente en absoluto, el registro de una serie de marcas con
el mismo elemento en el Registro de Marcas Comunitarias o en los registros
nacionales pertinentes puede ser un indicio del carácter descriptivo intrínseco
de la marca anterior. La presencia de numerosas marcas registradas con el
mismo elemento y que protegen productos similares revela, cuando menos,
que el elemento elegido no posee una originalidad particular. Sin embargo,
unos pocos registros no bastan para demostrar que la marca anterior tiene
escaso carácter distintivo.
85/1999 LISAP / LISA (EN), 248/2000 ACTIVE WEAR / INTERACTIVE
WEAR (EN).
El hecho de que la marca pueda poseer un carácter distintivo intínseco no
siempre es decisivo para declarar que es una marca “fuerte”. Esto obedece a
que existen marcas con un bajo grado de carácter distintivo (marcas a veces
denominadas “sugestivas” o “evocativas”).
2.2. Carácter distintivo como consecuencia del uso
El Tribunal de Justicia ha formulado algunas orientaciones en lo concerniente
a apreciación del carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de
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Apreciación global
la marca anterior. El Tribunal ha establecido que se deben considerar los
siguientes factores: la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad,
la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de
las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de
los sectores interesados que identifica los productos o servicios
atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca,
así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras
asociaciones profesionales (Lloyds, apartado 23). Esta lista no es exhaustiva.
Los requisitos para una declaración de carácter distintivo adquirido como
consecuencia del uso han de ser más estrictos en el caso de que la marca
anterior sólo posea un escaso carácter distintivo intrínseco.
282/1999 CAFÈ NOIR / CARTE NOIRE (EN).
La prueba del carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso debe
referirse tanto al área geográfica relevante como a los productos y servicios
de que se trate. Deberán determinarse con precisión, a partir de la pruebas
presentadas, los productos y servicios en relación con los cuales se ha
adquirido el carácter distintivo (véase a este respecto la parte F, artículo 8,
apartado 5 en lo relativo al método de valoración de dichas pruebas).
226/1999
1000/1999
FR
ES
MIKO
CRISTAL
1193/1999
1224/1999
EN
EN
JOHN SMITH
MIK
CRISTAL
CASTELLBLANCH
PAUL SMITH
1340/1999
130/2000
62/2001
675/2001
EN
ES
EN
EN
BOSS
PEPE
NEXT
VIÑA ESMERALDA
BOSSI
PEPE CABALLERO
NEXTEYE
EMERALD HILL
3.
Grado de similitud entre los signos y entre los productos y
servicios
El Tribunal ha afirmado asimismo que un bajo grado de similitud entre los
productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado
grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (Canon, apartado 17).Por
lo tanto, las semejanzas entre los signos deben examinarse teniendo en
cuenta las semejanzas entre los productos o servicios y viceversa. Esto
implica que si la similitud es escasa en un aspecto, ésta quedará reforzada
por una similitud más elevada en otro aspecto, lo que podría generar un
riesgo de confusión.
969/99 BARONIA / BERONIA (ES),
789/99 ALLEGRO / ALLEGRO (EN),
1999/2001 BLÛ / B.L.U. (EN).
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Apreciación global
Así pues, la identidad o un alto grado de similitud entre los signos o entre los
productos y servicios será normalmente un indicio en favor del riesgo de
confusión, a menos que existan claras diferencias en sentido contrario que
permitan al consumidor distinguir entre los mismos.
Ejemplos de signos no similares:
394/99
/
(EN), 1974/2001 DERS / SHADERS (EN)
E.g. Signos idénticos o muy similares pero P&S no similares:
964/99
1031/99
1113/99??
419/99
1039/2001
1428/2001
1847/2001
1489/2001
1979/2001
4.
EN
EN
EN
EN
EN
ES
EN
EN
ES
THE GREY LINE
STARTER
AFTER DARK
FLEXI
ABM
(fig)
MARTIN LOOGAN
DOM
BRK
GREYLINE
STARTER
AFTER DARK
FLEXI
a.b.m.victoria
(fig)
MARTIN LOGAN
DOM
Impacto de la especie de productos y servicios en en análisis
de las semejanzas
El Tribunal ha añadido que a fin de apreciar el grado de similitud gráfica,
fonética y conceptual, se debe evaluar la importancia que debe atribuirse a
estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o
servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan
(Lloyd, apartado27).
La categoría de productos o servicios considerada puede aumentar la
importancia de uno de los distintos aspectos de la similitud de los signos
(visual, fonético y conceptual). Por ejemplo, la identidad o similitud fonética o
conceptual de los signos puede tener menos importancia en el caso de los
productos y servicios que suelen examinarse desde el punto de vista visual o
pueden probarse antes de comprarlos. En esos casos, la impresión visual de
los signos es lo que más cuenta a efectos de una declaración de riesgo de
confusión.
309/99 WOOKI / WALKIE (DE),
851/99 FIFTIES / MISS FIFTIES (EN) confirmada por las SdR R 757/1999-2,
394/99 L / L (EN),
1207/99 ILS / ELS INTERNATIONAL (EN).
Por lo demás, las circunstancias y el país en que se comercializan los
productos pueden jugar un papel importante. Estas circunstancias pueden
aumentar o disminuir la capacidad del público para percibir las diferencias
entre los signos.
Directrices de oposición – Parte 2 Capítulo 2D - Situación: marzo de 2004
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Apreciación global
1999/2001 BLÛ / B.L.U. (EN)
Por ejemplo, puede ser común pedir y comprar determinados productos y
servicios por referencia a notas manuscritas. Esto puede difuminar sutiles
diferencias entre los signos. Sin embargo, en virtud del principio según el cual
los signos deben compararse en la forma en que están protegidos, dichas
declaraciones deben hacerse con mucha cautela.
La percepción fonética del signo puede verse influida por factores como la
presencia de varios otros sonidos percibidos simultáneamente por el
destinatario. En particular, este puede ser el caso en los puntos de venta con
un elevado nivel de ruido, como los supermercados o los bares.
R251-2000-3 MYSTERY / MIXERY (EN), 31/1999
Landana / LANDAMANN (DE)
5.
El grado de sofisticación y de atención del público de
referencia
5.1. El consumidor medio
A juicio del Tribunal, el consumidor medio es considerado un consumidor
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (Lloyd,
apartado 26). Esta afirmación general se refiere tanto a la sofisticación como
a la atención:
-
normalmente informado alude a la sofisticación,
razonablemente atento y perspicaz alude a la atención.
Esta calificación del consumidor medio se aplica mutatis mutandis a los
clientes profesionales. En su caso, estar normalmente informado y ser
razonablemente atento y perspicaz implicará generalmente un grado más alto
de sofisticación y de atención que en los consumidores.
Si el cliente medio de un producto o servicio es el cliente profesional medio, y
el resto del público consiste en el cliente representado por el consumidor
medio y por el cliente profesional medio, sólo será relevante el cliente
profesional medio.
Ejemplo:
Las pinturas en general se venden tanto a los pintores (es decir, para usos
profesionales de estos clientes) como a los consumidores con fines de
bricolaje. Por otra parte, las pinturas destinadas a la industria no se venden a
los consumidores. En consecuencia, cuando las listas de productos y
servicios de ambas marcas designan las pinturas y las pinturas destinadas a
la industria respectivamente, el público de referencia está constituido
exclusivamente por los clientes profesionales ya que sólo ellos pueden, por
regla general, entrar en contacto con ambas marcas.
Directrices de oposición – Parte 2 Capítulo 2D - Situación: marzo de 2004
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Apreciación global
A juicio del Tribunal, “el nivel de atención” del consumidor medio puede variar
en función de la categoría de productos o servicios contemplada (Lloyd,
apartado 26). En concreto, como se ha indicado anteriormente, lo importante
es el “nivel de sofisticación y de atención”.
Lo anterior es válido no sólo para productos y servicios que se ofrecen
exclusivamente a clientes profesionales, sino también para categorías
específicas de productos y servicios que poseen características que afectan a
la sofisticación y/o a la atención aun cuando estén destinadas al público en
general, como se explicará en las próximas secciones. Un elevado grado de
sofisticación y/o de atención del público respecto de los productos y servicios
designados en la solicitud de marca comunitaria o en la marca anterior
constituye, por regla general, un indicio de ausencia de riesgo de confusión.
5.2. Grado de sofisticación del cliente
5.2.1. Significado del criterio
El grado de sofisticación difiere entre los consumidores y los clientes
profesionales así como en el seno de cada uno de estos grupos. Cuanto
mayor sea el grado de sofisticación del cliente, menor será el riesgo de
confusión.
El grado de sofisticación tiene relevancia a efectos de la capacidad de los
clientes para percibir los diversos factores relacionados con el riesgo de
confusión, y en particular los criterios para determinar la similitud de los
productos y servicios y la similitud de los signos. Por ejemplo, un buen
conocimiento de la situación del mercado en relación con los productos y
servicios en cuestión tiende a reducir el riesgo de confusión (véase infra, en
los apartados 5.2.2.b y 5.2.3.).
5.2.2. Consumidores
a.
Productos y servicios de consumo masivo
En el caso de que el consumidor sea el gran público, como sucede con los
productos de consumo masivo, el grado de sofisticación es el del consumidor
normalmente informado.
b.
Productos y servicios técnicos o muy específicos
En caso de que los consumidores sean únicamente una parte del gran
público, como sucede con los productos y servicios técnicos o muy
específicos, ha de tenerse en cuenta el nivel de instrucción o de conocimiento
en relación con los productos y servicios de que se trata. Este nivel puede
tener relevancia tanto para la percepción de las marcas (p. ej. términos en
una lengua extranjera) como para la categoría específica de productos y
servicios (p.ej. servicios financieros).
Directrices de oposición – Parte 2 Capítulo 2D - Situación: marzo de 2004
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Apreciación global
Cuando se requiera un conocimiento especializado o técnico para utilizar el
producto, el público puede ser un público más instruido en relación con dicho
producto, aun cuando tales productos no estén destinados específicamente a
clientes profesionales y estén también a disposición del gran público.
Consideraciones similares se aplican a los productos y servicios cuando el
nivel de atención es elevado, como se expone más adelante. En estos casos,
p. ej. cuando se trata de tabaco o de periódicos, los consumidores pueden
poseer un grado de sofisticación que supere con mucho el nivel medio.
512/1999 MAXDATA / MAXTECH (EN),
1390/2001 FOCUS / FOCUS DYNAMICS (fig) (FR).
5.2.3. Clientes profesionales
Han de tenerse en cuenta sus conocimientos profesionales y técnicos
específicos en relación con los productos y servicios considerados.
Ejemplos:
Los clientes altamente especilizados de los productos en cuestión se darán
cuenta de que ELISA es una abreviatura de " enzyme linked immunoassay
solvent assay“ (un test para el diagnóstico de la sensibilidad a la exposición
pasada o presente a un agente infeccioso como el virus del SIDA).
1183-2002 RELISA / VARELISA (EN)
Los clientes profesionales serán conscientes de que las entidades financieras
o las compañías de seguros no serán responsables de los aspectos
tecnológicos de la edición de tarjetas magnéticas o tarjetas con chip.
2066/2001 DENCARE / DentCard (fig)(DE)
5.3. Grado de atención del cliente
E Tribunal de Justicia declaró lo siguiente: “Procede tomar en consideración
el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en
función de la categoría de productos o servicios contemplada” (Lloyd,
apartado 26). Cuanto mayor sea el grado de atención, menor será el riesgo
de confusión.
5.3.1. Consumidores
Lo que tiene una influencia significativa en la elección de los productos y
servicios por parte del consumidor es el nivel de implicación en la compra. El
nivel de implicación está relacionado con la importancia que tiene una
decisión para el consumidor. En consecuencia, equivale a su grado de
atención.
Directrices de oposición – Parte 2 Capítulo 2D - Situación: marzo de 2004
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Apreciación global
a.
Elevado grado de atención
Suele darse un elevado grado de atención en tres tipos de compras: las
compras onerosas, las compras infrecuentes y las que comportan algún tipo
de riesgo o peligro. Estas compras pueden ser racionales. El consumidor
medio suele pedir asistencia o asesoramiento profesional a la hora de elegir o
comprar ciertos tipos de productos o servicios. Un buen ejemplo de lo anterior
son los ordenadores (caros), los servicios financieros (infrecuentes), o los
fármacos o productos farmacéuticos con receta que se venden
exclusivamente en farmacias (peligrosos). Asimismo, puede existir un
elevado grado de atención en las compras de carácter sentimental, p. ej. en
las compras relacionadas con la joyería.
(A) Productos farmacéuticos
(a) Práctica de la División de Oposición desde octubre de
2001
(aa) Consumidor medio
Cuando los productos farmacéuticos son prescritos o vendidos por
profesionales cualificados como médicos o farmacéuticos, los “ consumidores
medios” son, por una parte, los especialistas, como médicos o farmacéuticos
y, por otra, los consumidores habituales, que caracen de conocimientos
médicos o farmacéuticos específicos. No obstante, incluso en el caso de los
fármacos que requieren receta médica en determinados países europeos, en
la práctica, estos fármacos pueden ser vendidos por los farmacéuticos a los
consumidores sin receta. En consecuencia, habrá que tener siempre el
cuenta al consumidor al determinar el público de referencia. Cuando los
productos farmacéuticos no son prescritos o vendidos por profesionales
cualificados sino que son de venta libre en el mercado, el consumidor medio
es, en la mayoría de los casos, el propio paciente. Además, los productos
farmacéuticos que actualmente sólo se venden con receta pueden tornarse
en el futuro medicinas de libre prescripción.
En caso de que los productos farmacéuticos designados en la solicitud de
marca comunitaria sean de libre prescripción y los productos farmacéuticos
amparados por el registro nacional sólo puedan dispensarse con receta, o
viceversa, la Oficina presumirá que el público de referencia está constituido
tanto por los profesionales cualificados como por los pacientes o
consumidores medios, que carecen de conocimientos médicos o
farmacéuticos específicos. La Oficina no puede limitar dicha protección sobre
la base de consideraciones hipotéticas relacionadas con los productos que
podrían venderse con la marca.
(bb) Atención
(i) Productos farmacéuticos con receta
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Apreciación global
La regla general según la cual el consumidor medio ha de considerarse más
atento existe únicamente en relación con los productos farmacéuticos con
receta, dado que éstos suelen ser prescritos por un médico y verificados y
dispensados al paciente por un farmacéutico.
Normalmente, los médicos o farmacéuticos, por su formación, conocimientos
o experiencia profesional, serán capaces de distinguir entre fármacos cuyos
nombres registran pequeñas diferencias, que obedecen simplemente a su
distinta indicación terapéutica. Por añadidura, un paciente que es consciente
del efecto potencialmente perjudicial de los productos farmacéuticos prestará
una especial atención a los nombre de los productos y a su significado
“evocativo”.
(ii) Productos farmacéuticos sin receta
Resumen
Sin embargo, lo anterior no se aplica a los productos farmacéuticos sin receta
por dos razones:
Si bien es cierto que los consumidores deberían prestar mayor atención al
aquirir dichos fármacos, en la práctica pueden no hacerlo así. Además, su
atención dependerá de la indicación terapéutica.
La consecuencia para las resoluciones de la División de Oposición es la
siguiente:
La atención se aprecia caso por caso. No es posible presumir en general un
mayor grado de atención de los consumidores de productos farmacéuticos
sin receta sino que éste debe resultar de las circunstancias concretas del
caso. Las indiciaciones terapéuticas revisten una especial importancia a este
respecto.
En el caso de que ambas marcas designen fármacos con receta, la atención,
por regla general, será mayor.
Sin embargo, cuando bien la marca anterior o bien la marca comunitaria
designe fármacos sin receta, NO se aplicará una presunción general relativa
a un mayor grado de atención. Lo anterior obedece a que los consumidores
finales de los productos farmacéuticos con receta (que los reciben a través de
un especialista) podrían elegir por sí mismos los productos farmacéuticos sin
receta, que están amparados por una de las marcas.
Antecedentes
No puede afirmarse como regla general que un consumidor no cualificado
que desee adquirir en una farmacia una medicina de libre prescripción para
una finalidad concreta será capaz de distinguir entre fármacos cuyos
nombres registran pequeñas diferencias. La atención que preste este
consumidor dependerá del fármaco específico y de la finlidad, necesidad o
Directrices de oposición – Parte 2 Capítulo 2D - Situación: marzo de 2004
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Apreciación global
efecto específico. Podría darse el caso de que para indicaciones más
complicadas o enfermedades más graves, la atención normal de un
consumidor medio fuera mayor. Sin embargo, con respecto a las medicinas
destinadas al tratamiento de enfermedades y dolores leves como
analgésicos, somníferos y ungüentos curativos, el grado de atención puede
ser muy bajo.
Los productos farmacéuticos suelen ir provistos de un prospecto que facilita
con detalle toda la información necesaria sobre el producto. Normalmente, el
consumidor medio no leerá esta descripción antes o durante la compra sino
quizás después, y el farmacéutico no asesorará automáticamente al cliente,
en particular sobre medicinas no tóxicas, salvo que éste se lo pida. Existe en
la sociedad una tendencia creciente a la autocuración, a través del
autodiagnóstico y la confianza en las recomendaciones de los parientes,
compañeros de trabajo o amigos. Sólo en casos especiales, por ejemplo, en
lo que se refiere a fármacos peligrosos preguntará el farmacéutico sobre la
causa de su uso y hará comentarios o dará instrucciones al respecto.
T 10 / 01-6 PREDONIUM / SEDONIUM (EN) “alegaciones”
(b) Salas de Recurso
Los médicos o farmacéuticos pueden distinguir entre fármacos cuyos
nombres registran pequeñas diferencias, que obedecen simplemente a su
distinta indicación terapéutica. Pero no existe un principio común por el cual,
generalmente, el consumidor medio pone mucho cuidado en la compra de un
fármaco y presta especial atención a las pequeñas diferencias entre las
marcas.
La clase de atención que presta un consumidor normal que desea comprar
en una farmacia una medicina de libre prescripción para una indicación
especial depende del fármaco específico y de la finalidad, necesidad o efecto
específico.
Para indicaciones más complicadas, la atención normal de un consumidor
medio podría ser mayor. Pero con respecto a las medicinas destinadas al
tratamiento de enfermedades y dolores o dolencias leves, como analgésicos,
somníferos y ungüentos curativos, el grado de atención puede ser muy bajo.
A-MULSIN/ALMOXIN, R 816/1999-3 (EN) (25/04/2001): se declaró r.d.c ;
R 0401/2000-3 GASTRIN / EUGASTRIM (EN) (07/06/2001) y R 0964/2000-3
ABACOR / ACCUCOR (EN) (12/09/2001): no r.d.c.
Debe tenerse en cuenta que, en determinados países, los medicamentos se
administran sin receta, que algunos consumidores tienen tendencia a
automedicarse y que, con frecuencia, los profesionales están sobrecargados
de trabajo y tienden a escribir las recetas con una letra practicamente ilegible.
Directrices de oposición – Parte 2 Capítulo 2D - Situación: marzo de 2004
14
Apreciación global
R 1178/2000-1 TEMPOVATE / EMOVATE (o) EUMOVATE (EN) (14/02/2002)
En la anterior jurisprudencia de las Salas de Recurso se confirmaba la
antigua práctica de la División de Oposición según la cual no cabía hacer
ninguna distinción entre medicinas de libre prescripción y medicinas con
receta. Al adquirir productos farmacéuticos, el consumidor medio prestará
más atención a estos productos (abstracción hecha de si se trata o no de
medicinas de libre prescripción).
R 303/1999-2 BONOLAT / PONALAR (DE) (02/08/2000)
(B) Compras onerosas, en particular coches
El elevado precio, en particular en el caso de los productos de lujo, es una
buena razón para que el consumidor sea más prudente con respecto al
origen y la calidad del producto considerado. La atención puede ser incluso
mayor en aquellos casos en los que el producto específico es considerado un
reflejo del status social de su propietario.
Ejemplo: coches y servicios conexos
Teniendo en cuenta el precio de los coches de que se trata, el consumidor
medio será tan sólo la parte adinerada del gran público. Cabe esperar que el
consumidor medio no comprará un coche, sea nuevo o de segunda mano, de
la misma forma que compra artículos de uso cotidiano. El consumidor medio
estará informado, y tomará en consideración todos los factores relevantes,
por ejemplo, el precio, el consumo, los gastos de seguro, las necesidades
personales o incluso el prestigio. Aparte de los vendedores, puede recurrir a
otras fuentes de información como las revistas de automóviles, los
compañeros de trabajo, los amigos o Internet.
Con respecto a los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de
motor, cabe esperar que el consumidor medio no confíe su coche a cualquier
taller sino que se informe previamente sobre el mismo, su cualificación y
especialización.
S TYPE / S-CLASS R 969/2000-1 (EN)
No obstante, de los principios arriba mencionados no se debe concluir que
las marcas altamente distintivas no están adecuadamente protegidas aunque
los productos sean idénticos, por la simple razón de que los productos son
caros, pero que pueden estar protegidas frente a productos y servicios
similares cuyo precio no es similar. Para evitar este resultado, se debe
examinar debidamente la reputación de la marca anterior en el análisis global
del riesgo de confusión, que abogará fuertemente en favor de la existencia de
riesgo de confusión.
Directrices de oposición – Parte 2 Capítulo 2D - Situación: marzo de 2004
15
Apreciación global
(C) Productos con una alta fidelidad de marca: el ejemplo del
tabaco
Además, un elevado grado de atención puede ser la consecuencia de la
fidelidad de marca, como en el caso de los productos y artículos relacionados
con el tabaco.
Los fumadores son considerados especialmente cuidadosos y selectivos en
lo que se refiere a la marca de cigarrillos que fuman, por lo tanto se presume
un mayor grado de fidelidad de marca y de atención cuando se trata de
productos relacionados con el tabaco. En consecuencia, en lo tocante a los
productos relacionados con el tabaco puede requerirse un grado de similitud
más elevado entre los signos para que se produzca un riesgo de confusión.
R-78/1999-3 FOSTER / FROSTY (DE): si bien los productos a base de
tabaco son productos de consumo masivo relativamente económicos, los
consumidores de este sector tienen una gran fidelidad al sabor y a la marca y
por lo tanto reconocen con rapidez su marca preferida.
16/1998 ARISTON / HORIZON (EN),
113/1998 SUNSET / SUNRISE (EN),
959/1999 KINGS / SUPERKINGS (EN).
Por último, es importante mencionar que, en el caso de las marcas altamente
distintivas, la fidelidad de marca no debe conducir a una menor protección. A
este respecto, se aplican consideraciones similares a las expuestas en
relación con las compras onerosas.
b.
Bajo grado de atención
Un bajo grado de atención puede asociarse, en particular, con el
comportamiento de compra habitual. Las decisiones racionales de compra en
este ámbito están relacionadas, por ejemplo, con los alimentos básicos. Las
decisiones emocionales se asocian, por ejemplo, con los dulces.
5.3.2. Clientes profesionales
Las compras realizadas por clientes profesionales suelen ser más
sistemáticas que las efectuadas por los consumidores, pues hay que rendir
cuentas de las mismas y con frecuencia se controla su coste y eficacia. Por lo
tanto, el grado de atención en dichas compras suele ser más elevado que en
las de los consumidores y por ello el riesgo de confusión será menor.
300/1999 PEROX (cl.3) / PELOX (cl.1, 3) (DE),
371/1999 TAMRON (cl.9) / AMRON (cl.9) (EN).
En el asunto 1603/2002 FIBROSTEEL / FIRESTEEL (FR) se afirmó que el
público de referencia de los productos de las clases 6 y 17 estaba integrado
por profesionales, los cuales prestan más atención.
Directrices de oposición – Parte 2 Capítulo 2D - Situación: marzo de 2004
16
Apreciación global
6.
Coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado del
mismo territorio
La prueba de la coexistencia de marcas paralelas en el ámbito nacional
puede abogar en contra del riesgo de confusión.
85/1999 LISAP / LISA (EN),
1193/1999 JOHN SMITH / PAUL SMITH (EN).
No obstante, el valor de indicio de la coexistencia debe considerarse con
cautela. La coexistencia de los signos a escala nacional puede responder a
diversas razones, p. ej. una situación de hecho o de derecho diferente en el
pasado o acuerdos sobre derechos anteriores entre las partes.
1340/1999 BOSS / BOSSI (EN),
537/1999 SIDE / SIDE (EN).
Además, la alegación de coexistencia exige la prueba de que los signos han
sido objeto de uso en el mercado de referencia. No basta presentar la prueba
de la existencia de ambas marcas en el mismo Registro.
105/1999 Hollywood / Hollywood (FR),
537/1999 SIDE 1 / SIDE (EN),
1584/1999 Marco / MALCO (EN).
En diversas resoluciones, las Salas de Recurso Tercera y Cuarta han
subrayado la importancia de la coexistencia en el mercado y no sólo en el
Registro. La División de Oposición se atiene a estas resoluciones.
R 360/2000-4 NO LIMITS / LIMMIT (EN):
La coexistencia en el Registro de marcas similares que pueden inducir a
confusión carece de relevancia. El artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC
hace referencia a la confusión por parte del público, es decir, a la confusión
en el mercado. La prueba de la coexistencia real y pacífica en el mercado de
las marcas en conflicto constituye una circunstancia que la Sala puede tomar
en consideración al examinar el riesgo de confusión a efectos de lo dispuesto
en el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC. Sin embargo, la parte
recurrente no ha aportado dicha prueba. La mera alegación según la cual la
parte recurrida no emprendió ninguna acción en contra del registro o del uso
de la marca de la parte recurrente en España resulta inuficiente. El
argumento relativo a la coexistencia pacífica de las marcas en el pasado ha
de acreditarse mediante la prueba de la presencia efectiva de ambas marcas
en el mercado. La coexistencia debe entenderse como uso simultáneo de las
dos marcas (presuntamente conflictivas), y no como presencia simultánea de
las mismas en el Registro de marcas. La parte recurrente no presentó
Directrices de oposición – Parte 2 Capítulo 2D - Situación: marzo de 2004
17
Apreciación global
pruebas de que su marca y la marca de la parte recurrida hayan sido
realmente utilizadas de forma simultánea en España.
Puede encontrarse un razonamiento similar en las resoluciones de la Tercera
Sala de Recurso R 0001/2002-3 CHEE.TOS/CHITOS (EN) y R 0851/2000-3
MAGIC / MAGIC BOX (EN).
Sin embargo, la coexistencia en el Registro puede considerarse un elemento
a tener en cuenta en el análisis del riesgo de confusión. Pero esto sólo puede
darse si la Oficina tiene constancia de que el Estado miembro en el que la
marca anterior competidora está registrada examinó de oficio los motivos
relativos de denegación en el curso del procedimiento que dio lugar al
registro de la marca nacional de que se trata.
En el asunto GOLDSHIELD, la Sala declaró que las marcas también habían
coexistido en el mercado durante varios años y que el oponente no había
hecho ningún intento de impugnar la validez el registro nacional de la marca
del solicitante. La Sala consideró, en este caso, que la coexistencia no puede
ser decisiva pero puede ser un indicio altamente convincente de la ausencia
de riesgo de confusión. Esta última conclusión está reñida con la práctica de
la División de Oposición, la cual considera que la coexistencia en el mercado
puede abogar en contra del riesgo de confusión pero no ser un indicio muy
convincente de su inexistencia.
R 0415/1999-1 GOLDSHIELD / SHIELD (EN)
Los acuerdos de Derecho civil suscritos por las partes, de cualquier tipo,
carecen de relevancia en los procedimientos de oposición. Las partes pueden
emprender acciones legales en el ámbito nacional y, en su caso, solicitar la
suspensión del procedimiento de oposición.
7.
Supuestos de confusión real
El riesgo de confusión, o las expresiones consideradas sinónimas a los
efectos de la presente Guía, es decir “probabilidad de confusión” y “peligro de
confusión”, no requiere una confusión real sino únicamente la probabilidad de
confusión.
No obstante, la prueba de una confusión real es un factor que aboga en favor
del riesgo de confusión.
Para valorar debidamente la prueba en aquellas ocasiones en que se ha
producido una confusión real, ésta debe examinarse teniendo en cuenta el
número de oportunidades de confusión. En caso de que las transacciones
comerciales sean numerosas pero los supuestos de confusión sean escasos,
dicha prueba tendrá poco valor en la apreciación del riesgo de confusión.
La ausencia de confusión real ha sido examinada anteriormente en el
contexto de la coexistencia.
Directrices de oposición – Parte 2 Capítulo 2D - Situación: marzo de 2004
18
Apreciación global
8.
Resoluciones
anteriores
dictadas
por
autoridades
comunitarias o nacionales en litigio entre marcas idénticas (o
similares)
8.1. Aspectos sustantivos
Las resoluciones dictadas por los tribunales nacionales, incluidos los
Tribunales de Marcas Comunitarias, y por las oficinas nacionales en asuntos
paralelos no tienen efectos vinculantes para la Oficina. Sin embargo, debe
tenerse debidamente en cuenta la motivación y fallo de las mismas, en
particular cuando la resolución ha recaído en el Estado miembro que resulta
relevante a efectos del procedimiento. Los tribunales nacionales poseen un
profundo conocimiento de las características específicas de su Estado
miembro respectivo, en especial en lo que se refiere a la realidad del
mercado en el que se comercializan los productos y servicios y a la
percepción de los signos por el consumidor. En vista de la armonización de
las leyes de marcas nacionales, los tribunales nacionales (que no actúen en
calidad de Tribunales de Marcas Comunitarias) y las oficinas nacionales
aplican en los aspectos sustantivos el mismo Derecho que los Tribunales de
Marcas Comunitarias y la Oficina.
No obstante, la consideración de las resoluciones de las autoridades
nacionales requiere la presentación de suficiente información, en particular la
concerniente a los hechos exactos en los que se basa la resolución. Además,
puede revestir importancia la cuestión de saber si una resolución nacional
está basada en una ley nacional en la que la trasposición de la Directiva de
armonización se ha llevado a cabo en debida forma.
80/1998
449/1999
DE
DE
ZEWA
DOCKERS
1193/1999
1389/1999
278/2000
869/2002
EN
FR
EN
DE
JOHN SMITH
Ives Rocher
SEPHORA
Bit
WEPA
DOCKERS
GERLI
PAUL SMITH
Yves Roche
Sephora
Bud
BY
(resolución
del
Bundesgerichtshof
alemán
no
seguida)
R 1031/2001-3
R 552/2000-4
EN
SHAPE OF TUBES
M&M's MINIS (3-D
MARK)
COSMOPOLITAN
COSMETICS
SHAPE OF TUBES
NESTLÉ
(3-D
MARK)
COSMOPOLITAN
8.2. Aspectos procesales
Directrices de oposición – Parte 2 Capítulo 2D - Situación: marzo de 2004
19
Apreciación global
La División de Oposición se atiene al planteamiento de la Cuarta Sala de
Recurso. A su juicio, la División de Oposición no está obligada, en su
resolución, a remitirse o repetir cada alegación o referencia hecha por el
solicitante en el procedimiento seguido ante ella, siempre que se desprenda
claramente del tenor de su resolución que ha tenido en cuenta todas las
cuestiones sustantivas de hecho y de Derecho planteadas por las partes en
el procedimiento que puedan ser relevantes de algún modo para la solución
final del litigio sometido a su conocimiento y que la resolución esté
debidamente motivada, es decir de forma coherente con la conclusión
formulada.
R 0634/2001-1 “a” (fig.) / “a” (fig.) (asunto ante el TPI)
Según la Tercera Sala de Recurso, no tener en cuenta una resolución
presentada dimanante de una autoridad nacional en un asunto paralelo daría
lugar a una motivación insuficiente a efectos del artículo 74 del RMC.
R 0235/2001-3 (EN) APAGARD / GARD, DENTAGARD
9.
Ausencia de confusión entre los signos, pero confusión
respecto al orígen (confusión indirecta)
9.1. Significado
El Tribunal de Justicia ha dejado claro que el concepto de riesgo de
asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que
sirve para precisar el alcance de éste (Sabèl, apartado 18). El Tribunal ha
declarado que una marca debe constituir la garantía de que todos los
productos o servicios designados con ella han sido fabricados bajo el control
de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad. En
consecuencia, constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público
pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la
misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente
(Canon, apartados 28 y 29).
Lo anterior significa que también existe riesgo de confusión cuando el público
de referencia es capaz de distinguir entre las marcas, pero puede creer que
los productos y servicios amparados por ellas proceden de la misma empresa
o de empresas vinculadas económicamente.
No se ha estudiado todavía lo que debe entenderse por un “vínculo
económico” suficiente en este contexto. El tipo de nexo que el público pueda
establecer entre las marcas es especialmente significativo para al apreciación
global del riesgo de confusión ya que revelará si existe el peligro de inducir a
error al consumidor respecto al orígen de la marca o de que éste establezca
una mera asociación entre las marcas debido a determinadas semejanzas.
La conclusión final es en gran medida una cuestión de grado. La conexión
efectuada por el consumidor debe ser de tal intensidad que induzca a pensar
Directrices de oposición – Parte 2 Capítulo 2D - Situación: marzo de 2004
20
Apreciación global
que los productos proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas
económicamente (véase el subapartado I.3.3. supra).
1390/2001 FOCUS / FOCUS ONE (FR),
1629/2001 XPRESSO / EXPRESSO (EN)
9.2. Series (familias) de marcas
Se presume un grado de conexión suficiente para inducir a los consumidores
a creer que los productos proceden de la misma empresa o de empresas
vinculadas económicamente, en particular, en los asuntos de series o familias
de marcas.
Las marcas de la casa o los identificadores de una línea de productos se
combinan a menudo con otros elementos secundarios en una serie de
marcas que reflejan un origen común. El uso sistemático de un signo básico
en varias combinaciones de signos y en distintos contextos puede llevar al
público a ignorar cualquier diferencia secundaria, pues creerá que se limitan
a indicar un nuevo producto de una línea de productos procedente de la
misma empresa.
No es necesario que algunos o todos los signos que componen la “familia” de
marcas gocen de reputación para que el signo “raíz” sea percibido como el
elemento común que constituye el identificador comercial de una determinada
empresa, si bien es evidente que la prueba de tal reputación contribuirá en
gran medida a su reconocimiento.
2551/2002 (EN) Mc NUGGETS, McCRISPY, McBACON, etc. / Mc BAGEL
La presunción por parte del público de que las marcas constituyen una familia
requiere que el elemento común de las marcas posea, gracias al uso que se
ha hecho del mismo, el necesario carácter distintivo para poder constituir, a
los ojos del público, el indicador principal de una línea de productos.
Para que la Oficina pueda admitir que las distintas marcas invocadas por el
oponente forman efectivamente una familia de marcas, éste habrá de
demostrar no sólo que es el titular de las marcas, sino también que el público
interesado reconoce que la parte común de dichas marcas procede de la
misma empresa. Ese “reconocimiento” por parte del público sólo puede
inferirse de la prueba del uso de la familia de marcas que haya sido
presentada.
2126/2000 BrainNet (EN) (confirmada por las SdR R 1131/2000-2),
2342/2000 PEPPER (EN),
2844/2000 LIFESOURCE (FR).
La doctrina de la familia de marcas puede considerarse un ejemplo típico de
riesgo de asociación. Cuando una parte de una marca se perciba como
procedente de una empresa en particular, el público establecerá asociaciones
Directrices de oposición – Parte 2 Capítulo 2D - Situación: marzo de 2004
21
Apreciación global
y pensará que si otra marca contiene también dicho elemento, se trata de
otra marca de la misma empresa.
Normalmente, todas las marcas que forman una “familia” y que se utilizan
como tales son marcas registradas. No obstante, no cabe excluir que la
doctrina de la “familia de marcas” se aplique asimismo a marcas no
registradas, si ello fuera compatible con las legislaciones nacionales
pertinentes.
No es preciso alegar en el procedimiento el argumento relativo a la existencia
de una “familia de marcas” como motivo de oposición, pero puede tenerse en
cuenta como hechos, pruebas y alegaciones adicionales. En consecuencia, el
oponente que ha basado su oposición en una sola marca anterior (registrada
o no) podría aducir en el procedimiento el argumento (y presentar la prueba
correspondiente) de que su marca anterior ha sido utilizada junto con otras
marcas, formando una familia de marcas con arreglo a las condiciones
sustantivas antes mencionadas.
Procede tomar en consideración que no se presumirá la existencia de una
familia de marcas en aquellos casos en que el elemento común sea bastante
débil o en que los demás elementos de los signos anteriores predominen en
la impresión global que los mismos producen.
75/1998
177/1999
EN
DE
610/1999
1222/1999
1738/2001
ES
EN
EN
SYSTEMACTION
Plastoclean
SYSTEM
PlastiClean Thyssen
Schulte
ONDA MUNDO
MUNDO Ole
QUICKSHIP
Quickstep
OPHTAL,
CROM- ALERGOFTAL
OPHTAL,
VISCOPHTAL,
PANOPHTAL
La presunción de que una marca forma parte de una familia de marcas
requiere que el elemento común de los signos sea casi idéntico. Este
requisito se aplica igualmente a su presentación y situación en los signos.
57/1998 BECK’s / ISENBECK (DE),
189/1999, 625/1999 LUREDIS / LUREDOX (EN).
No obstante, las pequeñas diferencias gráficas en el elemento común pueden
no excluir la presunción de que se trata de una serie de marcas, dado que el
público puede interpretar tales diferencias como una presentación moderna
de la misma línea de productos. Cabría inclusive un oden distinto de las
letras.
75/1998 SYSTEMACTION / SYSTEM (EN),
1265/1999 SOREL/SOLERS (EN).
Directrices de oposición – Parte 2 Capítulo 2D - Situación: marzo de 2004
22
Apreciación global
En cambio, por regla general, la presencia de letras diferentes o adicionales
en el elemento común no permite presumir la existencia de una familia de
marcas.
57/1998 BECK’s / ISENBECK (DE),
177/1999 Plastoclean / PlastiClean Thyssen Schulte (DE),
1738/2001
OPHTAL,
CROM-OPHTAL,
VISC-OPHTAL,
OPHTAL / ALERGOFTAL (EN).
PAN-
Por añadidura, los productos y servicios designados en la marca del
solicitante han de ser idénticos o similares al “núcleo común” de los productos
y servicios amparados por las marcas anteriores. La presunción de la
existencia de una familia de marcas es más probable si existe una gran
similitud o incluso indentidad entre los productos y servicios.
136/2000 ETCH A SKETCH / SKETCH (EN).
Directrices de oposición – Parte 2 Capítulo 2D - Situación: marzo de 2004
23
Apreciación global
II.
RENUNCIAS
A
(DISCLAIMERS)
REIVINDICAR
DERECHOS
EXCLUSIVOS
1. Naturaleza de las renuncias a reivindicar derechos exclusivos
A tenor del artículo 38, apartado 2 del RMC, las renuncias a reivindicar
derechos exclusivos relativas a marcas solicitadas tienen por finalidad
permitir el registro de marcas que incluyen elementos carentes de carácter
distintivo. Por lo tanto, su efecto consiste en hacer pública una declaración
por la que se informa a los terceros de que el solicitante no puede reivindicar
derecho exclusivo alguno respecto al elemento no distintivo.
Por consiguiente, en estos casos, el tratamiento práctico que reciba una
renuncia a reivindicar derechos exclusivos en el análisis de la impresión
global producida por un signo no será muy distinto del que se reserva al
elemento no distintivo si no se hubiera presentado la citada renuncia: la parte
objeto de esta renuncia no se considerará un elemento distintivo de la marca.
Con todo, surgirán complicaciones en aquellos casos en que las marcas
hayan sido registradas con una renuncia a reivindicar derechos exclusivos
que afecta a elementos distintivos. Lo anterior podría ocurrir debido, en
primer lugar, a que las legislaciones nacionales permiten la renuncia a
reivindicar derechos exclusivos sobre elementos distintivos a voluntad del
solicitante (normalmente, con el fin de eludir motivos de denegación
relativos). Pero también puede ocurrir, en segundo lugar, cuando dicha
renuncia se refiere a diversos elementos no distintivos que, sin embargo,
poseen cierto carácter distintivo en su particular combinación.
Y, por lo que respecta a las solicitudes de marca comunitaria, puede suceder
incluso que un elemento que ha sido objeto de renuncia a reivindicar
derechos exclusivos carezca de carácter distintivo únicamente en una parte
de la UE por tratarse de una palabra que sólo entienden las personas que
hablan una determinada lengua o lenguas.
Los principales criterios para resolver las posibles combinaciones de
renuncias a reivindicar derechos exclusivos contenidas en los derechos
anteriores o en la solicitud de marca comunitaria referidas bien a elementos
no distintivos o a elementos distintivos han de deducirse de los principios
aplicables a la comparación de los signos enunciados por el TJCE.
De conformidad con esta jurisprudencia, la apreciación del riesgo de
confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por las
marcas en los consumidores del mercado de referencia. Los consumidores
ignoran si en el Registro se ha introducido o no una renuncia a reivindicar
derechos exclusivos.
Una renuncia a reivindicar derechos exclusivos por sí sola no afecta a la
apreciación de la similitud entre dos marcas en el contexto de un
Directrices de oposición – Parte 2 Capítulo 2D - Situación: marzo de 2004
24
Apreciación global
procedimiento de oposición de acuerdo con el sistema de la marca
comunitaria (R 473/2000-3 que confirma la resolución de la DO.
398/2000
vs
)
La renuncia no se refleja físicamente en la forma en que el signo va a ser
utilizado en el mercado. Es decir, el elemento del signo objeto de la citada
renuncia no es excluido del signo. Como la función de la Oficina en el
procedimiento de oposición consiste en apreciar el riesgo de confusión,
nuestra resolución no puede suprimir de forma artificial un elemento que
estará presente en la marca cuando sea utilizada.
Por lo tanto, si los elementos objeto de la renuncia no están totalmente
desprovistos de distintividad, no pueden ignorarse en la comparación de los
signos.
1130/1999 FUERTE VENTURA / Qué Pasa Fuerteventura (EN), 203/2000
JOELFERRIN / FERRINI ITALIA (EN), 3122/2000 MEDIASAT /
,1082/2001 KINDER /
(EN).
2.
Excepción al principio general (renuncia a reivindicar
derechos exclusivos que afecta a la marca anterior)
No obstante, en la aplicación de los principios antes mencionados se debe
tener en cuenta asimismo que la renuncia a reivindicar derechos exclusivos
tiene efectos jurídicos sobre el alcance de la protección conferida al titular de
la marca. Al incluir una renuncia a reivindicar derechos exclusivos, el ius
prohibendi del titular de la marca queda reducido en lo que respecta al
elemento objeto de la renuncia. En tales circunstancias, el titular de la marca
anterior no posee ningún derecho exclusivo sobre el elemento objeto de la
renuncia y no puede impedir el registro ni el uso del mismo.
En consecuencia, no es coherente seguir siempre este enfoque. Cuando la
aplicación de este enfoque tenga como resultado la concesión al oponente de
un alcance de protección más amplio que el legalmente reconocido, deberá
establecerse una excepción.
A modo de ejemplo, en los asuntos que se citan a continuación, el alcance de
la protección concedida fue el resultante de excluir la parte objeto de la
renuncia en la comparación de los signos.
651/1999
2602/2000
BIG
DEAL/D.E.A.L.
/
(EN),
BRIGHT
773/99
FREE/FREEMAN
BROTHERS
(FR),
Directrices de oposición – Parte 2 Capítulo 2D - Situación: marzo de 2004
(EN),
708/2001
25
Apreciación global
vs TRAVELCARD (EN), (El concepto de riesgo de
confusión al que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b) establece la
frontera entre las solicitudes de marca comunitaria que no infringen los
derechos exclusivos de las marcas anteriores y las que sí lo harían si fueran
registradas. Cuando no existe un derecho exclusivo (por haberse renunciado
al mismo), no puede haber ningún conflicto entre derechos).
Directrices de oposición – Parte 2 Capítulo 2D - Situación: marzo de 2004
26