eli lilly and company y otro c/ivax argentina sa s/cese de uso

Poder Judicial de la Nación
SALA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL II
Causa n° 12453/2002
Causa n° 12453/2002. ELI LILLY AND COMPANY Y OTRO C/IVAX
ARGENTINA SA S/CESE DE USO DE PATENTES
En Buenos Aires, a los 29 días del mes de noviembre de 2012, se reúnen en
Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del
epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor RICARDO VÍCTOR
GUARINONI dice:
I.- ELI LILLY and Company, domiciliada en Indiana, Estados Unidos de América y
Eli Lilly and Company Limited, domiciliada en Hampshire, Reino Unido promovieron
demanda ordinaria contra IVAX ARGENTINA S.A., a fin de impedir en forma permanente
la explotación indebida del objeto de las patentes de invención argentina N° AR002719B1 y
253.521 que las empresas LILLY tienen respectivamente expedidas en su favor por el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, con relación al producto medicinal de acción
antipsicótica que genéricamente se conoce como “olanzapina”. Fundan su acción en el
artículo 81 y conexos del T.O. de las leyes 24.481 y 24.572.
Aclararon que IVAX ARGENTINA S.A., con domicilio real en Buenos Aires, es la
denominación societaria actual de la empresa que anteriormente se llamaba “Laboratorios
Armstrong S.A.C.I.F.”.
Indicaron que la demanda fue promovida para sustentar la continuidad de la medida
cautelar decretada en los autos: “ELI LILLY and Company s/ medidas cautelares”, causa n°
7067/2002, la cual fue otorgada y posteriormente confirmada por este Tribunal (actuaciones
que tengo a la vista), aunque sólo fue dictada respecto de la patente AR002719B1, pues la
N° 253.521 no fue invocada inicialmente.
En homenaje a la brevedad, sólo expondré las conclusiones que extraen en su escrito
de ampliación de la demanda.
Aseveraron que la “olanzapina” básica está patentada en los Estados Unidos de
América, en no menos de catorce países más abarcados por la patente europea (EP) y tiene
equivalentes en más de cuarenta países, incluyendo los de la patente europea.
La “olanzapina” polimorfa, o forma II, está patentada en los Estados Unidos de
América, en diecisiete países más abarcados por la patente europea (EP) y tiene también
equivalentes en más de cuarenta países, incluyendo los de la patente europea.
Alegaron que ello indica que tanto una como otra forma de “olanzapina” ha pasado la
prueba de patentabilidad de las más serias oficinas de patentes del mundo, en particular la
EPO (oficina europea) es tomada como punto de referencia en todo el mundo, por lo cual
ellos gozan de un reconocimiento con significativo alcance mundial sobre su invención y las
patentes argentinas, con base en las cuales accionan en la presente causa, son el reflejo de
ese reconocimiento mundial que tiene el invento de Lilly.
Afirmaron que estas patentes se hallan vigentes en el mundo, otorgando a sus
titulares los consiguientes derechos de exclusividad para la explotación, circunstancia que la
demandada pretende desconocer.
II.- A fs. 210/221 contestó la demanda IVAX ARGENTINA S.A., negando todos y
cada uno de los hechos no reconocidos expresamente.
Aseveró que las patentes de las actoras se refieren a dos “olanzapinas” diferentes,
razón por la cual concluyó en que es imposible que ambas accionantes puedan vencer en
1
este pleito ya que, en el mejor de los casos para ellas, la “olanzapina” que contendría el
producto aprobado por IVAX sólo podría infringir una de las patentes, pero jamás las dos.
Agregó, por otra parte, que en ningún momento las actoras afirman claramente que
IVAX haya infringido, infrinja o pretenda infringir cualquiera o ambas patentes cuya
titularidad poseen, asegurando que no lo hacen porque IVAX nunca comercializó su
producto “PLANIDE”, razón por la cual en sus escritos sólo se limitan a describir el
producto que protegen sus patentes y a afirmar que del listado de búsqueda de la ANMAT
surge que el producto PLANIDE, de propiedad de IVAX, contiene “olanzapina” (sin aclarar
en cuál de sus formas).
Expresó que el mero registro en la ANMAT no implica infracción alguna, pues
puede tratarse de un acto preparatorio para lanzar el producto en el futuro una vez que
venzan las patentes de las actoras o bien de un acto para comercializar una forma de
“olanzapina” no protegida por las patentes de la actora o de la “olanzapina” básica, que en la
Argentina está en el dominio público por no existir protección para ella bajo la ley 111,
obtenida por un procedimiento diferente al de la patente 253.521.
Se refirió a la existencia de otros procedimientos para la fabricación de “olanzapina”,
pues tiene varios polimorfos, insistiendo en que en el mundo existen otras formas cristalinas
de “olanzapina” diferentes de la I y II patentadas, por lo cual concluyó en que la mera
mención de que el producto “PLANIDE” tenga “olanzapina” no implica en forma alguna
una infracción a las patentes de las actoras.
Aseveró que lo que las accionantes pretenden es monopolizar, a través de una falaz
construcción argumental, el uso de todas las “olanzapinas” y todos los métodos que existen
para fabricarlas y que ello debe impedirse.
Como colofón expresó que IVAX nunca fabricó ni comercializó el producto
“PLANIDE”; que las actoras no pueden pretender un derecho más amplio que el que les
otorga la patente que tienen en la Argentina; que el hecho de que IVAX haya solicitado
aprobación en el ANMAT para un medicamento que contenga “olanzapina” no implica que
vaya a infringir algún derecho de alguna de las actoras; que las accionantes no han ofrecido
prueba que demuestre sus dichos, por todo lo cual solicitó se rechace la demanda, con
costas.
III.- El señor Juez de Primera Instancia, en su pronunciamiento de fs. 430/34 rechazó
la demanda promovida por ELI LILLY and Company y por ELI LILLY and Company
Limited, imponiéndoles las costas.
IV.- La referida sentencia suscitó el recurso de la parte actora (fs. 448/60), cuyo
traslado fuera contestado a fs. 465/75. Median, además, los recursos de fs. 436/37 y 439 y
vta. respecto de la regulación de honorarios, los que serán tratados por la Sala al final de este
Acuerdo.
V.- Aclaro, ante todo, que no obstante haber analizado todas las pruebas de la causa y
reflexionado sobre los diversos planteamientos de las partes, sólo volcaré en este voto
aquellos fundamentos que considero “conducentes” para la correcta composición del
diferendo. Me atengo, así, a la Jurisprudencia de la Corte Suprema que ha juzgado correcta
tal metodología (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros) y
que es criterio recibido, en orden a la selección y valoración de la prueba, por el artículo
386, segunda parte, del Código Procesal).
VI.- Quiero recordar, en primer término, que el régimen de patentes de invención
tiene como fin proteger a las nuevas invenciones actuando como un medio eficiente para
incentivar a la comunidad a realizar inversiones en investigación y desarrollo de nuevos
conocimientos. El derecho de patentes tiene como objeto no sólo recompensar al inventor a
través del reconocimiento de un derecho de exclusividad, sino además y fundamentalmente
a la comunidad aumentando el conjunto de conocimientos técnicos a su disposición.
2
Poder Judicial de la Nación
SALA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL II
Causa n° 12453/2002
VII.- Aclarado lo que antecede, procederé a estudiar el conflicto central que ha
enfrentado a los litigantes. Y respecto de ello, no tengo dudas de que la controversia gira en
torno al examen de las propiedades intrínsecas de la “olanzapina”, cuestión que, una vez
saldada, permitirá determinar si el producto “PLANIDE” ha infringido las patentes de
invención argentina N° AR002719B1 y 253.521.
VIII.- Me parece atinado señalar, ante todo, que si bien en el caso se hallan
entrelazadas cuestiones de naturaleza propia de la química y de la medicina en general, lo
cierto es que también existen elementos que permiten una ponderación basada en el sentido
común.
Y digo esto porque la determinación del alcance de la patente y el criterio
interpretativo aplicable para ello son materias propias del juez, y no de especialistas en
química o de científicos, y es al juez al que le incumbe decidir las pretensiones deducidas en
el proceso, calificándolas según correspondiere por ley (art. 163, inc. 6°, del Código
Procesal) y según las pautas que le dicte la sana crítica.
IX.- De la frondosa prueba informativa aportada a estos autos surge en forma
indubitable que la especialidad medicinal “PLANIDE/MIRTAZAPINA”, cuya titularidad
detenta Ivax Argentina SA, no posee el principio activo “olanzapina” como tal (confr.
especialmente fs. 301/329 y fs. 331/359).
Por otra parte, el expediente n° 1-0047-5164/08-3 de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informa que “El medicamento
Planide fue originalmente autorizado a nombre de Laboratorios Armstrong por Exp. 1-474344-98-3- Disposición 7360 – Certificado N° 47505 en fecha 9 de diciembre de 1998…
Del mismo surge que el medicamento contenía la droga Olanzepina. De tal expediente no
surge que dicho medicamento contuviera una forma de polimorfo particular de
Olanzapina… En fecha 10 de octubre de 2002 por Disposición 4758 se autoriza la
modificación de cambio de Razón Social de la firma Armstrong SACIF a nombre de IVAX
ARGENTINA SA… Se informa que ninguno de los mencionados certificados del
Laboratorio IVAX han sido comercializados desde su emisión hasta la fecha… del
prospecto, envase y etiquetas no surge qué polimorfo de Olanzapina contiene el producto…”
Y tal como lo subraya el señor Juez “a quo”, ninguno de los informes fue
impugnado, tal como lo autoriza el artículo 403 del Código Procesal.
Cabe destacar, asimismo, lo resuelto por este Tribunal en la causa 7067/02, con fecha
21.8.2003: “… teniendo en cuenta que la olanzapina y la olanzapina en forma II polimorfa
poseen idéntica fórmula química, el mero hecho de que los productos denunciados exhiban
la misma fórmula química que la de la patente invocada como fundamento de la petición
cautelar -AR 002719B1- no resultaría, en principio, un elemento de convicción determinante
a los efectos de dilucidar si se trata de olanzapina u de olanzapina en forma II polimorfa -tal
como claramente se explica en el memorial de Laboratorios Ivax Argentina S.A. (esp. punto
3)-. En tales condiciones, concluyese en que la peticionaria no aportó prueba idónea para
demostrar, al menos con la suficiencia requerida en este ámbito, que los laboratorios
accionados se encuentren infringiendo derechos protegidos por la patente AR002719B1, que
-como quedó dicho- alcanza sólo a “una nueva forma cristalina polimorfa de olanzapina –
olanzapina II…”.
Coincido con el señor Juez de primera instancia en que el hecho de que el
medicamento “PLANIDE” contenga “olanzapina” en su fórmula -compuesto que con
3
posterioridad se cambió por “mirtazapina”-, no significa que se trate o se utilice algún
componente de lo reivindicado por las patentes AR 002719B1 y 253.521.
Juzgo, asimismo, que la parte actora no ha aportado elementos de juicio que me
convenzan acerca de la certeza y eficacia de sus argumentos y que me lleven a cambiar el
criterio expuesto en la medida precautoria dictada por este Tribunal en la causa que tengo a
la vista. En este aspecto, las actitudes omisivas de los accionantes llaman la atención y
no benefician -como es obvio- su posición (art. 377 del Código Procesal).
Por tanto, frente a una circunstancia de riesgo como la expuesta, quien no acredita
debidamente los hechos que invoca se arriesga a perder el pleito si de ello depende la
suerte de la litis. En esas condiciones, la prueba no significa obligación de probar sino que
ha de estarse a las consecuencias de que se produzca o no (conf. Sala III, causas 6372/91
del 28.4.95 y 4777/92 del 14.5.96).
Establecido lo que antecede y aún cuando se estime que todavía concurre algún
aspecto que ensombrece la solución, la duda -que implica el incumplimiento de la carga
probatoria en el que incurrió la parte actora- debe volcar la solución en favor del
laboratorio demandado.
X.- Voto, pues, porque se confirme la sentencia de fs. 430/34, con costas de ambas
instancias a cargo de la parte actora, que ha resultado vencida (art. 68 del Código Procesal.
El doctor Alfredo Silverio Gusman por razones análogas a las expuestas por el doctor
Ricardo Víctor Guarinoni adhiere al voto que antecede.
En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala RESUELVE:
confirmar la sentencia apelada. Con costas de ambas instancias a las accionantes vencidas
(art. 68 del Código Procesal).
Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, y la extensión, calidad e importancia de
los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, elevase los honorarios de la dirección
letrada y representación de la demandada, doctores Julio Francisco Lago y Dámaso A. Pardo
a las sumas de pesos VEINTINUEVE MIL CIEN ($ 29.100) y de pesos ONCE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA ($ 11.640), respectivamente. Y confirmase los de la dirección
letrada y representación de la parte actora, doctores Claudia Serritelli y Pedro Chaloupka,
desde que sólo fueron apelados por altos (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la Ley 21.839,
modificada por la Ley 24.432).
Por el acuse de caducidad de la instancia formulado a fs. 125/29 vta., meritando el
resultado del incidente resuelto a fs. 143 y vta., confirmase los honorarios del doctor Carlos
María Gallo, en su doble carácter de letrado y apoderado de la parte demandada, desde que
sólo fueron apelados por altos. Asimismo confirmase los de la dirección letrada y
representación de la parte actora, doctores Pedro Chaloupka y Claudia Serritelli, también
desde que sólo fueron apelados por altos (arts. 6, 7, 9, 19 y 33 de la Ley 21.839, modificada
por la Ley 24.432).
Por las tareas de Alzada, meritando el resultado del recurso, regulase los honorarios
de la dirección letrada y representación de la parte demandada, doctor Julio Francisco Lago
y Dámaso A. Pardo, en las sumas de pesos SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO ($ 7.275) y en la de pesos DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ ($ 2.910),
respectivamente. Asimismo fíjase los de la dirección letrada y representación de la parte
actora, doctoras Brígida Verónica Kapovic y Claudia Serritelli en las sumas de pesos
CINCO MIL NOVENTA Y DOS ($5.092) y de pesos DOS MIL TREINTA Y SIETE ($
2.037), respectivamente (art. 14 del arancel vigente).
Se deja constancia de que la tercera vocalía de la Sala se encuentra vacante (art. 109
del RJN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
4
Poder Judicial de la Nación
SALA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL II
Causa n° 12453/2002
RICARDO VÍCTOR GUARINONI
ALFREDO SILVERIO GUSMAN
5