PROCESO 178-IP-2015 Interpretación prejudicial, a

TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA
PROCESO 178-IP-2015
Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte
consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión
486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la
Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento
en la consulta formulada
por la Quinta Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo,
Subespecialidad
en Temas de Mercado, Lima,
República del Perú. Expediente Interno N° 008822013-0-1801-JR-CA-07.
Actor:
UNIVERSIDAD
PERUANA DE LAS AMÉRICAS S.A.C. Marca mixta A
UNIAMÉRICA.
Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a
los dos días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en Sesión Judicial se
procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la
Quinta
Sala
Especializada
en
lo
Contencioso
Administrativo,
Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú.
VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Quinta Sala
Especializada de lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas
de Mercado, Lima, República del Perú, a través del Oficio No. 882-20130/5taSECA-CSJLI-PJ de 14 de abril de 2015, recibido por este Tribunal el
mismo día, mediante el cual se solicita la interpretación prejudicial del
artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
'\'\
Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se
desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado
de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que
su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 27 de octubre
de 2015.
A.
ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación
allegada estima
procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a
la presente solicitud, lo siguiente.
Partes:
Demandante:
UNIVERSIDAD
S.A.C.
PERUANA
DE LAS AMÉRICAS
Demandados:
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA
Y PROTECCiÓN
DE LA
PROPIEDAD
INTELECTUAL
INDECOPI,
REPÚBLICA DEL PERÚ.
CENTRO EDUCATIVO DAS AMÉRICAS LTOA.
HECHOS:
Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la
demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los
antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los
siguientes:
1. El 30 de junio de 2010, el CENTRO EDUCACIONAL
LAS
AMÉRICAS
LTDA. solicitó el registro del signo mixto A
UNIAMÉRICA (se reivindican colores), para distinguir los siguientes
servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza:
"servicios educativos de cualquier naturaleza y nivel; producción de
programas de radio y televisión; publicaciones de libros y textos que
no sean publicitarios, organización y presentación de conferencias,
simposios, seminarios; organización de exposiciones para actividades
culturales".
2. El 17 de septiembre de 2010, la COMPAÑíA PERUANA DE
RADIODIFUSiÓN S.A. interpuso oposición contra la citada solicitud
de registro sobre la base de su marca mixta AMÉRICA TELEVISiÓN,
registrada con certificado N° 35835 vigente hasta el 9 de julio de
2014, para amparar servicios de la Clase 41 de la Clasificación
Internacional de Niza.
3. El 20 de septiembre de 2010, la UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS
AMÉRICAS S.A.C. formuló oposición sobre la base de ser titular de
la marca mixta A UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS
inscrita con el certificado N° 34919, para distinguir los siguientes
servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza:
"educación superior universitaria, científica, tecnológica y cultural".
2
4. El 8 de junio de 2011, la Comisión de Signos Distintivos de
INDECOPI, mediante la Resolución No.1281-2011/CSD-INDECOPI,
resolvió declarar infundada las oposiciones formuladas y concedió el
registro solicitado.
5. El 12 de julio de 2011, la SOCIEDAD UNIVERSIDAD PERUANA DE
LAS AMÉRICAS S.A.C., presentó recurso de apelación contra el
anterior acto administrativo.
6. El 23 de octubre de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del
INDECOPI, mediante Resolución No. 1955-2012fTPI-INDECOPI,
resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 12812011/CSD-INDECOPI.
7. El 31 de enero de 2013 la sociedad UNIVERSIDAD PERUANA DE
LA
AMÉRICAS
S.A.C.,
interpuso
demanda
contenciosa
administrativa contra el anterior acto administrativo.
8. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso
Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte
Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia
signada como Resolución Número Ocho de 30 de julio de 2014,
declaró fundada la demanda y, en consecuencia, nula la Resolución
demandada. Ordenó al INDECOPI la cancelación del registro de la
marca mixta A UNIAMÉRICA.
9. El 3 de septiembre de 2014, el INDECOPI
apelación contra la anterior sentencia.
presentó
recurso de
10. El 14 de abril de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo
con Subespecialidad
en Temas de
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del
Perú, mediante Oficio No. 882-2013-0/ 5taSECA-CSJLI-PJ, solicitó
Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.
a.
Argumentos de la demanda.
La demandante soportó la acción en los siguientes argumentos:
11. Señala que los signos en conflicto generan riesgo de confusión en el
público consumidor.
12. Indica que los signos en conflicto amparan los mismos servrcios
educativos de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
13. Manifiesta que el elemento relevante de los signos en conflicto es el
figurativo.
\
~':
~J
3
b.
Argumentos de ia contestación de la demanda.
El INDECOPI
argumentos:
contestó
la demanda
sobre
la base de los siguientes
14.Manifiesta que los signos en conflicto no son confundibles
aspectos gráfico y fonético.
en los
15.Sostiene que el elemento denominativo es el relevante en los signos
en conflicto.
16.Agrega que los signos en conflicto generan un impacto fonético y
visual diferente.
17.Afirma que el consumidor de servicios educativos es más reflexivo a
la hora de elegir.
18. Sostiene que diversas marcas de la Clase
denominaciones UNI, AMÉRICA y la letra A.
c.
41
contienen
las
Sentencia de Primera Instancia.
19. El Vigésimo Cuarto Juzgado especializado en lo Contencioso
Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima,
República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución
Número Ocho de 30 de julio de 2014, declaró fundada la demanda y,
en consecuencia, declaró nula la Resolución No. 1955-2012fTPIINDECOPI; además ordenó al INDECOPI cancelar el registro de la
marca mixta A UNIAMÉRICA, con los siguientes fundamentos:
,
"(...) a pesar de las diferencias fonéticas, existen similitudes
gráficas y conceptuales entre los signos en conflicto que
determinan riesgo de confusión. (. ..) dado que los servicios que
pretende distinguir el signo solicitado incluyen a los servicios que
distingue la marca registrada, aun cuando el público consumidor
logre percibir y recordar que existen diferencias entre los signos,
el hecho de que compartan los términos "UNI" y "AMERICA",
podría inducir a los usuarios a creer que el signo solicitado
constituye una variación de la marca registrada o que exista
vinculación de carácter comercial entre las empresas.
(. ..) nos encontramos en el presente caso ante un supuesto de
confusión indirecta, en tanto se podría inducir al consumidor a
creer que, el signo solicitado constituye una variación de la marca
registrada, o que existe vinculación de carácter comercial entre
los titulares de los signos; lo que determina que, no es posible su
coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a
confusión indirecta al público consumidor.
(. ..) queda evidenciado que los signos confrontados resultan
confundibles, motivo por el cual resulta errada la decisión de la
Autoridad Administrativa
de acceder al registro del signo
,~
4
'~,'in'tac.:·J "A Uf\IfA,1dEPICA" '/ logotipo,
leda ve? qua ctid'w .sí·-.FJO
se encuentra incurso t911 la causaí de prohioicton ae registro
establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486".
0
d.
Recurso de apelación.
El INDECOPI fundamentó el escrito del recurso de apelación en lo siguiente:
20.lndica que la sentencia apelada interpretó de manera equivocada las
normas pertinentes, pues utilizó argumentos que no son los
establecidos en la Decisión 486.
21. Sostiene que los signos en conflicto tienen elementos que los
diferencian en el mercado. Son evidentes las diferencias fonéticas y
gráficas. Agrega, que "los caracteres estilizados
en colores
particulares aportan una gráfica singular".
22.lndica que el público consumidor de servicios
particularmente reflexivo al momento de elegir.
B.
INTERPRETACiÓN
educativos
es
PREJUDICIAL:
23. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo
136 literal a) de la Decisión 486 de Comisión de la Comunidad
Andina. Determinando el pronunciamiento respecto de:
"El análisis del riesgo de confusión entre signos
comparten una palabra en su parte denominativa".
24. Se hará la interpretación solicitada
C.
mixtos
que
1.
CUESTIONES A INTERPRETARSE.
A.
La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de
confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos
distintivos. El criterio del consumidor medio y su nivel de atención
para servicios educativos.
B. Comparación
entre signos mixtos con parte denominativa
compuesta.
C. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por elementos
de uso común.
Decisión 486
"( ... )
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de
asociación;
( ... )" .
5
A. LA IRREGISTRABILlDAD
DE SIGNOS POR IDENTIDAD
O
SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSiÓN O DE ASOCIACiÓN. LAS
REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS.
EL
CRITERIO DEL COSUMIDOR MEDIO y SU NIVEL DE ATENCiÓN
PARA SERVICIOS EDUCATIVOS.
25. En el procedimiento administrativo
signos mixtos A UNIAMERICA y A
LAS AMÉRICAS son confundibles.
consumidor en servicios educativos
elegir.
interno se argumentó que los
UNIVERSIDAD PERUANA DE
El INDECOPI sostuvo que el
es más reflexivo a la hora de
26. De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto. Para
esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de
agosto de 2013, expedida en el marco del Proceso 114-IP-2Ü13:
"Irregistrabilidad
de signos por identidad o similitud.
El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad
relacionada específicamente
con el requisito de distintividad.
Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se
asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores
de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al
de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y
se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger
los signos distintivos según su grado de notoriedad".
2
PACÓN, Ana María, "LOS DERECHOS
SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS
Y
IMPORTANCIA EN UNA ECONOMíA GLOBALlZADA".
Publicado en www.ugma.edu.ve.
dicho articulo manifiesta lo siguiente:
SU
En
"La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que
puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta
imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos
desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del
valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el
signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda
dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas,
sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección
ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era
relevante la implantación
del signo en prácticamente
la totalidad del público de los
consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una
protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el
fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el
tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso
parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos 'marca
renombrada', 'marca de alta reputación' para definir a este nuevo tipo de signo que condensa
6
manifestado lo siguiente:
"El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al
adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión
directa), o que piense que dicho producto tiene un origen
empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que
aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial
del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho
producto y otra empresa tienen una relación o vinculación
económica". (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2
de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.
Marca:
"SHERATON").
Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo
confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su
registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca
anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha
prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se
desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no
incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios
que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe
observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad
o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar
confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a
que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.
La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:
La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre
los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la
palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las
terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.
La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o
terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones
comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se
debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para
determinar una posible confusión.
La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una
idea idéntica o semejante.
una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor
regla de la especialidad".
tv
~
de una protección
más allá de la
7
¡:~(_~gla5
para el cotejo entre si~1nosdistintivos.
La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los
signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:
-
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos
que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse
con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad
ortográfica, auditiva e ideológica.
- En la comparación se debe emplear el método del cotejo
sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el
consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo
hace en diferentes momentos.
- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya
que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o
de asociación.
- Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el
lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es
captado por el público consumidor. El criterio del consumidor
medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en
frente de productos que se dirigen a la población en general. El
Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación
entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor
medio y la clase de productos que se pretenden amparar. Ha
expresado lo siguiente:
"El registro de un signo como marca se encuentra
expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo
y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el
artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es
uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial
para su registro, según el cual no podrán ser registrados como
marcas los signos que 'carezcan de distintividad'.
Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios
del Tribunal de Justicia Europeo: 'En la jurisprudencia europea
se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de
apreciarse, por una parte, en relación con los productos o
servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en
relación con la percepción del público al que va dirigida, y que
está formado por el consumidor de dichos productos o
servicios'; que 'no es necesario que la marca permita que el
público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o
al prestador del servicio, transmitiéndole
una indicación
concreta de su identidad', pues 'la función esencial de la marca
consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el
8
origen del producto o del servicio designado por la marca'
(Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que
cuando los productos designados en la solicitud de registro van
destinados a los consumidores en general, "se supone que el
público correspondiente es un consumidor medio normalmente
informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante,
ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor
medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la
memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el
hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede
variar en función de la categoría de productos contemplada
(. ..)' (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).
Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1° de septiembre del 2004.
Marca: Universidad
Virtual. Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina". (Proceso
14-IP-2009.
Interpretación
Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1729, de 3 de julio de
2009. Marca: "TV COLOMBIA + GRÁFICO").
27. Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en
numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos
destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de
mayo de 2006. Marca: "GUDUPOP", publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y
Proceso 62-IP-2006.
Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de
2006. Marca: "DK", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1370, de 14 dejulio de 2006".
28. El Tribunal advierte que si bien los servicios educativos son dirigidos
a la población en general, el nivel de atención del consumidor es
mucho más elevado. La educación tiene una función relevante y
fundamental en las sociedades contemporáneas, y de ahí que el
consumidor a la hora de elegir dónde estudiar actúe de manera
prolija.
29.Además de lo anterior, es importante tener en cuenta que las marcas
en materia de educación son un vehículo de publicidad e
identificación muy poderoso en la sociedad, no sólo en relación con la
elección de quien va a consumir el servicio educativo, sino de quien
pretende contratar o utilizar para cualquier fin a los sujetos
consumidores
de dichos
servicros.
Los
empleadores,
los
consumidores de servicios soportados en profesiones liberales e
inclusive los consumidores de productos académicos,
prestan
especial atención a los diferentes centros educativos que participaron
en la instrucción, capacitación y enseñanza de los sujetos que ofertan
sus servicios en el mercado laboral, comercial y académico.
30. Por las razones anteriores, la Corte consultante al analizar los signos
en conflicto deberá tener en cuenta que el consumidor de servicios
9
educativos realiza una elección más prolija, pero también deberá
observar que la confusión de signos que amparan dichos servicios
puede generar un fuerte impacto en los consumidores de productos y
servicios, ya que es fundamental el sitio donde fueron educados o
instruidos los profesionales o técnicos que se pretende contratar.
Piénsese en una persona que confié en profesionales médicos o
jurídicos graduados en determinada universidad y se confunda. Un
error de estas características
causaría un gran perjuicio al
conglomerado social.
31. En este orden de ideas, la consultante, aplicando los anteriores
parámetros, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que
pudiera existir entre los signos mixtos en conflicto.
B. COMPARACiÓN
DENOMINATIVA
ENTRE
SIGNOS
COMPUESTA.
MIXTOS
CON
PARTE
32. En el proceso interno se procederá a la comparación entre los signos
mixtos A UNIAMÉRICA y A UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS
AMÉRICAS.
33. La Corte consultante solicitó que el Tribunal se refiera a lo siguiente:
El análisis del riesgo de confusión entre signos
comparten una palabra en su parte denominativa.
mixtos que
34. Por tal motivo, es necesario abordar el tema planteado. Para lo
anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de
mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 55-IP-2013:
"El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno
gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un
todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el
segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a
través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de
variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas", loqotipos",
íconos, etc.
Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el
preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente
del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a
través de la palabra o denominación contenida en el conjunto. Sin
embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso,
puede suceder que el elemento predominante sea el elemento
3
4
"El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier
ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca". OTAMENDI, Jorge. "DERECHO
DE MARCAS", Editorial Lexis Nexis, Abeledo - Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010.
Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente:
"Logotipo: (. . .)
Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración,
o producto. (. ..)". DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA
marca
(RAE),
22"' edición. 2001.
10
gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características,
pueda causar mayor impacto en el consumidor.
El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:
"La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el
registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su
integridad y no a sus elementos por separado". (Proceso 55-IP2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos
2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha
inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo
de la marca mixta suele ser el más característico o determinante,
teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras,
las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para
que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento
gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que
en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico
suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador
de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo
abstracto. "
(Proceso 26-IP-98,
Interpretación
prejudicial
publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de
24 de febrero de 1999)". (Proceso N° 129-IP-2004.
Marca:
GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1158, de 17 de enero de 2005).
La Corte consultante deberá determinar el elemento característico de
los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos
en conflicto.
Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en
principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos
es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de
conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos
denominativos:
- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin
descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante
tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función
diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender
cómo el signo es percibido en el mercado.
- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a
comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy
difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser
evidente.
Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la
sonoridad de la denominación.
11
- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más
fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es
captada la marca en el mercado".
35. Como los signos en conflicto están compuestos por más de dos
palabras, se deben observar las reglas de comparación de los signos
denominativos compuestos.
36. Para realizar un adecuado
cotejo de signos denominativos
compuestos, se debe analizar el grado de relevancia o distintividad de
las palabras que los componen. Por lo tanto, el consultante deberá
hacer un análisis integral de los signos para determinar la relevancia
de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su
distintividad.
37. Para esto utilizará los siguientes parámetros:
Ubicación
de las palabras
en
compuesto.
La primera palabra
recordación en el público consumidor.
el signo
denominativo
genera más poder de
- Impacto en la mente del consumidor
de conformidad
con la
extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general
tienen mayor impacto en la mente del consumidor.
- Impacto en la mente del consumidor
de conformidad
con la
sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la
palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
- Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con
los signos que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad
del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un
mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no
tendría relevancia en el conjunto marcario.
- Analizar si la palabra es genérica, descriptiva
o de uso
común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se
debe excluir del cotejo marcario.
- Analizar el grado de distintividad
de la palabra teniendo en
cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone
un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor
relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento
estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma
una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar
cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de
esta manera determinar la relevancia en el conjunto marcario.
38. En este orden de ideas, la Corte consultante, aplicando el anterior
criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir
12
entre los signos mixtos A UNIAMÉRICA
PERUANA DE LAS AMÉRICAS.
y A
C. ANÁLISIS
DE REGISTRABILlDAD DE SIGNOS
POR ELEMENTOS DE USO COMÚN.
UNIVERSIDAD
COMPUESTOS
39. El INDECOPI argumentó que diversas marcas de la Clase
contienen las denominaciones UNI, AMÉRICA y la letra A.
41
40. De conformidad con lo anterior, es necesario abordar el tema
propuesto. Para esto el Tribunal reitera la Interpretación Prejudicial de
25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del proceso 112-IP2015.
41.AI conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de
elementos como palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones,
que individualmente consideradas pueden estimarse como elementos
descriptivos, genéricos o de uso común, por lo que no pueden ser
objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
42. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, dispone:
"No podrán registrarse como marcas los signos que
g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una
designación común o usual del producto o servicio de que se
trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país".
43. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados
exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o
partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden
generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede
proceder a su registro.
44. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que
las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros
empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene
una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras o partículas
genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas".
45.Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede
no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:
/
"El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las
marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre
existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las
partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas. Esto necesariamente tendrá
efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos
de uso común son débiles". OTAMENDI Jorge.
"DERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo
Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.
13
materia de servicios mecarucos pueden no serlo en servrcros de
restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy
importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen
una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con
esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus de
uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases
conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en
productos o servicios con íntima conexión competitiva la información
comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se
apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios
también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o
servicios íntimamente relacionados.
46. La Corte consultante deberá determinar si las denominaciones UNI,
AMERICA y A son de uso común en la Clase 41 de la Clasificación
Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente,
de conformidad con lo expresado en la presente providencia y,
posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo los
elementos que gocen de dicha característica.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL
SIGUIENTE
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA
EMITE EL
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO:
Si bien los servicios educativos son dirigidos a la población en
general, el nivel de atención del consumidor es mucho más
elevado. La educación tiene una función
relevante
y
fundamental en las sociedades contemporáneas, y de ahí que
el consumidor a la hora de elegir dónde estudiar actúe de
manera prolija.
Además de lo anterior, es importante tener en cuenta que las
marcas en materia de educación son un vehículo de publicidad
e identificación muy poderoso en la sociedad, no sólo en
relación con la elección de quien va a consumir el servicio
educativo, sino de quien pretende contratar o utilizar para
cualquier fin a los sujetos consumidores de dichos servicios.
Los empleadores, los consumidores de servicios soportados en
profesiones liberales e inclusive los consumidores de productos
académicos, prestan especial atención a los diferentes centros
educativos que participaron en la instrucción, capacitación y
enseñanza de los sujetos que ofertan sus servicios en el
mercado laboral, comercial y académico.
14
Por las razones anteriores, la Corte consultante al analizar los
signos en conflicto deberá tener en cuenta que el consumidor
de servicios educativos realiza una elección más prolija, pero
también deberá observar que la confusión de signos que
amparan dichos servicios puede generar un fuerte impacto en
los consumidores de productos y servicios, ya que es
fundamental el sitio donde fueron educados o instruidos los
profesionales o técnicos que se pretende contratar. Piénsese
en una persona que confié en profesionales médicos o
jurídicos graduados en determinada universidad y se confunda.
Un error de estas características causaría un gran perjuicio al
conglomerado social.
En este orden de ideas, la consultante, aplicando los anteriores
parámetros, debe establecer el riesgo de confusión o
asociación que pudiera existir entre los signos mixtos en
conflicto.
El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor
al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro
(confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un
origen empresarial
diferente
al que realmente
posee
(confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor,
que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor
de dicho producto y otra empresa tienen una relación o
vinculación económica.
SEGUNDO:
La Corte consultante, aplicando los parámetros plasmados en
la presente providencia, deberá establecer el riesgo de
confusión o asociación que pudiera existir entre los signos
mixtos A UNIAMÉRICA y A UNIVERSIDAD PERUANA DE
LAS AMÉRICAS.
TERCERO:
La Corte consultante deberá determinar si las denominaciones
UNI, AMERICA y A son de uso común en la Clase 41 de la
Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas
competitivamente, de conformidad con lo expresado en la
presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la
comparación excluyendo los elementos que gocen de dicha
característica.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la
Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y
cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo
128 del Estatuto vigente.
I_
15
En concordancia con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del
Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que
participaron en su adopción.
/
/
\
(,
(,
l l
Cecilia Luisa Ayttórí Quinteros
MAGISTRADA
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretación ;rejudicial el Presidente y el serriO
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia
de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la
Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.
I
PROCESO 178-IP-2015
I
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