Cómo realizar una búsqueda de marcas en Chile?

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¿Cómo realizar una búsqueda de
marcas en Chile?
FICHA TÉCNICA
CUESTIONES
IMPORTANTES
01
¿Por qué es importante?
02
03
Consejos prácticos en la
búsqueda de marcas
04
01
La búsqueda de marcas,
paso a paso
Enlaces de interés e información
adicional
Ejemplo basado en un caso real:
¿Por qué es importante?
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¿Por qué es importante?
La búsqueda de marcas, paso a paso
Consejos prácticos en la búsqueda de marcas
Enlaces de interés e información adicional
Hay diversos motivos por los que una empresa puede
querer realizar una búsqueda de una marca, pero los dos
principales son: evitar infringir una marca previamente registrada o como paso previo a la solicitud de una marca.
En el primer caso, realizar una búsqueda previa al lanzamiento de un nuevo producto puede ahorrar muchos
costes tanto en litigación como en promoción, marketing
o embalajes.
En el segundo de los casos, la búsqueda puede contribuir
a la elección de un nombre que se diferencie de todos los
registrados por los competidores para obtener un signo
verdaderamente distintivo y evitando cualquier potencial
conflicto.
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Una empresa francesa “Fr”, que se dedica a la comercialización de componentes electrónicos (Clase 9 de la Clasificación de Niza) bajo su marca “XXX”, decide lanzar una
nueva línea de productos que en Latinoamérica se comercializará bajo la denominación “QUANQUO”.
Una vez que ya está en el mercado, el titular de la marca
chilena “QUANCO” para productos en clase 9 le requiere
extrajudicialmente para que retiren los productos del mercado y cese en la utilización de la denominación “QUANQUO”.
En este caso, “Fr” procedió a la retirada de los productos, que pasaron a comercializarse bajo una denominación alternativa y “Fr” sufrió pérdidas asociadas a todas
las inversiones realizadas para promocionar y posicionar
la denominación “QUANQUO” en Chile.
En caso de que “Fr” hubiese optado por litigar es muy probable que a esas perdidas hubiera que añadir todos los
gastos asociados a la litigación e incluso todos los asociados a la solicitud de la marca “QUANQUO” si la hubiese
solicitado.
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02
La búsqueda de marcas,
paso a paso
Como se puede observar, es posible realizar la búsqueda
en función de diversos criterios: “Número de Solicitud/ Registro”, “Signo, “Titular” y “+ criterios”.
Para realizar una búsqueda de anterioridades potencialmente conflictivas lo idóneo es realizar una búsqueda en
los campos “Signo” y “Nº clase” (que se encuentra dentro
de la pestaña “+ criterios”).
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¿Por qué es importante?
La búsqueda de marcas, paso a paso
Consejos prácticos en la búsqueda de marcas
Enlaces de interés e información adicional
++
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Chileno,
pone a disposición de los usuarios una base de datos de
acceso gratuito en la que se pueden realizar búsquedas
de marcas anteriores registradas o solicitadas a la cual se
puede acceder desde su página web www.inapi.cl/portal/
institucional/600/w3-channel.html.
Existe un enlace directo al buscador de marcas.
++
Signo: En el campo signo se introduce el signo
que se quiere buscar o registrar.
Nº clase: En el campo Nº de clase se introduce
la clase que corresponde a los productos que
queremos proteger. La edición de la Clasificación de Niza vigente en Chile es la décima.
Si no sabemos a que clase pertenecen los productos que queremos podemos acceder a la aplicación
de OMPI para clasificación de productos y servicios,
INAPI también ofrece su propio clasificador (En español).
CONSEJOS Y ALERTAS
En caso de que la marca esté formada por más de
una palabra es aconsejable realizar no sólo la búsqueda conjunta de los dos términos sino también de
cada una de las palabras por separado.
Si realizamos, por ejemplo, la búsqueda de la denominación “CANC” en clase 25 “ropa, calzado y sombrerería” se
nos desplegará el menú “Lista de Aciertos” que incluye todas las marcas que incluyen o consisten en la denominación “CANC” para proteger producto:
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Los campos que aparecen son:
++
++
++
++
++
“Solicitud”: Número de solicitud
“Registro”: En Chile el número de registro y de
solicitud son distintos, si en este campo el valor
es 0 puede ser que la marca no haya sido concedida todavía o que haya sido denegada.
“Clase”: Clase para la cual está registrada la
marca, si en este caso aparece el signo “…” pueden comprobarse las clases para las cuales está
solicitada clicando encima de cada marca.
“Signo”: aparece la parte denominativa del signo
o en su caso una descripción del mismo.
“Titular”: propietario del signo.
Clicando en cada una de las marcas es posible obtener
más información las mismas, entre otros su “Estado” y la
representación gráfica de la marca.
03
Consejos prácticos en la
búsqueda de marcas
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¿Por qué es importante?
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No todas las marcas que arroja una búsqueda pueden ser
un obstáculo potencial al registro o al uso de una marca.
La Ley Chilena establece que sólo se rechazará el registro
de aquellas marcas que gráfica o fonéticamente se asemejen cuando éstas protejan productos o servicios en la
misma clase o clases similares.
En este apartado se detallan algunas de las prácticas más
comunes del INAPI a la hora de valorar la similitud de marcas y de productos y servicios.
A | Comparación de productos y servicios
Los productos y servicios no son automáticamente similares por el mero hecho de estar comprendidos dentro de la
misma Clase de Niza.
CONSEJOS Y ALERTAS
Una vez detectadas las marcas que son potencialmente conflictivas es importante comprobar su “Estado”, ya que las marcas “Caducadas”, “Vencidas”,
“Abandonadas” o “Denegadas” no pueden ser base
de una Oposición ni de una demanda por infracción.
Las marcas relevantes son aquellas “Solicitadas”,
“En trámite” o “Concedidas”.
En caso de cualquier duda acerca de si una marca
es oponible o no es recomendable contactar con un
experto en Propiedad Intelectual. El Mercosur IPR
SME Helpdesk ofrece una primera línea de asesoramiento de manera gratuita, confidencial y rápida.
Contacte con nosotros en nuestra página web http://
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EJEMPLO: Las brújulas náuticas y las cajas registradoras
no son productos similares aunque ambas están contenidas en la clase 9 de la Clasificación de Niza.
Para valorar si los productos y/o servicios son similares ha
de atenderse a:
++
++
++
++
La naturaleza y finalidad de los productos/servicios.
Los canales de comercialización.
Los consumidores finales de los productos o servicios.
La existencia de una relación de competencia
entre productos.
EJEMPLOS: Algunos ejemplos de productos/ servicios similares extraídos de las Directrices de procedimiento de
registro de marcas comerciales de INAPI son los siguientes:
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RESOLUCIÓN
CRITERIO
DE SIMILITUD
PRODUCTO/
SERVICIO
PRODUCTO/
SERVICIO
Nº 139.541
Gafas
Ropa y complementos
Canales de
comercialización y
consumidor
final.
Nº 724.403
Vino
Cerveza
Relación de
competencia
(son sustitutivos)
Nº 139.122
Instrumentos
quirúrgicos y
médicos
Productos
farmacéuticos
Canales de
comercialización y
finalidad
Nº 139.604
Servicios de
importación,
exportación
y representación de
maquinaria
Aparatos de
alumbrado,
calefacción,
ventilación
etc
Canales de
comercialización y
consumidor
final.
“BLUE JEANS” únicamente describían el producto y
que por tanto lo relevante era la identidad en el elemento “GAS”.
++ La marca tal como se encuentra registrada: A los
efectos de llevar a cabo una comparativa de marcas
se habrá de tener en cuenta cómo está registrada
la marca anterior y no cómo su titular la utiliza en el
mercado.
++ Elemento principal: sin perjuicio de que la comparación de signos ha de ser global, tiene que tener
en cuenta los elementos principales de cada marca
en atención a su tamaño, posición relativa y/o significado.
++ Grado de conocimiento de los consumidores: La
comparativa entre marcas habrá de llevarse a cabo
desde la perspectiva de un consumidor medio de un
producto y en función del nivel de atención que éste
despliegue al comprar el concreto producto/ servicio. Por ejemplo, el nivel de atención es más elevado cuando se adquieren productos farmacéuticos o
aquellos con un elevado coste.
B | Comparación de signos
Identidad de los signos: las marcas serán consideradas
idénticas cuando compartan los mismos elementos y su
orden.
Similitud de los signos: los criterios a la hora de valorar
la similitud o no de los signos de acuerdo a la práctica
habitual en materia de marcas en Chile son: la impresión
global, la primera impresión que causa el signos, el peso
relativo de los elementos no distintivos y del elemento principal y el grado de conocimiento de los consumidores, todo
ello teniendo en cuenta la marca tal y como fue registrada.
++ La marca en su conjunto o impresión global: a
la hora de comparar las marcas se ha de atender a
la impresión general que esta cause al consumidor
y especialmente en su primera impresión. Dicho de
otra manera, es posible que existan marcas que tengan elementos iguales o similares pero que en conjunto sean diferentes.
++ Elementos no distintivos: al comparar dos marcas, aquellos elementos que tengan poco o ningún
carácter distintivo per se (e.g artículos) o en relación
con los productos/servicios que quieren proteger tendrán un menor peso relativo en la comparación de
signos.
++ EJEMPLO: a la hora de comparar las marcas
“Cementos Smith” con la marca “Cementos Smith”
ambas para proteger “cementos” en clase 19, el
elemento “Cementos” tendrá un peso relativo muy
bajo, dado que es descriptivo del producto que pretende proteger. El INAPI rechazó en su Resolución
Nº 142.562 el registro de la marca GAS para pantalones vaqueros por Oposición de la marca anterior
“BLUE JEANS GAS” al considerar que los elementos
4
CONSEJOS Y ALERTAS
Aunque la Ley sólo contempla la similitud fonética y visual entre signos como criterios de confundibilidad, en la práctica, el INAPI también tiene en cuenta la similitud/ diferencia conceptual,
incluso cuando las palabras están escritas en
diferentes idiomas. Ejemplo: LAKES & VOLCANOES contra LAGOS Y VOLCANES. Resolución
DNI Nº143.318.
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Consejos prácticos en la búsqueda de marcas
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Chile Atiende Pymes www.chileatiende.cl
INAPI www.inapi.cl
Normativa de Chile sobre marcas
www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=CL
www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=15104
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