El fin de la inmunidad registral.

El fin de la inmunidad registral.
La Ley de Marcas reconoce expresamente la existencia de un derecho positivo de
uso del titular registral de una marca. Se trata de una facultad de goce, uso y
disfrute similar al que es inherente a los derechos reales y que consiste
esencialmente en el ius utendi et fruendi, aplicación concreta de la aplicación de la
presunción de validez de los actos administrativos ex. Art 57 LRJ-PAC.
Hasta fechas recientes la doctrina jurisprudencial emanada de la Sala 1ª del TS aceptaba lo que se
venía en denominar "inmunidad registral" de la marca posterior, consecuencia de la aplicación del
viejo aforismo "qui suo iure utitur neminem laedit". De acuerdo con esta doctrina, en los casos en
que dos titulares ostentaban derechos registrales sobre marcas idénticas o semejantes, la anterior
debía instar la nulidad de la posterior, con carácter previo o simultáneo, a instar la declaración de
infracción de su derecho, y solamente obtendría una indemnización si la acción de nulidad
prosperaba y, además, se declaraba que el segundo registro fue obtenido concurriendo mala fe del
solicitante.
De este modo, conforme a la doctrina de la inmunidad registral, cuando el infractor ejercía su
derecho a utilizar su marca registrada, no podía ser condenado a (i) pagar los daños y perjuicios;
a menos que el registro de esta marca posterior hubiera sido de mala fe, ni (ii) tampoco a cesar
en el uso sin la previa anulación de su marca.
Se consideraba, por tanto, que hasta que no se declarase la nulidad del registro posterior, su
titular se hallaba facultado para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico, del
mismo modo que lo estaba el titular del registro prioritario para utilizar el suyo, validos ambos del
viejo proverbio "qui suo iure utitur neminem laedit".
En consecuencia, la referencia de la Ley de Marcas a las acciones reconocidas al titular de una
marca como ejercitables "frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su
consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante (...)" no incluía en ese concepto de
"tercero" utilizado en la Ley a quien tuviera una marca registrada, sin perjuicio de que pudiera
ejercitarse la acción de nulidad.
Así, la SAP de Alicante, Sección 8ª, de 18 marzo 2010 (JUR 2010, 207122), tras plantearse si era
posible ejercitar una acción por infracción dirigida contra quienes ofrecieran servicios amparados
en marcas nacionales registradas, resolvía que no puede calificarse como acto de infracción del ius
prohibendi de los derechos del titular prioritario "la utilización de un signo que está amparado en
un registro de marca nacional (...) salvo que se interese previa o coetáneamente la declaración de
su nulidad por la concurrencia de una causa de prohibición absoluta o relativa, o porque el uso del
signo no sea coincidente con el registrado".
En conclusión, conforme a la doctrina judicial tradicional española no era posible ejercitar la acción
de infracción de una marca en los casos en que existiera otra marca registrada posterior, salvo
que se acometiera el examen de una acción de nulidad previa o acumulada en la demanda por
infracción.
Esta línea doctrinal no es, sin embargo, la seguida por la jurisprudencia comunitaria:
1.- Así, la Sentencia núm. 29/2007 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante de 2 de febrero de
2007 en su condición de Juzgado de Marca Comunitaria (caso GOLD CHRIST/GOLD CHRIST) ya
señaló que:
“(…) el art 9 RMC indica que " El titular (está) habilitado para prohibir a cualquier tercero,
sin su consentimiento, el uso en el tráfico jurídico..." de signos idénticos o confusorios.
Este ius prohibendi afecta, pues, a cualquier tercero, sin excluir a aquél que haya inscrito
una marca posterior. Dicho de otra manera, esa condición de titular de una marca
registrada posterior no le priva de la condición de tercero, y por ende, si su
comportamiento (aunque sea usando su propia marca, sobre todo cuando se adiciona,
altera o mutila en parte) se incardina en alguno de los supuestos del artículo 9.1 en
relación con el artículo 9.2 RMC estará afectado por el ius prohibendi del titular marcario
prioritario. Cosa distinta es que, al estar amparado en un título de propiedad industrial
registrado, se valore tal circunstancia a la hora de fijación de daños y perjuicios (art 54
RMC en relación con el art 43 y 54 LM)
2.- Más recientemente, la Sentencia TJUE de 21 de febrero de 2013 (C-561/11) fruto de la
cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, en su condición de
Juzgado de Marca Comunitaria señaló que el derecho exclusivo del titular de una marca
comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o
similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea
necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.
En efecto, la cuestión se suscitó en el seno del litigio planteado ante dicho Juzgado Mercantil por la
FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE, como titular de la marca comunitaria gráfica n.º
4.438.751 “FCI FEDERACION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALES”, clases 35ª, 41ª, 42ª y 44ª,
para distinguir servicios relacionados con exposiciones de perros, contra FEDERACIÓN CANINA
INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, que usaba y tenía registrado para los mismos
servicios marcas gráficas españolas y comunitarias que también comprendían las letras FCI y una
cuasi idéntica configuración estética, tal y como se muestra a continuación:
CTM 4.438.751 Marcas Española y CTM
FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE ejercitó ante el Juzgado de Marca Comunitaria de
Alicante una acción por violación de su marca contra la FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE
PERROS DE PURA RAZA quien; a su vez, era titular de diversas marcas españolas en torno a la
expresión FCI, así como de una marca comunitaria gráfica FCI.
En estas circunstancias el órgano jurisdiccional español decidió suspender el procedimiento y
elevar ante el TJUE la correspondiente cuestión prejudicial, con el fin de conocer el verdadero
alcance del Art. 9.1 RMC y, en particular, que se definiese el concepto del «tercero» contra quien
el titular de una marca comunitaria puede ejercitar una acción por violación de marca. En
particular, si dicho concepto de «tercero» utilizado en el Art. 9.1 incluye igualmente al titular de
una marca registrada posterior y si, en tal caso, el titular de la marca comunitaria anterior
precisaba, para poder ejercitar una acción por violación de marca contra el titular de la marca
comunitaria posterior, solicitar previamente a la OAMI la nulidad de la marca posterior.
Pues bien, la Sentencia TJUE de 21 de febrero de 2013 (C-561/11) señala:
“33 En primer lugar, procede subrayar que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no
establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria.
En efecto, esta disposición reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho
exclusivo que lo habilita para prohibir a «cualquier tercero», sin su consentimiento, el uso
en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca (véase, por
analogía, la sentencia de 16 febrero de 2012, Celaya Emparanza y Galdós Internacional,
C-488/10, Rec. p. I-0000, apartados 33 y 34).
38 El hecho de que el titular de una marca comunitaria posterior disfrute igualmente de
un derecho exclusivo en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no desvirtúa la
conclusión anterior.
39 (…) las disposiciones del Reglamento deben interpretarse a la luz del principio de
prioridad, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca
comunitaria posterior.
45 (…) a pesar de las garantías que ofrece el procedimiento de registro de las marcas
comunitarias, no cabe excluir por completo la posibilidad de que se registre como marca
comunitaria un signo que pueda resultar lesivo para una marca comunitaria anterior.
51 Pues bien, como el Abogado General ha señalado en los puntos 43 y 44 de sus
conclusiones, la protección que confiere el artículo 9, apartado 1, del Reglamento se vería
considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de
prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera
obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que
es titular ese tercero.
52 (…) el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier
tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se
extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una
declaración previa de nulidad de esta última marca”.
Siendo así, en las conclusiones del Abogado General PAOLO MENGOZZI presentadas el 15 de
noviembre de 2012 señaló obiter dicta en el Párrafo 55 de sus conclusiones, que:
“45.
Por otra parte, como ha indicado acertadamente la Comisión, supeditar el
ejercicio de la acción por violación de marca a la declaración de nulidad de la marca
posterior entrañaría el riesgo de que el procedimiento por violación de marca sufriera
retrasos desproporcionados, dado que, además de esperar la decisión al respecto de la
OAMI, que aparecerá ya tras haber superado dos niveles de control administrativo interno,
el titular de la marca comunitaria anterior podría verse obligado a esperar el resultado de
los eventuales recursos judiciales ante el Tribunal General y, eventualmente, ante el
Tribunal de Justicia. (35) La coexistencia en el mercado de la marca anterior y de la marca
que la perjudica podría así durar varios años, con grave perjuicio potencial para el titular
de la marca anterior.
49.
En efecto, desde un punto de vista literal, es preciso poner de relieve que, aunque
el Reglamento nº 207/2009 no contiene ninguna disposición expresa sobre la posibilidad
de que el titular de una marca comunitaria registrada con anterioridad ejercite una acción
por violación de marca contra el titular de otra marca comunitaria registrada
posteriormente, el tenor literal del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009
confiere al titular de una marca comunitaria registrada el derecho exclusivo de utilizar
dicha marca y de prohibir «a cualquier tercero», sin distinguir entre terceros titulares o no
de una marca comunitaria registrada posterior, que utilice sin su consentimiento un signo
que perjudique a su marca. Por lo demás, me parece verosímil pensar que, si el legislador
hubiera querido establecer un principio de tutela para los titulares de marcas registradas
posteriormente, lo habría indicado explícitamente en la norma.
55. A fin de ofrecer al órgano jurisdiccional remitente un contexto lo más completo
posible, me parece oportuno señalar que, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia
acogiese la interpretación del concepto de «tercero» del artículo 9, apartado 1, del
Reglamento nº 207/2009 que he propuesto en el punto anterior, tal interpretación debería
ampliarse necesariamente para incluir en ella al tercero titular de una marca posterior
registrada en un Estado miembro, y ello con independencia del contenido de las normas
nacionales pertinentes.
56. Una interpretación diferente, además de no ser lógica ni coherente con la que acabo
de proponer, pondría además en peligro el efecto útil del apartado 1 del artículo 9 del
Reglamento nº 207/2009, ya que permitiría limitar, mediante el registro de un signo a
nivel nacional, la protección otorgada al titular de la marca anterior por las disposiciones
del Reglamento nº 207/2009. Además, una interpretación diferente sería contraria, a mi
juicio, al principio del carácter unitario de la marca, (46) dado que el titular de la marca
comunitaria anterior recibiría una protección diferente en los distintos Estados miembros
según que el Derecho nacional le otorgara o no la posibilidad de ejercitar una acción por
violación de marca sin esperar a la anulación de la marca nacional posterior que lesiona
sus derechos”.
Abunda en esta tesis además, la STJUE -asunto C-488/10- de 16 de febrero de 2012 que, en
relación al supuesto de infracción en materia de diseño1 interpreta, el concepto de "tercero" del
Art. 19.1 del Reglamento 6/2002 "derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario", de
contenido equivalente en la atribución del ius prohibendi al titular de un derecho de exclusiva ex.
Art. 34 LM, en el sentido de que:
“(...) en un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por un dibujo o modelo
comunitario registrado, el derecho de prohibir la utilización por terceros de dicho dibujo o
modelo se extiende a cualquier tercero que utilice un dibujo o modelo que no produzca en
los usuarios informados una impresión general distinta, incluido el tercero titular de un
dibujo o modelo comunitario registrado posterior”.
El TJUE ha considerado, pues, que el hecho de que un dibujo o modelo esté registrado no confiere
a su titular inmunidad, impunidad o dispensa frente a las acciones por infracción de dibujo o
modelo hasta la anulación de su título.
En definitiva, el titular de una marca comunitaria está facultado tanto para solicitar ante la OAMI
(Oficina de Armonización del Mercado Interior) la nulidad de una marca comunitaria posterior,
como para oponerse directamente al uso de la misma mediante una acción por violación de la
marca ante un tribunal de marcas comunitarias sin que sea necesaria una declaración previa de
nulidad de esta última marca, con la sola excepción del supuesto en que el titular de la marca
comunitaria prioritaria haya tolerado el uso de la marca comunitaria posterior durante más de 5
años consecutivos, caso en que, salvo que concurra mala fe del titular de la marca comunitaria
posterior, ya no podrá oponerse a su utilización ni solicitar su nulidad.
Piénsese por ejemplo en la situación de un titular de una marca registrada, que o bien ni siquiera
fue objeto de oposición cuando fue solicitada, o incluso habiéndolo sido fue concedida motivada y
razonadamente por el organismo registral, y que por tanto se utiliza y promociona por su titular
en el mercado confiando en el amparo registral obtenido. Y supongamos que transcurridos, por
ejemplo cuatro años y medio de pacífica utilización y promoción de dicha marca registrada, el
titular de otra marca anterior similar, que ni siquiera presentó oposición en su día, o incluso lo hizo
y no tuvo éxito, decide intentar expulsarle del mercado, y al mismo tiempo obtener una
indemnización económica.
En definitiva, con la Sentencia TJUE de 21 de febrero de 2013 (C-561/11), dejaba claro y en
evidencia que la interpretación de los tribunales españoles por la que se introducía el requisito
adicional de la necesaria acción de nulidad previa o simultánea contra la marca posterior, no se
aplicaba a las marcas comunitarias.
Pues bien, la reciente Sala 1ª del Tribunal Supremo, en Sentencia nº: 520/2014 de fecha 14 de
octubre de 2014 (Ponente Excmo. Sr. Ferrándiz Gabriel) ha supuesto una revolución procesal al
consagrar la prevalencia absoluta del principio de prioridad registral y el fin de la inmunidad
registral del titular de la marca posterior, admitiendo que el titular de una marca protegida en
España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o
similares a ella registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad,
armonizando así totalmente el derecho patrio con el comunitario.
“Por ello, en evitación de la posibilidad de que sea diferente la protección que el titular de
la marca anterior reciba en éste que en otros Estados miembros, según que el Derecho
nacional respectivo le permita o no ejercitar la acción de violación de su marca sin tener
que interponer, previamente o a la vez, la de nulidad del registro de la infractora, procede
que modifiquemos, en este particular, la jurisprudencia, para admitir que el titular de una
marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico
económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados
con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad – al igual que
sucede con las patentes y los diseños industriales: artículos 55 de la Ley 11/1986, de 20
de marzo, y 51, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio -.
Cumplimos, así, las exigencias del imperativo amparo del derecho a la tutela judicial
efectiva – sentencias del Tribunal Constitucional 76/2005, de 4 de abril, 22/2006, de 30
1
En el mismo sentido la STJUE de 16 de febrero de 2012, Celaya Emparanza y Galdós Internacional
(C-488/10), en la que se resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1
de Alicante relativa a la interpretación del concepto de «terceros» ex. Art. 19.1 del Reglamento (CE)
nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.
de enero, y 61/2006, de 27 de febrero, entre otras –, para justificar el cambio de
doctrina, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos confiere el artículo 117,
apartado 3, de la Constitución Española”.
En definitiva, esta nueva doctrina jurisprudencial deja en una gran inseguridad jurídica durante el
plazo de cinco años al titular de una marca que resulte idéntica o similar posterior, plazo durante
el cual, aun siendo éste titular de una marca registrada y utilizarla conforme al derecho
legítimamente obtenido, penderá sobre ella el riesgo de poder ser demandado por infracción de
una marca anterior e incluso de verse obligado a pagar una indemnización, aun sin que previa o
simultáneamente se haya declarado la nulidad de la marca inscrita por lo que la invocación de su
derecho de uso ex Art. 34 LM habrá de tomarse cum mica salis.
Correlativamente, el titular del derecho registral anterior ya no necesitará instar y conseguir
previa o simultáneamente la declaración de nulidad de la marca posterior ni demostrar la mala fe
del titular de la segunda marca para obtener dicha indemnización. Ahora podrá presentar
directamente una demanda por infracción de su derecho prioritario y ejercitar su ius excludendi de
un modo mucho más sencillo y expeditivo.
En definitiva, los titulares de marcas ya no obtienen una protección variable en función de la ley
aplicable, alcanzándose así el designio de una “misma protección en las legislaciones de todos los
Estados miembros”, contenido en el 10º Considerando de la Directiva y calificado de
“fundamental” por ésta.
A modo de conclusión general, considerando que el Art. 5 de la Directiva debe ser objeto de una
interpretación armoniosa y uniforme en toda la Comunidad, el titular de una marca española o
comunitaria puede prohibir el uso de otra marca española o comunitaria posterior y confusionaria
sin que ningún registro posterior se torne en valladar inexpugnable o título inmunitario, quedando
así garantizado la utilidad, tutela y eficacia de los derechos del titular registral prior tempore.
Emilio Hidalgo Hernández
Abogado Socio