Estipulaciones básicas que debe tener un acuerdo

Estipulaciones generalmente contenidas en un acuerdo de licencia.
i. Objeto o materia protegida.
La materia protegida suele incluirse en la primera sección de un acuerdo de licencia e
influirá considerablemente en los contenidos del acuerdo. Se determina la tecnología
objeto de la licencia, si se trata por ejemplo de un producto, una fórmula, etcétera.
La mayor o menor limitación del objeto dependerá normalmente de la parte (licenciante
o licenciatario), para el licenciante es mejor limitar el objeto de la licencia mientras que
para el licenciatario sería mejor ampliarlo.
A veces la determinación del objeto es más bien ambigua, lo que puede ocurrir cuando
no exista claridad sobre el estado en que se encuentra la tecnología o el uso que se
quiere hacer de la misma. O bien, se puede producir porque las partes no entienden
exactamente el funcionamiento de la tecnología. Parte de la negociación previa al
otorgamiento de la licencia consiste en determinar la naturaleza exacta de la tecnología
y qué parte de esa tecnología se requiere.
Se puede ahorrar dinero si se limita el objeto de la licencia a lo que realmente se
necesita, para ello mantener una buena comunicación con los miembros del equipo
puede ser fundamental.
Es importante que sobre la tecnología objeto de la licencia existan especificaciones
claramente escritas u otro tipo de documentación para que en caso de conflicto un
tercero que no conoce la tecnología pueda decidir sobre lo que está o no incluido en el
acuerdo, no son convenientes las referencias vagas o imprecisas. Por ejemplo en el caso
de una patente es recomendable mencionar el número de la patente y adjuntar la
descripción de la patente con detalles precisos.
En el caso que existan actividades en curso, por ejemplo, si no han finalizado las
actividades de I+D o no se ha habilitado completamente la invención, se deberá
determinar si la finalización de las actividades es una condición para concluir el
contrato.
Es importante que se determine con claridad cuál es el objeto del contrato tanto para el
licenciante como para el licenciatario. Probablemente para el licenciante lo más
conveniente será entregar la tecnología “tal como está” mientras que para el
licenciatario lo conveniente será que la tecnología sobre la que recae la licencia cumpla
especificaciones claramente definidas.
Se recomienda evitar el uso de términos imprecisos que pueden generar dudas o
conflictos jurídicos como: “cumplir las expectativas comerciales”, “totalmente
operativo”, etcétera, mientras más clara sea la determinación del objeto menores
debieran ser las posibilidades de conflicto.
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ii. Alcance de los derechos. Licencia exclusiva o no exclusiva/Territorio.
El alcance de los derechos tiene relación con qué es lo que se podrá hacer con la
tecnología y la propiedad intelectual. Según las necesidades de las partes las licencias
pueden suponer la concesión de distintos derechos, entre ellos:
Reproducción de la tecnología.
Exhibición de la tecnología.
Modificación de la tecnología.
Producción de nuevas versiones o incluso tecnologías o productos totalmente nuevos
mediante modificación o mejoras de la tecnología.
Utilización para la investigación y desarrollo de un producto.
Fabricar o hacer que fabriquen la tecnología.
Distribuir o vender la tecnología.
Importar la tecnología.
Subarrendar la tecnología.
Para la determinación del alcance de la licencia es fundamental preguntarse ¿qué se
necesita poder hacer con la tecnología o con la propiedad intelectual para alcanzar los
objetivos que se persiguen?
Las licencias en sí mismas son instrumentos comerciales muy flexibles y pueden
abarcar sólo parte de un único derecho de propiedad intelectual, por ejemplo, dar el
derecho a fabricar un objeto protegido por patente pero no el derecho a que terceros lo
hagan.
El licenciante debiera procurar no ser tan extenso en los derechos que otorga y el
licenciatario no restringirse demasiado, cuidándose eso sí de no adquirir derechos que
tal vez no necesita. Por ejemplo, puede ser que según lo que informen los técnicos de su
empresa sea necesario modificar un diseño para hacerlo compatible con la tecnología de
su empresa.
El alcance de los derechos cedidos dependerá de la materia protegida., por ejemplo, en
el caso de una patente puede tratarse del derecho de fabricar, utilizar y vender un
producto patentado o utilizar un procedimiento patentado. Asimismo, los derechos se
pueden limitar a una aplicación determinada, por ejemplo, se otorga la licencia de una
vacuna para un campo de aplicación consistente en el tratamiento del cáncer para unos
licenciatarios y podrán existir otros licenciatarios con derechos para el tratamiento de
otras enfermedades.
iii. Exclusividad.
La determinación del alcance de los derechos cedidos también se refiere al tipo de
licencia que se otorga sobre éstos, si es exclusiva, única o no exclusiva y al territorio
geográfico para el que se otorga la vigencia de la licencia.
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iv. Territorio.
El alcance de la licencia también se refiere al territorio. Se debe tener en cuenta que los
derechos de propiedad industrial son territoriales.
El acuerdo de licencia debe señalar si los derechos se otorgan para ser ejercidos
mundialmente o si se limitan a uno o varios países, región u otro territorio determinado.
Es común que un licenciante opere en su territorio y el licenciatario en otros países,
pudiendo el licenciante de esa forma entrar en otros mercados.
En el caso de distribución de productos por Internet es recomendable especificar en el
acuerdo de licencia que se tiene el derecho de distribuir de esa forma el producto.
v. Cuánto se pagará por la licencia. Regalías /precio único.
El punto relativo a las condiciones financieras de la licencia puede depender de otras
estipulaciones del acuerdo de licencia., como por ejemplo el objeto y alcance de los
derechos, su vigencia, el carácter exclusivo o no de la licencia, etcétera.
Los pagos al licenciante generalmente se efectúan en forma de sumas globales o como
regalías e incluso pueden combinarse ambas formas de pago.
- Suma global:
Puede tratarse de una suma global única pagadera a la firma del acuerdo en cuyo caso,
si no hay otros pagos, se consideraría que la licencia se encuentra totalmente pagada.
Puede tratarse de una serie de sumas globales que se pagarán cuando ocurran
acontecimientos específicos y programados en el tiempo, por ejemplo en el primer
aniversario de la firma del acuerdo.
Los pagos también podrían depender de hechos relativos al desempeño o rendimiento.
Los pagos que se convienen a plazos determinados pueden ser más seguros porque se
conocen, se han acordado las sumas a pagar, deben pagarse a la finalización del periodo
estipulado y no requieren de medidas adicionales.
Tratándose de pagos relacionados al desempeño o rendimiento, ellos pueden depender
de ciertos acontecimientos, que si no ocurren no se efectúan, por lo que es importante
definirlos claramente.
La eventual prórroga de los plazos puede ser beneficiosa para el licenciatario, ya que
éste puede reducir el riesgo financiero proporcionalmente a la disminución del riesgo
comercial o técnico de la tecnología, lo que supone un importante beneficio para él
especialmente cuando la tecnología se encuentra en un estado incipiente y no totalmente
desarrollada y lista para su comercialización.
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- Regalías:
Las regalías son pagos regulares del licenciatario al licenciante por la utilización de la
tecnología. Dado que los pagos vinculan esa utilización con un valor económico reflejan
apropiadamente el valor que tiene la tecnología para el licenciatario y, por lo tanto, las
regalías son la forma de pago más habitual.
Las regalías tienen dos componentes clave: la base y la tasa de regalías.
La base de la regalía: podría ser el costo de fabricación o la ganancia derivada de la
venta del producto de la licencia, sin embargo, no se usan habitualmente porque pueden
suponer la entrega por parte del licenciante de información confidencial y porque
además pueden presentar controversias derivadas de los procedimientos contables que
se utilicen. Tampoco es usual tomar como base las unidades o volumen de producción,
ya que unidad producida no implica unidad vendida.
La base más común son las ventas del licenciatario, así por ejemplo, se puede convenir
que el licenciatario pague un monto fijo de por ejemplo US$1 por unidad vendida, por
lo que lo único que se debe determinar es el número de unidades vendidas.
También se puede emplear los ingresos netos del licenciatario, es decir ingresos brutos a
los que se ha descontado gastos como embalaje o transporte.
La tasa de la regalía. La tasa corresponde al valor que se aplicará sobre la base por
ejemplo, un dólar por venta, la tasa es el dólar.
La tasa debiera resultar una propuesta conveniente para las partes en el sentido que no
sea demasiado alta para el licenciatario ni demasiado baja para el licenciante. Para los
efectos de determinar la tasa es muy importante el proceso de la valoración de la
tecnología.
vi. Verificación del pago de regalías.
Considerando que la base más común sobre las que se calculan las regalías son las
ventas alcanzadas por el licenciatario es muy importante para el licenciante tener la
posibilidad de conocer y verificar ese número de ventas.
Por ello es recomendable que el contrato de licencia contenga una cláusula relativa a la
verificación de las regalías incluyendo la posibilidad de revisar la contabilidad del
licenciatario. Es normal que el licenciante se reserve el derecho de inspeccionar las
cuentas y registros llevados por el licenciatario en relación a las regalías.
Producto de la verificación de las regalías puede detectarse diferencias en el monto
pagado por concepto de regalías por lo que es recomendable incluir en el contrato de
licencia la forma de solucionar las diferencias que se detecten.
vii. Variaciones de las regalías.
El monto de las regalías podrá ir variando con el tiempo ya que se puede estipular, por
ejemplo, que una vez alcanzado tal número de ventas la tasa bajará.
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Se puede estipular que la tasa aumente al aumentar el volumen de los negocios, lo que
se hará normalmente porque al principio las ventas son más bajas y aumentarán en la
medida que aumente la participación en el mercado.
Para asegurar al licenciante un mínimo de regalías puede estipularse una regalía mínima
anual que aumente año a año, lo que es importante especialmente en caso de licencias
exclusivas en que el licenciante no podrá negociar con otros licenciatarios.
viii. Vigencia o tiempo de duración de la licencia.
Es necesario incluir en las licencias de tecnología el plazo por el cual el licenciante
autoriza al licenciatario a utilizar su tecnología.
El plazo, así como muchas otras estipulaciones del acuerdo de licencia, puede depender
de distintos factores, como el mercado y las estimaciones de ingresos efectuadas por las
partes, y asimismo puede ser fijado de distintas formas.
Por ejemplo, se puede otorgar la licencia por todo el periodo de duración de la patente, o
bien puede durar un plazo fijo de por ejemplo 5 años.
El licenciante probablemente deseará un plazo más corto que le permita evaluar la
eficiencia comercial del licenciatario.
El licenciatario seguramente deseará un plazo más amplio si la explotación de la
propiedad industrial supone para él efectuar inversiones, por ejemplo, en materia de
infraestrutura.
No existen reglas para la determinación del plazo o vigencia de la licencia, ya que ello
dependerá de las necesidades comerciales de las partes.
ix. Terminación anticipada del acuerdo de licencia.
Es posible estipular en el contrato de licencia que éste termine anticipadamente en caso
de verificarse ciertos hechos como por ejemplo la quiebra de alguna de las partes, el
incumplimiento de pagos, etcétera, en tales casos es conveniente que se notifique
previamente a la otra parte y dar por terminado el contrato si no se rectifica el
incumplimiento de que se trate.
x. Consideraciones en caso de término de la licencia.
Es importante que el acuerdo de licencia contemple lo que ocurrirá con los derechos y
obligaciones de las partes una vez que ha terminado el acuerdo de licencia.
Dentro de los aspectos a considerar una vez terminado el acuerdo se encuentran:
-
Qué ocurrirá con la información confidencial o conocimientos técnicos
entregados al licenciatario, si es necesario devolverlos y la forma de hacerlo.
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-
Qué cláusulas se mantendrán en vigencia a pesar del término del acuerdo, por
ejemplo, por cuánto tiempo se deberá mantener confidencialidad de la
información a la que se tuvo acceso en virtud del acuerdo de licencia.
xi. Controversias.
Es perfectamente posible que se produzcan controversias entre las partes, por lo que es
importante que el acuerdo de licencia contemple la forma de solucionarlas.
Las partes pueden prever diferentes formas de resolución de controversias, entre ellas:
-
Seguir un procedimiento ante el tribunal jurisdiccional competente, lo que será
más útil en caso que las partes no deseen cooperar con el procedimiento que se
inicie.
Recurrir a la mediación de un juez árbitro lo que se estima conveniente para
evitar gastos innecesarios, dar mayor autonomía a las partes, estableciendo por
ejemplo a qué jurisdicción desean someterse o qué árbitro desean resuelva la
controversia.
xii. Responsabilidades.
En un contrato de licencias existen distintos aspectos que pueden generar
responsabilidades para las partes, tales como defectos en los productos o la tecnología,
en la titularidad del producto o de la tecnología, responsabilidad derivada de acciones
legales emprendidas por terceros alegando vulneración de sus derechos de propiedad
intelectual.
Los defectos en los productos pueden generar lesiones o daños a las personas o bienes.
Normalmente será el licenciatario el responsable de los defectos de fabricación o control
de calidad inadecuado. También puede ocurrir que el licenciante haya provisto al
licenciatario componentes defectuosos caso en el cual debiera responder el licenciante.
A estos efectos es útil preguntarse y estipular ¿quién es el responsable de los defectos y
del funcionamiento de la tecnología? ¿Existen garantías de funcionamiento de productos
que se basen por ejemplo en Internet? ¿Quién responderá por el daño en la propiedad o
las lesiones físicas?
xiii. Declaraciones y garantías.
Consisten en afirmaciones que efectúan las partes en relación a un tema o una posición
relativa al acuerdo de licencia.
Ejemplos de materias en relación a las que las partes efectúan declaraciones u otorgan
garantías son por ejemplo: que el licenciante es propietario de la tecnología sobre la que
otorga la respectiva licencia y que tiene el derecho o autoridad para hacerlo, que el
material bajo licencia es original, que las patentes bajo licencias son válidas, etcétera.
A través de las declaraciones y garantías se puede aclarar y confirmar el entendimiento
de las partes respecto a cuestiones específicas y son útiles para distribuir el riesgo entre
las partes.
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Eventualmente las infracciones de lo declarado y garantizado pueden dar derecho a la
parte afectada a demandar el pago de daños y perjuicios.
xiv. Sublicencia.
El licenciatario, especialmente el exclusivo, puede desear otorgar sublicencias en su
territorio, es decir, otorgar a un tercero (sublicenciatario) una licencia sobre lo que a él
se licenció previamente. En este caso ello debe estipularse en el acuerdo de licencia,
siendo útil establecer si para ello es necesaria la aprobación previa y por escrito del
licenciante, la posibilidad del licenciante de elegir al sublicenciatario o determinar las
condiciones del sublicenciamiento, vigencia del sublicenciamiento en relación al
contrato de licencia, es decir, si el término de la licencia supondrá o no el término del
sublicenciamiento.
xv. Perfeccionamiento, versiones, mejoras y nuevos modelos.
Un tema de preocupación para el licenciatario puede ser que tan pronto como obtenga la
licencia sobre una nueva tecnología el licenciante puede lanzar al mercado otra versión
o producto y lo ofrezca a un competidor, es decir, el licenciatario podría considerar que
la tecnología que le fue licenciada ha quedado obsoleta. En tal caso el licenciatario
debiera recibir derechos lo suficientemente amplios como para poder beneficiarse de los
cambios, mejoras y tecnologías conexas.
Asimismo, es posible que el licenciatario desarrolle perfeccionamientos de la tecnología
bajo licencia a los que el licenciante puede querer acceder lo que también deberá ser
estipulado en el acuerdo.
Una eventual solución para esta situación es que las partes se obliguen en el acuerdo de
licencia a mantenerse informadas sobre los perfeccionamientos introducidos a la
tecnología bajo licencia y dispongan del derecho a usarlos libre de regalías, y que el
licenciante disponga del derecho de sublicenciar los perfeccionamientos del
licenciatario a sus otros licenciatarios fuera del territorio. Otra posibilidad sería que los
perfeccionamientos queden sujetos a una regalía adicional fijada con antelación.
xvi. Pago de tasas de mantenimiento.
Dependiendo del país de que se trate las patentes pueden estar sujetas a las llamadas
tasas de mantenimiento, cuyo no pago puede hacer caducar la patente.
En Chile, una vez aceptada la solicitud de patente se paga el derecho por los primeros
10 años de vigencia de la patente y antes del vencimiento de ese decenio o dentro de los
6 meses siguientes a su expiración, debe procederse al pago de los derechos
correspondientes al segundo decenio de vigencia, El no pago de la tasa correspondiente
al segundo decenio produce la caducidad del derecho. Artículo 18 Ley N° 19.039.
Debido a lo anterior, además de ser importante informarse de la existencia de tasas de
mantención y de los plazos previstos por la legislación respectiva para ello, es
importante que se estipule en el contrato de licencia quién deberá hacerse cargo del
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pago de tales tasas, si el licenciante o el licenciatario, circunstancia de gran importancia
debido a las consecuencias que puede acarrear el no pago de las mismas.
En caso que no exista claridad sobre la diligencia del licenciatario con quien se está
contratando puede ser recomendable que el licenciante asuma la obligación de pagar las
tasas de mantenimiento por el riesgo de caducidad de los derechos en caso que no se
efectúe el pago.
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