Gestió estratègica de la propietat industrial

GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Xavier Vallvé – Lluis Ruiz-Ávila
14 juny 2011
1
Resum de Continguts
IPR:
Motiu de ser i importància, Drets d’autor, Marques, Disseny Industrial i
Varietats vegetals
Protecció de la tecnologia: Patents, KnowHow i Models d’utilitat
Patents: Estructura, Àmbit de protecció, Infracció i Obtenció
Documentació: Recuperació d’informació sobre patents
2
IPR:
Motiu de ser i importància, Drets d’autor, Maques, Disseny Industrial i
Varietats vegetals
3
La propietat intel·lectual i industrial (en anglès, intellectual property)
Es refereix a drets de propietat relacionats amb creacions derivades
d’un exercici intel·lectual humà, tals com les obres musicals, literàries,
artístiques; les invencions; i els símbols, noms, imatges i dissenys usats
al comerç.
Existeixen diferents modalitats en funció del tipus de creació: drets
d’autor, marques, patents, ….
Sota la llei de la propietat intel·lectual i industrial, el posseïdor (titular)
d’un d’aquests drets (propietats abstractes) té certs drets exclusius
relacionats amb allò que ha creat.
Per què a una empresa li pot interessar tenir
coneixements sobre
propietat industrial-intel·lectual (PII)
?
5
1
Perquè la protecció de la PII de la pròpia empresa li
permet gaudir d’avantatges competitius basats en
diversos drets d’exclusiva, que es materialitzen en les
diferents modalitats de PII.
6
2
Perquè qualsevol activitat comercial representa un
risc d’infracció dels drets de PII d’altres, i això pot
comportar greus responsabilitats econòmiques i fins i tot la
paralització de l’activitat, encara que l’empresa no
conegués l’existència d’aquests drets.
7
3
Perquè l’empresa pot treure molt profit imitant o
inspirant-se en la PII creada per altres, evitant-ne la
infracció.
Per exemple...
• Copiant directament una tecnologia patentada o un disseny
registrat quan n’ha caducat la protecció (p.ex. la indústria de
medicaments genèrics).
• Analitzant les patents i els dissenys que estan registrats, per
a trobar forats d’activitat no protegida que siguin competitius.
• Coneixent la PII publicada, principalment les patents, per a
tenir la millor informació tècnica, i de vegades l’única
disponible.
8
MODALITATS DE IPR
PROTECCIÓ DE
Drets d’autor i afins
Obres de creació
Marques
Noms comercials
Indicacions geogràfiques
Signes distintius
Disseny industrial
(models i dibuixos industrials)
Forma no funcional
Patents
Models d’utilitat
Tecnologia
Secrets empresarials.
(Secret industrial o know-how,
secret comercial)
Informació confidencial
9
En un medicament el disseny industrial sol ser poc important i les
patents ho son molt. Les marques, depèn.
marca registrada
principi actiu (+ excipients =
medicament) TECNOLOGIA
marca registrada
Els drets d’autor protegeixen els prospectes i la documentació publicitària, i la
legislació sobre competència deslleial protegeix la presentació comercial
10
Qualsevol obra de creació d’una empresa,
documentació, prospectes i catàlegs comercials, envasos,
programes d’ordinador, pàgines web, etc.
queda automàticament protegida mitjançant els
DRETS D’AUTOR
(propietat intel·lectual a Espanya, Copyright ©)
des del moment que es crea
11
Per a que els clients associïn un producte o un servei,
existeixen les
MARQUES
com a instrument per a protegir la distintivitat
12
Quan l’aspecte o forma externa -no funcional- dels
productes tingui importància per a l’èxit comercial d’una
empresa,
la protecció mitjançant el
DISSENY INDUSTRIAL
impedirà que els competidores els imitin.
13
Les noves varietats vegetals (reproducció sexual i asexual) que
siguin
• Diferents
• Uniformes
• Estables
la protecció mitjançant les
VARIETATS VEGETALS
ZESPRI™ GOLD Kiwifruit
Convention for the Protection of New Varieties of Plants (1961),
ratificada per 64 països
Dret exclusiu a vendre, importar, exportar, guardar com a stock, i reproduir (amb finalitats comercials). Excepció
per a ús privat no comercial o per recerca. Duració del dret com a mínim 20 anys (25 per vins)
Community Plant Variety Office (27 estats): Dret de Varietat Vegetal Comunitari: Duració de 25 anys, i fins a 30 anys per vins,
patates i arbres.
14
Protecció de la tecnologia: Patents, KnowHow i Models d’utilitat
15
Una solució tècnica a un problema es pot protegir
mitjançant
les PATENTS
i els MODELS d’UTILITAT
(veure després)
16
Què és una patent?
Com qualsevol altre, es pot
comprar, vendre, canviar, etc.
Una patent és un títol de propietat, atorgat per l’estat, que
confereix durant una durada limitada la capacitat al seu titular
d’impedir l’explotació de l’objecte patentat per tercers.
20 anys des de la
sol·licitud
A canvi que el titular pagui
taxes i que la invenció es faci
pública (18 mesos)
Àmbit nacional, amb
legislació nacional, però
sense garantia de
validesa
i que la invenció compleixi la
resta de requisits de
patentabilitat
17
Què és pot patentar?
•
Un producte
•
L’aparell per produir el producte
•
El procés per produir el producte
•
L’ús del producte
Tots han de complir els requisits de patentabilitat i no estar inclosos en les
exclusions de la llei
També son patentables els desenvolupaments (que compleixin els requisits
de patentabilitat) que derivin d’un producte conegut, independentment de
que el primer estigui protegit o no per patent.
18
Categories d’invencions
productes
• físiques (mecàniques, elèctriques...)
• químiques (substancies pures, mescles...)
• biològiques (microorganismes, animals, plantes...)
procediments o mètodes
• procediments de preparació (obtenció, manufactura...)
• mètodes per a ... (qualsevol activitat industrial)
• usos (procediments d’utilització) en general
19
Requisits de patentabilitat
•
Novetat (criteri objectiu)
•
Activitat inventiva (criteri “subjectiu”)
– Valorada por un “expert en la matèria”
•
Aplicabilitat industrial
•
Suficiència de la descripció
20
Requisits de patentabilitat - Novetat
No es pot patentar res que no sigui nou.
Però el que es nou pot ser diferent en cada pais
Absoluta
Aplicable a Europa a través del EPC (Conveni sobre la Patent Europea),
Japó i altres països
Qualsevol divulgació feta abans de la sol·licitud de la patent anul·la la seva
validesa
Article científic
Dipòsit i lectura de tesi doctoral
Pòster en un congrés, abstract a internet
Conferència
Venta del producte...
Es independent que la divulgació la realitzi el propi inventor
21
Requisits de patentabilitat – Novetat (II)
Intermèdia
Sistema entre l’absoluta i la local
Es pot trobar als EEUU
Qualsevol publicació escrita (en qualsevol part del món) invalida la novetat
però l’ús (venta) només ho és si es produeix en el país
Als EEUU hi ha un 1 any de gràcia (publicacions realitzades per el propi
inventor). També a Austràlia, Brasil, Canadà, Malàisia, Mèxic, Filipines (1
any); Japó, Corea, Taiwan (6 mesos)
22
Requisits de patentabilitat – Activitat inventiva
• Article 56 CPE (Article 8 LP):
“Se considera que una invención implica una actividad
inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica, aquélla
no resulta obvia para un experto en la materia.”
23
Requisits de patentabilitat – Activitat inventiva (II)
La novetat i la activitat inventiva s’han d’estudiar en funció de l’estat de la
tècnica
“El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha
de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público
en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una
utilización o por cualquier otro medio” (Art. 6.2 LP)
També les sol·licituds de patent o model d’utilitat en tràmit a la
corresponent oficina anteriors a la data de sol·licitud (o prioritat) de la
patent i encara no publicades han de ser tingudes en compte per a avaluar
la novetat, no la activitat inventiva.
24
Novetat
Ac inventiva
La novetat s’ha
de “complir”
abans
de la sol·licitud
Els “motius” en
els que es
basen l’activitat
inventiva han
d’estar presents
a l’inici
Solucions
posteriors a la
sol·licitud
impliquen
posicions de
retrocés o
“disclaimers” per
casos
accidentals
Es poden
aportar
experiments
amb posterioritat
que reafirmin
l’activitat
inventiva ja
proposada
(comparatius
amb prior art...)
Suf descripció
Unit invenció
Cal demostrar
que s’està en
possessió de la
invenció
(experiments
més conegut per
exp matèria
demostrar
resultats i
reproduïble)
Es pot agrupar
tot en la
sol·licitud (trobar
concepte
inventiu comú o
no)
Es poden
aportar exp
addicionals
(suport a les
reivindicacions)
amb diferents
exemples de
cada categoria
Defensar
concepte
inventiu comú (a
la vista prior art)
o separar en
divisionals
25
Exclusions de patentabilitat (EPO)
Independentment de si compleixen els requisits anteriors, el Conveni sobre la Patent
Europea (EPC) fixa certes excepcions:
• Descobriments, teories científiques i mètodes matemàtics
• Obres literàries o artístiques o altres creacions estètiques
• Plans, regles i mètodes per a l’exercici d’activitats intel·lectuals, econòmicocomercials o jocs
• Programes d’ordinador
• Formes de presentar la informació
26
Exclusions de patentabilitat (II) (EPO)
Independentment de si compleixen els requisits anteriors, el Conveni sobre la Patent
Europea (EPC) fixa certes excepcions:
• Mètodes de tractament quirúrgic o terapèutic del cos humà o animal i mètodes de diagnosi
practicats en el cos humà o animal
• Invencions en contra de les bones costums o en contra de l’ordre públic, en particular:
a) Los procedimientos de clonación de seres humanos;
b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano;
c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales;
d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que
supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre
o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.
• El cos humà en els diferents estats de desenvolupament (si elements aïllats)
• Varietats vegetals y races animals o processos essencialment biològics per a la producció
de plantes o animals (aquesta disposició no s’aplica a processos microbiològics)
27
Patents = Dret negatiu
• Una patent no permet l’explotació industrial d’un producte:
• Títols de propietat anteriors
• Regulacions (registres, homologacions,...)
• La concessió d’una patent permet al seu titular excloure a
altres de comercialitzar la invenció patentada
28
L’empresa Vasos S.L. ven recipients per a
contenir líquids
que tenen molt d’èxit. A més
és la única empresa que ven aquests vasos
doncs té una patent concedida. 1. Recipiente para líquidos
caracterizado por tener una
estructura sustancialmente
cilíndrica cerrada por una
base […]
A l’empresa Gerres S.L. se li acudeix que si posa
una nansa per a subjectar un vas, els usuaris
podran agafar-lo més còmodament i fins i tot
evitaran cremar-se si està molt calent. Així
inventen la gerra
. Com que el producte és
nou, ho patenta i obté també una patent
1. Recipiente para líquidos
concedida.
caracterizado por tener
un medio de sujeción […]
29
Technology validation- Technology protection
Different patent strategies depending on the objective (get a
patent as soon as possible, reducing risk/costs, etc)
Filing
18 mo (publication)
~3 years (examination)
3-5 years (grant)
20 years (expiry)
ES (Spain)
US (USA)
DE (Germany)
JP (Japan)
Strategy 1: Separate national/regional filings
• reduces time to get granted patents (good for short life-cycle products)
• increases costs (separate/independent examinations) and
• limited fallbacks/risk management)
Filing
12 mo
18 mo (publication)
PCT
~5 years (examination)
5-7 years (grant)
20 years (expiry)
US (USA)
ES (Spain)
DE (Germany)
FR (France)
IT (Italy)
Strategy 2: Priority filing + PCT application
• increases time to get granted patents (not relevant for long life-cycle products)
• reduces costs
• good fallbacks/risk management
• one extra year of protection (expiry of last patent 20 years form filing PCT (21 years from priority)
L’empresa Gerres S.L. podrà evitar que altres
puguin vendre qualsevol tipus de recipient amb
nansa (tal com s’ha patentat),
Però, l’empresa Vasos S.L. podrà impedir que
altres empreses, incloent Gerres S.L., faci
qualsevol tipus de recipient per a contenir
líquids, tal com s’ha patentat, incloent les
gerres.
31
En cas que una solució tècnica no transcendeixi al públic
quan s’explota comercialment, aquesta es pot protegir
mitjançant el
SECRET INDUSTRIAL
Mentre es prenguin les mesures per a que la informació es
mantingui en secret durant l’explotació industrial.
32
Avantatges del secret industrial:
• Contràriament a les patents, no tenen una duració limitada (mentre es
conservi el secret)
• No registre (ni taxes)
• No esdevenen públics (com les patents)
Desavantatges del secret industrial:
• Si el secret es pot descobrir, per exemple fent “enginyeria inversa”, a
partir del producte que es ven, llavors altres el podran usar
• Altres poden descobrir el mateix secret de forma independent i usar-lo
(o inclús patentar-lo) (veure derecho de preuso)
• Dificultat de perseguir l’apropiació indeguda d’un secret industrial
Exemples de secrets industrials:
la fórmula de la Coca-Cola ¿?
33
Derecho de pre-uso
Artículo 54.1 LP: “El titular de una patente no tiene derecho a
impedir que quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de
prioridad de la patente hubiesen venido explotando en el país lo que
resulte constituir el objeto de la misma, o hubiesen hecho
preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, prosigan
o inicien su explotación en la misma forma en que la venían
realizando hasta entonces o para la que habían hecho los
preparativos y en la medida adecuada para atender a las
necesidades razonables de su empresa. Este derecho de
explotación sólo es transmisible juntamente con las empresas”
34
Derecho de pre-uso (II)
Pot ser difícil provar que s’estava explotant o que s’havien fet
preparatius seriosos amb anterioritat a la invenció:
Proves fefaents i suficients
Depòsits notarials amb la següent documentació:
-Inversió efectuada: Planells, ofertes de maquinaria, etc.
-Dades sobre l’explotació: industrial, pilot o laboratori
-Estudis de mercat
-Descripció fidel i clara del procediment efectuat
35
Per a protegir invencions, també es poden usar els
MODELS
d’UTILITAT
•
El ”sistema de patents” per invencions menors
•
Condicions:
– solucionar un problema tècnic
– Novetat (menor que patent)
– Activitat inventiva (en alguns països, e.g. Turquia, no és necessari)
•
Sovint usat per a invencions relacionades amb:
– Estris domèstics
– Eines manuals
– Mobles
•
Duració inferior a una patent (6-10 anys front 20 d’una patent)
36
On es poden sol·licitar models d’utilitat?
Australia
Argentina
Armenia
Austria
ARIPO
Belarus
Belgium
Brazil
Bulgaria
China
Colombia
Costa Rica
Czech Republic
Denmark
Estonia
Ethiopia
Finland
(France)*
Georgia
Germany
Greece
Guatemala
Hungary
Ireland
Italy
Japan
Kazakhstan
Kenya
Kyrgyzstan
Malaysia
Mexico
Netherlands
OAPI
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Republic of Korea
Republic of Moldova
Russian Federation
Slovakia
Spain
Tajikistan
Trinidad & Tobago
Turkey
Ukraine
Uruguay
Uzbekistan
Source:http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm
37
El model d’utilitat és similar a una patent, en que...
• Un model d’utilitat és un dret exclusiu
• Permet al titular evitar que tercers usin comercialment la
invenció protegida
• Es pot vendre o llicenciar
38
És similar però …
•
•
•
•
•
Duració només 10 anys (normalment, e.g. a Espanya)
Es concedeix en uns pocs mesos
Pot ser concedida sense examen (e.g. a Alemanya)
Les taxes de sol·licitud i manteniment son més econòmiques
Només protegeix productes, no processos
39
• A diferència d’una patent, en alguns països el requisit de
novetat per a obtenir un model d’utilitat és “relatiu” (e.g.
Espanya, on només es requereix novetat nacional, o sigui
que no sigui conegut en el país)
Assume that a certain canvas
chair is used at a hotel pool in
Croatia.
The chair is not described in
public prints, especially not in
Germany or Spain.
Utility models may be granted for the
same canvas chair in Germany and
Spain.
40
Per què un model d’utilitat (i no una patent)?
• Protegeix invencions menors que no es podrien protegir per
patent (menors requisits de novetat i activitat inventiva)
• Protegeix invencions en les que és requerit un període de temps
de protecció menor
• Protecció més ràpida (menor temps de concessió)
• Fàcil (procediment menys complicat)
• Econòmic
• Utilitzar el model d’utilitat com una arma estratègica
- exemple: a DK la indústria del moble utilitza els models
d’utilitat per a “contenir” patents. Si una empresa té una
patent, per exemple, per una cadira, diferents competidors
sol·licitaran models d’utilitat amb petites variacions de la
cadira. D’aquesta manera, el titular de la patent no podrà
modificar la seva cadira sense infringir els models d’utilitat
41
Patents: Estructura, Àmbit de protecció, Infracció i Obtenció
42
Què és una patent? (recordatori)
Una patent és un dret exclusiu per a una nova invenció. És concedida per
les oficines de patents per a concedir al sol·licitant el dret, durant un
període limitat de temps, d’impedir a tercers de (re-)produir, oferir, usar o
vendre la invenció sense el seu permís. Una patent és un dret territorial i
protegeix la invenció únicament en el país en el que s’ha sol·licitat
protecció per patent. Una patent és un dret de propietat industrial, i només
es concedeix per a invencions en un sector tècnic.
Les invencions són patentables quan compleixen els següents requisits:
• Novetat: Per a que sigui patentable, una invenció ha de ser nova, és a
dir, no ha d’estar compresa en l’estat de la tècnica.
• Activitat inventiva: La invenció patentable ha de tenir activitat inventiva.
Aquest fet significa que, des de el punt de vista d’una persona experta en
la matèria, la invenció no resulta òbvia des del punt de vista de l’estat de la
tècnica.
• Aplicació industrial: Una invenció ha de ser capaç de ser produïda o
usada per algun tipus d’indústria.
43
44
Les parts d’una patent?
RESUM: És
informatiu, i no
afecta al dret
titol
plantejament del
problema i estat de la
tècnica anterior
descripció general
(extrapolació)
descripció detallada
(exemples,
dibuixos...)
INFORME DE CERCA:
Realitzat per l’oficina de
patents. Determina
l’estat de la tècnica més
pròxim de la invenció
REIVINDICACIONS:
Normalment varies.
Determinen l’àmbit
de protecció
45
Àmbit de protecció
• Les reivindicacions delimiten l’àmbit de la invenció:
• Artículo 69.1 CPE “El alcance de la protección que otorga la patente
europea o la solicitud de patente europea, estará determinado por el
tenor de las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos
servirán para interpretar éstas” Equivalente al artículo 60.1 LP
46
Tipus de reivindicacions
DE PRODUCTE:
• Una substància química (molècula orgànica, inorgànica, polímers, etc.)
• Una substància biològica (anticossos, proteïnes, etc.) o matèria biològica
(autoreplicable, p.ex. ADN)
• Un microorganisme (cèl·lules, virus)
• Un dispositiu o aparell mecànic
DE PROCEDIMIENT, MÈTODE o ACTIVITAT
• Un conjunt d’accions amb productes o altres procediments
• Un ús d’un producte ( = procés per usar el producte)
47
Tipus de reivindicacions (II)
• Reivindicacions independients: reivindicacioes dirigides a una
característica essencial de la invenció
• Reivindicacions depenents: qualsevol reivindicació que inclogui totes les
característiques d’una altra reivindicació i inclogui alguna addicional
Una reivindicació també pot contenir una referència a una altra reivindicació
sense ser una reivindicació depenent (p.ex. “procedimiento para la
preparación del producto de la reivindicación 1, …”)
48
Reivindicació independent:
1. Procedimiento para la obtención de A, que
comprende hacer reaccionar B con C, en un disolvente
orgánico.
Reivindicacions depenents:
2. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que
dicho disolvente orgánico es etanol.
3. Procedimiento según cualquiera de las
reivindicaciones 1 ó 2, en el que la reacción de B con C se
realiza a una temperatura comprendida entre 30ºC y 100ºC.
49
1
2
Agent
8
3
8
4
8
8
5
8
6
8
... 9, 10
12
13
14
15
15
15
50
51
52
1
1
2
Per què hi ha
reivindicacions
depenents
8
3
8
4
?
8
5
8
6
8
Posicions retrocés,
identificació infracció
literal...
12
8
... 9, 10
12
13
14
15
15
15
53
Una reivindicació és nul·la per falta de NOVETAT -o
d’ACTIVITAT INVENTIVA- si, en l’estat de la tècnica
pertinent, es coneix -o resulta obvia- una realització
(cercle vermell) que cau dins de l’àmbit de la seva
protecció
1
2
8
3
estat de la
tècnica
8
4
8
8
5
8
6
Agent
-[O-(CH2-CH2-O-)n-]-
8
2
12
8
... 9, 10
13
3
14
15
15
8
8
12
13
15
8
14
15
6
Reivindicacions vàlides
15
15
Reivindicacions originals
(assumint que l’estat de la tècnica no
les afecta des d’un punt de vista de
54
l’activitat inventiva)
EL VALOR D’UNA PATENT DEPEN DE LA SEVA EFICÀCIA
PER A IMPEDIR LA IMITACIÓ PER TERCERS
(ENFORCEABILITY)
PER SUPOSAT, LA PATENTE TAMBIÉ HA DE SER
VÀLIDA, PERÒ AIXÒ NO SERVIRIA DE RES SI NO
POGUÉS IMPEDIR LA IMITACIÓ
El valor d’una sol·licitud o d’una patent depèn en gran
mesura de la redacció de les seves reivindicacions
55
Quines condicions ha de complir la reivindicació per a que resulti vàlida i eficaç
Per a que sigui VÀLIDA, entre altres requisits:
- Que no s’hagi fet accessible al públic -per ningun mitjà, en
cap lloc- quelcom que caigui sota la seva protecció (novetat mundial).
- Que, per a un expert ben informat, el que es protegeix no resulti
obvi provar-ho amb una raonable expectativa d’èxit (activitat
inventiva = no obvietat).
- Que la descripció, juntament amb el coneixement comú i general, sigui
suficient per a executar-la.
Per a que sigui EFICAÇ, a més de ser vàlida, ha de ser:
- Difícil de "circumval·lar" (imitar sense infringir).
- Fàcil de detectar la seva infracció i provar-la davant d’un tribunal (les
reivindicacions de producte es prefereixen a les de procediments o
mètodes)
56
Exemple de reivindicació d’obtenció de producte (inventat), com a
exemple de reivindicació possiblement vàlida però no eficaç
1. Método para obtener el producto X, que consiste en:
a) Mezclar el producto Y con 25 ml de etanol a 37ºC
b) Filtrar la solución resultante en un filtro de membrana de celulosa
c) Dejar enfriar a temperatura ambiente
d) Añadir a la solución filtrada 15 ml de àcido clorídrico durante un
período de 5 minutos
e) Evaporar el disolvente
57
Àmbit de protecció
D1
Previsible que
funcionarà*
x
Òbvi a partir
de D1
• Començar amb els exemples i ampliar
(generalitzar) fins a arribar a l’estat de la
tècnica
• L’àmbit de protecció de les reivindicacions
ha de:
Exemple
• Cobrir la invenció (solució tècnica a
un problema tècnic)
• Excloure l’estat de la tècnica més
pròxim (novetat)
D2
x
x
No obvi: Nova
patent quan
tinguem
resultats que ho
demostrin?
• Excloure desenvolupaments òbvis de
l’estat de la tècnica (activitat inventiva)
58
Àmbit de protecció (II)
Una reivindicació es basa en un (o varis exemples), que suportin la
“generalització” i (preferentment) amb exemples no viables que
delimitin l’àmbit de la mateixa
59
Pentanol
Alchols
aromàtics
secBuOH
MeOH
Ciclohexanol
isoBuOH
EtOH
nBuOH
1. Formulación tópica que comprende X y un alcohol alifático C1-C4
60
Infracció de patents
A part d’altres coses (legitimació, proves,
responsabilitats, etc.), els JUTGES decideixen
si l’activitat industrial/comercial del tercer
infringeix o no els drets del titular
Això comporta decidir si el producte o
procediment implicat en l’activitat del tercer -la
REALITZACIÓ QÜESTIONADA- cau o no dins
de l’ÀMBIT DE LA PROTECCIÓ de la patent.
Quan el tema té certa complexitat tècnica, el
jutge precisa de tècnics (PÈRITS) que l’ajuden
a interpretar -i comparar- la realització
qüestionada i la patent, donant la seva opinió
sobre si la primera cau o no dins de l’àmbit de
la protecció de la segona.
61
Infracció de patents (II)
Té lloc quan es proba que s’ha realitzat un acte prohibit segons els drets
que confereix una patent.
Cal decidir si el producte o procediment infractor cau dins l’àmbit de
protecció de les reivindicacions.
Tipus d’infracció:
1. General
2. Per contribució
3. Excepcions a la infracció (finalitats experimentals, esgotament dret per
la venta, dret de pre-ús, …)
62
1. Infracció general (els drets conferits per una reivindicació depenen de la
categoria)
Art 50LP:
El titular tiene el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su
consentimiento...
a) Si la reivindicación es de producto o entidad:
- su fabricación
- su ofrecimiento
- su introducción en el comercio
- su utilización
- su importación
- su posesión
b) Si la reivindicación es de procedimiento, método o actividad:
- la utilización del procedimiento y el ofrecimiento de esta utilización
c) Si la reivindicación es de procedimiento de obtención de un producto:
Los mismos derechos que si la reivindicación fuese de producto, pero sólo para
el producto directamente obtenido por el procedimiento
63
El vector només té usos que
porten a la infracció
Infracció per contribució
2. Infracció per contribució
(oferiment de mitjans per a realitzar
la infracció)
Infracció directa
64
Tipus d’infracció
Hi a diverses maneres d’infringir els drets d’una patent
• Situació en la que la patent és infringida deliberadament.
• Situació en la que es busquen alternatives per a realitzar la
mateixa cosa. El resultat no està sempre fora de l’àmbit de
protecció de les reivindicacions de la patent.
• Situació en la que el tercer, sense coneixement previ de la
patent, desenvolupa de forma independent soluciones tècniques
idèntiques o similars (infracció accidental).
65
3. Excepcions a la infracció
• Actes en un àmbit privat i amb finalitat no comercial.
• Actes amb una finalitat experimental que facin referència a l’objete de la
invenció patentada.
• Actes amb relació a un producte després de que hagi estat posat en el
comerç per el titular de la patent o amb el seu consentiment. Agotamiento
del derecho de patente en la venta.
• Actes consistents en prosseguir o iniciar l’explotació de la invenció per
part d’aquells tercers que haguessin vingut explotant-la o que haguessin
fet preparatius seriosos i efectius per a explotar-la. Derecho de uso
previo.
• Assajos per a la autorització i excepció d’ús experimental (els estudis
clínics i altres requisits pràctics per a aconseguir les autoritzacions
sanitàries no suposen infracció de patentes (US, Europa, JP))
66
Infracció literal i infracció per equivalència
• Infracció literal:
La realització qüestionada cau literalment en el text de la reivindicació.
• Infracció per equivalència
La realització qüestionada NO cau literalment en el text de la reivindicació.
En canvi, cau dins d’una generalització òbvia de la reivindicació (i no
s’exclou la infracció per altres motius).
67
Àmbit de protecció segons
interpretació literal de les
reivindicacions
reivindicació
= realització qüestionada
generalització obvia de la reivindicació independent
zona d’
Àmbit de protecció segons
interpretació equivalent de
les reivindicacions
equivalència
68
Com s’obté una patent
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Una patent
és un títol de
propietat
atorgat per
l’estat i amb
àmbit
nacional,
subjecte a
les lleis
d’aquest
país
B
B
B
B
B
69
El procés de la patent (simplificat)
Application
(*)
Application
refused
Formal
examination
Modifications
Search (prior art)
Decision
(18 months)
(**)
Publication A
Further
examination
Application
approved
Opposition
Publication B
Challenged
(courts) # les
patents es
concedeixen
sense garantia
de validesa
Expiration after
max. 20 years
70
UK
France
Germany
US
Japan
Search
Search
Search
Search
Search
“A” Pub
“A” Pub
“A” Pub
“A” Pub
“A” Pub
Exam
Exam
Exam
Exam
Exam
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
71
72
European Patent Convention
EPO
Search
EPO
“A” Pub
EPO
Exam
EPO
3 to 7 years
GRANT
9 month opposition period
France
Germany
Granted in all
GRANT
GRANT
designated states
}
UK
GRANT
73
74
PCT: Patent Co-operation Treaty
I.S.A.
Search
I.S.A.
“A” Pub
}
Up to 30 months
Exam
Exam
Exam
Exam
Exam
UK
France
Germany
US
Japan
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
GRANT
75
Priority
Spain
Canada
Korea
Search
}
12 months
Brazil
Japan
Search
EPO
EPO
Search
Search
Search
“A” Pub
“A” Pub
EPO
“A” Pub
“A” Pub
“A” Pub
Exam
Exam
EPO
Exam
Exam
Exam
GRANT
GRANT
EPO
GRANT
GRANT
GRANT
UK
GRANT
9 month opposition period
France
Germany
GRANT
GRANT
Granted in all
designated states
76
Hi ha diferents estratègies possibles depenent de l’objectiu (obtenir
una patent ràpidament, reduir els costos/risc, etc.)
Filing
18 mo (publication)
~3 years (examination)
3-5 years (grant)
20 years (expiry)
ES (Spain)
US (USA)
DE (Germany)
JP (Japan)
Strategy 1: Separate national/regional filings
• reduces time to get granted patents (good for short life-cycle products)
• increases costs (separate/independent examinations) and
• limited fallbacks/risk management)
Filing
12 mo
18 mo (publication)
PCT
~5 years (examination)
5-7 years (grant)
20 years (expiry)
US (USA)
ES (Spain)
DE (Germany)
Strategy 2: Priority filing + PCT application
FR (France)
IT (Italy)
• increases time to get granted patents (not relevant for long life-cycle products)
• reduces costs
• good fallbacks/risk management
• one extra year of protection (expiry of last patent 20 years form filing PCT (21 years from priority)
Família de patents
• Inclou totes les patents sol·licitades
en diferents països per a una mateixa
invenció
• Les dades de prioritat,
corresponents a la(les) primera(es)
sol·licitud(s) de patent de la invenció,
son el vincle d’unió per a aquest
documents
• El coneixement de la família de
patents és imprescindible per a saber
en quins països existeix protecció de
patent
• La protecció de les diferents
patentes dins d’una mateixa família
no té perquè ser equivalent (diferents
legislacions, resultats dels exàmens
diferents, ...)
78
A on patentar
?
79
tamany del mercat...
80
on es troben els competidors....
The Global Biotechnology Clusters map.
Countries coloured in brown rank highly in the
Growth Competitiveness Index 2004–2005, World
Economic Forum. Black circles represent selected
biotechnology and life-sciences clusters. Fig
adapted from image supplied by William Hoffman,
MBBNet, University of Minnesota, Minneapolis,
MN, USA.
81
sector específic de la tecnologia...
82
83
on es puguin fer valer els drets (perseguir l’infractor) ...
84
cost...
85
Procès sol·licitud patent Europea
86
87
diferent legislació...
Países miembros
Bolivia (1969)
Colombia (1969)
Ecuador (1969)
Perú (1969)
Pacto Andino:
Artículo 21.- Los
productos o
procedimientos ya
patentados,
comprendidos en el
estado de la técnica,
de conformidad con el
artículo 16 de la
presente Decisión, no
serán objeto de
nueva patente, por el
simple hecho de
atribuirse un uso
distinto al
originalmente
comprendido por la
patente inicial.
88
This bubble map shows the global distribution of patents in force in 2000 as a percentage of the top market (USA - 1,295,176).
This map is consistent with incomplete set of data too as long as the top producer is known. It resolves the accessibility issues faced by colour-coded maps that may not be
properly rendered in old computer screens.
Data was extracted on 16th June 2007. Source - http://unstats.un.org/unsd/cdb/cdb_source_xrxx.asp?source_code=6
89
Duració d’una patent: 20 anys des de la sol·licitud de la
patent (actualment a la majoria de països)(mentre el titular no renunciï i es paguin les taxes de
manteniment)
Hi ha però diferents maneres d’allargar la protecció d’un
producte:
1. Sol·licituds de noves patents relacionades amb productes protegits
(polimorfs, sals, formules galèniques/noves vies administració, etc.)
90
El amlodipino es un dihidropiridina antagonista de los canales del calcio desarrollada por la compañía Pfizer, útil
como agente antianginoso y antihipertensivo. El principio activo fue patentado por esta compañía en Europa a
través de la EP 089.167 B (vencimiento patente 2003).
En este primer grupo de patentes, Pfizer reivindicó compuestos de fórmula general de la reivindicación 10 y las
sales de adición de ácido farmacéuticamente aceptables de éstos, entre los que quedaban comprendidos
amlodipino y sus sales.
Se indica de forma general en la memoria que las sales de adición de ácido farmacéuticamente aceptables de los
compuestos objeto de la patente corresponden a las formadas con ácidos que forman sales de adición de ácido
no tóxicas conteniendo aniones farmacéuticamente aceptables, tales como sales de hidrocloruro, hidrobromuro,
sulfato, fosfato, fosfato ácido, acetato, maleato, fumarato, lactato, tartrato, citrato, y gluconato.
El compuesto y su preparación, amlodipino y su sal de maleato, están descritos en la memoria.
Cuatro años después de la solicitud de la patente de producto de amlodipino, Pfizer “descubre” que la sal de
adición de ácido de amlodipino que presenta numerosas ventajas no es ninguna de las citadas en la memoria de
la patente anterior, sino la sal de benzenosulfonato o besilato.
Es por ello, que la patenta mediante la patente europea EP 244.944 B y patentes equivalentes (caduca 2007)
91
2. En cas de productes farmacèutics o fitosantitaris, el la vida d’una
patent es pot estendre (per compensar elevats costos de temps i diners per a la seva
autorització i el poc temps restants per a recuperar-ho) mitjançant un certificat
complementari de protecció (SPC)
Existeixen fórmules equivalents a Japó, Estats Units, Europa, etc.
Extensió de la patent en el menor dels següents terminis:
-5 anys des de la data de caducitat de la patent
-15 anys des de la primera autorització comercial en un país de
la UE
92
3. En cas de productes farmacèutic, les dades de registre aportades a
l’agència del medicament corresponent per a la seva autorització
(clíniques i pre-clíniques) no es poden usar per tercers lliurement
durant: (des de l’autorització del medicament)
• 8 anys fins a que un tercer els pugui usar per a sol·licitar un
medicament genèric (per a sol·licitar el genèric)
• 2 anys addicionals per a que un medicament genèric es comercialitzi
(surti al mercat)
• 1 any addicional si durant els primers vuit anys, el titular obté
autorització per una nova indicació terapèutica
93
Documentació: Recuperació d’informació sobre patents
94
Fonts d’informació
Serveis gratuïts de les oficines de patents
A més de gestionar el procediment de concessió de la patent, les
oficines de patents tenen una funció divulgadora
Ofereixen bases de dades gratuïtes d’una qualitat acceptable
Bases de dades professionals (Derwent, CAS, INPADOC ...)
Per a competir amb les bases de dades de les oficines de patents han
d’oferir productes diferenciats, generalment amb major valor afegit
Cobren per els seus serveis
95
Fonts d’informació gratuïtes
• Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
http://www.oepm.es
• Oficina de Patents dels Estats Units (USPTO)
http://www.uspto.gov
• Oficina Japonesa de Patents (JPO)
http://www.jpo.go.jp
• Oficina Europea de Patents (EPO)
http://www.european-patent-office.org
96
És una iniciativa de la EPO en col·laboració amb les oficines
nacionals dels Estats membres de l’Organització Europea de
Patents, l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) i
la Comissió Europea.
Conté gairebé 60 milions de documents.
Podem trobar:
• EP, US, DE, GB, FR, CH, WO, NL, BE, DK, SE des de 1920
• JP des de 1976
• La resta (fins 71 països) des de 1968
97
http://www.espacenet.com
98
99
[100]
[101]
[103]
[104]
105
[106]
[107]
108
Com fer una cerca?
•
•
•
•
Número de patent
Dades de: sol·licitant, inventor, etc
Keywords
Codis (IPC, International Patent Codes; ECLA)
109
Reglas para las búsquedas
A.- IDIOMA: ORIGINAL/INGLES
B.- EN UN CAMPO SE ADMITEN HASTA 4 TÉRMINOS, EXCEPTO EN FECHA DE PUBLICACION QUE
SOLO ADMITE 1
C.- ADMITE TRUNCAMIENTOS
D.- OPERADORES : AND/OR/NOT
•ENTRE CAMPOS: POR DEFECTO AND
•EN UN CAMPO: POR DEFECTO AND , EXCEPTO EN NUMERO DE PUBLICACION Y SOLICITUD,
QUE ES OR
•EN UN CAMPO: SI SE INTRODUCEN VARIOS TERMINOS ENTRE COMILLAS EL SISTEMA BUSCA
LA FRASE EXACTA
E.- BUSQUEDAS AVANZADAS. SE UTILIZAN VARIOS OPERADORES EN UN MISMO CAMPO Y SE
EMPLEAN LOS PARENTESIS.
EL SISTEMA LEE LAS PREGUNTAS DE DERECHA A IZQUIERDA
EL OPERADOR AND PREVALECE SOBRE OTROS
LA INFORMACION ENTRE PARENTESIS SE INTERPRETA ANTES
F.- LAS ESTRATEGIAS DE BUSQUEDAS NO SE VAN GUARDANDO (HISTORICO)
110
Truncamientos
truncamiento en los campos inventor, solicitante y título
?
el carácter puede aparecer o no
#
el carácter tiene que estar presente
*
truncamiento ilimitado
LIMITACIONES
• una palabra de menos de tres caracteres sólo puede tener hasta tres ? ó #, en total, sin *
• una palabra de más de tres caracteres puede tener hasta 7 ? ó #, o un *
• no se permiten estos símbolos dentro de la palabra, sólo al final
EJEMPLOS
coche? recupera coche y coches
coch## recupera coches pero no coche
coch*
recupera coche, coches y cochera
coch?s no está permitido porque el símbolo está dentro de la palabra
co*
no está permitido porque sólo hay dos caracteres delante del símbolo
co????
no está permitido porque sólo hay dos caracteres y cuatro símbolos
co###????? no está permitido porque hay más de siete símbolos de truncamiento
111
112
113
Cerques per codis
114
International Patent Classification (IPC)
http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/?lang=en
The IPC is a hierarchical system
You can click through the items, narrowing down
the problem area you are interested in
115
[115]
116
IPC in esp@cenet
117
Parts d’un document de patent
• Primera pàgina amb les dades registrals de la patent o sol·licitud i el
resum
• Memòria de la invenció
–Sector de la tècnica a que es refereix la invenció
–Estat de la tècnica conegut per el sol·licitant
–Explicació de la invenció
–Descripció dels dibuixos, si n’hi ha
–Al menys un exemple de realització de la invenció
• Al menys una reivindicació
• Dibuixos, si son necessaris per a la interpretació
118
?
119
Codis INID
• Codis estandaritzats que
permeten la interpretació de
les dades presents en la
primera pàgina de les patents
(dades bibliogràfiques),
independentment de
l’idioma en que es trobin
• Son assignats de forma
obligatòria per totes les
oficines de patents
• (També s’assignen de forma
obligatòria la Classificació
internacional de patents (IPC)
120
Codis INID
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
11
19
21
22
30s
51
52
54
56
57
70s
Número de publicació
Codi del país
Número de sol·licitud
Data de sol·licitud
dades de la prioritat
Classificació Internacional de Patent (IPC)
Classificació nacional
Títol de la invenció
Informe de cerca
Resum o reivindicació
Noms del sol·licitant, inventor, representant...
121
?
122
Codis de publicació
• S’assignen a cada un dels documents de patent publicats
• Permeten distingir entre els diferents nivells de publicació i saber quin
document s’està llegint
–Sol·licitud
–Informe de l’Estat de la Tècnica
–Concessió
–Patents modificades després d’oposició
–etc.
• Varien en funció del país (generalment A# sol·licituds i B# concessions)
123
Codis de publicació (II)
•
PATENTS EUROPEES:
– A1: Publicació sol·licitud amb Informe de l’Estat de la Tècnica (IET)
– A2: Publicació sol·licitud sense IET
– A3: IET
– A4: IET suplementari
– B1: Patent concedida
– B2: Patent concedida després de modificar-se per oposició
124
Codis de publicació (III)
•
PATENTS ESPANYOLES :
– A#: Sol·licituds (i concessions antigues)
– B#: Concessions
– T1: Traducció provisional de reivindicacions europees
– T3: Traducció de patent europea
– T5: Traducció de una B2 europea
•
PATENTS AMERICANES (EEUU):
– A: Patents concedides (fins mar. 2001)
– A: Sol·licituds (a partir de mar. 2001)
– B: Concessions (a partir de mar. 2001)
125
GESTIÓ ESTRATÈGICA DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Xavier Vallvé – Lluis Ruiz-Ávila
2 Juliol 2009
126
CASOS PER A CURS BIOCÀPSULES PROPIETAT INTEL.LECTUAL 1. Recapitulació del procés i introducció a l’”IP driven research” Un grup de recerca troba una sobreexpressió del mRNA d’un receptor de membrana que fins ara no havia estat descrit al 50% dels tumors de mama de grau III analitzats. Amb un experiment d’RNA d’interferència troba que indueix l’apotosi a línies cel∙lulars. El responsable de la recerca és un doctorand d’últim any que vol llegir la tesi per marxar de postdoc. El grup necessita publicacions per accedir a ajust públics. a) Dissenyar totes les activitats esperades per la protecció d’aquest coneixement, amb calendari i costes b) Quins problemes anticipem c) Quines estratègies defensives plantegem d) La teva empresa ha vist molt potencial en la diana i ha adquirit els drets d’explotació i comercialització de la patent (només tres mesos desprès d’haver presentat la sol∙licitud). T’ encomanen que dissenyis un programa experimental que consolidi la posició de propietat intel∙lectual Recapitulación del proceso e introducción a la “IP driven research” Un grupo de investigación encuentra una sobreexpresión del mRNA de un receptor de membrana hasta ahora no descrito. El receptor aparece en el 50% de los tumores de mama de grado III analizados. Un experimento de RNA de interferencia demuestra que su bloqueo induce apoptosis en líneas celulares. El responsable de la investigación es un doctorando de último año que quiere leer la tesis de prisa para irse de postdoc. El grupo necesita publicaciones para acceder a ayudas públicas. a) Diseñar todas las actividades esperadas para la protección de este conocimiento, con calendario y costes b) Qué problemas anticipamos? c) Qué estrategias defensivas podemos plantear? d) Tu empresa ha visto mucho potencial en la diana y ha licenciado la patente sólo tres meses después de haberse presentado la solicitud. Te encargan que diseñes un programa experimental que consolide la posición de propiedad intelectual de la empresa en relación con este descubrimiento. Copyright Luis Ruiz‐Avila y Xavier Vallvé, 2009 |Per a us exclusiu de Biocat al 1 programa “Biocàpsules” 2. Gestió de percepcions, estratègies defensives i control de les velocitats La companyia Myristol Biosciences va ser creada al 2007 sobre la base d’una patent del CSIC amb prioritat 2006 que reivindica l’ús diagnòstic i terapèutic de compostos que actuïn sobre una diana del transport d’àcid myristic a la membrana de les cèl∙lules canceroses. El potencial de la diana és molt gran, ja que la seva inhibició pot aturar la progressió d’una amplia varietat de tumors. A més, la diana, que és un enzim, no sempre està present, només al 50% dels pacients, el que fa que la seva detecció pugui segmentar el tractament obrint la porta a la medicina personalitzada. Però el que més atrau als inversors de Myristol és que la detecció dels nivells d’expressió d’aquest enzim te valor pronòstic (pot anticipar el risc d’evolució del tumor) i predictiu (pot predir si un determinat pacient respondrà o no a la quimioteràpia estàndard). L’estratègia de la companyia es basa en assolir una posició de lideratge mundial en aquesta diana, de manera que pugui articular una estratègia de creixement basada en el curt termini (comercialització de les aplicacions diagnòstiques i pronòstiques/predictives) i en el llarg termini (desenvolupament de medicaments contra la diana), amb un discurs de personalització de la medicina que hauria de potenciar l’ús combinat del medicament amb el sistema diagnòstic. Myristol Bioscientes ha rebut una primera acció oficial de l’oficina europea de patents que revela importants febleses a les reivindicacions terapèutiques (alguns exemples no son nous, d’altres són obvis, i l’examinador no admet la reivindicació més ampla de qualsevol compost que actuï sobre la diana, nomes està disposat a acceptar les reivindicacions de productes específicament esmentats a la descripció sempre i quan siguin nous). Les reivindicacions diagnostiques són reconegudes com a noves i inventives. La companyia necessitarà finançament nou en un any, té prototips avançats pel diagnòstic i un compost (ben protegit) que podria entrar en fases clíniques un any desprès del nou finançament. Al comitè de direcció se li encomana la tasca de dissenyar una estratègia per fer front al problema que suposa una posició feble de propietat intel∙lectual de cara a la viabilitat de l’empresa. Gestión de percepciones, estrategias defensivas y control de las velocidades La compañía Myristol Biosciences fue creada en 2007 sobre la base de una patente del CSIC con prioridad 2006 que reivindica el uso diagnóstico y terapéutico de compuestos que actúen sobre una diana del transporte del ácido myrístico en la membrana de las células cancerosas. El potencial de la diana es muy grande, ya que su inhibición puede detener la progresión de una amplia variedad de tumores. Además, la diana, que es una enzima, sólo aparece en el 50% de los pacientes, lo que abre la puerta a que su detección pueda segmentar el tratamiento de manera personalizada. Pero lo que más atrae a los inversores de Myristol es que la detección de los niveles de expresión de esta enzima tiene valor pronóstico (puede anticipar el riesgo de evolución del tumor) y Copyright Luis Ruiz‐Avila y Xavier Vallvé, 2009 |Per a us exclusiu de Biocat al 2 programa “Biocàpsules” predictivo (puede anticipar si un determinado paciente responderá o no a la quimioterapia estándar) La estrategia de la compañía se basa en alcanzar una posición de liderazgo mundial en esta diana, de forma que pueda articular una estrategia de crecimiento basada en el corto plazo (comercialización de las aplicaciones diagnósticas y pronósticas/predictivas) y en el largo plazo (desarrollo de medicamentos contra la diana) con un discurso de personalización de la medicina que debería potenciar el uso combinado del medicamento junto con el sistema de diagnóstico. Myristol Bioscientes ha recibido una primera acción oficial de la oficina europea de Patentes que revela importantes debilidades en las reivindicaciones terapéuticas (algunos ejemplos no son nuevos, otros son obvios) y el examinador no admite la reivindicación más amplia de cualquier compuesto que actúe sobre la diana. Sólo está dispuesto a aceptar las reivindicaciones de productos específicamente mencionados en la descripción siempre y cuando éstos sean nuevos. La compañía necesitará financiarse en un año, tiene prototipos avanzados para el diagnóstico y un compuesto (bien protegido en la patente) que podria entrar en fases clínicas un año después del nuevo aporte de capital. Al comité de dirección le encargan diseñar una estrategia para hacer frente al problema que supone una posición débil de propiedad intelectual de cara a la viabilidad de la empresa. Copyright Luis Ruiz‐Avila y Xavier Vallvé, 2009 |Per a us exclusiu de Biocat al 3 programa “Biocàpsules” 3. El trist cas de la patent abundant però incomplerta Desprès d’anys d’investigacions el grup del Dr. Bofarrull ha generat un important volum de coneixement al voltant d’una nova diana terapèutica. L’experiment definitiu ha estat la inhibició de la diana “in vitro” mitjançant RNA d’interferència. La recerca és la base de dues tesis doctorals i podria donar lloc al menys a dos publicacions. Donada la importància del descobriment i el possible impacte en necessitats no resoltes en salut humana, el Dr. Bofarrull considera molt seriosament crear una empresa. Al centre d’empreses de la seva universitat li aconsellen fer primer la patent. Una vegada escrita i presentada la sol∙licitud de patent, El Dr. Bofarrull et demana consell. Està molt il∙lusionat perquè la seva patent recull tota la seva recerca i reivindica, entre d’altres coses, l’ús de molècules conegudes sobre la nova diana, obrint la porta a desenvolupament ràpids. Quins problemes pots anticipar que tindrà aquesta patent? El triste caso de la patente abundante pero incompleta Después de años de investigaciones el grupo del Dr. Bofarrull ha generado un importante volumen de conocimiento en torno a una nueva diana terapéutica. El experimento definitivo ha sido la inhibición de la diana “in vitro” mediante RNA de interferencia. La investigación es la base de dos tesis doctorales y podría dar lugar al menos a dos publicaciones. Dada la importancia del descubrimiento y el posible impacto en necesidades no resueltas en salud humana, el Dr. Bofarrull considera muy seriamente crear una empresa. Al centro de empresas de su Universidad le aconsejan elaborar primero la solicitud de patente. Una vez escrita y presentada la solicitud, el Dr. Bofarrull te pide consejo. Está muy ilusionado porque su patente recoge toda su investigación y reivindica, entre otras cosas, el uso de moléculas conocidas sobre la nueva diana, basado en un ejemplo ilustrativo de la clase, abriendo la puerta a desarrollos rápidos basados en el reposicionamiento. Qué problemas podemos anticipar que tendrá esta patente? Copyright Luis Ruiz‐Avila y Xavier Vallvé, 2009 |Per a us exclusiu de Biocat al 4 programa “Biocàpsules” 4. Si la vida et dona llimones, fes llemonada… Una companyia biotecnològica petita acaba de desenvolupar un nou procés en col∙laboració amb la universitat per fabricar de manera eficient una formulació de nanopartícules amb múltiples aplicacions terapèutiques. El procés, sent molt enginyós, és molt senzill, tant que es pot fer amb reactius i màquines comercials, i qualsevol expert podria reproduir‐lo sense problemes i fins i tot modificar‐lo. La companyia necessita validar el seu model de negoci i el Consell d’Administració pressiona per què els executius tanquin els primers contractes de producció amb tercers. Al comitè de direcció del dilluns passat hi va haver una perllongada discussió sobre com protegir aquesta tecnologia, en aquests moments el principal actiu de la companyia. Suggeriments? Si la vida te da limones, haz limonada… Una compañía biotecnológica pequeña acaba de desarrollar un nuevo proceso en colaboración con la universidad, que permite fabricar de forma eficiente una formulación de nanopartículas con múltiples aplicaciones terapéuticas. El proceso, siendo muy ingenioso, es muy sencillo, tanto que puede hacerse con reactivos y máquinas comerciales y cualquier experto podría reproducirlo sin problemas y modificarlo. La compañía necesita validar su modelo de negocio y el Consejo de Administración presiona para que los ejecutivos cierren los primeros contratos de producción para terceros. Al comité de dirección del lunes pasado tuvo lugar una prolongada discusión sobre cómo proteger esta tecnología, que es en estos momentos el principal activo de la empresa. Sugerencias? Copyright Luis Ruiz‐Avila y Xavier Vallvé, 2009 |Per a us exclusiu de Biocat al 5 programa “Biocàpsules” 5. Anticipant i dirigint el focus de l’examinador Desprès de molta prova i error hem aconseguit estabilitzar la formulació del nostre primer candidat clínic amb una emulsió original, que incorpora un nucli d’àcid linoleic. La formulació és nova, però sabem que hi ha força literatura respecte de l’acció estabilitzant dels àcids grassos. Ens interessa molt fer una patent específica d’aquest prototip, ja que si demostra eficàcia clínica serà un dels puntals del valor de la nostra companyia. Estratègia? Anticipando y dirigiendo el foco del examinador Después de mucha prueba y error conseguimos estabilizar la formulación de nuestro primer candidato clínico con una emulsión original, que incorpora un núcleo de ácido linoleico. La formulación es nueva, pero sabemos que hay mucha literatura respecto de la acción estabilizadora de los ácidos grasos. Nos interesa mucho hacer una patente específica de este prototipo, ya que si demuestra eficacia clínica será uno de los puntales del valor de nuestra compañía. Estrategia? Copyright Luis Ruiz‐Avila y Xavier Vallvé, 2009 |Per a us exclusiu de Biocat al 6 programa “Biocàpsules” 6. La Gasela i el Lleó podran dormir plegats, però la Gasela no dormirà del tot tranquila... Una companyia biotecnològica ha desenvolupat un kit molt interessant per facilitar l’screening de nous compostos. El kit, basat en cèl∙lules vives, es pot transportar en condicions molt limitades de temperatura, en un rang gens habitual (15‐25ºC). La companyia ha invertit dos anys en desenvolupar una solució tècnica al problema (una caixa de transport). A una fèria Bio una gran companyia Americana manifesta el seu interès en conèixer el producte i validar‐lo per al mercat americà, i demana que se li enviïn mostres per avaluar. La situació, sent positiva (és el primer producte de la companyia i la perspectiva de penetrar el mercat americà de la mà d’una companyia establerta és molt interessant), genera inquietud en l’equip directiu. Pel kit no hi ha problema, perquè hi ha una patent i la barrera de know how és molt gran. El problema és la caixa, que segueix un disseny molt corporatiu (un polígon octaèdric amb ratlles blaves i blanques) i que, a més, dóna una solució tècnica que pot anar molt més enllà de la seva aplicació estricta al transport del kit, i podria ser fàcilment copiada per una companyia que tingués la mateixa necessitat (i aquesta companyia en concret la té). Què fem? La Gacela y el León podrán yacer juntos, pero la Gacela no dormirá del todo tranquila... Una compañía biotecnológica ha desarrollado un kit muy interesante para facilitar el screening de nuevos compuestos. El kit, basado en células vivas, se puede transportar en condiciones muy limitadas de temperatura, en un rango nada habitual (15‐25ºC). La compañía ha invertido dos años en desarrollar una solución técnica al problema (una caja de transporte). A una feria Bio una gran compañía americana se interesa por conocer el kit y validarlo para el mercado americano, y pide que se le envíen muestras para evaluar. La situación, siendo positiva (es el primer producto de la compañía y la perspectiva de penetrar el mercado americano de la mano de una compañía establecida es muy interesante), genera inquietud en el equipo directivo. Por el kit no hay problemas, porque está protegido por patente y la barrera de knowhow es muy grande. El problema es la caja, que sigue un diseño muy corporativo y muy atractivo (un polígono octaédrico con rayas azules y blancas) y que, además, aporta una solución técnica que va más allá de su aplicación estricta al transporte del kit y podría ser copiada por una compañía que tuviera la misma necesidad para sus productos (y esta compañía en concreto la tiene). Cómo procedemos? Copyright Luis Ruiz‐Avila y Xavier Vallvé, 2009 |Per a us exclusiu de Biocat al 7 programa “Biocàpsules” 7. En el mateix exemple anterior, tres anys abans de l’episodi descrit aquesta companyia havia de protegir el kit. Tenint en compte que el kit es basa en cèl∙lules modificades, quina és la estratègia que presumiblement ha seguit aquesta companyia? En el mismo ejemplo anterior, tres años antes del episodio descrito esta compañía tenía que proteger el kit. Teniendo en cuenta que el kit se basa en células modificadas, cuál es la estrategia que presumiblemente ha seguido esta compañía? Copyright Luis Ruiz‐Avila y Xavier Vallvé, 2009 |Per a us exclusiu de Biocat al 8 programa “Biocàpsules” 8. Avantatges i problemes del reposicionament La start‐up Avira Biotech, spin‐off de la Universidad de Zaragoza, basa su propuesta de valor en una patente que reivindica el uso de una conocida familia de compuestos para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, particularmente distrofias musculares y esclerosis lateral amiotrófica. La compañía tiene productos propios en fase preclínica, pero en el mercado hay un producto genérico que pertenece a la familia de la patente, indicado para combatir el estreñimiento, y que podría utilizarse como primer producto comercial. La compañía tiene un gran interés en demostrar la prueba de concepto clínica y validar de esta forma su diana. El compuesto tiene un buen perfil de seguridad, puede administrarse tanto por vía oral como por vía intravenosa y viene utilizándose en pacientes desde los años 70. El consejo de administración ha pedido un plan estratégico para los proximos dos años y su principal objetivo es centrar el valor de la compañía en la expectativa de llegar rápidamente al mercado con la molécula genérica reposicionada. El principal problema que se plantea es cómo evitar que los médicos receten los medicamentos genéricos para neurodegeneración, y cómo obtener un precio que justifique la inversión necesaria para el desarrollo en un entorno generificado. La estrategia de propiedad industrial juega aquí un papel destacado. Ventajas y problemas del reposicionamiento La start‐up Avira Biotech, spin‐off de la Universidad de Zaragoza, basa la seva proposta de valor en una patent que reivindica l’ús de la diana d’una coneguda família de compostos per al tractament de malalties neurodegeneratives, particularment distròfies musculars i esclerosi lateral amiotròfica. La companyia té productes propis en fase preclínica, però hi ha un producte genèric que pertany a la família reivindicada a la patent i que està indicat per combatre l’estrenyiment. Aquest producte podria ser el primer producte comercial. La companyia te un gran interès en demostrar la prova de concepte clínica i validar d’aquesta manera la seva patent. El compost te un bon perfil de seguretat, pot ser administrat per via oral o intravenosa i te experiència clínica des d’els anys 70. El Consell d’Administració ha demanat un pla estratègic pels propers dos anys i el seu principal objectiu és centrar el valor de la companyia en l’expectativa d’arribar ràpidament al mercat amb la molècula genèrica reposicionada. El principal problema que es planteja es com evitar que els metges receptin els medicaments genèrics per a neurodegeneració, i com obtenir un preu que justifiqui la inversió necessària per al desenvolupament en un entorn generificat. L’estratègia de propietat industrial juga aquí un paper molt destacat. 9. Copyright Luis Ruiz‐Avila y Xavier Vallvé, 2009 |Per a us exclusiu de Biocat al 9 programa “Biocàpsules”