Motivos de denegación absolutos: marcas denominativas Criterios

Motivos de denegación absolutos: marcas denominativas
Criterios para el análisis de las combinaciones de palabras
Irmgard Griss
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Han pasado casi exactamente dos años desde que el TJCE falló sobre el asunto Baby dry. –
Con dicho fallo pareció abrirse paso, o incluso consumarse abruptamente, un cambio de
planteamiento.
Pero parece que en este caso también se confirma el dicho de que las revoluciones
anunciadas (e incluso las iniciadas) suelen fracasar.
¿En qué hechos se basaba la resolución dictada en el asunto Baby dry?:
Procter & Gamble había solicitado el registro de la combinación de palabras como marca
comunitaria para pañales desechables de papel o celulosa y pañales de gasa. El examinador
denegó el registro y la Sala de Recurso fue también de la opinión de que la combinación de
palabras no se podía registrar porque carecía de carácter distintivo y constaba
exclusivamente de palabras que podían servir en el tráfico económico para designar el
destino de los productos solicitados. Por ello, de conformidad con el artículo 7, apartado 1,
letras b) y c) del RMC, se denegó su registro.
El Tribunal de Primera Instancia confirmó esta apreciación pero anuló la resolución pues no
se había examinado si la denominación había adquirido un carácter distintivo como
consecuencia del uso.
El TJCE revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y enunció –de modo
abreviado- los siguientes principios jurídicos:
1. Las indicaciones descriptivas no se pueden registrar pues, debido a su identidad con el
uso normal del lenguaje no son comprendidas como una indicación de origen, por lo que
no poseen carácter distintivo.
2. El artículo 7, apartado 1, letra c) se refiere sólo a aquellos signos e indicaciones que en
el uso normal del lenguaje a juicio del consumidor, pueden describir los productos o
servicios solicitados bien directamente o bien mediante referencia a una de sus
características esenciales. Una marca que no contiene más signos o indicaciones y que
en la reproducción y disposición de las indicaciones descritas no se diferencia del uso
general del lenguaje, no es apta para el registro.
3. Esto es aplicable también a las combinaciones de palabras. Cualquier diferencia
perceptible con el uso general del lenguaje las torna aptas para el registro.
4. La combinación de palabras Baby dry no es descriptiva para pañales desechables y
pañales de gasa sino una invención léxica que proporciona a la marca un carácter
distintivo. Aunque cada una de dichas palabras se pueda emplear en el lenguaje común
para designar la función que desempeñan los pañales para bebés, la estructura de su
inusual combinación no es ninguna expresión conocida en el idioma inglés para designar
estos productos o reflejar sus características esenciales.
El TJCE ha seguido de este modo en gran medida la tesis del Abogado General Jacobs. El
interés de los competidores no se menciona, al margen de una referencia al artículo 12 del
RMC; no se cita la resolución Windsurfing Chiemsee, cuya pertinencia intenta refutar el
Abogado General con la referencia a la especial situación en las indicaciones geográficas.
Con Baby dry pareció irrumpir, en cualquier caso para las combinaciones de palabras, un
nuevo mundo maravilloso para los examinadores y los jueces de marcas. Un vistazo al
diccionario y quedaba respondida la cuestión de si una combinación de palabras posee
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Consejera del Tribunal Supremo, Austria
Sesión de trabajo
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carácter distintivo o no. Si la combinación de palabras figuraba en el diccionario carecía de
carácter distintivo, si no aparecía, era distintiva.
Hoy, casi exactamente dos años después, con la resolución del TJCE Companyline y las
conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto Doublemint, el mundo parece
diferente. Ni Companyline ni Doublemint han sido extraídas del diccionario y sin embargo, en
un caso el TJCE ha negado el carácter distintivo mientras que en el otro el Abogado General
lo da por supuesto.
En el asunto Companyline, la empresa Deutsche Krankenversicherung AG solicitó el registro
del signo como marca comunitaria para servicios de seguros y negocios financieros. El
examinador denegó el registro por falta de carácter distintivo, la Sala de Recurso desestimó
el recurso y el Tribunal en Primera Instancia desestimó el recurso interpuesto contra aquella.
Deutsche Krankenversicherung AG tampoco tuvo suerte ante el TJCE, el cual rechazó su
recurso de casación.
Para el TJCE, la interpretación del artículo 7, apartado 1 letra b) del Tribunal de Primera
Instancia según la cual lo esencial es si la unión de dos términos genéricos presenta una
característica adicional que pueda conferir al signo en su totalidad un carácter distintivo, es
jurídicamente inobjetable. La aplicación de este criterio al caso individual implica una
apreciación de hechos, que escapa a la competencia del TJCE. El Tribunal de Primera
Instancia había expuesto que la unión de los dos términos “company” y “line”, usuales en los
países de habla inglesa, sin ningún tipo de modificación gráfica o de contenido, no generaba
ninguna característica adicional que permitiese al signo en su conjunto diferenciar los
servicios de DKV de los de otras empresas. Como, según el artículo 7, apartado 1, letra b),
debe denegarse el registro, ya no es necesario comprobar si concurre también el motivo de
denegación del registro contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra c). El TJCE no entró a
examinar la compatibilidad de su interpretación del artículo 7, apartado 1, letra b) con el
artículo 12, pues la parte recurrente solamente había alegado en relación con el artículo 7,
apartado 1, letra c) que esta disposición debía interpretarse restrictivamente, ya que el
artículo 12 no impedía a otras empresas describir concretamente los servicios de seguros y
negocios financieros empleando los elementos "company" y "line".
En el asunto Doublemint, WM Wrigley Jr Company solicita el registro de la palabra
Doublemint como marca comunitaria, en especial para chicle. El examinador denegó la
solicitud porque la marca consta exclusivamente de la palabra Doublemint, que podría servir
en el tráfico económico para describir las características del producto. Doublemint se puede
entender como combinación de menta y hierbabuena, por lo que sería descriptiva de
productos que probablemente tienen un doble gusto de menta. La Sala de Recurso
desestimó el recurso. En opinión de esta última, Doublemint es la combinación de dos
palabras inglesas sin un elemento adicional imaginativo o de fantasía. Transmite al
consumidor potencial la idea de que el producto contiene el doble de la cantidad de menta
usual o dos tipos de menta. Doublemint queda por ello excluida del registro según el artículo
7, apartado 1, letra c). El recurso de la solicitante prosperó ante el Tribunal de Primera
Instancia. Doublemint tiene varios significados y es alusivo en relación con el producto
solicitado; los círculos interesados no pueden reconocer inmediatamente y sin reflexión
ulterior que con éste signo se describe una característica de estos productos. Dado que
dicho signo no es exclusivamente descriptivo, no se puede denegar su registro.
El Abogado General Jacobs no comparte la opinión del Tribunal de Primera Instancia. Opina
que en Doublemint los elementos que hacen que una expresión ya no conste exclusivamente
de características descriptivas son mucho menos marcados que en el asunto Baby dry. En el
caso Baby dry se ha invertido la posición usual de las palabras, de modo que la expresión se
tiene que insertar en un frase más larga para dotarla de un sentido gramatical. Por el
contrario, Doublemint no contiene ninguna inversión. Puede que la expresión no aparezca en
los diccionarios, pero el alcance de la invención léxica empleada en su creación se limita en
Sesión de trabajo
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lo esencial a suprimir el espacio intermedio entre dos palabras que se podrían emplear
perfectamente juntas de un modo descriptivo. Se plantea la pregunta de qué es lo que
entiende el TJCE por “cualquier diferencia perceptible”. En su opinión, la diferencia –la
adición de al menos un elemento o la supresión de cualquier elemento significativo- tiene que
ser tal que tanto los comerciantes como los consumidores puedan reconocer que la marca no
es adecuada para designar las características del producto en el lenguaje usual del tráfico
mercantil.
Con ello, se quiere evitar también el peligro de que a los competidores sólo les quede la
posibilidad de acogerse al artículo 12. Con Baby dry no se tenía la intención de apartarse de
la sentencia Chiemsee, según la cual es de interés general que el signo descriptivo pueda
ser utilizado libremente por todos.
El Abogado General reconoce con ello que también en el examen de los motivos de
denegación absolutos debe tenerse en cuenta si los competidores usan el signo para
describir propiedades del producto o del servicio. De este modo se puede reconocer de
nuevo la relación de tensión –negada más o menos en Baby dry- existente entre el interés
del titular de la marca en utilizar como marca signos que se aproximen lo más posible a una
descripción del producto o servicio con ellos designados y el interés de sus competidores en
poder emplear indicaciones descriptivas y no verse obstaculizados por un monopolio del
titular de la marca. Esta relación de tensión es una consecuencia obligada del hecho de que
la marca confiere al titular de la misma un derecho exclusivo, monopolizando a su favor el
signo registrado como marca.
¿Dónde nos encontramos hoy después de Baby dry, Companyline y Doublemint? Parece
indiscutible que el sencillo camino que parecía abrir Baby dry –basta con mirar al diccionariose ha cerrado. La apreciación de la aptitud para el registro será de nuevo un “trabajo de
precisión jurídica”, un asunto de comparar y ponderar. En este sentido, el límite entre la
aptitud para el registro y la ineptitud para el registro deberá fijarse allí donde la diferencia –
indispensable- respecto del uso en el lenguaje general haga que los círculos interesados no
entiendan ya el signo como la denominación usual del producto o servicio o como expresión
usual de las propiedades del producto o servicio sino como indicación del origen. Aunque
con ello no se ha solucionado el problema, sí se ha planteado y se ha dado el primer paso
para su solución.
La cuestión de dónde se debe trazar este límite no es tampoco, en última instancia, una
cuestión de valoración. Cuanto más se valore el interés del titular de la marca en emplear
una marca lo más eficaz posible por su proximidad a las denominaciones usuales y cuanto
menor importancia se atribuya al interés de los competidores en no ser obstaculizados en la
designación y descripción de su producto o servicio, tanto más generosa será la práctica de
registro. La cuestión de si un signo se entiende como una designación o descripción usual o
bien como indicación del origen sólo es hasta cierto punto objetivable.
¿Cuál es la tarea de la jurisprudencia? La jurisprudencia ha de intentar formular criterios que
ofrezcan puntos de referencia para apreciar si un signo se entiende bien como designación o
descripción del producto o servicio o bien como indicación de origen. De este modo, no sólo
se facilitará la adopción de la resolución sino que se hará comprensible, lo que es por lo
menos tan importante como lo anterior. Definir dichos criterios podría ser el objeto de nuestro
debate.
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