SOLICITANTE : TURRONES JOSE GARRIGOS, SA

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1004-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 146879-2002
SOLICITANTE
:
TURRONES JOSE GARRIGOS, S.A.
OPOSITORA
:
INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A.
Registro de un nombre geográfico como marca - Denominaciones descriptivas Distintividad del signo solicitado - Riesgo de confusión entre signos que
distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia Similitud o conexión competitiva
Lima, veintidós de setiembre de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 8 de marzo del 2002, Turrones José Garrigos, S.A. (España) solicitó el
registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la
denominación CASTILLO DE JIJONA escrita en letras características y la
representación de un castillo dentro de un semicírculo; conforme al modelo, para
distinguir turrón y derivados del turrón, dulces y caramelos, de la clase 30 de la
Nomenclatura Oficial.
Con fecha 28 de mayo del 2002, Ingenio Central Castilla S.A. (Colombia) formuló
oposición manifestando ser titular de la marca de producto CASTILLA y emblema,
inscrita en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial (certificado N° 98131) con la cual el
signo solicitado resulta confundible, pues basta una simple observación de los signos
para constatar que son casi idénticos. Señaló que el signo solicitado carece de
originalidad, por lo que no debe ser admitido a registro. Sustentó su oposición en los
artículos 135, inciso b) y 136, inciso a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Con fecha 10 de junio del 2002, Turrones José Garrigos, S.A absolvió el traslado de la
oposición manifestando que:
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
La Clasificación Internacional no determina la similitud ni disimilitud de los
productos o servicios que distinguen las marcas, por lo que el hecho que los
productos que distinguen los signos se encuentren dentro de la misma clase de
la Nomenclatura Oficial, no implica que estén vinculados competitivamente ni
que sean susceptibles de inducir a confusión.
Los productos que pretende distinguir el signo solicitado son absolutamente
diferentes a los productos que distingue la marca registrada y tienen distinta
naturaleza, por lo que no existe vinculación. Además, cualquier consumidor
puede apreciar la diferencia entre los productos sin existir riesgo de confusión
en los consumidores.
Entre los signos no existen semejanzas gráficas, fonéticas ni conceptuales,
pues los elementos denominativos son diferentes, CASTILLO DE JIJONA en el
signo solicitado, está compuesto por tres palabras con un total de 16 grafías;
mientras que la marca registrada CASTILLA está compuesta por una sola
palabra de 8 grafías, poseen distinta extensión, y los elementos gráficos que los
conforman, son diferentes, así el signo solicitado incluye la figura de un castillo
enmarcado en dos círculos concéntricos, en tanto que la marca registrada tiene
una figura conformada por un triángulo de bordes redondeados con tres soles
estilizados de color rojo.
Los signos presentan una pronunciación y sonoridad distinta, así como una
estructura vocálica y consonántica diferente.
Existe una diferencia conceptual, debido a que el signo solicitado evoca la idea
de un castillo como una construcción medieval fortificada ubicada en la región
española de Jijona; mientras que la marca registrada alude a un lugar de
España, específicamente a Castilla.
Con fecha 21 de junio del 2002, Ingenio Central Castilla S.A. señaló que la marca
registrada (CASTILLA) y la parte de mayor notoriedad en el signo solicitado
(CASTILLO), tienen igual extensión y se pronuncian casi de la misma manera. Indicó
que en la actualidad es frecuente que la mayoría de los consumidores tiendan a
identificar las marcas que constan de más de un término, sólo con el de mayor
relevancia, el que usualmente suele ser el término que va en primer lugar, por lo que
de comercializarse ambos signos en los mismos establecimientos, el común de la
gente los va a confundir y creerán que una marca es derivada de la otra.
Mediante Resolución N° 6528-2003/OSD-INDECOPI de fecha 11 de junio del 2003, la
Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el
registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i)
Si bien la opositora invoca la aplicación del artículo 135 inciso b) de la
Decisión 486, correspondiente a los signos que carecen de distintividad, dicha
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(ii)
(iii)
norma no es aplicable, toda vez que del escrito de oposición se desprende
que el argumento central está referido al riesgo de confusión que se
produciría entre los signos en caso de otorgarse el registro del signo
solicitado, supuesto contemplado en el artículo 136 inciso a) de la Decisión
486. Sin perjuicio de ello, señaló que el signo solicitado CASTILLO DE
JIJONA y logotipo es distintivo.
Algunas preparaciones con cereales que distingue la marca registrada tienen la
misma finalidad que los dulces que pretende distinguir el signo solicitado, es
decir, la de fungir de golosinas. Además, comparten los mismos canales de
comercialización, en tanto se expenden en los mismos establecimientos
comerciales, como bodegas, mercados, supermercados e hipermercados, y se
encuentran dirigidos al público consumidor en general. En tal sentido, existe
vinculación entre uno de los productos que pretende distinguir el signo
solicitado y uno de los productos que distingue la marca registrada.
Los signos no son semejantes gráfica, fonética ni conceptualmente al grado de
inducir confusión en el público consumidor, pues el signo solicitado deja una
impresión visual y auditiva distinta de aquella que deja la marca registrada,
debido a la presencia de la frase DE JIJONA y a la figura de un castillo.
Asimismo, los signos sugieren ideas diferentes, pues el signo solicitado evoca
el concepto de castillo, mientras que la marca registrada sugiere la idea de un
apellido.
Con fecha 27 de junio del 2003, Ingenio Central Castilla S.A. interpuso recurso de
apelación reiterando sus argumentos relacionados con el riesgo de confusión existente
entre su marca registrada y el signo solicitado.
Con fecha 15 de julio del 2003, Turrones José Garrigos, S.A. absolvió el traslado del
recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
El signo solicitado posee características propias que lo diferencian de la marca
registrada y que permiten su coexistencia sin riesgo de inducir a confusión.
De una visión de conjunto y desde la impresión general del consumidor, se
aprecia que existen diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales que hacen al
signo solicitado un conjunto marcario suficientemente distintivo.
En el signo solicitado son más relevantes tanto el elemento denominativo como
el figurativo, mientras que en la marca registrada el elemento relevante es el
denominativo, pues el logotipo de triángulo cumple un fin accesorio.
Dadas las diferencias entre las unidades fonética-gráfica, así como la diferencia
conceptual de los signos, se aprecia que poseen la distintividad suficiente para
ser registrables y su coexistencia en el mercado no generaría ningún riesgo de
confusión.
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Con fecha 19 de agosto del 2003, Ingenio Central Castilla S.A. señaló que entre los
signos existen semejanzas suficientes para generar confusión indirecta en el
consumidor medio, debido a que conceptualmente las denominaciones que componen
los signos se encuentran relacionadas, ya que la palabra CASTILLA es el nombre
dado a dos mesetas que se encuentran dentro del centro de la península ibérica,
región que comprende la tercera parte del territorio de España, mientras que JIJONA
es el nombre de una villa dentro de la ciudad de Alicante, por lo que si bien los
territorios ocupan una distinta ubicación geográfica, el público consumidor nacional no
logrará reconocer las diferencias geográficas, sino que entenderá que ambos signos
aluden a nombres provenientes de la Península.
Con fecha 22 de agosto del 2003, Turrones José Garrigos, S.A. señaló que el signo
solicitado puede coexistir pacíficamente con la marca registrada de la misma manera
que coexiste con la marca CASTILLLO ROSADO HACIENDA FRUTICOLA y figura.
Con fecha 28 de agosto del 2003, Ingenio Central Castilla S.A. señaló que la
coexistencia de su marca registrada con la marca CASTILLLO ROSADO HACIENDA
FRUTICOLA y figura es irrelevante para la solución del presente caso.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:
a) Si el signo solicitado reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley.
b) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado CASTILLO DE JIJONA y
logotipo y la marca registrada CASTILLA y emblema.
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado lo siguiente:
a) Ingenio Central Castilla S.A. es titular de la marca de producto constituida por la
denominación CASTILLA y el emblema triangular con tres soles de color rojo en su
interior, conforme aparece; que distingue café, té, cacao, azúcar, arroz, harinas y
preparaciones hechas con cereales, helados comestibles, de la clase 30 de la
Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N° 98131 y vigente hasta el 8 de
julio del 2012.
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b) Se encuentra registrada a favor de Shirley M. Vidal de Frank, la marca de producto
constituida por la denominación CASTILLO ROSADO, HACIENDA FRUTICOLA
escrita en letras características de color negro y la figura de un castillo rosado con
dos palmeras; conforme al modelo, que distingue harina de lúcuma, miel, vinagre,
especias y demás productos, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, inscrita
bajo certificado Nº 59821, vigente hasta el 22 de diciembre del 2009.
c) En la Clase 30 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas, a favor de
distintos titulares, marcas que contienen la figura de un castillo, tales como:
Certificado N° 43911
Certificado N° 20559
Certificado N° 31246
Certificado N° 41019
Certificado N° 42196
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2. Análisis de los elementos contenidos en el signo solicitado
Es práctica de la Sala, para efectuar el examen de registrabilidad de un signo, partir
de la impresión en conjunto que pueda suscitar en el público consumidor de los
correspondientes productos o servicios. Sólo excepcionalmente cuando algún
elemento del signo no sirva para indicar el origen empresarial del mismo, puede
dejar de tomarse en cuenta parte de él.
En consecuencia, de estar conformado el signo solicitado de elementos irregistrables
que no indican al consumidor el origen empresarial del producto, el examen se
concentrará en los otros elementos del signo. Esto obedece a la necesidad de que el
derecho de exclusiva que otorga el registro de un signo no recaiga en elementos que
no son protegibles. Afirmar lo contrario implicaría abrir la posibilidad de evadir las
prohibiciones al registro contenidas en la ley. Sin embargo, esta regla no debe ser
aplicada estrictamente, por cuanto puede ser que una marca compuesta por
diversos elementos que por sí no tienen distintividad, siendo por tanto no registrables
en forma aislada en su impresión de conjunto logren tener un carácter distintivo.
Por tanto, cuando se trate de elementos irregistrables en general - como son los
elementos genéricos y descriptivos - y que en relación con los demás elementos del
signo tengan cierta individualidad se justifica esta separación.
Sentados estos presupuestos se procederá a efectuar el análisis del signo solicitado.
2.1 Carácter de la denominación JIJONA
2.1.1 Registro de un nombre geográfico como marca
La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de
exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los mismos se
encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j) k) y l) de la Decisión 486:
i) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el
comercio para describir… (entre otros)… la procedencia geográfica de los
productos o los servicios para los cuales ha de usarse (inciso e).
Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la función
que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio. La
Sala considera que dichas indicaciones deben quedar libres para que otros
productores de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la procedencia
geográfica de sus productos, ya que si se permitiera el registro de las mismas se
concedería un derecho exclusivo sobre éstas a favor de un competidor singular,
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lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado,
equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes
productos o servicios. Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los
signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En
consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden
acceder al registro.
ii)
Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público… (entre otros)…
sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate (inciso i).
Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica
como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión1 y éstos
no provienen de dicha zona.
iii)
Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida
para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera
causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase
un aprovechamiento injusto de su notoriedad (inciso j].
iv)
Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas
espirituosas (inciso k).
v)
Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible
de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique
(inciso l).
En estos casos se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los
correspondientes productos o servicios y si su uso puede inducir a confusión al
público, llevándolo a tomar un producto por otro.
Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre
comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse
como marca.
Así, por ejemplo, existen registradas diversas marcas constituidas por nombres
geográficos, tales como: FLORIDA2 para distinguir conservas de pescado, ALICANTE3
para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES4 o BREMEN5 para distinguir cerveza, o
1
2
3
4
5
El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI
Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del 15.08.97, p. 16.
Certificados Nºs 4162, 16688, 8337, 3236, 26720.
Certificado Nº 39267.
Certificado Nº 28519.
Certificado Nº 30054.
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ALASKA6 para helados, las cuales no constituyen denominaciones descriptivas de la
procedencia geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto
de los productos a los cuales se aplican.
En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y
no constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titular
de una marca constituida por un nombre geográfico utilizar dicho nombre en tanto este
uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de
inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios. En tal
sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para
indicar el lugar del cual proviene su producto es un uso a título informativo o
descriptivo del lugar y por tanto se encuentra permitido (primer párrafo del artículo 157
de la Decisión 4867 y del artículo 170 del Decreto Legislativo 8238).
2.1.2 Denominaciones descriptivas
Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las
características del producto o servicio al que pretenden aplicarse, por lo tanto no
deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen
empresarial de un producto o servicio.
La Decisión 486 en su artículo 135 inciso e) establece que no podrán registrarse como
marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda
servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o
informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho
signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o
servicios.
6
7
8
Certificados Nºs 12009, 25619.
Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el
mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta
relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos
o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no
constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea
capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. (…..)
Artículo 170.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin
consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o
seudónimo, el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad,
cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus
servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de
información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
(….)
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De lo establecido en los párrafos precedentes y según lo establecido por el Tribunal
Andino en los Procesos 23-IP-20009 y 49-IP-200010 - interpretación seguida por la
Sala, debido a que el contenido del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 ha sido
recogido casi en los mismos términos en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486,
en cuanto a los signos descriptivos se refiere - no debe inferirse que toda indicación
descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se
determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede
suceder que un signo por constituir una indicación descriptiva de determinados
productos o servicios no sea registrable en relación a ellos, pero sí lo sea con respecto
a otros productos o servicios.
Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente
están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que
contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro.
Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a
cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o con un grado de
semejanza que induzca a confusión, en relación con productos o servicios idénticos o
similares, los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si
se permitiera el registro de dichas denominaciones se concedería un derecho
exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una
barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento
de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia,
es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los
competidores que actúan en un sector del mercado.
De otro lado, dentro de la categoría de los términos descriptivos pueden incluirse los
adjetivos calificativos y las palabras o expresiones laudatorias que elogian o califican
en forma específica a los productos o servicios que pretende distinguir.
Conforme lo expresa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso
27-IP-9511 - el cual es relevante porque interpreta al artículo 82 inciso d) de la Decisión
344, similar al artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 - los adjetivos calificativos
pueden registrarse como marca siempre y cuando no guarden una relación estrecha y
sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las características esenciales
o primordiales de los productos. Los adjetivos calificativos pueden referirse a una
cualidad o ventaja importante del producto (o servicio) pero éstas no deben ser la
configurante o la necesaria de la característica del mismo. Esta clase de adjetivos se
9
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 551 del 3 de abril de 2000, p. 12.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 602 del 21 de setiembre de 2000, p. 6.
11
Gaceta Oficial del Acuerdo Nº 257 del 14 de abril de 1997, p. 10.
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refieren comúnmente a las cualidades generales que pueden aplicarse o decirse de
muchos productos que son comercializados, y no sólo del producto que la marca va a
proteger, por ejemplo “eterno”, “predilecto”, “entero”, etc.12 (el resaltado es nuestro).
De otro lado, la Sala en concordancia con lo establecido por el Tribunal en el citado
Proceso 27-IP-95 conviene en precisar que hay otros adjetivos calificativos que no se
refieren a las cualidades o características de los productos o servicios en concreto sino
que más bien se utilizan para referirse a las cualidades o características que sí pueden
decirse de todos los productos o servicios (ej. mejor, fino, extra). Estos términos
pertenecen al dominio público y por lo tanto no son susceptibles de apropiación en
forma aislada por una sola persona, así lo establece en su parte final, el artículo 135
inciso e) de la Decisión 486.
2.1.3 Aplicación al caso concreto
El signo solicitado se encuentra constituido por la denominación CASTILLO DE
JIJONA y logotipo, para distinguir turrón y derivados del turrón, dulces y caramelos, de
la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
El término JIJONA, hace referencia a una ciudad de España, ubicada en la provincia
de Alicante13, por lo que cumple la función de indicar la procedencia geográfica de los
productos a distinguir.
Cabe precisar, que la ciudad de Jijona es conocida por sus turrones de textura
blanda, obtenidos de la cocción de la miel, azúcar y clara de huevo a la cual se le
incorporan almendras peladas y tostadas14, por lo que informa directamente al
público consumidor acerca del lugar de origen de los productos que se pretenden
distinguir (turrón y derivados del turrón; dulces y caramelos), resultando una
denominación descriptiva.
En ese sentido, al describir la procedencia geográfica de los productos que pretende
distinguir (turrón y derivados del turrón, dulces y caramelos), de otorgarse un derecho
de exclusiva sobre la denominación JIJONA, se estaría privando indebidamente a los
demás competidores de emplearlas en el mercado para la distinción de sus productos,
por lo que debe permanecer libre en el mercado para que otros competidores tengan
la posibilidad de utilizar la misma denominación para identificar sus productos en el
mercado.
12
13
14
Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Bogotá 1995, p. 966.
En: http://www.guiadelmundo.com/localidades.
Información obtenida en http://www.donselecto.net/com; http://www.guiadelmundo.com/localidades;
http://www.hola.com/gastronomia.
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Por lo anterior, se determina que la denominación JIJONA que conforma el signo
solicitado se encuentra incursa en la prohibición contenida en el artículo 135 inciso e)
de la Decisión 486.
2.1.4 Análisis de los demás elementos que conforman el signo solicitado
Apreciado el signo solicitado, se determina que además de la denominación JIJONA
contiene la denominación CASTILLO DE e incluye un elemento figurativo, constituido
por la representación de un castillo dentro de un semicírculo, los que en conjunto le
otorga la distintividad suficiente para identificar los productos que pretende distinguir, y
diferenciarlos de otros existentes en el mercado, tal como se aprecia a continuación:
En consecuencia, el signo solicitado reúne el requisito de suficiente distintividad
exigido por el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.
3. Determinación del riesgo de confusión
A diferencia de la Decisión 344 - que en su artículo 83 inciso a) señalaba que la
semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios podía inducir al
público a error15 - el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 sí establece literalmente
el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa
del derecho de exclusiva de la marca16.
15
Artículo 83.- “(…) No podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de
terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, o para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)”.
16
Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
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Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse en primer lugar a la
interpretación prejudicial del artículo 83 inciso a) de la Decisión 34417 realizada por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 50-IP-200018 en la cual
se afirma que “La función principal de la marca es la de identificar los productos o
servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de
igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden
utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de
la misma naturaleza o finalidad, se genera el "riesgo de confusión" al colocarse a los
consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y
servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos
realizar la elección o escogencia.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión
se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro
aquellos signos que sean idénticos o similares "a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error"
(artículo 83, literal a).
En tal sentido, y acogiendo los argumentos del Tribunal Andino, la Sala entiende que
la “inducción a error al público consumidor” a que se refería la Decisión 344 en su
artículo 83 inciso a) era equivalente al “riesgo de confusión” a que se refiere
expresamente la actual Decisión 486 en su artículo 136 inciso a)19.
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la
interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de
los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el
análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta
irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.
17
18
19
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.
Ver nota 15.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594 del 21 de agosto del 2000.
Ver nota 16.
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En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede
ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una
fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine
que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos idénticos, cualquier
similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión.
Asimismo, puede ser que a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine
que existe similitud o conexión competitiva entre los productos no se determine un
riesgo de confusión si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que la
protección es limitada.
De otro lado, en el Proceso N° 2-IP-200020, el Tribunal Andino estableció que: “La
labor para determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices
según exista identidad o similitud y dependiendo también de la clase de productos o
servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Cuando los
signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o
servicios, el riesgo de confusión es absoluto”.
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la
similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los
mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486,
es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de
productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta
siempre, la distintividad de los signos.
3.1 Similitud o conexión competitiva
El signo solicitado pretende distinguir turrón y derivados del turrón, dulces y caramelos,
de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial; mientras que la marca registrada distingue
café, té, cacao, azúcar, arroz, harinas y preparaciones hechas con cereales, helados
comestibles, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Al respecto, cabe precisar que los helados comestibles que distingue la marca
registrada y los productos de pastelería (turrón y derivados) y confitería (dulces y
caramelos), que pretende distinguir el signo solicitado, constituyen productos
sustitutos y/o complementarios que muchas veces son ofrecidos en un mismo
establecimiento comercial, tales como cafés, fuentes de soda, heladerías y
restaurantes.
20
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 555 del 17 de abril del 2000.
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Por lo anterior, se puede concluir que sí existe similitud y/o conexión competitiva
entre los productos distinguidos por los signos en cuestión.
3.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la
impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor
de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá
comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un
momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que
guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos
debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas
por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no
las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la
impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes, que dejan un recuerdo
en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada
jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 55-IP200021 y 76-IP-200022.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o
servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la
adquisición y contratación de esos productos o servicios.
En el presente caso, tratándose de productos de consumo masivo y frecuente,
resulta razonable asumir que el público consumidor no prestará un grado de
atención especial al momento de adquirir el producto que desee. Sin embargo, al ser
por lo regular algunos de estos productos adquiridos por niños, la impresión que en
ellos susciten las marcas puede ser importante, inclusive en los casos en que las
decisiones de compra las realicen finalmente los adultos. A este respecto cabe
señalar que para los niños es más relevante la impresión visual de los signos antes
que su impresión fonética o conceptual.
En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se
determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el
aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es
utilizada en el mercado verbalmente.
21
22
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 del 17 de enero del año 2001, p. 7.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 633 (nota 21), p. 15.
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También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos
que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados
por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse
cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de
los productos o servicios. Existen dos posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el origen
empresarial de los productos o servicios; o
b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial.
Conforme lo señala Fernández - Novoa23, “…a la hora de comparar una marca mixta
con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como
la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante
que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de
manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas
denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos
intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante
de la correspondiente marca mixta”.
Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido
por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la
comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la
pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla
general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta
pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca
gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos
por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del
componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una
circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la
marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento
meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto,
desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto.
Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas
razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente
denominativo”.
El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente
figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer
grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente
denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de
que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas
23
Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.
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pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que
repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el
conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar
ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento
figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).
Atendiendo a que tanto el signo solicitado como la marca registrada constituyen signos
mixtos, deberá establecerse previamente si presentan algún elemento que determine
su impresión en conjunto.
En el signo solicitado, la dimensión característica está constituida tanto por el aspecto
denominativo como por el figurativo, debido a la ubicación y dimensión de su aspecto
denominativo y a la particularidad de los elementos gráficos, conforme se puede
apreciar a continuación:
SIGNO SOLICITADO
En la marca registrada, la dimensión más característica es el aspecto denominativo
(CASTILLA), toda vez que el elemento figurativo constituye un complemento de la
denominación, conforme se aprecia a continuación:
MARCA REGISTRADA
Previamente a realizar el examen comparativo, conviene precisar que no puede
determinarse la existencia de riesgo de confusión entre los signos por el solo hecho
que compartan algunas de sus letras ubicadas en igual orden. En principio, para
realizar el examen comparativo el signo no debe ser cercenado en sus elementos
constitutivos, ni la confusión de los mismos puede determinarse por la inclusión de las
letras de uno en el otro. Por el contrario, lo importante debe ser la impresión en
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conjunto que éstos susciten. Así, es posible que dos signos coincidan en la mayoría de
sus letras, pero susciten en el consumidor una impresión en conjunto distinta.
Realizado el examen comparativo entre los signos en cuestión, se advierte desde el
punto de vista fonético, que si bien los signos comparten las dos primeras sílabas
(CAS - TI), difieren en el número de sílabas y poseen una secuencia de vocales (A-I-OE-I-O-A/A-I-A) y de consonantes (C-S-T-LL-D-J-J-N/C-S-T-LL) diferente, todo lo cual
determina que la entonación y pronunciación de conjunto sea diferente.
Desde el punto de vista gráfico, se advierte que a pesar de compartir las letras que
conforman la partícula CASTILL, la presencia de la denominación DE JIJONA y del
elemento gráfico en el signo solicitado, determina que la impresión visual de conjunto
sea diferente. Asimismo, a pesar de no ser lo más relevante, los elementos figurativos
que conforman la marca registrada, contribuyen a la diferenciación de los signos.
Desde el punto de vista conceptual, los signos son distintos, toda vez que los
elementos que conforman el signo solicitado transmiten la idea de un castillo; a
diferencia de la marca registrada que sugiere la idea de un apellido o de un lugar de
España.
3.3 Riesgo de confusión
Por lo anterior, a pesar de la existencia de similitud o conexión competitiva entre los
productos que distinguen los signos, dadas las diferencias fonéticas, gráficas y
conceptuales existentes entre los mismos, la Sala determina que su coexistencia en
el mercado no inducirá a riesgo de confusión al público consumidor respecto a los
productos (confusión directa) o al origen empresarial de los mismos (confusión
indirecta).
En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de
prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón
por la que corresponde acceder a su registro.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 6528-2003/OSD-INDECOPI de fecha 11 de junio del
2003, y en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida
por el logotipo conformado por la denominación CASTILLO DE JIJONA escrita en
letras características (sin reivindicar la denominación JIJONA) y la representación de
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un castillo dentro de un semicírculo; conforme al modelo, solicitado por Turrones José
Garrigos, S.A. (España), para distinguir turrón y derivados del turrón, dulces y
caramelos, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Dante
Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.
LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual
/lp
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