Año XXX Lima, 29 X – Número de noviem TRIB o 2262

 Año XXX
X – Número
o 2262
mbre de 2013
Lima, 29 de noviem
SUMARIO
TRIB
BUNAL DE JUSTICIA DE LA CO
OMUNIDAD
D ANDINA
Pág
Interpretación
n prejudicial d
del artículo 136 literal a) de la Decisión 486
4 de la
Comisión de
e la Comunid
dad Andina solicitada por la Sala de Derecho
Constituciona
al y Social Permanente de la Corte Suprrema de Justicia de la
República de
el Perú. Interrpretación pre
ejudicial de o
oficio del artícculo 134
literal a) y 17
72 párrafo cua
arto de la misma Decisión 4
486 y de los artículos
32 y 33 del Tratado
T
de Cre
eación del Triibunal de Justticia de la Com
munidad
Andina y 12
21, 122 y 12
23 de su Estatuto. Marca
a: FAMILIA GLOBAL
G
BRAND (de
enominativa). Actor: sociedad KIMBERLY Y CLARK
WORLDWIDE INC. Processo interno Nº. 4161-2011…
…………………
……
2
Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado
de Creación del Tribunall de Justicia de la Comunidad Andina
a y 121,
122 y 123 de
d su Estatu
uto; y, de loss artículos 16
65, 166 y 16
67 de la
Decisión 486
6 de la Comissión de la Com
munidad Andina, sobre la base de
lo solicitado por la Sala de Derecho Co
onstitucional y Social Perm
manente
ú. Caso:
de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú
Cancelación por falta de
e uso de la marca CAM
MBER Y ETIQ
QUETA.
dad CAMPER
R S.L. Proceso
o interno Nº. 3266-2011………
Actor: socied
30
6 de la Decissión 486
9-IP-2013.- Interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166
Proceso 99
de la Comisión de la Comunidad And
dina, solicitad
da por el Con
nsejo de
mbia, Sala de lo Conttencioso
Estado de la Repúblicca de Colom
Administrativvo, Sección P
Primera. Interrpretación pre
ejudicial de oficio
o
de
los artículos 167, 224 y 2
229 de la missma Decisión
n. Caso: Cancelación
u de una m
marca CARIBE (denominattiva). Actor: sociedad
s
por falta de uso
MOLINOS DE
D EL SAL
LVADOR S.A
A. DE C.V. Procesos internos
acumulados Nº. 2010-003
340 y 2010-00
0392…………
…………………
……….
53
Proceso 95
5-IP-2013.-
6-IP-2013.Proceso 96
Proceso 10
03-IP-2013.- Interpretación prejudicial de los artícu
ulos 134 litera
al a), 135 lite
eral e) y
136 literal h)
h de la Deccisión 486 de
e la Comisió
ón de la Com
munidad
Andina solic
citada por la
a Sala de Derecho
D
Con
nstitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema
S
de Justicia de la
a República del
d Perú.
Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 136 literal a), 224 y
228 de la miisma Decisión
n. Marca: CR
RYSTAL GLO
OSSY (denom
minativa).
Actor: socied
dad JAFER LIIMITED. Procceso interno N
Nº. 076-2012…
……
P
Para
nosotros la Patria es América
70
GACE
ETA OFICIA
AL
2013 2 de 9
92
29/11/2
Proceso 95-IP-2013
3
Interpretac
I
ción prejud
dicial del arrtículo 136 literal a) de
d la Decis
sión 486 de
e la Comisiión
de
d la Comunidad An
ndina solic
citada por la Sala de Derecho Constitucio
C
onal y Soc
cial
Permanent
P
te de la Co
orte Suprem
ma de Justticia de la República
R
d
del Perú. In
nterpretaciión
prejudicial
p
de oficio del artícu
ulo 134 litteral a) y 172 párraffo cuarto de la mism
ma
Decisión
D
4
486
y de lo
os artículo
os 32 y 33
3 del Trata
ado de Cre
eación dell Tribunal de
Justicia
J
de
e la Comun
nidad Andina y 121, 122 y 123
3 de su Estatuto. Marca: FAMIL
LIA
GLOBAL
G
BRAND (denomin
nativa). A
Actor: soc
ciedad KIMBERLY Y CLARK
WORLDWI
W
erno Nº. 416
61-2011.
DE INC. Prroceso inte
NAL DE JUSTICIA
J
DE LA
EL TRIBUN
D ANDINA, en San Fran
ncisco de
COMUNIDAD
Quito,
Q
a los once
o
días de
el mes de se
eptiembre
de
el año dos mil
m trece.
Propiedad Intelecctual de la
a República
a del
Perú, INDECOPI.
I
Tercerro interesad
do: señora ANA
A
LOUR
RDES
NAVAR
RRO CALDE
ERÓN.
b) Hechos
VISTOS:
La
a solicitud de
d interpreta
ación prejudiicial y sus
an
nexos, rem
mitida por la
a Sala de Derecho
Constituciona
al y Social Permanen
nte de la
ma de Justicia de la Rep
pública del
Corte Suprem
a al artículo
o 136 literal a) de la
Perú, relativa
omunidad
Decisión 486 de la Comissión de la Co
Andina dentro del proce
eso interno Nº. 416120
011;
El auto de 21 de junio de
d 2013, me
ediante el
ual este Trib
bunal decidió admitir a trámite la
cu
re
eferida solicitud de inte
erpretación prejudicial
p
po
or cumplir con los artículos 32 y 33 del
Trratado de Creación
C
de
el Tribunal y con los
re
equisitos con
ntemplados en el artícullo 125 del
Estatuto; y,
os hechos señalados por el co
onsultante,
Lo
co
omplementad
dos con los documentos
s incluidos
en
n anexos.
s en el proceso interno
o.
a) Partes
Demandante:: sociedad KIMBERLY
K
Y CLARK
WORLDWIDE
W
E INC.
Demandado: Instituto Nacional de De
efensa de
la
a Competenccia y de la Protección de
e la
1. El 14
1 de febrero de 2005,, la señora ANA
LOURDES NAVAR
RRO CALDE
ERÓN
solicitó
el registro
ó ante el INDECOPI,
I
o del
signo
FAMILIA
A
GLOB
BAL
BR
RAND
minativo) para
p
distin
nguir produ
uctos
(denom
compre
endidos en la Clas
se 16 de
e la
Clasific
cación Intern
nacional de Niza.
2. Con
ntra dicha ssolicitud, pre
esentó opossición
la
s
sociedad
KIMBERLY
Y
CL
LARK
WORL
LDWIDE INC. sobre la
a base de sus
signoss FAMILIA (d
denominativvo) y FAMIL
LIA Y
LOGOTIPO reg
gistradas para
p
distinguir
producctos de la Clase
C
16 de
e la Clasifica
ación
Interna
acional de Niza.
ón Nº. 012
2746-2007/O
OSD3. Por Resolució
COPI, de 9 de agossto de 2007
7, la
INDEC
Oficina
a de Signoss Distintivos del INDEC
COPI,
declaró
ó infundada
a la oposició
ón presenta
ada y
conced
dió el reg
gistro del signo FAM
MILIA
GLOBA
AL BRAND (denominativo).
En el informe de
d anteced
dentes de esta
ución se menciona que el signo
s
Resolu
FAMIL
LIA (denomin
nativo) y FA
AMILIA y logotipo
fueron objeto de una acción de cancela
ación.
ncia de la misma fu
ueron
Como consecuen
canceladas.
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/201
13 3 de 92
Contra la Re
esolución Nºº. 012746-20
007/OSDNDECOPI, la
a sociedad KIMBERLY
K
IN
Y CLARK
WORLDWIDE
W
E INC. prresentó reccurso de
ap
pelación.
4.. El recurso de apelació
ón fue resue
elto por el
Trribunal de Defensa
D
de la Compete
encia y de
la
a Protección
n a la Prop
piedad Intele
ectual del
IN
NDECOPI que,
q
por Resolución Nº.
N 053320
008/TPI-IND
DECOPI de 26 de fe
ebrero de
20
008, decidió CONFIRMAR la Resolución
R
im
mpugnada.
5.. Contra lass mencionad
das Resolucciones, la
so
ociedad KIM
MBERLY Y CLARK
C
WOR
RLDWIDE
IN
NC.
interp
puso
dem
manda
co
ontencioso
ad
dministrativa
a, la cual fue resu
uelta por
Sentencia de
e Primera Instancia, Resolución
R
úmero 17, de 3 de noviembre
n
nú
de 2009,
do
onde la Seg
gunda Sala Especializa
ada en lo
Contencioso Administra
ativo de la Corte
e Justicia de Lima, declaró
Superior de
nfundada la demanda.
d
in
6.. Contra dicha
d
Providencia la sociedad
KIMBERLY Y CLARK WORLDWIIDE INC.
nterpuso reccurso de ap
pelación, el cual fue
in
re
esuelto por la Sala Civvil Permanente de la
Corte Suprem
ma de Justiccia del Perú
ú que por
d 20 de jullio de 2011,, confirmó
Providencia de
a sentencia apelada.
a
la
7.. Contra dicha
d
Providencia la sociedad
KIMBERLY Y CLARK WORLDWIIDE INC.
nterpuso rec
curso de ca
asación, el cual fue
in
de
eclarado pro
ocedente po
or la Sala de
e Derecho
Constituciona
al y Social Permanen
nte de la
ma de Justiccia del Perú
ú, que por
Corte Suprem
d 6 de ago
osto de 2012, solicitó
Providencia de
nterpretación
n prejudicia
al del artícculo 136
in
litteral a) de la
a Decisión 48
86.
c) Fu
undamentos
s
de
emanda.
jurídicos
s
de
la
La
a
socie
edad
KIM
MBERLY
CLARK
WORLDWIDE
W
E INC., en
e
su es
scrito de
de
emanda, haciendo
h
referencia
r
a otros
docum
mentos
prresentados
dentro
proced
dimiento inte
erno, manifie
esta que:
del
1. Ess titular d
de las ma
arcas FAM
MILIA
(denom
minativa) y FAMILIA
A y logo
otipo,
registra
adas para distinguir productos
p
d la
de
Clase 16 de la Clasificación Internaciona
al de
Niza.
n manifestó que “los signos
2. En la oposición
onfundibles, ya que el signo solicitado
son co
compre
ende íntegra
amente a nivvel denominativo
a la marca FAMIL
LIA, constituyyendo el térrmino
LIA el máss importante
e elemento
o del
FAMIL
signo solicitado” y que de concedersse el
o del signo
o solicitado “el consum
midor
registro
pensarrá que se encuentra ante
a
una nueva
línea de los prroductos FAMILIA
F
de
e su
empresa (…)”.
a expresión FAMILIA no
n es comú
ún o
3. “La
usual (…)”.
(
4. En su escrito d
de apelación
n argumentó
ó que
e confusión e
entre las ma
arcas en cue
estión
“existe
pues ambas
a
están
n constituida
as por la misma
palabra
a: FAMILIA
A y distingu
uen los missmos
producctos”.
5. Afirrma que loss signos co
onfrontados son
confun
ndibles entre
e sí, por “L
La existencia de
conexión competiitiva entre los
l
producto
os a
distinguir por las marcas en cuestión” y “La
ud entre loss signos que
e conforman
n las
similitu
marcass en litigio”.
6. Los
s signos en conflicto so
on “confund
dibles
gráfica
a, visual y fo
onéticamente
e porque am
mbos
están compuesto
os por el término
t
fam
milia”.
nticamente ambos
a
signo
os se refiere
en al
Semán
mismo
o concepto de
d familia.
d) Funda
amentos ju
urídicos
contes
stación a la demanda.
El IN
NDECOPI
argumenta:
contesta
la
a
de
e
la
demanda
y
GACET
TA OFICIAL
L
1.. La parte demandante
e argumentta que el
signo solicita
ado sería confundible
c
con sus
marcas
m
regisstradas ya que dicho
os signos
es
stán compue
estos por la palabra fam
milia.
2.. Afirma que
e “aún si do
os marcas presentan
p
ciertos eleme
entos comun
nes, pero se
e estimara
ue el consu
umidor no llegara a confundirse,
qu
en
ntonces la coexistencia
c
a de las mis
smas será
pe
ermitida”.
3.. La palabrra “FAMILIA
A es frecue
entemente
uttilizada en la conform
mación de diversas
marcas
m
de la
a clase 16 de la Nom
menclatura
Oficial”.
O
4.. Por lo que “mucha
as marcas coexisten
pa
acíficamente
e empleando
o en sus re
espectivas
co
onformacion
nes la partíccula FAMILIA, lo que
de
etermina qu
ue ninguno de los titu
ulares de
diichos registros puedan reclamarla o
re
eivindicarla en
e exclusiva”.
5.. Es así que
e “si bien lo signos com
mparten la
pa
alabra FAM
MILIA, difiere
en en su extensión,
e
se
ecuencia de
e vocales y consonante
es, debido
a la palabra GLOBAL y BRAND en
n el signo
so
olicitado”.
6.. Finalmen
nte, “dada
as las relevantes
r
diiferencias fonéticas
f
y gráficas existentes
e
en
ntre los signos, su coexistenciia en el
mercado
m
no es
e susceptib
ble de inducir a que el
pú
úblico consu
umidor confu
unda un prod
ducto con
ottro, o asociie el origen
n empresarial de los
mismos,
m
de tal
t suerte que lo resue
elto por el
Trribunal del INDECOP
PI, se ha ajustado
pllenamente a derecho”.
e) Funda
amentos ju
urídicos de
el tercero
intere
esado.
eresado en el proceso la
l señora
El tercero inte
ANA
A
LOUR
RDES NAVA
ARRO CA
ALDERÓN
co
ontestó la demanda en los siguientes
s
té
érminos:
1.. Las marc
cas FAMILIA (denominativa) y
FA
AMILIA y etiiqueta, han sido
s
cancela
adas.
2.. La palabra
a familia es
s comúnmen
nte usada
en
n signos de
e la Clase 16 por lo qu
ue “No se
la
pu
uede
determinar
existen
ncia
de
se
emejanzas entre
e
los sig
gnos enfrentados por
29/11/201
13 4 de 92
la pres
sencia del ffonema FAM
MILIA –pressente
en más de 30 marrcas registra
adas en favo
or de
os en la miisma CI 16 y por ende un
tercero
término
o frecuentemente utilizzado en ma
arcas
de la CI
C 16 – men
nos soslayan
ndo la prese
encia
de loss fonemas GLOBAL y BRAND que
forman
n parte de m
mi marca reg
gistrada”. Ag
grega
que el
e signo FA
AMILIA
r
resulta
déb
bil al
momen
nto de realizar
r
el examen de
registra
abilidad.
3. Que
e los signoss en conflicto
o han coexistido
pacíficcamente en e
el mercado.
4. El signo solicitado FAM
MILIA GLO
OBAL
BRAND forma parte de la familia de ma
arcas
FAMIL
LIA GLOBAL
L.
5. El signo FAMILIA no es de uso común para
la Cla
ase Interna
acional 16, sino ess de
utilizacción frecuentte.
6. Su signo está compuesto
o por el térrmino
FAMIL
LIA, pero ad
demás está compuesto
o por
los té
érminos GLOBAL Y BRAND
B
que le
otorgan distintivida
ad intrínseca
a y extrínsecca.
7. Lo
os signos
confun
ndibles.
en
conflicto
no
son
CONSIDERANDO
O:
Que, la
l norma co
ontenida en
n el artículo 136
literal a)
a de la Deccisión 486 de
e la Comisió
ón de
la Com
munidad Andina cuya interpretació
ón ha
sido so
olicitada, forrma parte del
d ordenamiento
jurídico
o de la Com
munidad And
dina, conform
me lo
dispon
ne el literal cc) del artícu
ulo 1 del Tra
atado
de Cre
eación del Tribunal de
e Justicia de
d la
Comun
nidad Andina
a;
Que, este Tribu
unal es co
ompetente para
a prejudicial las normass que
interprretar por vía
conforman
el
miento
jurrídico
ordenam
nitario, con el fin de asegurarr su
comun
aplicac
ción uniform
me en el territorio
t
de
e los
Paísess Miembross, siempre que la soliicitud
proven
nga de un JJuez Nacion
nal también con
compe
etencia pa
ara actuarr como Juez
Comun
nitario, com
mo lo es, en este caso, el
Tribunal Consulttante, en tanto resulten
entes para la resolució
ón del procceso,
pertine
GACET
TA OFICIAL
L
co
onforme a lo establecid
do por el artículo 32
de
el Tratado de Creación del Tribunal de
Ju
usticia de la
a Comunida
ad Andina (c
codificado
mediante
m
la Decisión 47
72), en concordancia
co
on lo previstto en los arttículos 2, 4 y 121 del
Estatuto del Tribunal (co
odificado me
ediante la
Decisión 500));
Que,
Q
la prese
entación de la
l solicitud de
d registro
co
omo marca
a del signo
o FAMILIA GLOBAL
BRAND (deno
ominativo) fu
ue el 14 de febrero
f
de
005, en vigencia de la
a Decisión 486
4
de la
20
Comisión de la Comunida
ad Andina, lo
os hechos
ontrovertidoss y las norm
mas aplicable
es al caso
co
co
oncreto se encuentran dentro de la citada
no
ormativa, por
p
lo que
e de acuerdo a lo
so
olicitado porr el consulta
ante se interrpretará el
arrtículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la
Comisión de
e la Comun
nidad Andin
na; y, de
cuerdo a lo faculta
ado por la norma
ac
co
omunitaria, de oficio, se interp
pretará el
arrtículo 134 literal a) y 17
72 párrafo cu
uarto de la
misma
m
Decissión y los artículos
a
32 y 33 del
Trratado de Crreación del Tribunal
T
de Justicia
J
de
la
a Comunidad
d Andina y 121,
1
122 y 123 de su
Estatuto; y,
Que,
Q
el texto
o de las normas
n
obje
eto de la
in
nterpretación
n prejudicial es el siguien
nte:
Tratado de Creació
ón del Trib
bunal
de Jus
sticia de la Comun
nidad
Andina.
“(…)
De la Inte
erpretación
n Prejudicia
al
Artículo 32.- Co
orresponderá
á al
Tribunal interpretar por
p vía preju
udicial
n el
las norrmas que conforman
jurídico
la
ordenamiento
de
Comunidad Andina,, con el fiin de
ón uniforme en el
asegurarr su aplicació
es Miembros
s.
territorio de los Paíse
29/11/201
13 5 de 92
Arrtículo 33.- Los Juecess nacionaless
qu
ue conozcan
n de un pro
oceso en el
e
qu
ue deba aplicarse o se controvierta
a
alg
guna de las normas que
e conforman
n
el ordenamiento jurídico de la
a
omunidad A
Andina, podrrán solicitarr,
Co
dirrectamente, la interprretación de
el
Trribunal acerrca de dich
has normass,
sie
empre que
e la sentencia sea
a
su
usceptible de recursos en derecho
o
intterno. Si lle
egare la opo
ortunidad de
e
dic
ctar senten
ncia sin que
q
hubiere
e
recibido la inte
erpretación del Tribunal,
á decidir el proceso.
p
el juez deberá
n todos los procesos en los que la
a
En
se
entencia no
o fuere sussceptible de
e
recursos en derecho
d
inte
erno, el juezz
uspenderá el proced
dimiento y
su
so
olicitará directamente de oficio o a
pe
etición de pa
arte la interp
pretación de
el
Trribunal.
(…
…)”.
Es
statuto del T
Tribunal de
e Justicia de
e
la Comunidad
d Andina.
“(…
…)
DE
E
LA
PR
REJUDICIAL
PRETACIÓN
N
INTERP
Arrtículo 121.-- Objeto y fiinalidad
Co
orresponde al Tribuna
al interpretar
las
s normas que con
nforman el
e
ordenamiento
jurídico
de
la
a
Co
omunidad Andina,
A
con
n el fin de
e
assegurar su a
aplicación un
niforme en el
e
terrritorio de los Países Miembros.
Arrtículo 122.-- Consulta facultativa
f
Lo
os jueces na
acionales qu
ue conozcan
n
de
e un proce
eso en el que deba
a
ap
plicarse o se
e controviertta alguna de
e
las
s normas que con
nforman el
e
ordenamiento
jurídico
de
la
a
GACET
TA OFICIAL
L
Comunidad Andina, podrán sollicitar,
ente y mediante
m
s
simple
directame
oficio, la
a interpretacción del Tribunal
acerca de
d dichas normas,
n
sie
empre
que la se
entencia se
ea susceptib
ble de
recursos en dereccho interno
o. Si
nidad de dictar
llegare la oportun
a sin que hu
ubiere recibido la
sentencia
interpreta
ación del Tribunal,
T
el juez
deberá decidir el proceso.
Artículo 123.- Consulta obligattoria
De oficio o a petición
n de parte, el
e juez
oceso
nacional que conozcca de un pro
al la sentenc
cia fuera de única
en el cua
o última
a instancia, que no fuere
susceptib
ble de recursos en derecho
interno, en
e el que de
eba aplicarse
e o se
controvie
erta alguna de las no
ormas
que conforman el
e ordenam
miento
munidad An
ndina,
jurídico de la Com
s
el procedimie
ento y
deberá suspender
solicitar directamen
nte y med
diante
o
la in
nterpretación
n del
simple oficio,
Tribunal.
29/11/201
13 6 de 92
a) las palabrras o com
mbinación de
d
pa
alabras;
…)
(…
Arrtículo 136..- No podrá
án registrarsse
co
omo marcass aquellos signos cuyyo
usso
en
e
el
comerccio
afectarra
ind
debidamente
e un derech
ho de tercero
o,
en
n particular cuando:
c
a) sean idénticos o se asemejen, a
na marca anteriormen
nte solicitad
da
un
pa
ara registro
o o registrrada por un
u
terrcero, para los mismoss productos o
se
ervicios, o pa
ara producto
os o servicio
os
respecto de los cuales el uso de la
arca pueda
a causar un riesgo de
d
ma
co
onfusión o de
e asociación
n;
(…
…)
Arrtículo 172.-- (…)
No
o podrá de
eclararse la nulidad del
registro de u
una marca por causale
es
ue hubiesen dejado de ser
s aplicable
es
qu
al tiempo de re
esolverse la
a nulidad.
(…)”.
…)”.
(…
Decisión
n 486 de la
a Comisión de la
Comunid
dad Andina
1. La
inte
erpretación
n
prejud
dicial
facultativa
a y obligatoria. Los
la
de
no
solicitar
efectos
interpreta
ación obligatoria. El c
caso
de Perú y la califica
ación interna de
la última instancia
i
orrdinaria.
“(…)
Artículo 134.- A efectos de
e este
régimen constituirá marca cua
alquier
ue sea aptto para disstinguir
signo qu
productos
s o servicio
os en el me
ercado.
Podrán registrarse
r
como
c
marcas los
signos su
usceptibles de represen
ntación
gráfica. La
L naturalezza del producto o
servicio al
a cual se ha
h de aplica
ar una
marca en
n ningún caso será obs
stáculo
para su registro.
r
Podrán constituir
c
ma
arcas, entre otros,
los siguie
entes signos
s:
La
sociedad
s
KIMBERLY
Y
Y
CL
LARK
WORL
LDWIDE INC
C. al interpo
oner recurso de
casación señala como
c
requisitos de fond
do de
proced
dencia del recurso: “La infraccción
normativa es la co
ontravención
n de las normas
que garantizan
g
el derecho
o a un de
ebido
processo al no ha
aber cumplid
do la Sala, con
solicita
ar al Tribunal de Justicia de
e la
Comun
nidad
An
ndina
la
Interpreta
ación
Prejudicial de las normas and
dinas que aplicó
a
al pres
sente proce
eso, tal com
mo lo orden
na el
Tratado de Creacción del Trib
bunal de Jussticia
de la Comunidad Andina (…
…). La infraccción
GACET
TA OFICIAL
L
no
ormativa ess el haber aplicado al caso de
au
utos, sin contar con
c
la obligatoria
o
in
nterpretación
n prejudicia
al por parte del
Trribunal de Justicia de la
a Comunidad Andina,
la
a norma Comunitaria,
C
, la Decissión 486,
arrtículos (sic)) 136 literal a)
a (…)”.
Por su parte el auto calificatorio de
el recurso
de
e casación de
d 6 de ago
osto de 2012
2, declara
prrocedente el recurso “atendiend
do a la
na
aturaleza del recurrso, de infracción
no
ormativa procesal,
p
por
p
la ca
ausal de
in
nfracción norrmativa, porr haberse aplicado al
ca
aso de auto
os sin contar con la obligatoria
o
in
nterpretación
n prejudicia
al por parte del
Trribunal de Justicia de la
a Comunidad Andina,
la
a norma com
munitaria, el artículo 136
6 inciso a)
de
e la Decisión 486, transsgrediendo lo
o previsto
en
n los artícu
ulos 32 y 33 del Trratado de
Creación de
el Tribunal de Justiciia de la
Comunidad Andina
A
y 123 del Esttatuto del
Trribunal de Justicia
J
de la
a Comunida
ad Andina
(…
…)”.
Sobre la ba
ase de esstos argum
mentos el
Trribunal se referirá al
a tema ciitando la
in
nterpretación
n prejudicial 149-IP-201
11, de 10
de
e mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C.
Nº. 2069 de
e 5 de juliio de 2002
2, marca:
PRADAXA
(denomina
ativa),
don
nde
se
de
eterminaron las caracte
erísticas de la figura
de
e
la
in
nterpretación
n
prejudiccial,
se
es
stablecieron los efecto
os de no solicitar la
in
nterpretación
n prejudicia
al obligatoriia, y se
re
efirió a la ca
alificación de
d la última instancia
orrdinaria por parte de la República
R
de
el Perú.
29/11/201
13 7 de 92
sin condicionante
c
es, podría haber ta
antas
interprretaciones ccomo opera
adores juríd
dicos
existieran en el te
erritorio com
munitario andino.
e del sistema
Para evitar este quiebre
e fin de gara
antizar la va
alidez
normativo, y con el
y la aplicación
a
u
uniforme de
el ordenamiento
jurídico
o comunitariio, se instituy
yó la figura de la
Interprretación Prejjudicial.
El artíículo 32 de
el Tratado de
d Creación
n del
Tribunal de Justiciia de la Com
munidad Andina,
gra en cab
beza de estte organism
mo la
consag
función
n
de
in
nterpretar
la
norm
mativa
comun
nitaria andin
na para logrrar su aplica
ación
de una
a manera uniforme en todo el terrritorio
comun
nitario.
1.
Instrumentos
s básicos de
el sistema.
El esq
quema se pllantea como
o un sistem
ma de
colabo
oración entrre el juez nacional y el
comun
nitario, de conformiidad con los
siguien
ntes instrumentos básico
os:

Es una herr
E
rramienta qu
ue tiene el juez
n
nacional
para salvagua
ardar, desde
e su
l
labor
de insstancia, la validez
v
y eficcacia
d derecho
del
o comunitarrio andino. Con
e
este
mecan
nismo el jue
ez de insta
ancia
a
asegura
que
e la aplicació
ón de las norrmas
a
andinas
se
e encuentra
a conforme
e al
d
desarrollo
jjurisprudenc
cial comunitario
s
sobre
la matteria. En últim
mas, es la forma
fo
q
que
tiene el
e juez nac
cional de lo
ograr
s
seguridad
ju
urídica en el
e ámbito d
de su
c
competencia
a, soportand
do su decisió
ón en
u interprettación uniforrme.
una
En dicha oportunidad, el Tribunal esttableció lo
siguiente:
“E
El ordenamie
ento jurídico
o comunitariio andino,
po
or regla gen
neral y en viirtud de los principios
de
e aplicación inmediata y efecto dire
ecto, entra
a formar partte y a tener efecto autom
mático en
j
inte
erno de los Países
ell sistema jurídico
Miembros.
M
E tal senttido, los op
En
peradores
ju
urídicos
in
nternos
d
deben
aplicar
el
orrdenamiento
o jurídico comunitario
o andino
viigente.
La
a norma comunitaria andina, tall y como
su
ucede con las demás normas juríídicas, es
su
usceptible de
d interprettación por parte del
op
perador juríd
dico. Si dich
ha labor fue
era libre y
Consulta fa
C
acultativa (a
artículo 122
2 del
E
Estatuto
dell Tribunal de
d Justicia de
d la
C
Comunidad
Andina). El
E Juez naccional
q
que
no sea de única o última insta
ancia
puede
ellevar
o
ordinaria
con
nsulta
p
prejudicial
a Tribunal. En
al
E este casso el
j
juez
naciona
al no suspen
nde el processo.

Consulta ob
C
bligatoria (a
artículo 123
3 del
E
Estatuto
dell Tribunal de
d Justicia de
d la
C
Comunidad
A
Andina). El juez
j
nacional de
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/201
13 8 de 92
única o última insttancia ordinaria tiene
la oblligación de
e elevar consulta
prejudiccial al Tribu
unal. En es
ste caso,
debe suspender el proceso hasta
h
que
ación prejudicial. Es
reciba la interpreta
erramienta obligatoria
o
p
porque
el
una he
sistema
a jurídico com
munitario an
ndino, con
este mecanismo, está
e
salvag
guardando
su valid
dez y coherrencia por in
ntermedio
de los operadores
o
j
jurídicos
qu
ue definen
en últim
ma instancia los litigios.
e
sistema
a de colabo
oración, el
Sobre este
Tribuna
al ha manifes
stado:
“Esta relación
r
de colaboració
ón se
realiza con
c la finalid
dad de interp
pretar
la norm
ma comunitarria desde el punto
p
de vista
a jurídico y que consis
ste en
explicarr el significa
ado de la norma
n
para po
oder determiinar su alcance y
sentido
jurídico;
tiene
como
propósiito, mantene
er la unida
ad de
criterio
sobre
la
legisllación
P
Andiinos,
comunittaria en los Países
evitando que
e
e se produzcan tantas y
d
diferentes
que
e
interpretaciones
im
impidan
la aplicación
a
un
niforme de la
a
N
Norma
Jurídica
Andina.”
(
(Interpretació
ón Prejudiciial del 18 de
e
f
febrero
de 2004, expe
edida en el
e
p
proceso
142
2-IP-2003, publicada
p
en
n
l Gaceta O
la
Oficial del Acuerdo de
e
C
Cartagena
N
Nº 1050, de 6 de abril de
e
2
2004.
MARC
CA: “EL MOL
LINO”).
2.
Ca
aracterística
as de la figura
fi
de la
a
interpretación
n prejudicia
al.
La figu
ura de la intterpretación prejudicial tiene
las siguientes cara
acterísticas:
Facultatiiva
Oblig
gatoria
e instancia no
n está
Solicitud
d facultativa : El juez de
obligado a solicitarla.
s bien el ju
uez de
Su aplic
cación es obligatoria : si
instancia no está obligado a solicitarla
a, una vez requ
uerida y
expedida sí tiene el deb
ber de acatarl a al resolver el
e caso
concreto.
: el jue
ez de instancia
a puede
Es una herramienta
h
d
directa
acudir dirrectamente an
nte el Tribuna
al sin necesid
dad de
tramitar la
a solicitud med
diante otra auto
oridad o instan
ncia. No
es neces
sario que se haga por med
dio de un exh
horto o
cualquier otra forma para
p
recaudarr información en el
exterior; se
s puede reque
erir con un sim
mple oficio diriigido al
Tribunal de
d Justicia de la
l Comunidad Andina.
A
e única o últim
ma instancia
Solic
citud obligato
oria: El juez de
ordina
aria está obliga
ado a solicitarl a.
xpedida la
Su ap
plicación es
s obligatoria:: Una vez ex
interpretación prejud
dicial debe serr acatada para resolver el
caso concreto.
c
ma instancia
Es un
na herramienta directa: ell juez de últim
ordina
aria puede acudir
a
directamente al Tri
ribunal sin
neces
sidad de tramita
ar la solicitud mediante
m
otra autoridad
a
o
instan
ncia.
No es
s necesario qu
ue se haga po
or medio de un
n exhorto o
cualqu
uier otra form
ma para recaudar informac
ción en el
exteri or; se puede requerir
r
con un
n simple oficio
o dirigido al
Tribun
nal de Justicia
a de la Comunid
dad Andina.
so no tiene c arácter No es una prueb
oceso no tien
ne carácter
No es una prueba . En el proces
ba. En el pro
probatorio
o. Su naturalez
za es de un inc
cidente procesa
al, pero proba
atorio. Su natu
uraleza es de
e un incidente
e procesal.
en el cas o de solicitud facultativa no suspende
s
el prroceso. Suspe
ende el proceso
o.
nformativa sob
bre el planteam
miento de la so
olicitud
La nota in
de interprretación prejud
dicial por los Órganos Jud
diciales
Nacionale
es, en el punto 5 establece lo
o siguiente:
“La interp
pretación preju
udicial no es ni
n puede asimiilarse a
una prue
eba, tampoco es la simple
e absolución de un
cuestiona
ario, ni está lla
amada a consttituirse en un informe
i
de experttos o en una op
pinión jurídica de tipo doctriinal. Su
naturaleza
a es la de un incidente proc
cesal, de cará
ácter no
contencio
oso”
GACET
TA OFICIAL
L
Se
e puede solic
citar en cual quier momen
nto antes de
em
mitir sentenci a, pero su so
olicitud “no”
” suspende el
are el momento
o de dictar sen
ntencia y no se
pr oceso. Si llega
biere recibido
o la interpretación prejudiicial, el juez
hub
nac
cional debe resolver el asuntto.
De
e conformidad con lo anterio
or, es recomen
ndable que el
jue
ez solicite la interpretación prejudicial en
n un momento
pro
ocesal relativa
amente alejado
o de la sentencia. De todas
ma
aneras, debe te
ener en cuenta
a que para hac
cer la consulta
deb
be contar con todos elementos de juicio para resumir el
ma
arco fáctico y jurídico
j
del lititigio, así como
o para realizarr
alg
gunas pregunta
as de carácterr interpretativo al Tribunal de
Jus
sticia de la Comunidad Andin
na
29/11/201
13 9 de 92
Se puede solicitar
so
en cualquier
c
momento antes
s de
emitir sente
encia y su so
olicitud suspe
ende el proce
eso.
Hasta tanto el juez nacion
nal no reciba la interpretac
ción
prejudicial el proceso debe
e quedar suspendido.
Aunque la in
nterpretación prejudicial
p
se puede
p
solicitarr en
cualquier mo
omento, es rec omendable qu
ue se haga cua
ando
el juez tenga
a todos los elem
mentos de juic
cio para resumir el
marco fáctico
o y jurídico de
el litigio, así co
omo para real izar
algunas preg
guntas de carácter interpretattivo al Tribuna
al de
Justicia de la
a Comunidad Andina.
A
En el caso d
E
de la consu
ulta obligatorria,
c
cuando
no cabe
c
un recu
urso ulterior,, el
in
incumplimien
nto del trám
mite constitu
uye
u
una
clara violación al princip
pio
f
fundamental
l del debido proceso y, en
c
consecuenci
ia, debería acarrear su
n
nulidad,
si es que dic
cha sentencia
p
puede
ser materia
m
de un
u recurso de
c
casación
o de
d un recursso de amparro1,
t
toda
vez que las normas que
q
nsulta obliga
atoria el Trribunal ha
Sobre la con
stablecido lo
o siguiente:
es
“(…)
nsulta es obligatoria
o
p
para
los
La con
Tribunales Nacion
nales de última
a, sin que
e esto
instanciia ordinaria
signifiqu
ue que se atenta con
ntra su
indepen
ndencia; pue
es, en este caso,
c
el
Juez Nacional
N
actúa
a
como
o Juez
Comuniitario. Ademá
ás, el Juez Nacional
N
debe su
uspender el proceso, ha
asta que
el Trib
ibunal Com
munitario dé
d
su
interpretación, la cual debe
erá ser
da por aquél..
adoptad
Así, la consulta oblligatoria deb
berá ser
da por el Jue
ez Nacional en todo
solicitad
proceso
o que debe aplicarse
a
alg
guna de
las no
ormas que
e conform
man el
Ordenam
miento
Jurídico
J
d
de
la
Comuniidad Andina,, ya que “De
e allí se
despren
nde que la existencia de un
pronuncciamiento an
nterior del Tribunal,
T
así se refiera a la misma materia
a de un proceso
p
ulterior, no
debatida
exime al
a juez nacio
onal de esta
a última
causa de
d su oblig
gación de elevar la
correspo
ondiente sollicitud de req
querir la
interpretación. Asim
mismo, bien podría
p
el
biar su
Tribunal variar y aun camb
razones
e
opinión, cuando encuentre
justificad
das para hacerlo”. (Procceso 03IP-93).
1
Ric
cardo Vigil To
oledo: “Reflexio
ones en torno
o a la
con
nstrucción de la Comunidad
d Sudamerican
na de
Na
aciones”. Quito
o, octubre 2006
6. Págs. 26-29
9. Así,
por ejemplo en la Sentencia de Casación de la
Co
orte Suprema del
d Ecuador, Expediente
E
256
6-2001
del 31 de Agosto
o de 2001, decllararon la nulid
dad de
la sentencia
s
y rep
pusieron la cau
usa al estado en
e que
se debió dar cumplimiento a la solicitu
ud de
inte
erpretación al Tribunal And
dino por cuan
nto el
asunto versaba ssobre la aplica
ación de las no
ormas
contenidas en loss artículo 81, 83
8 lit. a) y 102
2 de la
De
ecisión 344 de la Comisió
ón del Acuerd
do de
Ca
artagena. En otro
o
caso, en la Sentencia de la
Co
orte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo
Civ
vil y Mercanttil del 5 de Octubre de 1999,
cla
aramente estab
bleció en sus considerandos que
era
a obligación de
e la Corte Sup
perior de Guayyaquil,
por ser la última instancia de grado,
g
de soliccitar la
unal de justicia
a de la Comu
unidad
consulta al Tribu
ndina, y que diccha obligación no se extendía
a a los
An
Re
ecursos de casación por ser éstos
é
extraordinarios
a diferencia
d
de lo
os ordinarios y,, en tal situació
ón son
lass Cortes que absuelven el
e grado en última
insstancia los oblig
gados a formular la consulta. En el
cas
so de España, mediante sen
ntencia STC 58
8/2004
del Tribunal Constitucional,
C
se ha decllarado
ndado
un
de
d
Amparo
fun
Recurso
por
inccumplimiento d
de la obligac
ción. El Tribun
nal al
anular la sente
encia del Trib
bunal Suprem
mo de
sticia de Cataluña ha actuad
do, lo mismo qu
ue los
Jus
jue
eces del Tribu
unal Supremo de Ecuador, como
verdaderos juece
es comunitario
os al restableccer las
glas del debid
do proceso y aplicar el De
erecho
reg
comunitario en lo
os casos en que la consulta a los
e las respe
ectivas
Tribunales de Justicia de
omunidades es obligatoria.
Co
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/2013
3 10 de 92
garantiz
zan el de
erecho al debido
proceso
o son de orden
o
públicco y de
ineludib
ble cumplimie
ento.
interpretació
in
ón prejudicia
al cuando éssta
un
e
es
obliga
atoria,
co
onstituye
in
incumplimien
nto por pa
arte del Pa
aís
M
Miembro
resspecto de la
as obligacion
nes
e
emanadas
de las normas que
q
c
conforman
e Ordenam
el
miento Juríd
dico
d la Comun
de
nidad Andin
na, siendo esste
in
incumplimien
nto suscep
ptible de ser
s
p
perseguido
mediante la
a denomina
ada
“
“acción
de in
ncumplimien
nto”, la cual es
r
regulada
e
en los arttículos 23 y
s
siguientes
de
el Tratado de
d Creación de
e
este
Tribuna
al.
ue, a razón del
Cabe señalar qu
principio
o de aplicación inmediiata del
derecho
o comunitariio, la norma
a andina
pasa a formar parte
e del ordena
amiento
interno sin que sea
a necesaria ninguna
n
e introducció
ón o de
fórmula especial de
recepció
ón, generán
ndose así para el
juez nacional
n
la
a obligació
ón de
cumplirlla y aplicarla
a.
Los citados artículos del
L
d Tratado de
C
Creación
de
el TJCA dissponen que la
a
acción
de in
ncumplimien
nto en el que
q
in
incurra
alg
guno de los Paísses
M
Miembros
re
especto a la
as obligacion
nes
q imponen
que
n las normas comunitarrias
(
(entre
ellas, conforme se
s ha visto, el
q
que
los jue
eces nacion
nales solicitten
in
interpretació
ón
prejudiicial
cuan
ndo
a
actúan
como
o última ins
stancia) pue
ede
s
ser
promovvida por la Secreta
aría
G
General,
porr cualquier País Miemb
bro
uier persona afectada en
o por cualqu
s
sus
derecho
os por el incumplimien
i
nto
v
vía
el proce
edimiento previsto
p
en el
a
artículo
24 d
del Tratado.. La sentencia
d incumpllimiento con
de
nstituirá título
l
legal
y suficiiente para qu
ue el particu
ular
p
pueda
soliccitar al juezz nacional la
in
indemnizació
ón de daño
os y perjuiccios
q correspo
que
onda.
En ese
e sentido, la suspenssión del
proceso
o y la consig
guiente soliccitud de
interpre
etación preju
udicial (cua
ando es
obligato
oria) constiituye un requisito
r
previo e indispenssable para que el
juez pu
ueda dictar sentencia
s
to
oda vez
que él “no puede
e decidir la
a causa
hasta
no
hab
ber
recibid
do
la
interpre
etación au
utorizada de
d
las
normass comunitaria
as”. Este “rrequisito
previo “debe enten
nderse incorporado
a la normativa na
acional com
mo una
norma procesal
p
de carácter imp
perativo
y cuyo incumplimie
ento debe ser
s visto
como una viola
ación al debido
proceso
o2.
Por otro
o lado, este Tribunal co
onsidera
pertinen
nte señalar que, el heccho que
el juez de un País Miembro
M
no
o solicite
2
Gálvez Krü
üger, María An
ntonieta, señala que: “Una
sentencia dictada sin cu
umplir con lo establecido
por el artíículo 33 del Tratado
T
de Creación
C
del
TJCA es igual de nula
a, por ejemplo
o, que una
sentencia emitida
e
sin co
ontar con el dictamen del
Ministerio Público en un proceso contencioso
c
administrattivo. (…) Contrra una sentenccia que haya
adquirido calidad
c
de cosa
a juzgada y qu
ue adolezca
del vicio antes señalad
do cabría, en principio,
gando que se ha afectado
demandar su nulidad aleg
ulidad de cossa juzgada
el debido proceso (nu
a). Asimismo, podría inten
ntarse una
fraudulenta
acción de amparo alega
ando que se trrata de una
anada de un
u
proceso
resolución judicial ema
irregular qu
ue viola el dere
echo a un debido proceso.
En ambos procesos el juez que resu
uelva como
última insta
ancia también se encontraría
a obligado a
solicitar in
nterpretación prejudicial,
p
ya
a que para
resolver ne
ecesariamente tendría que remitirse al
Tratado de
e Creación del TJCA”. Gálv
vez Krüger,
sobre
la
María
A
Antonieta:
“C
Comentarios
Interpretación Prejudiciall del Tribunal de Justicia
unidad Andina””. En: Revista THÉMIS de
de la Comu
la Pontificia
a Universidad Católica del Perú.
P
Época
2, Nº 42 (20
001). Págs. 14
42-143.
((…)”3
3.
del
Efectos
E
q
que
se
derivan
i
incumplimie
ento de la obligación
n de
s
solicitar
la interpretac
ción prejud
dicial
o
obligatoria.
uez de única
a o última instancia ordin
naria
Si el ju
expide
e sentencia ssin solicitar la interpreta
ación
prejudiicial, se generan los sigu
uientes efecctos:
3
Inte
erpretación pre
ejudicial de 21
1 de abril de 2010,
exp
pedida en el proceso106-IPp
-2009. Esta po
osición
ha sido reiterada, entre otras, en la interpre
etación
2
expedida en el
prejjudicial de 19 de mayo de 2010,
procceso 01-IP-2010.
GACET
TA OFICIAL
L


El País Miembro, podría
p
ser de
enunciado
por inc
cumplimiento
o ante la Secretaría
S
General de la Comunidad Andina
A
y
posterio
ormente dem
mandado en
n el marco
de la acción
a
de incumplimientto ante el
Tribuna
al de Justiciia de la Co
omunidad
Andina.
Al
no
soliccitar
la
correspondiente
interrpretación
prejudiccial, el juez nacional de
e única o
estaría
última instancia
ordinaria
vulneran
ndo la norm
mativa comu
unitaria y,
en con
nsecuencia, estaría generando
g
que su país fu
uera denun
nciado y
posterio
ormente dem
mandado en
n el marco
de la acción de incumplimiiento, de
conform
midad con lo
os artículos 107
1 a 111
del Esta
atuto del Trribunal de Justicia
J
de
la Com
munidad Andina. Ya se han
presenttado algun
nas denun
ncias de
incumpllimiento porr este motivvo ante la
Secreta
aría Genera
al de la Co
omunidad
Andina. En relación
n con la acttividad de
jueces peruanos se
s han em
mitido dos
dictáme
enes
de
e
incum
mplimiento:
Dictame
en de incum
mplimiento No.
N 38 de
2000, expedido por la Secretaría
S
General de la Comunidad
d Andina
mediante la Resollución 459 de 5 de
diciemb
bre de 200
00; y Dicta
amen de
incumpllimiento No.
N
173 de
d
2003,
expedid
do por la Sec
cretaría Gen
neral de la
Comuniidad
And
dina
mediiante
la
Resolucción 771 de 22 de septiiembre de
2003.
La sen
ntencia dictada adole
ecería de
nulidad.. Tal co
omo se mencionó
anteriorrmente, el re
equisito de la
a solicitud
de interrpretación prrejudicial, ten
niendo en
cuenta la aplicac
ción inmediiata y el
efecto
directo
de
la
normativa
n
comunittaria andina, entra a forrmar parte
de la normativa
n
procesal
p
nacional de
manera
a inmediata
a y automá
ática. Su
incumpllimiento aca
arrearía la nulidad
n
de
la senttencia y entraría a ser
s
parte
integran
nte de las causales de
d nulidad
prevista
as en la no
ormativa interna. Es
importante recorda
ar que la vio
olación de
las norm
mas procesales es la base
b
para
alegar una violac
ción al “de
erecho al
debido proceso”. De
D conform
midad con
las
internas,
figuras
fi
prrocesales
cualquie
era de las partes
p
de un
n litigio en
29/11/2013
3 11 de 92
donde el juez de única o última insta
d
ancia
n hubiera solicitado la
no
l interpreta
ación
p
prejudicial,
p
podrá alega
ar la nulida
ad o
de
in
invalidez
de
la
sentencia
c
conformidad
d con las vías processales
in
internas:
re
ecursos exttraordinarioss de
r
revisión,
cassación, etc.
4.

La sentencia
L
a dictada esstaría violand
do el
d
derecho
f
fundamental
l
del
de
ebido
p
proceso.
Sii la norma
ativa interna lo
p
permite,
cua
alquiera de las
l partes po
odría
e
entablar
accciones constiitucionales ccomo
l tutela, e
la
el amparo, la acción
n de
p
protección,
e
etc.

De conformiidad con las
D
s previsioness del
d
derecho
inte
erno, los afe
ectados por este
in
incumplimien
nto podría
an solicitarr la
r
reparación
d
del daño cau
usado, utiliza
ando,
p
para
el efecto, las figuras processales
n
nacionales.
La calificac
L
ción de última
ú
insta
ancia
ordinaria. El
E caso peru
uano.
ndo en cuenta, que la Co
orte Suprem
ma de
Tenien
Justicia
a
de
la
a
Repúblic
ca
del
Perú
consta
antemente
envía
s
solicitudes
de
interprretación pre
ejudicial en
n procesoss de
casaciión, el Trib
bunal estim
ma conveniente
aclararr algunos puntos
p
en relación co
on la
figura de la interrpretación prejudicial
p
e el
en
marco de los recurrsos extraorrdinarios.
e numeral 2 de
Tal y como se exxpresó en el
a
la iinterpretació
ón obligatoriia se
este acápite,
debe solicitar
s
en p
procesos de
e última insta
ancia
ordinarria. Teniend
do en cuenta
a que, la fina
alidad
de la in
nterpretación prejudiciall es la aplica
ación
uniform
me de la no
orma comun
nitaria andina
a, es
muy importante que el conjunto de
dores jurídiccos aplique
en la norm
mativa
operad
subreg
gional en un mismo
o sentido. En
conseccuencia, se
ería incohe
erente para
a el
sistem
ma que existtiera un vac
cío operativvo en
cuanto
o a dicha interpretació
ón uniforme
e. El
esquem
ma comunittario andino
o ha escogiido a
los
jueces
j
na
acionales
como
suj
ujetos
GACET
TA OFICIAL
L
es
senciales pa
ara logar la validez y la
a eficacia
de
el ordenamiiento subregional. Com
mo quiera
qu
ue los recurrsos extraord
rdinarios son
n aquellos
qu
ue tienen unas
u
causale
es bien dem
marcadas,
qu
ue por reg
gla general tienen un carácter
té
écnico-jurídicco, que no actúan
a
como
o instancia
po
orque no pretende
p
re
evisar en to
odos sus
ex
xtremos la actuación
a
de
el juez ordina
ario y, por
lo
o tanto, no están desttinados a re
evisar los
he
echos del proceso
p
ni a realizar un
n análisis
prrobatorio, no
o es en sed
de de dichoss recursos
qu
ue debe ser
s
obligato
oria la sollicitud de
in
nterpretación
n prejudicial ya que, si así fuera,
se
e quedarían
n un gran cúmulo
c
de casos,
c
de
as
suntos y de
e cuestioness, sin soportte en una
un
niforme
in
nterpretación
n de la norma
co
omunitaria andina.
a
Por
P seguridad
d jurídica, lo
os procesos judiciales
no
o pueden extenderse
e
al infinito; se debe
ga
arantizar el postulado de
d la “cosa juzgada”.
Por
P lo genera
al, se garantiza el princcipio de la
do
oble instancia, hacien
ndo que el superior
je
erárquico re
evise la acttuación dell juez de
menor
m
jerarq
quía media
ante un insstrumento
prrocesal que
e casi siemp
pre se llama
a recurso
de
e apelación.. En esto rad
dica lo ordin
nario de la
ac
ctuación y de
d los recurrsos: unos jueces
j
de
in
nstancia organizados po
or grados je
erárquicos
(p
primera y segunda), y un reccurso de
ap
pelación que
e posibilita el
e sistema de
d revisión
po
or parte dell juez de mayor
m
jerarq
quía. Para
re
evisar un fa
allo judicial después de
e que se
ag
gota el trá
ámite ordina
ario, la ma
ayoría de
siistemas ju
urídicos consagran sistemas
ex
xtraordinario
os como el recurso
r
de casación
c
o
de
e revisión, con las ca
aracterísticass básicas
an
nteriormente
e anotadas.
A esta vía extraordina
aria accede
en pocos
suntos debiido a su na
aturaleza res
strictiva y
as
de
e una gran carga
c
técnicco- jurídica; cuando la
fig
gura extrao
ordinaria es
stá bien empleada,
e
tie
ene como efecto
e
inmed
diato la limiitación de
su
u campo de
d acción. Por esta razón y
sa
alvaguardan
ndo la valide
ez y eficacia del orden
ju
urídico andin
no, el Tribu
unal ha con
nsiderado
qu
ue la oblig
gatoriedad de la interrpretación
prrejudicial de
ebe enraiza
arse en la única o
29/11/2013
3 12 de 92
última instancia orrdinaria; el operador
o
jurrídico
legitimado
o
para
desplegar
más
la
interprretación unifforme es el juez de úniica o
última instancia ordinaria, precisam
mente
porque
e éste concrreta definitiva
amente la littis en
la gran mayoría de asuntoss. Los recu
ursos
son
preciisamente
extraorrdinarios
eso,
extraorrdinarios y e
excepcionale
es.
Como el Tribuna
al en sus interpretaciiones
prejudiiciales no puede fijar ell sentido, ap
plicar
o anallizar el dere
echo interno,, le correspo
onde
al juezz consultan
nte precisarr el alcance
e del
mismo
o y, por ende
e, de sus fig
guras processales.
En el presente ca
aso, es la corte
c
peruan
na la
d
estable
ecer la naturaleza de
e los
que debe
recurso
os e instrrumentos procesales
p
que
consag
gra la norma
a interna; de
ebe determin
nar si
el recu
urso de casa
ación nacion
nal es ordina
ario o
extraorrdinario, si es una terc
cera instanccia o
no, assí como to
odo lo relaccionado con
n su
operattividad. Essto, se reitera,
re
no es
compe
etencia del Tribunal de
e Justicia de
d la
Comun
nidad Andina
a. Si en el ámbito
á
intern
no se
llegare
e a la con
nclusión qu
ue la figura
a de
casaciión peruana es una tercera instancia
a, de
conform
rmidad con todo lo planteado, serría el
juez que
q
conoce este recurs
so el obligado a
realiza
ar la consulta
a prejudicial..
Ahora bien, en el evento en que estemo
os en
urso extraordinario con
n las
frente de un recu
erísticas ya
y
anotada
as, surge un
caracte
interrogante: ¿si se presen
nta un reccurso
extraorrdinario sin que se hub
biere solicitad
do la
interprretación prrejudicial en la última
ú
instanccia, qué d
er el juezz de
debe hace
conociimiento?
Se pre
esentarían do
os hipótesis:

Que el rrecurso exxtraordinario se
Q
s
sustente
en la falta
a de con
nsulta
p
prejudicial
en
n la última o única instan
ncia.
una
En este casso el juez competente,
E
c
v verificad
vez
da la ausenccia de la con
nsulta
p
prejudicial,
d
debe declarrar la nulida
ad o
in
invalidez
de
la
s
sentencia.
De
GACET
TA OFICIAL
L
conform
midad con lo
l que disp
ponga su
normatiiva processal interna, deberá
tomar alguna
a
de es
stas accioness:

-
Si la
l normativa
a interna lo prevé
p
así,
devvolverá el asunto al juez
j
que
deb
bió solicitar la interpreta
ación para
que
e subsane su omisión
n y emita
una
a nueva se
entencia, acogiendo,
expedida
parra tal fin, la providencia
p
porr el Tribuna
al de Justic
cia de la
Com
munidad An
ndina.
-
va interna no prevé
Si la normativ
esto y el jue
ez competente debe
exp
pedir una sentencia
s
s
sustitutiva,
éste debe soliccitar la interrpretación
prej
ejudicial com
mo si fuera el
e juez de
úniica o última
a instancia, para así
pod
der emitir en
e debida forma la
sen
ntencia.
Que ell recurso extraordinari
e
io no se
sustente
e en la falta de consulta
prejudiccial en últim
ma o única instancia,
pero sí se refiera a la interpre
etación de
normass comunitaria
as.
o un juez nacional
n
con
nozca un
Cuando
asunto en donde se
s deban intterpretar y
n
com
munitarias an
ndinas, en
aplicar normas
virtud del princip
pio de cola
aboración
judicial en el ámb
bito andino y de las
munitario,
caracterrísticas del sistema com
su actu
uación sería
a la de un verdadero
v
juez co
omunitario andino;
a
es decir, si
bien ess un juez nacional,
n
cu
uando se
enfrenta
a a un asun
nto que teng
ga que ver
con no
ormas comu
unitarias, diicho juez
interno personifica o encarna la figura
z comunitarrio andino. En esta
de juez
circunsttancia, el jue
ez interno debe
d
velar
por la
a
validez
y
efica
acia
del
ordenam
miento com
munitario andino
a
y,
para log
gar esto, se
e encuentra investido
de toda
as las prerrrogativas pa
ara lograr
dicho ob
bjetivo. El Tribunal
T
de Justicia
J
en
una sen
ntencia recié
én decantó está idea
de la sig
guiente man
nera:
29/11/2013
3 13 de 92
“(…)
El Juez Na
E
acional, en este caso el
C
Consejo
de Estado de la Repúblicca
d Colombia
de
a, de conform
midad con lo
os
p
principios
de
el Ordenamiento Jurídicco
C
Comunitario
n especial lo
os
Andino, en
p
principios
d
de primacía
a, autonomíía,
e
efecto
directto, aplicación inmediata y
c
cooperación
judicial, ess el garantte,
e colabora
en
ación con el Tribunal de
d
J
Justicia
de lla Comunida
ad Andina, de
d
l correcta aplicación de la norm
la
ma
c
comunitaria
bito naciona
al.
en el ámb
S ciertame
Son
ente jueces comunitario
os,
y
ya
que en
n colaboracción con el
T
Tribunal
Su
upranaciona
al tienen la
a
ardua
labor de garantiza
ar la validezz y
e
eficacia
de todo el sisstema jurídicco
c
comunitario.
Su labor no sólo se
s
li
limita
a aplicar
a
una
a norma a
d
determinado
o caso concrreto, sino qu
ue
s actividad
su
d consiste en
e estructurrar
s
su
quehace
er judicial dentro del
d
e
escenario
subregiona
al,
jurídico
a
aplicando,
eando
y
balance
a
armonizando
o la norma
ativa nacion
nal
c
con
la co
omunitaria, dándole la
p
primacía
a lla segunda sobre tema
as
e
específicos
p
la mism
ma
reglados por
(
(…)”.
(Sente
encia exped
dida el 26 de
d
a
agosto
de 2
2011, en el proceso de
d
in
incumplimien
nto 3-AI-201
10. Publicad
da
e la Gacetta Oficial de
en
el Acuerdo de
d
C
Cartagena
N 1985, de 11 de octubre
Nº
d 2011).
de
En consecu
E
uencia, el ju
uez nacional, en
e
este
caso la Sala de Derrecho
C
Constitucion
nal y Social Permanentte de
l Corte Su
la
uprema de Justicia de
d la
R
República
d Perú, debe actuar como
de
c
j
juez
comunitario andin
no y, en effecto,
d
desempeñar
rse como el garante,, en
c
colaboración
n con el Trib
bunal de Jussticia
d
de
la
C
Comunidad
Andina,
del
o
ordenamient
to subregiional, lo que
im
implica,
po
or supuestto básico, su
c
correcta
y un
niforme apliccación.
GACET
TA OFICIAL
L
En este
e orden de
e ideas, el juez que
conozca
a un recurs
rso extraord
dinario en
las
circunstanciias
ante
eriormente
nadas, por encima de las
mencion
limitacio
ones formalles de su normativa
n
interna, tiene que hacer
h
primarr el orden
o, lo que im
mplica que
comunittario andino
debe de
eclarar la nu
ulidad de la sentencia
que no cuente con
n la corresp
pondiente
etación pre
ejudicial, generando
g
interpre
con essto que todos los op
peradores
jurídicoss se inserrten en ell sistema
jurídico comunitarrio de una
a manera
Este
juez
adecuada.
nacional,
ndientementte de las causales
indepen
que hay
ya esgrimid
do el recurre
ente, está
investid
do de todas las
l prerrogativas para
salvagu
uardar el orden
o
suprranacional
comunittario y, por lo tanto, su
u primera
función es examina
ar si el juez de última
m
de
instanciia cumplió con su misión
solicitarr la interpre
etación prejjudicial al
Tribuna
al de Justiciia de la Co
omunidad
Andina. El juez que
e conozca un
u recurso
dinario sie
empre deb
be tener
extraord
presentte que la co
onsulta prejjudicial es
esencia
al, básica y angular para el
funciona
amiento
ema
de
del
siste
integrac
ción subregiional; por essta razón,
se justtifica la accción de anular
a
la
sentenccia que no
o cuente con este
requisito
o toral.
También es muy importante tener en
cuenta que el juezz extraordinario debe
ar al Tribu
unal, tanto por las
consulta
normass comunitaria
as que se refieren
r
a
la interrpretación prejudicial
p
obligatoria,
como por las normas
n
com
munitarias
alegada
as por el rec
currente. Essto porque
si el juez extra
aordinario llegare
l
a
e realizó la consulta
verificarr que sí se
prejudiccial, su acció
ón consecue
ente sería
la de resolver
r
el asunto,
a
inte
erpretando
las norm
mas comuniitarias esgrim
midas por
el recurrrente. Con esto se ce
erraría de
manera
a adecuada
a el sisttema de
29/11/2013
3 14 de 92
ccolaboración
n entre el ju
uez nacionall y el
j
juez
comunittario.
Ahora bien
A
n, una vezz que el juez
e
extraordinari
io anule la sentencia por
p la
o
omisión
me
encionada, de conform
midad
c las previ
con
visiones de su
s norma inte
erna,
p
puede
toma
ar alguna de
e las siguie
entes
a
acciones:
é así,
- Si la norrmativa interna lo prevé
devolve
erá el asun
nto al juez que
debió solicitar la
a interpreta
ación
para q
que subsane
e su omisió
ón y
emita una nue
eva sente
encia,
acogien
ndo, para tal fin, la
provide
encia expe
edida porr el
Tribuna
al de Ju
usticia de la
Comunidad Andina
a.
-
5.
Si la n
normativa in
nterna no prevé
p
esto y el juez co
ompetente debe
expedir una sente
encia sustitu
utiva,
éste deb
be solicitar la interpreta
ación
prejudicial como si fuera el jue
ez de
única o última insttancia, para
a así
poder e
emitir en debida
d
form
ma la
sentencia.
e se desp
prenden de
e la
Effectos que
ex
xpedición
de
la
interpreta
ación
prrejudicial.
ez expedida
a la Interprettación Prejud
dicial
Una ve
por parte del Tribunal
T
de Justicia de
d la
Comun
nidad Andina
a, se genera
an los siguie
entes
efectos
s:

Únicame
ente tiene consecuen
ncias
para el caso particu
ular. Esto quiere
decir
que
está
e
dirrigida
específiccamente pa
ara el asun
nto a
resolverr; esto no ob
bsta para qu
ue el
juez de instancia la
l pueda uttilizar
como p
parámetro de
d interpreta
ación
en otross asuntos, generando con
esto una
a interpretacción y aplica
ación
uniforme
e de la norrma comunitaria.
Es muyy diferente cuando
c
se trata
del juez de única o última insta
ancia,
ya que éste sí está
e
obligad
do a
GACET
TA OFICIAL
L
soliicitar la inte
erpretación en todos
los casos.

El Juez Naciional deberrá aplicar
ade
ecuadamentte la interrpretación
prej
ejudicial. (arttículo 27 de
el Estatuto
dell Tribunal de Justicia
a de la
Com
munidad An
ndina). Aunque el juez
sea
a de instanc
cia, una vez expedida
la interpretaciión prejudic
cial debe
aplilicarla en su
s sentencia
a. Por lo
tanto, el Juezz Nacional no sólo
deb
be remitirse
e a la interrpretación
prej
ejudicial en su senten
ncia, sino
que
e debe acatarla de manera
inte
egral y de conformida
ad con el
sen
ntido de la misma.
m
e Juez Naccional incum
mple dicha
Si el
obliligación, los
s sujetos le
egitimados
parra el efectto podrán acudir al
Trib
bunal
de
Justicia
de
la
Com
munidad Andina,
A
med
diante la
acc
ción de incu
umplimiento.. (Artículo
128
8 del Estattuto del Triibunal de
Jus
sticia de la Comunidad
d Andina,
seg
gundo párraffo).

Oblligación de vigilancia por
p parte
de los Paíse
es Miembrros y la
Sec
de
la
cretaría
General
Com
munidad An
ndina. Com
mo es tan
imp
portante la aplicación
a
un
niforme de
la normativa
a comunita
aria, se
imp
pone, en ca
abeza de lo
os Países
Mie
embros y la
a Secretaría General,
una
a carga esp
pecífica de vigilancia
de la labor jurissdiccional na
acional en
el campo de
e la Interrpretación
Pre
ejudicial.
(
(Artículo
1
128
del
Esttatuto del Trribunal de Justicia
J
de
la Comunida
ad Andina,, primer
párrrafo).

Oblligación de enviar las sentencias
s
dicttadas en ell proceso in
nterno. El
Jue
ez Naciona
al que soliicitó una
inte
erpretación prejudicial,, deberá
envviar al Tribu
unal una co
opia de la
deccisión profe
erida en ell proceso
inte
erno, a efectos
e
que
e pueda
29/11/2013
3 15 de 92
realizarsse el conttrol mencion
nado
anteriorm
mente”.
En con
nsecuencia, deviene ne
ecesario pre
ecisar
que la solicitud de interpretación prejudicial en
el trám
mite del recu
urso extraord
dinario no sa
anea
el vicio
o en segund
da instancia, de conform
midad
con lo establecido en la pressente
interprretación prejudicial.
2. La marca
a y los requ
uisitos para su
registro.
El artíc
culo 134 de la Decisión
n 486 al refe
erirse
a la marca
m
seña
ala: “(…) co
onstituirá marca
m
cualqu
uier signo que sea apto
o para distin
nguir
producctos o serviccios en el mercado.
m
Po
odrán
registra
rarse
com
mo
marcas
s
los siignos
suscep
ptibles de representacción gráfica. La
naturaleza del pro
oducto o se
ervicio al cua
al se
n
caso será
ha de aplicar una marca en ningún
culo para su
u registro (…
…)”. Este arttículo
obstác
tiene un
u triple con
ntenido, da un conceptto de
marca, indica los requisitos que
q
debe re
eunir
o como marrca y
un signo para ser registrado
u
enumerración ejemplificativa de
e los
hace una
signoss registrabless.
Con base al conccepto del arrtículo 134 de
d la
ón 486 se de
efine la marrca como un bien
Decisió
inmate
erial
consstituido
po
or
un
s
signo
conformado por p
palabras o combinación de
as, imáge
enes, figuras, símb
bolos,
palabra
gráfico
os, logotipo
os, monogrramas, retrratos,
etiquettas, emble
emas, escudos, sonidos,
olores,, letras, núm
meros, color determinado
o por
su form
ma o combin
nación de colores, form
ma de
los pro
oductos, su
us envases o envolturras y
otros elementos de soportte, individual o
ntamente
estructurrados
conjun
que,
suscep
ptibles de re
epresentació
ón gráfica, sirvan
para distinguir
d
en
n el mercado producto
os o
servicios, a fin de que el consu
umidor o usuario
encie,
medio los identtifique, valore, difere
uiera sin riessgo de confu
usión
seleccione y adqu
or acerca del origen o la calidad
d del
o erro
produccto o serviccio. Este arrtículo hace una
enume
eración enunciativa de los signos que
pueden constituirr marcas, por lo que el
GACET
TA OFICIAL
L
Trribunal dice
e que “Esta
a enumeraciión cubre
lo
os signos de
enominativo
os, gráficos y mixtos,
pe
ero también
n los tridime
ensionales, así como
lo
os sonoros y olfativoss, lo que revela el
prropósito de extender el alcance de la noción
de
e marca”. (P
Proceso 92-IIP-2004, pub
blicado en
la
a G.O.A.C. Nº.
N 1121 dell 28 de setiembre de
20
004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTU
UAL”).
El requisito de percepttibilidad, qu
ue estaba
xpresamente
e establecido en la Deccisión 344,
ex
se
e encuentra
a implícitam
mente contenido en
es
sta definició
ón toda vezz que, un signo para
qu
ue pueda ser captad
do y apreciado es
ne
ecesario qu
ue pase a ser una impresión
material
m
iden
ntificable a fin de que
e, al ser
ap
prehendido por med
dios senso
oriales y
as
similado po
or la intelige
encia, pene
etre en la
mente
m
de los consumidorres o usuarios. Sobre
la
a perceptibilidad, José Manuel
M
Oterro Lastres
diice: “(…) es
s un acierto
o del artícullo 134 no
ex
xigir expre
esamente el
e requisito
o de la
‘p
perceptibilida
ad’, porque ya
y está impllícito en el
prropio conccepto de marca com
mo bien
in
nmaterial en el principal de sus requ
uisitos que
es
s la aptitud
d distintiva” (Otero Lasttres, José
Manuel,
M
Régimen de Ma
arcas en la Decisión
48
86 del Acue
erdo de Carrtagena (sic). Revista
Ju
urídica del Perú.
P
Junio, 2001,
2
p. 132
2).
La
a susceptibilidad de re
epresentació
ón gráfica
ju
untamente co
on la distintiv
vidad, consttituyen los
re
equisitos exxpresamente exigidoss por la
no
orma comun
nitaria.
La
a suscep
ptibilidad de repres
sentación
grráfica, es la aptitud que tiene un sig
gno de ser
de
escrito o rep
producido en
n palabras, imágenes,
fó
órmulas u otros soporte
es, es decirr, en algo
pe
erceptible para
p
ser captado por el
e público
co
onsumidor.
La
a distintivid
dad, es la capacidad que
q
tiene
un
n signo pa
ara individu
ualizar, iden
ntificar y
diiferenciar en el merca
ado los productos o
se
ervicios, hac
ciendo posib
ble que el consumidor
o usuario lo
os seleccion
ne. Es con
nsiderada
omo caracte
erística esen
ncial que de
ebe reunir
co
to
odo signo pa
ara ser regis
strado como
o marca y
29/11/2013
3 16 de 92
constittuye el presu
upuesto indispensable para
que ésta
é
cumpla
a su funció
ón principall de
identificar e indicar el origen empresarial
e
y en
y,
so incluso, la calidad del producto o
su cas
servicio, sin rie
esgo de confusión y/o
asociación.
a distintivida
ad, si
En cuanto al requisito de la
e
artículo con rela
ación a lo que
bien este
dispon
nía el artículo 81 de la Decisión 34
44 no
hace expresa m
mención a la “suficie
ente”
p
efectoss de
distintividad, sin embargo para
o del signo
o, de confo
ormidad co
on el
registro
literal a)
a del artícullo 135 de la Decisión 48
86 se
exige que
q “(…) el signo debe
erá ser apto para
identifiicar y distiinguir en el
e mercado
o los
producctos
o
servicios
producidoss
o
comerc
rcializados p
por una pe
ersona de otros
idénticcos o similarres, con el objeto
o
de qu
ue el
consum
midor o usu
uario los vallore, diferencie y
seleccione, sin riiesgo de co
onfusión y/o
/o de
asocia
ación en torn
no a su orige
en empresarrial o
a su calidad
c
(…) esta exigen
ncia se exp
presa
tambié
én a tra
avés de la prohib
bición
contem
mplada en el artículo 13
35, literal b, de la
Decisió
ón en refe
erencia, seg
gún la cua
al no
podrán
n registrarse
e como ma
arcas los siignos
que ca
arezcan de distintividad
d”. (Proceso 205IP-200
05, publicado
o en la G.O
O.A.C. Nº. 1333,
1
del 25
5 de abril de
e 2006, casso: “FORMA
A DE
UNA BOTA
B
Y SUS
S SUELAS”)).
Se rec
conoce tantto una capa
acidad distintiva
“intrínsseca” como
o una capa
acidad distintiva
“extrínseca”, la primera se reffiere a la ap
ptitud
ue la
individualizadora del signo, mientras qu
da se refiere a su no
o confundibilidad
segund
con otrros signos.
La ma
arca salvagu
uarda tanto el interés de
d su
titular al
a conferirle un derecho
o exclusivo sobre
s
el sign
no distintivo, como el intterés genera
al de
los con
nsumidores o usuarios, garantizánd
doles
el orig
gen y la ca
alidad de los producto
os o
servicios, evitando
o el riesgo de
d confusión
n y/o
de aso
ociación, to
ornando así transparente el
mercad
do.
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/2013
3 17 de 92
Es importantte advertir que el literral a) del
arrtículo 135 de la Deccisión 486, eleva a
ca
ausal absolu
uta de irregistrabilidad la falta de
allguno de los requisitos
s que se de
esprenden
de
el artículo 134
1
de la misma
m
norm
mativa, es
de
ecir, que un
n signo es irregistrable si carece
de
e
los
requisitos
de
disstintividad,
su
usceptibilida
ad de repre
esentación gráfica o
pe
erceptibilidad.
el uso
o comercial, afecten ind
debidamente
e los
derech
hos de terce
eros, especiialmente cua
ando
sean idénticos o se asemeje
en a una marca
m
ormente so
olicitada pa
ara registro
o o
anterio
registra
ada para los mismo
os servicio
os o
producctos, o pa
ara producttos o servvicios
respeccto de los ccuales el uso de la marca
m
pueda causar un riesgo de confusión
c
y//o de
asociación.
Asimismo, se
e debe tene
er en cuentta que la
fa
alta de dis
stintividad está
e
consag
grada de
manera
m
inde
ependiente como ca
ausal de
nu
ulidad absoluta en el arttículo 135 litteral b) de
la
a Decisión 486. Se reconoce
r
ta
anto una
ca
apacidad distintiva “intrínseca” co
omo una
ca
apacidad dis
stintiva “extrrínseca”, como ya se
in
ndicó.
Los signos
s
distin
ntivos en el mercado
o se
expone
en a diverssos factoress de riesgo
o; la
doctrin
na tradiciona
almente se ha
h referido a dos
clases de riesgoss: al de co
onfusión y al
a de
a lista se
e ha
asociación. Actualmente, la
extend
dido y se ha
an clasificad
do otros tipo
os de
riesgos
s, con el objjetivo de prrotegerlos se
egún
su grad
do de notoriedad.
En consecue
encia, el Jue
ez Consulta
ante debe
nalizar en el presente
e caso, si el signo
an
FA
AMILIA GL
LOBAL BRA
AND (denominativo),
cu
umple con los requisitos del artículo 134 de
la
a Decisión 486 de la Comisió
ón de la
Comunidad Andina,
A
y si no se encuentra
e
entro de la
as causaless de irregis
strabilidad
de
prrevistas en los artículo
os 135 y 136 de la
re
eferida Decissión.
Sobre el riesgo
o de confusión y/o de
asociación, el Trribunal ha manifestado lo
siguien
nte:
3. Irregiistrabilidad por iden
ntidad o
similitud de signos.
s
Rie
esgo de
confu
usión y/o asociación. Similitud
gráfic
ca, fonética e ideológica.
Regla
as para efec
ctuar el cottejo entre
signo
os.
En virtud a que en el proceso in
nterno se
ebate si el signo solicitado FAMILIA
de
GLOBAL
G
es
(denominatiivo)
BRAND
co
onfundible con las marcas FAMILIA
(d
denominativa
a) y FAMIL
LIA Y LOGO
OTIPO, el
Trribunal conssidera oportu
uno referirse
e al tema.
La
as prohibiciones conte
enidas en el
e artículo
13
36
de
la
Decisión
486
buscan,
fu
undamentalm
mente, preca
autelar el in
nterés de
te
erceros. En efecto,
e
confo
orme a lo previsto en
ell literal a) del
d referido artículo 136
6, no son
re
egistrables como
c
marca
as los signos
s que, en
“El riesgo de
“E
e confusión es la posibilidad
d que el consumidorr al adquiri
de
rir un
p
producto
pie
ense que está
e
adquiriiendo
o
otro
(confussión directa)), o que piiense
q
que
dicho producto tiene
t
un o
origen
e
empresarial
diferente al
a que realm
mente
p
posee
(confu
usión indireccta).
El riesgo de asociación es la posibiilidad
E
d que el consumido
de
or, que aun
nque
d
diferencie
la
as marcas en
e conflicto y el
o
origen
emp
presarial de
el producto
o, al
a
adquirirlo
piiense que el
e producto
or de
d
dicho
producto y otra empresa tie
enen
u
una
relación o vinculac
ción económ
mica”.
(Proceso 70
0-IP-2008, publicado
p
e la
en
G
G.O.A.C.
N°. 1648 del 21
2 de agostto de
2
2008,
marca: SHERATO
ON).
En estte sentido, e
el Tribunal considera
c
qu
ue no
es necesario que
e el signo solicitado para
o induzca a error a loss consumido
ores,
registro
sino qu
ue es suficie
ente la existtencia del riesgo
de confusión y/o de asocia
ación, tanto con
ón al signo como respecto
r
a los
relació
producctos o serviccios que am
mparan, para
a que
se configure la irregistrabilidad, de do
onde
GACET
TA OFICIAL
L
re
esulta que el
e hecho de
e que los signos
s
en
cu
uestión amp
paren produ
uctos o serv
vicios que
pe
ertenezcan a diferentess clases, no garantiza
po
or sí la ause
encia de rie
esgo de conffusión y/o
as
sociación, toda vez que dentro
o de los
prroductos o servicios contempla
ados en
diiferentes clases
c
pued
de darse conexión
co
ompetitiva y en con
nsecuencia, producir
rie
esgo de con
nfusión y/o de
d asociació
ón y como
ta
al constituirse
e en causal de irregistra
abilidad.
El Tribunal ha
a sostenido que “La con
nfusión en
materia
m
marccaria, se re
efiere a la falta de
cllaridad para poder elegiir un bien de
e otro, a la
qu
ue puedan ser inducid
dos los conssumidores
po
or no exisstir en el signo la capacidad
c
su
uficiente parra ser distinttivo”. (Proce
eso 85-IP20
004, publica
ado en la G..O.A.C. Nº. 1124, de
4 de octubre de 200
04, marca: DIUSED
EANS).
JE
Hay riesgo de con
nfusión cuando el
onsumidor o usuario medio
m
no disstingue en
co
ell mercado el origen emp
presarial dell producto
o servicio ide
entificado po
or un signo de modo
ue pudiera atribuir, porr la falsa ap
preciación
qu
de
e la realida
ad, a dos productos
p
o servicios
qu
ue se le ofrecen
o
un origen em
mpresarial
co
omún al exttremo que, si existe identidad o
se
emejanza entre
e
el signo
s
pend
diente de
re
egistro y la
a marca reg
gistrada o un signo
prreviamente solicitado para
p
registro
o, surgiría
ell riesgo de que el co
onsumidor o usuario
re
elacione y confunda
c
aq
quel signo con esta
marca
m
o con el
e signo prev
viamente so
olicitado.
Para determiinar la existencia del riesgo de
onfusión se
erá necesario verificar si existe
co
id
dentidad o semejanza
s
s
en
entre los signos
diisputa, tanto
o entre sí como en rela
ación con
lo
os productos o serviccios distingu
uidos por
elllos, y considerar la
a situación de los
co
onsumidores
s o usuarios, la cual variará
v
en
fu
unción de loss productos o servicios de
d que se
tra
ate, indepen
ndientemente de la clase
e a la que
pe
ertenezcan dichos
d
produ
uctos o servvicios.
Con base a jurisprudencia emitida por este
q pueden dar lugar
Trribunal, los supuestos que
29/11/2013
3 18 de 92
al riesgo de confu
usión entre varios sign
nos y
os o servicio
os que cada
a una
entre los producto
os ampara, sserían los siiguientes: (i)) que
de ello
exista identidad entre los sign
nos en dispu
uta y
én entre lo
os productos o servvicios
tambié
distinguidos por elllos; (ii) o ide
entidad entrre los
nza entre los
l
producto
os o
signoss y semejan
servicios; (iii) o se
emejanza en
ntre los sign
nos e
dad entre loss productos y servicios; (iv) o
identid
semeja
anza entre
e aquellos
s y tam
mbién
semeja
anza entre é
éstos.
El Trribunal ha diferencia
ado entre: “la
‘semejjanza’ y la ‘‘identidad’, ya
y que la siimple
semeja
anza presup
pone que entre
e
los obj
bjetos
que se
e comparan existen elem
mentos comunes
pero coexistiendo
c
o con otros
s aparentem
mente
diferen
nciadores, produciéndo
p
se por tantto la
confun
ndibilidad. E
En cambio, entre marccas o
signoss idénticos,, se sup
pone que nos
enconttramos ante
e lo mismo
o, sin difere
encia
alguna
a entre loss signos”. (Proceso
(
82-IP2002, publicado en
n la G.O.A.C
C. Nº. 891, de
d 29
ero de 2003, marca: CHIP’S).
de ene
El Trib
bunal observva que la de
eterminación
n del
riesgo de confu
usión y/o de asocia
ación
ponde a un
na decisión del funcionario
corresp
adminiistrativo o, e
en su caso, del
d juzgadorr, con
base a principios y reglas que
e la doctrina
a y la
jurispru
udencia han
n sugerido a los efecto
os de
precisa
ar el grado de
d confundib
bilidad, la qu
ue va
del exttremo de ide
entidad al de
e semejanza
a.
En esse sentido, se busca
a evitar que el
consum
midor asocie
e el origen de
d un produccto o
servicio a otro de origen emp
presarial distinto,
e con la sola
a posibilidad
d del surgimiento
ya que
de dicho
d
riesg
go de asociación,
a
los
empresarios se be
eneficiarían sobre
s
la basse de
vidad ajena.
la activ
Respecto a los ámbitos
á
de la confusió
ón el
Tribunal, también,, ha sentad
do los siguie
entes
criterio
os: “El primero, la confusión visua
al, la
cual radica
r
en poner de manifiesto los
aspecttos ortográficos, los merramente grá
áficos
y los de forma. El segund
do, la confu
usión
d
jueg
ga un papel
p
auditivva, en donde
GACET
TA OFICIAL
L
de
eterminante,, la perce
epción son
nora que
pu
ueda tener el consum
midor respeccto de la
de
enominación
n aunque en alguno
os casos
viistas desde
e una persp
pectiva gráffica sean
diiferentes, auditivamente
e la idea es de la
misma
m
denom
minación o marca. Ell tercer y
úlltimo criterio
o, es la conffusión ideoló
ógica, que
co
onlleva a la persona a relacionar el
e signo o
de
enominación
n con el co
ontenido o significado
s
re
eal del mism
mo, o mejor, en este pu
unto no se
tie
ene en cue
enta los asspectos matteriales o
au
uditivos, sino
s
que se atiend
de a la
co
omprensión,, o al signifiicado que co
ontiene la
ex
xpresión, ya
a sea deno
ominativa o gráfica”.
(P
Proceso 76-IP-2004, publicado en la
G.O.A.C.
G
Nº.. 1114, de 7 de setie
embre de
20
004, haciendo referenccia al Proce
eso 13-IP97
7, publicado
o en la G.O.A
A.C. Nº. 329
9, de 9 de
marzo
m
de 199
98, marca: DERMALEX)
D
).
En consecuencia el Tribunal, con base en la
octrina, ha señalado que para valorar
v
la
do
similitud marccaria y el rie
esgo de con
nfusión es
ecesario considerar, loss siguientess tipos de
ne
similitud:
La
a similitud ortográfica
a se presen
nta por la
co
oincidencia de letras en
e los segm
mentos a
co
ompararse, toda vez que el orden
n de tales
le
etras, su long
gitud, o la identidad de sus
s raíces
o terminacion
nes, pudiera
an aumentarr el riesgo
e confusión.
de
La
a similitud fonética se
e da entre signos que
all ser pronun
nciados tiene
en un sonid
do similar.
La
a determina
ación de ta
al similitud depende,
en
ntre otros elementos,
e
d la identid
de
dad en la
síílaba tónica o de la coincidencia en las raíces
o terminacion
nes. Sin emb
bargo, deben
n tomarse
n cuenta lass particularid
dades de ca
ada caso,
en
pu
ues la perce
epción por los consum
midores de
la
as letras qu
ue integran los signos
s, al ser
prronunciadas, variará según
s
su estructura
grráfica y fonética.
La
a similitud
d ideológica se produ
uce entre
signos que evocan
e
la misma
m
o sim
milar idea,
ue deriva del
d mismo contenido
c
o parecido
qu
co
onceptual de los signos. Por tanto
o, cuando
29/11/2013
3 19 de 92
los sig
gnos represe
entan o evo
ocan una m
misma
cosa, característtica o ide
ea, se esstaría
endo al con
nsumidor distinguir una
a de
impidie
otra.
Reglas
s para efec
ctuar el co
otejo de sig
gnos
distinttivos.
A obje
eto de facilittar a la Auttoridad Naccional
Compe
etente el e
estudio sob
bre la supu
uesta
confus
sión entre los signos en conflicto
o, es
necesa
ario tomar en cuentta los critterios
elabora
ados por los tratadistas Carlos
Fernán
ndez-Novoa y Pedro Bre
euer Moreno
o que
han sid
do recogidoss de manera
a reiterada por
p la
jurispru
udencia de este Tribuna
al y que, son los
siguien
ntes:
1. La confu
usión resulta
a de la impre
esión
de conjunto desp
pertada porr los signoss, es
decir que
q
debe exxaminarse la
a totalidad de los
elemen
ntos que inte
egran a cada
a uno de elloss, sin
descom
mponer, y m
menos aún alterar,
a
su un
nidad
fonéticca y gráfica, ya que “de
ebe evitarse
e por
todos los medio
os la dis
sección de las
minaciones comparadas, en sus dive
ersos
denom
elemen
ntos integrrantes”. (Fe
ernández-No
ovoa,
Carlos. Fundamen
ntos de Dere
echo de Marcas,
ontecorvo S..A., Madrid 1984,
1
p. 215
5).
Ed. Mo
2. En el exxamen de registrabilidad
r
d las
marcas
s deben sser examina
adas en fo
orma
sucesiva y no sim
multánea, de
e tal manera
a que
c
n de los sign
nos confronttados
en la comparación
debe predominar el méto
odo de cotejo
c
endo el aná
álisis simultá
áneo,
sucesivo, excluye
e éste último
o no lo realiza el
en atención a que
midor o usua
ario común.
consum
3. Deben ser tenidass en cuenta
a las
semeja
anzas y no las diferenc
cias que exxistan
entre los signos, ya
y que la sim
militud gene
erada
esprende de
e los eleme
entos
entre ellos se de
antes o de la semejante disposició
ón de
semeja
los mismos, y no de los elementos disttintos
parezcan en el conjunto marcario.
que ap
emejanza de
eberá
4. Quien aprecie la se
colocarse en e
el lugar del
d
consum
midor
GACET
TA OFICIAL
L
prresunto, tom
mando en cu
uenta la natu
uraleza de
lo
os productos
s o servicios
s identificado
os por los
signos en disputa. (Bre
euer Moreno
o, Pedro,
M
de Fá
ábrica y de Comercio,
C
Trratado de Marcas
Ed. Robis, Bu
uenos Aires, pp. 351 y s.s.).
s
q haga el Juez consu
ultante, es
En el cotejo que
ecesario detterminar los diferentes modos
m
en
ne
qu
ue pueden asemejarse
a
los signos en
e disputa
e identificar la posible existencia o no de
e
los signos
s
en
similitud o identidad, entre
onflicto. Además,
A
s
se
recomie
enda al
co
co
onsultante la importanc
cia de dete
erminar la
po
osible existtencia o no
o de una confusión
id
deológica.
29/11/2013
3 20 de 92
Dentro
o de los sign
nos denomin
nativos están los
signoss denominattivos compu
uestos, que son
aquello
os que se componen de dos o más
palabra
as. Al re
especto, el Tribunal ha
estable
ecido que: “N
No existe prrohibición alg
guna
para que
q
los signos a regisstrarse adop
pten,
entre otros, cualq
quiera de estas
e
formass: se
ongan de un
na palabra compuesta,
c
compo
o de
dos o más palabras, con o sin significa
ación
ptual, con o sin el acom
mpañamientto de
concep
un gráfico
g
(...))”. (Processo 13-IP-2
2001,
publica
ado en la G
G.O.A.C. N°° 677, de 13 de
junio de
d 2001, marrca: BOLIN BOLA).
s mixtos.
Signos
4. Clase
es de sig
gnos. Com
mparación
entre
e
signos
s
denom
minativos.
signos
Comp
paración
entre
deno
ominativos y mixtos.
El Tribunal interpretarrá el tema
a de la
eferencia en
n razón a qu
ue el signo solicitado
re
FA
AMILIA GLO
OBAL BRAN
ND es denom
minativo y
qu
ue los signo
os sobre la base
b
de los cuales se
prresenta la oposición
o
so
on FAMILIA
A también
de
enominativo
o y FAMILIA
A Y LOGOT
TIPO. Se
to
omará en cuenta la parte denominativa
co
ompuesta de
el signo solic
citado a regiistro.
ominativos.
Signos deno
Lo
os signos denominativo
d
os llamados
s también
no
ominales o verbales, utilizan exxpresiones
ac
cústicas o fonéticas, formados
f
por una o
va
arias letras, palabras o números, in
ndividual o
co
onjuntamentte estructura
ados, que in
ntegran un
co
onjunto o un
n todo pronunciable y qu
ue pueden
o no tener sig
gnificado con
nceptual. Esste tipo de
signos se subdividen en: sugestivoss que son
os que tiene
en una con
nnotación conceptual
c
lo
qu
ue evoca ciertas cualidades o funcciones del
prroducto iden
ntificado por el signo; y arbitrarios
a
qu
ue no maniffiestan cone
exión alguna
a entre su
significado y la natura
aleza, cualidades y
unciones del producto qu
ue va a identificar.
fu
Los signos
s
mixttos se com
mponen de
e un
elemen
nto denom
minativo (u
una o vvarias
palabra
as) y un ele
emento gráfico (una o vvarias
imágen
nes). La combinación de estos
e
elemen
ntos al ser apreciados en su conjjunto
producce en el con
nsumidor un
na idea sob
bre el
signo que le pe
ermite diferenciarlo de
e los
ado. Sin emb
bargo
demáss existentes en el merca
al efecctuar el cote
ejo de estoss signos se debe
identificar cuál de estos elem
mentos preva
alece
nfluencia en
n la mente
e del
y tiene mayor in
midor, si el d
denominativo
o o el gráfico
o.
consum
Sobre el tema la ju
urisprudencia
a dice: “La marca
m
e una unida
ad, en la cua
al se ha soliccitado
mixta es
el regiistro del ele
emento nom
minativo com
mo el
gráfico
o, como uno
o solo. Cuan
ndo se otorg
ga el
registro
o de la marcca mixta se la protege en
e su
integrid
dad y no a ssus elemento
os por separrado”.
(Proceso 55-IP-200
02, publicado en la G.O.A.C.
21 del 1 de agosto de
d 2002, diiseño
Nº. 82
industrrial: BURBUJJA videos 20
000).
d
vos.
Comparación enttre signos denominativ
En
la
comp
paración
entre
signos
minativos, se
ean simples
s o compue
estos,
denom
el Trib
bunal ha m
manifestado que los signos
deben ser observvados en co
onjunto y co
on la
ad de los ele
ementos que
e lo integran
n, sin
totalida
GACET
TA OFICIAL
L
de
escomponerr su unidad
d fonética y gráfica,
te
eniendo en cuenta
c
la tottalidad de la
as sílabas
y letras que
e forman lo
os vocablos
s de las
marcas
m
en pugna,
p
sin perjuicio
p
de destacar
aq
quellos ele
ementos do
otados de especial
efficacia diferrenciadora, atribuyendo menos
va
alor a los que
q
ofrezca
an disminuyyan dicha
fu
unción. Para
a realizar estta labor, se considera
qu
ue el Jue
ez Consulttante debe
erá tener
prresente que:
c
n semejan
ntes las
1. Se considerará
marca
as comparad
das cuando la sílaba
tónica
a de las mismas ocupa la misma
posició
ón y es idéntica o muyy difícil de
disting
guir.
2. La su
ucesión de las vocale
es en el
mismo
o orden ha
abla a favor de la
semejanza de las
s marcas com
mparadas
porque
e la sucesió
ón de vocale
es asume
una im
mportancia decisiva pa
ara fijar la
sonoriidad de una denominaciión.
3. En el
e análisis
s de las marcas
denom
minativas hay
h
que tratar
t
de
encon
ntrar
la
dimensión
n
más
caractterística de las denom
minaciones
confro
ontadas: la dimensión que con
mayorr fuerza y prrofundidad penetra
p
en
la mente del conssumidor y determina,
d
por lo mismo, la im
mpresión ge
eneral que
la den
nominación va a suscittar en los
consumidores.
El examen de los siignos es atribución
a
xclusiva dell administrador o juez nacional,
ex
en
n su caso, quienes debe
en aplicar los criterios
ellaborados por la doctrin
na y recogid
dos por la
ju
urisprudencia
a
comun
nitaria
pa
ara
la
co
omparación de todo tipo
o de marcas..
El Tribunal ha
a resaltado que cuando
o un signo
stá compues
sto por una palabra y se
s solicita
es
su
u registro, entre
e
los sig
gnos ya regiistrados y
ell requerido para reg
gistro, pued
de existir
co
onfusión dep
pendiendo de
d las terminaciones,
nú
úmero de vo
ocales, sufijjos, prefijos,, etc., por
no
o haber elem
mentos diferenciadores en dicha
ex
xpresión, sie
empre en el entendido de
d que los
prroductos a cubrirse se
ean los miismos. Al
co
otejar dos marcas denominattivas, el
ex
xaminador deberá
d
som
meterlas a las reglas
29/11/2013
3 21 de 92
para la
l compara
ación marca
aria, y presstará
especial atención al criterio que señala que
q a
gnos se les observará a través de
e una
los sig
visión de conju
unto, sin fraccionar sus
ntos.
elemen
Compa
aración enttre signos denominativ
d
vos y
mixtos
s.
Cuand
do el Juezz Consulta
ante realice
e el
exame
en de regisstrabilidad entre un signo
s
denom
minativo y un signo mixtos, de
eberá
identificar cuál de los elementos, el
minativo o e
el gráfico prrevalece y tiene
t
denom
mayor influencia e
en la mente del consum
midor.
erado que: “L
La doctrina se
s ha
El Tribunal ha reite
al, el
inclinado a consiiderar que, en genera
nto denomiinativo de la marca mixta
m
elemen
suele
ser
el
aracterístico
más
ca
o
minante, ten
niendo en cuenta
c
la fu
uerza
determ
expressiva propia d
de las palab
bras, las que
e por
definicción son pronunciables, lo que no obsta
o
para que
q
en algunos casos se
s le reconozca
priorida
ad al elem
mento gráfic
co, teniendo
o en
cuenta
a su tamaño
o, color y collocación, qu
ue en
un mo
omento dado
o pueden se
er definitivos. El
elemen
nto gráfico
o suele ser
s
de mayor
m
importa
ancia cuand
do es figura
ativo o evoccador
de conceptos,
c
que
cua
ando con
nsiste
simple
emente en
n un dibu
ujo abstra
acto”.
(Proce
eso 26-IP-98
8, publicado en la G.O..A.C.
Nº. 410, de 24 d
de febrero de
d 1999, ma
arca:
C.A.S.A. (mixta)).
ecto, el Tribu
unal ha maniifestado que
e, “en
En efe
el aná
álisis de una
a marca mix
xta hay que
e fijar
cuál es
e la dimenssión más ca
aracterística
a que
determ
mina la imp
presión ge
eneral que (…)
suscita
a en el con
nsumidor (…) debiend
do el
examin
nador esforrzarse por encontrar esa
dimens
sión, la
m
fuerzza y
que con mayor
profundidad pen
netra en la mente del
midor y que,, por lo mism
mo, determin
ina la
consum
impressión general que el sig
igno mixto va a
suscita
ar en los consumidore
c
es”. (Fernán
ndezNovoa, Carlos, “Fundamentos
s de Derech
ho de
Marcass”, Editoriall Montecorv
vo S.A., Madrid
1984, p. 237 a 239
9).
GACET
TA OFICIAL
L
En el caso
o concreto, cuando el Juez
Consultante realice el correspondiente
xamen
de
e
registrab
bilidad
de
el
signo
ex
de
enominativo
o que cue
ente, en su
s
parte
de
enominativa
a, con elem
mentos com
mpuestos,
so
olicitado, co
omo marca habrá de examinar
es
specialmente la relevan
ncia y distinttividad de
lo
os vocablos que la confforman, esto
o es, si el
signo solicita
ado a regis
stro tiene capacidad
c
e
uno o más
diistintiva por sí mismo, existiendo
vo
ocablos que
e doten al signo de “la suficiente
ca
arga semán
ntica que permita
p
una
a eficacia
pa
articularizad
dora que con
nduzca a ide
entificar el
orrigen emprresarial”. (P
Proceso 13
3-IP-2001,
pu
ublicado en la G.O.A.C
C. Nº. 677, de 13 de
ju
unio de 2001, marca: “BO
OLIN BOLA””).
Por tanto, el signo deno
ominativo qu
ue cuente,
demás, con
n una deno
ominación co
ompuesta
ad
se
erá registra
able en el caso, de que se
en
ncuentre inttegrado por uno o más vocablos
qu
ue lo doten
n por sí miismo de disstintividad
su
uficiente y, de
d ser el casso, siempre que estos
vo
ocablos tam
mbién le otorguen
o
disstintividad
su
uficiente fren
nte a signos de terceross.
Con base a estos criterios el Juez
ntificar cuál de estos
Consultante deberá iden
p
ente del
en la me
ellementos prevalece
co
onsumidor y proceder a su cotejo
o a fin de
de
eterminar el riesgo de confusión,
c
co
onforme a
lo
os criterios contenidos en la presente
in
nterpretación. En el caso de que en uno
u de los
signos prevalezca el elem
mento gráficco y en el
ottro el denom
minativo o viceversa no habrá, en
prrincipio, riesgo de co
onfusión. Si
S por el
co
ontrario, en
n el signo mixto el elemento
prredominante
e resulta serr el gráfico, el cotejo
ha
abrá de hace
erse a partir de los rasgo
os, dibujos
e imágenes de cada uno
u
de ello
os, o del
oncepto que evoca en
e cada caso
c
este
co
ellemento. Y si en ambo
os casos el elemento
de
eterminante es el den
nominativo. El cotejo
de
eberá realizzarse siguie
endo las reglas
r
de
co
omparación entre signos
s denominativos arriba
de
escritos.
29/11/2013
3 22 de 92
5. Palabras de uso común en
n la
conforma
ación de sig
gnos marca
arios.
Marca déb
bil.
El Trib
bunal interprretará el tem
ma en razón
n a la
posibilidad de que
e el signo so
olicitado FAM
MILIA
AL
BRAN
ND
(denom
minativo)
GLOBA
esté
elabora
ado con palabras de uso común ccomo
son FA
AMILIA o GL
LOBAL.
El Trib
bunal manifiiesta que al crear un signo
s
distintivo se puede
e hacer uso de toda classe de
as,
prefijo
os,
sufijos,
raíces
palabra
o
termina
aciones de uso comú
ún, los que
e no
pueden ser objeto de mono
opolio o dom
minio
uto de perso
ona alguna, por lo que su
absolu
titular no está a
amparado por
p
la ley para
oponerse a que terceros los utilicen, en
nación de ottros elemen
ntos en el diseño
combin
de sign
nos marcario
os.
Al efectuar el exa
amen comp
parativo en esta
ben tomarse
e en
clase de marcass, no deb
a las partícculas o pa
alabras de uso
cuenta
genera
al o común, a efectos de
d determinar si
existe confusión; ésta es un
na excepció
ón al
pio de que el cotejo de las
l marcas debe
d
princip
realiza
arse atendiendo a una simple
s
visión de
los sig
gnos que se
e enfrentan, donde el todo
prevale
ece sobre sus compo
onentes. E
En el
caso de
d las parttículas o palabras de uso
común
n, la distin
ntividad se busca en
n el
elemen
nto diferente
e que integra
a el signo y e
en la
condicción de signo de fantassía del conjjunto
marcarrio.
La exxclusividad del uso, que
q
confierre el
derech
ho obtenido a través del registro
o de
marcas
s, descarta que partícu
ulas o palabras,
prefijos
s o sufijoss, comunes
s, necesario
os o
usuales que perte
enecen al dominio púb
blico,
n ser utilizad
dos únicame
ente por un titular
t
puedan
marcarrio, porque a
al ser esos vocablos
v
usu
uales,
no se puede imped
dir que el pú
úblico en general
do, hacerlo
o constituirá
á el
los siiga utilizand
monop
polio del uso
o de partícula
as necesaria
as en
beneficcio de unos p
pocos.
GACET
TA OFICIAL
L
Ta
ambién, la jurisprudenccia de este Tribunal,
ha
a reiterado que
q una marrca que conttenga una
pa
artícula o una
u
palabra
a de uso común
c
no
pu
uede imped
dir su inclu
usión en marcas
m
de
te
erceros y fundar, en essa sola circu
unstancia,
la
a existencia
a de confu
undibilidad, ya que
en
ntonces se estaría otorrgando a su titular un
prrivilegio inus
sitado sobre
e un elemento de uso
ge
eneral o necesario. El titular de una marca
co
on un elem
mento de usso común sabe
s
que
te
endrá que co
oexistir con las
l marcas anteriores
a
y con las que
e se han de solicitar en el futuro.
mente, tendrrá efectos
Esta realidad, necesariam
obre el crite
erio que se aplique en el cotejo,
so
po
or ello se ha dicho que
e esos elem
mentos de
us
so común so
on necesaria
amente débiles y que
lo
os cotejos entre
e
marcass que los contengan
c
de
eben
serr
efectuad
dos
con
criterio
be
enevolente. (Proceso 39-IP-2003,
3
publicado
en
n la G.O.A.C. Nº. 965,, de 8 de agosto
a
de
20
003, marca: & MIXTA).
Marca
M
débil.
El signo registrado como marca es
usceptible de
d convertirrse en débil cuando
su
allguno de loss elementos que lo integ
gran es de
ca
arácter gen
nérico, con
ntiene parttículas o
pa
alabras de uso
u común, o evoca una
a cualidad
de
el producto o servicio, deviniendo la marca
en
n débil frentte a otras que
q
también
n incluyan
un
no de tales elementos o cualidades
s que, por
su
u naturalezza, no admiten
a
ap
propiación
ex
xclusiva.
Al respecto, el Tribunal ha sosten
nido que:
“T
Todo signo registrado como marc
ca puede
ha
acerse débil en el mercado de pro
oductos o
se
ervicios de que
q se trate. En efecto, si uno de
lo
os elemento
os que integ
gran el sign
no es de
ca
arácter gené
érico o de usso común, o si evoca
un
na cualidad del productto o servicio
o, el signo
se
e hará déb
bil frente a otros que
e también
in
ncluyan uno de tales ele
ementos o cualidades
c
(…
…)”. (Proce
eso 99-IP--2004, de 22 de
se
eptiembre de
e 2004, pub
blicado en la G.O.A.C.
29/11/2013
3 23 de 92
Nº. 11
134, de 11
1 de noviembre de 2004,
2
marca: DIGITAL S
SMOKING).
6. Marcas en
n idioma ex
xtranjero.
El Trib
bunal interpreta el tema
a en virtud a la
determ
minación de
e si el signo
s
soliccitado
FAMIL
LIA GLOBAL
L BRAND (d
denominativo
o) es
un signo en id
dioma extrranjero o está
porr
palabrass
en
idioma
conformado
extranjjero.
Se prresume que
e las palab
bras en idioma
extranjjero y su significado
o no son de
conocimiento com
mún, por lo que, al fo
ormar
ndido para ser
parte de un signo preten
ado como marca, se
e las considera
registra
como signo de fantasía, procediendo
p
, en
conseccuencia, su registro.. Al respecto,
conform
me lo ha m
manifestado el Tribunal, “Las
denom
minaciones d
de fantasía (…) implica
an la
creació
ón de un vo
ocablo, el mismo
m
que puede
no ten
ner significad
do alguno. Es así que una
marca de fantasía gozará gen
neralmente d
de un
ntivo. Por lo tanto,
t
las ma
arcas
mayor poder distin
ntasía o caprrichosas porr ser elabora
ación
de fan
del ing
genio propio de sus titullares carece
en de
connottación
co
onceptual
o
signifiicado
idiomá
ático, de tal
t
manera
a que si una
denom
minación gené
érica va aco
ompañada de
e una
palabra
a de fantasíía, la posibillidad de que
e sea
admitid
do su registrro aumenta”. (Proceso 16-IP98, pu
ublicado en la G.O.A.C.. Nº. 398, de
d 10
de se
eptiembre de
d 1998, marca: SA
ALTIN
etiquetta).
Existen
n palabras e
extranjeras en que tantto su
conocimiento com
mo su significcado conceptual
o del
se han generalizzado y se han hecho
omprensión del público
o; en
conocimiento y co
c
cuand
do una palabra en idioma
este caso,
extranjjero que con
nforma un siigno marcarrio es
fácilme
ente recon
nocible enttre el pú
úblico
consum
midor o usuario, sea a causa de
e su
escritu
ura, pronuncciación o sig
gnificado, de
eberá
tenerse
e en cuenta
a que “el carrácter genérrico o
descrip
ptivo de una
a marca no está
e
referido a su
denom
minación en
n cualquie
er idioma. Sin
GACET
TA OFICIAL
L
em
mbargo, no
n
pueden
n ser re
egistradas
ex
xpresiones que
q
a pesarr de pertene
ecer a un
id
dioma extran
njero, son de
d uso comú
ún en los
Países
P
de la
l Comunid
dad Andina
a, o son
co
omprensible
es para el consumidor
c
medio de
es
sta subregió
ón debido a su raíz com
mún, a su
siimilitud foné
ética o al hecho
h
de ha
aber sido
ad
doptadas po
or un órgano
o oficial de la lengua
en
n cualquierra de los Países Miembros”.
M
(P
Proceso 16-IIP-98, ya cita
ado).
Al respecto, el Tribunal ha manifes
stado “No
se
erán registtrables dicchos signoss, si el
siignificado conceptual
c
de las pallabras en
id
dioma extrranjero se
e ha hecho del
co
onocimiento de la mayoría
m
del público
co
onsumidor o usuario y, si además
s, se trata
de
e vocablos genéricos,
g
d
descriptivos
o de uso
co
omún en relación
r
co
on los productos o
se
ervicios qu
ue se prretende id
dentificar”.
(P
Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de
20
012).
Fiinalmente, se
s ha recono
ocido la exisstencia de
ciertos vocablos de origen extranjero
o que “han
egado a se
er aceptados oficialmen
nte en el
lle
id
dioma local con
c acepción
n común eq
quivalente,
co
omo serían los italian
nismos, galiicismos o
an
nglicismos que
q
termina
an siendo prohijados
p
po
or los organ
nismos recto
ores del idioma en un
pa
aís dado”. (P
Proceso 3-IP
P-95, publiccado en la
G.O.A.C.
G
Nº. 189, de 10 de septie
embre de
19
995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS
DE FRUTAS TUTTI-FRU
UTTI).
Si el signo en
n idioma exttranjero se encuentra
e
in
ntegrado, en
ntre otros vocablos,
v
po
or una o
más
m palabras
s de uso com
mún, su presencia no
im
mpedirá el re
egistro de la
a denominacción, caso
qu
ue el conjun
nto del signo
o se halle prrovisto de
ottros elementos que lo doten
d
de disstintividad
su
uficiente.
cas.
7. Familia de marc
El tercero inte
eresado arg
gumentó que
e el signo
olicitado FA
AMILIA GLO
OBAL BRAN
ND forma
so
pa
arte de la familia de marcas FAMILIA
29/11/2013
3 24 de 92
GLOBA
AL. Por lo ta
anto, se dessarrollará el tema
t
de la fa
amilia de ma
arcas.
Una fa
amilia de m
marcas, es un conjunto
o de
marcass que perte
enecen a un
n mismo titu
ular y
que poseen
p
un rasgo distintivo común,
median
nte el cual el público consumidor las
asocia entre sí y las relaciona
a con un mismo
m
origen empresarial.
bunal se ha pronunciado
o sobre la figura
El Trib
de la familia de
e marcas, de la siguiente
manerra:
““En el Dereccho de Marccas se admitte en
g
general
la existencia
e
de
e una plura
alidad
d
de
marcas que possean un rasgo
r
d
distintivo
co
omún. Si este elem
mento
c
común
fig
gura
al
inicio
de
la
d
denominació
ón, será, po
or lo genera
al, el
e
elemento
dominante. El elem
mento
d
dominante
ccomún hará
á que todass las
m
marcas
que lo incluyan
n produzcan
n una
im
impresión
ge
eneral comú
ún, toda vezz que
in
inducirá
a loss consumido
ores a asociiarlas
e
entre
sí y a pensar que
e los producttos a
q
que
se refie
eren participan de un orrigen
c
común.
Dado que el elem
mento
d
dominante
común obra como un
in
indicador
de
e pertenenciia de la marrca a
u familia d
una
de marcas, es probable
e que
e consumid
el
dor medio considere
c
qu
ue el
p
producto
d
donde
figu
ura el citado
c
e
elemento
co
omún consttituye objeto
o de
u
una
marcca
que
pertenece
a
d
determinada
a familia de marcas, por lo
q
que
el regiistro de aq
quélla, caso
o de
c
corresponde
er a distinto
o titular, po
odría
in
inducir
a confusión”.
c
(
(Proceso
96-IP2
2002,
publiccado en la G.O.A.C.
G
Nºº 912
d 25 de ma
de
arzo de 2003
3).
El fen
nómeno de la familia de marcas, se
diferen
ncia
claram
mente
de
e
la
ma
arcas
conform
madas por u
una partícula
a de uso com
mún,
ya que
e estás posseen un elemento de uso
genera
al, muchass veces necesario
n
para
identificcar cierta cclase de pro
oductos. Po
or tal
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/2013
3 25 de 92
ra
azón, el titullar de una marca que contenga
un
na partícula de uso com
mún no puede impedir
qu
ue otros la usen
u
en la conformació
c
n de otro
signo distintiv
vo; caso con
ntrario, suced
de con la
amilia de marrcas, cuyo tittular sí pued
de impedir
fa
qu
ue el rasgo distintivo común pu
ueda ser
uttilizado porr otra perssona, ya que
q
este
ellemento distintivo identtifica plenam
mente los
prroductos qu
ue comerciializa el titular del
co
onjunto de marcas
m
y, ad
demás, genera en el
co
onsumidor la impresión
n de que tienen
t
un
orrigen común.
Es dec
cir, el juez consultante,
c
al momentto de
realiza
ar el corresspondiente cotejo
c
entre
e los
signoss en confliccto, necesarriamente de
eberá
tomar en cuenta y deberá analizar si las
ntadas para negar el reg
gistro
causales argumen
gentes o si por el conttrario
se enccuentran vig
dichass causales hubiesen dejado de ser
aplicab
bles al tiemp
po de resolve
erse el proce
eso.
En relación con lo antterior, el co
onsultante
eberá deterrminar si las palabras FAMILIA
de
GLOBAL
G
establecen una
a familia de marcas o
si se trata de un elemento
o de uso com
mún, para
sí determina
ar el riesgo
o de confusión en el
as
pú
úblico consumidor.
De igu
ual manera el tercero in
nteresado affirma
que lo
os signos e
en conflicto han coexistido
pacíficcamente en el mercado
o, por lo qu
ue el
Tribunal interpreta
ará el tema.
8. Caus
sales de irregistrabildad que
hayan dejado de
e existir al momento
m
de realizarse el exam
men de
regis
strabilidad.
El Tribunal considera
c
op
portuno inte
erpretar el
prresente tem
ma en virtu
ud a que el
e tercero
in
nteresado en
n el proceso manifiesta
a que las
marcas
m
FAMIILIA (denom
minativa) y FAMILIA
F
y
ettiqueta, objeto de la oposición, han sido
ca
anceladas.
Es pertinente advertir que
e el Juez Con
nsultante,
all resolver el asunto
o sometido
o a su
co
onsideración
n, deberá ate
ender lo pre
evisto en
ell párrafo cuarto
c
del artículo 17
72 de la
Decisión 48
86 de la Comisión de la
A
y ex
xaminar si la
l causal
Comunidad Andina
cable, por cualquier
allegada es o no aplic
ac
contecimiento
que
la
haya
hecho
de
esaparecer
undo
juríd
dico
la
del
mu
ile
egitimación, por ejemplo
o, en relación con las
ca
ausales de nulidad rela
ativa, si la marca
m
del
te
ercero que alega su derecho ha sido
ca
ancelada o se
s ha procedido a su ca
aducidad,
nu
ulidad, o re
enuncia de los derecho
os o, por
cu
ualquier hec
cho similar.
ncia marcarria de hecho
o.
9. Coexisten
do en un mismo merca
ado, dos o más
Cuand
person
nas están e
en capacida
ad o preten
nden
utilizarr marcas ssimilares o idénticas para
design
nar producto
os o servicios idénticos o de
la mism
ma naturaleza o finalida
ad, se genera el
ya alud
dido “riesgo
o de confusió
ón” al coloccarse
a los consumidores en incapacidad de
n empresaria
al de los bie
enes
distinguir el origen
especto, el Tribunal esstima
y servvicios. Al re
que ta
al coexistenccia de hech
ho se suborrdina
necesa
ariamente a que las
s marcas que
coexistan en el mercado no produzzcan
sión entre e
el público sobre
s
el orrigen
confus
empresarial de las mercancía
as, producto
os o
ue se reafirm
ma lo expressado
servicios, con lo qu
eriores sente
encias:
en ante
“U
Una coexiste
encia pacífiica, extensa
a en
nú
úmero de añ
ños y sin re
eclamacioness por
pa
arte del prim
mer titular, puede sign
nificar
un
na autorizaciión tácita de
e aquél para
a que
el segundo titular pu
ueda conttinuar
utiilizando su marca, pue
es, constituyyendo
la causal de irrregistrabilid
dad de confu
usión,
un
na causal qu
ue doctrinarriamente ha sido
co
onsiderada ccomo suscep
ptible de aca
arrear
só
ólo nulidad
d relativa, bien po
odría
su
ubsanarse co
on esa autorrización -exp
presa
o tácita- o con
c
la dessaparición de
d la
co
onfusión. La
a actitud pa
asiva del prrimer
titu
ular sin que obre en defensa de
e su
ma
arca en tie
empo oportu
uno, revela una
se
eñal de ace
eptación de los hechoss así
GACET
TA OFICIAL
L
como la presunta
p
dife
erenciación de
d los dos
signos. Si
S no ha ex
xistido conffusión por
muchos años,
a
la nulid
dad por esa causal no
tendría el
e objetivo y fines que la norma
persiguió
ó: defender a los consum
midores y
al titular marcario. En
n ese caso, la causal
de confussión más bie
en se ha revertido en
favor del segundo tittular. En efecto el uso
permanen
nte de doss signos re
egistrados
semejanttes habría logrado con el
transcurri
rir del tiempo
o, eliminar la confusión
y crear, más
m bien, la inconfundib
bilidad y la
diferencia
ación entre ellos”. (Pro
oceso 60IP-2000, publicado en
e la G.O.A.C N° 642
de 25 de febrero de 2001).
2
Ante esta situación
s
co
orresponde al Juez
Consultante, el determin
nar si se ha
a dado la
oexistencia de las marrcas de una
a manera
co
effectiva y so
obre todo el determinarr si no ha
ex
xistido duran
nte el tiemp
po de coexis
stencia en
ell mercado ell riesgo de confusión.
c
o anteriorme
ente expuessto,
En virtud de lo
AL DE JUST
TICIA DE LA
A
EL TRIBUNA
D ANDINA
COMUNIDAD
CONCLUYE:
PRIMERO: Como el Tribunal en sus
in
nterpretacion
nes prejudiciiales no pue
ede fijar el
se
entido, aplic
car o analiza
ar el derecho interno,
le
e correspond
de al juez co
onsultante precisar
p
el
allcance del mismo
m
y, porr ende, de sus figuras
prrocesales. En
E el presen
nte caso, es
s la Corte
Peruana la qu
ue debe esttablecer la naturaleza
n
e los recurrsos e instrrumentos procesales
p
de
qu
ue consag
gra la norma intern
na; debe
de
eterminar si el recurso de casación
n nacional
es
s ordinario o extraordina
ario, si es un
na tercera
in
nstancia o no, así como
o todo lo re
elacionado
co
on su opera
atividad. Esto, se reitera, no es
co
ompetencia del Tribunal de Justic
cia de la
Comunidad Andina.
A
Si en
n el ámbito interno
i
se
egare a la conclusión
n que la figura
f
de
lle
29/11/2013
3 26 de 92
casación peruana es una tercera instancia
a, de
conformidad con todo lo planteado, serría el
so el obligado a
juez que conoce este recurs
ar la consulta
a prejudicial..
realiza
Ahora bien, en el evento en que estemo
os en
urso extraordinario con
n las
frente de un recu
erísticas ya
y
anotada
as, surge un
caracte
interrogante: ¿si se presen
nta un reccurso
do la
extraordinario sin que se hubiere solicitad
interprretación prejudicial en la última
instanccia, qué d
debe hace
er el juez de
conocimiento?
esentarían do
os hipótesis:
Se pre
 Que el recurso exxtraordinario
o se
sustente en
e
la falta de consulta
prejudicial en la última
ú
o única
ú
instancia.

En este ca
aso el juez competente,
c
, una
vez verificcada la ausencia
a
de
e la
consulta prejudicial, debe
d
declara
ar la
nvalidez de la sentencia
a. De
nulidad o in
conformida
ad con lo que disponga su
normativa procesal interna, de
eberá
na de estas acciones:
tomar algun
- Si la norm
mativa intern
na lo prevé así,
devolverá e
el asunto all juez que debió
d
solicitar la
a interpreta
ación para que
subsane su
u omisión y emita
e
una nueva
sentencia, acogiendo, para tal fin, la
providencia
a expedida por el Trib
bunal
de Justicia de la Comu
unidad Andin
na.
- Si la norma
ativa interna
a no prevé esto y
el juez com
mpetente de
ebe expedirr una
sentencia sustitutiva
a, éste debe
d
solicitar la
a interpreta
ación prejud
dicial
como si fue
era el juez de
d única o última
instancia, para así poder
p
emitir en
debida form
ma la senten
ncia.
 Que el recurso extra
aordinario no
o se
sustente en
e
la falta de consulta
prejudicial en última o única insta
ancia,
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/2013
3 27 de 92
pero sí
s se refiera a la interpre
etación de
norma
as comunitarrias.
de conformidad con
c
las pre
evisiones de
e su
uede tomarr alguna de
e las
norma interna, pu
ntes accione
es:
siguien
El juez que conozca un recurso
r
extra
aordinario
n
las
circunstanc
cias
ante
eriormente
en
mencionadas
m
s, por encim
ma de las lim
mitaciones
fo
ormales de su normativ
va interna, tiene que
ha
acer primar el orden co
omunitario andino,
a
lo
qu
ue implica que debe decclarar la nulidad de la
se
entencia
que
no
cuente
con
la
co
orrespondien
nte interprretación prejudicial,
p
ge
enerando co
on esto que todos los op
peradores
ju
urídicos se inserten en
n el sistema
a jurídico
co
omunitario de
d una man
nera adecua
ada. Este
ju
uez naciona
al, independientemente
e de las
ca
ausales que
e haya esgrimido el re
ecurrente,
es
stá investido
o de todas la
as prerrogattivas para
sa
alvaguardar
el
ord
den
suprranacional
co
omunitario y,
y por lo tantto, su primerra función
es
s examinar si el juez de última instancia
cu
umplió con
n su misión de so
olicitar la
in
nterpretación
n prejudicia
al al Trib
bunal de
Ju
usticia de la
a Comunidad
d Andina. Ell juez que
co
onozca un recurso exxtraordinario
o siempre
de
ebe tener presente que la consulta
prrejudicial es
s esencial, básica
b
y ang
gular para
ell funcionamiento del sisstema de in
ntegración
su
ubregional; por esta razón, se ju
ustifica la
ac
cción de an
nular la senttencia que no
n cuente
co
on este requ
uisito toral.
- Si la norm
mativa intern
na lo prevé así,
devolverá e
el asunto all juez que debió
d
solicitar la
a interpreta
ación para que
subsane su
u omisión y emita
e
una nueva
sentencia, acogiendo, para tal fin, la
providencia
a expedida por el Trib
bunal
de Justicia de la Comu
unidad Andin
na.
Ta
ambién es muy importa
ante tener en
e cuenta
qu
ue el juez extraordinarrio debe consultar al
Trribunal, tantto por las normas com
munitarias
qu
ue se refieren a la inte
erpretación prejudicial
p
ob
bligatoria, co
omo por las normas com
munitarias
allegadas porr el recurren
nte. Esto porque si el
ju
uez extraordiinario llegare
e a verificar que sí se
re
ealizó la consulta
c
pre
ejudicial, su acción
co
onsecuente sería la de
e resolver el
e asunto,
in
nterpretando las no
ormas com
munitarias
es
sgrimidas por
p
el recurrrente. Con esto se
ce
erraría de manera
m
adecuada el sistema de
co
olaboración entre el jue
ez nacional y el juez
co
omunitario.
Ahora bien, una
u vez que el juez extra
aordinario
an
nule la sente
encia por la omisión mencionada,
- Si la norma
ativa interna
a no prevé esto y
el juez com
mpetente de
ebe expedirr una
sentencia sustitutiva
a, éste debe
d
solicitar la
a interpreta
ación prejud
dicial
como si fue
era el juez de
d única o última
instancia, para así poder
p
emitir en
debida form
ma la senten
ncia.
Finalm
mente, devien
ne necesario
o precisar que la
solicitu
ud de interrpretación prejudicial
p
e el
en
trámite
e del recurso
o extraordinario no sane
ea el
vicio en
e segunda
a instancia, de conform
midad
con lo establecido en la pressente
interprretación prejudicial.
SEGUNDO: El Juez Con
nsultante debe
d
analiza
ar si el signo
o FAMILIA GLOBAL
G
BR
RAND
(denom
minativo), cu
umple con los requisito
os de
registra
abilidad esta
ablecidos en
n el artículo
o 134
de la Decisión 4
486 de la Comisión d
de la
nidad Andin
na y si no
o se encue
entra
Comun
incurso
o dentro de las causales de
irregisttrabilidad prrevistas en los
l artículoss 135
y 136 de
d la misma
a Decisión.
TERCE
ERO: No so
on registrable
es como ma
arcas
los signos cuyo usso en el com
mercio afecta
ara el
ho de un terrcero y que, en relación
n con
derech
éste, el
e signo que
e se pretend
da registrar,, sea
idénticco o se asemeje a una marca
a ya
registra
ada o a un signo
o anteriorm
mente
solicita
ado para registro o a un nom
mbre
comerccial proteg
gido, para
a los missmos
producctos o servvicios, o pa
ara producto
os o
servicios respecto
o de los cua
ales el uso de
d la
blico a errorr, de
marca pueda inducir al púb
ecesario qu
ue el
donde resulta que no es ne
GACET
TA OFICIAL
L
signo solicita
ado para registro in
nduzca a
onfusión a los consum
midores sino
o que es
co
su
uficiente la existencia
e
de
el riesgo de confusión
y//o de asociación para que se configure la
prrohibición de
e irregistrabiilidad.
CUARTO: Co
orresponde a la Adminisstración y,
en
n su caso, al
a Juzgadorr determinarr el riesgo
de
e confusión y/o de aso
ociación con base a
prrincipios y reglas elaborados por la
a doctrina
y la jurisprud
dencia señalados en la presente
nterpretación
n prejudicial y que se
e refieren
in
bá
ásicamente a la identid
dad o a la semejanza
qu
ue pudieran
n existir entrre los signo
os y entre
lo
os producto
os y/o se
ervicios qu
ue estos
am
mparan.
QUINTO:
Q
Al cotejar
c
marc
cas denomin
nativas, el
ex
xaminador deberá
d
som
meterlas a las reglas
pa
ara la comp
paración marcaria descrritas en la
prresente inte
erpretación prejudicial,
p
y prestará
es
special aten
nción al crite
erio que señala que a
lo
os signos se
e les observ
vará a travé
és de una
visión de conjunto, sin fraccio
onar sus
ellementos.
Al comparar un signo denominativ
vo y otro
signo mixto se determina que si en éste
al, debe
prredomina el elemento verba
prrocederse al
a cotejo de los signos aplicando
la
as reglas que para ese prop
pósito ha
es
stablecido la
a doctrina; y,
y si por otro
o lado, en
ell signo mixto
o predomina
a el elemen
nto gráfico
fre
ente al deno
ominativo, no
o habría, en principio,
lu
ugar a la confusión entre loss signos,
pu
udiendo ésttos coexistirr pacíficame
ente en el
ám
mbito comerrcial.
El signo den
nominativo que
q
cuente, además,
on una denominació
d
co
n compuesta será
re
egistrable en
n el caso, de
d que se encuentre
e
in
ntegrado por uno o más
m
vocablo
os que lo
do
oten por sí mismo de distintividad
d
suficiente
y, de ser el caso, siemprre que estoss vocablos
ta
ambién le otorguen
o
diistintividad suficiente
fre
ente a signo
os de tercero
os.
SEXTO: Un
na marca que contenga una
pa
alabra de uso común no
n puede im
mpedir su
in
nclusión en marcas de terceros
t
y fundar,
f
en
29/11/2013
3 28 de 92
esa sola
s
circunsstancia, la existencia
a de
confun
ndibilidad, ya
a que ento
onces se esstaría
otorgando a su tiitular un privilegio inusitado
ento de uso
u
genera
al o
sobre un eleme
ario. El titular de una marca con
n un
necesa
elemen
nto de uso ccomún sabe
e que tendrá
á que
coexistir con las marcas
m
ante
eriores y con
n las
e han de soliicitar en el fu
uturo.
que se
El Jue
ez consultan
nte deberá determinar si el
signo
FAMILIA
A
GLOB
BAL
BR
RAND
minativo) ess de uso común en
n los
(denom
producctos de la Clase
C
16 de
e la Clasifica
ación
Interna
acional de N
Niza, o si está
e
conform
mado
por pa
alabras de uso común como
c
FAMIL
LIA o
GLOBLAL para a
así procede
er al cotejo
o de
ormidad con lo
signoss distintivoss, de confo
expressado en la prresente prov
videncia.
El siigno regisstrado com
mo marca es
suscep
ptible de co
onvertirse en
e débil cua
ando
alguno
o de los elem
mentos que lo
l integran es
e de
carácte
er genérico
o, contiene
e partícula
as o
palabra
as de uso co
omún, o evo
oca una cua
alidad
del pro
oducto o se
ervicio, devin
niendo la marca
m
en déb
bil frente a otras que también incluyan
uno de
e tales elementos o cua
alidades que
e, por
su naturaleza, no admite
en apropia
ación
exclusiva.
SÉPT
TIMO: Se prresume que
e los signos que
contien
nen palabras en idioma
a extranjero y su
significcado no son de conoc
cimiento común,
por lo
o que, al fformar parte de un signo
s
solicita
ado para re
egistro como
o marca, se
e las
considera como d
de fantasía, procediendo
o, en
conseccuencia, su registro.
En el presente caso, el ju
uez consulttante
á determina
ar si el signo FAM
MILIA
deberá
GLOBA
AL BRAND (denomina
ativo) tendría
a un
significcado
cono
ocido
porr
el
pú
úblico
consum
midor, aunq
que se trate de palabra
as en
idioma
a inglés.
OCTAV
VO: El juez conssultante de
eberá
determ
minar si las palabras
p
FA
AMILIA GLO
OBAL
estable
ecen una fam
milia de marrcas o si se trata
de un
n elemento de uso co
omún, para
a así
GACET
TA OFICIAL
L
de
eterminar el riesgo de co
onfusión en el público
co
onsumidor.
NOVENO:
N
A emitir el fallo
Al
f
corresp
pondiente,
ell juez consultante, debe
erá atender lo
o previsto
en
n el párrafo
o cuarto de
el artículo 172
1
de la
Decisión 486 de la Comissión de la Co
omunidad
Andina y exa
aminar si la causal aleg
gada es o
no
o aplicable, por cualq
quier aconttecimiento
qu
ue la haya hecho des
saparecer de
el mundo
ju
urídico la legitimación
n, por ejem
mplo, en
re
elación con las causales de nulidad
d relativa,
si la marca del
d tercero que
q
alega su
u derecho
a sido canc
celada o se
e ha proced
dido a su
ha
ca
aducidad, nulidad, o renuncia de los
de
erechos o, por
p cualquierr hecho similar.
DÉCIMO: La
a coexistencia de hecho
h
se
su
ubordina ne
ecesariamente a que la
as marcas
qu
ue coexistan en el me
ercado no produzcan
p
co
onfusión en
ntre el público sobre el origen
em
mpresarial de
d las merccancías, pro
oductos o
se
ervicios.
La
a Sala de Derecho Co
onstitucional y social
Permanente de la Corte Suprema de
d justicia
e la Repúbllica del Perrú, deberá adoptar
a
la
de
prresente intterpretación prejudiciall cuando
diicte sentenc
cia dentro de
el proceso in
nterno Nº.
41
161-2011, de
d conformid
dad con lo dispuesto
po
or el artículo
o 35 del Tra
atado de Cre
eación del
Trribunal de Ju
usticia de la Comunidad
d Andina,
29/11/2013
3 29 de 92
así com
mo dar cum
mplimiento a lo previsto en
e el
artículo
o 128, párra
afo tercero, del Estatuto
o del
Tribunal.
NOTIF
FÍQUESE y remítase copia de
e la
presen
nte interpre
etación a la Secre
etaría
Genera
al de la C
Comunidad Andina
A
para
a su
publica
ación en la Gaceta Oficcial del Acu
uerdo
de Carrtagena.
aime Villarroel Ferrer
Carlos Ja
PRESIDENTE
E
ente Troya Jaramillo
J
José Vice
MA
AGISTRADO
O
Ricardo Vigil Tolledo
AGISTRADO
O
MA
Gusta
avo García Brito
B
SECRETARIO
O
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/2013
3 30 de 92
Proceso 96-IP-2013
3
Interpretac
I
ción prejud
dicial de ofiicio de los artículos 32 y 33 de
el Tratado de
d Creació
ón
del
d Tribuna
al de Justic
cia de la Comunidad Andina y 121,
1
122 y 123 de su Estatuto; y,
y
de
d los artíc
culos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de
d la Comis
sión de la Comunida
ad
Andina,
A
so
obre la bas
se de lo solicitado
s
por la Salla de Dere
echo Cons
stitucional y
Social
S
Perm
manente de
e la Corte Suprema d
de Justicia de la Repú
ública del Perú. Caso
o:
Cancelació
C
ón por falta
a de uso de
d la marca
a CAMBER
R Y ETIQUE
ETA. Acto
or: socieda
ad
CAMPER
C
S Proces
S.L.
so interno Nº.
N 3266-20
011.
EL TRIBUN
NAL DE JUSTICIA
J
DE LA
D ANDINA, en San Fran
ncisco de
COMUNIDAD
Quito,
Q
a los once
o
días de
el mes de se
eptiembre
de
el año dos mil
m trece.
VISTOS:
La
a solicitud de
d interpreta
ación prejudiicial y sus
an
nexos, rem
mitida por la
a Sala de Derecho
Constituciona
al y Social Permanen
nte de la
ma de Justicia de la Rep
pública del
Corte Suprem
a al artículo
o 154 de la Decisión
Perú, relativa
86 de la Comisión de la
a Comunida
ad Andina,
48
de
entro del pro
oceso interno 3266-2011
1;
El auto de 16 de julio de
d 2013, me
ediante el
ual este Trib
bunal decidió admitir a trámite la
cu
re
eferida solicitud de inte
erpretación prejudicial
p
po
or cumplir con los artículos 32 y 33 del
Trratado de Creación
C
de
el Tribunal y con los
re
equisitos con
ntemplados en el artícullo 125 del
Estatuto; y,
os hechos señalados por el co
onsultante,
Lo
co
omplementad
dos con los documentos
s incluidos
en
n anexos.
a) Partes
s en el proceso interno
o
Demandante:: sociedad CAMPER
C
S.L
L.
Demandado: Instituto Nacional de De
efensa de
la
a Competen
ncia y de la Protecció
ón de la
Propiedad In
ntelectual de
d la Repú
ública del
Perú, INDECO
OPI.
Te
ercero intere
esado: seño
ora RAQUEL
L SAMÁN
MUJICA
M
DE AGUILAR.
A
b) Hechos
1. El 11 de ago
osto de 200
05, la socie
edad
PER S.L. solicitó ante el
e INDECOP
PI, la
CAMP
cancelación parcia
al por falta de
d uso del signo
s
or de
CAMBER Y ETIQUETA regisstrado a favo
ñora RAQU
UEL SAMÁN MUJICA DE
la señ
AGUIL
LAR
para
a
distingu
uir
produ
uctos
compre
endidos en la Clas
se 25 de
e la
Clasific
cación Intern
nacional de Niza.
2. Po
or Resoluciión Nº. 15
5932-2005/O
OSDINDEC
COPI, de 30
0 de noviem
mbre de 200
05, la
Oficina
a de Signoss Distintivos del INDEC
COPI,
declaró
ó fundada la acción de cancela
ación
parciall del signo C
CAMBER Y ETIQUETA.
E
3. Co
ontra dicha
a Resolución, la se
eñora
RAQUEL SAMÁN
N MUJICA DE AGUILAR
uso recurso de reconsid
deración, el cual
interpu
fue ressuelto por la
a misma Officina de Signos
Distintivos que p
por Resolución Nº. 54445
OSD-INDEC
COPI de 21 de
d abril de 2006
2
2006/O
de
declaró
ó
infunda
ado
el
recurso
reconssideración.
4. Co
ontra dicha
a Resolución la se
eñora
RAQUEL SAMÁN
N MUJICA DE AGUILAR
uso recurso de apelac
ción, el cual fue
interpu
resueltto por R
Resolución 1140-2006/TPIINDEC
COPI de 15
5 de agosto
o de 2006 que
resolvió “REVOCA
AR la Resolución Nº. 54445
OSD-INDEC
COPI (…) y por sus efe
ectos,
2006/O
la
R
Resolución
5932-2005/O
OSDNº.
15
INDEC
COPI (…) e
en consecu
uencia, decclarar
INFUN
NDADA la acción de
d
cancela
ación
iniciada por Camp
per S.L. conttra el registrro de
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/2013
3 31 de 92
la
a marca de producto
p
CA
AMBER y etiq
queta (…)
re
egistrada a fa
avor de Raq
quel Samán Mujica”.
5.. Contra estta última Re
esolución, la sociedad
CAMPER
S.L.
intterpuso
demanda
co
ontencioso administra
ativa, la cual
c
fue
re
esuelta por Sentencia de
d Primera Instancia,
Resolución
R
n
número
14, de 17 de marzo
m
de
20
009, donde la Sala Tran
nsitoria Espe
ecializada
en
n lo Conten
ncioso Admin
nistrativo de
e la Corte
Superior de Justicia de Lima, declaró “i.
MPROCEDE
ENTE EN PA
ARTE LA DEMANDA
IM
ob
brante a folios 36 (…) en
e los extrem
mos de la
ca
ancelación total
t
de la marca
m
CAMB
BER y de
la
a cancelación parcial resspecto del ru
ubro cuya
ca
ancelación parcial
p
a nivvel administtrativo fue
so
olicitado (so
ombrerería); ii. FUND
DADA EN
PA
ARTE (…) sólo en el
e extremo del rubro
ca
alzados de la Clase 25
5 de la Cla
asificación
In
nternacional de Niza (…))”.
6.. Contra diicha Provid
dencia el IN
NDECOPI
in
nterpuso reccurso de ap
pelación, el cual fue
re
esuelto por la Sala Ciivil Transito
oria de la
Corte Suprem
ma de Justiccia del Perú
ú que por
d 9 de junio
o de 2010, co
onfirmó la
Providencia de
entencia de primera insttancia.
se
7.. Contra dicha
d
Sente
encia el IN
NDECOPI
in
nterpuso rec
curso de ca
asación, el cual fue
de
eclarado pro
ocedente po
or la Sala de
e Derecho
Constituciona
al y Social Permanen
nte de la
ma de Justiccia del Perú
ú, que por
Corte Suprem
d 11 de junio de 2012
2, declaró
Providencia de
ue se “rem
mita copiass certificas
s de los
qu
ac
ctuados co
orrespondien
ntes al Trib
bunal de
Ju
usticia de la
a Comunidad
d Andina a efecto de
qu
ue emita su informe en torn
no a la
in
nterpretación
n prejudicia
al de la norma
n
en
mención
m
(…)”, esto es del
d artículo 154 de la
Decisión 486 de la Comissión de la Co
omunidad
Andina
d) Fu
undamentos
s
de
emanda.
jurídicos
s
de
la
La
a sociedad CAMPER S.L.
S
en su escrito
e
de
de
emanda, ma
anifiesta que
e:
1. Erróneamente
e se consideró que “las
as y boleta
as conjunta
amente con
n las
factura
muestrras físicas de etiquettas de cue
ero y
cartón, así como
o las factura
as emitidass por
dex S.A. a ffavor de Aguisa E.I.R.L
L. por
Bordad
la com
mercializació
ón de etiqu
uetas de cuero
c
CAMBER y cuero
o de pretina CAMBER
R, se
ue dichas etiquetas hab
brían
puede concluir qu
olocadas en
n los pantalo
ones que Ag
guisa
sido co
E.I.R.L
L.
comerccializaba”.
Al
resp
pecto
“debem
mos señalarr que nada hace
h
indicarr que
efectivvamente dicchas etiquetas habrían sido
colocadas en los pantalones comercializados
que fig
guran en lass facturas y boletas
b
de venta
v
presen
ntadas, más aún si la marca
m
no ha sido
consignada en el d
detalle de la
as mismas, por
p lo
ECOPI esstaría
que la Sala del INDE
miendo algo que no se ha
h demostrado”.
presum
2. Com
mo señaló “ccorrectamen
nte la Oficin
na de
Signoss Distintivos (…) las facturas y bo
oletas
de ve
enta prese
entadas no
o acreditan
n la
comerccialización de
d prendas de vestir co
on la
marca CAMBER y etiqueta
a, conforme
e fue
gistro, pue
es en dichos
otorgada a reg
mentos no se cons
signa que los
docum
producctos que com
mercializa sean
s
distingu
uidos
con la marca CAM
MBER y etiq
queta. Asimismo,
a que la
as etiquettas adjunttadas
agrega
constittuyen variacciones sustanciales de la
marca conforme fue registra
ada”. Citand
do el
o 166 de la
a Decisión 486,
4
afirma, que
artículo
una marca podrá usarse
u
en fo
orma distinta
a a la
ue registrada
a sólo en el caso de qu
ue no
cual fu
se alte
ere su caráctter distintivo.
3. La marca C
CAMBER y etiqueta cuya
s
fue concedida para
cancelación se solicita
argo,
distinguir “producttos de vestir”, sin emba
e ha demosttrado el uso de la marca
a con
sólo se
relació
ón a pantalo
ones. Por lo
o que se vio
oló el
artículo
o 165 de la
a Decisión 486 ya que se
debió mantener el registro
o de la marca
m
únicam
mente para
a pantalone
es y se debió
d
cancelar el registro
o de la mism
ma marca pa
ara el
d productoss de vestir.
resto de
Recalcca, en el escrito
e
de demanda
d
qu
ue la
marca CAMBER y etiqueta
a solo distingue
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/2013
3 32 de 92
pa
antalones y no así la
l amplia gama
g
de
prroductos de
e vestir, po
or lo que debe ser
ca
ancelada.
undamentos
s jurídicos
s
d) Fu
co
ontestación
n a la deman
nda.
El INDECO
OPI
arrgumenta:
contestta
la
de
la
dem
manda
y
1.. Respecto al argumentto de la dem
mandante
de
e que la ma
arca CAMBE
ER y etique
eta habría
sido utilizada
a con variacciones respe
ecto a su
egistro, hace
e referencia a que en los signos
re
mixtos
m
el elemento
e
d
denominativo
o es el
re
elevante, pa
ara concluir que “el sig
gno mixto
es
stá compu
uesto por la deno
ominación
CAMBER esccrita con letrras caracterrísticas en
n bordes
ell medio de un recttángulo con
irrregulares siiendo a sim
mple vista la
a palabra
CAMBER lo más resaltante. Tom
mando en
onsideración
n lo antterior, al haberse
co
mantenido
m
l
la
palabra CAMBER
R en la
va
ariación de
e la marca
a con la cual se
co
omercializab
ban los pantalones, enttonces se
ha
a mantenido
o la distintivid
dad de la misma y no
se
e encontraríía dentro de lo estableccido por el
te
ercer párrafo
o del artículo
o 166 de la
a Decisión
48
86 (…)”.
2.. Sobre el argumento
a
d que el IN
de
NDECOPI
ha
abría violado el artículo
o 165 de la
a Decisión
48
86, el “Ind
decopi realizó un aná
álisis del
prroducto del cual
c
se habíía demostrado su uso
y concluyó que
q
si bien
n no se en
ncontraba
xpresamente
e detallado
o en la lista de
ex
prroductos qu
ue la marcca distingue, sí se
en
ncontraba comprendid
do en la categoría
‘p
prendas de vestir’ de la clase 25
2 de la
Nomenclatura
a Oficial porr lo cual corrrespondía
mantener
m
el registro
r
de la
a marca en esa
e clase.
Lo
o anterior re
esulta correc
cto, pues la categoría
‘p
prendas de vestir’
v
es mu
uy amplia y resultaría
un
na prueba excesivame
ente onerosa
a para el
tittular de la marca
m
el exhibir prueba
as que ha
comerccializado todos los tipo
os de produ
uctos
conten
nidos en ella”.
3. Agrrega que “L
La Sala consideró que si la
marca se ha uttilizado parra comercia
alizar
pantalo
ones, resultta apropiado
o y conform
me al
preced
dente de obsservancia ob
bligatoria qu
ue se
mantenga el regiistro de su marca parra la
clase 25
2 de la Nom
menclatura Oficial,
O
en la
a cual
está incluido e
el género del prod
ducto
denom
minado ‘prend
das de vestiir’”.
f) Fundamen
ntos jurídic
cos del terrcero
interesado
o.
El terccero interesa
ado en el pro
oceso la señora
RAQU
UEL SAMÁ
ÁN MUJICA
A, contestó
ó la
deman
nda en los siiguientes térrminos:
1. Res
specto a las etiquetas prresentadas de
d la
marca CAMBER Y LOGOTIP
PO “mi marcca de
R, es usada
a y explotad
da en
produccto CAMBER
Perú, a través de vvarios mode
elos de Etiqu
uetas
las cua
ales se enccuentran coccidas y unid
das a
los diversos modelos de pantalones que
o y su exxplotación comercial está
fabrico
probad
da a través d
de las Factu
uras comercciales
de mi empresa vinculada Agu
uisa EIRL, de
d la
s
su gere
ente”. Agreg
ga “los dive
ersos
cual soy
modelo
os de pa
antalones para
p
dama
as y
caballe
eros, se com
mercializan en
e mis locales o
Tienda
as, que lle
evan el nombre come
ercial
CAMBER
JEAN
N’S
cuya
denomina
ación
én se encuen
ntra presentte en las factturas
tambié
y bole
etas de Agu
uisa EIRL, demostrand
d
o su
ligazón
n o conexió
ón, a travé
és del distintivo
CAMBER”.
bre el segun
ndo punto “en las etiqu
uetas
2. Sob
presen
ntadas todoss los mode
elos presentados
demue
estran que lo más distintivo de dichas
etiquettas se da exxactamente en la palab
bra o
término
o CAMBER que se enccuentra en fo
orma
prepon
nderante so
obre los demás
d
dib
bujos,
leyend
das y/o símb
bolos, que ta
an solo sirve
en de
fondo o son adorn
nos haciendo
o alusión directa
as, caballerros y
a los pantalones para dama
ás importan
nte NO ALT
TERA
niños; pero lo má
C
DISTINTIV
VO del signo
s
EL CARÁCTER
registra
ado CAMBE
ER Y LOGOT
TIPO (…)”.
GACET
TA OFICIAL
L
3.. Respecto al
a tercer punto “la fabric
cación de
Pantalones para
p
Damas,, Caballeros
s y Niños,
e encuentra
a comprendida dentro del rubro
se
prrotegido ‘p
prendas de
e vestir’ (…). La
de
emandante
pretende
e
establecer
fo
orzadamente
e la hipóte
esis, que entre
e
los
prroductos ‘Pantalones y Zapatos’ no existe
co
onexión com
mpetitiva po
or su natura
aleza, aún
cu
uando se clasifican
c
en
n la misma clase 25
In
nternacional (…). Este
e alegato ta
ambién es
fa
also (…) de
ebido a que
e SI EXISTE
E TOTAL
SIMILITUD entre los pro
oductos ‘pan
ntalones y
apatos’, deb
bido a que ambos prod
ductos se
za
co
omercializan
n en un mis
smo local co
omercial y
és
stos por lo general perrtenecen a un
u mismo
prropietario (…
…)”. Por lo que,
q
“en la categoría
‘p
prendas de vestir’
v
se en
ncuentra clasificada o
co
ontenida dentro
d
de ella, el producto
‘p
pantalones para
p
damas, caballeros y niños’ y
su
u probada comercializa
c
ación en el Perú, es
prrueba suficie
ente para ma
antener su registro”.
r
CONSIDERA
ANDO:
Que,
Q
la norma contenida en el artícu
ulo 154 de
la
a Decisión 486 de la Comisió
ón de la
Comunidad Andina,
A
cuy
ya interprettación se
olicita, forma
a parte del ordenamient
o
to jurídico
so
de
e la Comunidad Andina, conforme lo dispone
ell literal c) del artículo
o 1 del Trratado de
Creación de
el Tribunal de Justiciia de la
A
Comunidad Andina;
Que,
Q
este Tribunal es
s competente para
in
nterpretar po
or vía prejud
dicial las normas que
co
onforman
el
orde
enamiento
jurídico
co
omunitario, con el fin de asegurar su
ap
plicación un
niforme en el territorio
o de los
Países Miem
mbros, siem
mpre que la
a solicitud
prrovenga de un Juez Nacional
N
tam
mbién con
co
ompetencia para ac
ctuar com
mo Juez
Comunitario, como lo es,
e en este caso, el
onsultante, en tanto resulten
Trribunal Co
pe
ertinentes para
p
la reso
olución del proceso,
co
onforme a lo establecid
do por el artículo 32
de
el Tratado de Creación del Tribunal de
Ju
usticia de la
a Comunidad
d Andina (c
codificado
mediante
m
la Decisión 47
72), en concordancia
co
on lo previstto en los arttículos 2, 4 y 121 del
29/11/2013
3 33 de 92
Estatuto del Tribunal de Justicia de
e la
nidad Andin
na (codifica
ado mediantte la
Comun
Decisió
ón 500);
Que, la presentación de la solicitud
d de
o uso de la marca
m
CAMB
BER y
cancelación por no
5, en
etiquetta fue el 11 de agostto de 2005
vigencia de la Deccisión 486 de
e la Comisió
ón de
la
C
Comunidad
Andina,
los
he
echos
controv
vertidos y la
as normas aplicables al caso
concre
eto se encu
uentran denttro de la citada
c
normattiva, por lo que, de acuerrdo a lo facu
ultado
por la
a norma ccomunitaria, de oficio
o se
interpre
etarán los a
artículos 32 y 33 del Tra
atado
de Cre
eación del Tribunal de
e Justicia de
d la
Comun
nidad Andina y 121, 12
22 y 123 de
d su
Estatutto, asimismo
o, se interpretarán de oficio
o
los artíículos 165, 166 y 167 de
e la Decisión 486.
No se
e interpreta
ará el artícculo 154 de la
mencio
onada Decissión por no ser aplicab
ble al
caso co
oncreto; y,
l
normas objeto de la interpreta
ación
Que, las
prejudicial se transscriben a continuación:
Trratado de C
Creación del
d Tribuna
al
de
e Justicia de la Comunidad
d
An
ndina.
“(…
…)
De
e la Interpre
etación Prejjudicial
Arrtículo 32
2.- Corresp
ponderá al
a
Trribunal interp
pretar por víía prejudicia
al
las
s normas que con
nforman el
e
ordenamiento
jurídico
de
la
a
omunidad Andina,
A
con
n el fin de
e
Co
assegurar su a
aplicación un
niforme en el
e
terrritorio de los Países Miembros.
Arrtículo 33.- Los Juecess nacionaless
qu
ue conozcan
n de un pro
oceso en el
e
qu
ue deba aplicarse o se controvierta
a
alg
guna de las normas que
e conforman
n
el ordenamiento jurídico de la
a
omunidad A
Andina, podrrán solicitarr,
Co
dirrectamente, la interprretación de
el
Trribunal acerrca de dich
has normass,
sie
empre que
e la sentencia sea
a
GACET
TA OFICIAL
L
susceptib
ble de recursos en derecho
interno. Si
S llegare la
a oportunida
ad de
dictar se
entencia sin que hu
ubiere
recibido la
l interpretación del Trib
bunal,
el juez de
eberá decidir el proceso
o.
En todoss los proces
sos en los que
q
la
sentencia
a no fuere
e susceptible de
recursos en derecho
o interno, el juez
erá el procedimient
p
to y
suspende
solicitará directamen
nte de oficio
o o a
d parte la interpretació
ón del
petición de
Tribunal.
(…)”.
o del Tribunal de Justic
cia de
Estatuto
la Comunidad Andina.
29/11/2013
3 34 de 92
intterpretación del Tribun
nal, el juezz
de
eberá decidirr el proceso.
Arrtículo 123.-- Consulta obligatoria
o
De
e oficio o a p
petición de parte,
p
el juezz
na
acional que conozca de
e un proceso
o
en
n el cual la ssentencia fue
era de única
a
o última insstancia, que
e no fuere
e
usceptible de recursos en derecho
o
su
intterno, en el que deba ap
plicarse o se
e
co
ontrovierta a
alguna de las normass
qu
ue conform
man el ordenamiento
o
jurrídico de lla Comunid
dad Andina
a,
de
eberá suspe
ender el proccedimiento y
so
olicitar directamente y mediante
e
sim
mple oficio,, la interprretación de
el
Trribunal.
(…
…)”.
“(…)
DE
LA
DICIAL
PREJUD
INT
TERPRETACIÓN
ón 486 de
e la Comis
sión de la
Decisió
Comun
nidad Andina
a
ad
Artículo 121.- Objetto y finalida
“(…)
Correspo
onde al Tribunal interp
pretar
las norrmas que conforman
n el
ordenamiento
de
jurídico
la
Comunidad Andina,, con el fiin de
ón uniforme en el
asegurarr su aplicació
es Miembros
s.
territorio de los Paíse
Artículo 165.- La oficcina naciona
A
al
c
competente
cancelará el
e registro d
de
u
una
marca a solicitud de person
na
in
nteresada, cuando sin motivvo
ju
ustificado la
a marca no
o se hubiesse
u
utilizado
en al menos uno de lo
os
P
Países
Miem
mbros, por su
s titular, po
or
u licenciata
un
ario o por otra
o
person
na
a
autorizada
p
para
ello durrante los tre
es
a
años
conseccutivos preccedentes a la
l
fe
echa en que se inicie la acción d
de
c
cancelación.
u
La cancelación de un
re
egistro por ffalta de uso
o de la marcca
ta
ambién po
odrá solicittarse com
mo
d
defensa
en un proce
edimiento de
d
o
oposición
intterpuestos con
c
base e
en
la
a marca no u
usada.
Artículo 122.- Consulta faculta
ativa
Los juece
es nacionale
es que cono
ozcan
de un proceso en
n el que deba
e o se contro
ovierta algun
na de
aplicarse
las norrmas que conforman
n el
ordenamiento
de
jurídico
la
Comunidad Andina, podrán sollicitar,
ente y mediante
m
s
simple
directame
oficio, la
a interpretacción del Tribunal
acerca de
d dichas normas,
n
sie
empre
que la se
entencia se
ea susceptib
ble de
recursos en dereccho interno
o. Si
nidad de dictar
llegare la oportun
a sin que hu
ubiere recibido la
sentencia
No obstante lo previsto en el párraffo
N
a
anterior,
no podrá iniciarse la acció
ón
d
de
cance
elación
antes
d
de
trranscurridoss tres años contados a
GACET
TA OFICIAL
L
partir de
e la fecha de
e notificación
n de la
resolución
que
agote
el
miento de registro de
d
la
procedim
marca
a
en
la
respectiva
vía
administrativa.
o la falta de uso
u de una marca
Cuando
sólo afe
ectara a uno
o o a algun
nos de
los prod
ductos o servicios para los
cuales estuviese
e
registrada la marca,
m
se ord
denará una reducció
ón o
limitació
ón de la lista
a de los prod
ductos
o servvicios comp
prendidos en
e
el
registro de la marca, eliminando
ales la
aquélloss respecto de los cua
marca no se hubiiese usado;; para
t
en cuenta
c
la ide
entidad
ello se tomará
o simillitud de lo
os producttos o
servicios
s.
El regiistro no podrá
p
canc
celarse
cuando el titular demuestre
d
que
q
la
bió, entre ottros, a
falta de uso se deb
m
o caso
o fortuito.
fuerza mayor
Artículo
o 166.- Se entenderá
e
qu
ue una
marca se
s encuentrra en uso cuando
c
los prod
ductos o servicios
s
que ella
distingue han sido
o puestos en el
o
se
s
encuentran
comercio
disponib
bles en el mercado
m
bajjo esa
marca, en la cantidad y del modo
n
normalmente
e
corresp
ponde,
que
teniendo
o en cuenta
a la naturale
eza de
los pro
oductos o servicios y las
modalidades bajo las cuale
es se
efectúa su comercialización en el
o.
mercado
También
n se consid
derará usada una
diistinga
marca,
cuando
oductos que
e son
exclusivvamente pro
exportad
dos desde cualquiera de
d los
Países
os,
según
n
lo
Miembro
estableccido en el pá
árrafo anterio
or.
El uso de
d una marca en modo tal
t que
difiera de la form
ma en que fue
da sólo en cuanto
c
a deta
alles o
registrad
elementtos que no alteren
a
su ca
arácter
29/11/2013
3 35 de 92
distintivo, no
d
o motivará la
a cancelació
ón
d
del
registro por falta de uso, ni
n
d
disminuirá
ección
qu
ue
la
prote
c
corresponda
a la marca.
Artículo 167
A
7.- La carga de la prueb
ba
d uso de la
del
a marca corrresponderá al
a
tiitular del reg
gistro.
El uso de
E
d
la marca podrrá
d
demostrarse
factura
as
mediantte
c
comerciales,
documento
os contable
es
o certificacio
ones de auditoría
a
qu
ue
d
demuestren
la regula
aridad y la
l
c
cantidad
de la comercialización d
de
la
as mercanccías identificcadas con la
l
m
marca,
entre otros.
(…)”.
10
0. La
intterpretación
n
prejud
dicial
facultativa
a y obligatoria. Los
la
de
no
solicitar
efectos
interpreta
ación obligatoria. El c
caso
de Perú y la califica
ación interna de
la última instancia
i
orrdinaria.
EL Tribunal interp
pretará el te
ema en virtud a
que el
e auto ca
alificatorio del
d
recurso
o de
casación es de 11
1 de junio de
e 2012, ante
es de
la publicación en
e
la Gaceta Oficial del
Acuerd
do de Carta
agena del Proceso
P
149-IP2011, marca: PRA
ADAXA, procceso en el que el
Tribunal determinó las caraccterísticas de
d la
figura de la interpretación prejudicial, se
estable
ecieron los efectos de
e no solicita
ar la
interprretación pre
ejudicial ob
bligatoria, y se
refirió a la califica
ación de la última insta
ancia
ordinaria por parte
e de la República del Perú.
En dicha oportunid
dad, el Tribu
unal establecció lo
siguien
nte:
“El ord
denamiento jjurídico com
munitario andino,
por reg
gla general y en virtud de los princcipios
de apliicación inme
ediata y efeccto directo, entra
e
a form
mar parte y a tener efectto automáticco en
el sisttema jurídicco interno de los Pa
aíses
Miemb
bros. En ta
al sentido, los operad
dores
el
jurídico
os
interno
os
deben
n
aplicar
ordena
amiento jurrídico com
munitario an
ndino
vigente
e.
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/2013
3 36 de 92
La
a norma comunitaria andina, tall y como
su
ucede con las demás normas juríídicas, es
su
usceptible de
d interprettación por parte del
op
perador juríd
dico. Si dich
ha labor fue
era libre y
siin condicio
onantes, po
odría habe
er tantas
in
nterpretacion
nes como operadores jurídicos
ex
xistieran en el territorio
o comunitariio andino.
Para
P
evitar este qu
uiebre del sistema
no
ormativo, y con
c el fin de
e garantizar la validez
y la aplicaciión uniform
me del orde
enamiento
ju
urídico comu
unitario, se in
nstituyó la fig
gura de la
In
nterpretación
n Prejudicial..
ccompetencia
a, soportand
do su decisió
ón en
u interprettación uniforrme.
una

El
E artículo 32
3 del Trata
ado de Cre
eación del
Tribunal
Tr
de Justicia
J
de la
a Comunidad Andina,
co
onsagra en cabeza de
e este orga
anismo la
fu
unción
de
e
interprettar
la
normativa
n
co
omunitaria andina
a
para
a lograr su aplicación
a
de
e una mane
era uniforme
e en todo el territorio
co
omunitario.
6..
Sobre este sistema de colaboració
S
ón, el
T
Tribunal
ha m
manifestado
o:
““Esta relació
ón de colabo
oración se re
ealiza
c
con
la finalid
dad de interrpretar la no
orma
c
comunitaria
desde el punto de vista
j
jurídico
y q
que consiste
e en explica
ar el
s
significado
de la norm
ma para poder
p
d
determinar
ssu alcance y sentido juríídico;
t
tiene
como
o propósito
o, mantene
er la
u
unidad
de ccriterio sobrre la legisla
ación
c
comunitaria
en los Países
P
And
dinos,
e
evitando
qu
ue se prod
duzcan tanta
as y
d
diferentes
in
nterpretacion
nes que imp
pidan
l aplicación uniforme
la
e de la No
orma
J
Jurídica
Andina.”
(Interpreta
ación
P
Prejudicial
d
del 18 de fe
ebrero de 2004,
2
e
expedida
en
n el processo 142-IP-2
2003,
p
publicada
e
en la Gacceta Oficial del
A
Acuerdo
de Cartagena Nº
N 1050, de 6 de
a
abril
de 2004
4. MARCA: “EL
“
MOLINO
O”).
Instrume
entos básic
cos del siste
ema.
El
E esquema se plantea como un siistema de
co
olaboración entre el juez nacio
onal y el
co
omunitario, de confformidad con los
siiguientes ins
strumentos básicos:
b

Consultta facultativva (artículo 122 del
Estatuto
o del Tribun
nal de Justiicia de la
Comuniidad Andina
a). El Juezz nacional
que no sea de úniica o última instancia
consulta
ordinariia
elevar
puede
prejudiccial al Tribu
unal. En este
e caso el
juez naccional no su
uspende el proceso.
p
a herramienta que tiene el juez
Es una
naciona
al para salvvaguardar, desde
d
su
labor de
e instancia, la validez y eficacia
del derrecho comu
unitario and
dino. Con
este mecanismo
m
el
e juez de instancia
asegura
a que la apliicación de la
as normas
andinass se encu
uentra conforme al
desarro
ollo jurispru
udencial co
omunitario
sobre la
a materia. En
n últimas, ess la forma
que tie
ene el juezz nacional de lograr
segurid
dad jurídica en el ámbito de su
Consulta ob
C
bligatoria (a
artículo 123
3 del
E
Estatuto
dell Tribunal de
d Justicia de
d la
C
Comunidad
A
Andina). El juez
j
nacional de
ú
única
o últim
ma instancia
a ordinaria tiene
l
la
obligaciión de elevar
e
con
nsulta
p
prejudicial
a
al Tribunal. En este caso,
c
d
debe
suspender el pro
oceso hasta que
r
reciba
la in
nterpretación
n prejudiciall. Es
u
una
herramienta obliga
atoria porqu
ue el
s
sistema
juríd
dico comunittario andino,, con
e
este
mecanismo, está salvaguarda
ando
s validez y coherencia
su
a por interm
medio
d los opera
de
adores jurídiicos que definen
e última insstancia los littigios.
en
7.
Ca
aracterística
as de la figura
fi
de la
a
interpretación
n prejudicia
al.
ura de la intterpretación prejudicial tiene
La figu
las siguientes cara
acterísticas:
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/2013
3 37 de 92
Fac
cultativa
Obligatoria
ncia no está
Soliicitud faculttativa : El juez de instan
oblig
gado a solicita
arla.
Su aplicación es obligatoria : si bien el juez de
insta
ancia no está obligado
o
a soliicitarla, una ve
ez requerida y
expe
edida sí tiene el deber de acatarla
a
al res
solver el caso
conc
creto.
stancia puede
Es una
u
herramie
enta directa : el juez de ins
acud
dir directamen
nte ante el Tribunal
T
sin necesidad
n
de
tram
mitar la solicitud mediante otrra autoridad o instancia. No
es necesario
n
que
e se haga po
or medio de un
u exhorto o
cuallquier otra fo
orma para rec
caudar inform
mación en el
exte
erior; se puede
e requerir con un simple ofic
cio dirigido al
Trib unal de Justic
cia de la Comunidad Andina.
a o última insta
ancia
bligatoria: Ell juez de única
Solicitud ob
ordinaria está
á obligado a so
olicitarla.
da la
Su aplicaciión es oblig
gatoria: Una vez expedid
interpretación
n prejudicial de
ebe ser acatad
da para resolv
ver el
caso concretto.
d última insta
ancia
Es una herr amienta dire
ecta: el juez de
uede acudir directamente al Tribunal sin
ordinaria pu
necesidad de
e tramitar la so
olicitud median
nte otra autorid
dad o
instancia.
No es neces
sario que se haga
h
por mediio de un exhorrto o
cualquier otrra forma parra recaudar i nformación en
n el
exterior; se puede
p
requerirr con un simplle oficio dirigid
do al
Tribunal de Justicia
J
de la Comunidad
C
And
dina.
p
no tiiene carácter No es una prueba. En el proceso no tiene cará
ácter
No es una prue
eba . En el proceso
prob
batorio. Su natu
uraleza es de un incidente procesal,
p
pero probatorio. Su
S naturaleza es de un in
ncidente proce
esal.
en el
e caso de soliicitud facultativ
va no suspend
de el proceso. Suspende el proceso.
p
La nota
n
informativ
va sobre el pl anteamiento de
d la solicitud
prejudicial po
de interpretación
i
or los Órgano
os Judiciales
Nac ionales, en el punto
p
5 establlece lo siguien
nte:
o es ni puede asimilarse a
“La interpretación prejudicial no
una prueba, tam
mpoco es la simple absollución de un
stionario, ni es
stá llamada a constituirse en
e un informe
cues
de expertos
e
o en una opinión ju
urídica de tipo doctrinal. Su
natu
uraleza es la de
d un incidentte procesal, de
e carácter no
conttencioso”.
Se puede
p
solicittar en cualq
quier momen
nto antes de
emi tir sentencia , pero su sollicitud “no” suspende el
proc
ceso. Si llegarre el momento de dictar senttencia y no se
hubiiere recibido la interpreta
ación prejudic
cial, el juez
naciional debe res olver el asunto
o.
De conformidad
c
c
con
lo anteriorr, es recomen
ndable que el
juez
z solicite la in
nterpretación prejudicial
p
en un momento
proc
cesal relativam
mente alejado de la sentenc
cia. De todas
man
neras, debe ten
ner en cuenta que para hace
er la consulta
debe
e contar con todos
t
elemento
os de juicio pa
ara resumir el
marc
co fáctico y ju
urídico del litig
gio, así como para realizar
algu
unas preguntas
s de carácter interpretativo
i
a Tribunal de
al
Justticia de la Com
munidad Andina
a
nsulta obliga
atoria el Trribunal ha
Sobre la con
stablecido lo
o siguiente:
es
“(…)
nsulta es obligatoria
o
p
para
los
La con
Tribunales Nacion
nales de última
a, sin que
e esto
instanciia ordinaria
signifiqu
ue que se atenta con
ntra su
indepen
ndencia; pue
es, en este caso,
c
el
Juez Na
acional actúa
a como Juezz
Se puede so
olicitar en cualquier
c
mo
omento antes
s de
emitir sente
encia y su so
olicitud suspe
ende el proc
ceso.
Hasta tanto el juez nacio
onal no reciba
a la interpreta
ación
prejudicial el proceso debe
e quedar suspe
endido.
nterpretación prejudicial
p
se puede solicita
ar en
Aunque la in
cualquier mo
omento, es rec
comendable qu
ue se haga cua
ando
el juez tenga
a todos los elementos de juic
cio para resum
mir el
marco fáctico
o y jurídico de
el litigio, así como
c
para rea
alizar
algunas preg
guntas de cará
ácter interpreta
ativo al Tribuna
al de
Justicia de la
a Comunidad Andina.
A
Comunitario. Además, ell Juez Nacional
C
d
debe
suspen
nder el proce
eso, hasta que
q
e
el
Tribunall Comunittario dé su
in
interpretación
n, la cuall deberá ser
s
a
adoptada
porr aquél.
Así, la consu
A
ulta obligato
oria deberá ser
s
s
solicitada
po
or el Juez Na
acional en to
odo
p
proceso
que
e debe aplica
arse alguna de
la
las
normass que conforman
c
el
O
Ordenamient
to
Jurídic
co
de
la
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/2013
3 38 de 92
Comuniidad Andina,, ya que “De
e allí se
despren
nde que la existencia de un
pronuncciamiento an
nterior del Tribunal,
T
así se refiera a la misma materia
a de un proceso
p
ulterior, no
debatida
exime al
a juez nacio
onal de esta
a última
causa de
d su oblig
gación de elevar la
correspo
ondiente sollicitud de req
querir la
interpretación. Asim
mismo, bien podría
p
el
biar su
Tribunal variar y aun camb
e
razones
opinión, cuando encuentre
justificad
das para hacerlo”. (Procceso 03IP-93).
ttoda vez que las normas que
q
el derecho al debiido
g
garantizan
p
proceso
son
n de orden público y de
in
ineludible
cu
umplimiento.
Cabe seña
C
alar que, a razón del
p
principio
de aplicación inmediata del
d
d
derecho
com
munitario, la norma andiina
p
pasa
a formar parte dell ordenamien
nto
in
interno
sin q
que sea nece
esaria ningu
una
f
fórmula
espe
ecial de intrroducción o de
r
recepción,
g
generándose
e así para el
de
j
juez
nacio
onal la obligación
o
c
cumplirla
y aplicarla.
a
En ese sen
E
ntido, la su
uspensión del
p
proceso
y la
a consiguien
nte solicitud de
in
interpretació
ón prejudicia
al (cuando es
o
obligatoria)
constituye un requissito
p
previo
e ind
dispensable
e para que el
j
juez
pueda dictar sente
encia toda vvez
q
que
él “no puede deccidir la cau
usa
la
h
hasta
no
haber
recibido
in
interpretació
ón autoriza
ada de las
n
normas
com
munitarias”. Este
E
“requissito
p
previo
“debe
e entendersse incorpora
ado
a la norma
ativa nacion
nal como una
u
n
norma
proce
esal de caráccter imperattivo
y cuyo incum
mplimiento debe
d
ser vissto
c
como
una violación al debiido
5
p
proceso
.
En el caso
c
de la consulta
c
obliigatoria,
cuando no cabe un
n recurso ultterior, el
incumpllimiento dell trámite constituye
una clara
c
violac
ción al principio
p
fundam
mental del de
ebido proces
so y, en
consecu
uencia, deb
bería acarrrear su
nulidad,, si es que dicha se
entencia
puede ser materia de un recu
urso de
casació
ón o de un re
ecurso de am
mparo4,
4
Ricardo Vigil Toledo: “R
Reflexiones en torno a la
construcció
ón de la Com
munidad Sudam
mericana de
Naciones”. Quito, octubre
e 2006. Págs. 26-29. Así,
por ejempllo en la Sente
encia de Casa
ación de la
Corte Suprrema del Ecuador, Expedientte 256-2001
del 31 de Agosto
A
de 2001
1, declararon la
a nulidad de
la sentencia
a y repusieron la causa al estado en que
se debió dar cumplimiento a la solicitud
s
de
interpretaciión al Tribuna
al Andino porr cuanto el
asunto verssaba sobre la aplicación de las normas
contenidas en los artículo
o 81, 83 lit. a) y 102 de la
Decisión 344
3
de la Co
omisión del Acuerdo
A
de
Cartagena.. En otro caso
o, en la Sente
encia de la
Corte Suprrema del Ecua
ador, Tercera Sala de lo
Civil y Me
ercantil del 5 de Octubre
e de 1999,
claramente
e estableció en
n sus conside
erandos que
era obligac
ción de la Cortte Superior de
e Guayaquil,
por ser la última
ú
instancia de grado, de
e solicitar la
consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad
Andina, y que
q dicha obligación no se exxtendía a los
Recursos de
d casación po
or ser éstos exttraordinarios
a diferencia
a de los ordina
arios y, en tal situación son
las Cortess que absuelv
ven el grado en última
instancia lo
os obligados a formular la con
nsulta. En el
caso de Es
spaña, mediantte sentencia STC 58/2004
del Tribun
nal Constitucional, se ha declarado
un
Recursso
fundado
de
Am
mparo
por
incumplimie
ento de la obligación. El Tribunal al
anular la sentencia de
el Tribunal Supremo de
Justicia de Cataluña ha actuado,
a
lo missmo que los
jueces del Tribunal Sup
premo de Ecuador, como
verdadeross jueces comunitarios al restablecer las
reglas del debido proce
eso y aplicar el Derecho
o en los casoss en que la consulta a los
comunitario
Tribunales de Justicia
a de las respectivas
5
Co
omunidades ess obligatoria.
Gá
álvez Krüger, María Antonietta, señala que:: “Una
sentencia dictada sin cumplir con lo estab
blecido
por el artículo 3
33 del Tratad
do de Creació
ón del
e una
TJCA es igual de nula, por ejemplo, que
sentencia emitida sin contar con
c
el dictame
en del
ncioso
Ministerio Públicco en un prroceso conten
administrativo. (…
…) Contra una sentencia que
e haya
d de cosa juzgada y que ado
olezca
adquirido calidad
abría, en prin
ncipio,
del vicio antes señalado ca
o que se ha afe
ectado
demandar su nullidad alegando
el debido proceso (nulidad de cosa juzzgada
audulenta). Assimismo, podría intentarse
e una
fra
acc
ción de amparo alegando que
q
se trata de
e una
ressolución judiccial emanada
a de un proceso
irre
egular que viola el derecho a un debido pro
oceso.
En
n ambos proce
esos el juez que resuelva como
última instancia ttambién se encontraría obligado a
etación prejudicial, ya que para
solicitar interpre
ressolver necesarriamente tendrría que remitirse al
Tra
atado de Crea
ación del TJCA
A”. Gálvez Krrüger,
Ma
aría
Antonie
eta:
“Comentarios
sobre
e
la
Interpretación Prrejudicial del Tribunal
T
de Ju
usticia
de la Comunidad
d Andina”. En: Revista THÉM
MIS de
É
la Pontificia Univversidad Católiica del Perú. Época
P
142-143.
2, Nº 42 (2001). Págs.
GACET
TA OFICIAL
L
Por otro
o lado, este Tribunal co
onsidera
pertinen
nte señalar que, el heccho que
el juez de un País Miembro
M
no
o solicite
interpre
etación preju
udicial cuando ésta
es
o
obligatoria,
e
un
constituye
incumpllimiento po
or parte de
el País
Miembrro respecto de las obligaciones
emanad
das de las
l
normas que
conform
man el Orde
enamiento Jurídico
J
de la Comunidad
C
A
Andina,
sien
ndo este
incumpllimiento su
usceptible de ser
persegu
uido median
nte la deno
ominada
“acción de incumpllimiento”, la cual es
regulad
da en los artículos 23 y
siguienttes del Trata
ado de Crea
ación de
este Triibunal.
Los cita
ados artícullos del Trattado de
Creació
ón del TJCA
A disponen que la
acción de incumpllimiento en el que
incurra alguno de los Países
Miembrros respecto
o a las obligaciones
que imp
ponen las no
ormas comu
unitarias
(entre ellas,
e
conforrme se ha visto,
v
el
que loss jueces nacionales
n
s
soliciten
cuando
interpre
etación
prrejudicial
actúan como últim
ma instancia)) puede
ser prromovida por
p
la Se
ecretaría
General, por cualq
quier País Miembro
M
o por cualquier
c
pe
ersona afecttada en
sus derechos por el incumplimiento
vía el procedimien
nto previsto
o en el
artículo 24 del Tra
atado. La se
entencia
de incumplimiento
o constituirá
á título
legal y suficiente
s
pa
ara que el pa
articular
pueda solicitar all juez naciional la
indemnización de daños y pe
erjuicios
que corrresponda.
(…)”6.
8..
Efectos
s
que
se
deriv
van
del
incump
plimiento de
d la obliga
ación de
solicita
ar la interp
pretación prrejudicial
obligattoria.
ma instancia
a ordinaria
Si el juez de única o últim
xpide senten
ncia sin soliicitar la interrpretación
ex
prrejudicial, se
e generan lo
os siguientess efectos:
6
Interpretació
ón prejudicial de 21 de abrril de 2010,
expedida en el proceso106-IP-2009. Essta posición
o
en la in
nterpretación
ha sido reitterada, entre otras,
prejudicial de
d 19 de mayo
o de 2010, exp
pedida en el
proceso 01-IP-2010.
29/11/2013
3 39 de 92

El País Miem
E
mbro, podría
a ser denuncciado
p
por
incumpllimiento antte la Secre
etaría
G
General
de la Comun
nidad Andin
na y
p
posteriormen
nte demand
dado en el marco
m
d la acción
de
n de incump
plimiento an
nte el
T
Tribunal
de Justicia de
e la Comun
nidad
la
A
Andina.
Al
no
solicitar
interpreta
c
correspondie
ente
ación
p
prejudicial,
e
el juez naciional de úniica o
ú
última
instancia
ord
dinaria
esstaría
v
vulnerando
la normativa
a comunitarria y,
e consecu
en
uencia, esttaría generrando
q
que
su país fuera denunciad
do y
p
posteriormen
nte demand
dado en el marco
m
d la acció
de
ón de incu
umplimiento,, de
c
conformidad
d con los artíículos 107 a 111
d Estatuto del Tribuna
del
al de Justiciia de
l
la
Comunid
dad Andina
a. Ya se han
p
presentado
algunas denuncias de
in
incumplimien
nto por este
e motivo an
nte la
S
Secretaría
G
General
de
e la Comun
nidad
A
Andina.
En relación con
n la activida
ad de
j
jueces
peru
uanos se han
h
emitido dos
incumplimie
d
dictámenes
de
ento:
D
Dictamen
de
e incumplim
miento No. 38
3 de
2
2000,
expe
edido por la Secre
etaría
G
General
de
e la Com
munidad An
ndina
m
mediante
la
a Resolución
n 459 de 5 de
d
diciembre
d
de 2000; y Dictamen
n de
in
incumplimien
nto No. 173
1
de 2003,
2
e
expedido
por la Secretarría General de la
la
mediante
C
Comunidad
Andina
R
Resolución
7
771 de 22 de
d septiembrre de
2
2003.

La sentenccia dictada adolecería
L
a de
n
nulidad.
T
Tal como se menccionó
a
anteriorment
te, el requisiito de la soliicitud
d interpreta
de
ación prejudiicial, teniend
do en
c
cuenta
la aplicación inmediata y el
la
norm
e
efecto
dire
ecto
de
mativa
andina, entrra a formar p
c
comunitaria
parte
d la normativa procesal naciona
de
al de
m
manera
inm
mediata y automática.. Su
in
incumplimien
nto acarrearría la nulida
ad de
l sentencia
la
a y entrarí
ría a ser p
parte
in
integrante
d
de las caussales de nu
ulidad
p
previstas
en
n la normativa interna
a. Es
im
importante
r
recordar
que
e la violació
ón de
l normas procesales es la base para
las
a
alegar
una violación al “derecho al
con
d
debido
procceso”. De conformidad
c
l
las
figuras
proces
sales
interrnas,
c
cualquiera
d
de las partess de un litigiio en
GACET
TA OFICIAL
L
donde el
e juez de ún
nica o última
a instancia
no hub
biera solicita
ado la interrpretación
prejudiccial, podrá alegar la nulidad
n
o
invalide
ez
de
la
l
senten
ncia
de
conform
midad con las vías procesales
p
internas
s: recursoss extraordin
narios de
revisión
n, casación, etc.
9..

La senttencia dictad
da estaría violando
vi
el
debido
derecho
o
fundamental
del
proceso
o. Si la normativa
n
in
nterna lo
permite, cualquiera
a de las parttes podría
entablar acciones constituciona
c
ales como
la tutela, el amp
paro, la acción de
protección, etc.

De conformidad co
on las previssiones del
derecho
o interno, lo
os afectadoss por este
incumpllimiento podrían sollicitar la
reparacción del daño
o causado, utilizando,
u
para ell efecto, las
s figuras procesales
p
naciona
ales.
La callificación de
d última instancia
ordina
aria. El caso
o peruano.
Teniendo
Te
en cuenta, que la Corte Su
uprema de
Ju
usticia
de
e
la
Rep
pública
de
el
Perú
co
onstantemen
nte
envía
a
solicitud
des
de
in
nterpretación
n prejudicia
al en proc
cesos de
ca
asación, ell Tribunal estima conveniente
ac
clarar algun
nos puntos en relació
ón con la
fig
gura de la interpretaciión prejudiccial en el
marco
m
de los recursos ex
xtraordinarios
s.
Tal
Ta y como se
s expresó en el numeral 2 de
es
ste acápite, la interpre
etación oblig
gatoria se
de
ebe solicitarr en proceso
os de última
a instancia
orrdinaria. Ten
niendo en cu
uenta que, la
a finalidad
de
e la interpretación preju
udicial es la aplicación
a
un
niforme de la
l norma co
omunitaria andina,
a
es
muy
m
importtante que el conjunto de
op
peradores jurídicos
j
ap
pliquen la normativa
n
su
ubregional en un mismo
m
sen
ntido. En
co
onsecuencia
a, sería in
ncoherente para el
siistema que existiera un
n vacío ope
erativo en
cu
uanto a diccha interpre
etación unifforme. El
es
squema com
munitario an
ndino ha esscogido a
lo
os
jueces
nacionale
es
como
sujetos
es
senciales pa
ara logar la validez y la
a eficacia
29/11/2013
3 40 de 92
del orrdenamiento subregiona
al. Como quiera
que los recursos extraordinar
e
rios son aqu
uellos
enen unas causales biien demarca
adas,
que tie
que por
p
regla g
general tien
nen un cará
rácter
técnico
o-jurídico, qu
ue no actúan
n como insta
ancia
porque
e no preten
nde revisarr en todos sus
extrem
mos la actuacción del juezz ordinario y,
y por
lo tantto, no están destinado
os a revisar los
hechos
s del proceso ni a rea
alizar un aná
álisis
probattorio, no es en sede de dichos recu
ursos
que debe
d
ser o
obligatoria la solicitud
d de
interprretación prejjudicial ya que,
q
si así fuera,
fu
se que
edarían un gran cúmullo de casoss, de
asunto
os y de cuestiones, sin soporte en
n una
uniform
me interprretación de
d
la no
orma
comun
nitaria andina
a.
Por se
eguridad juríídica, los pro
ocesos judicciales
no pu
ueden exten
nderse al in
nfinito; se debe
garanttizar el postu
ulado de la “cosa juzga
ada”.
Por lo general, se
e garantiza el
e principio de
d la
q
el sup
perior
doble instancia, haciendo que
jerárqu
uico revise la actuació
ón del juezz de
menorr jerarquía mediante un instrum
mento
processal que casi siempre se
s llama reccurso
de ape
elación. En e
esto radica lo
l ordinario de la
actuac
ción y de los recursos: unos juece
es de
instanccia organiza
ados por gra
ados jerárqu
uicos
(primera y segu
unda), y un
u
recurso
o de
ción que possibilita el sisttema de revvisión
apelac
por pa
arte del juezz de mayorr jerarquía. Para
revisarr un fallo ju
udicial desp
pués de que se
agota el trámite ordinario, la mayoría
a de
mas jurídiccos consagran siste
emas
sistem
extraorrdinarios com
mo el recurs
so de casación o
de rev
visión, con las caracte
erísticas bássicas
anterio
ormente ano
otadas.
A estta vía extrraordinaria acceden pocos
p
asunto
os debido a su naturalleza restrictiiva y
de una
a gran carga
a técnico- jurrídica; cuando la
figura extraordina
aria está bien
b
emple
eada,
c
efecto
o inmediato la limitación de
tiene como
su ca
ampo de a
acción. Porr esta razó
ón y
salvag
guardando la
a validez y eficacia
e
del orden
o
jurídico
o andino, e
el Tribunal ha conside
erado
que la
a obligatoriiedad de la
l interpreta
ación
prejudiicial debe enraizarse en la únicca o
última instancia orrdinaria; el operador
o
jurrídico
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/2013
3 41 de 92
más
m
legitim
mado
para
desple
egar
la
in
nterpretación
n uniforme es
e el juez de
d única o
úlltima insta
ancia ordin
naria, prec
cisamente
po
orque éste concreta
c
deffinitivamente
e la litis en
la
a gran may
yoría de as
suntos. Los recursos
ex
xtraordinario
os son
nte
eso,
precisamen
ex
xtraordinario
os y excepciionales.
Como
C
el Trribunal en sus interprretaciones
prrejudiciales no puede fijijar el sentid
do, aplicar
o analizar el derecho intterno, le corrresponde
all juez conssultante precisar el alccance del
mismo
m
y, por ende, de su
us figuras prrocesales.
En
E el presen
nte caso, es
s la corte peruana la
qu
ue debe establecer la
a naturaleza de los
re
ecursos e instrumenttos procesa
ales que
co
onsagra la norma
n
intern
na; debe dete
erminar si
ell recurso de casación na
acional es ordinario
o
o
ex
xtraordinario
o, si es una
a tercera in
nstancia o
no
o, así com
mo todo lo relacionado
o con su
op
peratividad. Esto, se
e reitera, no es
co
ompetencia del Tribunal de Justic
cia de la
Comunidad
C
A
Andina.
Si en
n el ámbito interno
i
se
lle
egare a la conclusión
n que la figura
f
de
ca
asación peru
uana es una
a tercera instancia, de
co
onformidad con todo lo
o planteado
o, sería el
ju
uez que con
noce este re
ecurso el obligado
o
a
re
ealizar la con
nsulta prejud
dicial.
Ahora bien, en
e el evento
o en que esstemos en
rente de un
n recurso exxtraordinario
o con las
fre
ca
aracterística
as ya an
notadas, surge un
in
nterrogante: ¿si se presenta
p
un
n recurso
ex
xtraordinario
o sin que se
e hubiere so
olicitado la
in
nterpretación
n prejudiciial en la
a última
in
nstancia, qué debe hacer el juez de
co
onocimiento?
ótesis:
Se presentaríían dos hipó

Que el
e recurso extraordin
nario se
sustente
e en la falta de consulta
prejudiccial en la últiima o única instancia.
i
e caso el ju
uez compete
ente, una
En este
vez veri
rificada la au
usencia de la
a consulta
prejudicial, d
p
debe declarrar la nulida
ad o
in
invalidez
de
la
s
sentencia.
De
c
conformidad
d con lo qu
ue disponga
a su
n
normativa
procesal interna,
i
de
eberá
t
tomar
alguna
a de estas acciones:
a

-
Si la norrmativa interna lo prevé
é así,
devolverrá el asun
nto al juez que
debió so
olicitar la intterpretación para
que sub
bsane su omisión
o
y emita
e
una nu
ueva senten
ncia, acogie
endo,
para tal fin, la proviidencia expe
edida
por el Tribunal de
e Justicia d
de la
Comunid
dad Andina.
-
Si la n
normativa in
nterna no prevé
p
esto y el juez co
ompetente debe
expedir una sente
encia sustitu
utiva,
éste deb
be solicitar la interpreta
ación
prejudicial como si fuera el jue
ez de
única o última insttancia, para
a así
poder e
emitir en debida
d
form
ma la
sentencia.
Que el reccurso extrao
Q
ordinario no
o se
s
sustente
en la falta
a de con
nsulta
p
prejudicial
e
en última o única insta
ancia,
p
pero
sí se refiera
re
a la interpretació
i
ón de
n
normas
com
munitarias.
Cuando un juez nacional conozca
C
a un
a
asunto
en donde se deb
ban interpre
etar y
a
aplicar
norm
mas comunita
arias andinas, en
v
virtud
del principio de
d colabora
ación
j
judicial
en e
el ámbito andino
a
y de
e las
c
característica
as del siste
ema comunitario,
s actuación
su
n sería la de
d un verda
adero
j
juez
comun
nitario andin
no; es deciir, si
b
bien
es un juez nacio
onal, cuando
o se
e
enfrenta
au
un asunto qu
ue tenga que
e ver
c
con
normass comunitarrias, dicho juez
in
interno
perssonifica o encarna la figura
fi
d juez com
de
munitario andino.
a
En esta
c
circunstancia
a, el juez interno debe velar
p
por
la
vvalidez y eficacia
del
o
ordenamient
to comunita
ario andino
o y,
p
para
logar e
esto, se enccuentra inve
estido
d todas las prerrogatiivas para lo
de
ograr
d
dicho
objetivvo. El Tribun
nal de Justicia en
GACET
TA OFICIAL
L
una sen
ntencia recié
én decantó está idea
de la sig
guiente man
nera:
“(…
…)
El Juezz Nacional, en este caso
c
el
Consejo
o de Estado
o de la Rep
pública
de Colo
ombia, de co
onformidad con
c los
principio
os del Orde
enamiento Jurídico
J
Comuniitario Andino
o, en especcial los
principio
os de prim
macía, autonomía,
efecto directo,
d
apliccación inmediata y
coopera
ación judicia
al, es el ga
arante,
en cola
aboración co
on el Tribu
unal de
Justicia de la Comunidad Andiina, de
ecta aplicacción de la norma
la corre
comunittaria en el ámbito na
acional.
Son cie
ertamente jue
eces comun
nitarios,
ya que
e en cola
aboración con
c
el
Tribuna
al Supranacional tien
nen la
ardua la
abor de gara
antizar la va
alidez y
eficacia
a de todo el
e sistema jurídico
j
comunittario. Su la
abor no só
ólo se
limita a aplicar una norm
rma a
c
sin
no que
determiinado caso concreto,
su activ
vidad consis
ste en estrructurar
su que
ehacer jud
dicial dentrro del
escenarrio
jurídicco
subre
egional,
aplicand
do,
ba
alanceando
y
armoniz
zando la normativa na
acional
con la
a comunita
aria, dándo
ole la
primacíía a la segu
unda sobre temas
específi
ficos reglados por la misma
(…)”. (S
Sentencia expedida
e
el 26 de
agosto de 2011, en
e el proce
eso de
AI-2010. Pub
blicada
incumpllimiento 3-A
en la Gaceta
G
Oficia
al del Acue
erdo de
Cartage
ena Nº 1985
5, de 11 de octubre
o
de 2011
1).
En con
nsecuencia, el juez naccional, en
este caso
c
la Sala de Derecho
Constitu
ucional y So
ocial Perma
anente de
la Cortte Suprema
a de Justiccia de la
Repúbliica de Perú
ú, debe actu
uar como
juez co
omunitario andino
a
y, en
e efecto,
desemp
peñarse como el garrante, en
29/11/2013
3 42 de 92
ccolaboración
n con el Trib
bunal de Jussticia
d
de
la
C
Comunidad
Andina,
del
o
ordenamient
to subregiional, lo que
im
implica,
po
or supuestto básico, su
c
correcta
y un
niforme apliccación.
En este ord
E
den de idea
as, el juez que
c
conozca
un
n recurso extraordinario
e
o en
l
las
circu
unstancias
anteriorm
mente
m
mencionada
ncima de las
s, por en
li
limitaciones
formales de
d su norm
mativa
in
interna,
tiene
e que hacerr primar el o
orden
c
comunitario
andino, lo que implica
a que
d
debe
declara
ar la nulidad
d de la sente
encia
q
que
no cuente con la correspond
diente
in
interpretació
ón prejudic
cial, genera
rando
c
con
esto que
q
todos los operad
dores
j
jurídicos
se
e inserten en el sistema
j
jurídico
com
munitario de
d una ma
anera
a
adecuada.
Este
ju
uez
naciional,
in
independien
temente de
e las caussales
q
que
haya essgrimido el recurrente, está
in
investido
de todas las prrerrogativas para
s
salvaguarda
r el orden
n supranaccional
c
comunitario
y, por lo ta
anto, su prim
mera
f
función
es e
examinar si el
e juez de última
ú
in
instancia
cu
umplió con su misión
n de
s
solicitar
la interpretació
ón prejudiciial al
T
Tribunal
de Justicia de
e la Comun
nidad
A
Andina.
El ju
uez que con
nozca un reccurso
e
extraordinari
io siempre
e debe ttener
p
presente
qu
ue la consullta prejudicia
al es
e
esencial,
básica y angular para
ra el
f
funcionamien
nto
del
sistema
de
in
integración
ssubregional;; por esta ra
azón,
s justifica la acción
se
n de anula
ar la
s
sentencia
q
que no cu
uente con este
r
requisito
tora
al.
También ess muy impo
T
ortante tene
er en
c
cuenta
que el juez extrraordinario debe
c
consultar
al Tribunal, tanto porr las
n
normas
com
munitarias qu
ue se refierren a
l interpreta
la
ación prejud
dicial obligatoria,
c
como
por las norma
as comunittarias
a
alegadas
po
or el recurren
nte. Esto po
orque
s el juez extraordin
si
nario llegarre a
v
verificar
que
e sí se rea
alizó la con
nsulta
p
prejudicial,
ssu acción co
onsecuente sería
s
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/2013
3 43 de 92
la de resolver
r
el asunto,
a
inte
erpretando
las norm
mas comuniitarias esgrim
midas por
el recurrrente. Con esto se ce
erraría de
manera
a adecuada
a el sisttema de
colaborración entre el juez naccional y el
juez com
munitario.
Ahora bien, una vez que el juez
dinario anule
e la sentencia por la
extraord
omisión
n mencionada, de con
nformidad
con las previsioness de su norm
ma interna,
puede tomar algun
na de las siguientes
s
es:
accione
en otross asuntos, generando con
esto una
a interpretacción y aplica
ación
uniforme
e de la norrma comunitaria.
Es muyy diferente cuando
c
se trata
del juez de única o última insta
ancia,
ya que éste sí está
e
obligad
do a
solicitar la interpretación en ttodos
los caso
os.

- Si la
l normativa
a interna lo prevé
p
así,
de
evolverá el asunto al juez que
de
ebió solicita
ar la interrpretación
pa
ara que sub
bsane su omisión
o
y
em
mita una nueva sentencia,
s
accogiendo, para tal fin, la
pro
ovidencia expedida por el
Triibunal de Justicia de la
Co
omunidad An
ndina.
-
Una
U vez expe
edida la Inte
erpretación Prejudicial
P
po
or parte del
d
Tribunall de Justiccia de la
Comunidad
C
A
Andina,
se generan los siguientes
s
effectos:

Si el Ju
uez Nacionall incumple dicha
d
obligació
ón, los suje
etos legitimados
para ell efecto po
odrán acud
dir al
Tribunall
de
Ju
usticia
de
la
Comunid
dad Andina
a, mediante
e la
acción d
de incumplim
miento. (Arttículo
128 dell Estatuto del Tribuna
al de
Justicia de la Com
munidad Andina,
o párrafo).
segundo
va interna no prevé
Si la normativ
esto y el jue
ez competente debe
exp
pedir una sentencia
s
s
sustitutiva,
éste debe soliccitar la interrpretación
prej
ejudicial com
mo si fuera el
e juez de
úniica o última
a instancia, para así
pod
der emitir en
e debida forma la
sen
ntencia.
10
0. Efectos que se desprenden
n de la
expediciión
de
la
interp
pretación
prejudiciial.
Úniicamente tiene
t
conse
ecuencias
parra el caso particular.
p
Essto quiere
dirigida
deccir
que
está
esp
pecíficamentte para el asunto a
ressolver; esto no
n obsta pa
ara que el
juez
z de instan
ncia la pued
da utilizar
com
mo parámettro de interrpretación
El Juezz Nacional deberá ap
plicar
adecuad
damente la
a interpreta
ación
prejudicial. (artículo
o 27 del Esta
atuto
del Trib
bunal de Justicia de
e la
Comunid
dad Andina)). Aunque ell juez
sea de iinstancia, un
na vez expe
edida
la interrpretación prejudicial
p
d
debe
aplicarla
a en su se
entencia. Po
or lo
tanto, e
el Juez Na
acional no sólo
debe re
emitirse a la
l interpreta
ación
prejudicial en su sentencia, sino
que de
ebe acatarrla de ma
anera
integral y de confformidad co
on el
sentido de la misma
a.

Obligaciión de vigillancia por parte
p
de los Países Miembros
M
y la
Secretarría
la
Gene
eral
de
Comunid
dad Andina
a. Como ess tan
importan
nte la aplicación uniform
me de
la norrmativa co
omunitaria, se
impone, en cabeza
a de los Pa
aíses
Miembro
os y la Seccretaría Gen
neral,
una carrga específiica de vigila
ancia
de la lab
bor jurisdicciional nacional en
el cam
mpo de la
a Interpreta
ación
Prejudiccial.
(Artícculo
128 del
Estatuto
o del Tribuna
al de Justiciia de
la Com
munidad Andina,
A
prrimer
párrafo).
GACET
TA OFICIAL
L

Oblligación de enviar las sentencias
s
dicttadas en ell proceso in
nterno. El
Jue
ez Naciona
al que soliicitó una
inte
erpretación prejudicial,, deberá
envviar al Tribu
unal una co
opia de la
deccisión profe
erida en ell proceso
inte
erno, a efectos
e
que
e pueda
rea
alizarse el control me
encionado
antteriormente”.
”.
En consecuencia, devien
ne necesario
o precisar
qu
ue la solicitu
ud de interprretación prejjudicial en
ell trámite del recurso extra
aordinario no
o sanea el
vicio en segun
nda instancia
a, de conform
midad con
lo
o establecido
o en la prresente interpretación
prrejudicial.
11. De la cancela
ación de registro
marc
cario por falta
f
de us
so y su
proce
edimiento.
En el presente caso se abordará ell tema en
q
la so
ociedad demandante
virtud de que
ación del
CAMPER S..L. solicitó la cancela
egistro de la
a marca CAMBER Y ET
TIQUETA.
re
Lo
os criterioss emitidos
s en la presente
in
nterpretación prejudicial correspond
den a la
ju
urisprudencia
a que este Tribunal
T
emiitió dentro
de
el Proceso 180-IP-200
06, publicad
do en la
G.O.A.C.
G
Nº. 1476 de 16
6 de marzo de 2007,
marca:
m
BROC
CHA MONA (mixta).
(
Le
egitimación
n y oportun
nidad para adelantar
un
n trámite ca
ancelación.
“D
De conformiidad con el artículo 165 de la
Decisión
D
486,, el trámite se
s inicia a so
olicitud de
pa
arte, es deccir que no puede
p
adela
antarse de
manera
m
oficiiosa por la
l
Oficina Nacional
Competente.
C
Cualquier
C
persona
interesada
puede
ad
delantar el trámite. Lo anterior qu
uiere decir
qu
ue para poder
p
adela
antar el trrámite el
so
olicitante de
eberá demosstrar un inte
erés en la
ca
ancelación de la marrca respecttiva. Este
in
nterés deberrá ser evalluado por la
l Oficina
Nacional
N
Com
mpetente. (…
…).
29/11/2013
3 44 de 92
El seg
gundo párraffo del artícullo 165 estab
blece
la opo
ortunidad pa
ara iniciar el
e trámite de
d la
acción
n de cancela
ación por no
n uso. Disp
pone
que dicha
d
acció
ón sólo puede
p
inicciarse
despué
és de tres años
a
contad
dos a partir de
d la
notifica
ación de la resolución que
q
agota la
a vía
gubern
nativa en e
el trámite de
d concesión
n de
registro
ro de marcca”. (Proceso 180-IP-2
2006
publica
ado en la G.O.A.C.
G
Nº. 1476 de 16 de
marzo de 2007, marca: BROCHA MONA
(mixta)).
Falta de
d uso de la
a marca. Pru
ueba del uso
o.
El artícculo 165 de la Decisión 486
4 en su primer
párrafo
o determina los motivos que dan lug
gar a
la canccelación de u
una marca por
p falta de uso
u y
prevé que la officina nacio
onal competente
m
a solicitud
cancelará el registtro de una marca
alquier persona interesa
ada, cuando
o sin
de cua
motivo
o justificado, la marca no se hub
biese
utilizad
do en al m
menos uno de los Pa
aíses
Miemb
bros, por su titular, por el
e licenciatario de
éste, o por cualqu
uier persona autorizada para
ello, durante
d
loss tres año
os consecu
utivos
preced
dentes a la fecha en que
q
se iniccie la
acción de cancelacción.
Al resp
pecto el Tribunal, seña
aló: “Para qu
ue la
acción
n de can
ncelación prospere será
necesa
ario que, sin
n motivo justtificado, la marca
m
no hub
biese sido uttilizada en, al
a menos, un
no de
los Pa
aíses Miemb
bros, por pa
arte de su titular,
de un
n licenciata
ario, o de
e otra perrsona
autorizzada para e
ello, durante
e los tres años
conseccutivos pre
ecedentes a la fecha
a de
ejerciccio de la a
acción. En todo caso
o, la
cancellación no p
podrá inten
ntarse antess de
haber transcurrido
o tres años desde la fecha
f
e la resoluciión que hub
biese
de nottificación de
agotad
do el proce
edimiento administrativo
o de
registro
ro del signo. Por otra parte, si el sign
no, a
través del cual se comercializan los produ
uctos
n su objeto
o, es
o servvicios que constituyan
utilizad
do bajo una fforma que diifiera de la marca
m
registra
ada en grado
o tal que alte
ere su capaccidad
distintiv
va, podrá co
onfigurarse la
a falta de usso de
GACET
TA OFICIAL
L
és
sta y promo
overse su ca
ancelación”. (Proceso
11
16-IP-2004, publicado en la G.O
O.A.C. Nº.
11
172 de 7 de marzo de 2005,
2
caso: acción
a
por
prresunta infra
acción del de
erecho sobre
e la marca
CALCIORAL).
nera, el Trib
bunal ha ma
anifestado
De esta man
Para determ
minar si una marca ha sido
s
usada
“P
o no, se ha
ace necesario delimitar qué se
ntiende por uso de la marca.
m
El concepto de
en
us
so de la marca,
m
para
a estos effectos, se
so
oporta en un
no de los pri
rincipios que
e inspira el
de
erecho de marcas:
m
el principio
p
de uso
u real y
effectivo de la marca.
Dicho
D
princip
pio consagra
a que una marca se
en
ncuentra en
n uso si los productos o servicios
qu
ue ampara se encuentrran disponib
bles en el
mercado
m
bajo
o esa marca
a y en las cantidades
c
pe
ertinentes de
d conformid
dad con su naturaleza
n
y la forma de
e su comerrcialización”. (Proceso
80-IP-2006, ya citado).
18
Sobre el princ
cipio del uso
o efectivo de
e la marca
e ha manife
estado de la siguiente
ell Tribunal se
manera:
m
mo el uso exxclusivo de la marca,
“Así com
que se adquiere por
p
el regisstro de la
c
u derecho
un
o para su
misma, constituye
titular, en
n forma corrrelativa a ese derecho
existe
la
obliga
ación
de
utilizar
mente la marca en el mercado.
m
A
efectivam
fin de de
eterminar cu
uándo se cu
umple con
la obliga
ación del uso de la marca,
m
es
preciso acudir a la doctrina y a la
jurisprude
encia que en
n forma prollija se han
pronuncia
ado sobre este punto.
nal ha dado
o alcance all concepto
El Tribun
de uso de
d la marca,, medido en
n términos
de su forma, su intensiidad, su
ersona a tra
avés de la
temporaliidad y la pe
cual se ejercita
e
su uso. Al refe
erirse a la
forma ha
a interpretad
do que el uso
u
de la
marca deberá
d
ser real y efe
ectivo, de
manera que no basta
b
con la mera
n de usarla, para que aquél
a
sea
intención
real y no
o simplemente formal o simbólico.
29/11/2013
3 45 de 92
En
n el régimen andino se
e considera
a que
da
ada la fina
alidad identtificadora de
d la
ma
arca, su u
uso deberá
á materializzarse
me
ediante la prueba
p
de la
l venta o de
d la
dis
sposición d
de los biene
es o serviciios a
títu
ulo oneroso
o, como verd
daderos acto
os de
co
omercio. Po
or ello (…
…) establecce la
prresunción d
de que "u
una marca
a se
en
ncuentra en uso cuando
o los producctos o
se
ervicios que
e ella distiingue han sido
pu
uestos en el comercio o se encue
entran
dis
sponibles en
n el mercad
do". (Proceso
o 22IP-2005, pub
blicada en la G.O.A.C
C. N°
207, de 16 de junio de
d 2005, m
marca
12
fig
gurativa: DIS
SEÑO REC
CTANGULAR
R DE
LA
A FIGURA
A DE CUA
ATRO TIG
GRES
EN
NCONTRAD
DOS DE A PAR EN
EX
XTREMOS
OPUESTOS,
DE
ESTACAND
DO
EN
NTRO
EL
CEN
FR
RANJAS
HORIZONTALES
CON
PINTAS QUE
E ASEMEJAN UNA PIEL DE
TIGRE).
én ha dich
ho este Tribunal que
e “El
Tambié
princip
pio comentad
p
do se desprrende del propio
concep
pto de marrca: el med
dio sensible que
permite
e identificarr o distinguir los dive
ersos
producctos y servi
vicios que se
s ofertan en
e el
mercad
do. Hay una relación esencial
e
enttre el
signo marcario,
m
ell producto que
q identifica
a y la
oferta de dicho p
producto en el mercado
o. Es
e pensar en
n que una marca
m
decir, no se puede
e uso sin que distin
nga producttos o
esté en
serviciios en el m
mercado, esto
e
es sin que
cumpla
a con su fu
unción disttintiva”. (Pro
oceso
125-IP
P-2007, pub
blicado en la G.O.A.C. Nº.
1579 de
d 31 de en
nero de 200
08 marca: SOUR
S
BALL COLOMBIN
C
A denomina
ativa).
bunal ha m
manifestado “El principio
o del
El Trib
uso efectivo
e
de
e la marca
a se conssagra
positiv
vamente en e
el primer pá
árrafo del arttículo
166 de
d
la Deccisión 486, que con
ntiene
parámetros en rellación con la
as cantidade
es de
oductos y sservicios co
omercializado
os, y
los pro
que de
eben tener e
en cuenta pa
ara determin
nar si
GACET
TA OFICIAL
L
un
na marca effectiva y realmente ha sido
s
usada
o no:
antidad del producto o servicio
1. La ca
puesto
o en el merc
cado del modo en que
norma
almente co
orresponde con la
natura
aleza de los prod
ductos o
serviccios. Este punto es fun
ndamental
para determinar el uso real, ya que
unas pocas
p
cantid
dades de un
n producto
que se comercialliza masivam
mente no
es pru
ueba del uso
o real y efecctivo de la
marca
a. En este sentido, la
l Oficina
Nacion
nal Compe
etente o el Juez
Comp
petente, en
n su caso
o, deberá
determ
minar si las cantidades vendidas
de co
onformidad con
c
la naturraleza del
producto son merramente sim
mbólicas y
no dem
muestran el uso real de la marca.
antidad del producto o servicio
2. La ca
puesto
o en el merc
cado del modo en que
norma
almente co
orresponde con las
modallidades ba
ajo las cu
uales se
efectú
úa su com
mercialización
n.
Para
determ
minar el uso
o real y efecctivo de la
marca
a se debe te
ener en cue
enta cómo
se comercializan
n los productos y
serviccios que am
mparan.
N es lo
No
mismo
o el productto cuya mod
dalidad de
los
comerrcialización
son
superm
mercados en
e cadena, que el
producto para sectores espe
ecializados
y que
e se come
ercializan en
n tiendas
especcializadas, o bajo catállogo, etc”.
(Proce
eso 180-IP-2
2006, ya cita
ado).
relación
con
estos
pa
arámetros
En
uantitativos, pero refirriéndose a artículos
cu
an
nálogos
de anterio
ores Decisiones, el
Trribunal ha manifestado:
m
“Los artículos de
d
las Decisiones
D
arias que se come
entan no
comunita
establece
en condiciiones mínimas en
cuanto a la cantidad
d y volumen de bienes
alizados a manera
m
de uso de la
comercia
marca; coinciden la doctrin
na y la
jurisprude
encia más
s generaliz
zadas en
señalar como
c
pautass en esta materia,
m
las
de que ell uso debe ser
s serio, de buena fe,
29/11/2013
3 46 de 92
no
ormal e inequívoco. El elem
mento
cu
uantitativo pa
ara determiinar la existe
encia
de
el uso de la marca
m
es rellativo y no p
puede
esstablecerse en términoss absolutos, sino
qu
ue ha de rellacionarse con
c el produ
ucto o
se
ervicio de que se trrate y con
n las
ca
aracterísticass de la emp
presa que utiliza
u
la marca. Asíí, si se trata
a de una m
marca
ue versa sob
bre bienes de
d capital, podría
p
qu
se
er suficiente
e para acre
editar su usso la
de
emostración de que en
n un año se
e han
efe
fectuado do
os o tres ventas,
v
pue
es su
na
aturaleza, co
omplejidad y elevado prrecio,
ha
ace que esse número de operaciiones
ten
nga nivel comercial. En cambio
o no
po
odría
d
decirse
que
e
exista
co
omercializaciión real de
d un prod
ducto
co
omo el maízz, por el hecho de que en
e un
añ
ño sólo se
e hayan colocado
c
e
en
el
me
ercado tress bultos de
el grano co
on la
de
enominación
n de la marc
rca que prettende
prrobar su uso
o. Así se desprende
d
d
de los
arrtículos 100 de la Decisiión 311, 99 de la
De
ecisión 313 y 110 de la
a Decisión 344”.
(P
Proceso 17
7-IP-95, pu
ublicado en
n la
G..O.A.C. N° 199, de 26
2 de enero de
19
996).
Finalm
mente, el Tribunal
T
ha
a sostenido
o “El
párrafo
o segundo de la norma
n
estu
udiada
estable
ece otro pa
arámetro pa
ara determin
nar si
una marca
m
se con
nsidera usa
ada. Dispone
e que
tambié
én se consiidera usada
a si dicha marca
m
disting
gue exclusivvamente pro
oductos que
e son
exporta
ados desde
e cualquiera
a de los Países
P
Miemb
bros, teniend
do en cuenta
a, igualmentte, las
cantida
ades de los productoss exportado
os de
conform
rmidad con n
naturaleza y en relación
n con
las mo
odalidades b
bajo las cualles se efecttúa su
comerc
rcialización.
El párrrafo tercero de la norma estudiada
a, por
su parrte, advierte que si una marca es u
usada
de ma
anera diferente a la forrma en que
e fue
registra
rada, no pod
drá ser can
ncelada por falta
de us
so o dismiinuirse la protección que
corresp
ponda si d
dicha diferen
ncia es sólo
o en
cuanto
o a detalles o elementoss que no altteren
el cará
ácter distinttivo de la marca”.
m
(Pro
oceso
GACET
TA OFICIAL
L
50
0-IP-2011, publicado en
e la G.O.A.C. Nº.
19
992, marca
a: RON LIMÓN PALO
O VIEJO
mixta).
m
De la prueba
a del uso de
e una marca
a.
Como se tien
ne dicho sup
pra, el registrro impone
a marca la exxigencia de usarla en,
all titular de la
all menos, un
no de los Países
P
Miem
mbros. De
co
onformidad con
c el artícu
ulo 166 de la
a Decisión
48
86, se presu
ume que una
a marca se encuentra
en
n uso cuand
do los produ
uctos disting
guidos por
ellla han sido
o puestos en
e el comercio o se
en
ncuentran disponibles,
d
bajo la marrca, en la
ca
antidad y del modo
o que norrmalmente
co
orresponda, según la naturaleza
a de los
prroductos y las mo
odalidades de su
co
omercialización, en el mercado
m
de al menos
un
no de los Países
P
Miem
mbros. A tenor de la
diisposición citada,
c
la prresunción de
e uso se
co
onfigura tam
mbién cuand
do la marca
a distinga
prroductos
que
se
hallen
d
destinados
ex
xclusivamente a la exportación
n, desde
cu
ualquiera de los Países Miembros.
M
En este contexto, proce
ede señalarr que, de
onformidad con la dispo
osición prevvista en el
co
arrtículo 167 de
d la Decisió
ón 486, la ca
arga de la
prrueba acerrca del uso
u
de la
a marca
co
orresponde a su titular, y que el
e uso en
cu
uestión pod
drá probarse
e mediante
e facturas
co
omerciales,
documen
ntos
conta
ables
o
ce
ertificaciones
s de auditoría que demu
uestren la
re
egularidad y cantidad de
e comercialización de
la
as mercancía
as cubiertas por el signo
o. A juicio
de
el Tribunal, el ordenam
miento comu
unitario no
es
stablece “el procedimien
nto para pre
esentación
y verificación de la prueba
a de uso de la marca,
po
or lo cual se
s entiende que éste debe estar
re
egido por la legislación interna de cada
c
país,
sin que com
mpeta a estte Tribunal juzgar la
egalidad o ilegalidad del proccedimiento
le
uttilizado frentte a las no
ormas intern
nas (…)”.
(P
Proceso 02-A
AI-96, publicada en la G.O.A.C.
N° 291, del 3 de septiemb
bre de 1997).
29/11/2013
3 47 de 92
El incu
umplimiento de la exigencia del uso
o, sin
motivo justificado, puede conducir, a soliicitud
a, a la cance
elación, por parte
de partte interesada
de la oficina
o
nacio
onal compete
ente, del reg
gistro
del sig
gno y, por tanto, a la extinción
n, en
perjuiccio de su tittular, del de
erecho a su
u uso
exclusiivo. La exig
gencia del uso,
u
a objetto de
preven
nir la cancela
ación del re
egistro del signo,
s
se fun
nda en la necesidad de asegura
ar el
cumplimiento de su
u función priincipal, cual es la
entificar y distinguir en el mercado
o los
de ide
bienes o servicios q
que constituy
yan su objeto.
Uso de
e la marca tal
t como fue
e registrada.
El párrrafo tercerro del artícculo 166 de
d la
Decisió
ón 486, advvierte que si
s una marcca es
usada de manera diferente a la forma en
n que
fue reg
gistrada no p
podrá ser ca
ancelada porr falta
de usso o disminuirse la protección que
corresp
ponda, si dicha
d
diferen
ncia es sólo
o en
cuanto
o a detalles o elementos
s que no altteren
su carrácter distinttivo. En con
nsecuencia, si el
signo usado en el mercado mantiene
e las
caracte
erísticas su
ustanciales de la marca
m
registra
ada y su pod
der diferenciador, aunqu
ue se
presen
nte modificcado por la adición
n o
sustraccción de cie
ertos eleme
entos acceso
orios,
no se cumplirían lo
os supuesto
os de hecho para
su cancelación porr no uso.
Por lo
o tanto, el juez con
nsultante deberá
determ
minar lo siguiiente:
1.
Si el signo C
S
CAMBER Y ETIQUETA
E
u
usado
e el merca
en
ado mantien
ne los elem
mentos
e
esenciales
d
de la manera en el qu
ue fue
r
registrado,
yy,
2.
Si además de mantene
S
er los elem
mentos
e
esenciales
la
a modificación por adiccción o
no diluye
s
sustracción
e la capa
acidad
d
distintiva
o diferenciador
d
ra de la marrca. Si
la
a adición de
e elementoss denominatiivos y
g
gráficos
hacce que se pierda su fuerza
f
p
para
identificcar los produ
uctos que am
mpara
e
estaríamos
frente a un
n uso no real
r
y
e
efectivo
de la
a marca registrada.
v
realiza
ado lo antterior, la corte
c
Una vez
consultante
deb
berá
establecer
si
la
GACET
TA OFICIAL
L
mencionada
m
marca es usada
u
en el mercado
de
e una form
ma real y efectiva,
e
o si por el
co
ontrario proc
cede su can
ncelación po
or no uso,
de
e conformid
dad con to
odos los pa
arámetros
in
ndicados a lo largo
o de la presente
prrovidencia.
ón para el no
n uso de
Causales de justificació
a marca.
la
No procederá
á la cancela
ación cuando
o el titular
el signo dem
muestre que la falta de uso
u se ha
de
de
ebido a una
a situación de fuerza ma
ayor, o de
ca
aso fortuito, o a otro motiivo justificado
o.
El Tribunal ha
a señalado a este propósito que,
e configurarsse una circun
nstancia imp
peditiva de
de
la
a cancelación
n, “se paralizaría simple
emente el
có
ómputo del plazo de tre
es años fija
ado por la
misma
m
norma
a; pero, una
a vez desapa
arecida la
co
orrespondien
nte causa jus
stificativa de la falta de
us
so, habrá de
d reanuda
arse el cóm
mputo del
se
eñalado pla
azo legal”. (Proceso 15-IP-99,
pu
ublicado en la G.O.A.C
C. Nº. 528, de 26 de
en
nero de 2000, marca: BELMONT).
Effectos de la
a cancelaciión de la marca
m
por
no
o uso.
En efecto, la cancelación
n de la marca
a por falta
e uso, consstituye una forma de extinguir,
de
ad
dministrativa
amente, el derecho
d
derrivado del
re
egistro de la
a misma, la que puede provenir,
ta
ambién, por disposición
n judicial. Al respecto
la
a oficina naccional comp
petente de cada
c
País
Miembro
M
ess el órg
gano adm
ministrativo
en
ncargado del
d
registro
o de la Propiedad
P
In
ndustrial y consiguientemente es el
en
ncargado de
e la cancela
ación del mismo.
m
La
de
ecisión de la oficina nacional co
ompetente
so
obre la soliccitud de can
ncelación de
el registro
de
el signo exige
e
el agotamiento
a
o de un
prrocedimiento
o administtrativo pre
evio. Sin
em
mbargo, la cancelació
ón por falta
a de uso
po
odrá hacersse valer tam
mbién como
o defensa
29/11/2013
3 48 de 92
en un procedimien
nto de oposición apoyad
do en
la marcca no utilizada.
2. Can
ncelación pa
arcial de un
n registro.
Se interpretará el
e presente tema
t
en virttud a
a sociedad CAMPER S.L. solicittó la
que la
cancelación parcial por falta de
e uso de la marca
m
UETA.
CAMBER Y ETIQU
ada Decisión
n 486
El artícculo 165 de la menciona
prevé la cancelación parcial de un registro
o, es
c
no sse esté usan
ndo la marcca en
decir cuando
alguno
os de los pro
oductos o servicios para
a los
que fue
f
registrrada, la oficina
o
naccional
compe
etente, orden
nará una red
ducción a la
a lista
de productos o serrvicios que protege
p
la marca,
ado aquelloss respecto de
d los cuale
es la
elimina
marca no estuvie
ese siendo usada, siempre
do en cuentta la identida
ad o similitu
ud de
tomand
los pro
oductos o serrvicios.
Dicha figura se da
a cuando la falta de uso
o de
arca sólo a
afecta a algunos
a
de los
la ma
producctos o servvicios para los cualess se
hubies
se registrado
o la marca, caso en el cual
la ofic
cina naciona
al competen
nte ordenarrá la
exclusión de dich
hos producttos o serviccios,
d de
previo análisis de la identidad o similitud
oductos o se
ervicios.
los pro
De lo
o anterior y siguiendo los crite
erios
emitido
os por el Tribunal, se desprenden
n los
siguien
ntes requissitos para que opere
e la
cancelación parcia
al por no uso
o:
erminada no
o se
1. “Que una marca dete
esté usan
ndo para algunos
a
de los
productos o servicios para los cu
uales
se hubiese
e registrado.
oductos o se
ervicios para
a los
2. Que los pro
cuales se usa la marca
m
no ssean
idénticos o similares a los que sí han
sido auto
orizados, sa
alvo que esa
diferencia sea en sub
bstancial. De
D lo
contrario no sería procedente
e la
cancelación
n parcial porr no uso, ya que
de permittirse, se podría
p
gen
nerar
GACET
TA OFICIAL
L
riesgo
o de confusió
ón o asociacción en el
públicco consumid
dor si se re
egistra un
signo idéntico o similar al cancelado
c
parcia
almente.
Que
Q
los prod
ductos o serrvicios sean similares
siignifica que tienen la misma natu
uraleza o
fin
nalidad, pero
o igualmente
e se puede ampliar el
co
oncepto en este caso a que sean conexos
c
o
re
elacionados, ya que lo que
q se busca
a proteger
es
s la transsparencia en
e
el merrcado, la
ac
ctividad emp
presarial, y al
a público co
onsumidor
co
omo tal. Si por un lado
o la norma impide el
re
egistro de signos
s
que amparen productos
p
co
onexos o relacionados
r
s, no es coherente
c
pe
ermitir la can
ncelación pa
arcial en rellación con
prroductos conexos o rela
acionados”. (Proceso
18
80-IP-2006).
3. Cance
elación parc
cial de un registro
r
y
la con
nexión comp
petitiva.
En el caso concreto la marca CA
AMBER Y
ET
TIQUETA estaba
e
regis
strada para distinguir
to
odos los pro
oductos de la Clase 25 de la
Clasificación Internacion
nal de Niza,
N
sin
em
mbargo, seg
gún lo manifiesta la demandante
ún
nicamente distingue
d
“pa
antalones” por
p lo que
de
ebe ser canccelada para el resto de productos
de
e la Clase 25
5.
A raíz de esto
o, se debate en el proceso interno
la
a conexión competitiva que pudie
era darse
en
ntre todos lo
os productos
s de la Clase
e 25 y los
prroductos que
q
efectivamente usa la marca
CAMBER Y ETIQUETA.
E
Se cita los critterios que el Tribunal ha esgrimido
pa
ara determin
nar la posible
e conexión co
ompetitiva
en
ntre producto
os:
a. La inclusió
ón de los productos
en una misma clase del
nomencláttor.
canaless
b. Mismos
de
comercializzación.
c. Similares medios
m
de publicidad.
p
d. Relación o vinculaciión entre
productos..
e. Uso conjun
nto o comple
ementario
de producttos.
29/11/2013
3 49 de 92
f.
Missmo
géne
ero
prod
ductos.
de
los
mer término
o, el Tribuna
al manifiesta
a que
En prim
la canccelación parrcial de un registro
r
se da
d al
consta
ar la falta de uso del
d
signo, cuya
cancelación se so
olicita, sobrre los produ
uctos
os que fue registrado y la consiguiente
para lo
limitación del regisstro a los pro
oductos que está
o en el m
mercado de
e forma re
eal y
usando
efectivva. Por lo tan
nto, a efecto
os de determ
minar
la can
ncelación p
parcial de un registro
o no
corresp
ponde el análisis de la cone
exión
compe
etitiva de la m
manera en la
a que propone la
sociedad demanda
ante.
s realizará un análisis de
d la
En estte sentido, se
conexión competittiva, por pa
arte de la officina
nal compete
ente, respec
cto a la marca
m
nacion
cancelada parcialm
mente y sob
bre los produ
uctos
ún distingue,, en los siguientes casoss:
que aú
1. Cuando
C
se p
presente una
a nueva solicitud
de registrro cuyo signo
s
prete
enda
distinguir productos conexos
c
co
on la
marca ya registrada y parcialm
mente
cancelada.
2. Cuando la ccancelación por falta de
e uso
se haga vvaler como defensa de
e un
procedimie
ento de opo
osición apoyado
en la marca
a no utilizada.
C
la persona interesada que
3. Cuando
promovió la cancelacción parciall del
registro so
olicite un re
egistro marrcario
argumentando derecho
o preferente
e que
le concedió
ó la cancelac
ción.
o tanto, el juez conssultante, de
eberá
Por lo
analiza
ar el caso co
oncreto y ap
plicar los critterios
de la conexión ccompetitiva cuando assí se
amerite
e.
e
En virtud de lo antteriormente expuesto,
EL TR
RIBUNAL DE
E JUSTICIA DE LA
COMU
UNIDAD AND
DINA
CLUYE:
CONC
GACET
TA OFICIAL
L
PRIMERO: Como el Tribunal en sus
in
nterpretacion
nes prejudiciiales no pue
ede fijar el
se
entido, aplic
car o analiza
ar el derecho interno,
le
e correspond
de al juez co
onsultante precisar
p
el
allcance del mismo
m
y, porr ende, de sus figuras
prrocesales. En
E el presen
nte caso, es
s la Corte
Peruana la qu
ue debe esttablecer la naturaleza
n
e los recurrsos e instrrumentos procesales
p
de
qu
ue consag
gra la norma intern
na; debe
de
eterminar si el recurso de casación
n nacional
es
s ordinario o extraordina
ario, si es un
na tercera
in
nstancia o no, así como
o todo lo re
elacionado
co
on su opera
atividad. Esto, se reitera, no es
co
ompetencia del Tribunal de Justic
cia de la
Comunidad Andina.
A
Si en
n el ámbito interno
i
se
egare a la conclusión
n que la figura
f
de
lle
ca
asación peru
uana es una
a tercera insttancia, de
co
onformidad con todo lo
o planteado, sería el
ju
uez que con
noce este re
ecurso el obligado
o
a
re
ealizar la con
nsulta prejud
dicial.
29/11/2013
3 50 de 92
providencia
a expedida por el Trib
bunal
de Justicia de la Comu
unidad Andin
na.
- Si la norma
ativa interna
a no prevé esto y
el juez com
mpetente de
ebe expedirr una
sentencia sustitutiva
a, éste debe
d
solicitar la
a interpreta
ación prejud
dicial
como si fue
era el juez de
d única o última
instancia, para así poder
p
emitir en
ma la senten
ncia.
debida form
 Que el recurso extra
aordinario no
o se
sustente en
e
la falta de consulta
prejudicial en última o única insta
ancia,
pero sí se refiera a la interpretació
i
ón de
normas com
munitarias.
En este caso el juez compettente, una
vez verificada
v
l
la
ausencia
a de la
consulta prejudicial, debe de
eclarar la
nulidad o invalidezz de la senttencia. De
conforrmidad con lo que disponga su
norma
ativa proces
sal interna, deberá
tomar alguna de estas
e
acciones:
El juezz que conozca un recurs
so extraordinario
en
unstancias
mente
las
circu
anteriorm
onadas, porr encima de las limitaciones
mencio
formale
es de su normativa intterna, tiene que
hacer primar el orden comun
nitario andin
no, lo
mplica que de
ebe declararr la nulidad de la
que im
senten
ncia
que
no
cue
ente
con
la
corresp
pondiente interpretación prejud
dicial,
genera
ando con esto que todoss los operad
dores
jurídico
os se inserrten en el sistema jurrídico
comun
nitario de un
na manera adecuada. Este
juez nacional,
n
in
ndependientemente de
e las
causales que hayya esgrimido el recurre
ente,
nvestido de todas
t
las prrerrogativas para
está in
salvaguardar
e
el
orden
supranaccional
nitario y, porr lo tanto, su
u primera fun
nción
comun
es exa
aminar si e
el juez de última insta
ancia
cumplió con su
u misión de solicitar la
a Tribunal de
interprretación prrejudicial al
Justicia
a de la Com
munidad And
dina. El juezz que
conozcca un recu
urso extraorrdinario siem
mpre
debe tener pre
esente que
e la consulta
ncial, básica
a y angular para
prejudicial es esen
cionamiento del sistema
a de integra
ación
el func
subreg
gional; por esta razón, se justificca la
acción de anular la sentencia
a que no cu
uente
ste requisito toral.
con es
i
lo prevé
p
así,
- Si la normativa interna
devolvverá el asun
nto al juez que
q
debió
solicita
ar la interrpretación para
p
que
subsane su omisió
ón y emita una
u nueva
senten
ncia, acogie
endo, para tal fin, la
Tambié
én es muy importante tener en cu
uenta
que ell juez extraordinario de
ebe consultar al
Tribunal, tanto po
or las norm
mas comunittarias
e refieren a la interprettación prejud
dicial
que se
Ahora bien, en
e el evento
o en que esstemos en
fre
ente de un recurso exxtraordinario
o con las
ca
aracterística
as ya an
notadas, surge un
in
nterrogante: ¿si se presenta un
n recurso
ex
xtraordinario
o sin que se
e hubiere so
olicitado la
in
nterpretación
n prejudiciial en la
a última
in
nstancia, qué debe hacer el juez de
co
onocimiento?
Se presentaríían dos hipó
ótesis:
 Que el recurso
o extraordinario se
susten
nte en la falta de consulta
prejud
dicial en la
l
última o única
instancia.
GACET
TA OFICIAL
L
ob
bligatoria, co
omo por las normas com
munitarias
allegadas porr el recurren
nte. Esto porque si el
ju
uez extraordiinario llegare
e a verificar que sí se
re
ealizó la consulta
c
pre
ejudicial, su acción
co
onsecuente sería la de
e resolver el
e asunto,
in
nterpretando las no
ormas com
munitarias
es
sgrimidas por
p
el recurrrente. Con esto se
ce
erraría de manera
m
adecuada el sistema de
co
olaboración entre el jue
ez nacional y el juez
co
omunitario.
Ahora bien, una
u vez que el juez extra
aordinario
an
nule la sente
encia por la omisión mencionada,
de
e conformid
dad con las
s previsione
es de su
no
orma interna, puede tomar algun
na de las
siguientes acc
ciones:
- Si la normativa interna
i
lo prevé
p
así,
devolvverá el asun
nto al juez que
q
debió
solicita
ar la interrpretación para
p
que
subsane su omisió
ón y emita una
u nueva
senten
ncia, acogie
endo, para tal fin, la
providencia expedida por ell Tribunal
de Jussticia de la Comunidad
C
A
Andina.
n
intterna no pre
evé esto y
- Si la normativa
el juez
z competen
nte debe expedir una
senten
ncia sustittutiva, éstte debe
solicita
ar la interrpretación prejudicial
p
como si fuera el ju
uez de única
a o última
instancia, para así
a
poder emitir en
debida
a forma la se
entencia.
d
nece
esario precissar que la
Fiinalmente, deviene
so
olicitud de interpretació
ón prejudic
cial en el
trá
ámite del re
ecurso extrao
ordinario no
o sanea el
vicio en segunda instan
ncia, de con
nformidad
on lo establecido en la presente
co
in
nterpretación
n prejudicial.
SEGUNDO: La oficina nacional co
ompetente
ca
ancelará el registro
r
de una
u
marca a solicitud
de
e cualquier persona inte
eresada, o por orden
ju
udicial, cuan
ndo sin motivo
m
justifficado, la
marca
m
no se
e hubiese utilizado en al menos
un
no de los Países
P
Miem
mbros, por su titular,
po
or el licencia
atario de éste o por otra
a persona
au
utorizada pa
ara ello, du
urante los tres
t
años
29/11/2013
3 51 de 92
conseccutivos preccedentes a la fecha en que
se inicie la acción de cancelac
ción.
TERCE
ERO: A teno
or del artículo
o 166 de la citada
c
Decisió
ón 486, se presume qu
ue una marcca se
encuen
ntra en usso cuando los produ
uctos
distinguidos por ella
e
han sido
o puestos en
e el
cio o se enccuentran dis
sponibles, ba
ajo la
comerc
marca,, en la ca
antidad y del modo que
normallmente corre
esponda, seg
gún la natura
aleza
de loss productos y las mod
dalidades de
e su
comerc
cialización, en
e el merca
ado de al m
menos
uno de
e los Países Miembros. La
L presunció
ón de
uso se
e configura también cu
uando la marca
m
distinga
a productoss que se hallen destin
nados
exclusiivamente a la expo
ortación, d
desde
cualquiera de los P
Países Miembros.
CUAR
RTO: A los effectos de la determinació
d
ón del
uso de
e la marca, el Tribuna
al reitera qu
ue el
mismo
o deberá se
er real, efe
ectivo, serio
o, de
buena fe, normal e inequívoco
o. La carga de la
a del uso en cuestión co
orresponderá
á a su
prueba
titular. Las pruebass del uso de
e la marca deben
d
mo se
demosstrar el uso de la marrca tal com
encuen
ntra registra
ada, por lo ta
anto, las missmas
deberá
án incluir la m
marca CAMBER y etiqueta.
QUINT
TO: El incum
mplimiento de
e la exigencia del
uso de
e la marca puede conduc
cir, a solicitu
ud de
parte interesada, a la cancelación de
e su
registro
o y, por tantto, a la extin
nción del derrecho
del titu
ular a su uso
o exclusivo, siempre que
e, sin
motivo justificado, como la fuerza mayor o el
caso fo
ortuito, el sig
gno no hubie
ese sido utiliizado
en al menos
m
uno d
de los Paíse
es Miembross, por
parte de
d su titular, de un licenc
ciatario, o de
e una
person
na autorizada
a para ello, durante loss tres
años consecutivos
c
s precedente
es a la fech
ha de
ejercicio de la acció
ón.
SEXTO
O: La legiitimación para solicita
ar la
cancelación por fa
alta de uso, hace necesario
o o un derrecho
acredittar un interrés legítimo
subjetivo, es decirr, la persona
a interesada
a que
pretenda accionarr la cancelación de registro,
mente debe
erá demostra
ar un interé
és tal
previam
que la
a procedencia de su inttervención ccomo
parte procesal le produzca un beneficio
o de
GACET
TA OFICIAL
L
cu
ualquier tipo
o a su favor, además, esste interés
pa
ara actuar, deberá
d
ser actual, no eventual
e
o
po
otencial.
SÉPTIMO: La
L oficina nacional
n
com
mpetente,
re
ealizará un
n análisis de la conexión
co
ompetitiva, respecto a la marca cancelada
c
pa
arcialmente y sobre los
s productos que aún
diistingue, en los siguiente
es casos:
o se presentte una nueva
a solicitud
1. Cuando
de re
egistro cuyyo signo pretenda
disting
guir producttos conexos con la
marca
a ya registrrada y parrcialmente
cance
elada.
2. Cuando
o la cancela
ación por falta de uso
se ha
aga valer co
omo defenssa de un
proced
dimiento de
e oposición apoyado
en la marca
m
no utiilizada.
3. Cuando
o la perso
ona interessada que
promo
ovió la can
ncelación pa
arcial del
registrro solicite un
u registro marcario
argum
mentando de
erecho preferente que
le concedió la can
ncelación.
a Sala de Derecho
D
Co
onstitucionall y Social
La
Permanente de
d la Corte Suprema de Justicia
e la Repúbllica del Perrú, deberá adoptar
a
la
de
prresente intterpretación prejudiciall cuando
diicte sentenc
cia dentro de
el proceso in
nterno Nº.
32
266-2011 de
e conformid
dad con lo dispuesto
po
or el artículo
o 35 del Tra
atado de Cre
eación del
Trribunal de Justicia de la
a Comunidad Andina,
as
sí como darr cumplimien
nto a lo prevvisto en el
arrtículo 128, párrafo terccero, del Es
statuto del
Trribunal.
29/11/2013
3 52 de 92
NOTIF
FÍQUESE y remítase copia de
e la
presen
nte interpre
etación a la Secre
etaría
Genera
al de la C
Comunidad Andina
A
para
a su
publica
ación en la Gaceta Oficcial del Acu
uerdo
de Carrtagena.
aime Villarroel Ferrer
Carlos Ja
PRESIDENTE
E
ente Troya Jaramillo
J
José Vice
MA
AGISTRADO
O
Ricardo Vigil Tolledo
AGISTRADO
O
MA
Gusta
avo García Brito
B
SECRETARIO
O
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/2013
3 53 de 92
Proceso 99-IP-2013
3
Interpretación prejud
dicial de los artículo
os 165 y 166 de la
a Decisión
n 486 de la
Comisión
C
de la Com
munidad Andina,
A
so
olicitada po
or el Cons
sejo de Estado de la
República
R
de Colombia, Sala de
d lo Conttencioso Administrat
A
tivo, Secciión Primerra.
Interpretación prejud
dicial de oficio
o
de lo
os artículo
os 167, 22
24 y 229 de
d la mism
ma
Decisión.
D
Caso:
C
Canc
celación po
or falta de uso de una
a marca CA
ARIBE (denominativa
a).
Actor:
A
soc
ciedad MO
OLINOS DE
E EL SALV
VADOR S.A.
S
DE C..V. Proces
sos interno
os
acumulado
a
os Nº. 2010--00340 y 20
010-00392.
EL TRIBUN
NAL DE JUSTICIA
J
DE LA
D ANDINA, en San Fran
ncisco de
COMUNIDAD
Quito,
Q
a los once
o
días de
el mes de se
eptiembre
de
el año dos mil
m trece.
VISTOS:
La
a solicitud de
d interpreta
ación prejudiicial y sus
an
nexos, remittida por el Consejo
C
de Estado
E
de
la
a República
a de Colo
ombia, Sala
a de lo
Contencioso Administratiivo, Sección
n Primera,
elativa a lo
os artículos 165 y 16
66 de la
re
Decisión 486 de la Comissión de la Co
omunidad
Andina, dentro de los
s procesos internos
ac
cumulados Nº.
N 2010-003
340 y 2010-00392;
El auto de 16 de julio de
d 2013, me
ediante el
ual este Trib
bunal decidió admitir a trámite la
cu
re
eferida solicitud de inte
erpretación prejudicial
p
po
or cumplir con los artículos 32 y 33 del
Trratado de Creación
C
de
el Tribunal y con los
re
equisitos con
ntemplados en el artícullo 125 del
Estatuto; y,
os hechos señalados por el co
onsultante,
Lo
co
omplementad
dos con los documentos
s incluidos
en
n anexos.
1. HECH
HOS RELEVA
ANTES.
Hechos.
1. El 16 de marzo de
d 2009, la sociedad
MOLIN
NOS DE EL SALVADOR
R S.A. DE
p
soliicitud de cancelación to
otal y
C.V. presentó
en subsidio parciial por falta
a de uso de
d la
da a
marca CARIBE ((denominativva) registrad
d la socied
dad INVERS
SIONES AR
RROZ
favor de
CARIB
BE S.A., ARROZ CAR
RIBE S.A. para
distinguir productos de la Clase
C
30 de
d la
cación Intern
nacional de Niza.
Clasific
2. Po
or Resolució
ón Nº. 492
298 de 29
9 de
septiem
mbre de 20
009, la División de Signos
Distintivos de la Su
uperintendencia de Indu
ustria
mercio, negó
ó la cancelac
ción total po
or no
y Com
uso de
e la marca CARIBE (denominativva) y
canceló parcialmente el registro de la marrca.
esolución exxcluyó de la cobertura
a del
La Re
signo CARIBE (denominativo
o) los siguie
entes
pioca,
producctos: “Café, te, cacao, azúcar, tap
sagú, sucedáneo
os del ca
afé, harina
as y
echas de cereales, pan,
preparraciones he
pastele
ería y confiitería, helad
dos comestibles;
miel, ja
arabe de me
elaza; levadura, polvos para
esponjjar; sal, mostaza;
m
v
vinagre,
sa
alsas
(condim
mentos); esp
pecias; hielo
o”.
En consecuencia,, la cobertu
ura de la marca
m
BE (denomin
nativo) qued
dó limitada para:
p
CARIB
“arroz””.
Contra
a dicha Resolución la socie
edad
INVER
RSIONES AR
RROZ CARIBE S.A. AR
RROZ
CARIB
BE S.A. pressentó recursso de repossición
y en su
ubsidio de apelación
3. El re
ecurso de re
eposición fue resuelto por
p la
misma
a División de
e Signos Dis
stintivos, que
e por
Resolu
ución Nº. 68
8360 de 29 de diciembrre de
2009, confirmó
c
la R
Resolución impugnada.
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/2013
3 54 de 92
4.. El recurso de apelació
ón fue resue
elto por el
Superintende
ente Delegad
do para la Propiedad
P
ndustrial de la Superinte
endencia de
e Industria
In
y Comercio, quien mediante Resolución Nº.
4376 de 15
5 de marzo de 2010, re
evocó los
14
arrtículos segu
undo y tercero de la Resolución
R
49
9298 en sen
ntido de am
mpliar la cobertura del
signo CARIBE (denom
minativo) cancelado
c
arcialmente a: “arroz
z, pan, pastelería,
p
pa
ha
arinas y prep
paraciones hechas
h
de cereales”.
c
5.. Tanto la sociedad MOLINOS DE EL
SA
ALVADOR S.A. DE C.V. como la sociedad
IN
NVERSIONE
ES ARRO
OZ CARIBE S.A.,
ARROZ CAR
RIBE S.A. prresentaron acción
a
de
nu
ulidad y res
stablecimientto de dereccho contra
la
as anterioress resolucione
es.
2. DENT
TRO DEL PROCESO
P
I
INTERNO
2010-0
00340
a) Partes
s en el proceso interno
o.
Demandante:: sociedad MOLINOS DE EL
SA
ALVADOR S.A.
S DE C.V
V.
Demandada: Superintend
dencia de In
ndustria y
Comercio de la República
a de Colomb
bia.
Te
ercero interesado: sociedad INVER
RSIONES
ARROZ CARIBE S.A., AR
RROZ CARIIBE S.A.
b) Funda
amentos
demanda.
jurídicos
de
la
La
a sociedad MOLINOS DE EL SA
ALVADOR
S.A. DE C.V
V. en su escrito
e
de demanda
arrgumentó:
respeccto de ‘pa
an, pastele
ería, harina
as y
preparraciones hechas de ce
ereales’”. Po
or lo
tanto, no se puede
e mantener un registro para
producctos que nun
nca han sido
o utilizados.
3. La
a Superinte
endencia violó
v
la no
orma
señala
ada al “exte
ender la protección de
d la
marca objeto de la cancelacción, reserva
ando
en su cobertura, productos respecto de
e los
mostró el uso,
cualess su titular NO dem
aducie
endo que esstos se relaccionan con a
aquel
sobre el que sí prrobó el uso”. Agrega qu
ue “el
pan, pastelería, harinas y preparaciones
hechas
s de cereale
es no se pu
ueden asimillar al
ARROZ producto al que inicia
almente se limitó
la marcca”.
4. Violación del artículo
a
166
6 de la Deccisión
486, ya
y que “En ningún momento dicha
d
sociedad demostrró uso algu
uno respecto
o de
los pro
oductos conssistentes en ‘pan, pastelería,
harinass ni prepara
aciones hech
has de cerea
ales’,
los cuales, no tie
enen relación alguna co
on el
arroz desde e
el punto de vista de
comerccialización, funcionalidad y cone
exión
compe
etitiva en gen
neral”.
ntos
juríd
dicos
c) Fundamen
contestación a la dem
manda.
de
la
La Superintend
S
dencia de
e Industria
a y
Comercio contestta la deman
nda sostenie
endo
que:
C
Con
la emisión de la
as Resoluciones
1.
impugn
nadas “no sse ha incurrrido en viola
ación
de nin
nguna de las normas contenidas
c
e el
en
artículo
o 165 de la D
Decisión 486
6 (…)”.
1.. Solicita la nulidad de
d la Resolución Nº.
14
4376 de 15 de
d marzo de
e 2010.
2. La Superintendencia ante
es de toma
ar su
ón “procedió
ó acertadam
mente a efecctuar
decisió
un an
nálisis y el respectivo estudio d
de la
solicitu
ud de cancelación parcia
al del registrro de
la marcca ‘CARIBER’ (sic) (…)””.
2.. Violación del artículo 165 de la Decisión
48
86, ya que las prueba
as aportada
as por la
so
ociedad INV
VERSIONES
S ARROZ CARIBE
S.A. ARROZ
Z CARIBE
E S.A. “ún
nicamente
ac
creditaron el
e uso de la marca CAR
RIBE (…)
en
n Colombia para identtificar ‘ARROZ’ y no
de
emostraron el uso de la
a mencionada marca
3. “Efe
ectuada la valoración correspondiente
de las pruebas se tiene que si
s bien el fallador
ncia determ
minó probad
do el
de primera instan
d varios productos para la marca
m
uso de
‘CARIB
BE’ para identificar arrozz acertó al limitar
los prroductos pe
ero erró al excluir el pan,
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/2013
3 55 de 92
pa
astelería, ha
arinas, siend
do necesario
o proceder
a incluir en la
a lista de prroductos a los cuales
e redujo el registro del signo soliccitado los
se
prroductos anttes mencion
nados”.
d) Terce
ero interesado.
INVER
a
sociedad
RSIONES
ARROZ
La
CARIBE S.A
A. tercero interesado
o en el
prroceso, contestó la demanda bajo los
siguientes arg
gumentos:
E es noto
oriamente
1.. Su marcca CARIBE
co
onocida en Colombia,
C
por lo cual no
o procede
su
u cancelació
ón total ni pa
arcial.
2.. Entre los productos
p
qu
ue distingue su marca
CARIBE y los producto
os que disstingue la
marca
m
oposito
ora hay cone
exión.
3. DENT
TRO DEL PROCESO
P
I
INTERNO
2010-0
000392.
a) Partes
s en el proc
ceso interno
o.
socieda
ad
INVER
RSIONES
Demandante::
ARROZ CARIBE S.A., AR
RROZ CARIIBE S.A.
Demandada: Superintend
dencia de In
ndustria y
Comercio de la República
a de Colomb
bia.
Te
ercero interresado: sociedad MOLINOS DE
EL SALVADO
OR S.A. DE C.V.
b) Funda
amentos
demanda.
jurídicos
de
la
INVER
a
sociedad
RSIONES
La
ARROZ
CARIBE S..A., ARRO
OZ CARIB
BE S.A.
prresentó los siguientes
s
argumentos:
ciones Nº.
1.. Solicita la nulidad de las Resoluc
49
9298 de 29
9 de septie
embre de 2009,
2
Nº.
68360 de 29 de diciembre de 2009 y Nº.
14376 de 15 de marzo de 2010.
a
165
5 de la Deccisión
2. Violación del artículo
ncia con el artículo
a
227 de la
486 en concordan
a Decisión, yya que “para
a el caso de
e las
misma
marcass notorias no procede
e la acción
n de
cancelación por no uso, ya que de perm
mitirse
na marca se
ea cancelada
a por no uso
o, se
que un
permitiría el apro
ovechamiento del presstigio
ajeno”.
orme con la
as Resoluciones
3. No está confo
as porque no se tomó en cuentta la
emitida
notorie
edad de su marca.
m
c) Fundamen
ntos
juríd
dicos
de
contestaciión a la dem
manda.
la
S
dencia de
e Industria
a y
La Superintend
Comercio contestta la deman
nda sostenie
endo
que:
1. Co
on la emissión de las Resoluciones
impugn
nadas “no se incurrid
do, en viola
ación
alguna
a de las n
normas contenidas en la
Decisió
ón 486 (…)”.
2. La Superintend
dencia “enccontró que e
entre
e arroz y pan
los prroductos talles como el
pastele
ería, harinass y preparacciones hecha
as de
cereale
es, sí existe
e relación de
d ‘similitud’’ que
permite
e mantener vigente el amparo fren
nte a
los pro
oductos ‘arro
oz y pan pa
astelería, harinas
y prep
paraciones hechas
h
de cereales’
c
pa
ara la
marca registrada C
CARIBE (nominativa)”.
n la medida en que el ttitular
3. Por lo que, “en
RIBE (nomin
nativa) prob
bó el
de la marca CAR
n con el arroz,
a
se d
debió
‘uso’ en relación
aro de la re
espectiva marca
m
mantener el ampa
astelería, harinas
frente a los producctos ‘pan pa
paraciones h
hechas de cereales’,
c
de
ebido
y prep
a la ‘ssimilitud’ que
e se presen
nta entre am
mbos
producctos y aten
ndiendo a los lineamie
entos
dados por el Tribunal de Justicia de la
GACET
TA OFICIAL
L
Comunidad Andina,
A
lo cu
ual en efectto se hizo
a resolución atacada”.
a través de la
d) Terce
ero interesado.
ntra en el exxpediente co
opia de la
No se encuen
ontestación a la demanda por pa
arte de la
co
so
ociedad MO
OLINOS DE EL SALVAD
DOR S.A.
DE C.V., terce
ero interesado en el pro
oceso.
29/11/2013
3 56 de 92
solicita
ado por el co
onsultante se
e interpretará
án los
artículo
os 165 y 166 de la Dec
cisión 486 ; y,
y de
acuerd
do a lo faculta
ado por la no
orma comun
nitaria
de ofic
cio se interprretarán los artículos
a
167, 224
y 229 de
d la misma Decisión; y,
Que, las
l
normas objeto de la interpreta
ación
prejudicial se transscriben a continuación:
ón 486 de
e la Comis
sión de la
Decisió
Comun
nidad Andina
a
CONSIDERA
ANDO:
“(…)
Que,
Q
las normas conten
nidas en loss artículos
16
65 y 166 de
e la Decisión
n 486 de la Comisión
de
e la Comunidad Andina
a, cuya interrpretación
se
e solicita, forman
f
partte del orde
enamiento
ju
urídico de la Comunidad
d Andina, co
onforme lo
diispone el lite
eral c) del artículo
a
1 de
el Tratado
de
e Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina;
A
Artículo 165.- La oficcina naciona
A
al
c
competente
cancelará el
e registro d
de
u
una
marca a solicitud de person
na
in
nteresada, cuando sin motivvo
ju
ustificado la
a marca no
o se hubiesse
u
utilizado
en al menos uno de lo
os
P
Países
Miem
mbros, por su
s titular, po
or
u licenciata
un
ario o por otra
o
person
na
a
autorizada
p
para
ello durrante los tre
es
a
años
conseccutivos preccedentes a la
l
fe
echa en que se inicie la acción d
de
c
cancelación.
u
La cancelación de un
re
egistro por ffalta de uso
o de la marcca
ta
ambién po
odrá solicittarse com
mo
d
defensa
en un proce
edimiento de
d
o
oposición
intterpuestos con
c
base e
en
la
a marca no u
usada.
Que,
Q
este Tribunal es
s competente para
in
nterpretar po
or vía prejud
dicial las normas que
co
onforman
el
orde
enamiento
jurídico
co
omunitario, con el fin de asegurar su
ap
plicación un
niforme en el territorio
o de los
Países Miem
mbros, siem
mpre que la
a solicitud
N
tam
mbién con
prrovenga de un Juez Nacional
co
ompetencia para ac
ctuar com
mo Juez
Comunitario, como lo es,
e en este caso, el
onsultante, en tanto resulten
Trribunal Co
pe
ertinentes para
p
la reso
olución del proceso,
co
onforme a lo establecid
do por el artículo 32
de
el Tratado de Creación del Tribunal de
Ju
usticia de la
a Comunidad
d Andina (c
codificado
mediante
m
la Decisión 47
72), en concordancia
co
on lo previstto en los arttículos 2, 4 y 121 del
Estatuto del Tribunal de Justicia de la
A
(cod
dificado me
ediante la
Comunidad Andina
Decisión 500));
Que,
Q
la pre
esentación de la solicitud de
ca
ancelación por
p no uso de
d la marca
a CARIBE
(d
denominativa
a) fue el 16 de
d marzo de
e 2009, en
vigencia de la
a Decisión 486 de la Co
omisión de
la
Andina,
hechos
a
Comunidad
los
co
ontrovertidoss y las norm
mas aplicable
es al caso
co
oncreto se encuentran dentro de la citada
no
ormativa, por
p
lo que,, de acuerrdo a lo
No obstante lo previsto en el párraffo
N
a
anterior,
no podrá iniciarse la acció
ón
d
de
cance
elación
antes
d
de
trranscurridoss tres años contados a
p
partir
de la fe
echa de notifficación de la
l
re
esolución
que
agote
e
el
p
procedimient
to de registro de la
l
m
marca
resspectiva
en
e
la
víía
a
administrativ
va.
Cuando la fa
C
alta de uso de
d una marcca
s
sólo
afectara
a a uno o a algunos de
d
lo
os producto
os o servicios para lo
os
c
cuales
estuviese registra
ada la marca
a,
s
se
ordenarrá una reducción
r
o
limitación de la lista de los
l producto
os
o servicios comprend
didos en el
e
re
egistro de la marca,, eliminand
do
GACET
TA OFICIAL
L
aquélloss respecto de los cua
ales la
marca no se hubiiese usado;; para
t
en cuenta
c
la ide
entidad
ello se tomará
o simillitud de lo
os producttos o
servicios
s.
El regiistro no podrá
p
canc
celarse
cuando el titular demuestre
d
que
q
la
bió, entre ottros, a
falta de uso se deb
m
o caso
o fortuito.
fuerza mayor
Artículo
o 166.- Se entenderá
e
qu
ue una
marca se
s encuentrra en uso cuando
c
los prod
ductos o servicios
s
que ella
distingue han sido
o puestos en el
o
se
s
encuentran
comercio
disponib
bles en el mercado
m
bajjo esa
marca, en la cantidad y del modo
n
normalmente
e
corresp
ponde,
que
teniendo
o en cuenta
a la naturale
eza de
los pro
oductos o servicios y las
modalidades bajo las cuale
es se
efectúa su comercialización en el
o.
mercado
También
n se consid
derará usada una
marca,
cuando
diistinga
oductos que
e son
exclusivvamente pro
exportad
dos desde cualquiera de
d los
Países
os,
según
n
lo
Miembro
árrafo anterio
or.
estableccido en el pá
El uso de
d una marca en modo tal
t que
difiera de la form
ma en que fue
da sólo en cuanto
c
a deta
alles o
registrad
elementtos que no alteren
a
su ca
arácter
distintivo
o, no motiva
ará la cance
elación
del reg
gistro por falta
f
de usso, ni
disminuirá
la
protección
que
onda a la ma
arca.
correspo
Artículo
o 167.- La carga
c
de la prueba
p
del uso de la marca
a correspond
derá al
el registro.
titular de
El uso
o de la marca podrá
demostrrarse
mediante
acturas
fa
comerciales, docum
mentos con
ntables
o certifficaciones de
d auditoría
a que
demuesstren la re
egularidad y la
29/11/2013
3 57 de 92
ccantidad de la comercialización d
de
la
as mercanccías identificcadas con la
l
m
marca,
entre otros.
(…)
Artículo 22
A
24.- Se en
ntiende porr
s
signo
disstintivo
n
notoriamente
e
c
conocido
el que fuese reconocido
o
c
como
tal en cualquier Pa
aís Miembro
o
p
por
el
sector
pertinente,
independientemente de la manera o
e medio po
el
or el cual se hubiese
e
h
hecho
conoccido”.
(
(…)
Artículo 22
A
29.- No se negará la
a
c
calidad
de n
notorio a un signo por el
s
solo
hecho q
que:
a) no esté registrado o en trámite
a
e
d registro e
de
en el País Miembro
M
o en
n
e extranjero
el
o;
b) no haya ssido usado o no se esté
b
é
u
usando
para
a distinguir productos o
s
servicios,
identificarr
o
para
a
actividades
o establecim
mientos en el
P
País
Miembrro; o,
cc) no sea no
otoriamente conocido en
n
e extranjero
el
o.
(…)”.
1. De la cancelación
c
n de reg
gistro
marcario por falta de uso y su
procedimie
ento.
En el presente ca
aso se abord
dará el tem
ma en
parte deman
ndante soliciita la
virtud de que la p
egistro de la
a marca CAR
RIBE
cancelación del re
minativa). Lo
os criterios emitidos e
en la
(denom
presen
nte
intterpretación
prejudicial
corresp
ponden a la jurisprud
dencia de este
GACET
TA OFICIAL
L
Trribunal den
ntro del Proceso 180
0-IP-2006,
pu
ublicado en la G.O.A.C
C. Nº. 1476 de 16 de
marzo
m
de 2007,
2
marca
a: BROCHA
A MONA
(m
mixta).
Le
egitimación
n y oportun
nidad para adelantar
un
n trámite ca
ancelación.
“D
De conformiidad con el artículo 165 de la
Decisión
D
486,, el trámite se
s inicia a so
olicitud de
pa
arte, es deccir que no puede
p
adela
antarse de
manera
m
oficiiosa por la
l
Oficina Nacional
Competente.
C
Cualquier
C
persona
interesada
puede
ad
delantar el trámite. Lo anterior qu
uiere decir
qu
ue para poder
p
adela
antar el trrámite el
so
olicitante de
eberá demosstrar un inte
erés en la
ca
ancelación de la marrca respecttiva. Este
in
nterés deberrá ser evalluado por la
l Oficina
Nacional
N
Com
mpetente. (…
…).
El
E segundo párrafo
p
del artículo
a
165 establece
la
a oportunida
ad para inicciar el trám
mite de la
ac
cción de ca
ancelación por
p no uso.. Dispone
qu
ue dicha acción só
ólo puede iniciarse
de
espués de tres
t
años co
ontados a pa
artir de la
no
otificación de
d la resoluc
ción que ag
gota la vía
gu
ubernativa en el trámiite de conccesión de
re
egistro de marca”. (P
Proceso 180
0-IP-2006
pu
ublicado en la G.O.A.C
C. Nº. 1476 de 16 de
marzo
m
de 2007,
2
marca
a: BROCHA
A MONA
(m
mixta).
Fa
alta de uso de la marca
a.
El artículo 165
5 de la Decissión 486 en su primer
árrafo determ
mina los mo
otivos que da
an lugar a
pá
la
a cancelación
n de una ma
arca por falta
a de uso y
prrevé que la
l oficina nacional co
ompetente
ca
ancelará el registro
r
de una
u
marca a solicitud
de
e cualquier persona intteresada, cu
uando sin
motivo
m
justific
cado, la marca no se
e hubiese
uttilizado en al menos uno de lo
os Países
Miembros,
M
po
or su titular, por el licencciatario de
és
ste, o por cu
ualquier persona autorizzada para
elllo, durante
e los tres años con
nsecutivos
29/11/2013
3 58 de 92
preced
dentes a la fecha en que
q
se iniccie la
acción de cancelacción.
Al resp
pecto el Tribunal, seña
aló: “Para qu
ue la
acción
n de can
ncelación prospere será
necesa
ario que, sin
n motivo justtificado, la marca
m
no hub
biese sido uttilizada en, al
a menos, un
no de
los Pa
aíses Miemb
bros, por pa
arte de su titular,
de un
n licenciata
ario, o de
e otra perrsona
autorizzada para e
ello, durante
e los tres años
conseccutivos pre
ecedentes a la fecha
a de
ejerciccio de la a
acción. En todo caso
o, la
cancellación no p
podrá inten
ntarse antess de
haber transcurrido
o tres años desde la fecha
f
e la resoluciión que hub
biese
de nottificación de
agotad
do el proce
edimiento administrativo
o de
registro
ro del signo. Por otra parte, si el sign
no, a
través del cual se comercializan los produ
uctos
n su objeto
o, es
o servvicios que constituyan
utilizad
do bajo una fforma que diifiera de la marca
m
registra
ada en grado
o tal que alte
ere su capaccidad
distintiv
va, podrá co
onfigurarse la
a falta de usso de
ésta y promoverse
e su cancellación”. (Pro
oceso
l G.O.A.C.. Nº.
116-IP-2004, publicado en la
d 7 de marzzo de 2005, caso: acción
n por
1172 de
presun
nta infracción
n del derecho
o sobre la marca
m
CALCIORAL).
De esta manera, el Tribunal ha manifesstado
ca ha sido usada
u
“Para determinar ssi una marc
necesario delimitar
d
qué se
o no, se hace n
de por uso d
de la marca
a. El concepto de
entiend
uso de
d la marca
a, para es
stos efectoss, se
soporta
a en uno de
e los principiios que insp
pira el
derech
ho de marca
as: el princip
pio de uso rreal y
efectivvo de la marcca.
Dicho principio co
onsagra que
e una marcca se
ntra en uso si los produ
uctos o servvicios
encuen
que am
mpara se encuentran disponibles
d
e el
en
mercad
do bajo esa
a marca y en las cantid
dades
pertine
entes de con
nformidad co
on su natura
aleza
y la fo
orma de su comercializzación”. (Pro
oceso
180-IP
P-2006, ya ciitado).
Sobre el principio del uso efecctivo de la marca
m
bunal se ha manifestado
o de la sigu
uiente
el Trib
manerra:
GACET
TA OFICIAL
L
“Así com
mo el uso exxclusivo de la marca,
que se adquiere por
p
el regisstro de la
c
u derecho
un
o para su
misma, constituye
titular, en
n forma corrrelativa a ese derecho
existe
la
obliga
ación
de
utilizar
mente la marca en el mercado.
m
A
efectivam
fin de de
eterminar cu
uándo se cu
umple con
la obliga
ación del uso de la marca,
m
es
preciso acudir a la doctrina y a la
jurisprude
encia que en
n forma prollija se han
pronuncia
ado sobre este punto.
nal ha dado
o alcance all concepto
El Tribun
de uso de
d la marca,, medido en
n términos
de su forma, su intensiidad, su
ersona a tra
avés de la
temporaliidad y la pe
cual se ejercita
e
su uso. Al refe
erirse a la
forma ha
a interpretad
do que el uso
u
de la
marca deberá
d
ser real y efe
ectivo, de
manera que no basta
b
con la mera
n de usarla, para que aquél
a
sea
intención
real y no
o simplemente formal o simbólico.
En el régimen andin
no se conssidera que
dada la finalidad identificadora de la
eberá mate
erializarse
marca, su uso de
e la prueba de la venta
a o de la
mediante
disposició
ón de los bienes
b
o se
ervicios a
título one
eroso, como
o verdadeross actos de
comercio
o. Por ello
o (…) esta
ablece la
presunció
ón de qu
ue "una marca
m
se
encuentra
ra en uso cu
uando los prroductos o
servicios que ella distingue han sido
ercio o se encuentran
puestos en el come
ercado". (Pro
oceso 22disponiblles en el me
IP-2005, publicada en la G.O
O.A.C. N°
e 16 de junio de 200
05, marca
1207, de
figurativa
a: DISEÑO RECTANGU
ULAR DE
LA FIGURA DE CUATRO TIGRES
ENCONT
TRADOS DE A PAR
P
EN
EXTREM
MOS
OP
PUESTOS,
DESTAC
CANDO
EN
E
EL
CENTRO
FRANJAS
S
HORIZONTALES
S
CON
PINTAS QUE ASEM
MEJAN UNA
A PIEL DE
TIGRE).
29/11/2013
3 59 de 92
Tambié
én ha dich
ho este Tribunal que
e “El
princip
pio comentad
p
do se desprrende del propio
concep
pto de marrca: el med
dio sensible que
permite
e identificarr o distinguir los dive
ersos
producctos y servi
vicios que se
s ofertan en
e el
mercad
do. Hay una relación esencial
e
enttre el
signo marcario,
m
ell producto que
q identifica
a y la
oferta de dicho p
producto en el mercado
o. Es
e pensar en
n que una marca
m
decir, no se puede
e uso sin que distin
nga producttos o
esté en
serviciios en el m
mercado, esto
e
es sin que
cumpla
a con su fu
unción disttintiva”. (Pro
oceso
125-IP
P-2007, pub
blicado en la G.O.A.C. Nº.
1579 de
d 31 de en
nero de 200
08 marca: SOUR
S
BALL COLOMBIN
C
A denomina
ativa).
El Trib
bunal ha m
manifestado “El principio
o del
uso efectivo
e
de
e la marca
a se conssagra
positivamente en e
el primer pá
árrafo del arttículo
d
la Deccisión 486, que con
ntiene
166 de
parámetros en relación con la
as cantidade
es de
oductos y sservicios co
omercializado
os, y
los pro
que de
eben tener e
en cuenta pa
ara determin
nar si
una marca efectiva
a y realmente ha sido usada
u
o no:
ad del prod
ducto o serrvicio
1. La cantida
puesto en e
el mercado del modo en
n que
normalmen
nte corresp
ponde con
n la
naturaleza de los productoss o
servicios. Este
E
punto es fundam
mental
para deterrminar el usso real, ya que
unas pocass cantidades
s de un prod
ducto
que se com
mercializa masivamente
m
e no
es prueba del uso real y efectivo de la
marca. En
n este sen
ntido, la Officina
Nacional Competentte o el Juez
Competentte, en su caso, de
eberá
determinarr si las canttidades vend
didas
de conform
midad con la
a naturaleza
a del
producto sson merame
ente simbóliccas y
no demuesstran el uso real
r
de la ma
arca.
ad del prod
ducto o serrvicio
2. La cantida
puesto en e
el mercado del modo en
n que
normalmen
nte corresp
ponde con las
modalidade
es bajo las
l
cualess se
Para
efectúa su
u comercia
alización.
determinarr el uso rea
al y efectivo de la
marca se d
debe tener en cuenta cómo
c
se comerrcializan lo
os producto
os y
GACET
TA OFICIAL
L
serviccios que am
mparan.
N es lo
No
mismo
o el productto cuya mod
dalidad de
comerrcialización
son
los
superm
mercados en
e cadena, que el
producto para sectores espe
ecializados
y que
e se come
ercializan en
n tiendas
especcializadas, o bajo catállogo, etc”.
(Proce
eso 180-IP-2
2006, ya cita
ado).
relación
con
estos
pa
arámetros
En
uantitativos, pero refirriéndose a artículos
cu
an
nálogos
de anterio
ores Decisiones, el
Trribunal ha manifestado:
m
“Los artículos de
d
las Decisiones
D
arias que se come
entan no
comunita
establece
en condiciiones mínimas en
cuanto a la cantidad
d y volumen de bienes
alizados a manera
m
de uso de la
comercia
marca; coinciden la doctrin
na y la
jurisprude
encia más
s generaliz
zadas en
señalar como
c
pautass en esta materia,
m
las
de que ell uso debe ser
s serio, de buena fe,
normal e inequívvoco. El elemento
cuantitatiivo para detterminar la existencia
del uso de
d la marca es
e relativo y no puede
establece
erse en térm
minos absollutos, sino
que ha de
d relacionarrse con el producto
p
o
servicio de que se
s trate y con las
sticas de la
a empresa que
q
utiliza
caracterís
la marca
a. Así, si se
e trata de una
u
marca
que versa sobre bien
nes de capital, podría
s uso la
ser suficciente para acreditar su
demostra
ación de qu
ue en un añ
ño se han
efectuado
o dos o trres ventas, pues su
naturalez
za, complejid
dad y elevado precio,
hace qu
ue ese núm
mero de op
peraciones
tenga niivel comerc
cial. En ca
ambio no
podría
decirse
que
exista
alización re
eal de un producto
comercia
como el maíz, por ell hecho de que
q en un
o se haya
an colocad
do en el
año sólo
mercado tres bultos del gran
no con la
ación de la marca que
e pretende
denomina
probar su
u uso. Así se desprende de los
artículos 100 de la Decisión
D
311
1, 99 de la
Decisión 313 y 110 de la Decissión 344”.
o 17-IP-95,, publicado
o en la
(Proceso
29/11/2013
3 60 de 92
G..O.A.C. N° 199, de 26
2 de enero de
19
996).
Finalm
mente, el Tribunal
T
ha
a sostenido
o “El
párrafo
o segundo de la norma
n
estu
udiada
estable
ece otro pa
arámetro pa
ara determin
nar si
una marca
m
se con
nsidera usa
ada. Dispone
e que
tambié
én se consiidera usada
a si dicha marca
m
disting
gue exclusivvamente pro
oductos que
e son
exporta
ados desde
e cualquiera
a de los Países
P
Miemb
bros, teniend
do en cuenta
a, igualmentte, las
cantida
ades de los productoss exportado
os de
conform
rmidad con n
naturaleza y en relación
n con
las mo
odalidades b
bajo las cualles se efecttúa su
comerc
rcialización.
El párrrafo tercero de la norma estudiada
a, por
su parrte, advierte que si una marca es u
usada
de ma
anera diferente a la forrma en que
e fue
registra
rada, no pod
drá ser can
ncelada por falta
de us
so o dismiinuirse la protección que
corresp
ponda si d
dicha diferen
ncia es sólo
o en
cuanto
o a detalles o elementoss que no altteren
el cará
ácter distinttivo de la marca”.
m
(Pro
oceso
50-IP-2
2011, publicado en la
a G.O.A.C. Nº.
1992, marca: RO
ON LIMÓN
N PALO VIEJO
mixta)..
Causa
ales de justiificación pa
ara el no us
so de
la marrca.
No pro
ocederá la ccancelación cuando el ttitular
del sig
gno demuesttre que la fa
alta de uso se
s ha
debido
o a una situa
ación de fue
erza mayor, o de
caso fo
ortuito, o a ottro motivo justificado.
El Trib
bunal ha señ
ñalado a estte propósito que,
de con
nfigurarse una circunstan
ncia impeditivva de
la canc
celación, “se
e paralizaría
a simplemen
nte el
cómpu
uto del plazo
o de tres añ
ños fijado por
p la
misma norma; perro, una vez desaparecid
da la
corresp
pondiente ca
ausa justifica
ativa de la falta de
uso, habrá
h
de re
eanudarse el cómputo
o del
señalado plazo legal”. (Pro
oceso 15-IP
P-99,
ado en la G
G.O.A.C. Nº. 528, de 26 de
publica
enero de 2000, ma
arca: BELMO
ONT).
GACET
TA OFICIAL
L
Effectos de la
a cancelaciión de la marca
m
por
no
o uso.
En efecto, la cancelación
n de la marca
a por falta
e uso, consstituye una forma de extinguir,
de
ad
dministrativa
amente, el derecho
d
derrivado del
re
egistro de la
a misma, la que puede provenir,
ta
ambién, por disposición
n judicial. Al respecto
la
a oficina naccional comp
petente de cada
c
País
Miembro
M
ess el órg
gano adm
ministrativo
en
ncargado del
d
registro
o de la Propiedad
P
In
ndustrial y consiguientemente es el
en
ncargado de
e la cancela
ación del mismo.
m
La
de
ecisión de la oficina nacional co
ompetente
so
obre la soliccitud de can
ncelación de
el registro
de
el signo exige
e
el agotamiento
a
o de un
prrocedimiento
o administtrativo pre
evio. Sin
em
mbargo, la cancelació
ón por falta
a de uso
po
odrá hacersse valer tam
mbién como
o defensa
en
n un procedimiento de oposición
o
ap
poyado en
la
a marca no utilizada.
u
2. Cance
elación parc
cial de un re
egistro.
Se interpreta
ará el prese
ente tema en virtud a
ue la socieda
ad MOLINOS DE EL SA
ALVADOR
qu
S.A. DE C.V. solicitó la cancelación
c
total y en
ubsidio parccial por falta de uso de la marca
su
CARIBE (deno
ominativa).
5 de la men
ncionada Deccisión 486
El artículo 165
celación parccial de un re
egistro, es
prrevé la canc
de
ecir cuando no se esté usando la marca en
allgunos de lo
os productos
s o servicios
s para los
qu
ue fue re
egistrada, la oficina nacional
co
ompetente, ordenará
o
un
na reducción
n a la lista
de
e productos o servicios que
q protege la marca,
elliminado aqu
uellos respe
ecto de los cuales la
marca
m
no es
stuviese sie
endo usada, siempre
to
omando en cuenta
c
la ide
entidad o similitud de
lo
os productos o servicios.
Dicha figura se
s da cuand
do la falta de
d uso de
a marca só
ólo afecta a algunos
s de los
la
prroductos o servicios para
p
los cuales se
hu
ubiese regisstrado la ma
arca, caso en
e el cual
la
a oficina na
acional competente ord
denará la
29/11/2013
3 61 de 92
exclusión de dich
hos producttos o serviccios,
d de
previo análisis de la identidad o similitud
oductos o se
ervicios.
los pro
De lo
o anterior y siguiendo los crite
erios
emitido
os por el Tribunal, se desprenden
n los
siguien
ntes requissitos para que opere
e la
cancelación parcia
al por no uso
o:
erminada no
o se
1. “Que una marca dete
esté usan
ndo para algunos
a
de los
productos o servicios para los cu
uales
se hubiese
e registrado.
oductos o se
ervicios para
a los
2. Que los pro
cuales se usa la marca
m
no ssean
idénticos o similares a los que sí han
sido auto
orizados, sa
alvo que esa
diferencia sea en sub
bstancial. De
D lo
contrario no sería procedente
e la
cancelación
n parcial porr no uso, ya que
de permittirse, se podría
p
gen
nerar
riesgo de confusión
c
o asociación
a
e el
en
público con
nsumidor sii se registra
a un
signo idéntico o simila
ar al cance
elado
parcialmen
nte.
os productoss o servicioss sean simiilares
Que lo
significca que tien
nen la mism
ma naturalezza o
finalida
ad, pero igua
almente se puede
p
amplliar el
concep
pto en este caso a que sean conexxos o
relacio
onados, ya q
que lo que se
e busca protteger
es la transparencia en el
e mercado
o, la
dad empresa
arial, y al púb
blico consum
midor
activid
como tal. Si por u
un lado la norma
n
impid
de el
ro de signo
os que amp
paren produ
uctos
registro
conexo
os o relaciionados, no
o es coherrente
permitiir la cancela
ación parciall en relación
n con
producctos conexos o relacion
nados”. (Pro
oceso
180-IP
P-2006).
4. Cancelació
ón parcial de
d un registtro y
la conexión competitiv
va.
En ell caso con
ncreto la marca CAR
RIBE
(denom
minativa) esta
aba registrad
da para distinguir
todos los producttos de la Clase
C
30 de
d la
Clasific
cación Intern
nacional de Niza.
N
Se can
nceló
parcialmente el reg
gistro y se lim
mitó su coberrtura,
inicialm
te se
mente sólo p
para arroz, posteriormen
p
GACET
TA OFICIAL
L
am
mplió dicha
a cobertura
a para arrroz, pan,
pa
astelería, ha
arinas y prep
paraciones hechas
h
de
ce
ereales.
a sociedad MOLINOS DE EL SA
ALVADOR
La
S.A. DE C.V
V. manifies
sta que “En ningún
momento
m
dich
ha sociedad demostró uso alguno
re
especto de lo
os productoss consistente
es en ‘pan,
pa
astelería, ha
arinas ni prep
paraciones hechas
h
de
ce
ereales’, los cuales, no tienen
t
relación alguna
co
on el arrozz desde el punto de vista de
co
omercialización, funcionalidad y conexión
co
ompetitiva en
n general”.
A raíz de esto
o, se debate en el proceso interno
la
a conexión competitiva que pudie
era darse
en
ntre todos lo
os productos
s de la Clase
e 30 y los
prroductos a lo
os cuales fue
e limitado el uso de la
marca
m
CARIBE (denom
minativa) arroz, pan,
pa
astelería, ha
arinas y prep
paraciones hechas
h
de
ce
ereales.
Se cita los critterios que el Tribunal ha esgrimido
pa
ara determin
nar la posible
e conexión co
ompetitiva
en
ntre producto
os:
“a) La in
nclusión de los
l productoss en
una missma clase del
d nomenclá
átor:
(…) Occurre cuand
do se limita
a el
registro a uno o varios de los
os de un
na clase del
producto
nomencclátor, perdie
endo su valo
or al
producirrse el registtro para tod
da la
clase. En
E el caso de
e la limitación
n, la
prueba para demo
ostrar que entre
e
ductos que constan
c
en dicha
d
los prod
clase no son siimilares o no
n similitud para
p
impediir el
guardan
registro,, corresponde a qu
uien
alega.
nales de comercializac
c
ción:
b) Can
Hay lug
gares de com
mercializació
ón o
expendiio de producctos que influ
uyen
escasam
mente para
a que pu
ueda
producirrse su conexxión competiitiva,
como se
ería el caso de las gran
ndes
cadenass
o
tiendas
o
superme
ercados en los cualess se
distribuyye toda clas
se de biene
es y
pasa
desapercibiido
para
el
midor la siimilitud de un
consum
29/11/2013
3 62 de 92
producto con
p
n otro. En cambio,
c
se
d
daría
tal con
nexión comp
petitiva, en
t
tiendas
o
almacenes
e
especializado
os en la venta de
d
determinados
s
bienes
s.
Igual
c
confusión
se
e daría en pequeños
s
sitios
de exp
xpendio dond
de marcas
s
similares
pu
ueden ser confundidas
c
c
cuando
loss productos
s guardan
t
también
una aparente sim
militud.
cc) Similares medios de publicidad:
L
Los
medios de comerciialización o
d
distribución
t
tienen
relaciión con los
m
medios
de
e difusión de los
p
productos.
S
Si los mismoss productos
s
se
difunden
n por la publicidad
g
generalradiio televisión y prensa-,
p
presumiblem
mente se presentaría
p
u
una
conexió
ón competittiva, o los
p
productos
se
erían compe
etitivamente
c
conexos.
P
Por
otro la
ado, si la
d
difusión
es re
estringida po
or medio de
r
revistas
espe
ecializadas,
c
comunicación
n directa, boletines,
m
mensajes
telefónicos, etc., la
c
conexión
com
mpetitiva serría menor.
d) Relación o vinculación entre
d
p
productos:
C
Cierta relació
ón entre los
p
productos
puede
crrear
una
c
conexión
com
mpetitiva. En
n efecto, no
e lo mismo vender en una
es
u misma
t
tienda
cocina
as y refrigera
adoras, que
v
vender
en ottra helados y muebles;
e
en
consecu
uencia, esa
a relación
e
entre
los
productos
c
comercializad
dos también
n influye en
la asociació
ón que el consumidor
c
h
haga
del orig
gen empresa
arial de los
p
productos
rrelacionadoss, lo que
e
eventualmen
nte puede llevarlo a
c
confusión
e
en caso de
e que esa
s
similitud
sea tal que el consumidor
c
m
medio
de dicchos producctos asuma
q
que
provien
nen de un
u
mismo
p
productor.
GACET
TA OFICIAL
L
e) Uso conjunto o complementtario
ductos: Los productos que
de prod
comúnm
mente se puedan
p
utiilizar
conjunta
amente (porr ejemplo: pu
uerta
y chap
pa) pueden
n dar lugarr a
confusió
ón respecto al ori
rigen
empresa
arial, ya que
q
el púb
blico
consum
midor supond
dría que los dos
producto
os
son
del
missmo
empresa
ario. La com
mplementarie
edad
entre
los
pro
oductos
d
debe
erse en forrma directa, es
entende
decir, que
q
el uso de
d un produ
ucto
puede suponer
s
el us
so necesario
o del
otro, o que sin un
u producto no
puede utilizarse el otro o su
ón no sería la de su últtima
utilizació
finalidad
d o función.
f) Mis
smo
géne
ero
de
los
producto
os: Pese a que pue
edan
encontra
rarse en dife
erentes clase
es y
cumplir distintas funciones o
finalidad
des, si tie
enen simila
ares
caracterrísticas, exisste la posibiliidad
de que
e se origine
e el riesgo de
por
confusió
ón al estar identificados
i
marcas también similares o
idéntica
as (por ejem
mplo: mediass de
deporte y medias de
e vestir”.
En primer térrmino, el Triibunal maniffiesta que
a cancelación parcial de
e un registro
o se da al
la
co
onstar la falta
f
de us
so del signo, cuya
ca
ancelación se
s solicita, sobre los productos
pa
ara los que fue registra
ado y la con
nsiguiente
lim
mitación del registro a lo
os productoss que está
us
sando en el mercado
o de forma real y
effectiva. Por lo tanto, a efectos
e
de determinar
d
la
a cancelació
ón parcial de un reg
gistro no
co
orresponde el análisiis de la conexión
co
ompetitiva de la manera
a en la que propone
p
la
so
ociedad dem
mandante.
En este sentido, se realiz
zará un aná
álisis de la
onexión com
mpetitiva, po
or parte de la oficina
co
na
acional com
mpetente, re
especto a la marca
29/11/2013
3 63 de 92
cancelada parcialm
mente y sob
bre los produ
uctos
ún distingue,, en los siguientes casoss:
que aú
1. Cuando
o se prese
ente una nueva
solicitud
d de regis
stro cuyo signo
s
pretend
da
disting
guir
produ
uctos
conexo
os con la
l
marca ya
registra
parcialm
ada
y
mente
cancela
ada.
2. Cuando
o la cancela
ación por faltta de
uso se haga valer como deffensa
de un procedimien
nto de opossición
apoyad
do en la marcca no utilizada.
3. Cuando
o la persona
a interesada
a que
promovvió la cancelación parcia
al del
registro
o
solicite
un
reg
gistro
marcariio argumen
ntando derrecho
preferente que le concedió
ó la
cancela
ación.
o tanto, el juez conssultante, de
eberá
Por lo
analiza
ar el caso co
oncreto y ap
plicar los critterios
de la conexión ccompetitiva cuando assí se
amerite
e.
5. De la prueb
ba del uso de
d una marc
ca.
Como se tiene diccho supra, el registro impone
ar de la marcca la exigencia de usarla
a en,
al titula
al men
nos, uno de
e los Países Miembross. De
conform
midad con e
el artículo 16
66 de la Deccisión
486, se
e presume que
q una marca se encuentra
en uso
o cuando loss productos distinguidoss por
ella ha
an sido pue
estos en el comercio o se
encuen
ntran dispon
nibles, bajo la marca, en
e la
cantida
ad y del modo qu
ue normalm
mente
corresp
ponda, seg
gún la natturaleza de los
producctos y la
as modalid
dades de su
comerc
cialización, e
en el merca
ado de al menos
m
uno de
e los Paíse
es Miembros
s. A tenor de
d la
disposición citada, la presunción de uso se
ura también cuando la
a marca disstinga
configu
producctos
que
se
hallen
destin
nados
exclusiivamente a la expo
ortación, desde
d
cualquiera de los P
Países Miembros.
s
que
e, de
En este contexto, procede señalar
l disposició
ón prevista en
e el
conformidad con la
o 167 de la Decisión 48
86, la carga de la
artículo
prueba
a acerca del uso de la marca
m
GACET
TA OFICIAL
L
co
orresponde a su titular, y que el
e uso en
cu
uestión pod
drá probarse
e mediante
e facturas
co
omerciales,
documen
ntos
conta
ables
o
ce
ertificaciones
s de auditoría que demu
uestren la
re
egularidad y cantidad de
e comercialización de
la
as mercancía
as cubiertas por el signo
o. A juicio
de
el Tribunal, el ordenam
miento comu
unitario no
es
stablece “el procedimien
nto para pre
esentación
y verificación de la prueba
a de uso de la marca,
po
or lo cual se
s entiende que éste debe
d
estar
re
egido por la legislación interna de cada
c
país,
siin que com
mpeta a estte Tribunal juzgar la
le
egalidad o ilegalidad del proccedimiento
uttilizado frente a las no
ormas intern
rnas (…)”.
(P
Proceso 02-A
AI-96, publicada en la G.O.A.C.
N° 291, del 3 de septiemb
bre de 1997).
El
E incumplimiento de la exigencia
e
de
el uso, sin
motivo
m
justific
cado, puede
e conducir, a solicitud
de
e parte intere
esada, a la cancelación,
c
, por parte
de
e la oficina nacional com
mpetente, de
el registro
de
el signo y, por tanto,, a la extin
nción, en
pe
erjuicio de su
s titular, de
el derecho a su uso
ex
xclusivo. La exigencia del uso, a objeto de
prrevenir la ca
ancelación del
d registro del signo,
se
e funda en
n la necesidad de assegurar el
cu
umplimiento de su funció
ón principal, cual es la
de
e identificar y distinguir en el me
ercado los
biienes o serviicios que con
nstituyan su objeto.
6. De la cancelación
n parcial de un signo
notoriiamente con
nocido.
To
omando en consideracción que la sociedad
IN
NVERSIONE
ES ARROZ CARIBE
C
S.A
A. ARROZ
CARIBE S.A
A. manifiesta
a que su marca
m
es
otoriamente conocida y por lo tanto no puede
no
se
er cancelada, el Tribun
nal estima adecuado
re
eferirse al tem
ma.
La
a figura de la marca nottoria, cuya protección
p
ju
urídica, como
o reiteradam
mente lo ha precisado
p
es
ste Tribunal, va más allá del principio de
es
specialidad ya que am
mpara valorres de la
prropia estruc
ctura de la competenccia en el
mercado,
m
se
e protege en
e la Decisión 486
te
eniendo com
mo base la protección
p
all esfuerzo
29/11/2013
3 64 de 92
del em
mpresario qu
ue logra llega
ar a converttir su
marca en notoria p
para el público consumid
dor.
T
cara
acteriza a la marca no
otoria
Este Tribunal
como aquella que
e reúne la calidad de
e ser
conocid
da por una
a colectivida
ad de indiviiduos
pertene
ecientes a un determinado grupo
o de
consum
midores o ussuarios del tipo de bien
nes o
de serv
vicios a los que les es aplicable,
a
po
orque
se en
ncuentra am
mpliamente difundida entre
dicho grupo. Asimismo, el
e Tribunal ha
estado:
manife
“(…
…) la proteccción especia
al que se otorrga a
la marca n
notoriamente
e conocida se
exxtiende –ca
aso de ha
aber riesgo
o de
co
onfusión po
or similitud con un signo
s
pe
endiente de registro- co
on independe
encia
de
e la clase a que pertene
ezca el prod
ducto
de
e que se tratte y del territtorio en que haya
sid
do registrada
a, pues se busca
b
prevenir el
ap
provechamie
ento indebido
o de la reputa
ación
de
e la marca n
notoria, así como imped
dir el
pe
erjuicio que el registro del signo siimilar
pu
udiera causa
ar a la fuerza
a distintiva o a la
rep
putación de
e aquella”. (Proceso
(
14
43-IP20
004, publicad
do en la G.O.A.C. Nº 1147,
1
de
e 3 de diciembre de
e 2004, marca:
BO
ONITO+GRÁ
ÁFICA).
bunal, ha esstablecido que la proteccción
El Trib
de la marca nottoria va más
m
allá de
e los
pios básico
os de especialidad
e
d y
princip
territorrialidad. En relación co
on la regula
ación
que establece
e
la
a Decisión 486, Régimen
Común
n de Propiedad Industriial, la proteccción
de los signos nottoriamente conocidos
c
se da
a manera aú
ún más amplia.
de una
En efe
ecto, en rela
ación con los principio
os de
especialidad, terrritorialidad y uso rea
al y
marca, el Título
T
XII de
d la
efectivvo de la m
Decisió
ón 486 de la
a Comisión de
d la Comun
nidad
Andina
a, junto con el artículo 136,
1
literal h),
h de
la mis
sma Decisió
ón, conform
man el conjjunto
normativo que consagra la protección
n del
n
e conocido.
signo notoriamente
El am
mparo a la marca no
otoria romp
pe el
princip
pio de especcialidad; ello
o implica qu
ue el
examin
nador, en ca
aso de presentarse con
nflicto
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/2013
3 65 de 92
en
ntre el sig
gno a reg
gistrar y un
u
signo
no
otoriamente conocido
o, estableccerá, de
co
onformidad con el arttículo 136, literal h)
mencionado,
m
el riesgo de
d asociació
ón, el de
us
so
parasiitario
y
el
de
dilución,
in
ndependiente
emente de la
l clase en la que se
prretenda registrar el sign
no idéntico o similar a
la
a marca noto
oria.
el resp
pectivo Paíss Miembro, continúa sie
endo
notoria
a en otros Países. Se
S advierte,, sin
embarrgo, que la prueba
p
de la
a notoriedad
d del
signo deberá
d
aten
nder a criterrios diferente
es al
del uso
o del signo en el merccado, deberá
á dar
cumplimiento a lo indicado en
n el artículo
o 228
486 de la Comisión d
de la
de la Decisión 4
nidad Andina
a.
Comun
En cuanto al principio de
e territorialid
dad, de la
e el artículo 224 de la
prropia definicción que trae
Decisión 486, se despren
nde que no se
s negará
a calidad de notorio al signo que no lo sea en
la
ell País Miembro don
nde se so
olicita la
prrotección; basta
b
con que sea notorio en
cu
ualquiera de
e los Países Miembros.
En estte marco, re
esulta necessario estudiar la
figura de la cance
elación de la
l marca po
or no
no o varios de
d los produ
uctos
uso respecto a un
aro especial que
que prrotege, a la lluz del ampa
se le otorga
o
a la marca que ha alcanzad
do el
grado de notoria.
Y que, de co
onformidad con
c
lo estab
blecido en
a no se negará
n
la
ell artículo 229, literal a),
ca
alidad de no
otorio y su protección
p
p el sólo
por
he
echo de no
o encontrarrse registra
ado o en
trá
ámite de reg
gistro en el País
P
Miembro o en el
ex
xtranjero. Por lo tanto, un signo puede
p
ser
prrotegido com
mo notorio así no se encuentre
e
re
egistrado en
n el respecttivo País Miembro y,
en
n consecuencia, se brinda proteccción a los
signos que alcancen
a
el carácter de
e notorios,
unque no se
s encuentre
en registrad
dos en el
au
te
erritorio determinado.
Ig
gualmente, la protecc
ción que otorga
o
la
Decisión 486 a la marca
a notoria, va
a más allá
e la exigenc
cia del uso real y efectiivo de las
de
marcas,
m
la cual
c
susten
nta figuras como la
ca
ancelación del
d registro de la marcca por no
us
so. En efecto, el artíículo 229, literal b),
diispone que no se negará el carácter de
no
otorio de un
n signo por el
e sólo hech
ho de que
no
o se haya usado
u
o no se esté usa
ando para
diistinguir prroductos o servicios, o para
id
dentificar acttividades o establecimie
e
ntos en el
País Miembro
o.
a finalidad de dicha disposición,
d
La
es evitar
qu
ue los com
mpetidores se aprovechen del
es
sfuerzo empresarial ajeno y que, de una
manera
m
para
asitaria, usu
ufructúen el prestigio
ga
anado por una
u
marca notoria, que
e aunque
no
o se haya usado
u
o no esté
e
siendo usada en
Sobre el tema en particular, el Tribunal esstima
ente remitirse al PROCE
ESO 46-IP-2
2006,
pertine
que en
n un caso similar, relativo a la Deccisión
344 de
d
la Co
omisión de
el Acuerdo de
Cartag
gena, expressó lo siguiente:
“Precisado que el re
“P
egistro marrcario
c
conlleva
el d
derecho de uso
u exclusivvo de
la
a marca y la
a defensa contra
c
el reg
gistro
d signos similares o idénticos que
de
p
puedan
gene
erar confusiión en el pú
úblico
c
consumidor
ssobre el orig
gen empressarial,
y que se crea la obligaciión de hacerr uso
d la marca, so pena de
de
e que se can
ncele
e registro, a fin de evitar
el
e
mono
opolio
s
sobre
determ
minado sign
no sin prese
encia
e el merccado, se de
en
ebe elimina
ar el
re
registro
de a
aquellas ma
arcas que n
no se
u
usan,
siendo
o éste uno de
d los efectos del
n ejercicio de la obliga
no
ación de ussar la
m
marca
por p
parte del tittular del reg
gistro
m
marcario;
siin embargo
o, es necesario
e
establecer
qu
ue en relaciión con la marca
m
n
notoria
que ampara varrios producto
os la
O
Oficina
Nacio
onal o el Ju
uez, en su caso,
c
d
deben
realizzar respecto
o de la soliicitud
d cancelacción por no uso un aná
de
álisis
c
consecuenci
ial diferentte al que se
re
realizaría
resspecto de un
na marca qu
ue no
h alcanzad
ha
do dicho esttatus de notoria,
q
que
debe incluir
i
el examen
e
de
e los
s
siguientes
prresupuestos:
GACET
TA OFICIAL
L
Teniend
do en cuentta que el de
erecho de
marcas se consag
gra bajo el postulado
p
mover la actividad emp
presarial y
de prom
la comp
petencia leal,l, no es adm
misible que
se perrmita el aprovechami
a
iento del
prestigio
o ajeno al hacer ope
erante la
figura de
e la cancela
ación por no uso de la
marca notoria
n
de la misma form
ma en que
se haría
a respecto de
d una marcca que no
haya alc
canzado tal nivel, ya qu
ue en este
caso es
stá en juego
o no sólo ell esfuerzo
del titullar de la marca notoria
a, sino la
protecciión al públicco consumid
dor, quien
relacion
nará de inme
ediato la marrca con el
tradicion
nal y cono
ocido fabriccante, así
como el derech
ho de lo
os otros
midores, con quienes no se
consum
competiiría lealmente si un com
merciante
utiliza
erzo
ajen
no
para
el
esfue
promociionar sus pro
roductos.
En con
nclusión, no
o resultaría justo el
aprovecchamiento po
or parte de un
u tercero
del esfu
uerzo de quiien ha coloc
cado en la
categoríía de notoria
a una marca
a, y si bien
la figura
a de la can
ncelación de
el registro
marcario
o por efectto del no uso
u
de la
marca y el tema de
e la notoried
dad están
previsto
os
en
n
reg
gulaciones
indepen
ndientes, existe
e
una
a íntima
conexión entre las dos figurass, dado el
o preferente
e que se otorga a
derecho
quien ha
a obtenido la
l cancelació
ón por no
uso de registrar a su nombre
e el signo
l
sea cancelado.
que ha logrado
En los casos de marcas
m
que amparan
más de un productto, la cancellación por
d algunos de estos
no uso respecto de
producto
os crea problemas
p
para el
consum
midor que im
mpacta el te
ema de la
compete
encia leal, haciendo que
q
a la
postre no pueda
an coexistir
ir en el
mercado
o dos ma
arcas que amparan
producto
os
de
origen
diferente
empresa
arial pero que
q
pueden
n originar
confusió
ón en el pú
úblico consu
umidor, o
bien la utilización de
d una marcca que ha
a por parte
alcanzado el estatus de notoria
29/11/2013
3 66 de 92
de un tercero
d
o, independiientemente de la
c
clase
en qu
ue puedan catalogarse
e los
p
productos
en
n el Nomencclátor.
En todo casso, si bien el
E
e signo que
e sea
s
solicitado
como marrca goza de
p
prioridad,
d
deberá
cum
mplir con los
re
requisitos
essenciales para ser registtrado
(p
(previstos
e
en
el artícculo 81 de
e la
D
Decisión
344
4), y no debe
erá estar inccurso
e
en
las cau
usales de irregistrabiilidad
p
previstas
(a
artículos 82
2 y 83 de
e la
D
Decisión
34
44), en esspecial en las
c
consagradas
s en los literrales d) y e)
e del
a
artículo
83 que brin
ndan proteccción
e
especial
a una marcca notoriam
mente
c
conocida.
Así las co
A
osas, debe
erá la Officina
N
Nacional
o e
el Juez Com
mpetente, en
e su
c
caso,
esta
ablecer pri
rimeramente el
e
estatus
de n
notoria de la
a marca qu
ue se
p
pretende
ca
ancelar porr no uso, para
d
deducir
si pe
ese al incum
mplimiento de
d la
o
obligación
d
de usar la
a marca, ésta
c
conserva
la categoría de
e marca notoria,
y que, aunq
ya
que el uso constante
c
ess una
d
de
las forrmas en que
q
se puede
fu
fundamentar
r dicha cate
egoría, no es
e la
ú
única
ya qu
ue es meno
os cierto que en
re
relación
con
n determina
adas marca
as el
g
grado
de notoriedad de la misma
m
p
persiste
en el
e mercado aunque no se le
u
use.
De la concclusión a la
D
a que se a
arribe
d
dependerá
la efectivida
ad del derrecho
p
preferente
a que alude el
e artículo 11
11 de
l Decisión 344, ya que
la
e a la postrre no
p
podrá
registtrarse como marca el signo
s
q
que
reprodu
uzca o imiite una notoria,
c
conforme
lo establece el
e artículo 83
8 de
l Decisión 3
la
344”.
7. Autonomía
a de la Oficina
O
Naciional
sus
Competente
para
emitir
Resolucion
nes.
GACET
TA OFICIAL
L
Al respecto, el
e Tribunal ha manifestado que el
sistema de re
egistro marc
cario que se
s adoptó
n la Comunidad Andina se encuentra
e
en
so
oportado en
e
la activvidad autó
ónoma e
in
ndependiente
e de las Oficinas Com
mpetentes
en
n cada Paíss Miembro. Dicha activiidad, que
au
unque de manera ge
eneral se encuentra
e
re
egulada por la normativa
a comunitaria, deja a
sa
alvo la menccionada inde
ependencia,, y es así
co
omo la Sec
cción II de
el Capítulo V de la
Decisión 48
86 de la Comisión de la
A
regu
ula el proce
edimiento
Comunidad Andina
e registro marcario, e in
nstaura en cabeza de
de
la
as Oficinas Nacionale
es Compete
entes el
prrocedimiento
o y el resspectivo exa
amen de
re
egistrabilidad
d.
Dicha autonomía se manifiesta
m
tanto
t
en
elación con decisiones emanadas de otras
re
officinas de registro ma
arcario (prin
ncipio de
in
ndependencia), como en
e relación con sus
prropias decissiones”. (Prroceso 110-IP-2008,
pu
ublicado en la G.O.A.C
C. Nº. 1676, de 5 de
diiciembre de 2008, marca
a: LAN ECU
UADOR).
Sobre el prim
mer tema, el Tribunal
T
ha dicho: “Si
O
Competentes
C
s y las
biien las Oficinas
de
ecisiones que de ellas
e
eman
nan son
in
ndependiente
es, algunas figuras dell derecho
marcario
m
com
munitario las
s ponen en contacto,
co
omo sería ell caso del de
erecho de prioridad
p
o
de
e la oposició
ón de caráctter andino, sin
s que lo
an
nterior sig
gnifique de
e ninguna manera
un
niformizar los pronun
nciamientos de las
mismas.
m
En
E este sentid
do, el princip
pio de indep
pendencia
de
e las Oficina
as de Regisstro Marcario
o significa
qu
ue
juzga
arán
la
registrabiliidad
o
irrregistrabilida
ad de los signos
s
como
o marcas,
siin tener en
n considera
ación el an
nálisis de
re
egistrabilidad
d o irregistra
rabilidad rea
alizado en
ottra u otras Oficinas Competente
C
s de los
Países
P
Miem
mbros. De conformidad
d con lo
an
nterior, si se ha ob
btenido un registro
marcario
m
en determinado
o País Miem
mbro esto
no
o significa que
q
indefecttiblemente se
s deberá
co
onceder dich
ho registro marcario
m
en los otros
Países.
P
O bie
en, si el regiistro marcariio ha sido
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3 67 de 92
negado
o en uno d
de ellos, ta
ampoco sign
nifica
que de
eba ser neg
gado en loss demás Pa
aíses
Miemb
bros, aún en
n el caso de presentarse
e con
base en
e el derech
ho de priorid
dad por hab
berse
solicita
ado en el mismo Paíís que neg
gó el
registro
ro.” (Proceso
o 71-IP-200
07, publicado
o en
la G.O
O.A.C. N° 1553, de 15
5 de octubre
e de
2007, marca: MON
NARC-M).
a en
Un asspecto de especial importancia
relació
ón a este tem
ma constituyye el hecho
o que
el princcipio de inde
ependencia implica deja
ar en
libertad
d a la Oficcina Nacion
nal Compettente
para que, de a
acuerdo a su criterio
o de
mas,
interprretación de los hechos y de las norm
adopte
e la decissión que considere más
adecua
ada en rela
ación al casso puesto en su
conocimiento. En cualquie
er evento es
s
justifiqu
ue de ma
anera
menesster que se
suficiente y razona
able el criterio adelantad
do.
o tema, com
mo se advirtiió, la
Sobre el segundo
a colocó en
n cabeza de
e las
norma comunitaria
as Nacionales de Registro Marcarrio la
Oficina
obligacción de realizar el examen de
registra
abilidad, el que es ob
bligatorio y debe
d
llevarsse a cabo a
aún en el caso
c
de que no
hubies
sen sido presentadas ob
bservacioness; en
conseccuencia, la Autoridad Competente
e en
ningún
n caso que
eda eximida
a de realiza
ar el
exame
en de fondo
o para conceder o negar el
registro
o. En el casso de que se
ean presentadas
oposicciones, la Officina Nacio
onal Compettente
se pro
onunciará a
acerca de ellas,
e
así co
omo,
acerca
a de la conccesión o de
e la denega
ación
del reg
gistro solicita
ado.
Asimis
smo, es pe
ertinente ag
gregar que este
exame
en de oficio
o, integral y motivado debe
d
ser autónomo ta
anto en re
elación con las
ones proferidas por ottras oficinass de
decisio
registro
o marcario
o, como en
n relación con
anterio
ores decision
nes proferid
das por la propia
oficina, en el se
entido de que ésta debe
d
realiza
ar el exa
amen de registrabilidad
analiza
ando cada caso conccreto, es d
decir,
estudia
ando el signo solicitad
do para registro,
las oposiciones prresentadas y la informa
ación
dada
para
a
dicho
procedimie
ento,
recaud
GACET
TA OFICIAL
L
in
ndependiente
e de anterriores análissis sobre
signos idéntic
cos o similarres.
s está afirm
mando que la oficina
Con ello no se
e registro marcario
m
no
o tenga límites a su
de
ac
ctuación y que no puede
p
utiliz
zar como
prrecedentes sus propia
as actuacion
nes, sino
qu
ue la oficina de registtro marcario
o tiene la
ob
bligación en
n cada caso de hacer un análisis
de
e registrab
bilidad con las caraccterísticas
mencionadas
m
s, teniendo
o en cue
enta los
as
spectos y pruebas que
q
obran en cada
trá
ámite. Adem
más, los lím
mites a la actuación
ad
dministrativa
a
de
dichas oficinas
se
en
ncuentran dados porr la propia
a norma
co
omunitaria y las accio
ones judicia
ales para
de
efender la
a legalidad
d de los actos
ad
dministrativo
os emitidos.
o anteriorme
ente expuessto,
En virtud de lo
EL TRIBUNA
AL DE JUST
TICIA DE LA
A
COMUNIDAD
D ANDINA
CONCLUYE:
PRIMERO: La
L oficina nacional co
ompetente
ca
ancelará el registro
r
de una
u
marca a solicitud
de
e cualquier persona inte
eresada, o por orden
ju
udicial, cuan
ndo sin motivo
m
justifficado, la
marca
m
no se
e hubiese utilizado en al menos
un
no de los Países
P
Miem
mbros, por su titular,
po
or el licencia
atario de éste o por otra
a persona
au
utorizada pa
ara ello, du
urante los tres
t
años
co
onsecutivos precedente
es a la fech
ha en que
se
e inicie la accción de cancelación.
SEGUNDO: A tenor de
el artículo 166 de la
citada Decisiión 486, se
e presume que una
marca
m
se encuentra
e
e uso cuando los
en
prroductos diistinguidos por ella han sido
pu
uestos en el comerciio o se encuentran
e
diisponibles, bajo
b
la marca
a, en la canttidad y del
modo
m
que normalmente corresponda
c
, según la
na
aturaleza de
e los producttos y las mo
odalidades
de
e su comercialización, en el merca
ado de al
29/11/2013
3 68 de 92
menos
s uno de los Paísess Miembros. La
presun
nción de uso
u
se co
onfigura tam
mbién
cuando
o la marca distinga prroductos que se
hallen destinado
os exclusiv
vamente a la
ación, desde
e cualquiera
a de los Pa
aíses
exporta
Miemb
bros.
TERCE
ERO: A los efectos de la determinación
del uso
o de la marrca, el Tribun
nal reitera que el
mismo
o deberá se
er real, efe
ectivo, serio
o, de
buena fe, normal e inequívoco
o. La carga de la
a del uso en cuestión co
orresponderá
á a su
prueba
titular. Las pruebass del uso de
e la marca deben
d
mo se
demosstrar el uso de la marrca tal com
encuen
ntra registra
ada, por lo ta
anto, las missmas
deberá
án
incluirr
la
marca
CARIBE
(denom
minativa).
CUAR
RTO: El incu
umplimiento de la exige
encia
del uso
o de la marcca puede con
nducir, a soliicitud
de parrte interesad
da, a la cancelación de su
registro
o y, por tantto, a la extin
nción del derrecho
del titu
ular a su uso
o exclusivo, siempre que
e, sin
motivo justificado, como la fuerza mayor o el
caso fo
ortuito, el sig
gno no hubie
ese sido utiliizado
en al menos
m
uno d
de los Paíse
es Miembross, por
parte de
d su titular, de un licenc
ciatario, o de
e una
person
na autorizada
a para ello, durante loss tres
años consecutivos
c
s precedente
es a la fech
ha de
ejercicio de la acció
ón.
TO: La leg
gitimación para
p
solicita
ar la
QUINT
cancelación por fa
alta de uso, hace necesario
o o un derrecho
acredittar un interrés legítimo
subjetivo, es decirr, la persona
a interesada
a que
pretenda accionarr la cancelación de registro,
mente debe
erá demostra
ar un interé
és tal
previam
que la
a procedencia de su inttervención ccomo
parte procesal le produzca un beneficio
o de
uier tipo a su
u favor, adem
más, este intterés
cualqu
para actuar,
a
deberá ser actua
al, no eventu
ual o
potenccial.
SEXTO
O: La oficcina nacion
nal compete
ente,
realiza
ará un análisis de la cone
exión
compe
etitiva, respe
ecto a la marca
m
cance
elada
parciallmente y so
obre los pro
oductos que aún
distingue, en los siguientes ca
asos:
GACET
TA OFICIAL
L
4. Cuando
o se presentte una nueva
a solicitud
de re
egistro cuyyo signo pretenda
disting
guir producttos conexos con la
marca
a ya registrrada y parrcialmente
cance
elada.
5. Cuando
o la cancela
ación por falta de uso
se ha
aga valer co
omo defenssa de un
proced
dimiento de
e oposición apoyado
en la marca
m
no utiilizada.
6. Cuando
o la perso
ona interessada que
promo
ovió la can
ncelación pa
arcial del
registrro solicite un
u registro marcario
argum
mentando de
erecho preferente que
le concedió la can
ncelación.
SÉPTIMO: Alegada
A
la notoriedad de una
marca,
m
la prueba de
e tal circcunstancia
co
orresponde a quien la alega.
a
Este dispondrá,
d
pa
ara ese objjeto, de loss medios probatorios
prrevistos en
n la legisla
ación interna y el
re
econocimientto corresponde otorgarrlo, según
ell caso, a la Oficina Naciional Compe
etente o a
la
a Autoridad Nacional Co
ompetente, con base
en
n las prueba
as presentadas.
La
a Oficina Na
acional o el Juez
J
Compe
etente, en
su
u caso, esta
ablecer prim
meramente el
e estatus
de
e notoria de
d la marcca que se pretende
ca
ancelar por no uso, para deducir si
s pese al
in
ncumplimientto de la ob
bligación de
e usar la
marca,
m
ésta conserva la
a categoría de marca
no
otoria.
OCTAVO:
O
El sistema de registro marrcario que
ad
doptó la Co
omunidad Andina
A
se encuentra
e
ba
asado en la activvidad autónoma e
in
ndependiente
e de las Oficinas Nacionales
N
Competentes
s en cad
da País Miembro.
Actividad qu
ue, aunque
e generalm
mente se
en
ncuentra regulada por la normativa
co
omunitaria, deja a sa
alvo la me
encionada
in
ndependencia.
Esta autono
omía de la Oficina Nacional
Competente para tomarr sus decissiones se
manifiesta
m
ta
anto en rela
ación con decisiones
d
prrovenientes de otras oficinas de
e registro
marcario
m
(principio de in
ndependencia), como
co
on sus propias decisione
es.
29/11/2013
3 69 de 92
El Consejo de Estado
E
de la República
a de
Sala
a
de
lo
o
Contenccioso
Colombia,
Administrativo, de
eberá adop
ptar la pressente
p
prejudicial
cuando
interprretación
dicte
senten
ncia dentro de los pro
ocesos inte
ernos
acumu
ulados Nº. 20
010-00340 y 2010-0039
92 de
conformidad con lo dispuesto
o por el arttículo
e Creación del Tribuna
al de
35 dell Tratado de
Justicia
a de la Comunidad An
ndina, así ccomo
dar cu
umplimiento a lo previstto en el arttículo
128, pá
árrafo tercerro, del Estatuto del Tribu
unal.
NOTIF
FÍQUESE y remítase copia de
e la
presen
nte interpre
etación a la Secre
etaría
Genera
al de la C
Comunidad Andina
A
para
a su
publica
ación en la Gaceta Oficcial del Acu
uerdo
de Carrtagena.
aime Villarroel Ferrer
Carlos Ja
PRESIDENTE
E
ente Troya Jaramillo
J
José Vice
MA
AGISTRADO
O
Ricardo Vigil Tolledo
AGISTRADO
O
MA
Gusta
avo García Brito
B
SECRETARIO
O
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/2013
3 70 de 92
Proceso 103-IP-20
013
udicial de los
l artículo
os 134 literral a), 135 literal e) y 136
1 literal h)
h de
Interprettación preju
la Decisión 486 de
e la Comis
sión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de
Derecho
o Constituc
cional y So
ocial Perma
anente de la Corte Suprema de
e Justicia de
d la
Repúblic
ca del Perú
ú. Interpretación preju
udicial de oficio de lo
os artículo
os 136 litera
al a),
224 y 22
28 de la miisma Decis
sión. Marca: CRYSTA
AL GLOSS
SY (denominativa). Actor:
sociedad
d JAFER LIMITED. Prroceso inte
erno Nº. 076
6-2012.
EL TRIBUN
NAL DE JUSTICIA
J
DE LA
D ANDINA, en San Fran
ncisco de
COMUNIDAD
Quito,
Q
a los once
o
días de
el mes de se
eptiembre
de
el año dos mil
m trece.
Tercerro interesad
do: socieda
ad UNIÓN DE
CERVECERÍAS PERUANAS
S BACKUS
S Y
JOHNS
STON S.A.A
A.
b) Hechos
VISTOS:
La
a solicitud de
d interpreta
ación prejudiicial y sus
an
nexos, rem
mitida por la
a Sala de Derecho
Constituciona
al y Social Permanen
nte de la
ma de Justicia de la Rep
pública del
Corte Suprem
ulos 134, 135
5 literal e)
Perú, relativa a los artícu
y 136 literal h) de la Decisión 486 de la
d
del
Comisión de la Comunidad Andina dentro
no Nº. 076-2
2012;
prroceso intern
El auto de 24 de julio de
d 2013, me
ediante el
ual este Trib
bunal decidió admitir a trámite la
cu
re
eferida solicitud de inte
erpretación prejudicial
p
po
or cumplir con los artículos 32 y 33 del
Trratado de Creación
C
de
el Tribunal y con los
re
equisitos con
ntemplados en el artícullo 125 del
Estatuto; y,
os hechos señalados por el co
onsultante,
Lo
co
omplementad
dos con los documentos
s incluidos
en
n anexos.
b) Partes
s en el proceso interno
o.
Demandante:: sociedad JA
AFER LIMIT
TED.
Demandado: Instituto Nacional de De
efensa de
la
a Competen
ncia y de la Protecció
ón de la
Propiedad In
ntelectual de
d la Repú
ública del
Perú, INDECO
OPI.
1. El 15
1 de septie
embre de 20
006, la socie
edad
JAFER
R LIMITED solicitó
s
ante el INDECOP
PI, el
registro
o del sig
gno CRYS
STAL GLO
OSSY
(denom
minativo) pa
ara distinguirr exclusivam
mente
lápiz labial (só
ólido o líquido); láp
pices
delinea
adores de llabios; rubo
or, brillo lab
bial y
humecctantes
labiales
produ
uctos
compre
endidos en la Cla
ase 3 de
e la
Clasific
cación Intern
nacional de Niza.
ntra dicha ssolicitud, pre
esentó opossición
2. Con
la sociedad UN
NIÓN DE CERVECER
RÍAS
PERUA
ANAS BACKUS Y JOH
HNSTON S.A.A.
sobre la base d
de sus ma
arcas CRIS
STAL
(denom
minativas y mixtas) registradas para
distinguir productos de la Clase
C
32 de
d la
Clasific
cación
In
nternacional
de
N
Niza,
especialmente cerrvezas.
3. Por Resolució
ón Nº. 020
0994-2007/O
OSDINDEC
COPI, de 28
8 de noviem
mbre de 200
07, la
Oficina
a de Signoss Distintivos del INDEC
COPI,
declaró
ó infundada
a la oposició
ón presenta
ada y
conced
dió el regiistro del signo
s
CRYS
STAL
GLOSS
SY (denom
minativo) a favor de
e la
sociedad JAFER
R LIMITED. Contra dicha
d
Resolu
sociedad
DE
ución
la
UNIÓN
CERVECERÍAS PERUANAS
S BACKUS
S Y
JOHNS
STON S.A
A.A. presen
ntó recurso
o de
apelac
ción.
4. El recurso de a
apelación fue
e resuelto por
p el
Tribunal de Defen
nsa de la Co
ompetencia y de
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/2013
3 71 de 92
la
a Protección
n a la Prop
piedad Intele
ectual del
IN
NDECOPI que,
q
por Resolución Nº.
N 169820
008/TPI-IND
DECOPI de 15 de julio de 2008,
de
ecidió revoc
car la Reso
olución impu
ugnada y,
en
n consecue
encia, deneg
gar el regisstro de la
marca
m
de CRYSTAL GLO
OSSY.
5.. Contra lass mencionad
das Resolucciones, la
so
ociedad JAF
FER LIMITED
D interpuso demanda
co
ontencioso administra
ativa, la cual
c
fue
re
esuelta por Sentencia de
d Primera Instancia,
Resolución
R
nú
úmero 10, de
d 10 de diciiembre de
20
009, donde la Tercera Sala
S
Especia
alizada en
lo
o Contencio
oso Adminis
strativo de la Corte
Superior de
e Justicia de Lima, declaró
FUNDADA EN PARTE
E la dema
anda; en
“F
co
onsecuencia
a, Nula la Resolución
R
N 1698Nº.
20
008/TPI-IND
DECOPI (…)) e, IMPROC
CEDENTE
en
n el extrem
mo referido al otorgam
miento del
re
egistro de marca solicitada por la
de
emandante (…)”.
6.. Contra diicha Provid
dencia el IN
NDECOPI
in
nterpuso reccurso de ap
pelación, el cual fue
re
esuelto por la Sala Ciivil Transito
oria de la
Corte Suprem
ma de Justiccia del Perú
ú que por
n
Providencia de 9 de noviembre
de 2010,
evocó la sen
ntencia apelada, reform
mándola y
re
de
eclarándola fundada en
n todos sus extremos
y nulificando las Resolu
uciones Nº. 020994007/OSD-IN
NDECOPI, de
d
28 de noviembre
n
20
de
e 2007 y Nº.
N 1698-200
08/TPI-INDE
ECOPI de
15
5 de julio de 2008 y ordenando denegar el
re
egistro del signo solicitad
do.
7.. Contra dicha
d
Providencia la sociedad
JA
AFED LIM
MITED inte
erpuso reccurso de
ca
asación, el cual fue declarado
d
prrocedente
po
or la Sala de
e Derecho Constituciona
C
al y Social
Permanente de
d la Corte Suprema de Justicia
el Perú, que
e por Provide
encia de 4 de
d octubre
de
de
e 2012, soliicitó interpre
etación preju
udicial de
lo
os artículos 134,
1
135 lite
eral e) y 136
6 literal h)
de
e la Decisión
n 486.
e) Fu
undamentos
s
de
emanda.
jurídicos
s
de
la
La socciedad JAFE
ER LIMITED en su escritto de
deman
nda,
presenta
lo
os
siguie
entes
argumentos:
ce una relacción de los fundamento
os de
1. Hac
hecho y de dere
echo esgrim
midos dentro
o del
processo administrrativo, donde
e afirma qu
ue es
titular de la marcca GLOSSY
Y y que “el uso
conjun
nto de nuestra ma
arca registtrada
GLOSS
SY (…) con el fonema CRYSTAL –
–éste
último débil por se
er descriptivvo y ademáss por
ser de
n de
e uso frecue
ente en la conformació
c
diversa
as marcas re
egistradas en
e la Clase 33 no
podría generar confusión ni asociación
a
co
on la
marca opuesta, más
m
aún si aquella prottegía
cervez
zas de la C
CI 32. Es decir,
d
el fon
nema
CRYST
TAL no le añadía ni le quitaba
distintividad intrínsseca ni extríínseca a nue
estra
marca registrada GLOSSY (…
…) por lo qu
ue su
presen
ncia era inoccua”.
2. Que
e el reconoccimiento de marca noto
oria a
la que hace refere
encia la dem
mandada “n
no se
extend
día a todos los productos incluido
os en
todas las clases de la nome
enclatura official,
sino que
q
estaba limitado solamente a las
cervez
zas y bebida
as de la Clase 32 (…)). Es
decir, la notoriedad de la marca
m
CRIS
STAL
estaba
a limitada a los produc
ctos de la C
Clase
32, es decir, a cerrvezas, por lo que no po
odría
extend
derse este rreconocimiento a produ
uctos
de otrras clases y menos aún
a
a produ
uctos
disímiles y que n
ni siquiera tenían cone
exión
compe
etitiva con lo
os productoss protegidoss por
la ma
arca opuesta, como eran
e
los láp
pices
(sólidoss
labiales
o
líqu
uidos),
láp
pices
delinea
adores de labios, rub
bor, brillo la
abial,
humecctantes labia
ales de la CI
C 3. Como tal
t la
marca CRISTAL n
no se exten
ndía más alllá de
los prroductos de
e la Clase 32 y de otros
o
producctos semeja
antes, con lo cual qued
daba
descarrtada la teoría del riesg
go de confu
usión
y/o aso
ociación (…))”.
3. Enttre los sign
nos en con
nflicto no existe
e
identid
dad ni semejanza.
4. Resspecto al arrgumento de
el INDECOP
PI de
que el signo soliciitado a regisstro está inccurso
dentro de la ccausal de irregistrabilidad
conten
nida en el artículo
a
135
5 literal e) de
d la
Decisió
ón 486, el signo solicitado “no está
compu
uesto exclussivamente por
p
indicaciones
descrip
ptivas ya que GLOS
SSY (Reg. No.
118195
5) es marrca registrada a favorr de
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/2013
3 72 de 92
nu
uestra repre
esentada y en consecu
uencia es
un
n término distintivo (no es desscriptivo)”.
Affirma tene
er registra
ados otross signos
co
ompuestos con el término GLOSSY
in
ncluyendo CR
RYSTAL GL
LOSS IT.
d) Fu
undamentos
s jurídicos
s
co
ontestación
n a la deman
nda.
El INDECO
OPI
arrgumenta:
contestta
la
de
la
dem
manda
y
1.. Respecto al
a hecho de si el signo solicitado
a registro es
s descriptivo “el INDE
ECOPI no
de
enegó el re
egistro del signo debid
do a que
pa
arte de éste
e fuese desc
criptivo y la otra parte
no
o lo fuese, tal como
o se sugiere en la
de
emanda; la denegatoria
a de registro
o se debió
a que la expresión
e
g
global
que buscaba
re
egistrarse (la denom
minación CRYSTAL
C
GLOSSY)
G
sí era
e descriptiiva”.
2.. El INDEC
COPI “jamá
ás determinó
ó que la
de
enominación
n GLOSSY
Y fuere irre
egistrable,
sino claram
mente preccisó que era la
de
enominación
n CRYSTAL
L GLOSSY la
l que no
po
odía registra
arse”.
3..
El
INDECOPI
“señaló
q
que
las
de
enominacion
nes CRYS
STAL y GLOSSY
(té
érmino en inglés que
e significa brillante,
lu
ustroso) inforrmaban de manera dire
ecta sobre
la
as caracterrísticas de
e algunos de los
prroductos que se pretend
día distinguir (lápices
la
abiales, brrillo labial)) toda vez
v
que
co
omunicaban al público consumido
or que se
tra
ataba de pro
oductos que
e al aplicarse
e dejaban
un
na aparienciia traslúcida y brillante”.
4.. En resum
men, el Trib
bunal del IN
NDECOPI
co
onsideró qu
ue el signo CRYSTAL GLOSSY
en
n su conjuntto era descriiptivo.
g) Funda
amentos ju
urídicos de
el tercero
intere
esado.
oceso la
El tercero interesado en el pro
so
ociedad UNIÓN DE
D
CERVE
ECERÍAS
PERUANAS BACKUS Y JOHNSTO
ON S.A.A.
co
ontestó la demanda en los siguientes
s
té
érminos:
1. Su
u marca CRISTAL
C
e notoriam
es
mente
conocida. Dicha notoriedad fue recono
ocida
en varias res
soluciones.
por el INDECOPI e
t
GLOSSY en español
e
sign
nifica
2. El término
brillo, “siendo en
n consecue
encia comú
ún o
genéricco para productos que prete
ende
distinguir, en ta
anto inform
ma directam
mente
sobre el producto al que se aplica (lápiz labial
o o líquido)), lápices delineadores
d
s de
(sólido
labios, rubor, b
brillo labial, humecta
antes
labiales)”. Mientra
as que el té
érmino CRIS
STAL
es des
scriptivo para
a productos de la Clase 3.
3. Reccalca la noto
oriedad de su
u marca y affirma
que en
ntre los signos en conflicto existe riesgo
de con
nfusión y riessgo de dilución de su ma
arca.
h) Fundamen
ntos
casación.
juríd
dicos
de
la
La socciedad JAFE
ER LIMITED, basa su esscrito
de cassación en ell hecho de que
q la Sala Civil
Transittoria “ha dado una
a interpreta
ación
incorre
ecta del arttículo 135 inciso e) d
de la
Decisió
ón 486, ya
a que el signo soliccitado
CRYST
TAL GLOS
SSY no es un signo
s
descrip
ptivo, al sser GLOSS
SY una marca
m
registra
ada y en consecuencia de ello
o un
elemen
nto distintivo
o. Como tal, su empleo en
conjun
nción con el término CR
RYSTAL sitú
úa al
signo solicitado
s
CRYSTAL GL
LOSSY fuerra de
la prohibición de registro de
el inciso e)) del
artículo
o 135 (…)”.
Por su
u parte el Au
uto Calificato
orio del Reccurso
de Cassación en el que se decclara proced
dente
el rec
curso “por la causall de infraccción
normativa del inciso e) del arrtículo 135 de
d la
ón 486 (…)” es de 4 de octubre
e de
Decisió
2012.
CONSIDERANDO
O:
Que, las normas contenidas en los artícculos
1
literal e) y 136 literal h) de
d la
134, 135
Decisió
ón 486 de la
a Comisión de
d la Comun
nidad
Andina
a cuya interp
pretación ha
a sido solicittada,
forman
n parte del ordenamien
nto jurídico de
d la
Comun
nidad Andin
na, conforme lo dispon
ne el
literal c)
c del artícullo 1 del Trattado de Crea
ación
GACET
TA OFICIAL
L
de
el Tribunal de Justicia
a de la Co
omunidad
Andina;
Que,
Q
este Tribunal es
s competente para
in
nterpretar po
or vía prejud
dicial las normas que
co
onforman
el
orde
enamiento
jurídico
co
omunitario, con el fin de asegurar su
ap
plicación un
niforme en el territorio
o de los
Países Miem
mbros, siem
mpre que la
a solicitud
N
tam
mbién con
prrovenga de un Juez Nacional
co
ompetencia para ac
ctuar com
mo Juez
Comunitario, como lo es,
e en este caso, el
onsultante, en tanto resulten
Trribunal Co
pe
ertinentes para
p
la reso
olución del proceso,
co
onforme a lo establecid
do por el artículo 32
de
el Tratado de Creación del Tribunal de
Ju
usticia de la
a Comunida
ad Andina (c
codificado
mediante
m
la Decisión 47
72), en concordancia
co
on lo previstto en los arttículos 2, 4 y 121 del
Estatuto del Tribunal (co
odificado me
ediante la
Decisión 500));
Que,
Q
la prese
entación de la solicitud de
d registro
co
omo marca del signo CRYSTAL GLOSSY
(d
denominativo
o) fue el 15 de septie
embre de
20
006, en vigencia de la
a Decisión 486
4
de la
Comisión de
e la Comunidad And
dina, los
echos contro
overtidos y las
l normas aplicables
a
he
all caso concreto se enc
cuentran den
ntro de la
citada normativa, por lo que de acu
uerdo a lo
olicitado porr el consulta
ante se inte
erpretarán
so
lo
os artículos 134
1 literal a), 135 literal e) y 136
litteral h) de la
a Decisión 486 de la Comisión de
la
a Comunida
ad Andina; y, de acue
erdo a lo
de oficio,
fa
acultado porr la norma comunitaria,
c
se
e interpretarán los artíículos 136 literal a),
22
24 y 228 de la misma Decisión; y,
Que,
Q
el texto
o de las normas
n
obje
eto de la
in
nterpretación
n prejudicial es el siguien
nte:
Decisión
n 486 de la
a Comisión de la
Comunid
dad Andina
“(…)
Artículo 134.- A efectos de
e este
régimen constituirá marca cua
alquier
ue sea aptto para disstinguir
signo qu
29/11/2013
3 73 de 92
productos o servicios
s
en el mercado
o.
odrán registtrarse como
o marcas lo
os
Po
sig
gnos suscep
ptibles de re
epresentació
ón
gráfica. La na
aturaleza de
el producto o
ervicio al cu
ual se ha de
e aplicar un
na
se
ma
arca en ning
gún caso se
erá obstáculo
pa
ara su registro.
Po
odrán constiituir marcass, entre otros,
los
s siguientes signos:
b) las palabrras o com
mbinación de
d
pa
alabras;
…)
(…
Arrtículo 135..- No podrá
án registrarsse
co
omo marcas los signos que:
q
(…
…)
e) consistan exclusivam
mente en un
n
gno o indica
ación que pueda
p
servir
sig
en
n el comercio para describir la
a
ca
alidad, la ccantidad, el destino, el
e
va
alor, la proccedencia ge
eográfica, la
a
ép
poca de pro
oducción u otros datoss,
ca
aracterísticass o informacciones de loss
productos o d
de los serviccios para loss
uales ha de
e usarse dic
cho signo o
cu
ind
dicación, inccluidas las expresioness
lau
udatorias
a
esoss
referidas
productos o se
ervicios;
…)
(…
Arrtículo 136..- No podrá
án registrarsse
co
omo marcass aquellos signos cuyyo
usso
en
e
el
comerccio
afectarra
ind
debidamente
e un derech
ho de tercero
o,
en
n particular cuando:
c
a) sean idénticos o se asemejen, a
na marca anteriormen
nte solicitad
da
un
pa
ara registro
o o registrrada por un
u
terrcero, para los mismoss productos o
se
ervicios, o pa
ara producto
os o servicio
os
respecto de los cuales el uso de la
ma
arca pueda
a causar un riesgo de
d
co
onfusión o de
e asociación
n;
GACET
TA OFICIAL
L
(…)
stituyan un
na reprodu
ucción,
h) cons
imitación, traducción
n, translitera
ación o
transcripcción, total o parcial, de un
signo disstintivo notorriamente conocido
cuyo
t
titular
sea
a
un
te
ercero,
cualesquiera que sea
an los produ
uctos o
servicios a los que se aplique el signo,
s uso fues
se susceptib
ble de
cuando su
causar un
u riesgo de
e confusión
n o de
asociació
ón con ese tercero o co
on sus
productos
s
o
servicios;
un
aprovech
hamiento injusto del prrestigio
del signo
o; o la dilucción de su fuerza
distintiva o de su valor
v
comerrcial o
publicitarrio.
(…)
Artículo 224.- Se entiende
e
porr signo
distintivo notoriame
ente conociido el
se reconocido como tal en
que fues
cualquierr País Miem
mbro por el sector
pertinente
e, independ
dientemente de la
manera o el medio
o por el cu
ual se
h
conoccido.
hubiese hecho
(…)
Artículo 228.- Parra determin
nar la
notorieda
ad de un siigno distintivo, se
tomará en
e considera
ación entre otros,
los siguie
entes factore
es:
a) el gra
ado de su conocimiento
o entre
los miem
mbros del sector perttinente
dentro de
e cualquier País
P
Miembrro;
29/11/2013
3 74 de 92
d) el valor de toda inversiión efectuad
da
ara promove
erlo, o para promover el
pa
esstablecimiento, actividad
d, productos o
se
ervicios a loss que se apliique;
e) las cifras d
de ventas y de ingreso
os
e la empre
esa titular en lo qu
ue
de
respecta al signo cuya notoriedad
n
sse
ega, tanto en
e el plano internacional
ale
co
omo en el del
d País Miiembro en el
qu
ue se pretende la proteccción;
f) el grado de
e distintividad
d inherente o
dquirida del ssigno;
ad
g) el valor contable del signo com
mo
acctivo empressarial;
h) el volumen de pedidoss de persona
as
u
franquicia
intteresadas en obtener una
o licencia de
el signo en determinad
do
terrritorio; o,
i) la existencia de actividade
es
gnificativas de fabricación, compra
as
sig
o almacenam
miento por el titular del
gno en el P
País Miembrro en que sse
sig
bu
usca proteccción;
j)
los
asp
pectos
intternacional; o,
de
el
comercio
k) la existencia y an
ntigüedad de
d
ualquier registro o solicitud de
d
cu
registro del siigno distintivvo en el País
Miiembro o en el extranjerro.
(…
…)”.
b) la duración, amp
plitud y extensión
ca de su utilización, de
entro o
geográfic
fuera de cualquier Pa
aís Miembro
o;
1. La marca
a y los requ
uisitos para su
registro.
plitud y extensión
c) la duración, amp
ca de su pro
omoción, de
entro o
geográfic
fuera de
e cualquierr País Mie
embro,
incluyend
do la pu
ublicidad y la
presentac
ción en feria
as, exposicio
ones u
otros ev
ventos de los producctos o
servicios, del establecimiento o de la
e aplique;
actividad a los que se
El artíc
culo 134 de la Decisión
n 486 al refe
erirse
a la marca
m
seña
ala: “(…) co
onstituirá marca
m
cualqu
uier signo que sea apto
o para distin
nguir
producctos o serviccios en el mercado.
m
Po
odrán
registra
rarse
com
mo
marcas
s
los siignos
suscep
ptibles de representacción gráfica. La
naturaleza del pro
oducto o se
ervicio al cua
al se
n
caso será
ha de aplicar una marca en ningún
GACET
TA OFICIAL
L
ob
bstáculo parra su registrro (…)”. Estte artículo
tie
ene un triple
e contenido
o, da un con
ncepto de
marca,
m
indica
a los requis
sitos que de
ebe reunir
un
n signo parra ser registrado como marca y
ha
ace una enumeración ejemplificativ
e
va de los
signos registrrables.
d artículo 134
1
de la
Con base al concepto del
a marca com
mo un bien
Decisión 486 se define la
nmaterial
constituido
por
un
n
signo
in
co
onformado por palabra
as o combin
nación de
pa
alabras, im
mágenes, figuras, símbolos,
grráficos, log
gotipos, mo
onogramas, retratos,
ettiquetas, emblemas,
e
escudos, sonidos,
ollores, letras,, números, color
c
determ
minado por
su
u forma o co
ombinación de colores, forma de
lo
os productoss, sus enva
ases o envvolturas y
ottros elemen
ntos de so
oporte, ind
dividual o
co
onjuntamentte
estrructurados
que,
su
usceptibles de represen
ntación gráfica, sirvan
pa
ara distingu
uir en el mercado
m
pro
oductos o
se
ervicios, a fin
n de que el consumidor
c
o usuario
medio
m
los identifique, valore, diferencie,
d
se
eleccione y adquiera sin
n riesgo de confusión
o error acerca del orig
gen o la ca
alidad del
s
Estte artículo hace una
prroducto o servicio.
en
numeración enunciativa
a de los sig
gnos que
pu
ueden consstituir marc
cas, por lo
o que el
Trribunal dice
e que “Esta
a enumeraciión cubre
lo
os signos de
enominativo
os, gráficos y mixtos,
pe
ero también
n los tridime
ensionales, así como
lo
os sonoros y olfativoss, lo que revela el
prropósito de extender el alcance de la noción
de
e marca”. (P
Proceso 92-IIP-2004, pub
blicado en
la
a G.O.A.C. Nº.
N 1121 dell 28 de setiembre de
20
004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTU
UAL”).
El requisito de percepttibilidad, qu
ue estaba
ex
xpresamente
e establecido en la Deccisión 344,
se
e encuentra
a implícitam
mente contenido en
es
sta definició
ón toda vezz que, un signo para
qu
ue pueda ser captad
do y apreciado es
ne
ecesario qu
ue pase a ser una impresión
material
m
iden
ntificable a fin de que
e, al ser
ap
prehendido por med
dios senso
oriales y
as
similado po
or la intelige
encia, pene
etre en la
mente
m
de los consumidorres o usuarios. Sobre
la
a perceptibilidad, José Manuel
M
Oterro Lastres
diice: “(…) es
s un acierto
o del artícullo 134 no
29/11/2013
3 75 de 92
exigir expresame
ente el re
equisito de
e la
ptibilidad’, porque ya esstá implícito en el
‘percep
propio concepto de marcca como bien
erial en el pri
rincipal de su
us requisitoss que
inmate
es la aptitud distiintiva” (Oterro Lastres, José
el, Régimen de Marcass en la Deccisión
Manue
486 de
el Acuerdo de Cartagen
na (sic). Re
evista
Jurídic
ca del Perú. Junio, 2001, p. 132).
La sus
sceptibilidad
d de repressentación grráfica
juntam
mente con la distintividad
d, constituye
en los
requisiitos expressamente exigidos po
or la
norma comunitaria
a.
La susceptibilid
s
dad de representa
ación
gráfica
a, es la aptitu
ud que tiene
e un signo de
e ser
descritto o reproducido en pala
abras, imáge
enes,
fórmula
as u otros soportes, es decir, en algo
percep
ptible para ser captado
o por el pú
úblico
consum
midor.
La dis
stintividad, es la capacidad que ttiene
un sig
gno para iindividualiza
ar, identifica
ar y
diferen
nciar en el mercado lo
os producto
os o
servicios, haciendo
o posible qu
ue el consum
midor
eleccione. Es
E considerada
o usuario los se
q debe re
eunir
como característicca esencial que
er registrado
o como marrca y
todo signo para se
upuesto indispensable para
constittuye el presu
que ésta
é
cumpla
a su funció
ón principall de
identificar e indicar el origen empresarial
e
y en
y,
so incluso, la calidad del producto o
su cas
servicio, sin rie
esgo de confusión y/o
asociación.
a distintivida
ad, si
En cuanto al requisito de la
e
artículo con rela
ación a lo que
bien este
dispon
nía el artículo 81 de la Decisión 34
44 no
hace expresa m
mención a la “suficie
ente”
p
efectoss de
distintividad, sin embargo para
o del signo
o, de confo
ormidad co
on el
registro
literal a)
a del artícullo 135 de la Decisión 48
86 se
exige que
q “(…) el signo debe
erá ser apto para
identifiicar y distiinguir en el
e mercado
o los
producctos
o
servicios
producidoss
o
comerc
rcializados p
por una pe
ersona de otros
idénticcos o similarres, con el objeto
o
de qu
ue el
consum
midor o usu
uario los vallore, diferencie y
GACET
TA OFICIAL
L
se
eleccione, sin
s riesgo de
d confusió
ón y/o de
as
sociación en
n torno a su origen emp
presarial o
a su calidad (…) esta exigencia
e
se
e expresa
ambién a través de la prohibición
p
ta
co
ontemplada en el artícu
ulo 135, litera
al b, de la
Decisión
D
en referencia, según la cual no
po
odrán registrarse como
o marcas lo
os signos
qu
ue carezcan
n de distintiv
vidad”. (Procceso 205IP
P-2005, pub
blicado en la
a G.O.A.C. Nº. 1333,
de
el 25 de ab
bril de 2006
6, caso: “FO
ORMA DE
UNA BOTA Y SUS SUEL
LAS”).
Se reconoce tanto una capacidad distintiva
ntrínseca” como
c
una capacidad distintiva
“in
“e
extrínseca”, la primera se
s refiere a la aptitud
in
ndividualizad
dora del sig
gno, mientra
as que la
se
egunda se refiere a su no confu
undibilidad
co
on otros sign
nos.
La
a marca salvaguarda ta
anto el interrés de su
tittular al confe
erirle un derrecho exclussivo sobre
ell signo distin
ntivo, como el interés general de
lo
os consumidores o usua
arios, garanttizándoles
ell origen y la calidad de los pro
oductos o
se
ervicios, evittando el riesgo de conffusión y/o
de
e asociación, tornando
o así transp
parente el
mercado.
m
Es importantte advertir que el literral a) del
arrtículo 135 de la Deccisión 486, eleva a
ca
ausal absolu
uta de irregistrabilidad la falta de
allguno de los requisitos
s que se de
esprenden
de
el artículo 134
1
de la misma
m
norm
mativa, es
de
ecir, que un
n signo es irregistrable si carece
de
e
los
requisitos
de
disstintividad,
su
usceptibilida
ad de repre
esentación gráfica o
pe
erceptibilidad.
Asimismo, se
e debe tene
er en cuentta que la
fa
alta de dis
stintividad está
e
consag
grada de
manera
m
inde
ependiente como ca
ausal de
nu
ulidad absoluta en el arttículo 135 litteral b) de
la
a Decisión 486. Se reconoce
r
ta
anto una
ca
apacidad distintiva “intrínseca” co
omo una
ca
apacidad dis
stintiva “extrrínseca”, como ya se
in
ndicó.
En consecue
encia, el Jue
ez Consulta
ante debe
nalizar en el presente
e caso, si el signo
an
CRYSTAL GLOSSY
G
(de
enominativo)), cumple
29/11/2013
3 76 de 92
con lo
os requisito
os del artícculo 134 de
d la
Decisió
ón 486 de la
a Comisión de
d la Comun
nidad
Andina
a, y si no sse encuentrra dentro de
e las
causales de irregistrabilidad previstas en
n los
os 135 y 136
6 de la referrida Decisión
n.
artículo
2. Irregistrab
bilidad porr identidad
d o
similitud de signos. Riesgo de
confusión y/o asocia
ación. Similitud
gráfica, fonética e ideológ
gica.
Reglas pa
ara efectuarr el cotejo entre
e
signos.
En virrtud a que en el proc
ceso interno
o se
debate
e si el signo solicittado CRYS
STAL
GLOSS
SY (denominativo) es confundible
e con
las ma
arcas registtradas CRIS
STAL (mixtas y
denom
minativa), el Tribunal con
nsidera oporrtuno
referirs
se al tema.
Las prohibicioness contenidass en el arttículo
de
la
Decisión
486
busscan,
136
mentalmente
e, precautelar el interés de
fundam
tercero
os. En efecto
o, conforme
e a lo previstto en
el literral a) del re
eferido artícu
ulo 136, no
o son
registra
ables como marcas loss signos que
e, en
el uso
o comercial, afecten ind
debidamente
e los
derech
hos de terce
eros, especiialmente cua
ando
sean idénticos o se asemeje
en a una marca
m
ormente so
olicitada pa
ara registro
o o
anterio
registra
ada para los mismo
os servicio
os o
producctos, o pa
ara producttos o servvicios
respeccto de los ccuales el uso de la marca
m
pueda causar un riesgo de confusión
c
y//o de
asociación.
Los signos
s
distin
ntivos en el mercado
o se
expone
en a diverssos factoress de riesgo
o; la
doctrin
na tradiciona
almente se ha
h referido a dos
clases de riesgoss: al de co
onfusión y al
a de
a lista se
e ha
asociación. Actualmente, la
extend
dido y se ha
an clasificad
do otros tipo
os de
riesgos
s, con el objjetivo de prrotegerlos se
egún
su grad
do de notoriedad.
Sobre el riesgo
o de confusión y/o de
asociación, el Trribunal ha manifestado lo
siguien
nte:
GACET
TA OFICIAL
L
“El riesg
go de confu
usión es la posibilidad
p
de que
e el consum
midor al ad
dquirir un
producto
o piense que
q
está ad
dquiriendo
otro (co
onfusión dirrecta), o qu
ue piense
que diccho produccto tiene un
u origen
empresa
arial diferen
nte al que realmente
posee (cconfusión in
ndirecta).
El riesgo de asocia
ación es la posibilidad
p
e el consu
umidor, que
e aunque
de que
diferenccie las marccas en confflicto y el
origen empresaria
al del prod
ducto, al
q
el prod
ductor de
adquirirllo piense que
dicho producto
p
y otra empres
sa tienen
una rela
ación o vinculación eco
onómica”.
(Proceso 70-IP-200
08, publicad
do en la
C. N°. 1648 del 21 de agosto
a
de
G.O.A.C
2008, marca:
m
SHER
RATON).
En este sentido, el Tribunal considera que no
s necesario
o que el signo
s
solicitado para
es
re
egistro induzzca a error a los consumidores,
sino que es suficiente
s
la existencia del
d riesgo
e confusión
n y/o de as
sociación, tanto
t
con
de
re
elación al signo com
mo respecto a los
prroductos o servicios
s
que amparan, para que
se
e configure la irregisttrabilidad, de
d donde
re
esulta que el
e hecho de
e que los signos
s
en
cu
uestión amp
paren produ
uctos o serv
vicios que
pe
ertenezcan a diferentess clases, no garantiza
po
or sí la ause
encia de rie
esgo de conffusión y/o
as
sociación, toda vez que dentro
o de los
prroductos o servicios contempla
ados en
diiferentes clases
c
pued
de darse conexión
co
ompetitiva y en con
nsecuencia, producir
rie
esgo de con
nfusión y/o de
d asociació
ón y como
ta
al constituirse
e en causal de irregistra
abilidad.
El Tribunal ha
a sostenido que “La con
nfusión en
materia
m
marccaria, se re
efiere a la falta de
cllaridad para poder elegiir un bien de
e otro, a la
qu
ue puedan ser inducid
dos los conssumidores
po
or no exisstir en el signo la capacidad
c
su
uficiente parra ser distinttivo”. (Proce
eso 85-IP20
004, publica
ado en la G..O.A.C. Nº. 1124, de
4 de octubre de 200
04, marca: DIUSED
EANS).
JE
29/11/2013
3 77 de 92
Hay riesgo de
e confusió
ón cuando
o el
midor o usu
uario medio no distingue en
consum
el mercado el origen empresa
arial del prod
ducto
m
o servvicio identificcado por un signo de modo
que pu
udiera atribu
uir, por la fa
alsa aprecia
ación
de la realidad, a dos productos o servvicios
s le ofreccen un orig
gen empressarial
que se
común
n al extremo
o que, si exxiste identidad o
semeja
anza entre
e el signo pendiente
e de
registro
o y la marca registra
ada o un signo
s
previam
mente solicitado para registro, surrgiría
el ries
sgo de que
e el consum
midor o usuario
relacio
one y confu
unda aquel signo con esta
marca o con el sig
gno previame
ente solicitad
do.
d
la existencia del riesgo
o de
Para determinar
confus
sión será necesario ve
erificar si existe
e
identid
dad o seme
ejanza entre
e los signoss en
disputa
a, tanto entre sí como en relación
n con
los prroductos o servicios distinguidos
d
por
ellos, y conside
erar la sittuación de los
midores o u
usuarios, la cual variarrá en
consum
función
n de los prod
ductos o serrvicios de qu
ue se
trate, independienttemente de la clase a la
a que
os productos
s o servicios..
pertenezcan dicho
b
a jurisprudencia emitida
e
por este
Con base
Tribunal, los supuestos que pueden
p
dar lugar
usión entre varios sign
nos y
al riesgo de confu
os o servicio
os que cada
a una
entre los producto
os ampara, sserían los siiguientes: (i)) que
de ello
exista identidad entre los sign
nos en dispu
uta y
én entre lo
os productos o servvicios
tambié
distinguidos por elllos; (ii) o ide
entidad entrre los
signoss y semejan
nza entre los
l
producto
os o
servicios; (iii) o se
emejanza en
ntre los sign
nos e
dad entre loss productos y servicios; (iv) o
identid
semeja
anza entre
e aquellos
s y tam
mbién
semeja
anza entre é
éstos.
El Trribunal ha diferencia
ado entre: “la
‘semejjanza’ y la ‘‘identidad’, ya
y que la siimple
semeja
anza presup
pone que entre
e
los obj
bjetos
que se
e comparan existen elem
mentos comunes
pero coexistiendo
c
o con otros
s aparentem
mente
diferen
nciadores, produciéndo
p
se por tantto la
confun
ndibilidad. E
En cambio, entre marccas o
signoss idénticos,, se sup
pone que nos
enconttramos ante
e lo mismo
o, sin difere
encia
GACET
TA OFICIAL
L
allguna entre
e los signo
os”. (Processo 82-IP20
002, publica
ado en la G.O
O.A.C. Nº. 891,
8
de 29
de
e enero de 2003,
2
marca
a: CHIP’S).
El Tribunal observa que la determin
nación del
rie
esgo de confusión y/o de asociación
a
co
orresponde a una dec
cisión del fu
uncionario
ad
dministrativo
o o, en su ca
aso, del juzg
gador, con
ba
ase a princip
pios y reglas que la docctrina y la
ju
urisprudencia
a han sugerrido a los efectos
e
de
prrecisar el gra
ado de conffundibilidad, la que va
de
el extremo de
d identidad al de semejanza.
En ese sen
ntido, se busca
b
evitar que el
onsumidor asocie
a
el orig
gen de un producto
p
o
co
se
ervicio a otrro de origen empresaria
al distinto,
ya
a que con la
a sola posibilidad del su
urgimiento
de
e dicho riesgo de
e asociacción, los
em
mpresarios se
s beneficia
arían sobre la
a base de
la
a actividad ajjena.
Respecto
R
a los ámbitos
s de la con
nfusión el
Trribunal, tam
mbién, ha se
entado los siguientes
s
crriterios: “El primero, la confusión visual, la
cu
ual radica en poner de maniffiesto los
as
spectos orto
ográficos, los
s meramentte gráficos
y los de forrma. El se
egundo, la confusión
uditiva, en
n donde juega un
n papel
au
de
eterminante,, la perce
epción son
nora que
pu
ueda tener el consum
midor respeccto de la
de
enominación
n aunque en alguno
os casos
viistas desde
e una persp
pectiva gráffica sean
diiferentes, auditivamente
e la idea es de la
misma
m
denom
minación o marca. Ell tercer y
úlltimo criterio
o, es la conffusión ideoló
ógica, que
co
onlleva a la persona a relacionar el
e signo o
de
enominación
n con el co
ontenido o significado
s
re
eal del mism
mo, o mejor, en este pu
unto no se
tie
ene en cue
enta los asspectos matteriales o
au
uditivos, sino
s
que se atiend
de a la
co
omprensión,, o al signifiicado que co
ontiene la
ex
xpresión, ya
a sea deno
ominativa o gráfica”.
(P
Proceso 76-IP-2004, publicado en la
G.O.A.C.
G
Nº.. 1114, de 7 de setie
embre de
20
004, haciendo referenccia al Proce
eso 13-IP97
7, publicado
o en la G.O.A
A.C. Nº. 329
9, de 9 de
marzo
m
de 199
98, marca: DERMALEX)
D
).
29/11/2013
3 78 de 92
En con
nsecuencia el Tribunal, con base en
e la
doctrin
na, ha seña
alado que para valora
ar la
similitu
ud marcaria y el riesgo de confusió
ón es
necesa
ario conside
erar, los siguientes tipo
os de
similitu
ud:
La sim
militud orto
ográfica se presenta por la
coincid
dencia de letras en lo
os segmento
os a
compa
ararse, toda vez que el orden de tales
letras, su longitud,, o la identidad de sus ra
aíces
minaciones, p
pudieran aumentar el riesgo
o term
de con
nfusión.
La sim
militud fonética se da entre
e
signoss que
al ser pronunciado
os tienen un
n sonido sim
milar.
eterminación de tal sim
militud depe
ende,
La de
entre otros
o
eleme
entos, de la identidad en
e la
sílaba tónica o de la coinciden
ncia en las ra
aíces
Sin embargo
o, deben tom
marse
o terminaciones. S
enta las parrticularidadess de cada caso,
c
en cue
pues la percepció
ón por los consumidore
c
es de
ntegran los signos, all ser
las lettras que in
pronun
nciadas, variará según
n su estructura
gráfica
a y fonética.
La similitud ide
eológica se
e produce entre
e
signoss que evoca
an la misma
a o similar idea,
que de
eriva del m
mismo contenido o pare
ecido
concep
ptual de loss signos. Po
or tanto, cuando
los sig
gnos represe
entan o evo
ocan una m
misma
cosa, característtica o ide
ea, se esstaría
endo al con
nsumidor distinguir una
a de
impidie
otra.
Reglas
s para efec
ctuar el co
otejo de sig
gnos
distinttivos.
A obje
eto de facilittar a la Auttoridad Naccional
Compe
etente el e
estudio sob
bre la supu
uesta
confus
sión entre los signos en conflicto
o, es
necesa
ario tomar en cuentta los critterios
elabora
ados por los tratadistas Carlos
Fernán
ndez-Novoa y Pedro Bre
euer Moreno
o que
han sid
do recogidoss de manera
a reiterada por
p la
jurispru
udencia de este Tribuna
al y que, son los
siguien
ntes:
1. La confu
usión resulta
a de la impre
esión
de conjunto desp
pertada porr los signoss, es
GACET
TA OFICIAL
L
de
ecir que deb
be examinarrse la totalid
dad de los
ellementos que
e integran a cada uno de
e ellos, sin
de
escomponerr, y menos aún
a alterar, su unidad
fo
onética y grá
áfica, ya qu
ue “debe ev
vitarse por
to
odos los medios la disección de las
de
enominacion
nes compara
adas, en suss diversos
ellementos integrantes”.
i
(Fernánde
ez-Novoa,
Carlos. Funda
amentos de Derecho de
e Marcas,
p 215).
Ed. Montecorrvo S.A., Madrid 1984, p.
2. En el examen de registrab
bilidad las
marcas
m
debe
en ser exa
aminadas en
e forma
su
ucesiva y no
o simultánea
a, de tal ma
anera que
en
n la comparración de loss signos con
nfrontados
de
ebe predominar el método de cotejo
su
ucesivo, exccluyendo el análisis simultáneo,
en
n atención a que éste último
ú
no lo realiza el
co
onsumidor o usuario com
mún.
3. Deben ser tenidas en cuenta las
se
emejanzas y no las differencias qu
ue existan
en
ntre los sign
nos, ya que la similitud generada
en
ntre ellos se
s desprend
de de los elementos
e
se
emejantes o de la semejante dispo
osición de
lo
os mismos, y no de loss elementoss distintos
qu
ue aparezca
an en el conjjunto marcarrio.
4. Quiien aprecie la semejanzza deberá
co
olocarse en
e
el luga
ar del co
onsumidor
prresunto, tom
mando en cu
uenta la natu
uraleza de
lo
os productos
s o servicios
s identificado
os por los
signos en disputa. (Bre
euer Moreno
o, Pedro,
M
de Fá
ábrica y de Comercio,
C
Trratado de Marcas
Ed. Robis, Bu
uenos Aires, pp. 351 y s.s.).
s
q haga el Juez consu
ultante, es
En el cotejo que
ecesario detterminar los diferentes modos
m
en
ne
qu
ue pueden asemejarse
a
los signos en
e disputa
e identificar la posible existencia o no de
e
los signos
s
en
similitud o identidad, entre
onflicto. Además,
A
s
se
recomie
enda al
co
co
onsultante la importanc
cia de dete
erminar la
po
osible existtencia o no
o de una confusión
id
deológica.
29/11/2013
3 79 de 92
Comparac
ción
en
ntre
denominattivos y mixttos.
sig
gnos
El Trribunal inte
erpretará el tema de
e la
referen
ncia en razó
ón a que el signo soliccitado
CRYST
TAL GLOSS
SY es deno
ominativo y que
los sig
gnos sobre la base de
e los cuales se
presen
nta la op
posición so
on
CRIS
STAL
denom
minativos y m
mixtos.
s denomina
ativos.
Signos
Los signos denom
minativos lla
amados tam
mbién
ales o verb
bales, utilizzan expresiones
nomina
acústic
cas o fonétticas, forma
ados por un
na o
varias letras, palab
bras o núme
eros, individual o
ntamente esttructurados, que integra
an un
conjun
conjun
nto o un todo
o pronunciab
ble y que pueden
o no te
ener significa
ado concepttual. Este tip
po de
signoss se subdivid
den en: sug
gestivos que
e son
los qu
ue tienen una connota
ación conceptual
que ev
voca ciertass cualidades o funcioness del
produccto identifica
ado por el sig
gno; y arbitrrarios
que no
o manifiesta
an conexión alguna entrre su
significcado y la naturaleza
a, cualidade
es y
funcion
nes del prod
ducto que va
a a identificar.
Dentro
o de los sign
nos denomin
nativos están los
signoss denominattivos compu
uestos, que son
aquello
os que se componen de dos o más
palabra
as. Al re
especto, el Tribunal ha
estable
ecido que: “N
No existe prrohibición alg
guna
para que
q
los signos a regisstrarse adop
pten,
entre otros, cualq
quiera de estas
e
formass: se
ongan de un
na palabra compuesta,
c
compo
o de
dos o más palabras, con o sin significa
ación
ptual, con o sin el acom
mpañamientto de
concep
un gráfico
g
(...))”. (Processo 13-IP-2
2001,
publica
ado en la G
G.O.A.C. N°° 677, de 13 de
junio de
d 2001, marrca: BOLIN BOLA).
Signos
s mixtos.
3. Clase
es
entre
de sig
gnos. Com
mparación
signos
denom
minativos.
Los signos
s
mixttos se com
mponen de
e un
elemen
nto denom
minativo (u
una o vvarias
palabra
as) y un ele
emento gráfico (una o vvarias
GACET
TA OFICIAL
L
im
mágenes). La comb
binación de estos
ellementos al ser aprecia
ados en su
u conjunto
prroduce en el
e consumidor una idea
a sobre el
signo que le
e permite diferenciarlo
o de los
emás existentes en el mercado.
m
Sin
n embargo
de
all efectuar el cotejo de estos
e
signoss se debe
id
dentificar cuá
ál de estos elementos prevalece
y tiene mayyor influencia en la mente
m
del
onsumidor, si
s el denominativo o el gráfico.
g
co
So
obre el tema
a la jurisprud
dencia dice: “La marca
mixta
m
es una unidad, en la
a cual se ha solicitado
ell registro de
el elemento nominativo
o como el
grráfico, como
o uno solo. Cuando se otorga el
re
egistro de la marca mixta
ta se la prote
ege en su
in
ntegridad y no
n a sus elem
mentos por separado”.
s
(P
Proceso 55-IP-2002, pub
blicado en la
a G.O.A.C.
Nº. 821 del 1 de agossto de 2002, diseño
ndustrial: BUR
RBUJA video
os 2000).
in
n entre sign
nos denomiinativos.
Comparación
En
la
comparación
entre
signos
enominativo
os, sean sim
mples o com
mpuestos,
de
ell Tribunal ha
h manifesttado que lo
os signos
de
eben ser ob
bservados en
e conjunto y con la
to
otalidad de lo
os elemento
os que lo inte
egran, sin
de
escomponerr su unidad
d fonética y gráfica,
te
eniendo en cuenta
c
la tottalidad de la
as sílabas
y letras que
e forman lo
os vocablos
s de las
marcas
m
en pugna,
p
sin perjuicio
p
de destacar
aq
quellos ele
ementos do
otados de especial
efficacia diferrenciadora, atribuyendo menos
va
alor a los que
q
ofrezca
an disminuyyan dicha
fu
unción. Para
a realizar estta labor, se considera
qu
ue el Jue
ez Consulttante debe
erá tener
prresente que:
e considera
arán semeja
antes las
1. Se
ma
arcas comparadas cu
uando la
sílaba tónica de
d las mism
mas ocupa
la misma pos
sición y es idéntica
i
o
mu
uy difícil de distinguir.
d
2. La
a sucesión de
d las voca
ales en el
miismo orden habla a favor de la
marcas
de
las
se
emejanza
co
omparadas porque
p
la sucesión de
vo
ocales asum
me una im
mportancia
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3 80 de 92
decisiva
a para fijar la sonorida
ad de
una den
nominación..
3. En el análisis de
d
las ma
arcas
denomiinativas hay
y que trata
ar de
encontrrar la dimensión más
de
caracte
erística
las
denomiinaciones confrontadas
c
s: la
dimenssión que con
n mayor fuerrza y
profund
didad penettra en la mente
m
del con
nsumidor y determina,
d
p lo
por
mismo, la impresió
ón general que la
denomiinación va a suscitar en los
consum
midores.
s es atribu
ución
El examen de los signos
ministrador o juez nacio
onal,
exclusiva del adm
c
quiene
es deben ap
plicar los crite
erios
en su caso,
elabora
ados por la doctrina y recogidos por la
jurispru
udencia
a
para
comunitaria
la
compa
aración de to
odo tipo de marcas.
m
El Trib
bunal ha resaltado que cuando
c
un signo
s
está co
ompuesto p
por una pala
abra y se so
olicita
su reg
gistro, entre los signos ya registrad
dos y
el req
querido parra registro,, puede existir
e
confus
sión dependiendo de las
s terminacio
ones,
númerro de vocale
es, sufijos, prefijos,
p
etc., por
no hab
ber elementos diferenciadores en dicha
d
expressión, siempre
e en el entendido de que los
producctos a cubrrirse sean los mismoss. Al
cotejarr dos marcas den
nominativas,, el
examin
nador deberá someterlas a las re
eglas
para la
l compara
ación marca
aria, y presstará
especial atención al criterio que señala que
q a
gnos se les observará a través de
e una
los sig
visión de conju
unto, sin fraccionar sus
ntos.
elemen
d
vos
Comparación enttre signos denominativ
y mixttos.
Cuand
do el Juezz Consulta
ante realice
e el
exame
en de regisstrabilidad entre un signo
s
denom
minativo y un signo mixtos, de
eberá
identificar cuál de los elementos, el
minativo o e
el gráfico prrevalece y tiene
t
denom
mayor influencia e
en la mente del consum
midor.
erado que: “L
La doctrina se
s ha
El Tribunal ha reite
GACET
TA OFICIAL
L
in
nclinado a considerar
c
que, en ge
eneral, el
ellemento denominativo de la marrca mixta
su
uele
ser
caracteríístico
o
el
más
de
eterminante,, teniendo en cuenta la fuerza
ex
xpresiva pro
opia de las palabras,
p
lass que por
de
efinición son
n pronunciab
bles, lo que no obsta
pa
ara que en algunos ca
asos se le reconozca
r
prrioridad al elemento gráfico,
g
teniendo en
cu
uenta su tam
maño, color y colocación
n, que en
un
n momento dado pued
den ser defin
nitivos. El
ellemento grráfico suelle ser de
e mayor
im
mportancia cuando
c
es figurativo
f
o evocador
de
e
conceptos, que
cuando consiste
siimplemente en un dibujo abstracto”.
a
(P
Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C.
Nº. 410, de 24 de febre
ero de 1999
9, marca:
C.A.S.A. (mixxta)).
o que, “en
En efecto, el Tribunal ha manifestado
e una marca
a mixta hay
y que fijar
ell análisis de
cu
uál es la diimensión má
ás caracteríística que
de
etermina la
a impresión
n general que (…)
su
uscita en el
e consumid
dor (…) deb
biendo el
ex
xaminador esforzarse por encon
ntrar esa
diimensión, la
l
que co
on mayor fuerza y
prrofundidad penetra en la me
ente del
co
onsumidor y que, por lo
o mismo, dettermina la
im
mpresión ge
eneral que el signo mixto va a
su
uscitar en los
l
consum
midores”. (Fe
ernándezNovoa, Carlo
os, “Fundamentos de De
erecho de
Marcas”,
M
Ediitorial Montecorvo S.A
A., Madrid
19
984, p. 237 a 239).
En el caso
o concreto, cuando el Juez
Consultante realice el correspondiente
xamen
de
e
registrab
bilidad
de
el
signo
ex
de
enominativo
o que cue
ente, en su
s
parte
de
enominativa
a, con elem
mentos com
mpuestos,
so
olicitado, co
omo marca habrá de examinar
es
specialmente la relevan
ncia y distinttividad de
lo
os vocablos que la confforman, esto
o es, si el
signo solicita
ado a regis
stro tiene capacidad
c
e
uno o más
diistintiva por sí mismo, existiendo
vo
ocablos que
e doten al signo de “la suficiente
ca
arga semán
ntica que permita
p
una
a eficacia
pa
articularizad
dora que con
nduzca a ide
entificar el
orrigen emprresarial”. (P
Proceso 13
3-IP-2001,
pu
ublicado en la G.O.A.C
C. Nº. 677, de 13 de
ju
unio de 2001, marca: “BO
OLIN BOLA””).
29/11/2013
3 81 de 92
Por tanto, el signo
o denomina
ativo que cuente,
ás, con una
a denomina
ación compu
uesta
ademá
será registrable en el cas
so, de que
e se
ntre integrad
do por uno o más voca
ablos
encuen
que lo
o doten porr sí mismo de distintivvidad
suficiente y, de ser el caso, sie
empre que e
estos
n le otorgu
uen distintivvidad
vocablos también
erceros.
suficiente frente a signos de te
erios el Juez
Con base a estos crite
erá identifica
ar cuál de estos
e
Consultante debe
ntos preva
alece en la mente del
elemen
consum
midor y pro
oceder a su
u cotejo a fin de
determ
minar el riesg
go de confussión, conform
me a
los criterios
c
con
ntenidos en la pressente
interpre
etación. En e
el caso de que en uno de
d los
signos prevalezca el elemento
o gráfico y en
e el
á, en
otro el denominativvo o viceverrsa no habrá
or el
principio, riesgo de confusión. Si po
mento
contrarrio, en el signo mixxto el elem
predom
minante resu
ulta ser el gráfico,
g
el cotejo
c
habrá de
d hacerse a partir de lo
os rasgos, dib
bujos
e imágenes de cada uno de ellos, o del
pto que evvoca en cada
c
caso este
concep
elemen
nto. Y si en
n ambos ca
asos el elem
mento
determ
minante es el denomin
nativo. El cotejo
c
deberá
á realizarse
e siguiendo las reglass de
compa
aración entre
e signos deno
ominativos arriba
a
descrittos.
4. La
marca
notoriam
mente
conociida, su prrotección y su
prueba
a.
Se intterpretará el tema en razón a qu
ue el
tercero
o interesad
do socieda
ad UNIÓN DE
CERVECERÍAS PERUANAS
S BACKUS
S Y
STON S.A
A.A. manifiesta que sus
JOHNS
marcass CRISTAL
L (denomina
ativas y mixtas)
son no
otoriamente conocidas.
c
La Decisión 486 en
e su artícu
ulo 224 entie
ende
s
distintivo notoriam
mente conocido a
como signo
aquel que sea reconocido
o como tal en
uier País Miembro por el se
ector
cualqu
pertine
ente, indepe
endientemen
nte de la ma
anera
o el medio
m
por el cual se hubiese hecho
GACET
TA OFICIAL
L
co
onocido. En la marca notoriamente
n
conocida
co
onvergen su
s
difusión entre el público
co
onsumidor del
d producto
o o servicio al que la
marca
m
se refie
ere provenie
ente del uso
o intensivo
de
e la misma y su consigu
uiente reconocimiento
de
entro de lo
os círculos interesado
os por la
ca
alidad de los productos
s o servicios
s que ella
am
mpara, ya que
q ningún consumidor
c
recordará
nii difundirá el conocim
miento de la marca
cu
uando los productos o servicios por ella
prrotegidos no
o satisfagan
n las necesid
dades del
co
onsumidor,
comprad
dor
o
usuario,
re
espectivame
ente.
El artículo 22
28 de la missma Decisió
ón analiza
ores que se
e deberán tomar en
allgunos facto
cu
uenta para determinar la notoriedad de un
signo, tales como
c
el gra
ado de conocimiento
ntre los mie
embros del sector perttinente, la
en
ex
xtensión ge
eográfica de
d su utilización y
prromoción de
entro o fuerra de cualq
quier País
Miembro,
M
el valor
v
de la inversión ya sea para
prromoverla
a
promo
over
el
o
para
es
stablecimien
nto, activid
dad, productos o
se
ervicios a los que ap
plique, las cifras de
ve
entas y de ingresos de
d la empre
esa titular
ta
anto en el plano intern
nacional com
mo en el
País Miemb
bro donde se prete
enda su
d, el valor
prrotección, el grado de distintividad
co
ontable del signo
s
como activo emprresarial, el
vo
olumen de pedidos
p
de personas
p
intteresadas
en
n obtener un
na franquicia
a o licencia del signo
en
n determina
ado territorio, la existtencia de
ac
ctividades significativa
as de fa
abricación,
co
ompras o almacenamie
ento por el titular del
signo en el País miemb
bro, los asp
pectos de
omercio intternacional y la exisstencia y
co
an
ntigüedad de
e cualquier registro o so
olicitud de
re
egistro del signo disstintivo en el País
Miembro
M
o en el extranjero, influyen
de
ecisivamente
e para que ésta adquiera el
ca
arácter de notoria,
n
ya que así el co
onsumidor
re
econocerá y asignará dicha cara
acterística
de
ebido al esffuerzo que el
e titular de la misma
re
ealice para elevarla
e
de la categoría de marca
co
omún u ordin
naria al statu
us de notoria
a.
Este Tribunall caracteriza
a a la marc
ca notoria
omo aquella
a que reúne la calidad de ser
co
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3 82 de 92
conocid
da por una
a colectivida
ad de indiviiduos
pertene
ecientes a un determinado grupo
o de
consum
midores o ussuarios del tipo de bien
nes o
de serv
vicios a los que les es aplicable,
a
po
orque
se en
ncuentra am
mpliamente difundida entre
dicho grupo.
Asimismo el Tribunal ha
estado “(…) lla protección
n especial qu
ue se
manife
otorga a la marca
a notoriame
ente conocid
da se
de –caso de
e haber ries
sgo de confu
fusión
extiend
por siimilitud con
n un signo
o pendiente
e de
registro
o- con indep
pendencia de
d la clase a que
pertene
ezca el prod
ducto de qu
ue se trate y del
territori
rio en que ha
aya sido reg
gistrada, pue
es se
busca prevenir el a
aprovechamiiento indebid
do de
utación de la marca no
otoria, así como
c
la repu
impediir el perjuiciio que el re
egistro del signo
s
similarr pudiera cau
usar a la fue
erza distintiva
aoa
utación de aquélla”. (Proceso
(
14
43-IPla repu
2004, publicado en
n la G.O.A.C
C. Nº. 1147, de 3
diciembre
de
2
2004,
marca:
de
TO+GRÁFICA
A).
BONIT
La nottoriedad de la marca no se presume,
debe ser
s probada, por quien alega ese esttatus.
Al respecto, el Tribunal
T
reco
ogiendo critterios
narios, ha
sentado
la siguiente
doctrin
jurispru
udencia:
a
concep
pción
“En
la
protecc
cionista de la marca no
otoria, ésta tiene
esa cllasificación para efecto
os de otorrgarle
otros derechos
d
qu
ue no los tie
enen las ma
arcas
comun
nes, pero eso no significa
s
que
e la
notorie
edad surja de
e la marca por
p sí sola, o que
para su
s reconocim
miento legall no tengan que
probarrse las circu
unstancias que precisam
mente
han da
ado a la marrca ese statu
us”. (Proceso
o 08IP-95, publicado en
n la G.O.A.C
C. Nº. 231, de
d 17
ubre 1996, marca:
m
LISTE
ER).
de octu
or su parte el literral h) del arrtículo 136 de
d la
ón 486 proh
híbe el regis
stro como marca
m
Decisió
de un signo que reproduzca, imite, tradu
uzca,
gno notoriam
mente
translitere o transccriba un sig
do cuyo titular sea
a un terrcero,
conocid
cualesquiera que
e sean loss producto
os o
os a los que se aplique el
e signo, es d
decir,
servicio
por fue
era de la especialidad
e
cuando su uso
pueda causar un riesgo de confusión o de
ovechamiento
o injusto del
asociación, apro
GACET
TA OFICIAL
L
prrestigio del signo o la dilución
d
de su fuerza
diistintiva o de su valor com
mercial.
Con el objjeto de proteger
p
loss signos
diistintivos según su grad
do de notorriedad, se
ha
an clasificad
do y diferen
nciado diverrsos tipos
de
e riesgos, a saber: riessgo de conffusión, de
as
sociación, de dilución y de uso para
asitario. Al
re
especto, el
e
Tribunal Comunittario ha
ex
xpresado en
e
reiterada jurisprud
dencia lo
siguiente:
ón es la posiibilidad de
“El riesgo de confusió
n producto
que el consumidor all adquirir un
piense que está adquirien
ndo otro
n directa), o que pie
ense que
(confusión
dicho prod
ducto tiene un
u origen em
mpresarial
diferente al que realmente
e posee
n indirecta).
(confusión
El riesgo de asociac
ción es la posibilidad
p
midor, que aunque
de que el consum
e las marca
as en confl
flicto y el
diferencie
origen empresarial
e
del prod
ducto, al
adquirirlo piense que el productorr de dicho
producto y otra empresa tie
enen una
n económica
a.
relación o vinculación
El riesgo de dilución es la posib
bilidad de
so de otros
s signos id
dénticos o
que el us
similares cause el debilitamien
nto de la
c
d
distintiva
que
e el signo
altísima capacidad
notoriame
ente conocid
do ha gana
ado en el
mercado, aunque se
e use para productos
p
n grado de conexidad
c
que no tengan ningún
ue ampara el
e signo noto
oriamente
con los qu
conocido””.
e uso parasittario es la
Y, por último, el riesgo de
osibilidad de
e que un co
ompetidor parasitario
p
po
se
e aproveche
e injustamente del prestigio de los
signos notorriamente co
onocidos, aunque la
cción se rea
alice sobre productos
p
o servicios
ac
qu
ue no tengan ningún grado de conexidad
c
co
on los que ampara ell signo noto
oriamente
co
onocido”.
(PROCES
SO
109
9-IP-2007,
pu
ublicado en la G.O.A.C
C. Nº. 1581,, de 4 de
fe
ebrero de 2008Marca
mixta: LOMA´S.
Sentencia de 4 de diciem
mbre de 2007
7).
29/11/2013
3 83 de 92
La norrmativa com
munitaria pre
evé que el ttitular
de un signo distin
ntivo notoria
amente cono
ocido
nte la auto
oridad naccional
podrá acudir an
etente para prohibir su uso a terce
eros.
compe
Ademá
ás, el titula
ar de un signo distintivo
notoria
amente conocido pod
drá impedir a
tercero
os realizar los actos indicados e
en el
artículo
o 155 de la
a Decisión 486, éstos son:
“(…) los
l
actos d
de aplicar o colocar dicho
d
signo, o un signo idéntico o semejante,
s
s
sobre
producctos para los cuale
es haya sido
registra
rado, o sobrre los enva
ases, envolturas,
embala
ajes o aco
ondicionamiientos de tales
producctos (literal a), así co
omo suprim
mir o
modificcar la marrca con fin
nes comercciales
sobre los producto
os ya nomb
brados (litera
al b);
e fabricar, comercializ
izar o dete
entar
los de
etiquettas, envase
es, envoltura
as, embalajjes u
otros
materialess que
r
reproduzcan
n
o
ngan la marcca (literal c)), los de usa
ar en
conten
el com
mercio un ssigno idénticco o semejjante
respeccto de cu
ualesquiera productoss o
serviciios, caso qu
ue tal uso pu
udiera causa
ar un
riesgo de confusió
ón o de asocciación (litera
al d);
n signo idénttico o
los de usar en el ccomercio un
arca notoriamente cono
ocida
similarr a una ma
respeccto de cu
ualesquiera productoss o
serviciios, cuando
o esto pud
diese causar un
engaño
o económicco o comerrcial injusto
o por
razón de una dilu
ución de la fuerza distiintiva
p
e un
(literal e); y, los de usar públicamente
m
signo idéntico o similar a una marca
amente con
nocida, aún para finess no
notoria
comerc
rciales, cua
ando ello pudiese
p
ca
ausar
dilución de la fu
uerza distinttiva o del valor
rcial o publiicitario de la marca; o un
comerc
aprove
echamiento injusto de
e su presstigio
(literal f).
mbargo, esta
as prohibicio
ones no imp
piden
Sin em
a los terceros el
e uso de la marca para
a o indica
ar la
anunciiar, ofrecerr en venta
existen
ncia o disp
ponibilidad de
d producto
os o
serviciios legítima
amente marrcados, o para
indicarr la compa
atibilidad o adecuación
n de
piezass de reca
ambio o de accessorios
utilizab
bles con lo
os producto
os de la marca
m
registra
rada, siemprre que tal usso sea de buena
GACET
TA OFICIAL
L
fe
e, se lleve a cabo con
c
el prop
pósito de
in
nformar al público,
p
y no
o sea susce
eptible de
in
nducirlo a confusión sobre el
e origen
em
mpresarial de tales prroductos o servicios
(a
artículo 157)). Asimismo,, las prohibiiciones no
im
mpiden a los
l
terceross realizar actos de
co
omercio sob
bre los produ
uctos amparados por
la
a marca, des
spués de ha
aber sido inttroducidos
en
n el comerccio de cualqu
uier país po
or el titular
de
el registro, o por ottra persona
a con el
co
onsentimiento del tiitular, o vinculada
ec
conómicame
ente a él, en
e particula
ar cuando
lo
os productos
s, y sus env
vases o emb
balajes de
co
ontacto
directo,
d
no
o
hayan
sufrido
modificación,
m
alteración o deterioro
o (artículo
15
58)”. (Proce
eso 149-IP-2
2007, publica
ado en la
G.O.A.C.
G
Nº. 1586, de 15
5 de febrero
o de 2008,
ca
aso: compettencia deslea
al).
El Tribunal co
onsidera que
e “Dentro de
el conflicto
uscitado en
ntre una marca
m
noto
oriamente
su
co
onocida y una marca
a común, el punto
es
sencial radicca en determ
minar el mo
omento en
qu
ue la marcca notoriamente conoccida debe
te
ener tal calid
dad a fin, o bien
b
de impu
ugnar con
ellla un regiistro o bien
n para hacer valer
prreferenteme
ente los dere
echos que confiere
c
la
no
orma cuand
do se ha re
egistrado un
na marca
(…
…)”. (Procceso 17-IP-9
96, publicado en la
G.O.A.C.
G
Nº 253,
2
de 7 de
e marzo de 1997).
1
El juez nacio
onal deberá analizar la
a dosis de
prrestigio de la que goza un signo y proceder
en
n consecuen
ncia, tal com
mo se podría
a dar en el
ca
aso de es
star en co
onflicto dos signos
no
otoriamente conocidos, teniendo en
e cuenta
all sector perttinente y la
a circunscrip
pción a su
prropio mercado, dentro del
d cual ha alcanzado
a
su
u grado de notoriedad.
n
En todo casso deberá
prrobarse algu
uno o algun
nos de los riesgos a
lo
os que pued
den estar expuestas la
as marcas
no
otorias, es decir, no basta
b
con probar la
no
otoriedad de
d la marc
ca para ottorgar su
prrotección más
m
allá de
d los principios de
te
erritorialidad y de espe
ecialidad, sin
no que se
de
eberá proba
ar también el
e riesgo o lo
os riesgos
de
e dilución, uso
u
parasita
ario o asociiación, ya
an
nalizados.
29/11/2013
3 84 de 92
De no
o probarse la notorieda
ad de la marca
m
oposito
ora, el juezz procederá
á a analiza
ar la
conexión competittiva.
5. Signos
s
conformados
por
palabra
as descriptivas y sig
gnos
descrip
ptivos.
El Trib
bunal aborda
ará el tema en virtud a que
en el proceso
p
inte
erno se debate acerca de
d si
el sig
gno solicita
ado a regiistro CRYS
STAL
GLOSS
SY (denominativo) es un signo
s
descrip
ptivo o está
á compuestto por pala
abras
descrip
ptivas para distinguir productos
p
d la
de
Clase 3.
Al resp
pecto, la norrma comunitaria y calificada
doctrin
na han ma
anifestado respecto a los
signoss descriptivvos o co
onformados por
palabra
as descriptivas, que so
on aquellos que
informa
an a los co
onsumidoress exclusivam
mente
lo con
ncerniente a las caractterísticas de
e los
producctos o de los servicio
os que buscan
identificar.
respecto,
adista
Al
el
trata
ndez-Novoa señala que el signo
s
Fernán
descrip
ptivo debe tener la virtualidad
d de
comun
nicar
las
(calidad,
caracteríssticas
cantida
ad, destino, etc.) a una persona qu
ue no
conoce
e el producto
o o servicio.
Siguiendo los crite
erios de Jorrge Otamend
di, el
o o el conformado
c
signo descriptivo
por
as descrip
ptivas no tiene p
poder
palabra
identificatorio, toda
a vez que se
s confunde
e con
e va a iden
ntificar, sea un produccto o
lo que
servicio o cualesq
quiera de sus propiedad
des o
erísticas. De
e ello se com
mprende porr qué
caracte
el litera
al e) del artícculo 135 de la Decisión 486,
estable
ece la irreg
gistrabilidad de los signos
descrip
ptivos, invollucrando en
n esa excep
pción
al reg
gistro marca
ario, entre otros, los que
design
nen exclusivamente la calidad, la
cantida
ad, el destin
no, el valor, la procede
encia
geográ
áfica, la épo
oca de producción u otros
o
datos característiccos o inform
maciones de
e los
os servicios
s, puesto qu
ue si
producctos o de lo
tales característiccas son comunes
c
a los
producctos o serrvicios el signo no será
distintivo y, en co
onsecuencia
a, no podrá
á ser
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/2013
3 85 de 92
re
egistrado. Se
S incluye en esta causal
c
de
irrregistrabilida
ad las exp
presiones la
audatorias
re
eferidas a esos
e
produc
ctos o servvicios. La
de
escriptividad
d
de
u
un
signo
surge
prrincipalmentte de la re
elación directa entre
és
ste y los productos
p
o servicios para los
cu
uales está destinado
d
a identificar. Un signo
se
erá descriptiivo en relación directa con
c dichos
prroductos o servicios, mas
m
no con
n todo el
un
niverso de productos
p
o servicios.
s
El Trib
bunal manifiiesta que al crear un signo
s
distintivo se puede
e hacer uso de toda classe de
as,
prefijo
os,
sufijos,
raíces
palabra
o
termina
aciones de uso comú
ún, los que
e no
pueden ser objeto de mono
opolio o dom
minio
uto de perso
ona alguna, por lo que su
absolu
titular no está a
amparado por
p
la ley para
oponerse a que terceros los utilicen, en
nación de ottros elemen
ntos en el diseño
combin
de sign
nos marcario
os.
El Tribunal con base en la docctrina, ha
ostenido qu
ue uno de los métod
dos para
so
de
eterminar si
s un signo
o es descriiptivo, es
fo
ormularse la pregunta
a “¿cómo es?” el
prroducto o se
ervicio que se
s pretende registrar,
“(...) de tal manera que
q
si la respuesta
spontáneam
mente sumin
nistrada -por ejemplo
es
po
or un consu
umidor medio
o- es igual a la de la
de
esignación de
d ese prod
ducto, habrá lugar a
es
stablecer la
a naturaleza descriptivva de la
de
enominación
n”.
(Procceso
27
7-IP-2001,
G.O.A.C.
G
Nº.. 686 del 10
1 de julio de 2001,
marca:
m
“MIGA
ALLETITA”, citando al Proceso
P
3IP
P-95, marca
a: “CONCEN
NTRADOS Y JUGOS
DE FRUTAS TUTTI-FRU
UTTI S.A.”, publicado
n la G.O.A.C
C. Nº. 189 de 15 de se
eptiembre
en
de
e 1995).
Al efectuar el exa
amen comp
parativo en esta
ben tomarse
e en
clase de marcass, no deb
a las partícculas o pa
alabras de uso
cuenta
genera
al o común, a efectos de
d determinar si
existe confusión; ésta es un
na excepció
ón al
pio de que el cotejo de las
l marcas debe
d
princip
realiza
arse atendiendo a una simple
s
visión de
los sig
gnos que se
e enfrentan, donde el todo
prevale
ece sobre sus compo
onentes. E
En el
caso de
d las parttículas o palabras de uso
común
n, la distin
ntividad se busca en
n el
elemen
nto diferente
e que integra
a el signo y e
en la
condicción de signo de fantassía del conjjunto
marcarrio. Por lo tanto, el signo descriptivo o formado
or palabras descriptivass es registrrable si el
po
co
onjunto ma
arcario es distintivo. De esta
manera
m
el jue
ez consultan
nte debe esttablecer si
ell signo soliicitado es descriptivo o en su
co
onjunto es distintivo
d
para
a el tipo de productos
qu
ue se desea
a registrar.
6. Ex
xpresiones de uso com
mún en la
signos
co
onformación
n
de
ma
arcarios. Marca débil.
El Tribunal in
nterpretará el
e tema en razón
r
a la
osibilidad de que el
e signo solicitado
po
CRYSTAL GL
LOSSY (den
nominativo) contenga
xpresiones de
d uso comú
ún como CR
RYSTAL o
ex
GLOSSY.
G
La exxclusividad del uso, que
q
confierre el
derech
ho obtenido a través del registro
o de
marcas
s, descarta que partícu
ulas o palabras,
prefijos
s o sufijoss, comunes
s, necesario
os o
usuales que perte
enecen al dominio púb
blico,
n ser utilizad
dos únicame
ente por un titular
t
puedan
marcarrio, porque a
al ser esos vocablos
v
usu
uales,
no se puede imped
dir que el pú
úblico en general
los siiga utilizand
do, hacerlo
o constituirá
á el
monop
polio del uso
o de partícula
as necesaria
as en
beneficcio de unos p
pocos.
Tambié
én, la jurisp
prudencia de este Tribunal,
ha reite
erado que u
una marca qu
ue contenga
a una
partícu
ula o una p
palabra de uso común
n no
puede impedir su
u inclusión en marcass de
os y fundar,, en esa sola circunsta
ancia,
tercero
la exiistencia de
e confundib
bilidad, ya que
entoncces se estarría otorgando a su titula
ar un
privileg
gio inusitado
o sobre un elemento
e
de
e uso
genera
al o necesario. El titula
ar de una marca
m
con un
n elemento de uso co
omún sabe que
tendrá que coexisttir con las marcas
m
anterriores
GACET
TA OFICIAL
L
y con las que
e se han de solicitar en el futuro.
mente, tendrrá efectos
Esta realidad, necesariam
obre el crite
erio que se aplique en el cotejo,
so
po
or ello se ha dicho que
e esos elem
mentos de
us
so común so
on necesaria
amente débiles y que
lo
os cotejos entre
e
marcass que los contengan
c
de
eben
serr
efectuad
dos
con
criterio
be
enevolente. (Proceso 39-IP-2003,
3
publicado
en
n la G.O.A.C. Nº. 965,, de 8 de agosto
a
de
20
003, marca: & MIXTA).
Marca
M
débil.
El signo registrado como marca es
usceptible de
d convertirrse en débil cuando
su
allguno de loss elementos que lo integ
gran es de
ca
arácter gen
nérico, con
ntiene parttículas o
pa
alabras de uso
u común, o evoca una
a cualidad
de
el producto o servicio, deviniendo la marca
en
n débil frentte a otras que
q
también
n incluyan
un
no de tales elementos o cualidades
s que, por
su
u naturalezza, no admiten
a
ap
propiación
ex
xclusiva.
Al respecto, el Tribunal ha sosten
nido que:
“T
Todo signo registrado como marc
ca puede
ha
acerse débil en el mercado de pro
oductos o
se
ervicios de que
q se trate. En efecto, si uno de
lo
os elemento
os que integ
gran el sign
no es de
ca
arácter gené
érico o de usso común, o si evoca
un
na cualidad del productto o servicio
o, el signo
se
e hará déb
bil frente a otros que
e también
in
ncluyan uno de tales ele
ementos o cualidades
c
(…
…)”. (Proce
eso 99-IP--2004, de 22 de
se
eptiembre de
e 2004, pub
blicado en la G.O.A.C.
Nº. 1134, de 11 de noviembre
n
de 2004,
marca:
m
DIGIT
TAL SMOKIN
NG).
7. Pa
alabras en idioma extra
anjero en
la conforma
ación de signos
ma
arcarios.
El Tribunal in
nterpreta el tema en virtud
v
a la
eterminación
n de si el signo solicitado
de
CRYSTAL GLOSSY
G
(d
denominativo
o) es un
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3 86 de 92
signo en
e idioma exxtranjero o está
e
conform
mado
por palabras en idioma extranjjero.
e las palab
bras en idioma
Se prresume que
extranjjero y su significado
o no son de
conocimiento com
mún, por lo que, al fo
ormar
ndido para ser
parte de un signo preten
ado como marca, se
e las considera
registra
como signo de fantasía, procediendo
p
, en
conseccuencia, su registro.. Al respecto,
conform
me lo ha m
manifestado el Tribunal, “Las
denom
minaciones d
de fantasía (…) implica
an la
creació
ón de un vo
ocablo, el mismo
m
que puede
no ten
ner significad
do alguno. Es así que una
marca de fantasía gozará gen
neralmente d
de un
ntivo. Por lo tanto,
t
las ma
arcas
mayor poder distin
ntasía o caprrichosas porr ser elabora
ación
de fan
del ing
genio propio de sus titullares carece
en de
connottación
co
onceptual
o
signifiicado
idiomá
ático, de tal
t
manera
a que si una
denom
minación gené
érica va aco
ompañada de
e una
palabra
a de fantasíía, la posibillidad de que
e sea
admitid
do su registrro aumenta”. (Proceso 16-IP98, pu
ublicado en la G.O.A.C.. Nº. 398, de
d 10
de se
eptiembre de
d 1998, marca: SA
ALTIN
etiquetta).
Existen
n palabras e
extranjeras en que tantto su
conocimiento com
mo su significcado conceptual
o del
se han generalizzado y se han hecho
omprensión del público
o; en
conocimiento y co
c
cuand
do una palabra en idioma
este caso,
extranjjero que con
nforma un siigno marcarrio es
fácilme
ente recon
nocible enttre el pú
úblico
consum
midor o usuario, sea a causa de
e su
escritu
ura, pronuncciación o sig
gnificado, de
eberá
tenerse
e en cuenta
a que “el carrácter genérrico o
descrip
ptivo de una
a marca no está
e
referido a su
denom
minación en
n cualquie
er idioma. Sin
embarrgo, no pueden ser
s
registrradas
expressiones que a pesar de pertenecer a un
idioma
a extranjero, son de usso común en
n los
Paísess de la Comunidad
C
Andina, o son
compre
rensibles para el consu
umidor mediio de
esta subregión de
ebido a su raíz
r
común, a su
ud fonética o al hecho
o de haber sido
similitu
adopta
adas por un órgano oficcial de la len
ngua
GACET
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en
n cualquierra de los Países Miembros”.
M
(P
Proceso 16-IIP-98, ya cita
ado).
trata en
e efecto de un cas
so de cone
exión
compe
etitiva.
Al respecto, el Tribunal ha manifes
stado “No
se
erán registtrables dicchos signoss, si el
siignificado conceptual
c
de las pallabras en
id
dioma extrranjero se
e ha hecho del
co
onocimiento de la mayoría
m
del público
co
onsumidor o usuario y, si además
s, se trata
de
e vocablos genéricos,
g
d
descriptivos
o de uso
co
omún en relación
r
co
on los productos o
se
ervicios qu
ue se prretende id
dentificar”.
(P
Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de
20
012).
A sab
ber, el signo solicittado CRYS
STAL
GLOSS
SY (denominativo) disttingue produ
uctos
compre
endidos en la Clase 3, exclusivam
mente
“lápiz labial (só
ólido o lííquido); láp
pices
adores de llabios; rubo
or, brillo lab
bial y
delinea
humecctantes
labiales”
y
las
ma
arcas
registra
adas CRISTAL (de
enominativass y
mixtass) distinguen
n productos de la Clase
e 32,
especialmente “ce
ervezas”.
Fiinalmente, se
s ha recono
ocido la exisstencia de
ciertos vocablos de origen extranjero
o que “han
egado a se
er aceptados oficialmen
nte en el
lle
id
dioma local con
c acepción
n común eq
quivalente,
co
omo serían los italian
nismos, galiicismos o
an
nglicismos que
q
termina
an siendo prohijados
p
po
or los organ
nismos recto
ores del idioma en un
pa
aís dado”. (P
Proceso 3-IP
P-95, publiccado en la
G.O.A.C.
G
Nº. 189, de 10 de septie
embre de
19
995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS
DE FRUTAS TUTTI-FRU
UTTI).
Si el signo en
n idioma exttranjero se encuentra
e
in
ntegrado, en
ntre otros vocablos,
v
po
or una o
más
m palabras
s de uso com
mún, su presencia no
im
mpedirá el re
egistro de la
a denominacción, caso
qu
ue el conjun
nto del signo
o se halle prrovisto de
ottros elementos que lo doten
d
de disstintividad
su
uficiente.
8. Co
onexión com
mpetitiva.
Además de los criterrios referidos a la
co
omparación entre signos, es necesario tener
en
n cuenta los
s productos que
q distinguen dichos
signos a efe
ectos de establecer
e
la
a posible
onexión com
mpetitiva y en
e su caso aplicar
a
los
co
crriterios relaccionados co
on la mism
ma. En el
prresente casso, al referirse los signos
s
en
cu
uestión a productos
p
ub
bicados en diferente
Clase, el consultante de
eberá analizar si se
elación a lass consideracciones relativvas a
Con re
la con
nexión competitiva enttre producto
os o
servicios, la orie
entación jurrisprudencial de
T
con
n base en la
a doctrina se
eñala
este Tribunal,
que se
s han ela
aborado alg
gunas pauta
as o
criterio
os que pued
den conducir a estableccer o
fijar la
a similitud o la conex
xión compe
etitiva
entre los producctos o servicios que
e se
zan: (i) La in
nclusión de los producto
os o
sintetiz
servicio
os en una m
misma clase del nomencclátor;
(ii) Canales de co
omercializacción; (iii) Missmos
blicidad; (ivv) Relación
n o
medioss de pub
vincula
ación entre los productos o servicioss; (v)
Uso co
onjunto o co
omplementarrio de produ
uctos;
(vi) Pa
artes y accessorios; (vii) Mismo
M
génerro de
los prroductos; ((viii) Misma
a finalidad; (ix)
Interca
ambiabilidad de los produ
uctos o serviicios.
El Triibunal ha sostenido que: “en este
supues
sto, y a fin
n de verifica
ar la semejjanza
entre los productos en comparación
c
n, el
á de tomarr en cuenta
a, en
consulltante habrá
razón de la reg
gla de la especialidad
d, la
oductos en
n las
identifiicación de dichos pro
solicitu
udes corresspondientes y su ubica
ación
en el nomenclátor
n
r; además podrá
p
hacerr uso
de los criterios ela
aborados porr la doctrina para
ecer si existte o no cone
exión compe
etitiva
estable
entre el
e producto iidentificado en
e la solicitu
ud de
registro
ro del signo como marca
a y el ampa
arado
por la marca
m
ya re
egistrada o ya
y solicitada para
registro
ro. A objeto de precisarr que se tratta de
producctos semejan
ntes, respeccto de los cu
uales
el uso
o del signo pueda indu
ucir al públiico a
error, será necessario que los criterioss de
aplicables al caso, concu
urran
conexiión, de ser a
GACET
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L
en
n forma clarra y en grad
do suficiente,, toda vez
qu
ue ninguno de
d ellos bas
stará, por sí solo,
s
para
la
a consecució
ón del citado
o propósito”. (Proceso
67
7-IP-2002, marca:
m
“GOO
ODNITES”, publicado
en
n la G.O.A.C
C. N°. 871 de
el 11 de diciiembre de
20
002).
Debe conside
erar que, si bien el derrecho que
e constituye con el regis
stro de un sig
gno como
se
marca,
m
por virtud de
e la regla
a de la
es
specialidad, en principio cubre ún
nicamente
lo
os productos
s identificad
dos en la solicitud
s
y
ub
bicados en
n una de las clases de la
Clasificación Internacio
onal de Niza, la
ertenencia de
d dos prod
ductos a un
na misma
pe
clase no pru
ueba que sean semeja
antes, así
omo su pertenencia
p
a distintas clases
co
ta
ampoco prue
eba que sean diferentes.
Ta
ambién conssiderar la inte
ercambiabilid
dad, en el
se
entido de qu
ue los consu
umidores esttimen que
lo
os productos son sustituiibles entre sí
s para las
mismas
m
finalidades, y la
a complementariedad,
re
elativo al he
echo de qu
ue los conssumidores
ju
uzguen que los producto
os deben utilizarse en
co
onjunto, o que el uso de uno de ellos
prresupone el del otro, o que uno no puede
uttilizarse sin el
e otro.
Asimismo analizar si la conexión co
ompetitiva
po
odría surgir en el ámbito de los ca
anales de
co
omercializac
ción o distribución de los
prroductos, provenientes
p
s de la ide
entidad o
similitud en la
a utilización de
d medios de
d difusión
d. En tal sentido, si
s ambos
o publicidad
os medios
prroductos se difunden a través de lo
ge
enerales de
e publicidad
d (radio, televisión o
prrensa), cabe
e presumir que
q
la conexxión entre
elllos será mayor, mientras que si la difusión
d
se
re
ealiza a través de rev
vistas espec
cializadas,
co
omunicación
n directa, boletines
b
o mensajes
te
elefónicos, es
e de presu
umir que la conexión
se
erá menor.
Sobre este pa
articular, el Tribunal ha señalado
ue: “serán competitivam
c
mente conex
xos todos
qu
lo
os productos
s vendidos en estable
ecimientos
es
specializado
os o en pe
equeños lu
ugares de
ex
xpendio don
nde signos similares pu
ueden ser
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confun
ndidos cuan
ndo los pro
oductos gua
ardan
tambié
én relación
n, ya que
e en gra
andes
almace
enes en loss que se ve
enden al pú
úblico
una am
mplia gama de producto
os dispares, para
evalua
ar la cone
exión se hace
h
nece
esario
subdiv
vidirlos en lass diversas secciones qu
ue los
integra
an, e involuccrar en el análisis
a
aspe
ectos
tales como
c
la ide
entidad o diisparidad de
e los
canale
es de publiccidad”. (Procceso 50-IP-2
2001,
publica
ado en la G
G.O.A.C. Nºº. 739, de 4 de
diciembre de 2001, marca: ALL
LEGRA).
mente, deberá
á tomarse en cuenta la clase
c
Finalm
de co
onsumidor o usuario y su grado
o de
atenció
ón al momento de identtificar, difere
enciar
y selec
ccionar el prroducto. A ju
uicio del Trib
bunal,
“el con
nsumidor al que debe te
enerse en cu
uenta
para establecer
e
ell posible riessgo de confu
usión
entre dos
d marcas,, es el llama
ado ‘consum
midor
medio’ o sea el co
onsumidor co
omún y corrriente
ductos, en q
quien
de detterminada cllase de prod
debe suponerse un conoccimiento y una
percepción corrientes (...)”
capaciidad de p
(Proce
eso 09-IP-94
4, publicado
o en la G.O.A.C.
Nº. 18
80 de 10 de
d mayo de 1995, ma
arca:
DIDA)..
En con
nsecuencia el consultan
nte deberá tener
t
en cu
uenta en e
el presente caso que, de
acuerd
do a lo previsto en el arrtículo 136 literal
a) de la Decisión 486, tambié
én se encue
entra
prohibido el registrro del signo cuyo uso pueda
e ser
inducirr al público a error si, además de
idénticco o sem
mejante a una marca
m
anterio
ormente so
olicitada pa
ara registro
o o
registra
ada por un tercero, tien
ne por objetto un
produccto semejantte al ampara
ado por la marca
m
en referencia, sea que dichos produ
uctos
pertenezcan a la mism
ma clase del
nclátor o a clases disstintas, o se
s lo
nomen
asocia el productto a un orig
gen empressarial
distinto
o. Asimism
mo debe considerar
c
que,
cuando
o se dan los criterio
os de cone
exión
compe
etitiva, los mismos de
eberán apliccarse
cuando
o concurran
n en forma clara
c
y en g
grado
suficiente y no en forma aislad
da.
e
En virtud de lo antteriormente expuesto,
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3 89 de 92
EL TRIBUNA
AL DE JUST
TICIA DE LA
A
D ANDINA
COMUNIDAD
especial atención al criterio que señala que
q a
gnos se les observará a través de
e una
los sig
visión de conju
unto, sin fraccionar sus
ntos.
elemen
CONCLUYE:
El sig
gno denom
minativo que
e además sea
compu
uesto será re
egistrable en
n el caso, de
e que
se en
ncuentre integrado po
or uno o más
vocablos que lo doten porr sí mismo
o de
e ser el caso,
c
distintividad suficciente y, de
n le
siemprre que esstos vocabllos también
otorguen distintivvidad suficciente frentte a
signoss de terceross.
E Juez Cons
sultante debe analizar
PRIMERO: El
si
el
s
signo
CR
RYSTAL
GLOSSY
denominativo
o), cumple con
c
los requisitos de
(d
re
egistrabilidad
d establecidos en el arttículo 134
de
e la Decisión 486 de
e la Comisión de la
Comunidad Andina
A
y si
s no se encuentra
e
ncurso den
ntro de las causales de
in
irrregistrabilida
ad previstass en los artíc
culos 135
y 136 de la misma
m
Decisión.
SEGUNDO: No
N son regisstrables com
mo marcas
lo
os signos cuy
yo uso en el comercio afectara
a
el
de
erecho de un
u tercero y que, en rela
ación con
és
ste, el signo
o que se prretenda registrar, sea
id
déntico o se
s asemeje
e a una marca
m
ya
re
egistrada o a un signo
s
ante
eriormente
so
olicitado pa
ara registro
o o a un nombre
co
omercial protegido,
p
para los mismos
prroductos o servicios, o para pro
oductos o
se
ervicios resp
pecto de los
s cuales el uso de la
marca
m
pueda
a inducir al público a error, de
do
onde resulta
a que no es
e necesariio que el
signo solicita
ado para registro in
nduzca a
onfusión a los consum
midores sino
o que es
co
su
uficiente la existencia
e
de
el riesgo de confusión
y//o de asociación para que se configure la
prrohibición de
e irregistrabiilidad.
TE
ERCERO: Corresponde
C
e a la Administración
y, en su ca
aso, al Juzzgador determinar el
esgo de co
onfusión y/o
o de asocia
ación con
rie
ba
ase a principios y regla
as elaborad
dos por la
do
octrina y la jurispruden
ncia señalad
dos en la
prresente inte
erpretación prejudicial y que se
re
efieren básic
camente a la identida
ad o a la
se
emejanza que
q
pudiera
an existir entre los
signos y entre
e los producctos y/o servvicios que
es
stos ampara
an.
CUARTO: All cotejar ma
arcas denom
minativas,
ell examinado
or deberá so
ometerlas a las reglas
pa
ara la comp
paración marcaria descrritas en la
prresente inte
erpretación prejudicial,
p
y prestará
Al com
mparar un signo deno
ominativo y otro
signo mixto se d
determina que
q
si en éste
mina el elemento verbal, debe
d
predom
proced
derse al cote
ejo de los signos
s
aplica
ando
las re
eglas que para ese
e propósito
o ha
estable
ecido la docctrina; y, si por
p otro lado
o, en
el sign
no mixto pre
edomina el elemento
e
grráfico
frente al denomina
ativo, no hab
bría, en princcipio,
nfusión enttre los sig
gnos,
lugar a la con
ndo éstos co
oexistir pacíficamente e
en el
pudien
ámbito
o comercial.
El sign
no denomin
nativo que cuente,
c
además,
con una
u
denom
minación compuesta será
registra
able en el caso, de qu
ue se encue
entre
integra
ado por uno o más vocablos
v
qu
ue lo
doten por sí mism
mo de distinttividad suficiente
s el caso, siempre que
e estos voca
ablos
y, de ser
tambié
én le otorguen distintividad suficiente
frente a signos de terceros.
QUINT
TO:
En
los
sign
nos
distin
ntivos
notoria
amente cono
ocidos conve
ergen su difu
usión
entre el público consumidor
c
del produccto o
servicio al que el signo se reffiere proveniente
o intensivo d
del mismo y su consiguiente
del uso
recono
ocimiento dentro de
e los círcculos
interessados por la
a calidad de los producttos o
servicios que él ampara, ya que ningún
midor reco
ordará ni difundirá el
consum
conocimiento del signo cuand
do los produ
uctos
n satisfagan las
o servicios por él protegidos no
necesidades del consumidor, comprador o
o, respectiva
amente.
usuario
GACET
TA OFICIAL
L
La
a Decisión 486 establece una protección
p
más
m
amplia de los signos
s
noto
oriamente
co
onocidos, lo
o que impliica, por un
n lado, la
ru
uptura de los principio
os de esp
pecialidad,
te
erritorialidad y del uso real y efecttivo de la
marca
m
y, porr otro, la protección
p
contra
c
los
rie
esgos de confusión,
c
a
asociación,
d
dilución
y
de
el uso para
asitario, de conformida
ad con lo
ex
xpresado en
e
la pressente Interrpretación
Prejudicial.
ada de la
De no probarse la notorriedad alega
marca
m
opositora, el juez co
onsultante
prrocederá a analizar
a
la co
onexión com
mpetitiva.
SEXTO: Loss signos descriptivos
d
no son
re
egistrables
cuando
refieren
a
los
co
onsumidores
s
exclusivamente
en
lo
co
oncerniente
ades
o
a
las
propieda
ca
aracterística
as de los serrvicios que pretenden
p
am
mparar, salv
vo que esté
én acompañados de
un
no o varios elementos
e
que
q le proporcionen la
su
uficiente disttintividad.
Por lo tanto, el signo descriptivo o formado
or palabras descriptivass es registrrable si el
po
co
onjunto ma
arcario es distintivo. De esta
manera
m
el jue
ez consultan
nte debe esttablecer si
ell signo solicitado es descriptivo
o o está
do
otado de otros
o
eleme
entos que lo hagan
diistintivo.
SÉPTIMO:
S
U
Una
marca que conte
enga una
pa
alabra o un
na expresión
n de uso común
c
no
pu
uede imped
dir su inclu
usión en marcas
m
de
te
erceros y fundar, en essa sola circu
unstancia,
la
a existencia
a de confu
undibilidad, ya que
en
ntonces se estaría otorrgando a su titular un
prrivilegio inus
sitado sobre
e un elemento de uso
ge
eneral o necesario. El titular de una marca
co
on un elem
mento de usso común sabe
s
que
te
endrá que co
oexistir con las
l marcas anteriores
a
y con las que se han de solicitar
s
en el
e futuro.
sultante deb
berá determ
minar si el
El Juez cons
TAL GLOSS
SY (denomin
nativo) es
signo CRYST
e uso común en los pro
oductos de la Clase 3
de
de
e la Clasificación Intern
nacional de Niza, o si
es
stá conformado por palabras o expresiones
de
e uso comú
ún como CR
RYSTAL o GLOSSY
29/11/2013
3 90 de 92
para así proced
der al cottejo de signos
nformidad co
on lo expresado
distintivos, de con
p
providencia.
en la presente
El siigno regisstrado com
mo marca es
suscep
ptible de co
onvertirse en
e débil cua
ando
alguno
o de los elem
mentos que lo
l integran es
e de
carácte
er genérico
o, contiene
e partícula
as o
palabra
as de uso co
omún, o evo
oca una cua
alidad
del pro
oducto o se
ervicio, devin
niendo la marca
m
en déb
bil frente a otras que también incluyan
uno de
e tales elementos o cua
alidades que
e, por
su naturaleza, no admite
en apropia
ación
exclusiva.
OCTAV
VO: Se pre
esume que los signos que
contien
nen palabras en idioma
a extranjero y su
significcado no son de conoc
cimiento común,
por lo
o que, al fformar parte de un signo
s
solicita
ado para re
egistro como
o marca, se
e las
considera como d
de fantasía, procediendo
o, en
conseccuencia, su registro.
En el presente caso, el ju
uez consulttante
á determina
ar si el signo CRYS
STAL
deberá
GLOSS
SY
(deno
ominativo)
tendría
un
significcado
cono
ocido
porr
el
pú
úblico
consum
midor, aunq
que se trate de palabra
as en
idioma
a inglés.
NOVENO: Ademá
ás de los criterios
c
sobre la
compa
aración entre
e signos, ess necesario tener
t
en cue
enta los crriterios relaccionados co
on la
conexión competiitiva entre los
l
producto
os o
s
servicios. En el presente caso, el signo
ado para re
egistro distiingue produ
uctos
solicita
compre
endidos en la Clase 3,
3 especialm
mente
“lápiz labial (só
ólido o lííquido); láp
pices
adores de llabios; rubo
or, brillo lab
bial y
delinea
humecctantes lab
biales”, mie
entras que los
signoss sobre la ba
ase de los cu
uales se niega el
registro
o distinguen
n productos de la Clase
e 32,
especialmente “ce
ervezas”, po
or lo que el juez
erá analizarr si se trata
a en
consultante, debe
efecto de un caso de conexión competitivva en
misma Clase
e, sobre la base
producctos de la m
de los
s criterios señalados en la pressente
interprretación prejudicial.
GACET
TA OFICIAL
L
La
a Sala de Derecho
D
Co
onstitucionall y Social
Permanente de
d la Corte Suprema de Justicia
e la Repúbllica del Perrú, deberá adoptar
a
la
de
prresente intterpretación prejudiciall cuando
diicte sentenc
cia dentro de
el proceso in
nterno Nº.
07
76-2012, de
e conformidad con lo dispuesto
po
or el artículo
o 35 del Tra
atado de Cre
eación del
Trribunal de Justicia de la
a Comunidad Andina,
as
sí como darr cumplimien
nto a lo prevvisto en el
arrtículo 128, párrafo terccero, del Es
statuto del
Trribunal.
29/11/2013
3 91 de 92
NOTIF
FÍQUESE y remítase copia de
e la
presen
nte interpre
etación a la Secre
etaría
Genera
al de la C
Comunidad Andina
A
para
a su
publica
ación en la Gaceta Oficcial del Acu
uerdo
de Carrtagena.
aime Villarroel Ferrer
Carlos Ja
PRESIDENTE
E
ente Troya Jaramillo
J
José Vice
MA
AGISTRADO
O
Ricardo Vigil Tolledo
AGISTRADO
O
MA
Gusta
avo García Brito
B
SECRETARIO
O
GACET
TA OFICIAL
L
29/11/2013
3 92 de 92
Editada por la Secreta
aría General de la Co
omunidad Andina - Paseo de la República
a 3895 - Fax (51-1) 22
21-3329- Teléf. (51-1)) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perrú