Modelo acuerdo de licencia de explotación de la patente

CONTRATO DE LICENCIA
En Sevilla, a .. de …de 2015
REUNIDOS
De una parte: D. Ramón González Carvajal, con N.I.F.:27.308.977-L en nombre y
representación de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA -en adelante, US-, en calidad de Vicerrector
de Transferencia y Tecnología en virtud de las competencias que tiene atribuidas por los
Estatutos de la Universidad de Sevilla mediante Resolución Rectoral de 19 de marzo de 2012,
La entidad tiene su sede en el Pabellón de Brasil, Paseo de las Delicias s/n, Sevilla y
De otra parte:…., -en adelante, la Empresa-, con CIF número …….. y domicilio fiscal en
………….. e inscrita en ……………….. y en su nombre y representación, D. ……….., con DNI ……….,
en virtud de ………
Se reconocen ambas partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y
EXPONEN
I.
Como resultado de las investigaciones realizadas por el grupo de investigación
…………………. la US presenta con fecha …… de ……………….. de 201… la patente titulada
“……………………………….” (en adelante la Patente) y con fecha de concesión el…….. de
………… de 201……...
II.
Que La Empresa está interesada en explotar la mencionada patente y la US está
interesada en concederle la licencia de los derechos que le corresponden sobre la
misma.
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En consecuencia, ambas partes formalizan el presente contrato de licencia de acuerdo a las
siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato es establecer los términos de la licencia de los derechos de
explotación de la patente ……………….., titulada “…………………………” que le corresponden a la
US a favor de La Empresa, así como los términos y condiciones en los que se llevará a cabo
su desarrollo, validación, explotación y comercialización.
SEGUNDA. CONTENIDO DE LA LICENCIA
La US otorga a La Empresa una licencia exclusiva de explotación sobre la patente y el KnowHow necesario para explotar la tecnología descrita en la Patente, de acuerdo con las
condiciones que se establezcan en el presente contrato.
Sin perjuicio de lo anterior la Universidad de Sevilla conserva asimismo su derecho a utilizar
y poner en práctica libremente la patente sin fines comerciales, en el ámbito de sus
funciones y actividades de investigación, formación, docencia, y desarrollo científico y
tecnológico.
El presente contrato no incluye el Know-how de la Universidad en relación a los potenciales
perfeccionamientos o mejoras que, sobre la patente, puedan llevarse a cabo. La Empresa, de
estar interesado en este Know-how, deberá llevar a cabo acuerdos específicos para el
desarrollo de dichos perfeccionamientos y cuyas condiciones serán negociadas aparte.
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La Universidad de Sevilla informará a La Empresa de las posibles mejoras de la tecnología
asociada a la patente, de las que tenga conocimiento o bien desarrolle posteriormente a la
firma de este acuerdo de licencia. La Empresa adquiere el derecho a ser informado de tales
mejoras así como a obtener en primer lugar una licencia exclusiva de explotación de las
mismas en términos similares a los de este contrato.
TERCERA. ÁMBITO TERRITORIAL
El área geográfica respecto a la cual se concede los derechos de la licencia por parte de la US
es para todo el territorio en el que solicite la protección.
CUARTA. CESIÓN Y SUBLICENCIA
Este contrato no podrá ser objeto de cesión o subrogación por parte de La Empresa sin el
previo consentimiento por escrito de la US, cuyo consentimiento no será injustificadamente
denegado o retrasado.
Se otorga a La Empresa el derecho de conceder sublicencias previa autorización por escrito
de la US, de modo que:
-
La Empresa será responsable ante la US del pago de la retribución debida por el
sublicenciatario conforme a lo establecido en la Cláusula 6.2 y con independencia
de las condiciones económicas pactadas entre La Empresa y el sublicenciatario.
-
La Empresa deberá proporcionar a la Universidad una copia completa y firmada
de los contratos de sublicencia que haya convenido, en el plazo de 15 días a partir
de la fecha de la firma de dichos contratos.
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-
los sublicenciatarios deberán estar sometidos a las mismas obligaciones y
limitaciones (incluidas las de responsabilidad) que se presentan en el presente
acuerdo y,
-
en
todo
caso,
cualquier
acuerdo
de
sublicencia
deberá
terminar
automáticamente al término del presente contrato.
QUINTA. DURACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR
El presente contrato entrará en vigor en la fecha de firma y seguirá estando en vigor durante
toda la vida legal de la Patente licenciada.
SEXTA. CONDICIONES ECONÓMICAS
6.1. Pagos por la licencia
Como contraprestación por la licencia de los derechos de explotación objeto del presente
contrato, La Empresa abonará a la US, un canon fijo a la firma del presente contrato por
……€ y una regalía del ..% sobre el valor de las ventas anuales, directas o indirectas, de los
productos que incorporan la tecnología licenciada según se refleje en los datos de
facturación de dichos productos. Esta cantidad se verá incrementada por la tasa apropiada
de IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido).
Corresponde a la Empresa los gastos derivados de la solicitud y mantenimiento de los
derechos de la Patente objeto del presente Acuerdo.
6.2. Pagos por sublicencia
Cuando la Empresa sublicencie los derechos de explotación de la patente a terceros, estará
obligada a realizar el pago a la US de una regalía del ..% calculado sobre los ingresos por
sublicencia recibidos.
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El devengo de la retribución debida al Licenciante, en relación a los Pagos por licencia o
Pagos por sublicencia, comenzará a partir del día siguiente a la firma del presente contrato y
deberá efectuarse conforme a lo establecido en la Cláusula 7.
SÉPTIMA. FORMA DE PAGO
A efectos de materialización de los pagos estipulados en la cláusula sexta del presente contrato,
éstos deberán realizarse dentro del primer mes de cada año mediante ingreso o transferencia
bancaria a nombre de la Fundación para la Investigación de la Universidad de Sevilla – en
adelante FIUS- como entidad encomendada por la US para la gestión económica de todos los
contratos de licencia y explotación de resultados de investigación entre la US y terceras
entidades, en virtud del acuerdo firmado entre la US y FIUS el 13 de julio de 2011, previa
presentación de la correspondiente factura y mencionando como concepto “Pago de regalías
patente nº………………..”
OCTAVA. INFORMES Y AUDITORÍA
La Empresa informará a la US sobre la fecha de la primera venta relacionada con la patente
dentro de los treinta (30) días siguientes a su acontecimiento.
La Empresa remitirá a la US, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la finalización de
cada año natural, un informe financiero que contenga, al menos, la siguiente información:
a) la cantidad de ingresos por licencia / sublicencia recibidos por La Empresa, por la venta de
la patente,
b) la tipología de producto vendido, su valor unitario, el número de unidades vendidas, así
como el país en el que se ha realizado la venta, y
c) la cantidad de pagos debidos o, si esto no ha lugar, la certificación de que no se debe
ningún pago,
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Además, dicho Informe deberá ser certificado como correcto por un representante de La
Empresa y deberá incluir una lista detallada de todas las deducciones realizadas,
Todos los Informes serán tratados como confidenciales por la US excepto cuando sean
requeridos por Ley; sin embargo, la US se reserva el derecho de incluir en sus informes
anuales la cantidad de Pagos recibidos.
OCTAVA. Confidencialidad
El contenido de este contrato y de cualquier información relacionada con el mismo revelada
por una de las partes a la otra será considerada como información confidencial de la Parte
que realiza la comunicación y será preservada como tal información confidencial por la Parte
a la que se comunica.
La Empresa, durante la vigencia de este contrato, y en los diez (10) años siguientes a la
finalización del mismo, se obliga a no divulgar ni comunicar a terceros los conocimientos e
información técnica que, directa o indirectamente, con el presente contrato le haya sido
facilitada o se le pueda facilitar en el futuro, salvo que éstos gocen de una expresa aprobación
por escrito por la otra Parte.
La obligación de confidencialidad no se aplicará a informaciones o datos que pasen al
dominio público, que ya fueran conocidos por la otra parte cuando se realizó la
comunicación, o cuando su comunicación se deba a una obligación legal.
La Empresa no utilizará la información o fragmentos de ésta para fines distintos del
cumplimiento del objeto del contrato, ni dará a conocer ni será causa de que pueda existir
correlación entre la información técnica suministrada por la US y cualquier otra información
técnica que le suministren terceros.
NOVENA. RESPONSABILIDADES DE LA EXPLOTACIÓN
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LA EMPRESA asumirá frente a terceros todos los riesgos derivados de la fabricación,
explotación y comercialización de los productos que incorporen la tecnología licenciada,
resultando en consecuencia, indemne la Universidad de Sevilla de cualquier responsabilidad
o reclamación que pudiera derivarse de dicha fabricación, explotación o comercialización.
La Universidad no será responsable de daños y perjuicios de ningún tipo, incluyendo daños y
perjuicios económicos o daños a la propiedad y pérdidas de beneficios.
DÉCIMA. RESOLUCION DEL CONTRATO
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente contrato por
cualquiera de las Partes, faculta a la otra para resolver el mismo. Con carácter previo a la
resolución, la parte que quiera resolver deberá enviar una comunicación fehaciente a la otra
dándole un término no inferior a un (1) mes para subsanar el incumplimiento detectado,
advirtiendo de que en caso de que no se subsane el incumplimiento, se tendrá por resuelto
el contrato. La resolución por incumplimiento de la otra parte lleva aparejada la obligación
de indemnizar los daños y perjuicios.
La resolución del contrato no afecta a la subsistencia de la obligación de pago de regalías
devengadas.
En el plazo de tres (3) meses desde la Resolución del contrato, La Empresa enviará a la US un
Informe final, sobre las actividades desarrolladas, incluyendo el importe de las regalías
pendientes, que será abonado cuando corresponda de acuerdo con la cláusula sexta.
UNDÉCIMA. INTEGRIDAD DEL CONTRATO Y CLÁUSULA DE SALVAGUARDA
Cada una de las cláusulas del presente contrato debe ser interpretada separada e
independientemente de las demás. Si cualquiera de ellas pasare a ser inválida, ilegal o
inejecutable en virtud de alguna norma jurídica o fuera declarada nula o ineficaz por
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cualquier juzgado o autoridad administrativa, la nulidad o ineficacia de la misma no afectará
a las demás cláusulas, que conservarán su plena validez y eficacia. Las Partes contratantes
acuerdan sustituir la cláusula o cláusulas afectadas por otra u otras que tengan los efectos
correspondientes a los fines perseguidos por las partes en el presente contrato.
El presente contrato sólo podrá modificarse mediante acuerdo escrito de las partes.
DUODÉCIMA. JURISDICCIÓN
Las Partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda
surgir en el desarrollo del presente contrato.
En caso de conflicto se acuerda el sometimiento a los Tribunales de Sevilla, con renuncia
expresa a su propio fuero.
DECIMOTERCERA. ESCRITURA PÚBLICA
Este documento será elevado a escritura pública a petición de cualquiera de las partes
firmantes del mismo a su cargo, o cuando así lo requiera la legislación vigente.
DECIMOQUINTA. NOTIFICACIONES
Para todas aquellas notificaciones científico/técnicas relacionadas con la patente, éstas
deberán remitirse a:
Por la Universidad de Sevilla: Secretariado de Transferencia de Conocimiento y
Emprendimiento
Pabellón de Brasil. Paseo de las Delicias, s/n
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41013 Sevilla
Tel: 954 488118 Fax: 954 488117
E-mail: [email protected]
Por parte de LA EMPRESA:
E-mail:
El cambio en cualquiera de estos domicilios o de los interlocutores designados no producirá
efecto alguno en relación a este contrato, ni se tendrá por producido hasta que se haya
notificado el nuevo domicilio o designado el nuevo interlocutor a la otra parte.
Las partes efectuarán sus comunicaciones mediante correo certificado con acuse de recibo o
burofax.
Y en prueba de conformidad firman el presente contrato por duplicado en el lugar y fecha
arriba indicados.
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
LA EMPRESA
Fdo.: Ramón González Carvajal
Fdo.:
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