PROCESO 56-IP-99 - Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
PROCESO N° 56-IP-99
Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b) y
e), 102, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de
la República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera. Además, el Tribunal de oficio
procede a interpretar el literal h) del artículo 82 de la misma
Decisión. Marca “ORO SÓLIDO”. Expediente interno 5097.
Actor: Harinera del Valle S.A.
Magistrado Ponente: Dr. Gualberto Dávalos García.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Quito, 1º de marzo del 2000
VISTOS:
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, recurre a este Órgano Comunitario para que efectúe la
Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), e) y h) (sic), 102, 146 y 147
de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
La solicitud se plantea en virtud de que la Sociedad Harinera del Valle S.A, a través de
su apoderado ha recurrido ante el organismo consultante para que éste, en el proceso
interno No. 5097, declare la nulidad de la Resolución No. 324 de 16 de enero de 1997,
expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante la cual se declaran infundadas las observaciones que la
mencionada sociedad formuló contra la solicitud de la marca “Oro Sólido”, de la
Resolución No. 21797 de 22 de agosto de 1997, por la que la referida División, al
resolver el recurso de reposición confirmó la primera Resolución y la número 1420
expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que resolvió el
recurso de apelación interpuesto contra la citada Resolución No. 324 de 1997,
confirmándola.
Los hechos relevantes constantes en la demanda son:
1.– El 27 de Diciembre de 1989 se presenta la solicitud de registro de la marca ORO
SÓLIDO por parte de Guillermo Carvajal Zambrano, para distinguir productos
comprendidos en la clase 30 Internacional, la cual se tramitó bajo el expediente
92315144. La sociedad Harinera del Valle S.A. presenta observaciones al registro
de la marca con fundamento en ser titular de las marcas:
HAZ DE OROS (certificado 87334, clase 30 vigente hasta 21-04-2001)
AS DE OROS (certificado 166662, clase 30 vigente hasta 21-07-2004)
AS DE OROS (certificado 166663, clase 35 vigente hasta 21-07-2004)
AS DE OROS (certificado 164900, clase 29 vigente hasta 21-07-2004)
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Además dice ser prioritario solicitante de las siguientes marcas:
HAZ DE OROS (expediente 92.292444, clase 29)
HAZ DE OROS (expediente 92.292443, clase 30)
AS DE OROS (expediente 92.347457, clase 31)
DE OROS (expediente 92.291933, clase 29)
Finalmente las siguientes enseñas comerciales:
HAZ DE OROS (certificado 5863, actividad comercial y clase 29, 30, 31)
DE OROS (certificado 5861, actividad comercial y clase 29, 30, 31)
AS DE OROS (certificado 7298, actividad comercial y clase 29, 30, 31)
2.– La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
expidió la Resolución No. 324 de 16 de enero de 1997, mediante la cual se declaró
infundada la observación presentada por HARINERA DEL VALLE S.A. y se
concedió el registro de la marca ORO SÓLIDO, para distinguir productos
comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por
Guillermo Carvajal Zambrano.
3.– Contra la Resolución anotada se presenta los recursos de reposición y subsidiario
de apelación, en los cuales se señala que el signo ORO SÓLIDO es confundible
con los signos HAZ DE OROS, AS DE OROS y DE OROS, por lo cual no se puede
otorgar su registro para productos de la clase 30. Sobre el recurso de reposición se
pronunció el Jefe de la División de Signos Distintivos, confirmándola mediante
Resolución No. 21797 de agosto 22 de 1997. En igual sentido se pronuncia el
Superintendente Delegado para la propiedad industrial mediante Resolución No.
1420 de mayo 15 de 1998.
4.– Fundamenta su acción, en que el acto de la administración viola el artículo 81 de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la marca ORO
SÓLIDO carece de fuerza distintiva para identificar productos de la Clase 30 de la
Clasificación Internacional. Señala que la marca en disputa carece de distintividad,
ya que “Para que la marca que se pretende registrar sea considerada distintiva,
debe cumplir ciertas condiciones; en primer lugar se requiere que no corresponda a
un signo usual o genérico, para designar los productos o servicios que pretende
identificar. Por otra parte, la marca debe ser especial, es decir debe tener un alto
grado de originalidad para forzar la atención del público consumidor. Finalmente,
exige que la marca sea novedosa, es decir, que no se parezca a ninguna otra
previamente registrada para identificar productos o servicios idénticos o de similar
naturaleza, por tanto cuando la marca es confundible con otra u otras previamente
registradas, carece del requisito de distintividad y en consecuencia no puede ser
objeto de registro”.
5.– Además considera que se ha violado el artículo 83, literal a) de la misma Decisión,
ya que las marcas HAZ DE OROS y AS DE OROS son nominativas, lo que “exige a
la autoridad administrativa y/o judicial proteja a sus titulares contra terceros que
reproduzcan el signo DE OROS, o cualquier signo confundiblemente semejante con
el mismo, sólo o acompañado de otros elementos, para distinguir la misma clase de
productos o productos o servicios de similar naturaleza”. Señala que existe
identidad visual, gráfica, ortográfica y auditiva que presentan los signos en conflicto.
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6.– Se refiere al artículo 83 literal e), ya que la marca HAZ DE OROS “es la marca de
harina de trigo de más alta recordación publicitaria entre el público consumidor”;
que existe una gran difusión publicitaria de la marca; además menciona que la
marca se encuentra registrada desde 1976 y ha sido usada ininterrumpidamente
por la parte demandante. Esto “lleva a concluir que la marca HAZ DE OROS, de
acuerdo con los criterios señalados por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena, es una marca notoriamente conocida, por lo cual la Superintendencia
de industria y Comercio violó la disposición comunitaria señalada, al conceder el
registro de la marca ORO SÓLIDO, que de acuerdo con lo dicho anteriormente es
substancialmente similar a la marca notoria de mi mandante”. (resaltado del
original)
7.– Invoca además a los artículos 128 y 83 literal b) de la Decisión 344 del Acuerdo de
Cartagena que hacen referencia al nombre comercial, los cuales también se
encuentran protegidos por la legislación comunitaria, “tanto cuando no se encuentra
depositado o registrado, como en el evento de encontrarse depositado o
registrado”.
8.– Considera el actor en la demanda, que las Resoluciones impugnadas violan el
artículo 102, ya que el Estado no ha protegido la titularidad que tiene sobre las
marcas HAZ DE OROS, AS DE OROS y DE OROS.
9.– Finalmente se refiere al artículo 82 literal h) de la Decisión 344, afirmando que al
existir similitud entre la marca en disputa ORO SÓLIDO y las marcas y enseñas
comerciales propiedad del actor HAZ DE OROS, AS DE OROS y DE OROS,
pueden generar confusión en el público consumidor de tal clase de productos “que
es conocedor del prestigio, que en ámbito de la producción y comercialización de
productos alimenticios ostenta la sociedad HARINERA DEL VALLE S.A. No cabe
duda que dicho público consumidor creerá que es mi representada quien ofrece los
productos distinguidos con la marca ORO SÓLIDO”. (resaltado del original)
Por su parte la administración, al contestar la demanda manifiesta:
1.-
Que en las Resoluciones impugnadas no existe violación a las normas legales
contenidas en la Constitución Nacional, el Código Contencioso Administrativo y la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
2.-
Señala que del expediente 92-315.144 se demuestra que se ha cumplido con los
requisitos de la Decisión 344.
3.-
Sostiene que:
“Habida cuenta de que se presentaron observaciones u oposiciones dentro del
término establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la
oficina nacional competente como consecuencia de ello efectuó un estudio de fondo
del escrito de oposición y sobre la confundibilidad de las marcas ‘ORO SÓLIDO’
(nominativa) solicitadas por el señor GUILLERMO CARVAJAL SAMBRANO (sic) y
las marcas y enseñas comerciales fundamento de la oposición presentada por la
SOCIEDAD HARINERA DEL VALLE S.A., concluyendo que la solicitud de registro
de la marca ‘ORO SÓLIDO’ (nominativa) se ajustaba a las disposiciones legales
vigentes en materia marcaria especialmente la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, concediéndose en consecuencia el registro marcario,..., por
cuanto es novedosa, visible y distintiva”.
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Continúa la administración:
“Como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia y la doctrina son
materia de registro como marcas de fábrica o de servicios, los signos que
reúnan tres características que son: que sean novedosos, visibles y
suficientemente distintivos; la esencia de toda marca es su naturaleza
distintiva, su objetivo primordial es que identifique un producto o servicio y, que
permita tanto a los consumidores como a los empresarios identificar los
productos o servicios que se encuentran en el mercado”.
Señala que entre los signos confrontados no existe confundibilidad que induzca al
consumidor a engaño para escoger los productos, y finaliza:
“Puede concluirse entonces que efectuado el estudio de confundibilidad por
parte de la oficina nacional competente se concluyó acertadamente que entre
la marca solicitada ORO SÓLIDO y las marcas registradas por la SOCIEDAD
HARINERA DEL VALLE S.A., no existen semejanzas que induzcan al público
consumidor a error por lo que no está comprendida dentro de la causal de
irregistrabilidad comprendida dentro de la causal prevista en el artículo 83
literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.
(resaltado del original)
Finalmente la Resolución No. 324, expedida por la División de Signos Distintivos el 16 de
enero de 1997, se fundamenta en el siguiente considerando:
“SEGUNDO: Que el estudio de confundibilidad implica comparar las marcas
en su conjunto evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el
examinarlos en sus detalles. En opinión de este Despacho entre la expresión
que se pretende registrar como marca Nominativa ORO SÓLIDO (sic) y las
marcas en que se basan las observaciones HAZ DE OROS, AS DE OROS,
DE OROS y GOTA DE ORO (sic), a pesar de equiparar productos de la misma
clase y relacionadas. No existen semejanzas que puedan inducir al público a
error. Por consiguiente estas marcas no pueden coexistir en el mercado sin
generar confusión en el público consumidor. En consecuencia, la marca objeto
de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en
el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena”. Esta fue confirmada por la Resolución No. 21797 de 22 de agosto
de 1997. (Copia textual de la Resolución 324 del 16 de enero de 1997).
Cabe aclarar que al Tribunal causa extrañeza el contenido de este último texto transcrito,
de contradictoria elaboración, aspecto que por no ser de su competencia, no entra a
analizar, pero que se ve en la obligación de destacar.
En la Resolución 1420 de 15 de mayo de 1998, se manifiesta:
“En el caso en estudio la impresión de conjunto despertada por las marcas en
confrontación ORO SÓLIDO, HAZ DE OROS y DE ORO, examinadas de
manera sucesiva y teniendo en cuenta más que las diferencias las semejanzas
de los signos, no arroja confusión, por cuanto a pesar de compartir el término
ORO, conceptual, fonética y ortográficamente, son completamente diferentes.
En consecuencia estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar
confusión en el consumidor”.
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CONSIDERANDO:
1.-
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL:
Que el Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial
requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, de conformidad con los artículos 32 y siguientes del
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
2.-
NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE:
Que las normas del derecho comunitario que deben interpretarse son las siguientes:
Decisión 344:
“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles,
suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en
el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por
una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra”.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
“h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular
sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las
características o cualidades o la aptitud para el empleo de los
productos o servicios de que se trate; (de oficio).
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en
relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes
impedimentos:
“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al
público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
inducir al público a error;
“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de
acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros,
siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a
error;
“e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca
notoriamente conocida, independientemente de la clase de los
productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el
legítimo titular de la marca notoriamente conocida;”
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“Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de
la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.
“Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin
obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación
interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas
pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así
como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo
País Miembro.”
Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 constituyen compromisos que los Países
Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la
Decisión 311. Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni
aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.
Los compromisos sobre los que versan los ya mencionados artículos 146 y 147 son
obligaciones adquiridas por los Países cuyo cumplimiento estima este Tribunal que
deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de
protección de la propiedad industrial en la subregión “con miras a la consolidación de un
sistema de administración comunitaria”. Sinembargo este punto no está siendo objeto de
discusión en el presente caso.
3.-
Concepto de Marca
La marca es un signo que permite al industrial, al comerciante, o al agricultor distinguir los
productos de su industria, comercio o explotación agrícola.
“La marca se identifica con el producto que distingue y desde luego cuanto
mejor es la difusión y aceptación de este producto, mayor valor adquiere
aquella para su titular. Simultáneamente la marca sirve para propender a esa
difusión, que fácilmente es recordada por la clientela”. (Breuer Moreno citado
por Alejandro Ponce Martínez, en “Bases de la Propiedad Intelectual”,
Fundación Antonio Quevedo, pág.: 35)
Jorge Otamendi, define a la marca como:
“el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro... La marca
juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin
embargo nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o
servicios” (Derecho de Marcas, Ed. Abeledo Perrot, pág. 7), de esta definición
obtenemos una de las funciones más importantes que cumple una marca, que
es la distintiva, es decir la capacidad que tiene un signo de diferenciarse de
otro y el poder ser identificado fácilmente por los consumidores sin que exista
el peligro de que un consumidor adquiera un bien buscando adquirir otro.
“La definición de la marca va más allá de la mera denominación o nombre, en
tanto es definida como el signo característico con que el industrial, comerciante
o agricultor distingue sus productos. La marca, entonces, comprende toda una
gama de signos posibles con virtualidad distintiva”. (Sentencia de la Sala II, 5X- 1984 revista del Derecho Industrial, citada por Daniel Zuccherino en Marcas
y Patentes en el Gatt, pág.: 78)
-7-
Dentro de la Legislación comunitaria, el artículo 81 en su inciso segundo dispone que:
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el
mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una
persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra”.
En esta definición, resalta la función distintiva que debe cumplir todo signo para poder
ser considerado como marca, ya que es gracias a esta función que le está permitido
identificar a los productos o servicios de su titular frente a otros.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre el tema ha manifestado en el
Proceso 26-IP-96:
“Esta definición legal de la marca destaca como característica y como
función primigenia la distintividad. La marca tiene como función primordial la
de identificar productos o servicios. En este sentido, la marca no está
destinada exclusivamente a diferenciar los productos o servicios de una
empresa con los de otra (indicación de la procedencia empresarial). La
función distintiva de la marca va más allá de eso. En efecto, tal como
comenta Baylos Corroza ‘No es suficiente a este respecto decir que la marca
es un signo destinado a identificar productos o servicios de una empresa,
para diferenciarlos de los de otras. Como primera precisión hay que añadir
que la marca realiza, no una identificación que podría calificarse de
<numeral>. La marca señala al producto no como ese individuo concreto y
determinado que es, sino como un ejemplar más, de la clase de productos
que forman parte de todos los que vienen designados con la misma marca.
La percepción de la marca se constituye de este modo en un dato que, por sí
solo, afirma del objeto designado su pertenencia a una clase: la clase de
objetos que llevan esa marca. Es uno más entre ellos’ (Tratado de Derecho
Industrial, Segunda Edición, Editorial Civitas, Madrid, 1993, p. 817)”
(Proceso 26-IP-96, Marca: SEFRITA. Jurisprudencia de la Comunidad
Andina, Tomo VI, pág.: 308)
4.-
DISTINTIVIDAD
Como ya señalamos en el numeral anterior, la función fundamental de la marca es la de
la distintividad. Esta función es la razón de ser de una marca, ya que con ella se facilita la
libre circulación de mercaderías, porque el comerciante podrá vender libremente sus
productos o servicios sin riesgo de ver mermadas de una forma injusta sus ganancias al
existir la garantía de que su marca relacionada con ciertos bienes o servicios le pertenece
en exclusividad y sobre todo lo más importante, se protege al consumidor ya que
adquiere realmente lo que desea o necesita sin que pueda ser engañado por una marca
similar a la que él buscaba.
Se ha señalado con acierto, que un signo que carezca de distintividad, no podrá ser
registrado como marca, porque al ser confundible ocasiona problemas como los ya
señalados para los consumidores y para los vendedores ocasiona que el legítimo titular
de una marca pierda sus ganancias porque el consumidor adquirió un producto de su
competidor que usa una marca similar, y un riesgo latente de perder definitivamente a su
cliente si el producto adquirido por error es de mala calidad.
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Zuccherino, acepta que esta es la función primordial de la marca ya que:
“Carecería de sentido brindar protección a una marca si el signo de que se
trata carece de la posibilidad de cumplir con su propósito de identificar
mercaderías o servicios” y continúa el autor citando “La marca desempeña
‘una función preponderante en la sociedad, pues al distinguir determinados
artículos o productos, constituye a la vez un instrumento de protección, no sólo
para sus dueños sino también para los compradores, de modo tal que llega a
ser, en cierta manera, la base de un acuerdo tácito de lealtad comercial entre
industriales o comerciantes y consumidores. ‘...es también al mismo tiempo
una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, que
se asegura que le entreguen el producto que él quiere comprar; para el
fabricante que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y
de afirmar el valor de sus productos. Es la marca la que le da a la mercadería
su individualidad; ella permite reconocerla entre miles de otras análogas o
parecidas...’ ” (Ledesma Julio C. y Poullet Eugéne citados por Daniel
Zuccherino en Marcas y Patentes en el Gatt. Ed. Abeledo Perrot. Pág. 80-81).
5.– RIESGO DE CONFUSIÓN
La distintividad que tiene un signo, que como señalamos anteriormente, es la cualidad
esencial de la marca desaparece al existir el riesgo de confusión con otro signo. El
determinar la existencia del mismo es el trabajo más difícil y delicado que tiene que
efectuar el juzgador.
La confusión puede presentarse en varios niveles, debiendo el juez nacional determinar
si se presenta entre las marcas confrontadas, similitud fonética, ortográfica, semántica,
conceptual o gráfica, y de esta forma establecer si existe o no el “riesgo de confusión”
entre ellas.
Este Tribunal comunitario, ha expresado criterios generales que pueden guiar de una
manera correcta al juez nacional en la solución del caso en análisis. Así, en el Proceso
10-IP-98 del 19 de agosto de 1998, marca: "Gorro Cocinero y Estrellas con Banda
(Etiqueta)”), ha señalado:
“El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede
depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que
por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no
confusión.
“El cotejo marcario para esos efectos se basa en un análisis pormenorizado de
los campos en que las marcas pueden producir confusión como son el visual,
el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los
signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni
resquebrajando o mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una
unidad de hecho para el ingreso al registro.
“La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo,
que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud, ya sea de
palabras, frases, dibujos, etiquetas...
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“La confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una
fonética similar.
“La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo
contenido conceptual de las dos marcas o de la vocación que aquellas
produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el
signo no sea idéntico. En uno u otro caso, en la mente del consumidor se
reproduce la misma idea o concepto...”.
Posteriormente en la misma sentencia el Tribunal señala varias reglas de gran utilidad
que la autoridad nacional competente, funcionario o -como en el presente caso- juez
contencioso administrativo debe tomar en cuenta, para la determinación de la confusión,
decisión para la cual se deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y
comparación de las marcas. Para esto la jurisprudencia de este Tribunal, en la
mencionada sentencia del Proceso 10-IP-98 ha manifestado:
“1.- Reglas para el cotejo marcario
“Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal
ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios
expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de
Fábrica y de Comercio”, Edit. Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.):
“- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
“- Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea;
“- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador
presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto;
“- Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que
existan entre las marcas.
“En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido:
“ ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el
cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de
marcas.
“ ‘Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el
consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente
a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
“ ‘En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el
método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis
simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las
marcas, sino que lo hace en forma individualizada.
“ ‘Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado
que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos
distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la
semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones
- 10 -
Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca
“VOLVO”, 04-IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN
FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”).”
6.-
MARCAS EN CONFLICTO
Las marcas denominativas, llamadas también verbales o nominales, “son las que utilizan
un signo acústico o fonético y que está formada por varias letras que integran un conjunto
o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual” (Proceso 09-IP94, Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV, pág.: 90).
Estos signos pueden ser las denominadas palabras de fantasía, es decir un vocablo que
puede o no tener significado alguno como puede evocar alguna idea o concepto.
Jorge Otamendi señala:
“Puede decirse, también, que una marca de fantasía puede ser aquella
constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para
distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a
ninguna de sus características. Así serían de fantasía ALBA y EL MONO para
pinturas, ESTRELLA para algodón o ESTANCIERA para automóviles”
(Derecho de Marcas, Ed. Abeledo Perrot, pág.: 31).
Estas palabras, para poder ser registradas como marcas deben evitar que se produzca
confusión con productos de la misma clase; además como señala Bertone:
“Entendemos que un nombre no debe ser excluido de la registrabilidad por el
sólo hecho de evocar características secundarias y no sustanciales del
producto a designar.
“Con razón había afirmado la Cámara que ‘cuando las marcas tienen
contenido vinculado a los productos, sólo son admisibles aquellas expresiones
que no designan directamente la naturaleza del producto o el modo común de
nombrarlas’ y más claramente aún, que ‘basta para que una marca sea
registrable que la palabra o las palabras pedidas no constituyan la designación
que forzosamente se ha de utilizar para distinguir el producto mismo’”.
(Derecho de Marcas, Tomo I, Luis Eduardo Bertone, pág.: 287. Ed. Heliasta
S.R.L.)
7.– NOMBRE COMERCIAL
Es cierto que no se pueden registrar signos que se presten a confusión con marcas ya
registradas, pero también la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
señala que no pueden registrarse, aquellos que sean idénticos o similares a un nombre
comercial ya protegido.
El nombre comercial es definido por Breuer Moreno, citado por Bertone, como:
“aquel bajo el cual un comerciante -empleando la palabra en su sentido más
amplio- ejerce los actos de su profesión; es aquel que utiliza para vincularse
con su clientela para distinguirse así mismo en sus negocios o para distinguir
su establecimiento comercial” (Derecho de Marcas, Tomo II. Pág. 440)
- 11 -
El nombre comercial, al igual que la marca, desempeña una función distintiva pero
relacionada a un establecimiento comercial. Un signo que sea idéntico o se asemeje a
un nombre comercial protegido, lleva el riesgo de que pueda inducir al público a error,
con lo cual la marca no será lo suficientemente distintiva. Este riesgo de confusión
deberá ser establecido por la autoridad competente siguiendo los parámetros ya
señalados anteriormente.
El nombre comercial será protegido, de conformidad al artículo 128 de la Decisión 344,
sin necesidad de depósito o de registro, cuando la legislación interna “establezca un
registro, caso en el cual, se aplicarán las normas de la Decisión 344 sobre registro de
marcas en lo que fuera pertinente y las disposiciones que para tal efecto establezcan
los preceptos internos”. (“El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”. Manuel
Pachón. Ed. Gustavo Ibáñez. Pág.: 306)
La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al referirse al
nombre comercial ha manifestado:
“La diferencia con las marcas radica en el modo de adquisición y en cuanto a
su extensión. Sobre el primer punto las marcas se obtienen por su registro
(dentro del sistema atributivo), y en cuanto a las designaciones o nombre
comercial se obtienen por su uso.
“ ‘Y sobre la extensión, las marcas ‘tienen un ámbito de protección en el
país, en relación con las clases en que fue registrada, las designaciones
tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una influencia
efectiva y en la clase de actividad respecto de la cual la designación haya
sido utilizada’. (Bertone y Cabanellas, Editorial Heliasta SRL, 1989, pág,
442)
“Mientras las marcas protegen productos y servicios, en cambio los nombres
comerciales sólo la actividad mercantil, aunque un grupo de doctrinantes
asimilan en cierta forma, al nombre comercial con la marca de servicios.
“El uso del nombre comercial es obligatorio; el de la marca, en principio es
facultativo”. (Proceso 03-IP-98 del 11 de marzo de 1998, Marca: “Bella
Mujer”)
Para concluir, la sentencia antes mencionada señala los requisitos que debe reunir un
nombre comercial para que tenga plena validez, los cuales son:
- La DISTINTIVIDAD, es decir la capacidad distintiva propia del signo y no constituir
o ser confundible con el nombre comercial, la marca u otro signo usado por otra
persona o empresa.
- LICITUD del signo, es decir que no esté constituido por signos prohibidos por la
ley, ni ser contrario a la moral y a las buenas costumbres; “ ‘ni tampoco ser
engañosos ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar un riesgo de
asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el
derecho de terceros ‘ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria’ (Aracama, obra
citada, pág., 205”. (Sentencia del Proceso 03-IP-98 ya mencionado anteriormente)
- 12 -
Con todos los antecedentes expuestos:
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
1.
La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro, por lo
cual juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. De
acuerdo a la legislación comunitaria se constituye como marca todo signo
perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios
producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios
idénticos o similares de otra, si no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión
344.
2.
De los requisitos exigidos por la Legislación Comunitaria, para que un signo sea
registrable, debe reunir las condiciones de perceptibilidad, distintividad y
representación gráfica, siendo la segunda la función esencial de una marca, ya
que al distinguir determinados productos o servicios se convierte en un instrumento
de protección, tanto para sus titulares como para los compradores, constituyéndose
en la base de “un acuerdo tácito de lealtad comercial” entre industriales o
comerciantes y consumidores. Para el consumidor, porque le asegura la entrega del
producto deseado y, al fabricante le permite diferenciarse de sus competidores.
3.
En aplicación de los conceptos y pronunciamientos señalados, al juez nacional
consultante le corresponderá, a fin de resolver la controversia presentada para la
resolución del caso, analizar si el signo cuestionado como insuficientemente
distintivo lo es en verdad respecto de las marcas propiedad del actor, o si, por el
contrario, como la ha considerado la Administración concordante a lo largo del
trámite administrativo, sigue siendo una denominación suficientemente distintiva,
caso en el cual podría continuar en el mercado, tal como ha venido sucediendo.
4.
No se podrá otorgar el registro de una marca similar o idéntica a nombres
comerciales protegidos por la legislación comunitaria, ya que el signo
correspondiente no sería distintivo y el consumidor correría el riesgo de engaño y
confusión.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de
Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia en el proceso
interno.
Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia
sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la
Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.
Luis Henrique Farías Mata
PRESIDENTE
Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO
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Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO
Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO
Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO
Eduardo Almeida Jaramillo
Secretario
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es
fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO