DMX2011-0024

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V. v. Carlos Arturo Valenzuela
Caso No. DMX2011-0024
1. Las Partes
La Promovente es Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V., con domicilio en Guadalajara, Jalisco, México,
representada por Becerril, Coca & Becerril, S.C., México.
El Titular es Carlos Arturo Valenzuela, con domicilio en Colima, Colima, México.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio <code3.com.mx> y <code3.mx> (los “nombres de
dominio en disputa”).
El registrador de los citados nombres de dominio es NIC-México.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de agosto
de 2011. El 23 de agosto de 2011 el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una solicitud de
verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 24 de agosto de 2011 NICMéxico envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular mencionado en la
Solicitud es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los respectivos datos de
contacto de los diversos contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias
en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de
solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento
Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento
Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando
comienzo al procedimiento el 5 de septiembre de 2011. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el
plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 25 de septiembre de 2011. El Titular no contestó a la
Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a
la Solicitud el 26 de septiembre de 2011.
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El Centro nombró a Enrique Ochoa de González Argüelles como miembro único del Grupo de Expertos el
día 8 de octubre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en
conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las
normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Promovente es una empresa que se dedica, entre otros, a la comercialización de equipos para la
industria en general, en específico a la comercialización de luces de advertencia vehiculares y sirenas
electrónicas para patrullas de policía y tránsito.
Para identificar sus productos, la Promovente ha venido usando ininterrumpidamente desde 1987 la marca
CODE 3 Y DISEÑO para proteger luces de advertencia vehiculares y sirenas electrónicas para patrullas de
policía y tránsito, productos incluidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional bajo el registro marcario
mexicano 330,259.
La Promovente también es titular de diversos nombres de dominio que incluyen el vocablo “code3” y cuenta
con diversos sitios de Internet para promocionar sus servicios, lo cual fue verificado por el Experto.
Por su parte, los nombres de dominio en disputa fueron registrados: i) <code3.com.mx> el 12 de agosto
de 2008 y ii) <code3.mx> el.22 de julio de 2009.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
La Promovente aduce lo siguiente:
Los nombres de dominio en disputa son idénticos desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual al
registro marcario de la Promovente.
Que la Promovente es titular del registro marcario descrito líneas arriba.
Que la Promovente es también titular de los nombres de dominio: <code3mexico.mx> y
<code3mexico.com>.
Que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa y ha
tratado de aprovecharse del crédito comercial de la marca de la Promovente.
Que el Titular llevó a cabo el registro de los nombres de dominio en disputa con el principal propósito de
impedir a la Promovente que despliegue su marca en los referidos nombres de dominio y para ofertar en
dichos sitios de Internet productos similares a los productos amparados por el registro marcario de la
Promovente.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.
6. Debate y conclusiones
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación ni comunicación alguna a la Solicitud en
términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de
la Promovente (ver, por ejemplo Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso
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OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen
(artículo 1.a)):
(i)
el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de
productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de
derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
(ii)
el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii)
el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que
el promovente tiene derechos
Los nombres de dominio en disputa son similares hasta el punto de crear confusión con el registro marcario
de la Promovente.
Los dominios de primer nivel “.com” y “.mx” carecen de significación jurídica alguna que pudiera distinguir a
los nombres de dominio en disputa <code3.com.mx> y <code3.mx> de la marca de la Promovente. (Ver,
mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537;
CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Gestmusic Endemol, S.A. v.
Sexomaster, Caso OMPI No. D2003-0560).
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer
requisito de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede
servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en
disputa:
“(i)
antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se
han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre
de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente
tutelado por alguna reserva de derechos;
(ii)
el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el
nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii)
se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los
consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca, de productos o de
servicios, registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en
cuestión con ánimo de lucro”.
El Titular de los nombres de dominio en disputa no ha acreditado ni demostrado tener derecho y/o interés
legítimo alguno sobre los nombres de dominio en disputa, en términos del artículo 1.c) de la Política.
De conformidad con las pruebas presentadas por la Promovente, el Titular no ha usado los nombres de
dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
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Igualmente, el Titular no ha acreditado: ser propietario de un registro marcario CODE3 o similar; ser
conocido por los nombres de dominio en disputa; ser licenciatario de la Promovente y/o que tanto el registro
y/o el uso de los nombres de dominio en disputa han sido realizados de buena fe.
Con base en lo anterior, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre los
nombres de dominio en disputa, motivo por el cual la Promovente ha acreditado el cumplimiento del
segundo requisito de la Política.
C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe
De acuerdo con el artículo 1.b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la
prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:
“(i)
circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio
fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de
dominio al Promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso
comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del
Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están
relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii)
se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o
servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje
su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya
desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii)
se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad
comercial de un competidor; o
(iv)
se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro,
usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que
exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o
promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado
por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea”.
Atendiendo a las constancias del caso que nos ocupa, la Promovente argumenta que el Titular oferta
productos similares a los productos amparados por la marca CODE 3 Y DISEÑO a través de los nombres de
dominio en disputa y logra acreditar que el registro y el uso de dichos nombres de dominio por parte del
Titular ha creado la falsa impresión de asociación con la Promovente. (Ver, mutatis mutandi, Sony
Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation) v. Inja, Kil, Caso OMPI D2000-1409). Y por lo tanto,
los nombres de dominio en disputa fueron registrados y son usados de mala fe.
Por tanto, la Promovente ha probado los extremos a que se refiere el tercer requisito de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el
Experto ordena que los nombres de dominio <code3.com.mx> y <code3.mx> sean transferidos a la
Promovente.
Enrique Ochoa de González Argüelles
Experto Único
Fecha: 22 de octubre de 2011