D2015-1220

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Lamberts Española, S.L. v. CEMECAN S.L.U
Caso No. D2015-1220
1. Las Partes
La Demandante es Lamberts Española, S.L. de Madrid, España, representada por Ramón & Cajal
Abogados, España.
La Demandada es CEMECAN S.L.U. de Santa Cruz de Tenerife, España, internamente representada.
2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <complementoslamberts.com>,
<productoslamberts.com>, <vitaminaslamberts.com> y <suplementoslamberts.com> (en adelante, los
“Nombres de Dominio”).
El Registrador de los Nombres de Dominio es 1&1 Internet AG.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 14
de julio de 2015. El 15 de julio de 2015 el Centro envió a 1&1 Internet AG vía correo electrónico una
solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio. El 16 de julio de 2015 1&1
Internet AG envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la
persona que figura como registrante y contacto administrativo, proporcionando a su vez los datos de
contacto del contacto técnico.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de
controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Política”), el Reglamento de la Política
uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y
el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de
dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la
Demandada, dando comienzo al procedimiento el 31 de julio de 2015. De conformidad con el párrafo 5.a)
del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de agosto de 2015. El Escrito de
Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 20 de agosto de 2015.
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El 5 de agosto de 2015 el Centro recibió solicitud de la Demandante de adhesión al presente procedimiento
los nombres de dominios <vitaminaslamberts.com> y <suplementoslamberts.com>. El Centro acusó recibo
de la solicitud de la Demandante el 6 de agosto de 2015 e informó a la Demandante de la potestad del
Experto de determinar la aceptación o no de dicha inclusión de nuevos nombres de dominio a la Demanda.
El Centro nombró a Albert Agustinoy (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo
Administrativo de Expertos el día 1 de septiembre de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de
Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que
su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El 25 de septiembre de 2015 el Centro remitió a las partes una orden procedimental (la “Orden
Procedimental”) en virtud de la cual el Experto aceptaba la solicitud de la Demandante de inclusión en el
objeto del presente procedimiento de los nombres de dominio <vitaminaslamberts.com> y
<suplementoslamberts.com>, ofreciendo a la Demandada la posibilidad de presentar las alegaciones que
estimara pertinentes. Transcurrido el plazo para la presentación de dichas alegaciones, el Centro confirmó
que la Demandada no había presentado escrito adicional de alegaciones en respuesta a la Orden
Procedimental.
4. Antecedentes de Hecho
A. La Demandante
La Demandante es una sociedad española constituida en 1989 que, desde un principio ha desarrollado la
actividad de distribución en España de productos dietéticos, alimenticios y para la salud en general. En
particular, la Demandante es la distribuidora en exclusiva en España de los productos “Lamberts” en virtud
de un acuerdo celebrado con la sociedad británica Lamberts Healthcare Ltd.
Para el desarrollo de sus actividades comerciales la Demandante cuenta con diversos registros marcarios
entre los que, a los efectos del presente procedimiento, cabe destacar la marca española nº 1301112
LAMBERTS, registrada el 1 de noviembre de 1992 en la clase 5 del Nomenclátor Internacional (y con fecha
de presentación 9 de febrero de 1989).
B. La Demandada
La Demandada es una sociedad española que, según lo que indica en la Contestación a la Demanda, se
dedica a la distribución de productos dietéticos y alimenticios a través de Internet.
C. Los Nombres de Dominio
La Demandada registró: (i) el nombre de dominio <complementoslamberts.com> el 3 de febrero de 2012;
(ii) el nombre de dominio <productoslamberts.com> el 6 de febrero de 2012; (iii) el nombre de dominio
<vitaminaslamberts.com> el 6 de febrero de 2012; y (iv) el nombre de dominio <suplementoslamberts.com>
el 3 de febrero de 2012.
Todos los Nombres de Dominio se encuentran conectados a un sitio web operado por la Demandada en el
que se ofrecen productos “Lambert”, reproduciéndose en numerosas ocasiones tanto el logo vinculado a las
marcas LAMBERTS de las que es titular la Demandante.
D. Conflictos previos entre las partes
El presente procedimiento no constituye la primera de las disputas entre las partes. En este sentido, cabe
señalar que existen o han existido los siguientes procedimientos con anterioridad a este procedimiento:
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- El 13 de diciembre de 2010 la Demandante interpuso una demanda ante los juzgados de lo mercantil de
Santa Cruz de Tenerife contra la Demandada, estando el correspondiente procedimiento todavía en curso al
momento de emitirse esta decisión.
- El 7 de septiembre se emitió la decisión Lamberts Española, S.L. v. Juan Jose Gonzalez Santiago,
Cemecan SLU, Caso OMPI No. D2011-1117, instada por una demanda presentada por la Demandante
contra la Demandada reclamando la transferencia de los nombres de dominio <lambertsespaña.com> y
<lambertsexpress.com>. La demanda fue estimada, por lo que la Demandada tuvo que transferir los
citados nombres de dominio a favor de la Demandante.
- El 9 de octubre de 2015 se emitió la decisión en el marco del sistema extrajudicial de resolución de
disputas para nombres de dominios .ES referida al nombre de dominio <productoslamberts.es>. En dicho
procedimiento la Demandante reclamó de la Demandada la transferencia del citado nombre de dominio,
transferencia que fue finalmente acordada al estimarse la demanda.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega en la Demanda:
- Que es una empresa española que distribuye en exclusiva en España, Gibraltar y Andorra los productos
Lamberts de dietética y alimentación, contando para ello con diversos registros de marca en España.
- Que los Nombres de Dominio se basan en una combinación entre términos genéricos y el nombre
“Lamberts”, sobre el cual la Demandante ostenta derechos marcarios. De este modo, la Demandante
entiende que los Nombres de Dominio son confusamente similares con las marcas de las que es titular.
- Que no ha autorizado a la Demandada a hacer uso de sus marcas ni al registro de nombre de dominio
alguno. De hecho, la Demandante indica que no es la primera vez que la Demandada registra un nombre
de dominio infringiendo los derechos de la Demandante, ya que en 2011 la Demandante solicitó y obtuvo la
transferencia de los nombres de dominio <lambertscanarias.com>, <lambertsespaña.com> y
<lambertsexpress.com> que habían sido registrados por la Demandada.
- Que la Demandada registró los Nombres de Dominio cuando había finalizado cualquier relación con la
Demandante, en el marco de unos actos que ésta califica como de competencia desleal y de infracción
marcaria. En este sentido, la Demandante indica que, desde su punto de vista, la utilización de una marca
registrada en el contexto de una actividad de agencia o distribución es una práctica que está especialmente
prohibida y su transgresión fuertemente defendida.
- Que, en opinión de la Demandante, uno de los objetivos de la Demandada al registrar y usar los Nombres
de Dominio es posicionarse en el mercado online por delante de otros distribuidores minoristas de los
productos Lamberts. Según la Demandante, esta impresión se ve confirmada por el hecho de que la página
web conectada a los Nombres de Dominio no explica claramente la relación que mantiene la Demandada
con la Demandante y con el fabricante de los productos Lamberts.
- Que la Demandada registró los Nombres de Dominio poco tiempo después de que se dictara la decisión
en el procedimiento Caso OMPI No. D2011-1117 (ver ut supra), en virtud de la cual la Demandada fue
condenada a transferir otros dos nombres de dominio basados en la denominación “Lamberts”. Asimismo,
la Demandante indica que la Demandada ha conectado los Nombres de Dominio a un sitio web desde el
que se comercializan los productos “Lamberts”, dando la impresión – en opinión de la Demandante – de que
se trata de la tienda oficial en España cuando no es el caso en absoluto.
- Que, atendiendo a lo anterior, solicita que los Nombres de Dominio le sean transferidos.
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B. Demandada
La Demandada sostiene en la Contestación a la Demanda:
- Que no se produce confusión entre los Nombres de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante
alegadas en el presente procedimiento.
- Que fue distribuidora exclusiva en la Comunidad Autónoma de Canarias de los productos “Lamberts”
desde 1990 hasta principios de 2011, momento en que se rompe la relación con la Demandante por
incumplimiento contractual. Sin perjuicio de lo anterior, la Demandada indica que, en su opinión, la
Demandante no tiene la exclusividad en la venta de productos “Lamberts” en el territorio español, a pesar de
tener suscrito con el fabricante un contrato de distribución exclusiva para dicho territorio. Para llegar a tal
conclusión la Demandada indica que lo contrario sería contrario al artículo 81 del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Económica Europea. En este sentido, la Demandada indica que la Demandante amparándose
en un contrato de distribución con el fabricante de productos “Lamberts” para el territorio español pretende
limitar, restringir y prohibir la venta de tales productos en dicho territorio sin previamente habérselos
adquirido a ella, pretendiendo con ello monopolizar el mercado e imponer así una lista de precios única en
toda España que imposibilite la libre competencia.
- Que en modo alguno la Demandada pretende hacer creer al consumidor que, al acceder al sitio web
conectado a los Nombres de Dominio, se encuentra en una página titularidad de la Demandante, ya que ni
se copia la estética ni se afirma ser distribuidor oficial de la marca, ni único distribuidor en España,
dejándose igualmente claro que la titular del sitio web y de su contenido es la Demandada y no la
Demandante.
- Que la Demandada ostenta un derecho legítimo sobre los Nombres de Dominio puesto que los mismos se
encuentran vinculados a la legítima venta de productos previamente adquiridos en el mercado europeo y
con plenas garantías. Adoptar una postura contraria supondría una infracción del derecho comunitario,
además de amparar – en opinión de la Demandada – un aprovechamiento injusto por parte de la
Demandante de los esfuerzos comerciales desarrollados por la Demandada (a través de su administrador)
durante más de diez años como distribuidora exclusiva de productos “Lamberts”.
- Que en modo alguno la Demandada pretende aprovecharse, a través de los Nombres de Dominio, de las
marcas de la Demandante, en cuanto que se identifica claramente en el correspondiente sitio web como
responsable del mismo, sin dar lugar a posible confusión con la Demandante. Tampoco ha registrado y usa
los Nombres de Dominio para venderlos o alquilarlos, o para impedir que la Demandante refleje las marcas
de las que es titular en Internet. A tal efecto, la Demandada alega que lo contrario constituiría una infracción
del derecho comunitario y, por tanto, sería abiertamente ilegal. Por último, la Demandada alega que, a
diferencia de lo que ocurría en el procedimiento referido al Caso OMPI No. D2011-1117 (ver ut supra), en
este caso los Nombres de Dominio tienen un carácter meramente descriptivo de los productos que se
ofrecen a través del sitio web conectado a los Nombres de Dominio y, por tanto, no suponen infracción
alguna.
- Que, atendiendo a lo indicado, debería rechazarse la Demanda.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres
condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar de los Nombres de Dominio respecto de las marcas
sobre las que la Demandante tiene derechos;
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- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto a los
Nombres de Dominio; y
- Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza los Nombres de Dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos
establecidos por la Política en relación con el presente caso.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La marca invocada por la Demandante es LAMBERTS, mientras que los Nombres de Dominio en conflicto
son <productoslamberts.com>, <complementoslamberts.com>, <vitaminaslamberts.com> y
<suplmentoslamberts.com>.
El Experto considera que las expresiones “productos”, “complementos”, “vitaminas” y “suplementos” no
resultan de ninguna manera suficientes para distinguir a los Nombres de Dominio de la marca alegada por
la Demandante. En este sentido, debe tenerse en cuenta que queda claro que los citados términos son sólo
indicadores genéricos referidos a los productos que la Demandante distribuye de conformidad con sus
marcas, de modo que los mismos al utilizarse en los Nombres de Dominio no evitan el establecimiento de
una conexión con las marcas de la Demandante, generándose el citado riesgo de confusión.
Dicha conclusión se alinea con la adoptada por otros expertos en numerosos precedentes (véanse por
ejemplo los casos Nike, Inc. v. Jaeik Jung, Caso OMPI No. D2000-1471; Casio Keisanki Kabushiki Kaisha
(Casio Computer Co., Ltd.) v. Jongchan Kim, Caso OMPI No. D2003-0400 y los casos allí citados.
Es por ello que el Experto encuentra que los Nombres de Dominio son similares hasta el punto de crear
confusión con la marca titularidad de la Demandante, de modo que el Experto estima que la Demandante ha
acreditado el primero de los elementos requeridos en la Política, párrafo 4.a)i).
B. Derechos o intereses legítimos
Tal y como ha quedado acreditado en los Antecedentes de Hecho, la Demandante es el titular de la marca
LAMBERTS en España, la cual utiliza para el desarrollo de sus actividades de distribución en exclusiva en
España de los productos comercializados bajo dicha marca.
La Demandada vende productos “Lamberts” a través del sitio web conectado a los Nombres de Dominio, los
cuales aparentemente adquiere a través de proveedores no españoles ajenos a la Demandante para su
posterior reventa. A ese fin ha registrado los Nombres de Dominio.
No existe en el presente caso ningún motivo razonable para apartarse del principio ya reconocido en otros
precedentes que niega al revendedor de los productos de una marca ajena el derecho o interés legítimo a
utilizarla en un nombre de dominio (véanse, por ejemplo, los casos Motorola, Inc. vs. NewGate Internet, Inc.
Caso OMPI No. D2000-0079 y The Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. v. Camp Creek Co., Inc. Caso
OMPI No. D2000-0113. De este modo, el Experto solamente puede concluir que la Demandada no posee
derechos ni intereses legítimos con respecto a los nombres de dominio en cuestión.
Sin perjuicio de lo anterior, en este caso tampoco resulta aplicable la doctrina de los casos Oki Data
Americas, Inc. v. ASD Inc., Caso OMPI No. D2001-0903 y Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Del Fabbro
Laurent, Caso OMPI No. D2004-0481, en los cuales se admitió el interés legítimo en quienes habían
indicado en forma clara y prominente en su sitio web cual era exactamente su relación con el dueño de la
marca.
Por el contrario, no se deriva del sitio web de la Demandada una explicación clara sobre su relación con la
Demandante, existiendo un uso preeminente de las marcas de la Demandante combinadas con referencias
genéricas al operador de tal sitio web.
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El Experto no entrará a calificar jurídicamente la relación comercial entre las partes y/o la distribución por
parte de la Demandada de productos “Lamberts” a través de Internet, dado que estas cuestiones superan
claramente el objeto del presente procedimiento, debiéndose dirimir en sede judicial. No obstante lo
anterior, el Experto señala que las referencias a la normativa comunitaria en materia de defensa de la
competencia esgrimidas por la Demandada no resultan suficientes para justificar derechos o intereses
legítimos a los efectos del segundo de los requisitos exigidos por la Política.
A modo meramente explicativo, debe tenerse en cuenta que en derecho comunitario la eventual restricción
de condiciones de competencia derivada de un acuerdo de distribución exclusiva se encuentra
expresamente reconocida como compatible, siempre que se cumplan unas circunstancias legalmente
establecidas, tanto en el artículo 101.3 del Tratado como en el Reglamento (UE) nº 330/2010 de la
Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas
concertadas. Independientemente de lo anterior, el Experto considera que la distribución (no autorizada) de
productos “Lamberts” a través de Internet no proporciona a la Demandada derechos o intereses legítimos
sobre los Nombres de Dominio a los efectos de la Política.
En un sentido parecido cabe señalar que, para desempeñar cabalmente sus actividades comerciales, la
Demandada no requería del uso de los signos distintivos de la Demandante salvo, como ocurre en este
caso, que quisiera aprovecharse de los mismos para servirse de Nombres de Dominio que, dada su
evidente conexión con la marca de la Demandante, atrajeran a un mayor número de usuario interesados en
los productos “Lamberts”.
Asimismo, es evidente que ninguno de los nombres de dominio permite identificar de forma clara a la
Demandada. Por el contrario, los nombres <productoslamberts.com>, <complementoslamberts.com>,
<vitaminaslamberts.com> y <suplementoslamberts.com> crean claramente un riesgo de confusión con la
Demandante o con la fabricante de los mencionados productos, de modo que en modo alguno puede
considerarse la existencia de un interés legítimo a favor de la Demandada.
Estas conclusiones son plenamente conformes con las alcanzadas por la decisión en el Caso OMPI No.
D2011-1117 (ver ut supra), en la que se dilucidó una disputa entre las partes muy parecida (sino idéntica) a
la que es objeto del presente procedimiento.
Por todo lo expuesto, el Experto encuentra que la Demandante ha probado la falta de derechos o intereses
legítimos de la Demandada en el uso de los Nombres de Dominio y en consecuencia, la Demandante ha
acreditado la concurrencia del segundo de los elementos requeridos en la Política, párrafo 4.a)ii).
C. Registro y uso de los nombre de dominio de mala fe
Atendiendo a lo expuesto en la sección anterior, el Experto considera que las afirmaciones y explicaciones
de la Demandada no son suficientes para desvirtuar las alegaciones de la Demandante respecto al registro
y uso de los Nombres de Dominio.
En primer lugar, la Demandada no ha actuado de buena fe en cuanto sabe y reconoce que la marca
LAMBERTS es de titularidad de la Demandante, elemento que no puede negar teniendo en cuenta que ya
ha sido condenada en dos ocasiones a transferir nombres de dominio basados en dicha marca. Por ello, su
inclusión no autorizada en los Nombres de Dominio implica un acto de evidente mala fe. Por esta
circunstancia, se puede afirmar que la mala fe, en este caso, fue concomitante con el propio registro de los
Nombres de Dominio. A tal fin, téngase en cuenta que dicho registro se produjo cuando ya se había
producido una primera decisión ordenándole la transferencia de tres nombres de dominio similares a los
Nombres de Dominio objeto del presente procedimiento.
Por otra parte, el uso de los Nombres de Dominio para la venta no autorizada de productos “Lamberts” no
puede sino considerarse como de mala fe, particularmente teniendo en cuenta la confusa presentación de
tales productos y de la relación entre la Demandada (en cuanto que operador del correspondiente sitio web
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al que dirigen los Nombres de Dominio) y la Demandante y/o la compañía fabricante de los productos cuya
distribución en España se encuentra exclusivamente reservada a favor de la Demandante.
Por todo lo expuesto, el Experto encuentra que la Demandante ha acreditado que la Demandada ha
registrado y usado los nombres de dominio de mala fe por lo que se encuentra acreditado el tercero de los
elementos requeridos en la Política, párrafo 4.a)iii).
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el
Experto ordena que los nombres de dominio <complementoslamberts.com>, <productoslamberts.com>,
<vitaminaslamberts.com> y <suplementoslamberts.com> sean transferidos a la Demandante.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 23 de octubre de 2015