D2003-0148

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft v. Insol Informática
Caso No. D2003-0148
1.
Las Partes
La parte demandante es Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft, con
domicilio en 52-60, Kurfürsten Anlage, Heidelberg D-69115, Alemania, representada
por Don Marcelino Curell Aguila.
La parte demandada es Insol Informática, con domicilio en C/Andrés Pan Vieiro nº 28
Esc I 3D, 15670 A Coruña, España, representada por
don José Luis Delgado Domínguez.
2.
El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene por objeto los siguientes nombres de dominio (en adelante
“los dominios”, “los dominios en disputa” “los dominios controvertidos”):
<heidelberg-ocasion.com>
<heidelberg-ocasion.net>
<heidelberg-ocasion.org>
<heidelbergocasion.com>
<heidelbergocasion.net>
<heidelbergocasion.org>
El registrador de los citados nombres de dominio es Gandi.
3.
Idioma del Procedimiento
De acuerdo a la propia declaración del demandante (efectuada en su demanda) y
atendido el domicilio y nacionalidad de la demandada, el idioma del presente proceso es
el Español.
pagina 1
4.
Actuaciones del Procedimiento
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
(el “Centro”) el 26 de febrero de 2003. En esa misma fecha, el Centro envió a Gandi
vía correo electrónico una solicitud de verificación de los registros de los nombres de
dominio en cuestión.
El 10 de marzo de 2003, Gandi, envió al Centro vía correo electrónico respuesta de la
verificación efectuada.
Por su parte, el Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la
Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio
(la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en
materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la
Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio
(el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó
formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el
14 de marzo de 2003. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo
para contestar la Demanda se fijó para el 3 de abril de 2003. El Escrito de Contestación
a la Demanda fue presentado ante el Centro el 2 de abril de 2003.
Posteriormente, el Centro procedió a designar a, Guillermo Carey, como miembro único
del Grupo Administrativo de Expertos el día 23 de abril de 2003, recibiendo la
Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el
párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a
las normas del procedimiento.
5.
Antecedentes de hecho
El demandado registró los nombres de domino <heidelbergocasion.com>,
<heidelbergocasion.net> y <heidelbergocasion.org> el día 6 de marzo de 2002, y los
nombres de dominio <heidelberg-ocasion.com>, <heidelberg-ocasion.net> y
<heidelber-ocasion.org> el día 8 de marzo de 2002, según se indica en la demanda y
pudo ser verificado por este Panel por la información que entrega el registrador en
su sitio web (“www.gandi.net”).
Dichos nombres de dominio entregan acceso a un sitio web destinado a la compra y
venta de maquinaria industrial, dentro de las cuales pueden encontrarse entre otros
productos, máquinas de imprimir distinguidas con la marca comercial
HEIDELBERG, según pudo ser observado por este panel al ingresar a todas las
direcciones web que corresponden a los dominios en disputa.
El demandante corresponde a una empresa con más de 152 años en el rubro de
fabricación de máquinas de impresión, habiendo pasado a ser un líder mundial en la
fabricación de maquinarias y soluciones para la industria de la impresión gráfica, tal
como pudo ser apreciado en la información contenida en el sitio web identificado
con el nombre <heidelberg.com> y en la documentación acompañada a la demanda
pagina 2
que acredita la fama y prestigio de la marca HEIDELBERG en el rubro de máquinas
de impresión y artes gráficas.
El demandante es titular de un abultado número de registros de la marca comercial
HEIDELBERG para proteger, entre otros, productos de la clase 7, según
Clasificador Internacional de Niza para el registro de marcas comerciales (en
adelante “el clasificador”), clase que incluye, entre otros productos, máquinas,
máquinas herramientas y motores (excepto motores para vehículos terrestres).
Los registros de las marcas de propiedad del demandante corresponden a numerosos
países de la Unión Europea, incluyendo España, y en distintos países de los cinco
continentes, circunstancia acreditada por el demandante mediante los certificados de
registros acompañados a la demanda.
De conformidad con la información entregada por el registrador, los nombres de
dominio controvertidos, continúan siendo de titularidad de la parte demandada y se
encuentran vigentes a la fecha de emitir este pronunciamiento.
6.
Alegaciones de las Partes
A.
El Demandante
El demandante sostiene su derecho en la circunstancia de ser titular exclusivo de la
marca HEIDELBERG incorporada en los nombres de dominio en disputa. Dicha marca
cuenta con registros tales como Marca Internacional N° 447080, clase 7,
Marca Internacional N° 495536, mixta, clase 7, Marca Comunitaria N° 1649177, entre
otras, para distinguir productos de la clase 7, y en diversos países del mundo, como por
ejemplo, Alemania, Australia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Finlandia, Israel, México,
Nueva Zelanda, Singapur, Túnez, Venezuela, etc..
Agrega el demandante que el segmento distintivo de los dominios en controvertidos es
precisamente la palabra HEIDELBERG, toda vez que la expresión “OCASION” en los
nombres de dominio es un término netamente genérico. Al respecto, hace presente que
la incompatibilidad entre una marca previamente registrada y tal expresión ya ha sido
decretada por el Centro en el caso <toyota-occassions.com> (Caso OMPI No. D20020002, marzo 22, 2002).
Sostiene además que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de
los nombres de dominio, a diferencia del demandante que si es titular de la marca
HEIDELBERG, que como se dijo, cuenta con registros en diversos países del mundo.
Asimismo, el demandante alega además no haber autorizado al demandado a utilizar su
marca comercial para ningún fin y menos para operar un sitio web en que se haga oferta
de maquinas que se distingan con la marca HEIDELBERG. Sobre este punto, precisan
los demandantes que el hecho que los demandados oferten maquinaria HEIDELBERG
fabricada por la demandante no los habilita para registrar nombres de dominio con esa
expresión.
Finalmente, la demandante sostiene que los nombres de dominio en disputa fueron
registrados y son utilizados en mala fe. Al efecto, indica que la marca HEIDELBERG
es reconocida en diversos países del mundo, destacando que los productos de la marca
pagina 3
HEIDELBERG se comercializan en España a través del distribuidor español
MAQUINARIA ARTES GRAFICA HARTMANN S.A.
Al respecto, entre otros hechos destaca el demandante que el Grupo Heidelberg emplea
a más de 24.000 personas en todo el mundo, que cuenta con 17 sitios web, 250
sucursales en 170 países y que en el año fiscal 2001-2002 sus ventas fueron de unos 5
billones de Euros con un beneficio neto de unos 201 millones.
Asimismo, el demandante puntualiza que el demandando conocía la existencia de la
marca HEIDELBERG al tiempo de registrar los dominios en disputa y en pleno
conocimiento del titular de las marcas comerciales HEIDELBERG, toda vez que en la
página web que opera se refiere a ellos como “productos con gran presencia en el
mercado de las artes gráficas”. Además de lo anterior, la mala fe se encontraría
sustentada a juicio de la demandante en el hecho que en el sitio web de la demandada la
denominación HEIDELBERG aparece a título de marca en el costado superior
izquierdo.
B.
El Demandado
En cuanto a las semejanzas que puedan crear confusión entre los nombres de dominio
controvertidos y las marcas del demandante, el demandando afirma que dicha
circunstancia no se presenta en este caso considerando que la palabra HEIDELBERG
corresponde al nombre de una importante ciudad en el suroeste de Alemania y al
nombre de la universidad más antigua de ese país. Además es conocida por la existencia
del “hombre de HEIDELBERG”, antepasado del Homo Sapiens, de manera que nadie
puede apropiarse de tal palabra en forma exclusiva.
Asimismo, objeta la comparación que efectúa el demandante entre su marca y los
nombres de dominio de este caso, ya que ésta responde a una desmembración de sus
elementos, con resultados incoherentes, agregando que la palabra HEIDELBERG
corresponde a una expresión de uso común y el elemento OCASIÓN delimita su alance
u objeto, ya que aclara que la maquinaria que se ofrece en el sitio es de ocasión o de
lance, sin que compita con aquella de la prestigiosa casa demandante. Todo lo anterior
demostraría que no existe el riesgo de confusión al que se refiere el demandante.
En cuanto a la analogía que el demandante hace con el caso del nombre de dominio
<toyota-occasions.com>, el demandado sostiene que no resulta procedente por tratarse
de situaciones de hecho diversas, al no ser Toyota un término de uso común y con una
raigambre histórica y geográfica como la palabra HEIDELBERG.
Respecto a los derechos e intereses legítimos sobre los nombres de dominio disputados,
el demandado alega haber cumplido legítimamente con todos los requisitos necesarios
para el registro de los mismos, agregando que el demandante no puede impedir al
público en general usar la palabra HEIDELBERG, expresión que data del siglo XII.
En lo que atañe a la buena o mala fe del demandado, éste declara no desconocer el
prestigio e importancia de la demandante, sin embargo, precisa que ello no significa que
la palabra HEIDELBERG le pertenezca en forma exclusiva, sobre todo considerando
que las actividades comerciales de las partes son diversas. Al respecto, señala que el
motivo para utilizar la expresión HEIDELBERG radica en el interés de representar o
garantizar la fortaleza alemana, país que posee las fábricas de material de artes gráficas
pagina 4
más conocidas y prestigiosas, lo cual no implica el ánimo de atraer a potenciales
clientes de la demandante.
7.
Debate y conclusiones
A.
Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El demandante ha establecido con abundante documentación la titularidad sobre la
marca comercial HEIDELBERG para distinguir principalmente productos de la clase 7
del clasificador, registros que comprenden una serie de países de los cinco continentes.
Que en la comparación de dicha marca con los nombres de dominio en disputa, deben
ponderarse las siguientes circunstancias:
●
En los nombres de dominio controvertidos es posible distinguir claramente
dos elementos, la palabra HEIDELBERG y OCASION, hecho que se ve
reforzado por cuanto en tres de esos nombres, ambos elementos se
encuentran separados por un guión formando el conjunto “heidelbergocasion”.
●
Que de ambos elementos, resulta evidente la preeminencia de la expresión
HEIDELBERG por sobre la palabra OCASION, considerando: 1) la
ubicación de ambas palabras en los conjuntos analizados, ya que todos
presentan como primer elemento la palabra HEIDELBERG; 2) De acuerdo
al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia (vigésimo
Primera Edición), la palabra “ocasión” significa, entre otras acepciones,
“oportunidad o comodidad de tiempo o lugar, que se ofrece para ejecutar o
conseguir una cosa; Causa o motivo por que se hace o acaece una cosa”,
circunstancia que demuestra la función accesoria o complementaria que
dicha palabra cumple respecto del elemento HEIDELBERG que aun
considerando cualquiera de sus acepciones o connotaciones aparece
destacado por la significación del segundo elemento, de acuerdo a lo
indicado (criterio que comparte lo expresado en el caso del nombre de
dominio <toyota-occasions.com>).
●
Que sin desconocer todos los alcances y significaciones que pueda
atribuirse a la palabra HEIDELBERG, resulta evidente y relevante en este
punto el valor que como marca comercial para distinguir productos de
impresión gráfica le ha conferido la demandante (hasta el punto de
corresponder a una marca famosa y notoria), circunstancia ampliamente
acreditada en este procedimiento y reconocida por el demandado.
●
Que en la comparación de la marca de propiedad de la demandante con los
nombres de dominio en disputa, resulta determinante como factor de
confusión, considerar del rubro o actividad comercial respecto del cual cada
una de las partes emplea sus respectivas expresiones, que a juicio de este
Panel corresponde al mismo ámbito de operación, teniendo en cuenta que el
giro de ambas compañías pertenece a la comercialización de máquinas de
impresión gráfica.
pagina 5
Que la presencia de la marca HEIDELBERG en los nombres de dominio disputados y la
concurrencia de todas las circunstancias anotadas obliga a concluir que entre éstos
existe una similitud que causa confusión entre los mismos.
B.
Derechos o intereses legítimos
Que para los efectos de determinar un derecho o interés legítimo por parte del
demandado para registrar los nombres de dominio en disputa, este Panel ha tenido en
consideración los siguientes elementos:
●
Que el sólo hecho de haber cumplido con las formalidades propias del
registro de un nombre de dominio, en nada favorece al demandado para
establecer derechos o intereses legítimos para el uso de un identificador en
el ámbito de Internet, ya que ello sólo da cuenta de la concurrencia de
requisitos externos que no dependen de la presencia o ausencia de derechos
preexistentes o de la legitimidad de sus intereses para contar con un
determinado registro nombre de dominio.
●
Que el derecho involucrado en un conflicto de esta naturaleza, sólo podría
corresponder a la propiedad sobre la denominación usada como nombre de
dominio, propiedad que únicamente puede ser reconocida por la existencia
de una marca comercial registrada previamente por parte del demandado u
otro atributo legal que sea reconocido legalmente.
●
Que no existe prueba o indicio alguno que permita establecer que el
demandado posea ese tipo de derechos conforme a lo indicado.
●
Que además de la ausencia de derechos preexistentes por parte del
demandado, también se advierte la inexistencia de intereses legítimos para
haber registrado los nombres de dominio en cuestión, toda vez que a la
conexión entre los giros comerciales de las partes, debe sumarse el hecho
que la expresión HEIDELBERG se encuentra destacada en la parte superior
izquierda del sitio web que opera el demandado y que además contiene en
forma destacada la siguiente leyenda “podrá Ud. encontrar todos los
modelos de máquinas Heidelberg de antigua y nueva fabricación, así como
maquinaria de otros fabricantes con gran presencia en el mercado de las
artes gráficas”.
Considerando que el registro de un nombre de dominio constituye una forma de hacer
uso de una denominación en internet, con el objeto que terceros sean capaces de
identificar servicios y productos de su titular en el mundo virtual, es posible establecer
que el demandado no tiene derechos ni intereses legítimos para el registro de los
nombres de dominio en disputa, toda vez que de los puntos anotados se deduce que
además de carecer de derechos preexistentes, la conducta del demandado demuestra el
interés de usar y destacar la expresión HEIDELBERG con el objeto de explotar una
actividad comercial que no se identifica con ese nombre gracias a su prestigio y talento
sino que ello, corresponde a la fama de la marca de propiedad del demandante.
C.
Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
A objeto de establecer el conocimiento que el demandado eventualmente tenía de la
pagina 6
existencia de la marca de la parte demandante y la intención de registrar los nombres de
dominio en controversia pretendiendo el aprovechamiento de un prestigio ajeno, este
Panel ha tenido en consideración las siguientes circunstancias:
●
El espectro de la propiedad marcaria acreditada por la demandante se
encuentra limitado a los productos o servicios protegidos por los registros
correspondientes, por lo tanto, dado el carácter de especialidad de la
propiedad marcaria, no puede pretenderse un derecho per-se sobre una
denominación en internet por el sólo hecho de contar con registros de una
marca comercial igual o semejante a los nombres de dominio en disputa.
●
Que por su parte, el mero registro de una o más marcas comerciales no
implican necesariamente el conocimiento de dichos signos por parte del
demandado, aun cuando sus registros correspondan al país en que se
encuentra domiciliado.
●
Que la fama y notoriedad que ha acreditado la demandante respecto de la
marca HEIDELBERG, sumado a la identidad o conexión entre los rubros de
las partes de este conflicto, permiten establecer un claro indicio del
conocimiento que el demandado pudo tener respecto de la existencia y
características de la empresa demandante.
●
Que a este respecto, el propio demandando ha reconocido el prestigio y
reputación de la demandante en su escrito de contestación, lo cual no deja
lugar a dudas respecto de los hechos que tuvo en consideración al tiempo de
decidir sobre el registro de los nombres de dominio en conflicto.
●
Que en estas circunstancias, la defensa esgrimida en orden a que la
inclusión de la palabra HEIDELBERG dentro de los nombres de dominio
controvertidos corresponde simplemente al interés de representar la
fortaleza de la industria alemana en general como país destacado en la
producción de maquinaria de impresión gráfica, no resulta plausible al
observar el destacado uso y referencia que se hace de la marca
HEIDELBERG y los productos de su titular en el sitio que opera el
demandado.
●
En este orden de ideas, si efectivamente se pretendía resaltar las virtudes de
la industria alemana en el rubro en cuestión, por sobre cualquiera de los
distintos competidores de ese mercado, no podría haberse elegido como
nombre de dominio aquel que precisamente contiene la marca de quizás el
más destacado de los productores de esta maquinaria, hecho que demuestra
el deliberado propósito de atraer a quienes por el conocimiento de dicha
marca, pudieran acceder al sitio web que opera el demandado.
●
Que lo anteriormente señalado no obsta al eventual derecho del demandado
para comprar, ofrecer y vender máquinas distinguidas con la marca
HEIDELBERG, cuestión que no forma parte del reproche efectuado a la
conducta del demandado.
Que todas las circunstancias antes anotadas permiten concluir que el demandado ha
obrado de mala fe en el registro y uso de los nombres de dominio en disputa.
pagina 7
8.
Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del
Reglamento, el experto único ordena que los siguientes nombres de dominio:
<heidelberg-ocasion.com>
<heidelberg-ocasion.net>
<heidelberg-ocasion.org>
<heidelbergocasion.com>
<heidelbergocasion.net>
<heidelbergocasion.org>
sean transferidos al Demandante.
____________________________________
Guillermo Carey
Panel Único
Fecha: 15 de mayo de 2003
pagina 8