D2002-1096

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DE PANEL ADMINISTRATIVO
BARCELONA ACTIVA S.A. vs. LUIS TORIBIO TROYANO
Caso No. D2002-1096
1.
Las Partes
1.1 Demandante: BARCELONA ACTIVA S.A., con domicilio social, en Calle
Llacuna 161, 08018 Barcelona, España .
La representante autorizada para actuar en este procedimiento administrativo es
Dña. Assumpta Zorraquino, Abogado, como se afirma en la demanda.
1.2 Demandado: D. LUIS TORIBIO TROYANO, con domicilio en calle Ausias
March 28, San Pedro de Rivas, Barcelona (España), que se representa a sí mismo
en este procedimiento.
2.
Los Nombres de Dominio y el Registro
2.1 La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <barcelonactiva.com>.
2.2 La entidad registradora de los nombres de dominio es Network Solutions, Inc.
3.
Iter procedimental
3.1 Una demanda, de acuerdo con la “Política uniforme de solución de controversias
en materia de nombres de dominio”, en adelante la “Política”, según fue adoptada
por ICANN el 26 de agosto de 1.999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente
adoptado por ICANN para esa Política uniforme, en lo sucesivo “el Reglamento”,
fue presentada por vía electrónica ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la
OMPI, en adelante, “el Centro”, el día 28 de noviembre de 2002, acusándose
recibo por el Centro el día 29 de noviembre de 2002.
3.2 La verificación registral se efectuó el 5 de diciembre de 2002. El 12 de diciembre
de 2002, se notificó la demanda al demandado. El demandado procedió a
responder a la misma en el plazo establecido, con fecha de 27 de diciembre de
2002.
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3.3 El 10 de enero de 2003, el Centro se dirigió a María Baylos para solicitar su
declaración de aceptación e independencia para actuar como único panelista en
este procedimiento administrativo, lo que aceptó con fecha 13 de enero,
resultando designada, una vez recibida dicha declaración, el 16 de enero de 2003.
3.4 Idioma del procedimiento. La demandante propuso y razonó la procedencia de la
lengua española como idioma del procedimiento, sin que el demandado se haya
opuesto; antes bien, ha presentado la contestación también en español. Teniendo
en cuenta estas circunstancias, que ambas partes son de nacionalidad y residencia
españolas y que la mayoría de los documentos se presentaron en esta lengua, el
Panel, haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 11.a) del Reglamento,
estima que el español debe ser la lengua del procedimiento.
4.
Antecedentes de hecho
Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por
documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:
4.1. La demandante, BARCELONA ACTIVA, S.A., Agencia de desarrollo local en
Barcelona, es una sociedad de capital municipal del Excelentísimo Ayuntamiento
de Barcelona, que nace el 19 de diciembre de 1986, como consta en el documento
3 de la demanda, dedicada al fomento, promoción y coordinación de toda clase de
actuaciones generadoras de ocupación y actividad económica.
La demandante es titular de numerosos registros españoles de marca constituidas
exclusivamente por la denominación "BARCELONACTIVA" o que contienen tal
denominación de manera destacada, dentro de un conjunto gráfico-denominativo,
como consta en los documentos 8 y 9 de la demanda, cuya situación de titularidad,
fecha y vigencia ha sido verificada por consulta del Panel a la base de datos online de la Oficina Española de Patentes y Marcas, comprobando, además, que
todos ellos son de fecha anterior al dominio del demandado.
La demandante es asímismo titular de los nombres de dominio
<barcelonactiva.es>, <barcelonanetactiva.com>, <barcelonanetactiva.org>,
<barcelonanetactiva.net> y <netactiva.com>, teniendo desde el primero la marca
BARCELONACTIVA presencia en la red.
4.2 El demandado y titular del nombre de dominio en cuestión es D.Luis Toribio
Troyano, con domicilio en la calle Ausias March, 28, en San Pedro de Rivas,
08080 Barcelona (España) y es quien actualmente ostenta el nombre de dominio
cuya transferencia se solicita, según consta en el documento número 2 de la
demanda, donde figura como fecha de registro el 19 de marzo de 2001.
5.
Pretensiones de las partes
5.1. Demandante
La demandante básicamente alega:
-
Que es una Sociedad Anónima de capital municipal del Excmo. Ayuntamiento de
Barcelona, que fue constituida el 19 de diciembre de 1986. Así consta en los
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documentos número 3 y 4 de la demanda.
-
Que, desde su nacimiento, ha centrado sus esfuerzos en la promoción de la
iniciativa emprendedora, el acompañamiento de nuevos proyectos empresariales y
el apoyo a la pequeña y mediana empresa.
-
Que, por delegación del Ayuntamiento de Barcelona, la sociedad gestiona y
coordina la mayor parte de los recursos que Organismos e instituciones públicas le
otorgan para desarrollar programas y servicios en el ámbito de la promoción
económica y el empleo, destacando además su labor de patrocinio de eventos y
premios. A ello se refieren los documentos 5 y 6 de la demanda.
-
Que la sociedad BARCELONA ACTIVA es titular de numerosas marcas
nacionales y resultan todas ellas idénticas o confusamente similares con el nombre
de dominio <barcelonactiva.com> ya que todas incluyen bien el distintivo
principal “BARCELONACTIVA” o bien “BARCELONA ACTIVA”, ambos
fonéticamente idénticos.
-
Que es también titular de dos marcas comunitarias cuya denominación está
constituida por diversos vocablos, siendo los términos “BARCELONA ACTIVA”
los realmente caracterizadores, por lo que existe semejanza productora de
confusión respecto al dominio reclamado. Justifica esta titularidad con dos
certificaciones emitidas por la OMPI, que forman parte del documento 9.
-
Que la nueva Ley española de Marcas, en su TÍTULO V, establece la protección
de los titulares de marcas en España y, concretamente, la facultad de prohibir a
terceros que utilicen el signo protegido en redes de comunicación y como nombre
de dominio. Y que la anterior Ley de Marcas de 1988, concedía al titular de una
marca el derecho exclusivo, entre otros, de hacer figurar el signo en medios
publicitarios, lo que ha sido interpretado por diversas Resoluciones del Centro
como el uso como nombre de dominio ya que la red es también un medio
publicitario para darse a conocer.
-
Que el nombre de dominio <barcelonactiva.com> es idéntico a la denominación
social de la sociedad BARCELONA ACTIVA, S.A. notoriamente conocida en
Barcelona por su labor de fomento del empleo y de la actividad económica que
desarrolla en dicha ciudad y que, para el desarrollo de su labor, Internet constituye
un medio fundamental.
-
Que la denominación BARCELONACTIVA ha sido utilizada siempre en las
campañas publicitarias de la sociedad demandante, así como a la hora de
identificar sus servicios, siendo ya una marca notoria y de gran prestigio en el
momento en que el demandado registró el nombre de dominio, como recogen las
noticias agrupadas en el documento número 13.
-
Que la fuerte implantación de la sociedad BARCELONA ACTIVA, S.A. en
Barcelona hace previsible que las personas o entidades interesadas acudan a
obtener información mediante el dominio <barcelonactiva.com>, por ser “.com”
uno de los principales dominios del sistema jerárquico de nombres de dominio,
junto con el “.net” y el “.org”.
-
Que a través del dominio en cuestión se enlaza con multitud de páginas en las que
el demandado expone sus opiniones personales extremadamente ofensivas,
contrarias a los sistemas de gobierno autonómicos y sobre diversas personalidades
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del mundo político, así como de entidades públicas y privadas de reconocido
prestigio, como consta en el documento número 14.
-
Que el demandado carece de derecho o interés legítimo respecto al nombre de
dominio ya que no posee una marca con esa denominación, no tiene derecho a
usarla, no se identifica con una sociedad, ni se le conoce en el mercado por ese
nombre.
-
Que esa falta de interés legítimo y derecho evidencia la existencia de un registro y
uso de mala fe, con el fin de perturbar el normal uso de la denominación de la
demandante.
-
Que el nombre de dominio <barcelonactiva.com> debe ser transferido a la
demandante.
5.2. Demandado
El demandado al contestar a la demanda alega:
-
Que no existe posibilidad de confusión entre el nombre de dominio y las marcas
involucradas en el caso por cuanto “Barcelona activa” está conformado por
términos genéricos y usuales, no susceptibles de monopolizar, y que describen
perfectamente un sector interesado.
-
Que el ámbito de exclusión de una marca es limitado y no puede pretender
extenderse al ciberespacio.
-
Que la demandante comete un error al pretender utilizar el art. 34 de la Ley de
Marcas 17/2001 por la ausencia de ánimo de lucro en el Portal del demandado y
porque el dominio en cuestión fue registrado el 19 de marzo de 2001.
-
Que la demandante carece de “notoriedad” y por tanto no puede utilizar la Ley de
Marcas 32/1998, de 10 de noviembre.
-
Que lo que goza de notoriedad es su nombre de dominio y es ahí donde reside el
interés de la demandante en querer apropiarse del dominio del demandado, como
se explica en los documentos 4 y 17.
-
Que la imagen en Internet de la demandante es barcelonanetactiva.
-
Que la demandante tiene concedido, con fecha 1 de marzo de 2002, el registro del
nombre de dominio <barcelonactiva.es>.
-
Que desde el 19 de marzo de 2001, la demandante conoce que el demandado es
titular de los dominios <barcelonactiva.com>, <barcelonactiva.net> y
<barcelonactiva.org>, y que además, desde el 19 de octubre de 2001, también es
titular de <barcelonactiva.info>, y no actúa en consecuencia hasta 21 meses
después.
-
Que, además, existe un interés legítimo por cuanto que desde el dominio
<barcelonactiva.com> se ofrece solamente información altruista y sin ánimo de
lucro destinada a personas mayores de 40 años desempleadas, facilitando la
intermediación que ofrecen las redes informáticas. Ello se explica más
ampliamente en las alegaciones contenidas en el documento número 5.
Pagina 4
6.
-
Que tiene interés legítimo en el registro de dicho nombre de dominio por cuanto
se trata de vocablos genéricos que describen un sector interesado como es el de las
personas desempleadas de su ciudad.
-
Que en el momento de solicitar el nombre de dominio en disputa no conocía la
existencia de las marcas de la demandante ni el sitio web accesible, ya que utiliza
el portal internacional “www.register.com”, para saber si un dominio está libre u
ocupado, y dicho portal informa solamente sobre los dominios “.com”, “.net”,
“.org”, “.info” y “.biz”., habiendo comprobado que el dominio que quería registrar
estaba libre.
-
Que la demandante tiene otros nombres de dominio registrados, como consta en el
documento número 16, donde se recogen alegaciones adicionales a su escrito de
contestación, y, por tanto, no la está privando de su posibilidad de acceso a la red.
-
Que los mercados a los que se dirigen demandante y demandado a través de sus
dominios son muy distintos por cuanto que el primero se dirige a empresas y el
segundo está enfocado a individuos.
-
Que el nombre de dominio en ningún modo ha sido registrado o adquirido con el
fin de vender, alquilar o ceder al demandante su registro, sino que lo ha venido
usando de forma leal y legítima, como expone en sus documentos 1 y 21.
-
Que el uso del nombre de dominio ha sido en todo momento, y desde su registro,
sin ánimo de lucro, sino de manera leal y legítima, como explica en los
documentos 6 a 11.
-
Que la demandante pretende engañar al Centro aprovechando una redirección
puntual del dominio del demandado hacia las direcciones “www.nopasaran.info”
y “www.varsovia.net”, para continuar haciendo una descalificación del
demandado por el significado del contenido de esas páginas.
-
Que la demandante acusa al demandado de mala fe por el hecho de que un
pariente familiar registre también otro dominio de igual nombre y con diferente
extensión, cuando realmente lo que refleja es un verdadero interés por el nombre
de dominio.
-
Que por los motivos expuestos, solicita que se desestime la demanda y se declare
a la demandante incursa en Reverse Domain Name Hijacking, por haber actuado
de forma abusiva, presentando la demanda de mala fe con el propósito de sustraer
al nombre de dominio a quien lo está utilizando de buena fe.
Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
El apartado 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre
la base de:
-
Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.
-
Lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento
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-
De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel
considere aplicables.
Teniendo en cuenta que la demandante es una entidad española y que sus registros de
marca son españoles y que el demandado es también de nacionalidad y residencia
españolas, son de especial atinencia, junto con las Reglas de la Política, las Leyes y
Principios del Derecho Nacional Español.
6.2 Consideraciones previas
6.2.1 Al Panel se le han sometido en la misma fecha para dictar Resolución, dos
conflictos exactamente iguales, cuya acumulación quizá hubiera podido ser planteada
por la demandante, según permite el artículo 4.f) de la Política. En efecto, las
alegaciones y documentos de la demanda, así como la contestación y sus documentos,
son los mismos en ambos casos; la parte demandante también es la misma y los
demandados son familiares que figuran respectivamente en cada caso, bien como
titulares del dominio, bien como contactos administrativos. Además, el propio
demandado se identifica como la misma persona y, a pesar de aparecer un familiar suyo
como titular de uno de los nombres de dominio, atribuye un único origen y contenido a
ambos dominios.
Por otra parte, el Panel no ha encontrado circunstancias, pruebas o derechos e intereses
diferentes en cada uno de los procedimientos que pudiesen dar lugar a razonamientos
diversos en las resoluciones.
Por tanto, es inevitable que tanto la resolución del presente caso OMPI No.D2002-1096
<barcelonactiva.com>, como la del procedimiento OMPI No.D2002-1093
<barcelonactiva.net>, considere como demandado a la misma persona y contenga el
mismo criterio y decisión.
6.2.2. Las Leyes españolas que rigen en materia de marcas y competencia desleal, son
aplicables al presente caso como se ha indicado en al apartado 6.1. En concreto,
respecto a la Ley Española de Marcas de 7 de diciembre de 2001, los derechos que
establece son para cualquier titular de una marca, con independencia de la fecha en que
fuera concedida. Es decir, según la redacción de la nueva Ley, el titular de una marca
tiene el derecho a impedir que ésta se registre como signo para distinguir nombres de
dominio, de acuerdo con el artículo 34.e). También, al amparo de la anterior Ley de
Marcas de 1988, vigente en el momento del registro del dominio impugnado, se podía
prohibir por el titular de la marca registrada la presencia del signo en la red, sin su
consentimiento, ya que ello supone hacer publicidad del mismo y esta facultad estaba
reservada en exclusiva al titular del registro, existiendo Resoluciones judiciales
españolas que así lo declaran y Decisiones del Centro que lo han interpretado en este
sentido.
Es de tener en cuenta, también, que la Ley española de Competencia Desleal de
10 de enero de 1991, sanciona como acto desleal, en su artículo 5, el desarrollo de una
actividad objetivamente contraria a la buena fe. El comportamiento calificado como
desleal por la Ley española no exige una intención voluntaria y consciente del propio
sujeto infractor sino que la conducta de éste ha de ser objetivamente contraria a las
mínimas exigencias de un comportamiento ético y conforme a los buenos usos y
prácticas mercantiles.
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6.3 Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en
el apartado 4.a) de la Política Uniforme
El artículo 4.a) de la Política exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que
la demanda sea admisible
-
Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u
ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o
servicios sobre la que el demandante tenga derechos.
-
Que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el
nombre de dominio y,
-
Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.3.1 Análisis de la identidad o semejanza entre el nombre de dominio y las
marcas.
La demandante ha probado que es titular de diversas marcas españolas consistentes en
la denominación “Barcelonactiva” o “Barcelona activa”. También afirma ser titular de
dos marcas comunitarias, lo cual no puede ser tenido en cuenta ya que los documentos
que aporta se refieren a la solicitud de dos marcas internacionales pero no comunitarias.
El Panel tampoco tiene constancia de que estas marcas internacionales hayan sido
concedidas pues los documentos presentados no lo acreditan, al tratarse de
certificaciones que prueban la solicitud de las marcas pero no su concesión y la
consulta efectuada por el Panel a la base de datos de la Oficina Española de Patentes y
Marcas, solo ofrece información respecto a su solicitud sin que conste que hayan sido
concedidas.
Estas marcas, por tanto, no serán tenidas en cuenta en esta Resolución sino solo los
registros españoles.
En el ejercicio de la estimación del eventual riesgo de confusión existente entre una
marca y un nombre de dominio, por identidad o semejanza, se han de tener en cuenta
las características peculiares de Internet, que determinan ciertas singularidades en
cuanto a los criterios clásicos establecidos para la comparación entre marcas.
En este sentido, el principio de especialidad, elemento básico en Derecho marcario, en
virtud del cual el registro de una marca sólo extiende sus efectos para la concreta clase
para la que ha sido concedido, es inaplicable en el entorno de Internet, pues,
evidentemente, en el mundo digital por su propia unicidad no existe diferenciación de
clases porque potencialmente todo nombre de dominio puede servir para identificar
cualquier actividad en la Red. Por tanto, el derecho exclusivo otorgado al titular de un
registro de marca, cuando es aplicado a la presencia de un nombre de dominio en la red,
igual o muy similar a la marca, no se encuentra limitado a la clase de productos o
servicios distinguidos sino que ha de juzgarse observando si existe confundibilidad en
el aspecto exclusivamente denominativo.
Asimismo, en la comparación entre la marca y el nombre de dominio, la inclusión en
éste de las partículas “.com”, “.net”, “.org”, etc., indicadores del primer nivel, no
pueden llegar a significar en absoluto una diferente calificación en cuanto a la identidad
o confundibilidad, como reiteradamente vienen sosteniendo numerosas Resoluciones
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del Centro, puesto que el usuario internauta únicamente centrará su atención en los
elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio.
Por otro lado, la cuestión de si los vocablos que constituyen las marcas de la
demandante son o no genéricos y por tanto, no pueden impedir que se registre un
nombre de dominio igual o semejante, no puede tener acogida pues, con independencia
del carácter distintivo de dichos vocablos, se trata de marcas concedidas por el Registro
español ante el que su titular habrá efectuado las alegaciones oportunas para ser
merecedora de la concesión de tales marcas. Cuestionar la validez de las mismas, es un
tema ajeno al presente procedimiento.
Por estas razones, es por lo que el presente Panel no puede acoger las afirmaciones del
demandado tanto respecto al limitado ámbito aplicativo de las marcas de la demandante
como a la calificación de genéricos de los vocablos que las constituyen, pues, a los
efectos de este procedimiento, lo que consta es que existen unas marcas a favor de la
demandante, concedidas y en vigor, que le otorgan unos derechos exclusivos sobre la
denominación registrada. Este no es el ámbito adecuado para juzgar si la marca debió
ser o no concedida. Además, es habitual que los Ayuntamientos tomen el nombre del
lugar donde se encuentran ubicados y registren como marcas tales denominaciones
junto a otros vocablos, para formar un conjunto distintivo capaz de identificar su
actividad.
Teniendo en cuenta todas estas premisas, la comparación ha de centrarse entre las
denominaciones “Barcelonactiva” y “Barcelona activa”, marcas de la demandante, con
respecto al nombre de dominio <barcelonactiva.com>. La práctica identidad entre
dichas denominaciones, no ofrece duda alguna, sin que sean necesarios mayores
razonamientos.
Por tanto, corresponde aceptar como cumplido el primer requisito exigido en el artículo
4.a)i) de la Política
6.3.2 Análisis de la posible existencia de derecho o interés legítimo por parte del
demandado sobre los nombres de dominio objeto de este procedimiento.
Para basar su afirmación de que el demandado carece de derecho o interés legítimo, la
demandante alega que aquél no posee una marca ni una sociedad constituida con esa
denominación, ni se le identifica en el mercado por ese nombre y que las redirecciones
que aparecen en la página del demandado tienen un contenido extremadamente
ofensivo y contrario a los sistemas de gobierno autonómico y otras entidades públicas y
privadas de reconocido prestigio.
Frente a ello el demandado alega que su página va dirigida a ofrecer una información
altruista a personas de más de 40 años que se encuentren en situación de desempleo,
siendo éste un sector ajeno y distinto al de la demandante.
Afirma que su derecho e interés legítimo viene constituido por ir dirigida su página a un
especial sector que se identifica muy bien a través de las palabras que ha elegido para
su dominio, que no estaban registradas en las extensiones elegidas y que durante dos
años ha ido alimentando esta página, habiendo adquirido un derecho sobre el dominio
que se manifiesta también en la existencia de un verdadero interés en el nombre de
dominio por tenerlo registrado en otras extensiones a nombre de personas de su propia
familia.
Ante la falta de otras alegaciones del demandado, el Panel ha de hacer la reflexión de
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que el derecho o interés legítimo sobre un nombre de dominio no viene determinado
por el interés personal de quien lo registra ni por el empeño que ponga en alimentar un
Portal sino por circunstancias objetivas que deben concurrir en el momento de
plantearse la controversia o de registrarse el dominio, en virtud de las cuales se pueda
afirmar que el titular podía acceder a él sin lesionar derechos ajenos ya que no se puede
registrar cualquier vocablo como nombre de dominio por el hecho de que éste se
encuentre disponible sino que han de respetarse los posibles derechos adquiridos por
terceros. Algunas de estas circunstancias se encuentran recogidas en el apartado c) del
artículo 4 de la Política y el Panel considera que ninguna de ellas concurre en este caso.
Por el contrario, como puede muy bien deducirse, no parece que sea un uso leal y
legítimo o una oferta de buena fe de productos o servicios, la utilización de este nombre
de dominio, claramente indicativo de la ciudad de Barcelona, para verter en la red
afirmaciones tendenciosas e irrespetuosas no sólo hacia los Gobiernos autonómicos
sino contra las propias instituciones nacionales y personas públicas españolas y
extranjeras, que se entremezclan con contenidos y banner pornográficos, como ha
comprobado el Panel en la consulta efectuada.
Tampoco supone un uso no comercial sin ánimo de lucro, como afirma el demandado,
por cuanto en su web se hacen diversos ofrecimientos de servicios, entre ellos el de
registro de dominios y construcción de páginas web y actividades de todo tipo, en
muchos casos por un precio, dirigidas a particulares, empresarios y profesionales
liberales.
El Panel entiende, por tanto, que el demandado carece de derecho o interés legítimo
sobre el nombre de dominio, debiendo considerarse cumplido el segundo requisito del
artículo 4.a).ii) de la “Política”.
6.3.3 Análisis de la posible existencia de mala fe en el registro y utilización por
parte del demandado sobre los nombre de dominio objeto de este
procedimiento
A)
Registro de mala fe
La demandante alega que el demandado conocía su denominación y sus marcas cuando
registró el dominio cuestionado porque, además de residir en la misma ciudad, se trata
de unas marcas profusamente usadas en Barcelona, prestigiosas y notorias y lo hizo
para atraer a posibles interesados en conocer las actividades de esta sociedad al haber
elegido la extensión “com” que es una de las principales indicadoras de los dominios de
primer nivel, perturbando, así, el normal uso de la denominación de la demandante.
El demandado se opone indicando que eligió esos vocablos porque describen el sector
de interesados a los que va dirigido su Portal y en la consulta efectuada al registrador
Register.com no figuraban inscritos a nombre de nadie, no habiendo privado a la
demandante de su presencia en la red como lo demuestra el hecho de que es titular de
otros dominios con la denominación “Barcelonactiva”.
Es evidente que para juzgar de la mala fe en el registro, un elemento primordial es que
el demandado tuviese conocimiento de la previa existencia de la demandante y sus
derechos sobre la denominación BARCELONA ACTIVA.
La demandante afirma que sus marcas son notorias, aportando para ello una serie de
noticias de prensa que agrupa en el documento número 13. Sin embargo, todas estas
noticias son de fecha posterior al registro del nombre de dominio en cuestión
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(19 de marzo de 2001) que es la que ha de tenerse en cuenta a los efectos de este
procedimiento. Por esta razón el Panel tiene dudas respecto a si estas marcas pueden
ser calificadas de notorias, es decir, conocidas por el sector interesado. Sin embargo,
no parece probable que el demandado no conociera el nombre de la demandante al ser
residente en la misma ciudad y tratarse de una sociedad privada municipal a través de la
que el Ayuntamiento de Barcelona despliega una serie de actividades destinadas a la
promoción y asesoramiento de empresas, que viene actuando desde 1986, fecha de su
constitución.
Además, la actividad de promoción del empleo a personas paradas, mayores de 40
años, no parece que pueda justificar la elección de los términos que constituyen el
nombre de dominio sino que más bien ha de interpretarse como un deseo de
aproximarse a la demandante, apareciendo como una continuación de sus actividades,
ya que a nadie puede extrañar que una sociedad que tiene su origen en el Ayuntamiento
de Barcelona extienda su actuación hacia los parados, lo cual favorece los fines del
demandado que tiene, así, asegurados unos potenciales usuarios que encuentran una
garantía en lo que se les ofrece, por la credibilidad que tiene la demandante que viene
actuando en Barcelona desde hace muchos años.
La conducta del demandado de constante y continuo registro de los más diversos
nombres de dominio pone de manifiesto que su actuación es contraria a la buena fe
pues aprovecha cualquier suceso o acontecimiento, presente o futuro, para registrar
como dominio la palabra clave que lo identifica, adelantándose a un posible titular
legítimo que pudiera estar interesado en obtener un determinado nombre de dominio.
De esta forma es como ha impedido a la demandante reflejar sus marcas en los
dominios correspondientes que ha tenido que introducir la partícula “net” para poder
acceder a los dominios genéricos de primer nivel, como lo prueba que el dominio de la
demandante en este nivel es <barcelonanetactiva.com>.
Por tanto, el Panel concluye que el registro del nombre de dominio
<barcelonactiva.com> ha sido efectuado de mala fe.
B)
Uso de mala fe
Como se ha venido manteniendo en numerosas decisiones del Centro, es difícil llegar a
apreciar buena fe en el uso, cuando se ha concluido de forma previa la existencia de
mala fe en el registro y falta de derecho o interés legítimo en el mismo.
En efecto, aunque se exija en las reglas de la Política la concurrencia de mala fe en el
registro y en el uso, es indiscutible que ambos extremos están indisolublemente unidos,
pues en la mayoría de las situaciones, el registro de mala fe, se acompañará
consecutivamente con el uso también de mala fe.
Sin embargo, es siempre necesario analizar las circunstancias específicas del caso para
determinar si existe o no esa mala fe en el uso posterior.
La demandante denuncia y prueba la existencia de enlaces en la página del demandado
con otras páginas del propio demandado donde se vierten opiniones personales y
ofensivas sobre personalidades del mundo de la política, de los gobiernos autonómicos
y de entidades públicas y privadas.
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El demandado alega frente a ello que su objetivo es meramente altruista y sin ánimo de
lucro, sin que nunca haya intentado venderlo, encontrando mala fe en la demandante
por la interpretación que da a unas redirecciones puntuales.
De la consulta efectuada por el Panel a la página Web del demandado resulta que éste
ha creado un enorme entramado de páginas, que conducen unas a otras a través de
enlaces con numerosísimos dominios registrados por el demandado, cuyo origen se
encuentra en el que el propio demandado anuncia como su Grupo empresarial,
distinguido como <barcelona-2001.com>, registrado en noviembre de 2000, según el
Panel ha podido comprobar. Este Portal de contenido muy variado y variopinto, basado
en el nombre de la ciudad de Barcelona, se encuentra en constante cambio y
actualización, con ofrecimiento de toda clase de servicios y como medio de expresión
de las opiniones del demandado. Todo ello puede ser lícito, pues precisamente la red es
el medio por excelencia de libertad de expresión, siempre y cuando no se utilice una
denominación que pertenece a un tercero.
En este caso, concurre la especial circunstancia de que la demandante no es un
particular sino una sociedad privada municipal que representa los intereses del
Ayuntamiento de Barcelona haciendo una labor de promoción de empresas en esa
ciudad. Por eso las opiniones personales del demandado respecto a temas políticos y la
existencia en esta web de un contenido tan diverso, inconveniente y ajeno a los fines de
la sociedad demandante, puede dañar la imagen del propio Ayuntamiento de Barcelona.
Es evidente que los navegantes que deseen conocer las actividades que lleva a cabo esta
Institución van a hacerlo tecleando el nombre de esta sociedad, accediendo sin embargo
a la compleja página del demandado, lo que evidentemente le beneficia.
El Panel concluye afirmando que al haber sido registrado el dominio de mala fe y
estarse usando también de mala fe, concurre el tercer requisito establecido en el artículo
4 a) iii) de la Política.
7.
La petición de declaración de Hostigamiento (Reverse Domain Name Hijacking)
El demandado finaliza su contestación solicitando del Panel que no solo se desestime la
demanda sino que se declare que la demandante se encuentra incursa en la conducta
denominada “Reverse Domain Name Hijacking”, es decir, que la Política ha sido
utilizada de mala fe por la demandante con el único propósito de intentar privar del
nombre de dominio a un legítimo titular que está haciendo un buen uso del mismo.
La posibilidad de esta declaración está establecida, incluso de oficio, en el artículo
15.e) del Reglamento, en el que se prevé que el Panel, una vez considerada la demanda
y documentos presentados, podrá concluir que ha sido presentada de mala fe en un
intento de sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que la
demanda ha sido presentada fundamentalmente para obstaculizar las actividades del
titular del nombre de dominio, por lo que constituye un abuso del procedimiento
administrativo.
Este Panel después de haber examinado escrupulosamente las alegaciones y
documentos presentados por ambas partes, no considera que concurra en la demandante
la conducta de “hostigamiento” al demandado que pueda dar lugar a la declaración que
éste solicita. El hecho de que la demandante alegue la existencia de dos marcas
comunitarias cuando en realidad tales marcas sin inexistentes, no puede influir para
calificar su conducta como de mala fe puesto que se encuentran concedidas otras
muchas marcas nacionales que por sí solas dan lugar al cumplimiento del requisito
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exigido en el artículo 4.a).i) de la Política. Por lo demás, no hay otras circunstancias
que puedan dar lugar a la declaración solicitada por el demandado.
8.
Decisión
De acuerdo con las circunstancias y razonamientos expuestos, este Panel resuelve que
la demandante ha probado que concurren los tres requisitos necesarios contemplados en
el apartado 4.a) de la “Política” y, en consecuencia, conforme a los apartados 4.i) de la
“Política” y 15 del “Reglamento”, ordena que el nombre de dominio
<barcelonactiva.com> sea transferido a la demandante, BARCELONA ACTIVA, S.A.
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María Baylos
Panelista Único
Fecha: 30 de enero de 2003
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