D2004-0868

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Antonio Durán Piñero v. Disven2003, S.L. y Comercio Electrónico OJAL, S.L.
Caso No. D2004-0868
1.
Las Partes
El Demandante es D. Antonio Durán Piñero, que actúa en su propio nombre así como
en representación de las mercantiles Franquired, S.L., La Tienda del Espía, S.L., y
Productos de Telecomunicaciones, S.L., con domicilio en Madrid, España.
Las Demandadas son Disven2003, S.L. y Comercio Electrónico Ojal S.L., con
domicilio en Madrid, España, y representadas por Lucas Sáenz de Buruaga y Castillo.
2.
Los Nombres de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <tiendadelespia.com>,
<tiendaespia.com>, y <tiendaespia.net>.
El registrador de los citados nombres de dominio es Network Solutions, LLC.
3.
Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
(el “Centro”) el 21 de octubre de 2004.
El 21 de octubre de 2004, el Centro envió a Network Solutions, LLC, via correo
electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de
dominio en cuestión. El 22 de octubre de 2004, Network Solutions, LLC envió al
Centro su respuesta, via correo electrónico, , confirmando que Disven2003, S.L. figura
como registrante de los nombres de dominio <tiendadelespia.com> y <tiendaespia.net>,
y que Comercio Electrónico OJAL S.L. figura como registrante del nombre de dominio
<tiendaespia.com>, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos
administrativo, técnico y de facturación.
En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era
administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la
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Demanda el 3 de noviembre de 2004. En su subsanación a la Demanda, el Demandante
indicó que, teniendo en cuenta la presentación de las paginas web y los datos
suministrados a Network Solutions, Disven2003, S.L. y Comercio Electrónico OJAL,
S.L. son empresas conectadas.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían
los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia
de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de
solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el
Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia
de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó
formalmente la Demanda a las Demandadas, dando comienzo al procedimiento
el 8 de noviembre de 2004. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el
plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de noviembre de 2004. El Escrito de
Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 26 de noviembre de 2004.
El Centro nombró a Mario Sol Muntañola como miembro único del Grupo
Administrativo de Expertos el día 13 de diciembre de 2004, recibiendo la Declaración
de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del
Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas
del procedimiento.
4.
Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por
documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:
El Demandante es titular de una marca nacional española mixta, compuesta por la
denominación “La Tienda del Espia” más un gráfico. Esta marca la tiene registrada en
diversas clases, entre ellas la clase correspondiente a los productos que comercializa,
tanto en su local comercial como a través de Internet.
Concretamente, la marca está registrada en las clases 9, 16 y 35, todas ellas solicitadas
y registradas con mucha anterioridad al registro de los nombres de dominio en cuestión
por las Demandadas.
La marca del Demandante es utilizada para identificar y distinguir los productos
comercializados por las mercantiles que aquél representa. Tal explotación se lleva a
cabo también por medio de Internet, a través de un sitio web cuya dirección electrónica
se corresponde con la denominación “latiendadelespia”. Asimismo, la denominación
social de una de las referidas mercantiles (“La Tienda del Espia, S.L.”) coincide
igualmente con la denominación de la marca.
Los nombres de dominio <tiendadelespia.com> y <tiendaespia.com> fueron registrados
el 28 de marzo de 2000. El nombre de dominio <tiendaespia.net> fue registrado el día
3 de abril de 2000.
A la vista de la información presentada por el Demandante relativo a la conexión entre
las sociedades Disven2003, S.L. y Comercio Electrónico OJAL, S.L., el Experto
considera que está justificado que se haya presentado la Demanda contra ambas
entidades demandadas.
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5.
Alegaciones de las Partes
A.
Demandante
El Demandante afirma que los nombres de dominio de las Demandadas son idénticos a
su marca y que existe riesgo de confusión entre la marca y los nombres de dominio en
disputa. Afirma también que las Demandadas carecen de derechos o intereses legítimos
sobre los nombres de dominio y que los ha registrado y usado de mala fe, con el fin de
aprovecharse con ánimo de lucro del conocimiento público del que goza su marca.
Asimismo, manifiesta el Demandante haber recibido de las Demandadas una oferta de
venta de los nombres de dominio por importe de 12.000 €, si bien, no aporta elemento o
indicio probatorio alguno.
Solicita la transferencia de los nombres de dominio a su favor.
B.
Demandadas
Por su parte, las Demandadas reconocen los derechos de marca del Demandante, pero
alega que los términos “tienda” y “espía” son genéricos y descriptivos y que, sin la
adición de los elementos gráficos que componen la marca, dichos términos no tienen el
carácter distintivo suficiente para ejercer las funciones propias de toda marca.
Sostiene que utiliza los nombres de dominio en cuestión para la presencia en Internet de
su negocio de venta de productos de espionaje, de manera legítima y legal. Asimismo,
manifiesta que en ningún momento se ha puesto en contacto con el Demandante para
ofertar la venta de los nombres de dominio, ni ha sido probada por el Demandante
ninguna otra circunstancia acreditativa de su mala fe.
Cabe notar que el representante de las Demandadas no mentiona la conexión entre
ambas sociedades que alega el Demandante.
6.
Debate y conclusiones
A la vista de las diversas alegaciones y pruebas aportadas por las partes, y con base en
lo establecido en la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional, así como en el
derecho sustantivo aplicable, el Panel obtiene las siguientes conclusiones:
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
En primer lugar, hay que recordar que no es el objeto de este procedimiento plantearse
la eventual falta de distintividad de la marca registrada del Demandante, ni corresponde
a esta sede cuestionarse la hipotética nulidad de la misma. En ese sentido, acreditados
los derechos de marca en los que el Demandado basa su demanda, reconocidos incluso
por las Demandadas, no cabe atender las disquisiciones que ésta efectúa sobre el
carácter genérico y descriptivo de los términos que componen la marca, ni las
pretendidas consecuencias que de ello se desprenden.
En esa misma línea de razonamiento, resulta indiscutible que a la hora de reflejar una
marca en Internet como nombre de dominio –por evidentes razones técnicas, al menos
por el momento– sólo cabe considerar su parte denominativa, de manera que la
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comparación que nos ocupa debe efectuarse necesariamente, en este caso, en relación
con la denominación “La Tienda del Espia”.
Efectuadas tales salvedades, debe concluirse que los nombres de dominio registrados
por las Demandadas son confundiblemente similares a la marca registrada del
Demandante, en los términos del párrafo 4.a.(i) de la Política. Las diferencias entre
unos y otra se reducen simplemente a la no inclusión en los nombres de dominio del
artículo “la”, que figura al inicio de la denominación, así como de la contracción “del”
que separa los dos términos que componen la marca. Estas mínimas diferencias no
impiden que se produzca una impresión de coincidencia entre los nombres de dominio
y la marca, reforzada además por la gran similitud de los productos ofrecidos a través
de dichos signos.
Igualmente resulta irrelevante a los efectos de la similitud analizada la adición del
sufijo ‘.com’ o ‘.net’, como es criterio reiterado por decisiones anteriores. En
consecuencia, el Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el párrafo 4.a.(i)
de la Política.
B.
Derechos o intereses legítimos
Las Demandadas sostienen que desde la fecha del registro de los nombres de dominio
viene llevando a cabo a través de los mismos la comercialización de sus productos y
servicios en Internet, lo cual pretende poner en relación con lo previsto en el párrafo
4.c. de la Política, al efecto de considerar con ello suficientemente probado que dispone
de derechos e intereses legítimos sobre los nombres de dominio.
No obstante, para que la referida circunstancia pueda considerarse prueba de derecho
alguno, deberá tratarse de una utilización de los nombres de dominio en relación con
“una oferta de buena fe de productos o servicios” –punto i)–, o “sin intención de
desviar a los consumidores de manera equívoca [y] con ánimo de lucro” –punto iii)–.
Esto nos conduce necesariamente al examen del tercero de los requisitos –objeto del
subapartado siguiente–, tras el cual este Panel concluye, como veremos, que el uso de
los nombres de dominio en cuestión por las Demandadas responde a la intención de
atraer usuarios hacia su propio sitio web, con ánimo de lucro, aprovechándose
precisamente del conocimiento del que goza la marca del Demandante entre el público
del sector. Esta circunstancia, además de ser muestra de que los nombres de dominio
han sido registrados y usados de mala fe, impide también la posibilidad de fundamentar
en tal utilización, como hacen las Demandadas, la existencia de derechos o intereses
legítimos por su parte sobre los nombres de dominio reivindicados.
Ninguna otra de las circunstancias que rodean este caso, puestas de manifiesto por las
partes, o de las que ha podido tener conocimiento este Panel, permite suponer que las
Demandadas ostenten derecho o interés legítimo alguno sobre los nombres de dominio
en cuestión, de manera que se entiende cumplido el requisito previsto en el párrafo
4.a.(ii) de la Política.
C.
Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El párrafo 4.b de la Política establece que, a los efectos del cumplimiento del tercero de
los requisitos previstos en la misma, constituirá prueba del registro y utilización de
mala fe de un nombre de dominio la constatación de la presencia de cualquiera de las
circunstancias que expresamente se contemplan, sin perjuicio de cualquier otra que
pueda ser considerada como prueba de este hecho.
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Entre dichas circunstancias se señalan aquellas que indiquen que el nombre de dominio
ha sido registrado fundamentalmente con la intención de venderlo, alquilarlo o cederlo
de otra forma al titular de la marca en conflicto, por un valor superior al de los costes
directamente relacionados con el nombre de dominio. Al respecto, si bien el
Demandante ha manifestado haber recibido de las Demandadas una oferta de venta por
importe de 12.000 euros, lo cierto es que no se ha aportado prueba alguna acerca de la
realidad de dicha oferta, cuya existencia ha sido negada por las Demandadas.
Sí ha quedado probado, en cambio, que la intención de las Demandadas al utilizar los
nombres de dominio en cuestión para direccionar al sitio web a través del cual
comercializa sus productos es la de atraer usuarios con ánimo de lucro, aprovechándose
del conocimiento que goza la marca del Demandante entre el público del sector, y con
el riesgo implícito a su conducta de que exista confusión con la marca.
En ese sentido, debe tenerse en cuenta la gran similitud que existe entre el tipo de
productos que comercializan ambas partes, dirigidos a un mismo grupo de destinatarios
y a un público muy específico. Se trata, además, de un sector de dimensión reducida,
en el cual los competidores que participan en el mismo se conocen perfectamente, de
manera que no puede considerarse como fruto de la casualidad el hecho que las
Demandadas hayan optado por utilizar una denominación tan claramente asociada a
uno de sus competidores e identificativa de sus productos, y que es incluso usada para
la comercialización de los mismos a través de la red.
Tales circunstancias llevan a descartar que el registro de los nombres de dominio pueda
obedecer a otra causa que no sea la de atraer hacia su propia web a aquellos usuarios
que con base en el conocimiento de la marca del Demandante puedan acceder al
mismo, con el riesgo de que se genere confusión entre los usuarios acerca de quien está
realmente detrás del sitio web y de los productos ofrecidos por éste. El consiguiente
incremento de visitantes de su página que consigue con ello, y por tanto, de potenciales
clientes de sus productos, obtenidos de manera ilegítima, no deja lugar a dudas acerca
del ánimo de lucro que preside la conducta de las Demandadas.
Esta conclusión se ve reforzada también por la forma en la que las Demandadas hacen
uso de dos de los tres nombres de dominio en cuestión, que utiliza simplemente como
medio para redireccionar a su web, accesible a través de la dirección electrónica
<portalespia.com>, y mediante la cual las Demandadas vienen comercializando una
gama de productos muy similar a la ofrecida por el Demandante.
De hecho, las Demandadas únicamente justifican la elección de la denominación
reivindicada por lo que afirma ser su carácter descriptivo de la actividad que realiza.
Sin embargo, sin entrar a valorar esta cuestión, olvidan las Demandadas que se trata de
una marca registrada por un competidor con mucha anterioridad a su registro de los
nombres de dominio, que otorga al Demandante derechos exclusivos para la utilización
de tal denominación, incluyendo el derecho a reflejar la marca en las actividades
realizadas a través de Internet.
En definitiva, de acuerdo con el párrafo 4.b.(iv) de la Política, acreditada la intención
de las Demandadas de atraer usuarios a su web, con ánimo de lucro, y de forma
ilegítima, queda probado que los nombres de dominio han sido registrados y son usados
de mala fe, de manera que también se cumple en este caso el requisito previsto en el
párrafo 4.a.(iii) de la Política.
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7.
Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del
Reglamento, el Panel ordena que los nombres de dominio <tiendadelespia.com>,
<tiendaespia.com> y <tiendaespia.net> sean transferidos al Demandante.
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Mario Sol Muntañola
Panelista Único
Fecha: 4 de enero de 2005
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