D2004-0135

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Ventilación y Filtración S.L., Alberto Alegre Brugueras, Ignacio Castañé García v.
Genfiltro, S.L.
Caso No. D2004-0135
1.
Las Partes
Los Demandantes son Ventilación y Filtración S.L., D. Alberto Alegre Brugueras y D.
Ignacio Castañé García representados por Bufet Almeida, Abogados Asociados, con
domicilio en Terrasa, (Barcelona) España .
La Demandada es Genfiltro, S.L. representada por Ernst & Young Abogados S.L., con
domicilio en Terrasa (Barcelona), España.
2.
El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <venfilter.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es CORE Internet Council of Registrars.
3.
Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
(el “Centro”) el 19 de febrero de 2004. El 20 de febrero de 2004, el Centro envió a
CORE Internet Council of Registrars vía correo electrónico una solicitud de
verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El
1 de marzo de 2004, CORE Internet Council of Registrars envió al Centro, vía correo
electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la sociedad que figura
como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos
administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en
el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó
una modificación a la Demanda el 8 de marzo de 2004. El Centro verificó que la
Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de
la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio
(la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en
materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la
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Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio
(el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó
formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el
9 de marzo de 2004. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para
contestar la Demanda se fijó para el 29 de marzo de 2004. El Escrito de Contestación a
la Demanda fué presentado ante el Centro el 29 de marzo de 2004.
El Centro nombró a Alberto de Elzaburu como miembro único del Grupo
Administrativo de Expertos el día 4 de mayo de 2004, recibiendo la Declaración de
Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del
Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas
del procedimiento.
Al ser ambas partes de nacionalidad española y haber presentado sus escritos
correspondientes en español, se dicta la presente decisión en este idioma, de acuerdo
con las excepciones previstas en el párrafo 11 del Reglamento.
4.
5.
Antecedentes de Hecho
-
Los demandantes señores Alegre y Castañé ostentan la titularidad sobre el
registro español de nombre comercial nº 202.445 VEN FILTER, solicitado
el 3 de diciembre de 1994, concedido el 1 de marzo de 1996, y en vigor para
identificar un “negocio de fabricación y venta de filtros de aire en general”.
-
Por su parte, la también demandante Ventilación y Filtración, S.L. es titular del
nombre de dominio <venfilter.es>.
-
La sociedad demandada obtuvo el nombre de dominio <venfilter.com>
el 17 de diciembre de 2002, constando como contacto administrativo del dominio
D. Carles Puig.
Alegaciones de las Partes
A.
Demandantes
-
Los demandantes invocan su titularidad sobre el mencionado registro español de
nombre comercial VEN FILTER y su coincidencia con el nombre de dominio
controvertido <venfilter.com>. Invocan igualmente su titularidad sobre el
dominio correspondiente <venfilter.es>.
-
D. Carlos Puig, quien consta como contacto administrativo en los datos del
dominio controvertido, constituyó junto con los demandantes D. Alberto Alegre y
D. Ignacio Castañé la mercantil Ventilación y Filtración, S.L. en 1995. En 1997,
D. Carlos Puig dimitió del cargo y vendió sus participaciones en la empresa, así
como los derechos sobre el nombre comercial VEN FILTER, a los señores
demandantes Alegre y Castañé, mediante escritura pública otorgada ante Notario,
en la que además el Sr. Puig renunciaba expresamente al uso o utilización del
nombre comercial. La cesión del distintivo a los Sres. Alegre y Castañé consta
debidamente inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
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-
La demandada Genfiltro, S.L. carece de derechos legítimos sobre el nombre de
dominio <venfilter.com>, y de hecho el contenido del correspondiente sitio web
coincidía exactamente con el correspondiente a los sitios “www.genfiltro.com” y
“www.genfiltro.es”, también de la sociedad demandada, ante lo cual al entender
de la parte actora existía un claro propósito de confundir a los consumidores y
desviarlos a la página web de la demandada aprovechando el mayor renombre y
notoriedad de los demandantes.
-
En consecuencia, el nombre de dominio <venfilter.com> fue registrado y está
siendo usado de mala fe. Señala la parte actora como indicio de mala fe la
circunstancia antes apuntada de que el contacto administrativo del dominio, Sr.
Puig, fue uno de los propietarios del registro de nombre comercial
correspondiente hasta que en 1998, cedió su parte a los demandantes Srs. Alegre
y Castañé, con expresa renuncia de sus derechos.
-
La referencia que la Política Uniforme hace a las marcas debe entenderse en
sentido amplio, incluyendo también los registros de nombre comercial, teniendo
en cuenta además la equiparación de ambas figuras que realiza la vigente Ley de
Marcas española.
-
Las leyes españolas de Marca, de Competencia Desleal y General de Publicidad
prohíben situaciones como la perseguida, según se reconoce en diversas
sentencias de los Tribunales españoles y decisiones de la OMPI citadas por la
parte actora.
-
Como consecuencia de todo ello, se solicita la transferencia del nombre de
dominio <venfilter.com> a los demandantes.
B.
Demandado
-
La demandada pone de manifiesto, tanto al comienzo de su escrito de
contestación como al final del mismo, que, si bien no está de acuerdo con los
motivos invocados por los actores, pone el nombre de dominio controvertido a
disposición del Centro para que se transfiera la titularidad del mismo a la parte
demandante o para que se bloquee su acceso.
-
Con carácter previo, la demandada destaca que ha ofrecido a los demandantes la
cesión gratuita del nombre de dominio mediante escritura ante Notario,
ofrecimiento que éstos han rechazado.
-
Además de la sociedad demandante Ventilación y Filtración, S.L., D. Carlos
Puig, junto con D. Alberto Alegre y otras personas habían constituído con
anterioridad la sociedad Venfilter, S.A.L., cuya denominación coincide con el
nombre de dominio controvertido.
-
Los nombres de dominio <venfilter.com> y <genfiltro.com> fueron registrados
en su día para lograr la presencia en Internet de las sociedades Venfilter, S.A.L. y
Genfiltro, S.L., respectivamente. Ambos registros se realizaron a nombre de
Genfiltro, S.L. por motivos prácticos, pero sin ninguna actitud maliciosa o
desleal, desconociendo que ello pudiera ocasionar algún tipo de problemas. Por
tanto, la demandada niega que actuara con mala fe.
-
La existencia de la mencionada sociedad Venfilter, S.A.L. confiere derechos o
intereses legítimos a la demandada sobre el nombre de dominio controvertido.
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6.
-
Tan pronto como la demandada tuvo conocimiento del inicio formal del
procedimiento ante la OMPI solicitó a sus informáticos el bloqueo inmediato y
con carácter preventivo del sitio web “www. venfilter.com”.
-
Como ya se ha señalado, la parte demandada concluye señalando que, a pesar de
que entiende que no concurren motivos suficientes para ser desposeído del
nombre de dominio controvertido, ofrece su transferencia a la parte demandante o
su bloqueo definitivo, añadiendo además su intención de no renovar en ningún
caso el nombre de dominio objeto de controversia.
Debate y conclusiones
A.
Identidad o similitud hasta el punto de confusión
El registro de nombre comercial del demandado consiste en la denominación VEN
FILTER, totalmente coincidente, por tanto, con el nombre de dominio controvertido
<venfilter.com>, si excluímos la terminación genérica <.com> y tenemos en cuenta que
no caben espacios en blanco en las denominaciones de los nombres de dominio.
Por lo demás, el nombre comercial registrado es un signo distintivo totalmente
equiparable a las marcas para la aplicación de la Política Uniforme, tal y como
estableció el Centro en la decisión Banca March, S.A. v. Digigrup.com,
OMPI Caso No. D2000-1341, y según se desprende la propia Ley de Marcas española,
que equipara en cuanto a eficacia y tratamiento los nombres comerciales a las marcas.
En consecuencia, se considera que concurre el primer requisito de los establecidos en el
párrafo 4.a) de la Política Uniforme.
B.
Derechos o intereses legítimos
A juicio de este Grupo de Expertos, el demandado no ha acreditado derechos o
intereses legítimos sobre la denominación VEN FILTER.
La existencia de una sociedad denominada Venfilter S.A.L. es irrelevante a estos
efectos, pues dicha sociedad no es la titular del nombre de dominio.
Además, los demandantes han probado que D. Carlos Puig, quien consta como contacto
administrativo del dominio, renunció expresamente a la utilización del nombre
comercial VEN FILTER mediante escritura pública.
Pero sobre todo es de señalar que en su escrito de contestación a la demanda, el
demandado manifiesta expresamente su consentimiento para que el nombre de dominio
<venfilter.com> sea transferido a la parte actora, por lo que en definitiva admite su falta
de interés legítimo sobre el nombre de dominio.
Así pues, concurre también la segunda de las circunstancias para la aplicación de la
Política Uniforme.
C.
Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Tal y como se ha apuntado, D. Carlos Puig, contacto administrativo en los datos del
nombre de dominio controvertido, había manifestado previamente en escritura pública
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su renuncia al nombre comercial VEN FILTER y su compromiso de no usar tal
distintivo. Obviamente, el registro del nombre de dominio <venfilter.com> implica un
claro incumplimiento de este compromiso, lo que constituye a juicio del grupo de
expertos mala fe en su registro y utilización.
Por lo demás, la parte actora ha acreditado que, antes de que el demandado tuviera
noticia de la incoación de este procedimiento, el nombre de dominio que nos ocupa
dirigía al internauta a la propia página web del demandado, conducta subsumible en el
párrafo 4.b.iv) del Reglamento, al existir una intención de atraer a los usuarios de
Internet al propio sitio web del demandado con ánimo de lucro, por lo que concurre
también la tercera de las condiciones para la aplicación de la Política Uniforme.
Con independencia de todo ello, y como ya se ha apuntado, aunque la parte demandada
discute los argumentos de los demandantes, señala en definitiva su aceptación de que el
nombre de dominio <venfilter.com> sea transferido a la parte actora. Existe, pues, un
allanamiento a lo solicitado por la parte demandante, pese a no existir lógicamente
acuerdo en la causa petendi, por lo que procede sin duda decretar la transferencia del
nombre de dominio controvertido en la parte actora.
7.
Decisión
Por las razones expuestas, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio
<venfilter.com> sea transferido a los Demandantes.
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Alberto de Elzaburu
Experto Único
Fecha: 7 de junio de 2004
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