D2001-1479

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Retevisión Móvil, S.A. v. Miguel Menéndez
Caso nº D2001-1479
1.
Las Partes
Demandante: RETEVISION MOVIL, S.A., domiciliada en calle Marina, 16-18,
planta 25, 08005 Barcelona (España).
La representante autorizada para el procedimiento administrativo es Dª Beatriz
González Paz, cuya dirección es: Paseo de la Castellana, 72-1º de Madrid (España).
Demandado: D. Miguel Menéndez, domiciliado en Luis Galdós, 12, 4º dcha.,
48920 Portugalete (Vizcaya) España.
2.
El Nombre de Dominio y el Registro
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <mundoamena.com>,
<mundoamena.net> y <mundoamena.org>.
La entidad registradora de los nombres de dominio es Enom, Inc.
3.
Iter procedimental
3.1
Una demanda, de acuerdo con la “Política Uniforme de Solución de
Controversias en materia de Nombres de Dominio” en lo sucesivo denominada
“Política Uniforme”, según fue adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y
de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política
Uniforme, en lo sucesivo “el Reglamento”, fue enviada por correo electrónico al
Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo “El Centro de
Arbitraje”, el día 21 de diciembre de 2001, habiendo sido recibida confirmación
en papel el día 3 de enero de 2002.
3.2
La demanda fue presentada contra D. Juan José Martín Cabero y subsidiariamente
contra D. Miguel Menéndez.
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Comunicada la demanda por “El Centro de Arbitraje” a la entidad registradora,
ENOM, Inc., con fecha 3 de enero de 2002, la entidad registradora contestó con
fecha 8 de enero haciendo constar que el titular registral de los tres nombres de
dominio objeto de la demanda era D. Miguel Menéndez Moreno. Los datos que
figuraban en la base de datos WHOIS de la entidad registradora correspondientes
al titular registral, contacto administrativo, contacto de facturación y contacto
técnico eran los siguientes:
Organization Name: Miguel Menéndez Moreno
First Name: Miguel
Last Name: Menéndez Moreno
Address 1: Solicitar por email
Address 2:
City: Solicitar
State Province: Solicitar
Postal Code: 48013
Country: ES
Phone: 666666666
Fax: 666666666
Email Address: < [email protected]>
3.3
Una copia de la demanda fue enviada por correo electrónico con fecha
14 de enero de 2002 al demandado.
Los repetidos intentos de hacer llegar al demandado la demanda en papel a los
direcciones facilitadas para ponerse en contacto con él resultaron fallidos. En el
expediente figuran las comunicaciones de DHL según las cuales entre el
15 de enero y el 20 de febrero se intentó diariamente la entrega en el domicilio
indicado en Vitoria, siempre con el mismo resultado: “Entrega intentada, nadie en
casa”. E igualmente consta que DHL intentó en vano la entrega entre el
15 de enero y el 1 de febrero, en otro domicilio de contacto facilitado en
Marbella, Málaga; siempre con el mismo resultado: “Entrega intentada, nadie en
casa”.
El intento de hacer la entrega en otra dirección de contacto en Málaga, fue
igualmente inútil, según hace constar DHL, al informar “Dirección incorrecta”.
Fue posible notificar la demanda por fax el día 14 de enero de 2002. Y no es
posible establecer si el demandado recibió la demanda por correo electrónico ya
que, aunque alguna de las direcciones de correo electrónico utilizadas por el
Centro para notificar la demanda parecen haber funcionado, otras no parece que
lo hayan hecho, bien por ser desconocida la dirección de correo electrónica
facilitada, bien por contener errores que hacían imposible la transmisión.
3.4
Con fecha 5 de febrero de 2002 el Centro comunico a ambas partes la falta de
personación del demandado.
3.5
El 21 de febrero se notificó a las partes la designación de un papel compuesto por
un solo miembro en la persona de D. Alberto Bercovitz.
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4.
Antecedentes de hecho
4.1
La entidad demandante es Retevisión Móvil, S.A., constituida el
16 de julio de 1998, que había ganado el concurso para la 3ª licencia de telefonía
móvil DCS 1800 de ámbito nacional. Al 1 de febrero del año 2001, los servicios
de telefonía móvil de la demandante, ofrecidos bajo la marca AMENA y que
habían sido objeto de intensas campañas de publicidad, habían sido contratados
por más de cuatro millones de clientes.
La demandante es titular de 95 marcas en las que figura la denominación
AMENA, cuyas certificaciones de registro se adjuntan a la demanda; entre ellas
es titular de tres marcas consistentes en la denominación MUNDO AMENA.
Las muy intensas campañas publicitarias con la marca Amena y un color verde
característico hacen que se trate de una marca renombrada en España.
4.2
El demandado es una persona física, D. Miguel Menéndez Moreno, cuyo
domicilio de contacto está en Portugalete (Vizcaya) España.
Los nombres de dominio <mundoamena.com>, <mundoamena.net> y
<mundoamena.org> de los que es titular el demandado fueron registrados el
3 de abril de 2000.
4.3
5.
El panelista ha podido comprobar personalmente que los tres nombres de dominio
están activos. Cualquiera que consulte las páginas web con esos nombres de
dominio pensará que se trata de páginas web de Amena, puesto que se
promocionan los servicios de telefonía móvil de esa marca, con el color verde
característico de sus campañas publicitarias e incluso estableciendo vínculos
(links) con diversas páginas web de Amena. El propio panelista ha tenido que
comprobar que las páginas con esos nombres de dominio seguían estando
registradas a nombre del demandado, como así se ha comprobado, porque la
impresión que produce su consulta es que son páginas de Amena, lo cual no es
cierto.
Alegaciones de las partes
5.1
Demandante
La demandante afirma:
Que ofrece servicios de telefonía móvil, tanto a particulares como a empresas,
contando actualmente con más de 4.76 millones de clientes en España.
Que la publicidad realizada para lograr los objetivos conseguidos ha sido muy
fuerte, como pone de manifiesto la relación de emisiones publicitarias y de
anuncios en la prensa cuya relación se adjunta (anexos 3.4/3.5 y 3.7).
Que la demandante es titular de un gran número de marcas registradas en España
que incluyen todas ellas el término AMENA. Se adjuntan certificaciones de la
Oficina Española de Patentes y Marcas referentes a la inscripción de 95 marcas
diferentes (anexos 2.1 a 2.95). Entre esas marcas figuran tres que protegen
concretamente la denominación MUNDO AMENA. Se trata de las marcas
números 2233153, 2233154 y 2233155, solicitadas todas ellas el 10 de mayo de
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1999 y concedidas las dos últimas el 22 de noviembre de 1999, habiéndose
publicado la concesión el 1 de febrero de 2000. La marca 2233153 fue concedida
el 22 de mayo de 2000, habiéndose publicado la concesión el 1 de agosto del
mismo año.
Que también existe una marca comunitaria 1109792 AMENA.
Que la denominación AMENA es notoria en España e individualiza los productos
y servicios relativos a telefonía móvil de la demandante: Retevisión Móvil, S.A.
Que además en las campañas publicitarias de la demandante se destaca
precisamente el color verde que ofrecen en Internet los dominios reivindicados,
sumándose así diferentes elementos que suprimen cualquier posible actuación de
buena fe.
Que la llamativa identidad de los nombres de dominio reivindicados con los
signos prioritarios de la demandante ponen de manifiesto que el demandado
pretende un aprovechamiento ilícito de la clara notoriedad que tales signos
prioritarios han adquirido en el mercado español.
Que dada la notoriedad de los signos registrados por la demandante es evidente
que el demandado no puede ostentar ningún derecho legítimo sobre tal
denominación, y aún menos en la explotación que pretende de la misma.
Que la ausencia de legitimidad del titular del dominio es clara, puesto que no
tiene ninguna relación con la compañía ni ha recibido licencia de uso ni
consentimiento de ningún tipo (ni expreso ni tácito).
Que la denominación AMENA y otros datos que también se integran (color y
especificaciones gráficas) en las páginas con los nombres de dominio reclamados,
implican que el demandado no ha registrado el dominio de buena fe. Desde su
registro no ha habido un uso del que pueda presumirse “buena fe” por su parte,
solamente se observa la utilización altamente confundible con otro origen
empresarial.
Que la demandante ante las implicaciones que tales páginas suponen requirió, a
través de notario, al entonces titular del dominio D. Miguel Menéndez
(documentación notarial que se adjunta como anexo V). El primer requerimiento
de fecha 1 de julio de 2001 no surtió efecto alguno al no haberse recibido. Fue
devuelto constando dos sellos de correos en los que se lee CADUCADO. En
fecha 1 de julio de 2001 en documento notarial se recogió el contenido exacto
(predominando el tono verde) de las páginas de los dominio que ahora se
reivindican. En esta misma fecha 19 de julio de 2001 se remitió el contenido del
requerimiento a través del fax del Sr. Notario, lográndose así una efectiva
notificación. A pesar de ello no hubo pronunciamiento de ningún tipo. Todo lo
contrario, en fecha 23 de agosto de 2001 se requirió al Sr. Notario comprobación
de las páginas web y se observó la básica coincidencia, si bien, se suprime el
color verde predominante en la anterior versión (lo que denota la admisión por
parte del requerido de que dicho color coloca al consumidor en la creencia de
hallarse ante un origen empresarial diferente y muy conocido). No obstante, la
última hora de estas páginas nos mostraban nuevamente su color original (en
tonos verdes), exactamente en el mismo punto (en construcción) y
asombrosamente constaba un cambio de titularidad. Ahora aparecía como titular
D. Juan José Martín Cabero, a pesar de que se le había advertido de la situación al
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requerido D. Miguel Menéndez con advertencia expresa de que se abstuviese de
transmitir los dominios a un tercero.
Que los intentos de solución pacífica por parte de la demandante han resultado
totalmente infructuosos y si bien en un principio se consiguió contactar a través
de fax con el titular del registro, los datos que se proporcionan con el nuevo
titular, eran completamente ficticios y no permitían una comunicación efectiva. A
mayor abundamiento, el requerimiento remitido al primer titular de los dominios
se le instaba a no transferirlos a ningún tercero, lo que rápidamente se hizo. Es
evidente que se trata de una concatenación de hechos encaminada a eludir
responsabilidades y mantenerse en su línea de actuación (lo que llamaríamos un
claro FRAUDE DE LEY), de lo que en modo alguno puede predecirse buena fe.
Mientras tanto la legítima titular de la denominación MUNDOAMENA,
notoriamente conocida en el mercado, tiene cerrado a sus intereses el acceso a
esos dominios y la obligación de estar en permanente vigilia sobre los mismos
para que no se produzca un uso fraudulento de su prestigio e imagen provocando
engaño en el consumidor y sin duda aprovechamiento indebido.
5.2
Demandado
El demandado no ha contestado a la demanda.
6.
Debate y conclusiones
6.1
Reglas aplicables
El apartado 15.a) del “Reglamento” encomienda al panel la decisión de la
demanda sobre la base de:
-
las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
-
lo dispuesto en la “Política Uniforme” y en el propio “Reglamento”, y
-
de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el
panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de demandante
y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la política
uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español.
6.2
Falta de contestación a la demanda por parte del demandado.
El demandado no ha contestado a la demanda. Por ello el panel debe considerar
las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba
aportada por el demandante. Evidentemente el panel no puede resolver a favor de
la demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del
demandado, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo
en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del demandado
(WIPO Casos números D2000-0277, Deutsche Bank AG v. Giego-Arturo
Bruckner y D2001-1183 Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez
Rodríguez).
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6.3
Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el
apartado 4.a) de la política uniforme.
Estos son:
-
que el nombre dominio registrado por el demandado sea idéntico, u
ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de
productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,
-
que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación
con el nombre de dominio, y
-
que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.3.1 Identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca.
La demandante el titular de las marcas “MUNDO AMENA” (números
2233153, 2233154, 2233155).
Es evidente que los nombres de dominio <mundoamena.com>,
<mundoamena.org> y <mundoamena.net> son idénticos a las marcas
denominativas “MUNDO AMENA” con la única diferencia de suprimir los
espacios entre las palabras. Pero es bien sabido que la supresión de espacios
es irrelevante a los efectos de establecer la identidad (vid., por ejemplo, los
OMPI casos nº D2000-0098, D2000-0239 y D2001-0397).
6.3.2 Posible existencia de derechos o intereses legítimos por parte del
demandado titular del nombre de dominio.
El demandado no tiene ninguna licencia o relación contractual que le
permita utilizar la marca “MUNDO AMENA” o aplicarla o utilizarla en
cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido
autorización de la demandante para registrar los nombres de domino
<mundoamena.com>, <mundoamena.org> y <mundoamena.net>.
El demandado, al no contestar a la demanda no ha alegado, como podía
hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que él tuviera derechos
o legítimos intereses en relación con los nombres de dominio objeto de esta
controversia.
Además, en este caso, el hecho que ha podido comprobar personalmente el
panelista de que los nombres de dominio se estén utilizando en páginas web
que inducen a creer totalmente que se trata de páginas utilizadas por la
propia demandante para promocionar sus servicios, pone de manifiesto por
sí solo que el demandado no tiene ningún interés legítimo sobre esos
nombres de dominio. Si tuviera ese interés legítimo sería absurdo que
utilizara los nombres de dominio para promocionar la marca y los servicios
de la demandante.
Así pues, hay que concluir que el demandado, según los datos que constan
en el expediente, no tiene derecho o interés legítimo sobre los nombres de
dominio <mundoamena.com>, <mundoamena.org> y <mundoamena.net>.
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6.3.3 Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.
AMENA es, sin duda, una marca renombrada en España, debido a las muy
intensas y originales campañas de televisión de las que ha sido objeto desde
que Retevisión Móvil, S.A. lanzó sus servicios de telefonía móvil. Es por
ello indudable que el demandado, que tiene su domicilio en España, sabía al
incluir esa denominación AMENA en los nombres de dominio que registró,
que se trataba de una marca conocida por el gran público. A ello hay que
añadir que la concesión de dos de las marcas MUNDO AMENA fue
publicada el 1 de febrero del año 2000, es decir apenas dos meses antes de
que los nombres de dominio del demandado fueran registrados. Todo ello
permite pensar con fundamento que el demandado no sólo sabía de la
notoriedad de la marca AMENA, sino que conocía también el interés de la
demandante por tener protegidos y utilizar las marcas MUNDO AMENA.
Todos estos datos serían suficientes para considerar que el registro de los
nombres de dominio objeto de la demanda fueron inscritos de mala fe por el
demandado.
Existen además otras circunstancias que inducen a pensar en la mala fe del
demandado. En efecto, no es admisible que quien registra unos nombres de
dominio se preocupe de ocultar en el propio registro de la entidad
registradora su dirección y los datos a través de los cuales los terceros
puedan entrar en contacto con él. Y esto es lo que ha hecho el demandado.
Y este dato contribuye de manera evidente a poner de manifiesto que al
hacer su registro el demandado actuó de mala fe.
Pero esa mala fe se extiende también al uso que el demandado hace de los
nombres de dominio.
Por una parte implica una actuación de mala fe que alguien facilite uno o
varios domicilios y direcciones para que los terceros puedan entrar en
contacto con él y, sin embargo, sea imposible hacerle entrega de los envíos
en los domicilios que él mismo ha facilitado. Y lo mismo ocurre con las
direcciones de correo electrónico. En el tráfico económico no es admisible
un comportamiento de esa naturaleza.
Por otra parte, como ya se ha expresado anteriormente, el panelista ha
podido comprobar personalmente que los nombres de dominio se utilizan
en páginas web que se confunden totalmente con las de la entidad
demandante, utilizando su marca AMENA, el color vede peculiar de sus
campañas de publicidad, promocionando sus servicios e incluso
estableciendo vínculos (links) con los nombres de dominio de la entidad
demandante. Posiblemente esta actuación tenga por finalidad ocultar que el
control de los nombres de dominio pertenece a una entidad distinta a la
demandante; o tal vez se pretenda hacer ver que dado el uso que se hace de
los nombre de dominio, ningún perjuicio se está irrogando a la entidad
demandante. Más es lo cierto que ese uso que se hace de los nombres de
dominio pone de manifiesto una actuación que es claramente de mala fe,
porque en primer lugar se confunde a los terceros sobre la titularidad de
esos nombres de dominio; en segundo lugar se violan los derechos de marca
de la entidad demandante al utilizarlos sin consentimiento suyo. Pero sobre
todo, es obvio que a la entidad demandante lo que le interesa es tener el
control de esos nombres de dominio; y no es admisible en forma alguna que
ese control esté en manos del demandado, que por el uso que está haciendo
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de ellos pone de manifiesto que no tiene ningún interés legítimo sobre los
mismos, y que sin duda ninguna puede cambiar el uso de esos nombres de
dominio sustituyendo totalmente el contenido actual de las páginas web
identificadas por ellos.
Por todo ello hay que considerar que el demandado está haciendo un uso de
mala fe de los nombres de dominio que ha registrado.
7.
Decisión
En base a toda la fundamentación anteriormente expuesta, el Panel resuelve que la
demandante ha probado, de acuerdo con el artículo 4 de la Política Uniforme, que
concurren los tres elementos contemplados en dicho artículo y, consiguientemente, el
Panel Administrativo ordena que el registro de los nombres de dominio
<mundoamena.com>, <mundoamena.org> y <mundoamena.net> sea transferido a la
demandante.
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Alberto Bercovitz
Panelista Unico
Fecha: 7 de marzo de 2002
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