D2000-0691

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
SEUR ESPAÑA, S.A. v. Antonio Llanos Alonso
Caso N° D2000-0691
1.
2.
Las Partes
1.1
La Parte Demandante es SEUR ESPAÑA, S.A., una sociedad con domicilio y
sede en Madrid, España (la “demandante”), representada en este procedimiento por Dª Assumpta Zorraquino, abogado de Barcelona, España.
1.2
La Parte Demandada es el señor D. Antonio Llanos Alonso, residente en Lugo, España (el “demandado”), representado en este procedimiento por D. José
Ignacio García Bourrellier, abogado de La Coruña, España.
El Nombre de Dominio y el Registro
2.1
3.
El nombre de dominio objeto de este procedimiento es seur.com, registrado
en Network Solutions, Inc., una corporación de Delaware, con sede en Herndon, Virginia, Estados Unidos de América (el “registro”).
Curso del Procedimiento
3.1
Con fecha 28 de junio de 2000 se presentó por vía electrónica en el Centro de
Mediación y Arbitraje de la OMPI (en adelante el “Centro”) una demanda de
acuerdo con la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de
Nombres de Dominio de la ICANN (en lo sucesivo "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres
de dominio (en lo sucesivo “Reglamento”), aprobados por la ICANN el 24 de
octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo "Reglamento Adicional")
3.2
Posteriormente el Centro recibió las cuatro copias en papel habiéndose cumplido las demás prescripciones formales.
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4.
3.3
El Centro requirió del registrador Network Solutions, Inc. confirmación de
los datos de registro del dominio seur.com, obteniendo dicha respuesta el
5 de julio de 2000.
3.4
Con fecha 10 de julio de 2000 el Centro notificó la demanda al demandado,
junto con la notificación de comienzo del procedimiento. Con fecha
29 de julio de 2000 el Centro recibió la contestación de demanda fechada el
mismo día.
3.5
El 3 de agosto de 2000 el Centro designó a Mario A. Sol Muntañola como
Panelista único, remitiéndole la documentación del procedimiento y señalando como fecha límite para la decisión el 18 de agosto de 2000.
3.6
Idioma del procedimiento. El escrito de demanda y su contestación se han
hecho en lengua española. Por ello, el procedimiento se tramita en español de
acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento en cuanto a
idioma del procedimiento.
Antecedentes de Hecho
4.1
La demandante es una compañía de transporte urgente creada en 1942 y que
actualmente está formada por una empresa franquiciadora y 82 empresas
franquiciadas con una cuota aproximada del mercado español y portugués del
44%, una plantilla de 5.500 personas y una facturación en 1999 superior a los
50.000 millones de ESP. Sus servicios de transporte son muy conocidos en
España tanto por empresas como por los consumidores. SEUR es una marca
renombrada en el mercado relativo. Ha acreditado tener inscritas, concedidas
y en vigor más de cien marcas nacionales con la denominación SEUR o con
la raíz SEUR en su denominación, amén de una marca comunitaria y diversas
marcas internacionales.
4.2
El demandado es titular de un negocio de transporte, dedicado concretamente
a la actividad de facilitar cargas completas. Dispone de un sitio web
(http://www.legazpi.com) denominado “LEGAZPI el barrio del TRANSPORTE ESPAÑOL”, pionero en la aplicación de internet al campo del transporte. El demandado registró a su nombre el dominio seur.com el 28 de diciembre de 1996 a través de Network Solutions, Inc.
5.
Pretensiones y Alegaciones de las Partes
5.1
Demandante
Afirma el demandante:
5.1.1
Que el nombre de dominio seur.com es idéntico a las marcas mixtas SEUR
que ostenta la demandante y que se representan en el siguiente cuadro
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5.2
DENOMINACION
ESTADO
FECHA SOLICITUD
CLASE
SEUR
Concedida
6 febr. 1987
SEUR
SEUR
SEUR
Concedida
Concedida
Concedida
18 dic. 1995
10 jun. 1980
11 may. 1984
1 a 4, 6 a 28, 31 a
34, 36 a 38 y 40 a
42
35
39
39
SEUR
SEUR
SEUR
SEUR
SEUR
SEUR
SEUR
Concedida
Concedida
Concedida
Concedida
Concedida
Concedida
Concedida
11 may. 1984
11 may. 1984
11 may. 1984
11 may. 1984
11 may. 1984
11 may. 1984
11 may. 1984
39
39
39
39
39
39
39
PAIS
España
España
España
Alemania
Austria
Francia
Italia
Mónaco
Portugal
Suiza
Benelux
5.1.2
Que el nombre de dominio seur.com es confusamente similar con otras
marcas nacionales, internacionales y comunitarias registradas por el demandante en cuya raíz se encuentra también el vocablo SEUR.
5.1.3
Que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio seur.com, de tal manera que su única vinculación con tal
denominación es la que se desprende del registro del nombre de dominio.
Ni es conocido en el mercado con tal denominación ni en el propio sitio
web http://www.seur.com aparece referencia alguna a tal denominación
sino tan solo una referencia a la denominada “Cofradía del Apóstol Santiago”.
5.1.4
Que existe mala fe en el registro y uso del nombre de dominio seur.com al
haberlo inscrito para impedir situarse en el mercado a la demandante.
SEUR ESPAÑA es una empresa muy conocida, con gran proyección publicitaria y muy citada en la prensa, razones -entre otras- que obligan a
pensar que el demandado conoce perfectamente el renombre de la marca.
Además, el demandado tiene inscritos otros nombres de dominio relativos
al sector del transporte como infotrans.com, fenadismer.com, tradisa.com,
azkar.com, etc., (todos ellos competidores del demandado) bloqueando así
a sus legítimos titulares la posibilidad de situarse en internet.
Demandado
El demandado alega:
5.2.1
Que ha interpuesto una demanda ante los Tribunales españoles sobre protección de derechos fundamentales por lo que el procedimiento debe ser
suspendido mientras estos no se pronuncien sobre la obligación del demandado de someterse al UDRP.
5.2.2
Que no reconoce ni la legalidad ni la competencia de la OMPI para resolver la controversia, puesto que el demandado registró su dominio en 1996
bajo condiciones abusivas impuestas por la entidad monopolista Network
Solutions, Inc. que son nulas de pleno derecho. Por otra parte, la Sentencia
del Tribunal Constitucional español de 30 de abril de 1996 establece que si
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no hay sometimiento al arbitraje se vulnera el derecho a la tutela judicial
efectiva. Además, el UDRP no respeta los derechos de los consumidores
ni de los internautas. Y por fin, que la OMPI no es imparcial pues ha colaborado en el desarrollo de la Política de la ICANN, de manera que es legislador y juez a la vez.
5.2.3
Que no existe identidad entre las marcas y el dominio pues aquellas son
mixtas y éste no; y que no existe identidad entre la naturaleza del dominio
y el de la marca, el ámbito territorial es diverso.
5.2.4
Que no existe confusión del nombre de dominio seur.com con aquellas
otras marcas de la demandante que utilizan la raíz SEUR. El nombre de
dominio seur.com no distingue producto ni servicio alguno.
5.2.5
Que tiene un interés legítimo pues su dominio significa “Sedatus Urbis”
(ciudad tranquila) en referencia a la Ciudad de Santiago de Compostela y
por razón de la pertenencia del demandado a la “Archicofradía del Glorioso Apóstol Santiago”, respondiendo a un proyecto que el demandado
siempre ha tenido en mente cual es el de ensalzar la ciudad de Santiago de
Compostela.
5.2.6
Que la mala fe es la esgrimida por la demandante, pues conocía la existencia del registro del nombre de dominio, como mínimo, desde hacía dos
años. Y que el demandado no ha hecho nada reprobable con tal nombre de
dominio.
5.2.7
Que ha merecido numerosos reconocimientos por su contribución en Internet al campo del transporte a través de su sitio web
http://www.legazpi.com, sitio a través del cual se da a cualquier empresa
del sector la oportunidad de promocionarse en internet. Y que a pesar de
desarrollar su actividad profesional en el sector del transporte, la actividad
de la demandante es diversa de la del demandado.
6.
Debate y Conclusiones
6.1
Cuestiones previas relativas a la aplicabilidad de la Política y del Reglamento
en la presente Controversia
6.1.1
El demandado, con carácter previo a la contestación a la demanda, desea
plantear dos cuestiones:
a)
Que el UDRP iniciado por SEUR, S.A. debe suspenderse, habida
cuenta que el demandado ha interpuesto ante el Juzgado nº 6 de primera instancia de Lugo una demanda de protección de derechos fundamentales. Además, el propio Juzgado ha remitido un escrito a la
Case Manager de la OMPI “a fin de que deje en suspenso la tramitación del procedimiento iniciado ante por SEUR,SA. hasta que la
cuestión haya sido resuelta por el juzgador”.
b)
Que el UDRP carece de legalidad así como que la OMPI carece de
competencia.
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6.1.2
Respecto al primer punto, de acuerdo con la norma 18 a) del Reglamento
el Panel decide continuar con el Procedimiento. Y esto por varios motivos:
a)
La demanda interpuesta ante los Tribunales españoles no versa sobre
el conflicto planteado en esta demanda, es decir, sobre la colisión
entre nombres de dominio y marcas, sino sobre el alegado derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva. Así resulta de las propias
declaraciones del demandado que por lo demás no pueden contrastarse al no haber aportado ni siquiera el súplico de la demanda sino
sólo una copia de la primera página del escrito presentado ante los
Tribunales.
b)
Además, parece que el demandado tampoco a presentado la demanda contra quien le obliga a someterse al procedimiento del UDRP,
que no es otra que la empresa Network Solutions, Inc. con la que
contrató el nombre de dominio, y quien, en su caso, a juicio del demandado, estaría vulnerando sus derechos fundamentales.
c)
La demanda planteada ante los Tribunales de Justicia de España podría ser retirada por quien la interpuso en cualquier momento o bien
ser desestimada; en cuyo caso la inexistencia de una decisión de este
Panel sobre el conflicto provocaría la prolongación de la situación
aquí debatida más allá de lo razonable.
d)
La OMPI, en este caso, tan sólo es un proveedor de servicios de resolución de conflictos, por lo que no puede suspender la tramitación
del procedimiento ya que no puede dejar de prestar aquellos servicios a que se ha comprometido con la ICANN cada vez que un demandado interponga una acción ante los Tribunales de Justicia. De
otra forma, el UDRP quedaría vacío y sin sentido.
e)
Mal puede el demandado solicitar a los Tribunales españoles la suspensión de un procedimiento al que se sometió obligatoriamente según las cláusulas 8 y 9 del Service Agreement que firmó con la empresa Network Solutions, Inc. sin haber siquiera planteado la nulidad
del dicho contrato contra esa empresa.
f)
En todo caso, es muy llamativo que un juzgado español (el de Lugo)
dicte una medida cautelar en una resolución no motivada, con eficacia extraterritorial, dirigiéndola contra una agencia especializada de
la ONU, (Organización de las Naciones Unidas) por un daño que no
se ha causado. Además, es sorprendente que tal resolución sea enviada por fax a la OMPI sin ceñirse al trámite previsto en la LOPJ
para las comunicaciones de los Juzgados y Tribunales españoles con
organismos extranjeros. Y todo ello cediendo a los ruegos de una
persona que ni siquiera ha demandado a quien le obliga a pasar por
el procedimiento administrativo del UDRP: la mercantil Network
Solutions, Inc., que para mayor abundamiento no es española.
g)
Pero es que además, el Panel ha accedido el día 13 de agosto al sitio
web http://www.google.com a fin de obtener más información sobre
el demandado Sr. Llanos, descubriendo que es vocal 2º de la Junta
Directiva de ISOC-GAL (Internet Society capítulo de Galicia), y en
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la página http://www.isoc-gal.org/otros.html#icann figura una sección especial dedicada a la ICANN en la que se expresa que “…En
esta línea de actuaciones, ISOC-Galicia ha estado representada en
la reunión de coordinación de capítulos europeos, ISOC-ECC, celebrada recientemente en Berlín, y en la reunión fundacional de
ICANN también realizada en esa ciudad. Asimismo, a principios de
julio ha estado representada en la reunión convocada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones preparatoria de la
próxima asamblea de ICANN en Santiago de Chile...” Estos extremos conducen al Panel a pensar que el demandado conocía perfectamente la Política de la ICANN en materia de nombres de dominio
incluida la de resolución de conflictos que tan enérgicamente pretende eludir.
6.1.3
En relación con la segunda cuestión, conexa a la primera, las manifestaciones del demandado no deben tener mayor relevancia porque:
a)
El UDRP consiste en un proceso administrativo para la resolución de
conflictos entre nombres de dominio y marcas limitado a los supuestos de registro abusivo, cuya fuerza obligatoria en el presente caso
nace de la relación contractual entre Network Solutions Inc. y el demandado, quien el 28 de diciembre de 1996 contrató con la empresa
norteamericana aceptando las condiciones del acuerdo, entre las que
figuraban el anterior sistema de resolución de conflictos y la posibilidad de modificar esa política en materia de resolución de controversias establecida por Network Solutions Inc., cosa que ocurrió
cuando entró en vigor el 3 de enero de 2000 la versión 5.0 del “Service Agreement” que incorporaba la nueva política de resolución de
conflictos aprobada el 24 de octubre de 1999 por la ICANN.
b)
El demandado -quien más que un consumidor es un empresario al
que no deben beneficiar las normas previstas para la contratación
con consumidores y usuarios- no ha demostrado haberse manifestado contrario a las cláusulas del contrato con Network Solutions, Inc.
hasta hoy. Tampoco ha cancelado su registro con Network Solutions
durante el plazo de 30 días que Network Solutions, Inc. como proveedora de servicios de registro de nombres de dominio autorizada
por la ICANN, le concedió con carácter previo a la entrada en vigor
de la Política ni realizó entonces manifestación alguna. Por lo tanto,
el demandado se ha obligado a someterse al UDRP. En todo caso el
procedimiento en que consiste el UDRP no versa sobre derechos y el
demandado siempre tiene la posibilidad de instar una acción en el
foro competente y de acuerdo con la ley que sea aplicable (como
consta en la cláusula 24 del Service Agreement que el demandado
firmó).
c)
Como ya se ha dicho, el UDRP consiste en un procedimiento administrativo. En todo caso, puesto que el demandado hace expresa alusión a la doctrina del Tribunal Constitucional de España, es necesario apuntar que la sentencia que cita es corolario obvio de la anterior
y más importante STC 174/95 que anuló el párrafo 1º de la LOTT
16/87. De esta sentencia y de las demás que conforman la doctrina
del TC en esta materia se desprende que éste nunca ha impedido el
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“arbitraje” obligatorio que no cierre las puertas a los Tribunales que
sean competentes. Tan sólo ha rechazado aquellos casos -y no todosen que el arbitraje obligatorio producía efectos de cosa juzgada negando el derecho a la tutela judicial efectiva.
d)
6.2
Normas aplicables
6.2.1
6.3
Es claro que ni el UDRP consiste en un arbitraje ni la decisión del
Panel produce efectos de cosa juzgada, por lo que no cierra las puertas al posterior arbitraje o el recurso a los Tribunales, el acceso a los
cuales está especialmente previsto en la norma 4.K. de la Política,
dejando a salvo el derecho a la Tutela Judicial Efectiva tan insistentemente reclamado por el demandado.
De conformidad con el apartado 15 a) del Reglamento, el Panel decidirá
teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de
conformidad con la Política y el Reglamento. Y puesto que ambas partes
tienen sede y domicilio en España, se tendrán en cuenta las leyes y principios del derecho español (Casos D2000-0001 Robert Ellenbogen v. Mike
Pearson, D2000-0239 J. García-Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, o
D2000-0143 Raimat v. Antonio Casals).
Examen de los presupuestos establecidos en el apartado 4 a) de la Política
6.3.1
Identidad o similitud que pueda provocar confusión
a)
La cifra de ventas, la publicidad, casi 60 años de uso y la extensión
internacional de sus marcas, hacen de la denominación SEUR una
marca renombrada. La demandante ha probado tener inscritas
40 marcas nacionales y una marca internacional extendida a 9 países
con la denominación SEUR y gráfico. Del simple cotejo y comparación entre tal denominación y el nombre de dominio del demandado,
la coincidencia letra por letra y en su conjunto resulta obvia. El SLD
“seur” inscrito bajo el TLD “.com” es idéntico a la denominación
reivindicada por la demandante a través de tales marcas.
b)
El alegado carácter mixto de las marcas del demandante es intranscendente, pues la unión de un gráfico consistente en una flecha bajo
y entorno a la denominación en mayúsculas SEUR hace del elemento gráfico un objeto secundario del signo.
c)
De la misma forma, el Panel considera que el nombre de dominio
seur.com es confundible con las restantes marcas nacionales, internacionales y la marca comunitaria registradas por la demandante.
Tales registros incorporan siempre y de forma destacada la denominación SEUR acompañada de otra leyenda que especializa la marca
en función del servicio que va a distinguir (SEUR FRIO, SEUR
ALMACENAJE, etc.).
d)
SEUR es parte esencial, además, del nombre comercial del demandante, que a tenor del art 8 del Convenio de la Unión de París (CUP)
debe ser protegido en todos los países de la Unión sin obligación de
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depósito o registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de
comercio.
6.3.2
e)
Precisamente porque no existe un criterio de especialidad en los
nombres de dominio o porque éste esta diluido por el uso indiscriminado de los gTLD’s, tal principio se debe proyectar sobre la actividad de los titulares de los nombres de dominio, resultando que,
como luego se verá, ambos contendientes tienen una actividad centrada en la misma área del mercado, el de los transportes.
f)
También ha sido tenida en cuenta la alegación del demandado de
que el principio de territorialidad de las marcas no rige en materia de
nombres de dominios. Por ello, el Panel ha considerado que la actividad del demandado se circunscribe al mercado español y europeo,
coincidente con la extensión territorial que ocupan las marcas de la
demandante.
Derechos e intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio
a)
El demandado no ha demostrado tener ningún otro derecho para la
inscripción del nombre de dominio seur.com que no sea el que pueda desprenderse del propio registro de este dominio aquí debatido.
b)
Tampoco ha podido probar que tiene un interés legítimo que pudiera
justificar el registro de una denominación que colisiona con una
marca renombrada.
El alegado significado de “sedatus urbis” que el demandado utiliza
para justificar el sentido del registro es claro que ha sido hallado a
posteriori. Al margen de que está mal declinado de acuerdo con la
traducción que da el propio demandado, (ciudad tranquila/de la ciudad tranquila) lo que no demuestra más que precipitación al tratar
de justificar la utilización de seur.com, que el Panel haya podido
averiguar, la ciudad de Santiago de Compostela nunca ha sido conocida por este apelativo, al Apóstol Santiago se le conoció como “El
Hijo del Trueno”, apelativo bastante alejado de la evocadora tranquilidad a que alude el demandado, y su nombre fue utilizado como
grito de guerra con que los españoles invocaban a su patrón al entrar
en batalla, una vez más, lejos de la tranquilidad propuesta. Estos presupuestos llevan a la evidencia de que el apelativo “sedatus urbis”
es un hallazgo ingenioso pero no convincente para justificar la existencia de algún interés sobre la denominación “seur” que en definitiva significa “servicio urgente”. Al contrario de lo que pretende el
demandado, la inexistencia en el sitio web al que dirige la dirección
http://www.seur.com, que no es otro que el de
http://www.peregrino.com, de toda referencia a las denominaciones “seur” o “sedatus urbis”, indica que no existe un interés legítimo
sobre la primera y que la segunda es un remedo falto de consistencia.
SEUR es una denominación producto de la contracción de las voces
servicio urgente y no parece probable que se den coincidencias, que
en su caso deberían justificarse con extrema precisión lo que daría
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lugar entonces a la abstención del Panel, extremo que no puede ocurrir en el presente debate.
6.3.3
Registro efectuado de mala fe y utilización de mala fe
a)
Como ya se ha dicho, el Panel ha considerado que SEUR es una
marca ampliamente conocida en el sector del mercado al que pertenecen los servicios que distingue. La demandante ha probado que el
demandado conocía la marca, quien no lo ha negado. Asimismo, la
demandante ha probado que el demandado ha registrado otros nombres de dominio relativos a empresas líderes en el transporte español
y europeo (tradisa.com, azkar.com, etc.) sobre las que el Panel no
puede pronunciarse por no ser objeto de este procedimiento, pero de
cuyo registro se desprende que, si el demandado tiene sobre los
mismos intereses legítimos, es un importante competidor de la demandante, y si no los tiene, el demandado los ha registrado de mala
fe. En ambos casos tales registros no hacen sino reforzar el convencimiento del Panel de que el demandado ha inscrito de mala fe el
nombre de dominio seur.com.
El demandado es titular de una agencia de transportes carga completa, razón por la cual le es exigible una mayor diligencia en relación
con las eventuales colisiones que se puedan producir entre sus signos
distintivos y las marcas más importantes de su sector, como es el caso de SEUR.
b)
Como afirma el demandado, no deja de sorprender la inexistencia de
oposición al registro seur.com por parte de la demandante durante al
menos dos años. De la misma forma, como afirma el demandado, la
demandante sí se ha situado y tiene presencia en internet a través del
ccTLD “.es” y el gTLD “..net”. De tal forma y como ya se ha dicho,
si la demandada hubiera probado mínimamente un interés legítimo
sobre el nombre de dominio seur.com el Panel debería abstenerse de
tomar una decisión en este procedimiento.
Pero, de una parte, ni la tolerancia ni la adquisición por transcurso del tiempo deben tenerse en cuenta en este procedimiento y, de otra parte, los dos
años transcurridos no afectarían a una decisión que pudiera tenerlos en
cuenta. Además el registro seur.com en manos de un competidor del legítimo titular de las marcas SEUR impide a éste situarse plenamente en internet, frena la posibilidad de un desarrollo completo en la red perturbando su
actividad, sitúa en grave riesgo de dilución a sus marcas, genera unas ventajas competitivas a un nombre de dominio que se beneficiará de las inversiones y proyección de las marcas SEUR en perjuicio del titular de estas y confunde a empresas y consumidores.
Lo cierto es que el demandado, que desarrolla su actividad profesional en el
mismo sector que el demandante, aunque como especifica el demandado la
especialidad dentro del sector es diversa, durante esos años tampoco ha utilizado ni ha probado que existieran preparativos serios de que se iba a utilizar el nombre de dominio seur.com de alguna forma que justificara su rePage 9
gistro. Más bien al contrario. El dilatado periodo en que el demandado ha
tenido el dominio seur.com dirigido hacia una página de la “Archicofradia
del Glorioso Apóstol Santiago” (http://www.peregrino.com) en la que no
hay referencia ni explicación alguna de porqué se utiliza el dominio
seur.com, la vinculación del demandado al entorno internet (vocal de
ISOC-GAL) y su actividad profesional (titular de una agencia de transportes) no puede reputarse como un uso de buena fe y por lo tanto un uso en
apariencia inocuo se revela como un uso de mala fe.
7.
Decisión
Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, el Panel resuelve que el demandante ha probado, de acuerdo con el apartado 4 a. de la Política Uniforme que concurren
los tres elementos contemplados en dicho artículo y por todo ello, conforme a los apartados 4(i) y 15 de la Política, el Panel Administrativo ordena que el registro del nombre
de dominio seur.com sea transferido a la demandante, SEUR ESPAÑA, S.A.
Mario A Sol Muntañola
Panelista Único
15 de agosto de 2000
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