D2000-1502

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Banco Urquijo, S.A. v. Fernando Labadía Pardo
Caso No. D2000-1502
1.
Las Partes
La demandante es Banco Urquijo, S.A., con domicilio en la Calle del Príncipe de
Vergara, 131, Madrid, España.
El demandado es D. Fernando Labadía Pardo, con domicilio a efectos de contacto en
Carretera Sariñena, Km. 1, 22005 Huesca, España.
2.
Los Nombres de Dominio y el Registro
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <bancourquijo.com>,
<bancourquijo.net> y <bancourquijo.org>.
La entidad registradora del citado dominio es Network Solutions, Inc., domiciliada en el
505 Huntmar Park Drive, Rendon, Virginia, 20170, Estados Unidos de América.
3.
Iter Procedimental
Una demanda, de acuerdo con la “Política Uniforme de Solución de Controversias en
materia de Nombres de Dominio” (en lo sucesivo, denominada “Política Uniforme”),
según fue adoptada por el ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el
Reglamento igualmente adoptado por el ICANN para dicha “Política Uniforme” (en lo
sucesivo, “el Reglamento”), fue presentada ante el Centro de Mediación y Arbitraje de
la OMPI (en lo sucesivo, “el Centro”), el 2 de noviembre de 2000, por medio de correo
electrónico, siendo recibida por el Centro en 9 de noviembre de 2000 en formato papel.
Con fecha 10 de noviembre de 2000, el Centro acusó recibo del envío de la mencionada
Demanda.
Una solicitud de verificación de Registro fue enviada a la entidad registradora en fecha
de 13 de noviembre de 2000, contestada positivamente por dicha entidad en fecha de 16
de noviembre de 2000, confirmando ésta que le había llegado copia de la Demanda, de
acuerdo con el Parágrafo 4.(b) del Reglamento; que los nombres de dominio objeto de
controversia habían sido registrados ante ella; que el titular actual de dichos nombres de
dominio es Fernando Labadía Pardo; que la Política Uniforme y el Reglamento se
aplican a los nombres de dominio disputados, en la medida en que el Acuerdo de
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Servicio 5.0 está en vigor; y que actualmente tales nombres se encuentran en estado
“Activo”.
La demanda fue notificada al Demandado el 17 de noviembre de 2000, tanto por correo
electrónico, como en formato papel por correo ordinario o urgente y fax, dándose inicio
al procedimiento desde esa misma fecha.
En fecha de 14 de diciembre de 2000, el Centro comunicó al Demandado y al
Demandante, por medio de correo electrónico y por fax, que el Demandado no había
contestado la Demanda. Consecuentemente, se adoptaron las medidas procedimentales
que establecen la Política Uniforme y el Reglamento en sus Parágrafos 4.c), por un lado,
y 5.(e) y 15.(a), por otro, respectivamente.
Debe hacerse notar que en fecha de 28 de diciembre de 2000, se notificó a las Partes el
Nombramiento de Experto para la actual controversia, así como la fecha prevista para
que éste comunicase al Centro su Decisión, fecha que se fijó en no más tarde del 10 de
enero de 2001, de conformidad con el Parágrafo 15 del Reglamento.
Dado que la demanda ha sido redactada en castellano y que las partes en la actual
controversia conocen y usan plenamente dicha lengua, este Panel Administrativo
considera, sobre la base de la facultad que ofrece el Parágrafo 11.(a) del Reglamento,
como lengua del procedimiento la lengua castellana y que en ella se dicta la presente
Decisión.
4.
Antecedentes de Hecho
La Demandante es la entidad Banco Urquijo, S.A. Se trata de una de las entidades
bancarias españolas con más tradición en el mercado bancario de España como se
deduce de los Documentos 10 bis y 15 de los aportados con la Demanda, y de la
información que se puede encontrar en <bancourquijo.es>. Habiendo sido creado con el
nombre de “Banco de Progreso Agrícola, S.A.” en 1917 (Documento 10 bis de los de la
Demanda), a partir de 1993 pasa a girar en el tráfico bajo su actual denominación.
Actualmente, se halla debidamente inscrita en el Registro de Bancos y Banqueros (bajo
el número 0112), en el Registro Mercantil de Madrid (al Tomo 531, folio 36, hoja M-6,
189, inscripción 366).
La entidad demandante desarrolla una actividad económica y social legítima, de amplia
y reconocida magnitud, no sólo en el ámbito nacional, sino incluso a escala
internacional, tal y como se desprende de la documentación aportada (Documento 10
bis). Así, la entidad demandante tiene un activo de 755.226 millones de pesetas a junio
de 2000, habiendo obtenido unos resultados en el último trimestre del año pasado de
3.306 millones de pesetas (según se deduce de consulta en el Sitio Web
<www.bancourquijo.es>). La Demandante tiene en España 56 sucursales abiertas al
público, y una en la República de Argentina refiriéndose estas cifras a fecha de
presentación de la Demanda.
La Demandante ofrece servicios de banca, financieros y fiscales, llevando a cabo, en
realidad, un asesoramiento integral y completo para sus clientes. Actúa desde julio de
1998 a través de Internet, desde donde ofrece servicios personalizados para todo tipo de
perfiles económicos.
El Demandado es una persona física sin que Demandante o Demandado hayan
acreditado convenientemente a qué actividad se dedica; que nunca contestó a la
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Demanda interpuesta; con residencia en Huesca, zona geográficamente incluida en
aquella en la que la Demandante desarrolla su actividad comercial, económica y
financiera.
Los dominios controvertidos son <bancourquijo.com>, <bancourquijo.net> y
<bancourquijo.org>, los cuales fueron registrados por el Demandado, según resulta de
los Documentos 1 y 2 de la Demanda. Actualmente, constan registrados aún a nombre
del Demandado.
La entidad demandante es titular de diversos derechos marcarios, así como de un
nombre de dominio “.es”. Específicamente, y según se deduce de los documentos
obrantes a los Documentos 3 a 7, 11 y 12 por lo que se refiere a los derechos marcarios,
y a los Documentos 14 y 15, respecto del nombre de dominio “.es”, y que fueron
aportados con la Demanda. La extensa relación de tales derechos es, fundamentalmente,
como sigue:
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 657.459 (Clase 34 N.I.),
concedida en 19 de enero de 1977.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 657.460 (Clase 1 N.I.),
concedida en 7 de octubre de 1974.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 657.461 (Clase 3 N.I.),
concedida en 1 de diciembre de 1977.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 657.462 (Clase 4 N.I.),
concedida en 1 de diciembre de 1977.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 657.464 (Clase 15 N.I.),
concedida en 1 de octubre de 1973.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 657.465 (Clase 11 N.I.),
concedida en 4 de febrero de 1974.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 657.466 (Clase 42 N.I.),
concedida en 16 de octubre de 1975.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 657.467 (Clase 12 N.I.),
concedida en 12 de noviembre de 1973.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 657.468 (Clase 17 N.I.),
concedida en 8 de noviembre de 1973.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 657.469 (Clase 16 N.I.),
concedida en 27 de abril de 1973.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 657.470 (Clase 19 N.I.),
concedida en 12 de noviembre de 1973.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 657.471 (Clase 28 N.I.),
concedida en 11 de octubre de 1973.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 657.472 (Clase 14 N.I.),
concedida en 1 de octubre de 1973.
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-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 657.473 (Clase 33 N.I.),
concedida en 3 de mayo de 1974.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 657.475 (Clase 9 N.I.),
concedida en 8 de noviembre de 1973.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 657.477 (Clase 36 N.I.),
concedida en 4 de junio de 1976.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 657.478 (Clase 37 N.I.),
concedida en 4 de junio de 1976.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 657.480 (Clase 41 N.I.),
concedida en 16 de octubre de 1975.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 657.481 (Clase 14 N.I.),
concedida en 18 de febrero de 1972.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 657.482 (Clase 25 N.I.),
concedida en 6 de septiembre de 1974.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 657.483 (Clase 14 N.I.),
concedida en 12 de noviembre de 1973.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 657.484 (Clase 14 N.I.),
concedida en 12 de noviembre de 1973.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.625 (Clase 1 N.I.),
concedida en 5 de septiembre de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.627 (Clase 3 N.I.),
concedida en 20 de abril de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.628 (Clase 4 N.I.),
concedida en 20 de abril de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.629 (Clase 6 N.I.),
concedida en 20 de abril de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.630 (Clase 9 N.I.),
concedida en 20 de abril de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.631 (Clase 11 N.I.),
concedida en 20 de abril de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.632 (Clase 12 N.I.),
concedida en 20 de mayo de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.633 (Clase 14 N.I.),
concedida en 5 de mayo de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.634 (Clase 15 N.I.),
concedida en 20 de mayo de 1983.
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-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.635 (Clase 16 N.I.),
concedida en 20 de agosto de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.636 (Clase 17 N.I.),
concedida en 20 de abril de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.637 (Clase 19 N.I.),
concedida en 20 de abril de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.638 (Clase 20 N.I.),
concedida en 20 de abril de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.639 (Clase 21 N.I.),
concedida en 5 de julio de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.640 (Clase 25 N.I.),
concedida en 5 de julio de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.641 (Clase 28 N.I.),
concedida en 20 de abril de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.642 (Clase 29 N.I.),
concedida en 5 de julio de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.643 (Clase 33 N.I.),
concedida en 5 de febrero de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.644 (Clase 34 N.I.),
concedida en 5 de febrero de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.645 (Clase 35 N.I.),
concedida en 4 de enero de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.646 (Clase 36 N.I.),
concedida en 18 de enero de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.647 (Clase 37 N.I.),
concedida en 18 de enero de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.648 (Clase 39 N.I.),
concedida en 2 de marzo de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.649 (Clase 41 N.I.),
concedida en 2 de febrero de 1983.
-
“BANCO URQUIJO”, registrada con el número 1.007.650 (Clase 42 N.I.),
concedida en 18 de enero de 1983.
Todas las anteriores son marcas españolas y se encuentran en vigor.
La Demandante acompaña (Documento 4) también certificación de la Oficina Española
de Patentes y Marcas relativa a la marca “BANCO URQUIJO”, número 657.477,
concedida en 1 de julio de 1976 (Clase 36 N.I.), y de la marca “BANCO URQUIJO “
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(gráfica), número 1.007.646, concedida en 18 de enero de 1983 (Clase 36 N.I.). Ambas
se encuentran en vigor.
La Demandante acompaña (Documento 12) también certificación de la Oficina
Española de Patentes y Marcas relativa a la marca “URQUIJO”, número 1.527.480,
concedida en 7 de enero de 1992 (Clase 36 N.I.), y de la marca “URQUIJO “, número
1.527.482, concedida en 5 de noviembre de 1991 (Clase 38 N.I.). Ambas se encuentran
en vigor.
La Demandante acompaña (Documento 13) copia del registro como rótulo de
establecimiento de la denominación “BANCO URQUIJO, S.A.”.
La Demandante también acompaña como Documento 5 una certificación expedida por
Agente de la Propiedad Industrial, por la que acredita el registro de determinados
derechos de marca, ya referenciados.
También aporta como Documento 6 certificado emitido por la OMPI, relativo al registro
de la marca internacional “BANCO URQUIJO”, concedida en 28 de abril de 1992, bajo
el número 584.816, certificado que ha sido autentificado ante Notario de Madrid, don
José Aristónico García Sánchez.
Asimismo, la Demandante aporta como Documento 7, copia, autentificada ante Notario
de Madrid, don José Aristónico García Sánchez, del certificado de registro relativo a la
marca “BANCO URQUIJO”, bajo el número 146.108, en Clase 16.
La Demandante es titular actual del nombre de dominio <bancourquijo.es>, según se
acredita en Documentos 14 y 15 de los aportados en la Demanda.
Las marcas alegadas por la Demandante están en vigor y son objeto de explotación
regular y actual, según se aprecia de los Documentos aportados y mencionados
anteriormente.
En concreto, se observa, lo que es relevante a los efectos de la presente Decisión, la
importancia de la actividad y extensión cognitiva de la actividad desarrollada por la
Demandante según se aprecia no sólo del Documento 15, sino también del Documento
9 de los de la Demanda.
El Demandado no alega derecho o interés legítimo alguno sobre los nombres de
dominio controvertidos.
5.
Pretensiones de las Partes
A.
Demandante
La Demandante afirma:
-
Que es una entidad titular de varios derechos marcarios los cuales pueden
considerarse como de carácter notorio en el sector del mercado español de
las entidades bancarias.
-
Que también es titular de un nombre de dominio “.es” absolutamente
idéntico a los dominios cuestionados.
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B.
-
Que desarrolla una actividad mercantil en el mercado español de
importancia, como se pone de manifiesto a partir de la documentación
incorporada a la Demanda, especialmente el Documento 9, donde se
incluyen noticias relativas a la Demandante aparecidas en periódicos de
gran tirada nacional.
-
Que es conocida en el mercado español y por los consumidores bajo el
nombre “BANCO URQUIJO” coincidente sustancialmente con los
dominios controvertidos.
-
Que no sólo ofrece servicios a través de una amplia red de sucursales, sino
también a través de Internet y por medio del nombre de dominio
<bancourquijo.es>, a través del cual desarrolla una actividad comercial
legítima.
-
Que los nombres de dominio controvertidos coinciden absolutamente con
los derechos de marca y el nombre de dominio de los que la Demandante es
titular.
-
Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con
los nombres de dominio objeto de la presente controversia.
-
Que el Demandado no puede desconocer los derechos legítimos de la
Demandante sobre sus marcas y demás signos distintivos.
-
Que el Demandado registró y en la actualidad está usando los nombres de
dominio mencionados de mala fe en la medida en que los Sitios Web
correspondientes carecen de contenido alguno, con lo que lisa y llanamente
estaríamos ante un supuesto de “ocupación cibernética” de espacios
virtuales, no pudiendo desconocer el Demandado la trascendencia nacional
de las marcas en juego, como se pone de manifiesto, además, por el hecho
de que el Demandado ha registrado otra serie de nombres de dominio, todos
ellos coincidentes con marcas y denominaciones sociales de amplio
conocimiento en el mercado nacional e internacional.
-
Que, a consecuencia de todo lo anterior y en definitiva, se produce una
evidente confusión en el público respecto a las marcas de productos y
servicios sobre las que la Demandante ostenta derechos, dándose los
requisitos y circunstancias previstos en la Política Uniforme y en el
Reglamento a fin de que se condene al Demandado a la transferencia de la
titularidad sobre los nombres de dominio <bancourquijo.com>,
<bancourquijo.net> y <bancourquijo.org> a aquélla.
Demandado
La parte Demandada no ha realizado alegación alguna, pese a que hasta fecha presente
ha tenido ocasión procesal de hacerlo. Debe entenderse, pues, que ha decaído en su
derecho a efectuar todas las alegaciones que a su derecho conviniese a la hora de
defenderse de las alegaciones vertidas de contrario.
6.
Debate y Conclusiones
Reglas aplicables
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El Parágrafo 15.(a) del Reglamento establece que el Panel Administrativo resolverá la
Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de
conformidad con la Política Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera
normas y principios de derecho que considere aplicables.
Queda de manifiesto, pues, que este Experto no ha de verse constreñido necesariamente,
a la hora de dictar su resolución, a las reglas establecidas expresamente en el
Reglamento o en la Política Uniforme, sino que puede también recurrir y aplicar normas
y principios de Derecho en el bien entendido que tales normas y principios podrán ser
de aplicación nacional, en la medida en que las partes compartan una misma
nacionalidad (Casos D2000-0001 y D2000-0896) y, además, no conste que no residen
en un mismo país o Estado sometido a un mismo Ordenamiento jurídico.
En el presente caso, por consiguiente, serán de aplicación junto con las reglas de la
Política Uniforme y del Reglamento, la legislación española sobre protección de marcas
y signos distintivos, así como la regulación sobre prohibición de prácticas consideradas
como desleales.
Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el
Parágrafo 4 de la Política Uniforme y Parágrafo 3.(b).ix del Reglamento
De acuerdo con tales disposiciones, la Política Uniforme es aplicable de manera
obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:
-
Que el nombre de dominio controvertido sea idéntico o similar hasta el
punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios
sobre la que el demandante tenga derechos,
-
Que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del
nombre de dominio,
-
Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y
se esté utilizando de mala fe.
A fin de llegar a su decisión, este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en
el Parágrafo 10.(d) del Reglamento, determinará la admisibilidad, pertinencia,
importancia relativa y peso de las pruebas aportadas en relación con los hechos sobre
los que gira la controversia.
“4.a.(i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión”
Al margen de las partículas <com>, <net> y <org>, que son atributos propios de los
Nombres de Dominio genéricos de Nivel Superior, se produce una sustancial
coincidencia entre los elementos textuales fundamentales que conforman los derechos
de marca propiedad de la Demandante y los nombres de dominio en disputa. En ambos
casos se trata de las palabras <bancourquijo>.
Asimismo, es incuestionable que la conjunción de los vocablos <banco> y <urquijo> en
un solo término, <bancourquijo>, confiere un significado sustancial y particular a dichas
palabras. Tal conjunción lleva a que los productos y servicios de la Demandante sean
identificados en el mercado, de entre los de otros competidores o actores económicos,
precisamente a través del uso de dicho signo distintivo, ya que, con carácter previo, fue
éste el elegido por la Demandante como marca con la que distinguir sus productos y
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servicios. Y viceversa, a través del uso del vocablo en cuestión, el público consumidor
de los productos financieros y servicios usualmente prestados por el Demandante
reconoce a éste como el origen comercial de aquellos, estableciendo de ese modo un
vínculo de buenhacer comercial que afecta al ámbito de prestigio y de fama comercial
del Demandante en el mercado.
Debe tenerse presente, por otra parte, que no puede entenderse que esa elección sea una
coincidencia o que no haya sido buscada de forma deliberada, sino que, por el contrario,
tal elección tiene como consciente finalidad la de causar una confusión respecto del
origen empresarial de la titularidad de dichos nombres de dominio.
Esto se aprecia aún más desde el punto de vista de la legislación que persigue y
sanciona el uso de signos distintivos ajenos en el mercado con la finalidad de producir o
inducir a confusión en el público, o simplemente con la idea de explotar la reputación
ajena (cfr. artículos 5, 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia
Desleal). En este sentido, entiende este Panelista que el mero uso de un derecho de
marca ajeno, válidamente registrado y en vigor, por un tercero se hace con finalidad de
actuar en el mercado en la medida en que se quiere colisionar con los derechos del
legítimo titular del derecho marcario, y así aprovecharse indebidamente de la reputación
por él ganada en el mercado. O dicho de otra manera, en el ámbito que nos ocupa de los
nombres de dominio, el concepto de aprovechamiento debe ser objeto de una
interpretación amplia en virtud de la cual quepa no solamente el caracterizado por un
propio lucro del infractor, sino también toda aquella situación que objetivamente no le
reporte beneficio comercial legítimo alguno.
Asimismo, debe estimarse como indiferente el carácter mixto de los derechos de marca
alegados, ya que no se trata de defender el gráfico, lo que ciertamente sería
incongruente con la finalidad a que responde la Política Uniforme y el Reglamento, sino
más bien los caracteres denominativos empleados por el Demandante como marca.
Por si lo anterior fuera poco, puede traerse aquí también a colación la teoría de la
intercambiabilidad, según la cual se produce una identidad entre el nombre de dominio
en disputa y los derechos de marca del Demandante cuando uno y otros son
intercambiables sin que sea posible apreciar diferencia alguna (Caso No.D2000-0018).
Sea como sea, debe entenderse fuera de toda duda que los distintos derechos marcarios
de que es titular la Demandante, consagrados en el vocablo “BANCO URQUIJO”,
debidamente registrados y vigentes, son sustancialmente similares, hasta el punto de
causar confusión, a los nombres de dominio <bancourquijo.com>, <bancourquijo.net> y
<bancourquijo.org>.
En conclusión, el Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el Parágrafo
4.a.(i) de la Política Uniforme.
“4.a.(ii) Ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en los nombres
de dominio <bancourquijo.com>, <bancourquijo.net> y <bancourquijo.org>
Al Panel administrativo no le consta que los nombres de dominio en disputa coincidan
en parte o en su totalidad con un derecho de marca o una denominación de la que el
Demandado sea titular. Antes al contrario, la Demandante ha probado suficiente y
profusamente su titularidad sobre numerosos derechos marcarios coincidentes con las
palabras “BANCOURQUIJO” o “URQUIJO”.
Además, debe partirse del hecho de que, aunque el Demandado tuvo la oportunidad
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procesal para ello, el Demandado no contestó a la Demanda planteada. Por
consiguiente, el Demandado perdió la oportunidad procesal de aportar prueba alguna
acerca del interés legítimo o derecho que pudiera tener a fin de justificar el uso legítimo
de los nombres de dominio <bancourquijo.com>, <bancourquijo.net> y
<bancourquijo.org>. O dicho de otro modo, si el Demandado hubiera tenido algún
interés legítimo o derecho sobre los vocablos que conforman los nombres de dominio
<bancourquijo.com>, <bancourquijo.net> y <bancourquijo.org>, el Demandado debería
haber adoptado una posición activa a la hora de defender tales supuestos intereses
legítimos o derechos que, en su caso, hubieran podido justificar su derecho a registrar y
usar pacíficamente, y sin perjuicio de derecho o interés de tercero, los mencionados
nombres de dominio (lo que, por otra parte, coincide con el criterio sentado en el
Parágrafo 2, in fine de la Política Uniforme). Al no haber obrado de ese modo, y una vez
que el Demandante ha probado suficientemente que ha registrado en España las marcas
“BANCO URQUIJO”, y alguna otra que incorpora de manera relevante y
sustancialmente identificadora la palabra “URQUIJO”, el Panelista debe llegar a la
razonable conclusión de que el Demandado no tiene interés legítimo o derecho alguno
en los nombres de dominio <bancourquijo.com>, <bancourquijo.net> y
<bancourquijo.org>.
Por otra parte, ha de hacerse hincapié también en el derecho que ostenta la Demandante
sobre el nombre de dominio <bancourquijo.es>. En este sentido, merece la pena poner
de manifiesto cómo las normas por las que se autoriza el uso legítimo de los nombres de
dominio “.es” (Orden de 21 de marzo de 2000) exigen que el solicitante haga valer bien
un derecho de marca, debidamente registrado y reconocido ante la Oficina Española de
Patentes y Marcas, bien un nombre comercial o bien una denominación social a fin de
recibir la oportuna autorización para el uso del nombre de dominio solicitado. El hecho
de que el Demandante haya obtenido la meritada autorización por parte del organismo
nacional encargado de ello, no sólo refuerza aún más su derecho e interés legítimo al
uso de los nombres de dominio <bancourquijo.com>, <bancourquijo.net> y
<bancourquijo.org>, sino que también a contrario implica la ausencia de derecho o
interés legítimo por parte del Demandado sobre los mismos, salvo que se demuestre lo
contrario, circunstancia ésta que no concurre en el presente caso.
Consecuentemente, el Panelista entiende que se da el requisito exigido por el Parágrafo
4.a.(ii) de la Política Uniforme.
“4.a.(iii) Registro y uso de los nombres de dominio de mala fe por parte del
Demandado”
En lo que se refiere al requisito de la mala fe, el Panelista debe tener en consideración,
en primer lugar, el hecho de que el Demandante es titular de diversos derechos de marca
sobre los vocablos “BANCOURQUIJO”, tal y como ha quedado dicho anteriormente en
el Punto 4º de esta Decisión.
A juicio de este Panel, dadas las circunstancias del caso es ilógico suponer que el
Demandado no haya registrado y no esté usando el nombre de dominio de mala fe,
entendido esta circunstancia como conocimiento subjetivo de que con el registro y uso
de un determinado nombre de dominio se está causando un daño. Este concepto de daño
hay que entenderlo no solamente en un sentido económico (de pérdida comercial o de
tránsito para el Demandante), sino que también debe hacerse extensible al mero
perjuicio consistente en que el Demandante, como legítimo titular de los derechos
controvertidos que le legitiman para interponer una demanda de acuerdo con la Política
Uniforme y el Reglamento, no pueda acceder o usar los nombres de dominio
controvertidos y así tener acceso a Internet.
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Teniendo en cuenta lo anterior, este Panelista cree que esa circunstancia subjetiva de
mala fe se pone de manifiesto por diversos hechos. Debido al hecho de la existencia de
los registros anteriormente mencionados; a la amplia y variada actividad financiera,
bursátil y mercantil, desarrollada por la Demandante a través de sus derechos de marca
(véase Punto 5º de esta Decisión); al carácter notorio y bien conocido de tales derechos
de marca y de su imagen corporativa en el ámbito geográfico, mercantil y jurídico en el
que conviven Demandante y Demandado, y también al hecho de que el Demandado
tiene la nacionalidad española, debe entenderse como inconcebible que el Demandado
no tuviese conocimiento en el momento del registro y posteriormente de los derechos
marcarios y/o intereses legítimos del Demandante sobre los vocablos
“BANCOURQUIJO”.
Además, como ha tenido oportunidad de probar el Demandante, el Demandado ha
registrado anteriormente también una larga serie de nombres de dominio coincidentes
con derechos de marca, denominaciones sociales o nombres comerciales que incorporan
un interés legítimo en la medida en que identifican una imagen corporativa determinada
y ampliamente conocida del público en el mercado (Documento 18). De un examen de
la lista incorporada, se puede observar que la mayor parte de los nombres de dominio
registrados se corresponde con entidades bancarias, financieras o similares, e incluso
emisoras de radio.
En opinión del Demandante, siguiendo otras anteriores decisiones del Centro (véase las
Decisiones D2000-0222 y D2000-0239, entre otras), la ausencia total y absoluta de uso
del nombre de dominio o de un propósito serio al respecto (según consta en
Documentos 16 y 19), puede ser justificativo de la mala fe en el sentido del Párrafo
4(a)(iii) de la Política Uniforme.
En efecto, en consonancia con lo expresado anteriormente, el Panelista coincide con el
criterio sentado en Resoluciones anteriores del Centro, en virtud del cual el mero hecho
de no estar usando los nombres de dominio en disputa por parte del Demandado implica
un uso de mala fe en la medida en que, sin la cobertura de un derecho o interés legítimo,
el Demandado está impidiendo con su actitud y voluntad pasivas el acceso legítimo del
Demandante a los nombres de dominio en cuestión. Tal uso no puede estimarse de otro
modo sino objetivamente hecho de mala fe.
Por otra parte, el hecho de que el actual titular del nombre de dominio
<bancourquijo.com> redireccione este Sitio Web al del Demandante, esto es, al Sitio
<bancourquijo.es>, no hace sino acrecentar el grado de mala fe del Demandado, en la
medida en que demuestra tener conocimiento de la actividad comercial del Demandante
y, a sabiendas, procede a crear la apariencia de que el nombre de dominio
<bancourquijo.com> realmente pertenece a esta última, cuando en realidad no es así.
Además, hay que tener en cuenta que el Demandante no tiene, pese a la falsa apariencia
creada por el Demandado, control real del nombre de dominio en las condiciones
descritas, por lo que esa situación se deduce que se ha creado con el ánimo de confundir
al público consumidor respecto del verdadero origen de las prestaciones ofertadas y del
control del nombre de dominio controvertido.
Por consiguiente, de todas las anteriores circunstancias, el Panelista ha de llegar a la
lógica, razonable y legítima conclusión de que el Demandado era completamente
consciente de que el registro de los nombres de dominio <bancourquijo.com>,
<bancourquijo.net> y <bancourquijo.org>, sobre los que el Demandado no tiene
derecho o interés legítimo, fue algo deliberado, no casual, y hecho con el ánimo
subjetivo de querer así causar un daño y perjudicar los derechos e intereses legítimos del
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Demandante.
Por consiguiente, el Panelista entiende que los nombres de dominio
<bancourquijo.com>, <bancourquijo.net> y <bancourquijo.org> fueron registrados y
están siendo usados de mala fe por parte del Demandado.
7.
Decisión
De acuerdo con los Parágrafos 4.(i) de la Política Uniforme y 15 del Reglamento, así
como en consonancia con las disposiciones correspondientes y señaladas en esta
Decisión de la legislación española sobre protección de marcas y de competencia
desleal, la Demandante ha probado que los nombres de dominio disputados son
idénticos a derechos de marca de su titularidad, así como al nombre de dominio
“bancourquijo.es” del que también es titular; que el Demandado carece de interés
legítimo o derecho en el uso de los nombres en cuestión, no habiendo probado a su vez
el Demandado que ostente derechos o intereses legítimos sobre dichos nombres; que el
Demandado está usando y ha registrado de mala fe tales nombres. Por consiguiente,
conforme con los preceptos antes mencionados, el Panelista requiere que los registros
de los nombres de dominio <bancourquijo.com>, <bancourquijo.net> y
<bancourquijo.org> sean transferidos a la Demandante, de acuerdo con los remedios
jurídicos por ella solicitados.
Jose Carlos Erdozain
Panelista Único
Fecha: 10 de enero de 2001
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