EL CONCEPTO JÚRIDICO DE `KNOW HOW`

EL CONCEPTO JÚRIDICO DE 'KNOW HOW'
1. Introducción.
Hay quienes dudan de la eficacia de la aplicación del derecho en este campo de la tecnología,
sobre todo en su modalidad no patentada. Gómez Segade llega a decir que no se debe intentar
una definición de know how universalmente válida, ya que ello podría perjudicar a los países
principalmente receptores de know how (países subdesarrollados) en beneficio de los más ricos,
que usualmente exportan know how. Para el autor español, como se ve, tal definición que
además es el objeto del presente trabajo, no será asépticamente doctrinal, sino esencialmente
política y considerará las realidades de la economía mundial.
Al pretender definir qué es el know how, tratamos de tener en mente tales presupuestos y los
objetivos prácticos de auxiliar al negociador de tecnología en su tarea de comprar un producto
esencial para el Brasil.
°.
Que es la tecnología
La tecnología no es una cosa, aunque pueda necesitar del apoyo de bienes tangibles para su
realización: el panel en el cual se dibuja o escribe, la cinta grabada, el film, la fotografía.
Tampoco es un derecho, aunque, como se demostrará, pueda ser objeto de derecho.
La
tecnología es un conjunto de informaciones o, sucintamente, una información. Es punto pacífico
que una información puede recibir la más alta protección jurídica.
Existe el derecho a dar una información
(Const. Fed., art.
153.
* Este trabajo es la reproducción de una conferencia dada en el curso sobre comercio y
tecnología organizado por FINEP - Financiadora de Estudios y Proyectos, de la Secretaria de
Planeamiento del Brasil- el 8 de junio de 1978. Traducido del portugués.
** Funcionario
del
Instituto
Nacional de
Propiedad
Industrial del Brasil
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parágrafo 8), como existe el de negarla, en virtud del secreto profesional. Puede existir el
derecho de exigir una información correcta, tal como el garantizado por respuestas por medio de
la prensa; el de anunciar derechos o cualidades individuales, como 111 garantiza el Estatuto de la
O.A.B. (Organización de Abogados Brasileños) para abogados. Existe, sobre todo, el derecho de
sacar provecho económico de las informaciones.
De esta manera, el autor de una obra literaria puede explotar su creación, bajo la protección de
sus derechos de autor, así como el inventor puede hacerlo con el amparo de una patente. El
empresario que en virtud de la calidad de sus productos o de la eficacia de su publicidad, asoció
determinada información (el nombre del establecimiento, la marca del producto, la
"appéllation d'origine") a una posición en el mercado, puede ver protegida tal posición por
la exclusividad del uso del símbolo asociado a la firma o a las mercaderías.
La protección jurídica es bastante amplia: quien viole el secreto de una carta, quien revele los
secretos de una empresa, o preste informaciones falsas, podrá ser sancionado criminalmente. A
quien haga uso indebido de un invento patentado, se le puede impedir que lo siga haciendo.
Quien se haya visto obligado, por contrato, a proveer determinada información, o nevarse a
darla, puede recibir multa contractual, así como también puede ser demandado por daños y perjuicios, en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas.
En suma, la información como tal es un bien jurídicamente hablando, o sea, algo que
potencialmente será objeto de derechos y obligaciones, los cuales, a su vez, serán objeto de
protección jurídica. Tal protección le será conferida siempre que haya un legítimo interés, moral
o económico, en la preservación, uso (exclusivo o no), divulgación (exclusiva o no) de tal
información.
3. La propiedad de la tecnología.
Existe un tipo específico de informaciones referidas a la producción o circulación de bienes.
Gran parte de ellas son de fácil acceso, ya sea por medio de la prensa, de libros científicos, de la
formación académica o de la experiencia profesional. Otras, sin embargo, son más restringidas y
hasta secretas: ejemplo de ellas es el conjunto de datos íntimos de una empresa (el nombre de sus
clientes, su presupuesto de inversión, sus objetivos estratégicos), en fin, todo lo relativo a su
secreto comercial.
Se le lía dado especial consideración a la información restringida de carácter tecnológico:
siempre que sea absolutamente original, o sea, información que sólo una persona física o jurídica
pueda prestar. El conocimiento técnico puede s, r objeto de propiedad, como si fuese una cosa
material.
El derecho tiene dos conceptos de propiedad: uno, romano, es sintético y un tanto metafórico:
pleno poder sobre la cosa. Nuestro Código Civil prefirió otra definición, también de raíces
romanas, pero analítica: es la suma de cuatro derechos elementales, el de usar, el de gozar, el de
disponer y el de recubrir la cosa, que alguien injustamente posee. Hace uso de un bien quien saca
de él directamente los provechos, como el propietario de una casa que opta por residir en ella.
Goza de la misma casa quien la alquila y recibe el alquiler, o quien recoge los frutos de una
huerta. Dispone de la cosa quien la vende o regala. Pero si alguien toma para sí alguna cosa de
propiedad ajena, sin permiso o justificación el dueño tiene medios para hacerla volver a su
control.
En forma similar, la propiedad de una información da el derecho de guardarla para uso propio,
usándola como bien de producción. Si le conviene ciar esa información, mediante alquiler, en
este caso llamado regalía ("royalties"), el dueño goza de ella por sus frutos. Si no quisiere o no
pudiere obtener resultados económicos directos o por vía de terceros, el dueño puede vender o
dar tal información, cediéndola. Y, corno en el caso de la propiedad de las cosas tangibles, el
dueño de la información puede impedir que otros hagan uso indebido de ella. En los dos tipos de
propiedad existe un derecho a la exclusividad en el uso de la cosa o de la información o. si se
quiere, un monopolio legal.
Evidentemente, es más difícil concebir la propiedad sin tener algo tangible por objeto. Sin
embargo, se creé el sistema de propiedad legal de una información, porque y a había una
exclusividad de hecho: el secreto. A la sociedad conviene que sean difundidos los avances
técnicos, y para esto se da una protección especial -la más importante de que dispone el derechoa quien los quiera revelar. Es una trampa: se intercambia un secreto, que tal vez jamás hubiera
sido descubierto por otros, por la exclusividad de su uso, aunque sea en contra de aquellos que
autónomamente pudieren tener acceso a la misma información. De esta manera se puede, gracias
a los datos revelados, sobrepasar al propietario.
Más aún, como la propiedad concediera por el Estado es temporaria y está sujeta a la explotación
económica obligatoria, al fin del período exclusivo o si el dueño opta por no hacer uso de ella, un
competidor -va a tener derecho a tomar posesión, o simplemente a hacer uso de los datos para sus
propios fines.
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La racionalidad del sistema presupone dos elementos esenciales:
a) existência de competencia económica;
b) existência de competencia tecnológica.
4. La información restricta sin propiedad.
Frecuentemente, el poseedor de una información no obtiene su propiedad, conservándola
simplemente como parte de su secreto comercial. Varias razones pueden llevarlo a esto. A veces,
la información no es más absolutamente secreta, o absolutamente original, ya que, aunque escasa
está a disposición de más personas, jurídicas o físicas. Otras veces, por el hecho de ser
legalmente imposible conseguir una patente; otras por no existir competidores tecnológicos o
económicos que pueden amenazar su exclusividad de hecho.
El competidor económico, que no sea competidor tecnológico, sólo tiene una manera de
conseguir la información: pagar al poseedor de los datos escasos, sometiéndose habitualmente a
una imposición de secreto. De este modo, estará vinculado al proveedor de la tecnología por la
fuerza de un contrato, y no por la propiedad de la información, que en este caso no existe.
Repetimos: si hubiera propiedad, habría impedimento de hacer uso de la información, aunque
fuese obtenida autónomamente. El contrato se hace justamente porque no existe autonomía.
En realidad, el contrato obliga a poco. Como lo notó el director de la Unión Minière Belga, cuya
conferencia fue trascrita en sección especial del "Jornal do Brasil", el 20 de mayo de 1978. "la
protección contra los efectos negativos de las regulaciones relativas a la trasferencia de la
tecnología no es jurídica: es parcialmente moral y debe nacer de una comunidad de intereses".
Pala solucionar el problema de la falta de protección jurídica del traspaso de información no
patentada, el empresario belga proponía "asociarse a un grupo altamente calificado en el sector
en estudio, y cuyos intereses sean convergentes con el nuestro".
5.
La protección de la información no patentada.
No habiendo propiedad de la información, ¿qué le sucede a quien logra obtenerla? Si la
obtención fue conseguida por casualidad, o por investigación propia, no sucede nada: el nuevo
poseedor tiene libertad sobre su uso. Si la información fue obtenida por medio de alguien que la
consiguió por contrato (un receptor de tecnología, un empleado de la empresa), será muy difícil
que el poseedor original pueda demandar al nuevo, aunque quien haya firmado el contrato pueda
ser demandado por daños y perjuicios. Si alguien obtiene la información directamente del
poseedor, pero por vías ilegítimas (copiando ilegalmente un dibujo, por ejemplo), podrá existir
proceso criminal y acción de indemnización.
Supongamos que el poseedor quiera obtener una compensación por el uso indebido de la
información no patentada; cómo se estipulará el monto del daño? No hubo sustracción de bienes,
ya que el poseedor no está privado de valerse de la misma información; no hay pérdidas, ni daño
emergente. Sin embargo, habrá lucro cesante: el uso por parte de un competidor podrá hacer
perder al poseedor original su posición privilegiada en el mercado, y la indemnización sería
cuantificada por las consecuencias económicas de la pérdida del monopolio de hecho.
Evidentemente, una acción de esta naturaleza presenta problemas complejos, pero se trató de
definir el interés económico protegido: es la ventaja resultante de una posición privilegiada en el
mercado.
Es importante notar que el conocimiento técnico forma parte del secreto comercial de la
empresa, siempre que no esté patentado; v la protección jurídica que se le asegura no difiere
sustancialmente de la ofrecida a las otras informaciones comerciales, financieras o económicas
quo integran el conjunto de conocimientos propios de la empresa, que le clan determinada
posición en el mercado. Para la información trasmitida por contrato existe un derecho de crédito,
equivalente al que existe entre el emisor y el tenedor de un pagaré. En ninguno de los dos casos
existe propiedad.
Esto se da porque la propiedad de las informaciones no es natural, es la resultante de una
concesión del Estado, que intenta, mediante el sistema de patentes, conseguir la circulación de
las informaciones tecnológicas. Salvo algunas sentencias italianas citadas por Vise 1, la doctrina
y la jurisprudencia dan a la patente un valor constitutivo de la propiedad industrial, v no sólo
probatorio. En otras palabras, la exclusividad de hecho no se trasforma en monopolio de derecho
a no ser cuando el poseedor de la información solicita las ventajas, y se sujeta a las desventajas
del sistema de patentes.
6. Una definición de "know how".
La noción de propiedad de estas informaciones, o su posesión (el ejercicio legítimo de alguno de
los derechos elementales de la propiedad), sobrepasa, sin embargo, a las definiciones corrientes
de know
1) Aaron 'Wise, Trade secrets and know how throughout the world, Clark, Boardman Co. Ltd, Nueva
York, 1974, vol. II.
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how. Paul Demin, por ejemplo, entiende que en el contrato respectivo una persona se obliga a
hacer claro que "el contratante usufructúe los derechos que ella posee sobre ciertas fórmulas y
procesos secretos, durante cierto tiempo, y por cierto precio"-.
Otros autores prefieren calificar el objeto del contrato por los conocimientos técnicos a ser
trasmitidos. En este sentido, Magnin entiende por know how un "arte de fabricación”.
Similarmente, Fran Martins cree que el know how es la suma de "ciertos conocimientos o
procesos, secretos v originales, que una persona tiene, y que, debidamente aplicados, dan como
resultado un beneficio en favor de quien lo emplea". Tal definición, con excepción de la cuestión
de la originalidad y del secreto, sólo relativos, constituye una buena base para un concepto
adecuado del know how,- bastando que se tenga en mente de que se trata realmente de
"beneficios".
La jurisprudencia inglesa, en este punto, ha tomado una posición innovadora al considerar know
how como un activo. Lord Radcliff, en una causa fiscal donde se intentaba definir las
consecuencias tributarias de una información tecnológica, llega a admitir literalmente que know
how es un "ítem del capital fijo" 4. El juez Upjohn, a su vez, en el caso "Handley Page v.
Butlerworth" ' consideró que know how, a pesar de no tener "un significa preciso", "es un activo".
Evidentemente, tal definición tiene de ser calificada, ya que la información tecnológica no se
contabiliza, como un edificio. . . o basta como una patente. Lo mismo sucede, sin embargo, con
otros elementos inmateriales de la actividad comercial -la respetabilidad, la imagen, la eficiencia
del equipo de vendedores, etc.—, a pesar de que tales ítems puedan ser evaluados en dinero en
caso de venta de la empresa.
Tales elementos integran el llamado "fondo de comercio", tal como el know how. Es Savatier"
quien al hablar del tema incluye en "fondos de comercio", "los monopolios de derecho o de
Hecho". Rubens Requião al referirse a los privilegios de invención, pero en un comentario
extensivo a la información no patentada, también dice: "la invención... integra los elementos
incorpóreos del establecimiento comercial, participando de ese complejo de bienes que
componen y sirven de instrumento al empresario para el ejercicio de la empresa. Nó
Paul Demin, Le contract de know how, Émile Bruyant, Brusel, 1969, apud Fran Martins,
Contratos e obrigações comerciais, Forense, 1969, p. 598.
3
Fran Martins, ob. cit., p. 598.
4 En Wise, ob. cit., p. 2-177.
5 Id.
6 Savatier, La théorie des obligations, Dalloz, 1969, p. 120. Rubens Requião, Direito comercial,
Saraiva, 1977, p. 2.
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tose que en el fondo de comercio no existe un derecho a la clientela, y sí una oportunidad
comercial que se trasforma en derecho por el principio del repudio a la competencia desleal.
Qué es el fondo de comercio se torna claro hasta para el lego, cuando se menciona uno de sus
elementos usuales: el "punto". Como los contraventores de hoy en día, los médicos ingleses hasta
hace poco cedían su clientela a otros colegas, por dinero. Claro está que nadie puede obligar a los
enfermos de una región a tratarse con un nuevo médico "cesionario del punto". Lo que se
trasfiere, en este ceso, es la ventaja comercial que consiste en no tener competidores cerca. Si
apareciera uno es lógico que no hay como expulsarlo; pero si se usare algún artificio desleal
`para sustraer la clientela del profesional anteriormente instalado, existe protección civil y
criminal.
De esta manera queda claro el sentido de la definición ya propuesta de know how: "el conjunto
de conocimientos técnicos relativamente originales y secretos, o por lo menos escasos, que
permiten a quien los detenta una posición privilegiada en el mercado". El contrato de know how,
en consecuencia, seria aquel en que "una parte mediante el pago de cierta suma, provee a otra
informaciones tecnológicas escasas, de forma que posibilite a ésta una posición privilegiada en
el mercado". En suma, lo que se trasfiere, en realidad, no es la tecnología, sino la oportunidad
comercial que de ella resulta.
Existen algunos problemas doctrinales en cuanto a esta posición, ya que se ha entendido que el
fondo de comercio no es fraccionable', pero no ofende a la buena razón definir el contracto de
know how, en última instancia, como "cesión parcial del fondo de comercio". Las consecuencias
prácticas de tal entendimiento, para un país receptor de tecnología, compensan de lejos cualquier
indecisión doctrinal.
7. El "know how" como oportunidad comercial.
La manera con la cual se paga el suministro de estas informaciones ilustra con precisión el objeto
real del contrato de know how. En efecto, usualmente el pago es hecho no por una cantidad fija,
en solo una o varias veces, v si por un porcentaje sobre las ventas del producto fabricado con
ayuda de tales informaciones. Es irrelevante, la mayoría de las veces, la cantidad que se invirtió
originariamente acera conseguir la tecnología. Como se vio, la tecnología, aunque sea objeto
8 Por ejemplo en la causa "Liquidación de la casa Garcia”, 1ª Cámara Civil del Distrito Federal,
sentencia del Dr. Gastão A. Macedo, trascrita en página 93 del Curso de Direito Comercial,
Gastão A. Macedo, Frenas Bastos, 1966.
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de contrato, no es su objetivo. La forma de pago de esta forma, considera el valor de la
oportunidad comercial comprendida.
Además de esto, existe cierto interés por parte del tomador de know how de asociar a proveedor
al negocio, pagándole parte de las ganancias.
Siendo la tecnología algo fluido, según dice
juez inglés, "it is like a fluid in store which can be pumped down several channels " (como un
fluido en depósito que puede ser liberado por varios canales), una de las más eficientes garantías
de que la transferencia del know how (o de la oportunidad comercial) se hará, es el interés del
proveedor en el resultado del proyecto. En todo contrato de know how, con pago de porcentaje
sobre las ventas, hay un aspecto de ' ,joint venture".
Entre los puntos que merecen ser reconsiderados está, en primer hogar, el status de este pago de
tecnología en lo referente a la ley fiscal. Dentro de la perspectiva considerada no sería absurdo
gravar tales pagos sobre bases similares a las que se exige en la contribución de ganancias. De
igual modo, el envío de dinero al exterior corno retribución por tecnología, cuando todo sucede
entre matriz v subsidiarias muy apegadas, adquiere un aspecto curioso. La empresa extranjera,
por la renuncia a entrar personalmente cr1 el mercado cobra, por parte de personas jurídicas que
no son más que sus emanaciones económicas, una buena cantidad de dinero.
Sin embargo, abandonando este campo más apropiado para la ciencia de la administración y la
economía, examinemos una cuestión fundamental: ¿por qué se confunde know how con
conocimiento técnico? En el Brasil, la indefinición de know how tiene un objetivo esencial: siendo
oficialmente prohibidos los pagos entre subsidiaria y matriz extranjera por ítems de propiedad
industrial, aparece bajo este título una parte de lo que sería gravado si se manda como ganancia.
Aparte de este factor que complica, existe siempre un interés por parte d e l proveedor de las
informaciones en oscurecer el asunto, justamente porque él está facturando la oscuridad. Quien
vende oportunidad comercial está en peores condiciones que quien provee una tecnología de
nombre mágico y contenido desconocido. Es la ventaja del ilusionista.
8. Diferenciaciones.
La tecnología surge en el inundo económico de varias maneras diversas. Puede formar parte del
secreto comercial de una empresa; surgirá como "información confidencial" cuando se trasmite
bajo reserva de circulación; será libremente difundida, pero tendrá un uso restringido, si se
patenta; será prestada sin) ninguna reserva, sea de difusión o de uso, en el caso de servicios
técnicos, tales como el de proyecto, de consultoría, etc.
El secreto comercial, como ya se vio, es el conjunto de las informaciones escasas, de carácter
financiero, económico, comercial o tecnológico, que permiten a la empresa que las posee una
posición privilegiada. En cuanto está afectado a la explotación de una empresa, este secreto es
parte del fondo de comercio y, como tal, un activo no contabilizadle, aunque económicamente
apreciable, cuando la empresa C O M O un todo, o parte de ella, se trasforma en bien de cambio.
La información confidencial, que igualmente puede ser de carácter financiero, comercial, etc.inclusive tecnológico, es parte de un secreto comercial trasmitido bajo reserva de difusión, a
cambio de alguna ventaja para el trasmisor. Dentro de esta óptica, el conocimiento técnico
trasmitido con restricción de difusión, es una información confidencial, y será know how siempre
que su posesión represente una ventaja comercial para quien la recibe.
La información tecnológica patentada es aquel conocimiento para el cual un Estado concedió
exclusividad legal de uso económico, dándole tal monopolio a la persona física o jurídica, que
alegue exclusividad de hecho y no maya sido cuestionado. Al restringir el uso, el Estado
concedente libera la divulgación y favorece la libre circulación de las informaciones
tecnológicas.
El servicio técnico es la producción de informaciones tecnológicas, pasadas del productor al
receptor sin restricciones, ya sea de uso o de difusión, consistiendo en la simple transmisión de
posesión o propiedad, ni renuncia a la oportunidad comercial.
Resumiendo estas diferenciaciones, proponemos el siguiente cuadro:
Secreto
Know How
Patente
Servicios
Bien de Cambio
No
Sí
Sí
Sí
Propiedad
No
No
Sí
No
Sí
No
no
Restricción a la Si
divulgación