1 EXPEDIENTE DE SOLICITUD PARA REGISTRO DE MARCA Nº 2.437.023/1 “RM ROYAL MEDITER” MIXTA CLASE 35 INTERPOSICIÓN RECURSO DE ALZADA CONTRA ACUERDO DE DENEGACIÓN Ilmo. Señor : Dª Mª ANTONIA NARANJO MARCOS, Abogado y Agente de Propiedad Industrial nº 275/5, con domicilio profesional en Madrid, Paseo de la Habana 200, en nombre y representación de la mercantil Salvatori y Asociados S.C., con domicilio en Valencia, según acredita correctamente el poder adjunto al presente recurso, como mejor proceda EXPONE: Que por acuerdo de fecha 5 de julio de 2002 La Oficina Española de Patentes y Marcas ha procedido a la denegación del expediente de solicitud para registro de Marca nº 2.437.023/1; Que lesionando dicho acuerdo gravemente los derechos e intereses legítimos de la parte que represento, y considerando que la misma ostenta la condición de interesado a tenor de lo previsto en el artículo 30 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, interpongo en su nombre recurso de alzada contra el mismo al amparo de lo dispuesto en los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 4/1999 que modifica la Ley 30/1992 anteriormente citada, aplicable a todos aquellos recursos interpuestos después del 14 de Abril de 1999. Que el referido recurso de alzada es procedente por dirigirse contra una resolución que no pone fin a la vía administrativa, tal y como dispone el artículo 13-3 del Real Decreto 1270/1997 que modifica el Reglamento Orgánico de La Oficina Española de Patentes y Marcas; y que incide en el artículo 63.1 de la repetida Ley 30/1992, por 2 cuanto incurre en clara infracción del ordenamiento jurídico, dicho sea con los debidos respetos y en términos de defensa; Que por todo ello, se interpone ante el órgano competente para resolverlo según el artículo 6-3-c) del propio Real Decreto antes citado, el presente recurso de alzada con arreglo a los siguientes: HECHOS 1.- En fecha 14 de noviembre de 2001 se solicitó ante esa Oficina el registro de la Marca nº 2.437.023/1; 2.- Dicha solicitud se publicó en el BOPI del 16 de enero de 2002, presentándose contra la misma oposición, entre otras, de la marca 2.394.217. 3.- Publicándose el correspondiente suspenso en los BOPI de 1 de mayo de 2002 y presentándose alegaciones en contestación al mismo con fecha 3 de mayo de 2002. 4.- Pese a ello, La Oficina Española de Patentes y Marcas ha procedido a la denegación de la solicitud para registro de Marca nº 2.437.023/1, en base al siguiente informe: “Se tiene en cuenta la oposición de la M-2.394.217 “RR CREACIONES ROYAL s.l.”, por identidad denominativa con el vocablo más característico e identidad gráfica con el distintivo solicitado, además de amparar actividades incluidas en la misma clase, generándose riesgo de confusión para los consumidores (Art. 12, 1 a) L.M.) No se tienen en cuenta las restantes oposiciones, ya que amparan actividades distintas a las solicitadas”. 3 5.- Dicho acuerdo de denegación se ha publicado en el BOPI del 16 de Agosto de 2002 por lo que el presente recurso se interpone en el plazo legal de un mes previsto por el artículo 114.2 de la mencionada Ley 4/1999, computando en la forma establecida en el articulo 48 del mismo cuerpo normativo, a partir de la fecha de notificación de la resolución recurrida que en éste caso se ha producido mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial según el artículo 29-1 de la vigente Ley de Marcas. DESARROLLO LEGAL El objeto del presente Recurso de Alzada es la resolución de denegación emitida por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el expediente de solicitud para registro de Marca nº 2.437.023/1, por cuanto dicha resolución resulta gravemente lesiva para los derechos e intereses legítimos de la parte recurrente, además de contravenir lo dispuestos en diversas disposiciones legales aplicables al caso. Iniciamos el desarrollo del presente recurso con un breve análisis de los fundamentos en los que se apoya la resolución de denegación emitida por el Examinador en este expediente: 1. Identidad denominativa con el vocablo más característico 2. Identidad gráfica 3. Actividades incluidas en la misma clase 4 A juicio de esta parte, ninguno de los fundamentos que sirven de apoyatura a la denegación recurrida tiene la consistencia y solidez necesarias para provocar una situación de confusión comercial capaz de obstaculizar la concesión de un derecho legítimo y plenamente ajustado tanto a la legislación vigente en materia de marcas como a la jurisprudencia interpretativa de la misma. Nos encontramos ante un caso peculiar en el cual se han considerado incompatibles dos marcas que presentan una denominación perfecta y fácilmente diferenciable: solicitada ↔ RM ROYAL MEDITER oponente ↔ CR CREACIONES ROYAL S.L. Teniendo en cuenta además que son marcas que no suponen un peligro comercial real por cuanto se utilizan para distinguir en el mercado actividades diferentes, incluidas formalmente dentro de un mismo epígrafe general de la clasificación internacional de productos o servicios, pero con una naturaleza y características diferentes que impiden un riesgo real de confusión por parte del consumidor final y, por consiguiente, evitan un perjuicio material para el titular prioritario. Difícilmente resulta re conducible este caso al supuesto de hecho marcado por el artículo 12,1 a) de la ley de marcas 32/88, aplicable durante toda la tramitación de la marca 2.437.023/1, que exige en todo caso un resultado final de riesgo de confusión o asociación necesariamente relacionado con una similitud aplicativa intensa y un aspecto fonético cuando menos asociable con un mismo origen empresarial. Circunstancias que no se cumplen en absoluto en el caso de la marca 2.437.023/1. Es más, los argumentos alegados en la resolución denegatoria de esta marca resultan perfectamente rebatidos a través de los siguientes razonamientos: 5 1.- Identidad denominativa con el vocablo más característico Esta primera alegación no puede considerarse fundamento válido para denegar el acceso de la marca 2.437.023/1 a la protección registral, por dos motivos fundamentales: a)errónea calificación del término “ROYAL” como “vocablo más característico”; b)insuficiencia de la similitud denominativa, basada en la utilización de un mismo vocablo, para considerar dos marcas incompatibles. a) Errónea calificación de un único término como parte “significativa” de un distintivo, es obvio que el primer fundamento de la resolución recurrida incurre en un error de enfoque en cuanto a la valoración de uno de los elementos que integran el conjunto denominativo de una marca como “parte significativa”. Otorgando a este elemento una importancia primordial sobre el conjunto denominativo global que no se corresponde en modo alguno con la interpretación jurisprudencial de la prohibición de registro por semejanza con una marca anterior: - sentencia TS 25/5/95(Aranzadi 3872): ratifica la concesión de la marca “TELEFON” a pesar de la oposición de dos marcas “TELEFÓNICA”, citando textualmente:...”su comparación debe hacerse atendiendo a su conjunto, es decir, contemplando su percepción sensorial de forma unitaria, tal y como se ha declarado reiteradamente por éste Tribunal Supremo... No debe prevalecer el erróneo criterio de la parte apelante, de limitar la comparación a lo que ella denomina elementos relevantes de las denominaciones en pugna, poniendo especial énfasis en el vocablo TEL, ya que la comparación debe hacerse entre todo el conjunto, en el que no es válido hacer fraccionamientos para resaltar aquello que a dicha parte interesa, tomando de las denominaciones en cuestión las palabras o vocablos en que exista coincidencia y prescindiendo de las que no coincidan, lo que es jurídicamente incorrecto”... De esta jurisprudencia se deduce que no podemos considerar el elemento “ROYAL” como la parte más significativa de la marca 2.437.023/1, por cuanto su titular no ha solicitado la protección registral para esta palabra, sino para el 6 conjunto denominativo completo: RM ROYAL MEDITER, que será sobre el cual adquirirá la parte recurrente un derecho de uso exclusivo y no sólo sobre el término ROYAL. Es más, hemos de tener en cuenta que precisamente el vocablo ROYAL, como equivalente a REAL, no tiene un valor distintivo muy elevado tal y como demuestra el gran número de marcas solicitadas desde 1996 hasta la fecha y que incluyen en su denominación este elemento(ver informe anexo A). Muchas de las cuales han sido concedidas por la OEPM y conviven dentro del mercado nacional, a pesar de contener todas ellas la palabra “ROYAL” en sus denominaciones. Este es precisamente el caso de las tres marcas nacionales cuyos informes completos se acompañan en el anexo B y que conviven pacíficamente dentro de la misma clase 35, en la cual está también inscrita la marca oponente 2.394.217: Marca 1.993.851 RD ROYAL DESIGN S.L. clase 35, concedida el 5/11/96 Marca 2.015.864 HOSTAL ROYAL MANZANARES clase 35, concedida el 22/7/96 Marca 2.076.467 ROYAL PAPER clase 35, concedida el 5/8/97 Es obvio por tanto que la OEPM ha creado, a través de sucesivas y reiteradas resoluciones, un criterio de compatibilidad entre signos distintivos que contienen la palabra ROYAL en su denominación pero que presentan además otras palabras o elementos fonéticos capaces de permitir su correcta identificación por parte del público. Este es exactamente el mismo caso en el que se encuentra ahora la marca 2.437.023/1 y, por tanto, debe aplicarse a esta marca el mismo criterio de compatibilidad que ha permitido el registro de los signos citados anteriormente. Pues no debemos olvidar que el propio Tribunal Supremo reconoce que al ser la actuación administrativa una actuación reglada, la misma debe atenerse en todo caso al principio constitucional de igualdad ante la Ley. Así lo ha proclamado en sentencias como la siguiente: 7 Sentencia TS evidentemente 10-09-93 :"El trascendencia precedente administrativa Administrativo por ser la tiene misma valoración fonética y ser la constitución de la Marca un acto administrativo reglado que se opone a que situaciones fácticas análogas sean resueltas de manera distinta con vulneración del principio de igualdad ante la ley (Art.14 Constitución) cuyo respeto vincula a todos los poderes públicos". Es más, no sólo el Tribunal supremo obliga a la aplicación de un mismo criterio de resolución en situaciones análogas, sino que ha admitido en diversas ocasiones el acceso al registro de una marca debido a la coexistencia previa de varias marcas similares, que como hemos visto también es el caso de la marca 2.437.023/1: - Sentencia Tribunal Supremo 18/10/96(A. 7377): Concede Marca "MARELLA" declarándola compatible con Marca "MIREYA": ... como demuestra el hecho de que han coexistido en el mercado Marcas como “ELLA”, “MACARELLA”, “SARELLA”..... - Sentencia Tribunal Supremo 22/12/95(A. 9341): Concede Marca “REUSIN” pese a oposición de la Marca “REUNIL” : ...”al conjunto de ambas marcas una fonética diferente, como demuestra el hecho de que ya conviven pacíficamente en el registro las marcas “REUMIN”, “REUMIFREN”, “REUSSITE”, “REUCINOL”... - Sentencia 13/4/94 (Aranzadi 3123) confirma concesión marca “VITA” a pesar de oposición de marcas “BOLVITA”, “NESVITA” para productos análogos : “...prueba de ello la constituye que todas ellas sean marcas que están conviviendo en el mercado internacional sin confusión alguna...” 8 - Sentencia 2/6/95 (Aranzadi 4805) establece compatibilidad entre marca “SAN ANTONIO” mixta y marca “SAN ANTONIO DE PADUA” mismos denominativa para productos: “...las denominaciones de todas ellas ni individualizadas ni en su visión de conjunto inducen a confusión y la mejor prueba de ello la constituye que ya están conviviendo en el mercado sin confusión alguna “LABORATORIOS DE PRODUCTOS SAN ANTONIO S.A.”, “SAN ANTONIO DE PADUA” y “SAN ANTONIO”... b) Como ya hemos demostrado en el apartado anterior, el hecho de que dos marcas contengan en su denominación una misma palabra no es suficiente para declarar su incompatibilidad. Así se ha considerado en el caso de las marcas citadas que comparten la palabra ROYAL y también ha de aplicarse este criterio a la marca 2.437.023/1, integrada por un conjunto denominativo completo que tiene tres conjuntos fonéticos diferenciados, de entre los cuales dos resultan completamente ajenos a la marca oponente y, por tanto, diferenciadores con respecto a dicha marca: RM ROYAL MEDITER CR CREACIONES ROYAL S.L. Ni el número de fonemas integrados en las denominaciones, ni su composición inicial y final, ni el sonido global de las mismas, resultan similares y ello conduce sin duda a una correcta y fácil diferenciación auditiva que el público podrá apreciar sin aplicar el menor esfuerzo. En este sentido también resulta aplicable al presente caso la jurisprudencia del Tribunal Supremo que admite reiteradamente el acceso al registro de marcas que contienen una palabra idéntica, es decir, que guardan un “parecido denominativo”, siempre que la configuración comprobamos en las sentencias: global de las mismas resulte diferenciada. Como 9 - Sentencia 24/11/95(A. 8701): Mantiene concesión Marca “GRANJA 2.000” para clase 29 a pesar de oposición d e Marca “GRANJA” también en clase 29...” ...”Si bien es cierto que son evidentes las coincidencias existentes entre las denominaciones de las marcas enfrentadas, al tener ambas el vocablo “GRANJA”, también lo es que la distinta configuración del resto de la Marca aspirante, “2.000”, otorga a ambas marcas características diferenciales suficientes para distinguir perfectamente entre ambas, y es que no toda semejanza es determinante de la prohibición de acceso al registro de una Marca, sino aquella que impida la pacífica convivencia de las marcas en pugna...” - Sentencia 10/5/95(Aranzadi 4815): Mantiene concesión Marca “SEGARRA ABAD” para distinguir muebles, a pesar de oposición del nombre comercial “MUEBLES SEGARRA” para distinguir un negocio de venta de muebles: ”No es cierto que baste “alguna” semejanza entre los distintivos para que quede prohibida su convivencia en el mercado. Es necesario para ello que las semejanzas sean de tal índole que su convivencia pueda producir en el mercado error o confusión”.... Estos mismos criterios resultan perfectamente aplicables al caso de las marcas 2.437.023/1 y 2.394.217, entre las cuales si bien puede apreciarse cierta similitud fonética al compartir uno de sus elementos denominativos, existe una distinta configuración auditiva global que permite su correcta identificación por parte del público. 2.- Identidad gráfica con el distintivo solicitado Tampoco este segundo fundamento de la denegación recurrida resulta suficientemente sólido como pasamos a demostrar: a) El símbolo de la corona incluido en el distintivo de la marca solicitada no es un elemento privativo sobre el cual ostente un derecho de uso exclusivo el titular de la marca oponente, ya que, según podemos comprobar en el anexo C, muchas de las marcas que incluyen en su denominación el término ROYAL como 10 equivalente a REAL incluyen este símbolo en su distintivo. Este símbolo se ha convertido por tanto en usual para aquellas marcas que incorporan en su denominación la palabra ROYAL, sin que el hecho de que la marca 2.437.023/1 incorpore este elemento pueda suponer ningún riesgo para el titular de la marca oponente, la cual ya convive con numerosos registros que contienen este mismo elemento. b) Además los distintivos globales de las marcas enfrentadas en este caso tampoco resultan idénticos, como se afirma en la resolución recurrida, sino que presentan importante puntos diferenciadores que pasamos a analizar a continuación: Las diferencias fonéticas también contribuyen a la diferenciación visual de las marcas, debido a que la ortografía de las denominaciones incluidas en los distintivos resulta bastante diferente. Así la combinación “RM” de la marca solicitada destaca con la consonante M que sobresale del gráfico inicial, las siglas S.L. de la marca oponente también llaman la atención al final de esta marca y las palabras completamente diferentes “CREACIONES” y “MEDITER”. En la marca oponente la denominación está situada junto al diseño inicial, prolongándose en el mismo renglón hacia la derecha, mientras que en la marca solicitada la denominación queda justo debajo del diseño, creando una impresión visual bastante diferente. c) El valor que ha de darse al aspecto gráfico de las marcas a la hora de confrontarlas depende del valor que tenga este aspecto dentro de los distintivos específicos que se enfrentan. Así si se trata de marcas en las cuales el aspecto gráfico llama poderosamente la atención del público y permite la identificación directa del distintivo sin atender en ningún momento a su denominación, es obvio que la similitud gráfica resulta muy relevante, porque al tener una importancia tan elevada dentro del distintivo global puede llevar al público a confusión. Sin embargo cuando, como en el caso de las marcas, 2.437.023 y 2.394.217, el distintivo de las marcas no resulta predominantemente gráfico sino 11 denominativo y tan sólo acompañan a la denominación pequeños detalles de diseño como tipos de letra, colocación y algún elemento visual que en ningún caso permite la identificación de la marcas en el mercado con independencia de su denominación, es obvio que el posible parecido gráfico tiene una importancia limitada y que en ningún caso, si las marcas resultan denominativamente diferenciadas, puede provocar la incompatibilidad de las mismas. Así lo entiende el Tribunal Supremo en sentencias como la siguiente: Sentencia TS 6/3/95 (Aranzadi 2147): “...Tiene declarado esta Sala con reiteración que en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad deberá ser dilucidada atendiendo tanto a las figuras, dibujos, color, como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia de error en los consumidores, después de una apreciación en la que se puedan destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos distintivos utilizados por las marcas tienen especial eficacia individualizadora, es este peculiar elemento el que , por la peculiaridad singularizante del producto común, ha de ser preferentemente contemplado para decidir si la marca discutida puede provocar confusión...E el presente caso las marcas mixtas se integran por un componente gráfico de carácter abstracto, aunque diferente, que por su composición no evoca ningún concepto, por lo que carece de virtualidad diferenciadora del producto, siendo el elemento denominativo el más llamativo...” 3.-ÁMBITO DE APLICACIÓN RELACIONADO El artículo 12,1 apartado a) ley de marcas re coge la prohibición relativa de acceso al registro para aquellas marcas que siendo fonética gráfica o conceptualmente similares a una marca anteriormente solicitad o registrada para distinguir productos o servicios idénticos o similares, puedan crear riesgo de confusión con el signo anterior. 12 La ley exige por tanto que las marcas enfrentadas distingan productos o servicios idénticos o similares, no productos simplemente relacionados o pertenecientes a un ámbito aplicativo relacionado o a la misma clase del nomenclátor internacional. No basta por tanto con apreciar una posible relación entre los campos aplicativos de dos marcas para considerarlas incompatibles, de hecho existen numerosas sentencias que consideran compatibles marcas que distinguen productos o servicios pertenecientes a una misma clase del nomenclátor internacional o a un mismo sector comercial: - Sentencia TS 930118 (Aranzadi 484) "Aún recayendo una y otra Marca sobre la clase 30 del nomenclátor, la previamente registrada se contrae a cafés, producto no comprendido entre los que ampara la Marca objeto de pretensión registral" - Sentencia TS 95/06/08(Aranzadi 1920):...”los productos que amparan, aunque ambos de la clase 25, son diferentes, dado que la oponente produce vestidos distintos a los de la aspirante que protege zapatos...” - Sentencia TS 930705 (Aranzadi 6018) "En cuanto a los productos amparados, no obstante su carácter común de alimentos, son claramente distinguibles entre sí, pues una se limita a horchata, mientras la otra distingue preparaciones de cereales para desayunos y refrigerios" - Sentencia protegidos TS 930917 aunque (Aranzadi se 6936) comprendan "Son en distintos la los misma productos clase del Nomenclátor(cl.37), por lo que no es posible el riesgo de confusión" - Sentencia TS 930930 (Aranzadi 6950) "Siendo, por último destacable que mientras una Marca distingue "Hojas, láminas y placas de material plástico", la otra recae sobre material que sirve para aislar productos que, aunque recogidos bajo el mismo número 17 del nomenclátor, lo son con autonomía bajo el mismo..." Es claro por tanto que el último argumento de la resolución recurrida resulta igualmente insuficiente para provocar la denegación de la marca 2.437.023/1, puesto que en ningún caso basta con el hecho de que los servicios distinguidos bajo esta 13 marca se encuentren incluidos en la misma clase del nomenclátor internacional que los comercializados bajo la marca oponente, para considerarlas incompatibles. Es más, en el caso de estas dos marcas podemos hablar de una diferenciación aplicativa clara, a pesar de estar incluidas ambas en la clase 35 del nomenclátor internacional, que muy lejos de apoyar la denegación de la marca 2.437.023/1 es un argumento a tener muy en cuenta parra demostrar la compatibilidad con la marca 2.394.217, ya que los servicios incluidos en cada una de ellas tienen una naturaleza, una aplicación, un objetivo y una puesta en práctica completamente diferentes y, por ello, no existe ningún peligro de que el usuario final los confunda o asocie. Así mientras la marca solicitada 2.437.023/1 distingue servicios de publicidad comercial; la marca prioritaria nº 2.394.217 distingue servicios de importación y exportación y servicios de venta al detalle en comercios y a través de Internet. Obviamente no pueden considerarse incompatibles estas marcas por distinguir servicios genéricamente incluidos en un mismo epígrafe de la clasificación internacional, es necesario trascender al detalle de las características concretas de los servicios distinguidos por cada una de ellas para comprobar que un servicio de publicidad que ofrece al público la posibilidad de promocionar, dar a conocer o divulgar el nombre de una empresa, producto o local, no resulta confundible por el público con un servicio de importación, exportación y venta de un determinado producto. Como última apreciación final, indicar que el hecho de que la denominación social de su titular “CREACIONES ROYAL S.L.”, no sólo crea un conjunto distintivo fácilmente diferenciable por el público del incluido en la marca solicitada, sino que impide de la forma más absoluta cualquier posible asociación de esta marca con un origen empresarial que no sea el real. Resultando francamente inverosímil concebir una situación en la que el consumidor asocie un servicio publicitario ofrecido bajo la marca RM ROYAL MEDITER con el mismo titular que ha registrado su nombre social bajo la marca CR CREACIONES ROYAL. Situación que ha sido previamente contemplada por la OEPM, resolviendo favorablemente sobre la compatibilidad de dos marcas que comparten un mismo término, por el hecho de que cada una de ellas alude a un origen empresarial distinto, lo que impide de forma absoluta el cumplimiento del riesgo de confusión y, por tanto, la aplicación del artículo 12,1 a): 14 Resolución OEPM: compatibilidad entre las Marcas "ADAGIO S.A."(1.589.508) y "ADAGIO EDICIONES MUSICALES S.L."(1.736.450), ambas destinadas a distinguir servicios relacionados con la música: "Existen ciertas semejanzas por la coincidencia en el elemento "ADAGIO", pero también existen importantes diferencias provocadas por el tipo especial de letra del signo solicitado y por el resto de elementos que componen las denominaciones y que aluden al origen empresarial de las respectivas Marcas..." Haciendo un breve resumen de las alegaciones expuestas en este escrito podemos decir que los fundamentos citados en la resolución de denegación de la marca 2.437.023/1 han resultado plenamente rebatidos, habiendo quedado claro que la situación registral preexistente, en la cual conviven numerosas marcas incluyendo el vocablo ROYAL en su denominación, y la importante diferenciación fonética, conceptual y aplicativa existente con respecto a la marca oponente 2.394.217, resultan suficientes para evitar que la inclusión de un elemento gráfico de segundo orden, que además se incorpora también en muchas de las marcas concedidas que incluyen la palabra ROYAL, suponga un riesgo de confusión real que justifique la aplicación de la prohibición de registro a la marca recurrente. Por todo ello, creemos pertinente solicitar: Que se tenga por presentado en tiempo y forma el presente Recurso de Alzada y en base a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos en el mismo se proceda a la revocación de la resolución de denegación emitida en el expediente de solicitud para registro de Marca nº 2.437.023/1, así como a la oportuna CONCESIÓN de la misma, como en justicia corresponde. MADRID a 5 de septiembre de 2002 ANEXO: -Poder-autorización -Tasa -Desarrollo Legal (14 folios) -Anexo A: Informe marcas solicitadas que incluyen la palabra ROYAL -Anexo B: Informes marcas concedidas para la clase 35 que comparten el elemento ROYAL -Anexo C: Informe marcas que incluyen en su denominación el vocablo ROYAL y además incorporan en su distintivo la imagen de una corona. Ilmo.Sr. Director Oficina Española de Patentes y Marcas. MADRID.