Revista histórica de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial – Edición Especial - Año 2011

REVISTA
DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL
DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
Abril 2011
EDICIÓN ESPECIAL
SUMARIO
Invenciones En Biotecnología.......................................................... 5
Adriana Fernández Aroztegui
Análisis De La Cooperación Entre Uruguay Y El Resto Del Mundo
Mediante Indicadores De Patentes ............................................. 25
María Laura Glisenti Cheveste
Las Indicaciones Geográficas Y Su Importancia Económico
Comercial ................................................................................... 35
Blanca Muñoz González
Responsabilidad Penal Ante La Violación De Los Derechos De
Propiedad Intelectual ................................................................. 55
Magdalena Silva Hernández
3
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Invenciones En Biotecnología
Adriana Fernández Aroztegui
Sumario
A los efectos de ubicar el campo de
las invenciones biotecnológicas en
el Sistema de Propiedad Intelectual,
en particular dentro del Sistema de
Patentes se expone a continuación
un resumen del marco legal
correspondiente,
incluyendo
convenios
internacionales
que
comprenden diversos aspectos
relacionados a la Biotecnología y/o
a la Propiedad Intelectual y el
vínculo entre éstos, así como se
mencionan los principales artículos
de
la
legislación
nacional
pertinente. Debiendo aclararse que
se
tomará
en
consideración
solamente la parte de la normativa
que sirve de soporte legal para la
evaluación
técnica
de
las
invenciones en este campo.
Se presenta además una reseña
histórica, una breve descripción de
la estructura de un documento de
patente y del significado de cada
parte, el concepto de la clasificación
de patentes y su valor para la
evaluación de solicitudes y en la
elaboración de estadísticas que
permiten hacer el seguimiento del
avance de este sector de la
tecnología.
Las opiniones vertidas en este
artículo son de carácter personal y
no comprometen a la institución en
la cual me desempeño.
0-Introducción.
La bibliografía dispone de varias
definiciones para Biotecnología y
Propiedad Intelectual, pero se han
seleccionado aquellas provenientes
de
las
organizaciones
más
representativas en el tratamiento de
estas disciplinas.
Por “Biotecnología se entiende toda
aplicación tecnológica que utilice
sistemas biológicos y organismos
vivos o sus derivados para la
creación
o
modificación
de
productos o procesos para usos
específicos.1
Por su parte el Sistema de
Propiedad Intelectual comprende a
las creaciones de la mente, las que
resultan de una actividad intelectual
en diversos campos, en el de la
literatura, el arte, la ciencia y la
industria los que incluyen a su vez
creaciones como obras literarias y
artísticas, imágenes, símbolos,
nombres,
dibujos, modelos e
2
invenciones .
1- Aspectos Generales Del Marco
Legal
El marco legal que regula los
diversos aspectos relacionados con
la Biotecnología y con el Sistema
de Propiedad Intelectual está
integrado
por
Acuerdos
internacionales que establecen
disposiciones comunes para que
sus Miembros las incorporen a los
sistemas
jurídicos
y
a
las
legislaciones
nacionales
respectivas.
1
Convenio sobre la Diversidad Biológica (Junio 1992)
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&
mtdsg_no=XXVII-8&chapter=27&lang=en
2
Organización Mundial de la Propiedad Industrial http://www.wipo.int/about-ip/es/
5
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
En el ámbito de la Propiedad
Intelectual se destacan algunos
acuerdos y leyes que se resumen a
continuación:
1.1-Convención de París de 1883,
enmendada en 1979, es el primer
acuerdo internacional en el que se
contemplan sistemas para obtener
derechos de propiedad industrial,
teniendo por objeto las patentes de
invención, los modelos de utilidad,
los dibujos o modelos industriales,
las marcas de fábrica o de
comercio, las marcas de servicio, el
nombre comercial, las indicaciones
de procedencia o denominaciones
de origen, así como la represión de
la competencia desleal.
En particular, estipula entre otras
normas comunes, la independencia
de patentes, el trato nacional y el
derecho de prioridad.
1.2-Acuerdo sobre los Aspectos de
los
Derechos
de
Propiedad
Intelectual Relacionados con el
Comercio (ADPIC3 o TRIPS por sus
siglas en inglés). Este acuerdo fue
incluido en el acta final de la Ronda
Uruguay del GATT constituyéndose
uno de los capítulos de la
Organización Mundial del Comercio
(OMC).
Establece una serie de normas
mínimas relativas a la existencia, al
alcance y ejercicio de los derechos
de propiedad intelectual y tiene
como objeto el derecho de autor y
derechos conexos, maracas de
fabrica o de comercio, indicaciones
geográfica, dibujos y modelos
industriales, patentes, esquemas de
trazado de los circuitos integrados,
protección de la información no
divulgada, control de las prácticas
3
competitivas en las licencias
contractuales.
En particular la Sección 5 de este
acuerdo
incluye
las
normas
correspondientes a los diversos
aspectos
relacionados
con
patentes.
Uruguay es signatario del acuerdo
GATT/TRIPS por Ley 16.671 del
13/12/1994.
1.3- La ley uruguaya Nº 17.164 de
2/9/99 y su Decreto Reglamentario
Nº11/000 del 13/1/00, regulan los
Derechos y Obligaciones relativos a
las Patentes de Invención, Modelos
de
Utilidad
y
los
Diseños
Industriales, sustituyendo a la Ley
Nº10.089 del 12/12/1941, para
adecuarse a las obligaciones
internacionales contraídas a partir
de la aprobación del Acuerdo
ADPIC, mencionado en el párrafo
anterior.
Por otra parte, Uruguay cuenta con
una normativa vigente sobre
aspectos
relacionados
a
Biotecnología
relativamente
amplia4, pero a los efectos del
presente resumen sólo serán
consideradas algunas normas que
incluyen
aspectos
directa
o
indirectamente relacionados con
propiedad intelectual.
1.4- En el año 1992, en el ámbito
de las Naciones Unidas, se aprueba
el Convenio de la Diversidad
Biológica (CDB), entrando en vigor
en diciembre de 1993 y representa
el primer acuerdo mundial que
aborda los aspectos relacionados
con la Diversidad Biológica, tiene
como objetivo la conservación de la
misma, la utilización sostenible de
sus componentes y la participación
4 Proyecto de Desarrollo del Marco Nacional de Bioseguridad
En particular Artículo 27.1
6
p.47-49 4/2009
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
justa y equitativa en los beneficios
que se deriven de la utilización de
los recursos genéticos.
1.5- Posteriormente, el Protocolo de
Cartagena (PC)5, derivado del
citado Convenio, se refiere a
aspectos relacionados con la
seguridad de la Biotecnología,
estableciendo
los lineamientos
básicos de un sistema regulatorio
internacional para asegurar la
transferencia, manejo y utilización
segura de los organismos vivos
modificados (OVMs) resultantes de
la biotecnología moderna, sujetos a
movimientos transfronterizos, y que
puedan tener efectos adversos para
la conservación y la utilización
sostenible
de
la
diversidad
biológica, teniendo también en
cuenta los riesgos para la salud
humana.
El
Protocolo
se
ocupa
específicamente de los OVMs que
se piensa introducir en forma
directa al medio ambiente como por
ejemplo semillas, plantines, peces,
etc.
y
productos
agrícolas
modificados
genéticamente
utilizados para la alimentación
humana o animal.
1.6 - La Ley uruguaya Nº 16408 del
27/08/1993, mediante un único
artículo aprueba el mencionado
Convenio sobre la Diversidad
Biológica.
1.7- En junio de 2004 entra en vigor
el Tratado Internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura que
tiene como objetivo la conservación
y la utilización sostenible de los
recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura y la
5
http://www.inase.org.uy/files/docs/A1FCC115AF97052C.pdf
distribución justa y equitativa de los
beneficios
derivados
de
su
utilización para una agricultura
sostenible
y
la
seguridad
alimentaria, estando en armonía
con el Convenio sobre la Diversidad
Biológica.
1.8- La Ley uruguaya Nº 17942 de
fecha 4/01/2006 aprueba
éste
tratado.
1.9- El Convenio de la Unión
Internacional para la Protección de
las
Obtenciones
Vegetales6
(UPOV), adoptado en 1961 y en
vigor desde 1968, fue revisado en
1972, 1978 y 1991, tiene como
objetivo la protección de las
variedades vegetales por un
derecho de propiedad intelectual.
Establece el derecho del agricultor
y la exención del obtentor7
asegurando que las variedades
protegidas estén disponibles para el
fitomejoramiento.
2.0- Uruguay ratificó el Acta del 78
del Convenio UPOV en 1994 y en
1997 aprobó la ley Nº 16.811 que
refleja las provisiones de dicho
convenio, declarando de interés
nacional, en el artículo 1º, la
obtención, producción, circulación y
comercialización interna y externa
de semillas y las creaciones
fitogenéticas y en la que además se
crea el Instituto Nacional de
Semillas.
6
Variedad vegetal-Conjunto de plantas de un solo taxón
botánico del rango más bajo conocido que pueda definirse
por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto
genotipo o de una cierta combinación de genotipos,
distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la
expresión de uno de dichos caracteres por lo menos,
considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a
propagarse sin alteración. Para ser protegida deberá ser
nueva, distinta, homogénea y estable.
7
Obtentor- Persona que haya creado o descubierto y puesto
a punto una variedad; el empleador de la persona antes
mencionada o que haya encargado su trabajo, cuando la
legislación de la Parte Contratante del Convenio UPOV así lo
disponga o el causabiente de la primera o segunda persona
antes mencionadas.
7
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
2-Reseña Histórica
Desde hace miles de años, la
humanidad ha venido realizando
biotecnología, al principio en forma
empírica y luego, con el avance del
conocimiento se ha podido explicar
su base científica y esto a su vez
ha hecho posible el desarrollo de
técnicas que finalmente dieron paso
a
la
llamada
Biotecnología
Moderna, como se conoce en la
actualidad.
Antes de Cristo ya se practicaba la
domesticación
de
plantas
y
animales, así como se conocían
procesos para elaborar cerveza y
para fabricar pan a partir del trigo.
En la antigüedad también se
utilizaban
técnicas
para
la
fabricación de queso, cultivo de
hongos u otros alimentos y para la
obtención de bebidas fermentadas,
como salsas, yogur, etc, pero hasta
la llegada de la biología moderna la
base científica de muchos de estos
procesos no era conocida.
Podrían citarse algunos hechos de
importancia
notoria
en
el
establecimiento de la biotecnología
como se conoce actualmente, por
supuesto que sin desmerecer el
valor de otras investigaciones.
En el siglo XVII, el desarrollo de
técnicas de microscopía, donde se
destaca
la
participación
de
Leeuwenhoek y Hooke, permitió
describir ciertos elementos que
estaban fuera del alcance del ojo a
los que se los identificó como
“animáculos”,
si
bien
debió
transcurrir un par de siglos más
para que se entendiera la
importancia de este descubrimiento.
8
Posteriormente
los
estudios
realizados por Luis Pasteur fueron
de enorme contribución, ya que
permitieron vincular los procesos de
fermentación a microorganismos,
sentando la base para que en la
última mitad del siglo XIX entraran
en funcionamiento instalaciones
industriales para la obtención de
etanol, ácido acético, butanol y
acetona por fermentaciones al aire
libre.
A finales de dicho siglo, la gran
mejora de la microscopía, el
desarrollo de técnicas asépticas, de
esterilización y pasteurización así
como la posibilidad de obtener
cultivos puros en el laboratorio
permitió avanzar aún más, en
bacteriología.
Pero, fue recién a comienzos del
siglo XX que los conocimientos en
bioquímica
y
microbiología
existentes hasta el momento,
permitieron establecer la naturaleza
enzimática de muchos de los
procesos de fermentación y como
consecuencia el desarrollo de
procesos industriales para producir
algunas de estas enzimas.
En particular, en la década del 40
las técnicas de ingeniería química
aplicadas a la microbiología y a la
bioquímica,
permitieron
la
producción de antibióticos, ácidos
orgánicos, esteroides, polisacáridos
y vacunas, siendo un ejemplo de
este progreso la fabricación de la
penicilina en plena Segunda Guerra
Mundial.
Las décadas siguientes y en
particular las del 60 y 70, fueron
muy importantes para continuar con
la producción de otros antibióticos
así como para la obtención de
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
vacunas antivirales trabajando con
cultivos de células animales.
También se mejoraron procesos de
fermentación mediante la aplicación
de técnicas de inmovilización de
células y enzimas en soportes y la
utilización de procesos continuos
con biomasa microbiana, para la
obtención de proteínas y otro tipo
de polímeros, como xantanos,
dextranos que resultaron ser muy
útiles en la industria alimentaria.
Por otra parte, en el ámbito de la
biotecnología
agropecuaria
el
conocimiento del material genético
y su función en la herencia,
permitió
que
se
practicaran
cruzamientos entre plantas o entre
animales de la misma especie o
similares,
además
que
se
realizaran
retrocruzamientos
y
mutaciones con agentes físicos o
químicos con la finalidad de
seleccionar los individuos con
rasgos mejorados.
Sin embargo, recién con el
advenimiento de las técnicas de
Ingeniería Genética, ha sido posible
hacer modificaciones al ADN
mediante un diseño previo y con
objetivos concretos, debido a que
han introducido la capacidad de
cortar genes, empalmar fragmentos
de ADN de organismos diferentes,
creándose nuevas combinaciones,
no existentes en la Naturaleza,
combinaciones que se pueden
introducir
en
organismos
hospederos para mejorar sus
cualidades o para la obtención de
productos de interés a partir de
éstos.
Por otra parte, si se tiene en cuenta
la definición de la Propiedad
Intelectual, que comprende a las
“creaciones de la mente” también
podría decirse que sus orígenes
datan de épocas muy tempranas,
aunque dicha expresión no fue
utilizada hasta bien entrado el siglo
XIX.
Siempre que el hombre realizaba
una actividad intelectual capaz de
derivar en una “creación” podría
estar generándose un derecho de
propiedad intelectual, sólo que la
necesidad de proteger dichas
“creaciones de la mente” surgió y
se transformó con el paso del
tiempo a medida que la sociedad
fue tomando conciencia de ésto y
de su valor comercial.
En la época medieval era común en
Europa la concesión de derechos
exclusivos "monopolios" por el
soberano, a modo de “donaciones”,
como forma de recaudar dinero
sin necesidad de recurrir a la
aplicación de impuestos y algunas
de estas donaciones parecen haber
tenido
relación
con
las
innovaciones, por ejemplo en
algunos productos de minería y
textiles.
Pero, la primera ley que preveía la
concesión de derechos exclusivos
por períodos limitados a los
responsables de las invenciones
parece haber estado en Venecia
recién en el año 1474, necesidad
que surgió como consecuencia del
debilitamiento de su imperio
comercial en el Mediterráneo
oriental y con la finalidad de apoyar
a la reordenación de la economía,
inclinándose
más
hacia
la
fabricación de productos que a las
meras actividades comerciales.
Durante el reinado de Isabel I
(1558-1603)
se
realizaban
concesiones reales con respecto a
9
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
privilegios de monopolios, pero a
finales de su reinado comenzaron a
restringirse los derechos soberanos
para conceder dichos privilegios, a
menos que se tratara de una nueva
industria y a condición de no ser
perjudicial para el Estado.
Por su parte, el Estatuto de Ana, de
1710, constituye un antecedente
histórico de gran importancia en el
ámbito de los derechos de
propiedad
intelectual.
Esta
normativa estaba orientada
a
corregir los problemas existentes
en ese momento en torno a la
reproducción y venta de obras
literarias, reconociendo al editor su
derecho de propiedad.
Así
pretendía
establecer
un
equilibrio entre los intereses de la
sociedad y el derecho de los
editores que tenían el monopolio de
explotación de las que no podían
ser editadas o representadas por
terceros sin su consentimiento.
Como se mencionó anteriormente,
el uso de la expresión “propiedad
intelectual” se ha dado de forma
más tardía, recién comienza a
aplicarse en la época de la llamada
Confederación Alemana del Norte
(1867-1871), cuya constitución ya
preveía la protección de la
Propiedad Intelectual.
Posteriormente, importa considerar
la Convención de París de 1883, ya
mencionada en el párrafo 1.1, pero
se destaca nuevamente que
representa el primer acuerdo que
nuclea los países miembros para la
protección
de
la
propiedad
industrial, teniendo por objeto las
patentes de invención, los modelos
de utilidad, los dibujos o modelos
industriales, las marcas de fábrica o
de comercio, las marcas de
10
servicio, el nombre comercial, las
indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen, así
como
la
represión
de
la
competencia desleal.
Esta convención dejaba libertad a
sus Estados Miembros para
legislar, incluso para elegir cuál
campo de la industria podría ser
objeto de protección, es así que en
el área de los medicamentos, por
ejemplo, los países tuvieron
distintos comportamientos legales
con respecto a la protección de los
mismos.8
Los
derechos
de
propiedad
intelectual también han tenido que
acompañar el avance de la ciencia
y la tecnología, cobrando mayor
importancia
en
la
economía
mundial, lo que también ha
generado la necesidad de disponer
de un sistema de normas
armonizado, en esta materia.
Si bien en todas las épocas los
aspectos que hoy relacionamos a la
propiedad intelectual estuvieron,
directa o indirectamente, vinculados
a actividades capaces de generar
beneficios económicos, en los
últimos tiempos el intercambio
entre los países, ya sea comercial,
transferencia de tecnología, etc.
hace que los derechos de
propiedad intelectual se manifiesten
más fuertemente, por lo que
administrar
y regular estos
aspectos podría llegar a ser muy
complejo si la forma de protección
en los distintos países fuera
sustancialmente diferente, sobre
8
Negotiating Health- Intellectual Property and Access to
Medicines Part 1, “ From Paris to Doha: The WTO Doha
Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health” por
Pedro Roffe with Christoph Spennemann and Johanna von
Braun, p11.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
todo
si
se
controversias
internacionales.9
presentasen
comerciales
Es así que con el advenimiento del
Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio
(ADPIC), también mencionado
anteriormente en el párrafo 1.2, se
ha conseguido formar un marco
internacional
sobre
propiedad
intelectual que permite, en cierto
modo, armonizar la protección de
dichos derechos en todo el mundo.
Este acuerdo dejaba establecido
que se debían otorgar patentes
para cualquier invención, sea
producto o procedimiento, en todos
los campos de la tecnología, lo que
en su momento también dejó en
evidencia a varios países en cuanto
a la falta de protección o protección
parcial
en
ciertos
sectores
tecnológicos10.
3-Características Y Aplicaciones
De La Biotecnología
La Biotecnología se caracteriza por
ser ampliamente interdisciplinar en
el
sentido
de
que
reúne
conocimientos
y
métodos
provenientes de otras ciencias que
son
aplicados tanto
en
la
investigación básica como en la
solución de problemas prácticos o
para obtener bienes y servicios en
diversos sectores.
Con respecto a las otras ciencias
que
se
relacionan
con
la
Biotecnología podría considerarse
la contribución especialmente de la
Biología,
Genética,
Biología
Molecular,
Microbiología,
Bioquímica, Ingeniería Bioquímica,
cuyos conocimientos son de
aplicación directa en el diseño de
sistemas
de
expresión,
la
Ingeniería Mecánica vinculada a
equipos de producción y de
laboratorio,
Electrónica,
Informática,
Matemática
y
Economía, entre otras.
También es muy amplio su campo
de aplicación, contribuyendo al
avance de las Ciencias de la Vida
en general, así como en el ámbito
farmacéutico, como por ejemplo en
la producción de biofármacos11, en
diagnóstico
de
enfermedades
humanas o animales, en terapia
génica, en agricultura, en ensayos
de calidad de alimentos o en la
obtención de éstos, de bebidas y
aditivos alimentarios, también en la
solución de problemas ambientales
y obtención de energía a partir de
biomasa, entre otros.
Por tal razón, para facilitar el
análisis de diversos aspectos
relacionados con la Biotecnología,
algunos autores han reunido las
aplicaciones antes mencionadas en
sectores, principalmente vinculados
a la salud, al sector agropecuario y
al industrial aunque reconociendo
la existencia de solapamientos
entre éstos, como es el caso, por
ejemplo, de fármacos obtenidos por
transformación
genéticas
de
plantas o de animales, donde se
ven involucrados los tres sectores.
Así como el campo de aplicación
11
9
Dr. Carlos Correa - Lexis Nexis – Jurisprudencia Argentina Temas actuales de Derecho de Patentes (Q.F. A. Fernández
p.13-33)
10
ibidem
Biofármaco –Producto farmacéutico para uso en la salud
humana, que ha sido elaborado con materiales de origen
biológico, como microorganismos, órganos, tejidos, células o
fluidos de origen humano o animal o también por un proceso
biotecnológico que implique la utilización de la metodología
del ADN recombinante.
11
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
de la Biotecnología es muy amplio
también los procesos que se
utilizan son muy variados. Pero
podría
decirse
que
algunos
procesos
biotecnológicos
requieren de elementos en común
que son centrales para su
ejecución.
la finalidad, por ejemplo, de que
produzcan la sustancia de interés
o para hacer que metabolicen
ciertos productos que en forma
natural no lo harían.
Un elemento esencial es el
“catalizador” biológico que debe ser
adecuado para que cumpla con la
función
específica
en
dicho
proceso. En la mayoría de los
casos los catalizadores biológicos
son células vivas, generalmente
microorganismos,
tales
como
bacterias, levaduras, etc. en otros,
pueden ser enzimas, y aun en
procesos más complejos también
pueden utilizarse células animales
o vegetales.
La
Propiedad
Intelectual
generalmente se considera dividida
en dos grandes ramas:
El Derecho de Autor que abarca las
obras literarias y artísticas, tales
como novelas, poemas, obras de
teatro, obras musicales, obras de
arte,
tales
como
pinturas,
esculturas, películas, fotografías y
diseños arquitectónicos
y la
Propiedad
Industrial
que
comprende las patentes, marcas,
diseños y modelos industriales e
indicaciones geográficas.
Otro aspecto es el relacionado al
funcionamiento
de
dichos
catalizadores generalmente en
reactores, en escala de laboratorio
e
industrial,
operando
en
condiciones
adecuadas
de
temperatura, aireación y pH, para
conseguir el rendimiento esperado
acorde con el proceso y producto a
obtener,
y
finalmente
el
procesamiento de la biomasa o de
las sustancias producidas que
incluye los procesos de separación,
recuperación y purificación del
producto obtenido.
Por su parte, la Ingeniería
Genética12 contribuye en estos
procesos
permitiendo
la
modificación de la capacidad de
dichos catalizadores biológicos con
12
Ingeniería Genética – “Formación in vitro de nuevas
combinaciones de material genético, por medio de la
inserción de un ADN de interés en un vehículo genético
(vector), de modo que tras su introducción en un organismo
hospedero el ADN híbrido (recombinante) se pueda
multiplicar, propagar, y eventualmente expresarse”
12
4-Propiedad Intelectual Y Su
Relación Con La Biotecnología.
Dentro de las diversas modalidades
de protección que ofrece el Sistema
de Propiedad Intelectual, en
particular las patentes son las que
se vinculan al concepto de
“invención”.
Este término “invención” puede
encontrarse definido de diferente
manera
dependiendo
de
la
bibliografía y del entorno en el que
se lo considere, es así que la Real
Academia
Española
define
“invención” como acción y efecto de
inventar, e “inventar” lo relaciona a
hallar o descubrir algo nuevo o no
conocido.
Mientras que, en los tratados,
leyes, guías y manuales que
regulan o tratan los distintos
aspectos relativos a la Propiedad
Industrial
pueden
encontrarse,
otras definiciones del concepto de
“invención” más específicas, o
simplemente no estar definido
dicho concepto, como por ejemplo:
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
La Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), se
refiere a las “invenciones” como
una nueva solución a un problema
técnico específico.
Por su parte, las Guidelines for
Examination de la Oficina Europea
de Patentes13 establecen que la
“invención”
debe
tener
características
técnicas
relacionadas al campo técnico al
que se aplica y a un problema
técnico.
Sin embargo, el Convenio de
Paris14 y el ADPIC15, considerados
anteriormente, aunque conforman
el marco legal internacional por el
cual se rige el derecho de patentes
no definen el término “invención”,
sino que sólo especifican el campo
de desarrollo de las invenciones y
en el último caso también define los
requisitos que éstas deben cumplir
para poder ser protegidas mediante
patente. Esto ha permitido que los
Miembros de dichos tratados
tuvieran cierta flexibilidad a la hora
de establecer qué constituye una
invención o no, a los efectos de sus
respectivas
legislaciones
nacionales.
En este sentido, la mayoría de las
legislaciones de patentes de los
países del Mercosur no definen el
término invención, como es el caso
de Brasil, Paraguay y Uruguay,
tampoco
lo
hacen
otras
legislaciones como la de Venezuela
13
Dic.1994, Chapter IV Patentability 1.2(ii)
Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad
Industrial de1883, enmienda de 28/09/1979 Art. 1º establece
que
2. La protección de la propiedad industrial tiene por objeto la
patente de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o
modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio,
las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones
de procedencia o denominaciones de origen, así como la
represión de la competencia desleal”.
15
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio Sección 5.
14
por ejemplo.
Por su parte, Argentina16 constituye
una excepción a esta regla, dado
que su legislación de patentes
establece que “a los efectos de
esta ley se considerará invención a
toda creación humana que permita
transformar materia o energía para
su
aprovechamiento
por
el
hombre”.17
Sin embargo puede observarse
que, “invención” es un concepto
siempre vinculado a características
técnicas, a un problema técnico o a
una solución de un problema
técnico, más allá de encontrarse o
no definido en los tratados
internacionales
o
en
leyes
nacionales.
Con respecto al campo de
aplicación de la protección,
el
Convenio de Paris en el Artículo 1,
numeral 3) establece que la
Propiedad Industrial se entiende en
su acepción más amplia y se aplica
no sólo a la industria y al comercio
propiamente dichos, sino también
al dominio de las industrias
agrícolas y extractivas y a todos los
productos fabricados o naturales,
por ejemplo: vinos, granos, hojas
de
tabaco,
frutos,
animales,
minerales,
aguas
minerales,
cerveza, flores, harinas y por su
parte, el ADPIC Art.27.1 establece
que “... las patentes podrán
obtenerse
por
todas
las
invenciones, sean de productos o
de procedimientos, en todos los
campos de la tecnología, siempre
que sean nuevas, entrañen una
actividad
inventiva
y
sean
susceptibles
de
aplicación
16
Ley 24481, Art. 4º literal a).
Lexis Nexis – Temas actuales de Derecho de Patentes Altura Inventiva y Salud Pública 2007Q.F. A. Fernándezp.13-33
17
13
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
industrial...”
Por lo cual, podríamos decir que
dichos tratados dejaron abiertas las
puertas para que las invenciones
biotecnológicas,
productos
o
procedimientos, pudieran incluirse
a los efectos de su protección por
patentes, aun considerando la
evolución que ha tenido la
Biotecnología y los diversos
campos o sectores en los que
puede ser aplicada.
5- Convenios Internacionales
Que Comprenden Elementos
Vinculados A La Biotecnología Y
Su Relación Con El ADPIC18
Para cumplir con sus objetivos los
convenios internacionales disponen
de medidas que pueden tener
puntos de encuentro con relación a
la materia a legislar, lo que estaría
demostrando la tendencia a
compatibilizar
sus
respectivos
contenidos.
Los principales objetivos del
Acuerdo sobre los ADPIC, como ya
se
mencionó
anteriormente,
incluyen el establecimiento de
normas mínimas de protección de
la propiedad intelectual entre los
miembros de la OMC19 y además
tiende a garantizar que los Estados
pongan a disposición, de los
titulares
de
esos
derechos,
procedimientos
judiciales
y/o
administrativos para hacer valer
sus
derechos
de
propiedad
intelectual. Es así que, en forma
subyacente, propone fomentar una
protección efectiva y adecuada de
los
derechos
de
propiedad
intelectual generando incentivos a
los
inventores
mediante
el
establecimiento
de
derechos
exclusivos de carácter temporal.
Por su parte, vimos que el CDB20
tiene
como
objetivos
la
conservación de la Diversidad
Biológica, la utilización sostenible
de
sus
componentes
y la
participación justa y equitativa en
los beneficios que se deriven de la
utilización
de
los
recursos
genéticos. Y además estipula que
los Estados tienen derechos
soberanos sobre sus recursos
genéticos con la facultad de regular
el acceso a los mismos, así como
de prever mecanismos para una
distribución justa y equitativa de los
beneficios que se deriven de la
utilización
de
esos
recursos
genéticos, estableciendo que el
acceso se concede “en condiciones
mutuamente
convenidas”
y
sometido
“al
consentimiento
fundamentado
previo”
del
proveedor de los recursos.
Mientras que, en el caso del
ADPIC, se obliga a los Miembros a
otorgar una protección mínima,
entre otras, a las invenciones que
cumplen
los
criterios
de
patentabilidad.
Como los recursos biológicos o
genéticos pueden ser base para la
producción de derivados tales
como organismos genéticamente
modificados u otros productos de
valor comercial también pueden ser
la base de invenciones factibles de
derechos de propiedad intelectual,
en particular susceptibles de
protección mediante patentes.21.
18
20
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_1/wipo_
grtkf_ic_1_8-annex1.pdf- Documento OMPI/GRTKF/IC/1/8
19
OMC- Organización Mundial del Comercio
21
14
CDB- Convenio sobre la Diversidad Biológica
Para las variedades vegetales pueden darse otros
mecanismos de protección a través del Convenio UPOV y
las leyes nacionales correspondientes.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Es así que el CDB en alguno de
sus artículos contempla ciertos
aspectos relacionados con la
propiedad intelectual.
El Artículo 16, que refiere al acceso
y transferencia de tecnología,
reconoce en el párrafo 5 que las
patentes y otros derechos de
propiedad intelectual, justamente la
materia que se incluyó en el
Acuerdo ADPIC, “pueden influir en
la aplicación” del CDB, y establece
que los Estados “cooperarán” para
velar por que los derechos de
propiedad intelectual “apoyen y no
se opongan” a los objetivos del
CDB.
Sin embargo, al mismo tiempo el
párrafo 2 establece que “en el caso
de tecnología sujeta a patentes y
otros derechos de propiedad
intelectual, el acceso a esa
tecnología y su transferencia se
asegurarán en condiciones que
tengan en cuenta la protección
adecuada y eficaz de los derechos
de propiedad intelectual y sean
compatibles con ella”
Así pues, en dicho Artículo 16 se
preservan los derechos de los
titulares de la propiedad intelectual
según su definición, pero a la vez
exige a las Partes que velen para
que los derechos de propiedad
intelectual “apoyen y no se
opongan” a los objetivos del CDB.
El Tratado Internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura
considera una materia más acotada
que el CDB, debido a que el
primero se refiere sólo a recursos
fitogenéticos y no contempla los
restantes componentes de la
biodiversidad, que si lo hace el
CDB cuando se dirige a recursos
genéticos
en
general.
Pero
también, al igual que el CDB,
comprende algunos aspectos de la
propiedad intelectual que se
vinculan
a
dichos
recursos
fitogenéticos.
Como puede observarse, el Artículo
12.3 que versa sobre la facilitación
del acceso a los recursos
fitogenéticos para la alimentación y
la agricultura dentro del sistema
multilateral22, establece en el literal
d)
que
los
receptores
no
reclamarán ningún derecho de
propiedad intelectual o de otra
índole que limite el acceso
facilitado
a
los
recursos
fitogenéticos para la alimentación y
la agricultura, o sus partes o
componentes genéticos, en la
forma
recibida
del
sistema
multilateral; pero a su vez el literal
f) establece que el acceso a los
recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura
protegidos
por
derechos
de
propiedad intelectual o de otra
índole estará en consonancia con
los
acuerdos
internacionales
pertinentes y con la legislación
nacional vigente.
Por lo cual es claro que se
pretende dar un tratamiento
cuidadoso a aquellos recursos
fitogenéticos que de cierta forma se
encuentran
bajo
protección,
máxime si se tiene en cuenta la
generalidad de dicho literal f.
22
Mediante este Tratado los países acuerdan establecer un
“sistema multilateral” eficaz, efectivo y transparente para
facilitar el acceso a los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura, y compartir los beneficios de
manera justa y equitativa. Se aplica a una serie de cultivos y
forrajes que figuran en una lista anexada al Tratado. El
órgano rector de este, integrado por los países que lo han
ratificado, es el que tiene potestades para establecer las
condiciones para lograr este objetivo de transferencia de
material.
15
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
A su vez el Artículo 13 que trata la
distribución de beneficios dentro del
sistema multilateral se refiere en el
inciso iii), con cita a incisos
anteriores, a que el acceso a la
tecnología y su transferencia,
incluso la protegida por derechos
de propiedad intelectual, para los
países en desarrollo que son
Partes
Contratantes,
se
proporcionarán y/o se facilitarán en
condiciones
justas
y
muy
favorables, sobre todo en el caso
de tecnologías que hayan de
utilizarse en la conservación, así
como tecnologías en beneficio de
los
agricultores,
incluso
en
condiciones
favorables
y
preferenciales, cuando se llegue a
un mutuo acuerdo, entre otras
cosas por medio de asociaciones
para la investigación y el desarrollo
en el marco del sistema multilateral.
Haciendo
énfasis
que
este
beneficio recaiga en especial sobre
“los países en desarrollo en
particular
los
países
menos
adelantados y los países con
economía en transición”.
Pero nuevamente, el acceso y la
transferencia
de
tecnología
mencionados se proporcionarán en
condiciones que reconozcan la
protección adecuada y eficaz de los
derechos de propiedad intelectual y
estén en consonancia con ella, por
lo que nuevamente se repite la
especial
atención
hacia
los
componentes vinculados a la
propiedad intelectual en este
artículo.
Por su parte el Convenio UPOV23,
en particular el Acta del 91, obliga a
cada Parte contratante a conceder
y proteger los derechos de
23
Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones
Vegetales
16
obtentor, pero a su vez el Artículo
35 refiere a que todo Estado que,
en el momento en que se haga
parte del Convenio, sea parte en el
Acta de 1978, con respecto a las
variedades multiplicadas por vía
vegetativa prevea la protección en
forma de un título de propiedad
industrial diferente a el de un
derecho de obtentor podrá seguir
previéndola sin aplicar el siguiente
convenio a dichas variedades. Por
lo que también este Convenio tiene
en cuenta otras modalidades de
protección.
A su vez el artículo 27.3 del ADPIC,
en el literal b), establece que los
miembros otorgarán protección a
todas las obtenciones vegetales
mediante patente, mediante un
sistema eficaz sui generis o
mediante una combinación de
aquellas y éste. Así es que este
acuerdo establece claramente que
sus Miembros deberán proteger las
obtenciones
vegetales,
pero
dejándolos en libertad con respecto
al modo de protección.
En este sentido cabría destacar
que la ingeniería genética y la
industria biotecnológica en general,
no han remplazado a lo que UPOV
trata
de
promover,
el
fitomejoramiento, dado que éste
sigue practicándose tanto por
pequeños como por grandes
agricultores, no obstante, sí han
provocado un cambio en el ámbito
de la propiedad intelectual, ya que
las empresas comprometidas con
la ingeniería genética se han
inclinado más por las patentes que
por la protección de la obtenciones
vegetales, como forma de proteger
sus productos.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
6- Ley De Patentes 17.164 Del
2/9/99, Decreto Reglamentario
Nº11/000 De 13/1/2000 Y Su
Relación Con Las Invenciones
Biotecnológicas.
El artículo 8º de la Ley 17.164
establece que “son patentables las
invenciones nuevas de productos o
de procedimientos que supongan
una actividad inventiva y sean
susceptibles
de
aplicación
industrial”, sin que defina el término
invención
como
se
dijo
anteriormente, dejando abierta
entonces la posibilidad de incluir
aquí
las
invenciones
biotecnológicas.
Por otra parte, el artículo 12 de la
Ley establece que “una invención
se considera susceptible de
aplicación industrial cuando su
objeto pueda ser utilizado en la
industria, entendida ésta en su
acepción más amplia” por lo que
también se estaría contemplando
los campos y sectores de
aplicación de la biotecnología.
En forma general, la legislación en
materia de patentes de muchos
países, así como la de Uruguay,
poseen artículos en los que se
establecen:
-casos que no se consideran
invenciones, a efectos de la ley
correspondiente,
-criterios que debe cumplir una
invención para ser patentable:
novedad, actividad inventiva y
aplicación industrial o utilidad,
-materias no patentables conforme
a lo establecido en la ley
respectiva.
Como consecuencia de esto, para
que una invención sea patentable,
primero deberá ser una invención a
los
efectos
de
la
ley
correspondiente
o no estar
comprendida dentro de la materia
excluida de patentabilidad
y
segundo deberá cumplir con los
requisitos
de
patentabilidad
propiamente dichos: el de novedad,
altura o actividad inventiva y
aplicación industrial o utilidad24,
para lo cual la solicitud de patente
se somete a una evaluación
técnica, apoyándose ésta en el
marco legal correspondiente.
A los efectos del sistema de
patentes, significa que:
-Existe novedad cuando en el
mundo no hay nada que se haya
hecho accesible al público con
anterioridad a la invención que
pretende protegerse como patente,
y que la anticipe en cuanto a su
naturaleza o contenido, por lo que
se considera novedad en un ámbito
universal.25
-Altura Inventiva, es el estado que
surge como resultado de una
actividad intelectual, que no es
obvio o evidente para un experto o
persona versada en la materia y
que significa un aporte al campo de
la tecnología.
-Aplicación Industrial. Se refiere a
la condición de que el objeto de la
patente pueda ser fabricado o
utilizado en cualquier clase de
industria, y en general se entiende
ésta en su acepción más amplia.
Cumplidos
todas las
etapas
anteriores
y
las
exigencias
administrativas con respecto a
24
Art. 9, 11, 12, 13 y 14 de la Ley 17.164 Con respecto a las
expresiones altura o actividad inventiva así como
aplicación industrial o útil se utilizan uno u otro dependiendo
de la legislación del país, por ejemplo el U.S.C 101 considera
el término “useful”: “useful process”, o “useful composition”.
25
En virtud de la UPOV, una variedad se considera nueva si
no ha sido vendida o entregada de otra manera dentro de un
marco temporal específico
17
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
plazos y tasas establecidas, el
Estado podrá acceder a la
concesión
de
la
patente,
expidiéndose
el
título
correspondiente al solicitante de la
misma.
Este título faculta al titular de la
patente a impedir que terceros
realicen
sin
su
autorización
cualesquiera de los siguientes
actos: fabricar, ofrecer en venta,
vender,
utilizar
importar
o
almacenar un producto patentado
y en el caso de que la patente
corresponda a un procedimiento,
utilizar el mismo o realizar los actos
mencionados anteriormente para el
producto obtenido por dicho
procedimiento.26
La protección que se otorga a la
invención es por un período
limitado y en la mayoría de las
legislaciones suele ser de 20 años
desde la fecha en que se realiza la
solicitud de patente, como es el
caso de Uruguay.
Si bien, la Ley 17.164 en su
conjunto puede ser aplicable a las
invenciones en todos campos de la
tecnología, en el caso particular de
las invenciones biotecnológicas, la
evaluación técnica se apoya más
frecuentemente
en
algunos
artículos según se expone a
continuación27:
B) Las plantas y los animales,
excepto los microorganismos, y los
procedimientos
esencialmente
biológicos para la producción de
plantas y animales, con excepción
de los procedimientos no biológicos
o microbiológicos.
D) Las obras literarias o artísticas o
cualquier otra creación estética, así
como las obras científicas.
G) El material biológico y genético,
como existe en la naturaleza.
Artículo 14- No son patentables
A) Los métodos de diagnóstico,
terapéuticos y quirúrgicos para el
tratamiento
de
personas
o
animales.
B) Las invenciones contrarias al
orden
público,
las
buenas
costumbres, la salud pública, la
nutrición de la población, la
seguridad o el medio ambiente.”
“Artículo 25- En el caso de
solicitudes
relativas
a
microorganismos, el depósito de
material biológico necesario para la
descripción de su objeto se
realizará en las instituciones
autorizadas por la Dirección
Nacional de la Propiedad Industrial
del Ministerio de Industria Energía
y Minería, hasta la ratificación de
convenios internacionales referidos
a la materia.”
Decreto Reglamentario Nº11/000
Artículo 13- No se consideran
invenciones a efectos de la
presente ley:
“A) Los descubrimientos, las teorías
científicas
y
los
métodos
matemáticos.
26
Art. 34 Ley 17.164
Se indica en letra cursiva el contenido del artículo que
puede comprender a las invenciones biotecnológicas.
27
18
“Artículo 6- Cuando el objeto de
una solicitud de patente sea un
microorganismo, o cuando para su
ejecución se requiera de un
microorganismo no conocido ni
disponible
públicamente,
el
solicitante deberá proceder a su
depósito. Esta obligación se dará
por
satisfecha
cuando
el
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
microorganismo
haya
estado
depositado desde la fecha de
presentación de la solicitud, o con
anterioridad a la misma, en las
condiciones de éste artículo y del
Art.7 del presente decreto.
El cultivo depositado será accesible
desde la fecha de publicación de la
solicitud de patente, a toda persona
que lo solicite. Y antes de la fecha
mencionada, solamente a aquellas
personas que tengan derecho a
consultar el expediente de la
solicitud.
El acceso se realizará mediante la
obtención de una muestra del
microorganismo solicitado, en las
condiciones ordinarias en que se
realiza esa operación. La persona
que solicite el acceso al cultivo se
comprometerá frente al titular de la
patente a:
A) No comercializar a terceros el
cultivo objeto de la patente o un
cultivo derivado de él, antes de que
la solicitud de patente haya sido
rechazada o retirada, o sea
considerada abandonada o haya
caducado la patente.
B) No utilizar el cultivo objeto de la
patente o un cultivo derivado de él,
más que con fines experimentales
hasta que la solicitud de patente
haya sido resuelta.”
“Artículo 7- Mientras no sean
designadas
las
instituciones
autorizadas para recibir el depósito
de material biológico necesario
para la descripción de solicitudes
relativas a microorganismos, de
acuerdo al Artículo 25 de la ley Nº
17.164, el solicitante podrá realizar
el mismo en cualquiera de las
autoridades
de
depósito
internacional reconocidas por el
Tratado de Budapest sobre el
Reconocimiento Internacional del
Depósito de Microorganismos en
Materia
de
Presentación
de
Solicitudes de Patentes del 28 de
abril de 1997.”
Luego,
el
presente
artículo
establece condiciones que deben
cumplir las instituciones
de
depósito, recogiendo en parte lo
establecido en el Tratado de
Budapest, en cuanto a las
características que se le exigen a
dichas instituciones para poder
constituir una
“autoridades
internacional de depósito”.
En todo caso esas instituciones
deberán reunir las siguientes
condiciones.
“A) ser de carácter permanente,
B) no depender del control de los
depositantes,
C) Disponer del personal y de las
instalaciones
adecuadas
para
comprobar la pertinencia del
depósito
y
garantizar
su
almacenamiento y conservación,
sin riesgo de contaminación.
D) brindar medidas de seguridad
necesarias para reducir al mínimo
el riesgo de pérdida del material
biológico.
De los artículos anteriores se
deduce que nuestra ley de patentes
comprende a las invenciones
biotecnológicas y si bien Uruguay
no ha ratificado el Tratado de
Budapest28, prevé el depósito de
28
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/documents/p
df/budapest.pdf- Estados contratantes del T. Budapest y Lista
de Autoridades de Depósito.
19
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
microorganismos en instituciones
reconocidas por éste.
7- Estructura General De Un
Documento De Patente.
8.1-El documento de patente para
invenciones en cualquier campo de
la tecnología, incluyendo en
Biotecnología, consta básicamente
de tres partes:
-
-
-
Datos bibliográficos, donde
figura la información relativa
al titular e inventores;
números
y
fechas
de
prioridad,
solicitud,
publicación,
concesión;
título,
resumen,
y
clasificación internacional de
la invención.
Memoria Descriptiva donde
se revela toda la invención,
los antecedentes conocidos
por
el
inventor,
su
naturaleza,
sus
características
y
propiedades, por lo menos
una forma de realización de
modo
que
pueda
ser
reproducible,
ejemplos,
ensayos
que
permitan
demostrar sus propiedades y
su mérito inventivo.
Capítulo Reivindicatorio. Que
comprende un conjunto de
cláusulas cuyo contenido se
basa
en
la
Memoria
Descriptiva y que determinan
el alcance de la protección
conferida.29
En este último caso, la estructura
general
de
un
capítulo
29
Art. 35 Ley 17.164 - El alcance de la protección conferida
por una patente estará determinado por sus reivindicaciones,
las que se interpretarán de conformidad con la descripción y
los dibujos.
20
reivindicatorio
se
encuentra
estandarizada,
normalmente
incluye una o más cláusulas
independientes (principales) que
definen
las
características
esenciales de la invención y otras
cláusulas,
dependientes
que
definen características o modos de
realización
particulares.
Estas
últimas a su vez pueden estar
referidas o ligadas a cláusulas
independientes
o
a
otras
dependientes.
Las reivindicaciones pueden estar
dirigidas
a
productos
o
a
procedimientos pudiendo coexistir
ambas en un mismo capítulo
reivindicatorio.
8.2- A su vez, se pueden distinguir
tres partes principales en el formato
habitual de una reivindicación:
-El preámbulo que define la
invención y el estado de la técnica
relacionado, donde se menciona
las características conocidas que
son necesarias para definir los
elementos que se van a proteger,
también puede aparecer el uso
pretendido
y el sector de
aplicación.
-La parte caracterizadora donde se
detallan
las
características
novedosas del objeto de la patente,
siendo los aspectos nuevos que la
invención agrega al arte previo y
los que en combinación con las
características mencionadas en el
preámbulo, se desean proteger.
Entre el preámbulo y la parte
caracterizadora, se utilizan frases
de
transición
tales
como,
“caracterizada/o
por”,
“que
comprende”, “que consistente”,
etc., las que relacionan una parte
de la reivindicación con la otra y
son importantes para indicar dónde
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
termina el arte previo y comienza la
invención así como para la
interpretación
global
de
la
reivindicación.
Es así que la estructura y el
contenido
de
dicho
capítulo
reivindicatorio permite delimitar los
aspectos de la invención que el
titular
pretende
impedir
que
terceros fabriquen, vendan o
utilicen, bajo pena de infracción.
8.3- Modelo de reivindicaciones
Las solicitudes de patentes cuyo
objeto de invención involucra
productos
y/o
procesos
biotecnológicos
frecuentemente
presentan reivindicaciones del tipo
que se indica a continuación:
-Secuencia de ADN caracterizada
por presentar la secuencia X
-Secuencia de ADN caracterizada
por ser la Seq. ID NO X
-Secuencia de aminoácidos que es
codificada por la secuencia Y
-Vector de expresión utilizado para
transformar microorganismos (o
células)
caracterizado
porque
comprende la secuencia Z.
-Proteína
recombinante
caracterizada por ser la Seq. ID NO
Y.
-Anticuerpo monoclonal anti J
caracterizado porque comprende al
menos las secuencias x e y
-Microorganismo (bacteria, hongo,
célula, etc.) caracterizado por
contener la Seq. IN NO Z
-Microorganismo (bacteria, hongo,
célula, etc.) caracterizado por
contener el vector de expresión H.
-Microorganismo (bacteria, hongo,
etc.)
caracterizado
por
(características morfológicas o
fisiológicas).
- Kit de diagnóstico caracterizado
porque comprende el antígeno G
En todos los casos cabe destacar
que las secuencias representadas
en los ejemplos como x,y, X,Y, Z,
H y el antígeno G deben estar
claramente definidos.
Nótese que el carácter transversal
de la Biotecnología y la diversidad
de sectores en los cuales puede
ser aplicada, también se ven
reflejados
en
el
capítulo
reivindicatorio,
dado
que
frecuentemente se utilizan los
mismos modelos
para los tres
sectores
considerados
anteriormente en el párrafo 3.
8-Clasificación Internacional De
Patentes30
Tanto a nivel nacional como
internacional, para verificar que se
trata de una creación nueva o que
no haya sido reivindicada por otra
persona, se debe examinar una
enorme cantidad de documentos,
por lo que surge la necesidad de
sistematizar la información para
facilitar la consulta.
A raíz del Arreglo de Estrasburgo
se
creó
la
Clasificación
Internacional de Patentes (CIP)31,
que prevé un sistema jerárquico de
símbolos
para
clasificar
las
patentes y los modelos de utilidad
considerando los distintos sectores
de la tecnología a los que
pertenecen.
En dicho sistema, la información se
agrupa en ocho secciones A, B, C,
D, E, F, G y H que se refieren
respectivamente a, Necesidades
30
http://cip.oepm.es/ipcpub/?lang=es&menulang=ES
Arreglo de Estrasburgo de 1971, enmendado en 1979. En
Uruguay entró en vigor en octubre de 2000
31
21
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
corrientes de la vida; Técnicas
industriales diversas; Transportes;
Química y Metalurgia; Textiles,
Papel;
Construcciones
fijas;
Mecánica, Iluminación, Calefacción,
Armamento, Voladura; Física y
Electricidad,
las
cuales
se
subdividen a su vez en clases,
subclases, grupos y subgrupos
abarcando diversas áreas de la
tecnología.
Las invenciones biotecnológicas
generalmente
se
encuentran
clasificadas en las secciones A, C y
G principalmente dentro de las
siguientes áreas:32
*A01H-Novedades vegetales o
procedimientos para su obtención;
Reproducción de plantas por
técnicas de cultivos de tejidos.
*A61K- Preparaciones de uso
médico, dental o para el aseo.
-A61K
38/00
-Preparaciones
medicinales
que
contienen
péptidos.
-A61K39/00
-Preparaciones
medicinales
que
contienen
antígenos o anticuerpos.
-A61K48/00
-Preparaciones
medicinales que contienen material
genético que se introduce en las
células del cuerpo vivo para tratar
enfermedades genéticas; Terapia
génica.
Microbiología,
Técnicas de
genética.
Enzimología;
mutación o de
-C12M - Equipos para Enzimología
o para Microbiología.
-C12NMicroorganismos
o
enzimas; composiciones que los
contienen, propagación, cultivo, o
conservación de microorganismos;
Técnicas de mutación o de
ingeniería genética; medios de
cultivo.
-C12Q- Procesos de medida,
Investigación o análisis en los que
intervienen
enzimas
o
microorganismos: composiciones o
papeles reactivos para este fin.
Procesos para preparar estas
composiciones;
Procesos
de
control sensibles a las condiciones
del medio en los procesos
microbiológicos o enzimáticos.
-C12S- Procedimientos que utilizan
enzimas o microorganismos para
liberar, separar o purificar un
compuesto o una composición
preexistentes; Procedimientos que
utilizan enzimas o microorganismos
para tratar textiles o limpiar
superficies de materiales sólidos.
* C07K -Péptidos
-C12P- Procesos de fermentación o
procesos que utilizan enzimas para
la síntesis de un compuesto
químico
dado
o
de
una
composición dada, o para la
separación de isómeros ópticos a
partir de una mezcla racémica.
*C12 - Bioquímica; Cerveza,
Bebidas alcohólicas; Vino, Vinagre;
-C02F- Tratamiento del agua, agua
residual, de alcantarilla o fangos.
32
--C02F 3/00 - Tratamiento biológico
del agua, agua residual o de
En los ejemplos, se incluye en algunos casos, el título de la
clase, en otros el de la subclase, grupo o subgrupo,
dependiendo del nivel más amplio en que se encuentren
clasificadas las invenciones biotecnológicas.
22
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
alcantarilla.
--C02F9/14 - Tratamiento en varias
etapas del agua, agua residual o de
alcantarilla. Siendo por lo menos
una de las etapas un tratamiento
biológico
--C02F 11/00 -Tratamiento de los
fangos; Dispositivos a este efecto.
--C02F
biológico.
11/02
-Tratamiento
--C02F
11/04
-Tratamiento
anaerobio; Producción del metano
por tales procesos.
*G01N 33/50 Investigación o
análisis
de
materiales
por
determinación de sus propiedades
químicas o físicas. Análisis químico
de material biológico, p. ej.de
sangre, de orina; Investigación o
análisis por métodos en los que
interviene la formación de uniones
bioespecíficas
con
grupos
coordinadores; Investigación o
análisis inmunológico.
Este tipo de clasificación no sólo es
de utilidad para la búsqueda de
información, a los efectos de la
evaluación de solicitudes de
patentes o para informes sobre el
estado de la técnica con respecto a
un tema de interés, sino también
para la elaboración de estadísticas
capaces de transmitir una idea
global del progreso de la tecnología
en los diferentes sectores.
9- Algunos Datos Estadísticos
Relacionados Con Patentes De
Invención En El Área De
Biotecnología.
publicados sobre solicitudes de
patente por sector de la tecnología
entre
1990
y
2007,
se observa que en 1990 se
presentaron 16.003 solicitudes de
patente
en
el
área
de
Biotecnología, manteniéndose en
aumento hasta el año 2002 con un
pico de 40.109 solicitudes, para
luego decrecer a 33.930 en el año
200733 lo que da un porcentaje de
crecimiento negativo (de -1.5%)
entre 2003 y 200734.
En nuestro país, según datos
extraídos por CIP C12N y C07K,
entre los años 2000 y 2006 las
solicitudes de patente en el área de
biotecnología representaban, en
promedio, un 5% del total de
solicitudes al año.
Con respecto a solicitudes de
patentes
en
dicha
área,
presentadas con anterioridad al año
2000, la información disponible
revela
que
existen
patentes
concedidas35 en este campo,
muchas de ellas ya en el dominio
público, por lo cual podría ser un
dato a recoger en el caso de que
se requiera la utilización de
tecnologías
comprendidas
en
dichas patentes como base para el
desarrollo y el crecimiento de la
Biotecnología en nuestro país.
Bibliografía
1-Convenio sobre la Diversidad
Biológica.
33
Puesto que a una solicitud de patente normalmente se le
asigna más de un símbolo de la CIP, la suma de las
solicitudes presentadas por sector es mayor que el número
total de solicitudes presentadas.
34
Según las estadísticas de la OMPI
y conforme a los datos globales
http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/pate
nts/pdf/941_2010.pdf
35
L.Glisenti- DNPI-Informe 04/08/2006 y 24/06/2008
23
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
2-Tratado sobre la Protección de
los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura
3- Convención de Paris.
4-Acuerdo sobre los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio.
5-Directiva
98/44/CE
del
Parlamento Europeo y del Consejo
de 6 de julio de 1998. Protección
jurídica
de
las
invenciones
biotecnológicas.
6-Ley de Patentes 17.164
7-Convenio
de
la
Unión
Internacional para la Protección de
las Obtenciones Vegetales.
8- Biotecsur- Documento Nro. 5:
Catálogo de Patentes sobre
Biotecnología en el Mercosur.
9- Gabinete Productivo- Cadenas
de Valor (I) y(II) 2010, p.25-27
10- Gabinete Productivo -Medidas
para el desarrollo de las Cadenas
de Valor 2010
11- Asociación de Química y
Farmacia- Revista Diciembre 2010,
p.33-36, p.39-40.
12-E.Iáñez Pareja –Introducción a
la Biotecnología Instituto de
Biotecnología Universidad de
Granada.
13-Brock- Biología de los
Microorganismos 8ª Ed.
14- Dr. Carlos Correa Jurisprudencia Argentina-2008- III
BS.AS. 23/07/2008ISBN978-95020-1843-0/Fascículo Nº4
24
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Análisis De La Cooperación
Entre Uruguay Y El Resto Del Mundo
Mediante Indicadores De Patentes
María Laura Glisenti Cheveste
Trabajo realizado para la Materia Cooperación Internacional en Ciencia, Tecnología e
Innovación, de la Maestría en Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación.
Montevideo, diciembre 2010
Este trabajo tiene el propósito
de analizar las actividades de
cooperación entre Uruguay y el
resto del mundo, teniendo en
cuenta las actividades en Propiedad
Intelectual llevadas adelante, así
como las patentes uruguayas
presentadas; especialmente las que
surgen de la colaboración con otros
países.
Para el análisis de patentes
se han consultado las bases de
datos de la Oficina Uruguaya de
Patentes
(DNPI),
la
World
Intellectual Property Office (WIPO) y
la European Patent Database
(EPO), recabando información para
el período 2000-2009.
Los resultados del estudio
revelan que, pese a que existe
cooperación
científica
entre
Uruguay y otros países, las
acciones con posible proyección de
mercado que se han emprendido en
los últimos años no han redundado
en la generación de patentes.
1. Introducción:
1.1. Vinculación internacional
En Uruguay, la creación de la
ANII ha contribuido a centralizar y
concretar
actividades
de
cooperación internacional en el
ámbito científico, tecnológico y
social, buscando sumar esfuerzos,
capacidades y financiación para
poder
conseguir
objetivos
y
resultados que serían imposibles o
de más difícil consecución si se
procuraran individualmente por los
investigadores,
grupos
de
investigación, o instituciones.
Tal como lo muestra el siguiente
Mapa de Vinculación Internacional,
en la actualidad son varios los
países con los que Uruguay
mantiene
vínculos
para
la
cooperación. Se visualiza actividad
con el Mercosur, Latinoamérica,
Europa, Corea, China, Israel,
Canadá, así como con organismos
mundiales de financiación.
Los planes como país, incluyen
profundizar
los
vínculos
ya
establecidos,
privilegiando
la
cooperación a nivel de MERCOSUR
y latinoamericano; y continuar la
ejecución de aquellas oportunidades
ya concretadas "extra región" como
es el caso de Israel, China, Corea,
España y Austria. La continuidad de
las ejecuciones vigentes alcanza al
Programa Innova Uruguay, el
Programa
Regional
de
Emprendedorismo e Innovación en
Ingenierías; AMSUD-PASTEUR y
STIC-MATH
AMSUD
Y
VERTEBRAL ALCUE de ALFA 111;
así como dar cumplimiento al rol
que se asignará a la ANII en 2009
de Organismo Gestor "Iberoeka"
(OGI).
25
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
GRAFlCO 1: Mapa de Vinculación Internacional.
36
36
Fuente: Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Cooperación Internacional y Relaciones Institucionales.
http://www.anji.org.uy/web/pagi nas/cooperacion-internacionaI-y-relaciones-institucionales
26
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
1.2.
Exportaciones
Además de las vinculaciones
mencionadas,
exclusivas
de
relacionamiento técnico financiero;
el Uruguay mantiene relaciones
comerciales
con
los
países
extranjeros.
Según el Informe de las
Exportaciones
de
Uruguay
clasificadas
por
contenido
tecnológico, publicado por Uruguay
XXI: Promoción de Inversiones y
Exportaciones en mayo de 2010; las
exportaciones
de
Uruguay,
clasificadas en base a su contenido
tecnológico,
muestran
un
incremento constante en los últimos
años en las Manufacturas de
Contenido Tecnológico Alto que
podrían
ser
generadoras
de
patentes. El crecimiento en 2008
fue del 41%, mientras que en el
2009 del 12,5%.
Dentro de esta categoría, el 93%
pertenece
a
"Productos
farmacéuticos".
Siendo
los
medicamentos constituidos por
productos mezclados, el principal
producto con el 48% de lo
exportado por esta categoría. Lo
siguen en orden de importancia,
"Aeronave y sus partes", "Productos
Químicos Orgánicos", "Máquinas y
Aparatos Eléctricos" e "Instrumentos
y Aparatos de Óptica, Fotografía o
Cinematografía".
GRÁFICO II. Evolución de exportaciones de Manufacturas de Contenido Tecnológico Alto,
2000-2009 (en Miles de U$S)
A pesar del crecimiento
observado y de las acciones para el
desarrollo científico - tecnológico
llevadas adelante por el país; las
exportaciones de productos con alto
contenido tecnológico, tienen un
bajo
peso
relativo
en
las
exportaciones totales de Uruguay,
representando 1.6% en el año 2000,
y pasando a 2.3% en el 2009.
Los países del Mercosur
tienen una incidencia importante en
los destinos de exportación de los
mencionados
productos,
ubicándose Brasil en el primer lugar
en el año 2010. El segundo destino
de exportación fue la Zona Franca
de Nueva Palmira y Argentina fue el
tercero.
27
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
De lo que Uruguay exporta al
MERCOSUR,
el 38% fueron
"Manufacturas
con
contenido
tecnológico", mientras que las
exportaciones al resto del mundo de
esta misma clasificación fueron tan
solo de un 14%.
En contraposición a esto, el
68% de los productos que Uruguay
exporta al MUNDO, son "Productos
Primarios", y de los que exporta al
MERCOSUR solo el 30%.
La siguiente tabla muestra las
exportaciones en 2010 por zonas
geográficas:
1.3. Propiedad Intelectual y
Patentes
En lo que tiene que ver con el
objetivo de este trabajo: propiedad
intelectual y patentes; se están
llevando a cabo actividades para
fomentar el uso de la información
tecnológica y el patenta miento. Las
mismas son lideradas por la ANII
con la participación de las
instituciones involucradas en la
materia:37
Portal Timbó - Acceso Universal
a Bases Bibliográficas
Internacionales y de Patentes
Durante
2008
la
ANII
implementó,
el
sitio
web
denominado
Portal
TIMBO
(www.timbo.org.uy). en el marco de
la promoción y apoyo a los
diferentes ámbitos de investigación
e innovación. Este portal posibilita el
37
Fuente: Agencia Nacional de Investigación e Innovación.
Plan Operativo Anual 2010.
http://www.anii.org.uy/web/static/pdf/POA_ANII_2010.pdf
28
acceso
gratuito,
tanto
a
investigadores como instituciones
de investigación de todo el Sistema
Nacional de Innovación, a las
principales fuentes de publicación
online, con las cuales la ANII se
encuentra firmando acuerdos. Este
acceso tiene un fuerte componente
tecnológico
que
posibilita
al
investigador, por ejemplo, acceder
de forma transparente a los
contenidos
publicados
por
ELSEVIER, IEEE, Springer, y otras,
siempre y cuando el sujeto se
encuentre acreditado o la institución
desde la cual navega se encuentre
validada.
Bienes Públicos Regionales
En el año 2008, la Dirección
Nacional de Propiedad Industrial
inició contactos con sus homólogos
de
Brasil,
Argentina,
Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay y
Surinam, para presentarse al
llamado
"Bienes
públicos
regionales" del BID FOMIN. Se
elaboró un proyecto regional
denominado
"Sistema
de
Cooperación sobre aspectos de
información operacional y de
propiedad industrial". Este proyecto
tiene
como
objetivo
general
desarrollar la infraestructura y los
procedimientos necesarios que
permitan que las oficinas de marcas
y patentes nacionales puedan
intercambiar la información técnica
que generan. La propuesta resultó
precalificada y el proyecto se
encuentra en ejecución.
Difusión y Capacitación en
Propiedad Intelectual
La ANII participa en el
fortalecimiento de capacidades en
PI del sistema de CTI a través de la
creación de la Red Uruguaya de
Propiedad Intelectual y el dictado en
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
forma
conjunta
con
otras
instituciones
(OMPI,
DNPI,
UDELAR) de seminarios de interés.
Algunos temas propuestos son:
Patentes
en
el
área
de
Biotecnología, Valuación de activos
intangibles,
Búsqueda
de
Información
Tecnológica
y
Redacción de Patentes. Se buscará
coordinar
con
OMPI
el
cofinanciamiento
de
estas
actividades.
Acuerdos en Propiedad
Intelectual
a. Acuerdo con la Organización
Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI)
Durante el año 2009 se hicieron
contactos con OMPI a los
efectos de obtener apoyo para el
acceso a Bases de Datos de
Patentes on line, así como
recursos para la organización de
seminarios de capacitación y/o
pasantías o estancias de trabajo
en
oficinas
de
propiedad
intelectual.
b. Acuerdo con la Oficina
Coreana
de
Propiedad
Intelectual (KIPO)
Durante el año 2009 se suscribió
un
convenio
marco
de
colaboración
con
KIPO
incluyendo
las
siguientes
actividades:
o Servicios de búsqueda del
estado
del
arte
para
proyectos
de
I&D
y
búsquedas de marcas.
o Intercambio de información
técnica en todas las áreas de
Propiedad Intelectual como
por ejemplo asignación de la
codificación
internacional,
digitalización de documentos
de patentes, sistemas de
información
así
como
sistemas de gerenciamiento.
o Actividades académicas y de
entrenamiento relacionadas
con Propiedad Intelectual.
2. Metodología
Los indicadores más utilizados
para establecer la capacidad de
desarrollo de nuevas tecnologías o
la capacidad de innovación de un
país son los indicadores basados en
patentes (Narin, 1994; Pavitt, 1985).
Estos indicadores se obtienen a
partir del estudio de la información
recogida en los documentos de
patentes.
Estos
indicadores
también
permiten analizar la colaboración
tecnológica entre distintas regiones,
entendiendo
esta
colaboración
como las relaciones que se
establecen
entre
titulares
o
inventores de distintos países
(Guellec et al., 2001).
La
determinación
de
la
producción tecnológica de Uruguay
se
ha
realizado
mediante
búsquedas
y
descargas
de
información de las bases de datos
de la Oficina Uruguaya de Patentes,
de la World Intellectual Property
Office (WIPO)38 y de la European
Patent Database (EPO)39.
Las estrategias de búsqueda
utilizadas se han ajustado al
período 2000-2009.
El estudio de las temáticas de
las patentes se ha realizado
siguiendo
la
Clasificación
Internacional de Patentes.
Los indicadores utilizados han
servido para el análisis de las
solicitudes y patentes uruguayas y,
entre éstas, las patentes en
colaboración con el resto del
38
39
http://www.wipo.int/pctdb/en/
http://ep.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
29
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
mundo.
Dichos
indicadores
comprenden:
1. Número de documentos de
patentes de Uruguay en
colaboración con extranjeros.
Distribución geográfica.
2. Perfil tecnológico de las
patentes en colaboración
entre Uruguay y otros países.
3. Evolución del número de
documentos de patentes
presentados en Uruguay.
4. Porcentaje de documentos
de patentes presentados en
Uruguay por nacionales, con
respecto al total.
3. Resultados
3.1. Analisis En Base De Datos
De WIPO
La base de datos de la WIPO,
contiene solicitudes presentadas
bajo el tratado PCT40 del cual
Uruguay no es parte, por lo tanto los
nacionales
uruguayos
deben
asociarse con solicitantes de países
que pertenezcan al tratado. El PCT
se aplica solamente a solicitudes de
patentes,
no
existiendo
la
posibilidad de conceder patentes a
través del mismo.
Para el interés de este trabajo, la
base de datos existente on line
permite realizar la búsqueda según
la nacionalidad de los solicitantes, y
también según la dirección de los
inventores.
Al realizar la búsqueda según
solicitantes
de
nacionalidad
uruguaya, aparecen 243 solicitudes
de patentes presentadas entre los
años 2000 y 2009, respondiendo a
la tendencia representada en el
Gráfico siguiente:
40
Patent Cooperation Treaty
30
De esta gráfica se visualiza que
el número de solicitudes de
patentes presentadas vía PCT con
participación
de
solicitantes
uruguayos; si bien es escaso - con
un máximo de 37 en el año 2008-,
el mismo se viene incrementando
de manera continuada.
Para el resto de Latinoamérica
se
observa
lo
siguiente,
encontrándose Uruguay en el lugar
10 de los países que mas presentan
solicitudes
de
patentes
internacionales:
En cuanto a los países con los
cuales
Uruguay
realiza
presentaciones de solicitudes de
patentes como cotitular; se visualiza
que la gran mayoría ha sido en
conjunto con solicitantes de Estados
Unidos (38%). El resto se reparte
entre Europa, Latinoamérica, Israel
y Australia de acuerdo al siguiente
gráfico:
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Dentro de Europa, los nacionales con los que Uruguay presenta
solicitudes de patentes, provienen de Alemania, España y Francia.
Dentro de Latinoamérica, lidera Brasil con 30%, seguido de Chile,
Ecuador, Colombia y México.
Las principales empresas cotitulares pertenecen
identificados anteriormente: USA, Australia e Israel.
a
los
países
31
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
En cuanto al sector de la técnica donde se han presentado las solicitudes de
nacionales uruguayos; las 10 principales áreas han sido las siguientes:
Se podría afirmar que 7 de los 10 principales sectores están relacionados con
la industria farmacéutica, representando el 55% de las solicitudes.
Al
analizar
según
los
inventores cuya dirección sea en
Uruguay,
se
recuperan
310
solicitudes de patentes:
Al igual que con los titulares
de nacionalidad uruguaya, se
observa un incremento en la
participación
de
inventores
32
uruguayos en las solicitudes de
patentes PCT en el período
analizado.
En
cuanto
a
las
nacionalidades de los solicitantes de
estas patentes, se observa USA en
primer lugar seguido por Uruguay,
Alemania,
Australia,
España,
Francia, Israel, Suiza y Brasil; al
igual que en el caso de los
solicitantes.
3.2. Análisis En Base De Datos
De EPO
La base de datos de la EPO
contiene solicitudes de patentes
presentadas en todo el mundo, así
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
como también las patentes que han
sido concedidas.
Al realizar la búsqueda según
solicitantes uruguayos, aparecen
974 documentos de patentes y 920
con
inventores
uruguayos,
publicadas entre los años 2000 y
2009;
respondiendo
a
las
tendencias representadas en los
Gráficos siguientes.
permitido es por la nacionalidad del
solicitante, no pudiendo ingresar por
el inventor. La fecha ingresada es la
de solicitud de la patente y no la de
publicación como en los casos
anteriores.
En
el
año
2009
se
presentaron 780 solicitudes de
patentes de invención, 29 de ellas
pertenecientes
a
solicitantes
nacionales, lo que representa el
3.7% del total. En los años
anteriores la incidencia de las
solicitudes
presentadas
por
nacionales fue de entre 4 y 9%.
4. Conclusiones
La
diferencia
en
las
cantidades recuperadas en WIPO y
EPO se explica por varios motivos:
EPO
publica
solicitudes
equivalentes (la misma solicitud
presentada en diferentes países),
EPO publica patentes concedidas
(la solicitud presentada se mantiene
publicada),
EPO
publica
documentos de modelos de utilidad
(no solo de invención).
3.3. Análisis En Base De Datos
De La DNPI - Uruguay.
La base de datos de la DNPI
contiene solicitudes de patentes
presentadas en Uruguay, así como
también las patentes que han sido
concedidas. El criterio de búsqueda
Si bien se trata de un número
escaso, la tendencia en aumento de
la participación de solicitantes e
inventores
uruguayos
en
la
presentación de solicitudes PCT;
estaría indicando una mayor
participación de investigadores e
inventores
uruguayos
en
el
desarrollo
de
tecnologías
innovadoras que ameritan la
protección de la patente a nivel
internacional.
Los indicadores referentes a la
cantidad relativa de solicitudes
nacionales frente a las extranjeras
presentadas en la DNPI (6%),
ponen de manifiesto una escasa
actividad generadora de patentes
en Uruguay. Lo mismo se percibe al
analizar el número de solicitudes
33
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
presentadas en el extranjero por
nacionales uruguayos.
Estos
hechos
permiten
comprobar la falta de una cultura
patentadora y de una política de
cooperación
tecnológica
con
entidades públicas o privadas
extranjeras que redunde en la
generación de patentes. Los
acuerdos tecnológicos con posible
proyección de mercado que se han
emprendido no han sido ámbitos
generadores de patentes.
Es de esperar que, mediante las
acciones iniciadas en los últimos
años, esta cultura existente en los
uruguayos evolucione hacia la
incorporación de las herramientas
de la propiedad intelectual para
valorizar las investigaciones e
innovaciones desarrolladas, y su
inserción en el mercado.
La tendencia en los sectores de
la técnica, con un 55% relacionado
con la industria farmacéutica estaría
de acuerdo con la preponderancia
en las exportaciones de este sector
observada en los últimos años.
La aglomeración de patentes en
este sector estaría indicando la
coherencia entre las políticas de
desarrollo de país productivo
implementadas en los últimos años,
que
ha
puesto
al
sector
farmacéutico
dentro
de
las
prioridades del gobierno.
5. Bibliografía
GUELLEC, D. Y POTIELSBERGHE
DE LA POTTERIE, B. (2001): "The
internationalization of technology
analyzed with patent data",
Research Policy, 30.
NARIN, F. (1994): "Patent
Bibliometrics", Scientometrics, 30
(1).
PAVITI, K. (1985): "Patent statistics
as indicators of innovative activities:
34
possibilities and problems",
Scientometrics, 7 (1-2).
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Las Indicaciones Geográficas Y Su
Importancia Económico Comercial
Blanca Muñoz González
OBJETO
Con este trabajo se pretende
contribuir en la promoción de la
importancia económica que las
indicaciones geográficas y las
denominaciones de origen,
le
atribuyen
a
un
producto
determinado. Estos transmiten un
mensaje,
permitiendo que el
potencial cliente tome conocimiento
del lugar de donde proviene el
producto o donde se ha efectuado
su elaboración. También identifican
al productor que, pensando en los
consumidores ofrecen un producto
de calidad garantizada por el
estricto
control
de
Consejos
reguladores, que velan por el
cumplimiento
de
rigurosos
parámetros de producción y calidad.
Día
a
día
surgen
consumidores más exigentes y
productores más concientizados,
que contribuyen en la mejora
económica y social de los países
que ven estas medidas como una
forma de mejorar sus políticas
económicas y sociales, estimulando
la
producción,
valoración
y
promoción
de
los productos,
obteniendo nuevos mercados.
De
esta
manera
los
productos que identifican una
determinada
procedencia,
adquieren un prestigio tal que le
proporcionan un importante valor
agregado, convirtiéndose así en un
mecanismo que contribuye al
progreso económico y social.
No obstante, debe existir una
concordancia entre la legislación
aplicable y una correcta estrategia
empresarial, a los efectos de que no
se vean vulnerados los derechos e
intereses nacionales.
METODOLOGÍA
El presente trabajo
estructurará en seis capítulos.
se
Capítulo I: Se esboza una
breve reseña histórica a los efectos
de conocer el origen de las
indicaciones geográficas y los
términos vinculados a las mismas,
así como la importancia que fueron
adquiriendo con el transcurso del
tiempo.
Capítulo II: Se exponen las
diferentes definiciones que se han
incorporado en los Tratados y
Acuerdos, analizados en este
trabajo.
Capítulo III: Desarrollo de la
legislación internacional.
Capítulo IV: Análisis de la
legislación del punto de vista
regional y nacional.
Capítulo V: Ejemplo de
legislación aplicada, caso concreto.
35
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Capítulo VI: Conclusiones y
Recomendaciones.
CAPÍTULO I
BREVE RESEÑA HISTORICA
La preocupación por parte de
los productores de proteger los
productos
agroalimentarios
originarios de una región o localidad
determinada, es tan antigua como el
comercio. Ejemplos de ello se
encuentran contenidos en la Biblia y
refieren a vinos, como los de
ANGADDI, de BAAL-HAMMON, o
los de SAMOS, CRETA, EGIPTO y
THASOS
de
Grecia.
Esta
preocupación
aumentaba
en
aquellos períodos en los que
mermaba la oferta de los productos,
tal es el caso de la vid, como
sucedió durante el siglo XIX, que a
consecuencia de la filoxera se vio
disminuida la producción de vinos
europeos, por el destrozo producido
en los viñedos.41
En tanto, el desarrollo
económico y comercial de la
humanidad, hizo que entre los
artesanos surgiera la necesidad de
crear una forma de identificar a sus
productos
para
volcarlos
al
mercado, sin que esto significara
una pérdida de identidad.
Así el nombre geográfico de
la región, procedencia del producto,
llega a confundirse con éste,
surgiendo
el
concepto
de
designación
geográfica
como
consecuencia
de
la
realidad
histórica, cultural, económica y
social. Esta situación llevó a crear
formas
de
protección
para
reglamentar las controversias que
surgían entre quienes sustentaban
un derecho adquirido, sobre el
41
Girardeau, (Publicación de la OMPI N° 764)
36
producto obtenido a partir de las
condiciones climáticas, los tipos de
suelos o las formas de cultivarlos.
En contraposición se encontraban
aquellos que sin derecho pretendían
apropiarse
de
estas
denominaciones con el fin de
obtener un provecho injusto.42
Es así que, los Estados con
la finalidad de proteger a sus
nacionales comienzan a elaborar
normas que contemplen tales
situaciones, por ello, en el año 1878
en la Exposición Universal de París,
fue presentado el primer proyecto a
los efectos de fundar la “Unión
General para la Protección de la
Propiedad Industrial”, que establece
como
procedimiento
reuniones
anuales con el fin de resolver
cuestiones
del
comercio
internacional. El texto de dicho
proyecto no colmó las expectativas
de los Estados, al entender algunos
que era insuficiente la protección
pactada. No obstante, en el año
1883 se incorporó el concepto de
nombres geográficos en el ámbito
de la propiedad intelectual en el
primer
tratado
internacional,
denominado Convenio de la Unión
de París para la Protección de la
Propiedad Industrial (CUP).
En el año 1884, el Convenio
de la Unión de París entró en
vigencia en 14 Estados. En
sucesivas reuniones se intentó
efectuar modificaciones, las que se
vieron plasmadas en el Acuerdo o
Arreglo de Madrid de 1891.43
42
GRANADOS, Leonardo. “Indicaciones Geográficas y
Denominaciones de Origen. Un aporte para su
implementación en Costa Rica”-IICA-PRODAR-MAG-CNP.
Disponible en la web:
www.iica.int/Esp/organización/TLGC/Agroindustria/Documento
s%20Agroindustria%20 Rural/ig_lgranados
43
BARCO ROYO, Emilio. “La incidencia de la localización y
deslocalización” Revista Noviembre-Diciembre 2007.
Disponible en la web:
www.mercasa.es/nueva/revista/08_dyc_96/php-.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
El CUP ha sido objeto de
varias revisiones, llevándose a cabo
la última en Estocolmo, el 14 de julio
de 1967 y siendo enmendado el 28
de setiembre de 1979.
El 14 de abril de 1891, como
consecuencia de lo acordado en la
Conferencia de Roma de 1886, se
aprueba el Acuerdo o Arreglo de
Madrid relativo a la represión de las
indicaciones de procedencia falsas
o engañosas en los productos,
siendo revisado en Bruselas en el
año 1900, Washington en 1911, en
la Haya en 1925, en Londres en
1934, en Niza en 1957 y su última
revisión en Estocolmo en 1967.
Si bien este Acuerdo alude a
las indicaciones de procedencia, en
realidad podría considerarse que
protege las denominaciones de
origen
y
las
indicaciones
geográficas.
Cabe destacar, que el
Acuerdo de Madrid y el Convenio
de París fueron los primeros
acuerdos
internacionales
en
referirse
a
las
indicaciones
geográficas de forma general.
Posteriormente,
las
denominaciones de origen y las
indicaciones geográficas fueron
objeto de un nuevo tratado que le
confirió una protección internacional
más concreta, el Arreglo de
Lisboa, adoptado el 31 de octubre
de 1958, y firmado por 17 Estado
europeos, con el objeto de proteger
a las denominaciones de origen y su
registro internacional.
El mencionado Arreglo fue
revisado el 14 de julio de 1967 y
modificado el 28 de setiembre de
1979.
Es de hacer notar, que los
términos que nos ocupan fueron
utilizados en un principio en zonas
de Europa, de ahí que también la
Comunidad Económica Europea, a
través de su Consejo haya regulado
las indicaciones geográficas y
denominaciones de origen de
productos agrícolas y alimenticios
en su Reglamento CEE N°
2081/1992y el N° 2082/1992, de
fecha 14 de julio de 1992. El
Reglamento mencionado en primer
lugar fue modificado por el
Reglamento CEE N° 535/1997 del
17 de marzo de 1997.44
Finalmente, en 1994 la OMC,
logró un acuerdo entre sus
miembros, denominado “Acuerdo
sobre los aspectos de los
derechos
de
Propiedad
Intelectual relacionados con el
comercio” (ADPIC), el cual define
a las indicaciones geográficas con
el fin de protegerlas frente a
indicaciones engañosas en cuanto a
su origen y actos de competencias
desleal.
CAPÍTULO II
DEFINICIONES
Como se viene de expresar
las
Indicaciones
Geográficas
surgen, como una necesidad de
identificar el origen de los productos
que el hombre producía.
Existen al respecto un
conjunto
de
factores
que
contribuyen a la tipicidad de las
indicaciones geográficas, como son:
el territorio, la tradición y el hacer
humano.
Territorio: comprende los
espacios en que se produce un
producto incluyendo clima, suelo,
flora,
diversidad
de
plantas
44
(43) Ibidem
37
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
cultivadas, lo que da como resultado
un producto determinado con
características propias.
La tradición: son las prácticas
mejoradas con la experiencia
adquiridas de los antepasados, a las
que se le suman las costumbres del
lugar.
Hacer humano: consiste en el
saber hacer, que también está
comprendido en el concepto de
tradición.
En definitiva, la tradición
vinculada al territorio y al origen del
producto si bien siempre es
variable,
permite
obtener
un
producto con características propias
fácil de identificar.
Estos factores mencionados
precedentemente,
hacen
difícil
encontrar una única definición para
referirse al concepto de indicación
geográfica o denominación de
origen. A dicha dificultad se suma la
variedad de vocablos empleados,
para referirse a estos conceptos.
Con el fin de lograr una
mayor adhesión para alcanzar una
protección internacional de estas
figuras, es que se trató de encontrar
un término que contemplara todas
las expresiones utilizadas, en
referencia al origen geográfico de
determinado producto o servicio.
Además el
término “origen
geográfico”, coexiste con el de
“origen regional o nacional”. Por
ejemplo, la Unión Europea, utiliza
para los productos agrícolas y
alimenticos
las
expresiones
“Denominación
de
Origen
Protegida” DOP e “Indicación
Geográfica Protegida” IGP.
En
España,
diversas
Comunidades
Autónomas
desarrollaron signos referidos a la
38
Procedencia
de
Productos
regulados a nivel nacional, como
por ejemplo “Producto Gallego de
Calidad”.45
Todas estas expresiones
sirven para identificar el lugar de
procedencia de los productos o de
los servicios ofrecidos en el
mercado.
Por contraposición a lo
manifestado
anteriormente,
aparecen las indicaciones genéricas
que son empleadas para designar
una población, un país o parte de
éste, no siendo aplicables como
signo distintivo, por lo que no sería
pasible de protección internacional.
También puede suceder que
el reiterado uso social y comercial
de
determinadas
expresiones
induzcan a error respecto al lugar
geográfico
de
procedencia,
pudiendo impedirse esta situación
efectuando un control sobre el
mercado.46
Cabe destacar que la relación
existente entre producto y región
determinada, con la posibilidad de
impedir la utilización de una
denominación
de
origen,
le
proporciona el carácter distintivo
que
como
signo
permite
diferenciarlo de otros, razón por la
cual se incluye en el derecho de
propiedad industrial.
El hecho de que una
denominación de origen implique
una calidad y sirva para indicar una
procedencia, es razón suficiente
para que se encuentre protegido por
el derecho de propiedad industrial.
En tanto, hay quienes opinan
que esta doble condición basta para
considerarla
un
instituto
independiente.
Al
respecto
45
BUGALLO MONTAÑO, Beatríz “Propiedad Intelectual”.
Fundación Cultura Universitaria-1ª.Edición Octubre 2006
46
(46)Ibidem
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
entienden que, la denominación de
origen no confiere al titular un
derecho particular y exclusivo, sino
que todos aquellos cuyos productos
reúnan los requisitos exigidos por la
legislación, tienen derecho a
utilizarla.
Es entonces, que para
algunos
tales
características
confieren la tónica necesaria para
que sean los gobiernos quienes
tengan mayor interés en su
protección, convirtiéndose para
ellos, en otra prueba de que las
denominaciones de origen no
forman parte de la propiedad
industrial. 47
CAPÍTULO III
MARCO LEGAL INTERNACIONAL
Como viene de expresarse
ut-supra el interés en proteger las
indicaciones geográficas a nivel
internacional, surge a fines del siglo
XIX. Al respecto, se suscriben dos
tratados
internacionales:
el
Convenio de la Unión de París, el
cual se refiere a las indicaciones de
procedencia y a las denominaciones
de origen, sin definirlas; y el Arreglo
o Acuerdo de Madrid relativo a la
Represión de las Indicaciones de
Procedencia Falsas o Engañosas
de las Mercancías.
3.1- CONVENIO DE LA UNIÓN DE
PARÍS
Este Convenio en su artículo
1° numeral 2 dispone: “La propiedad
industrial tiene por objeto las
patentes de invención, los modelos
de utilidad, los dibujos o modelos
industriales, las marcas de fábrica o
de comercio, las marcas de
servicios, el nombre comercial, las
indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen, así
como
la
represión
de
la
competencia desleal”. Se puede
observar que en este Tratado no se
establecen conceptos sobre que
debe entenderse por indicaciones
de procedencia y denominaciones
de origen, dándose la ambivalencia
de términos para referirse a las
indicaciones
geográficas
o
designaciones
geográficas
y
denominaciones de origen. No
obstante, cabe señalar que ambas
figuras
son
protegidas
internacionalmente al considerarlas
como instituciones de la propiedad
industrial.
La figura de la competencia
desleal, también se encuentra
incluida en el artículo 10 bis de éste
Convenio, el cual se establece
como norma básica internacional
para su defensa.
Por su parte, el artículo 10
numeral 1 del CUP, utiliza la
terminología “Indicación falsa”, en
relación a la procedencia del
producto o a la identidad de los
productores,
fabricantes
o
comerciantes.48
En este sentido, establece
sanciones
(al
expresar)
que
deberían aplicar los Estados
Miembros: “a todo producto que
lleve falsamente como indicación de
procedencia el nombre de una
localidad determinada, cuando esta
indicación esté unida a un nombre
comercial ficticio o adoptado con
una intención fraudulenta”.49
No obstante, ha sido criticado
este artículo en la medida de que no
resultan eficaz las sanciones
establecidas para la protección de
las denominaciones geográficas de
los productos, en el entendido de
que son de índole administrativas.
48
47
(43)Ibidem
49
Ver artículo del CUP
(44) Ibidem
39
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
3.2 ARREGLO O ACUERDO DE
MADRID REFERENTE A LA
REPRESIÓN DE LAS
INDICACIONES FALSAS DE
PROCEDENCIA EN LAS
MERCANCÍAS
De igual forma el Arreglo de
Madrid, de 1891, emplea el mismo
léxico en relación a la represión de
las indicaciones de procedencia
falsas o engañosas en los
productos. Si bien, en ninguno de
los dos tratados aparece una
definición
de
“indicación
de
procedencia”, el Artículo 1 del
Arreglo
antes
mencionado
establece: “Todo producto que lleve
una falsa indicación por la cual uno
de los países a que se aplicare el
presente Arreglo, o un lugar situado
en uno de ellos, se indicara directa
o indirectamente como país, o lugar
de origen, se decomisará cuando se
importe en cada uno de dichos
países.”
En este sentido, podría
interpretarse que nos encontramos
ante una indicación de procedencia,
cuando estamos en presencia de
una indicación que relaciona a un
país o un lugar ubicado en ese país,
respecto de determinado producto,
esto es, que el término indica el
origen geográfico del producto, por
ejemplo “made in”, etc.
El
artículo
mencionado
también establece sanciones por el
uso de indicaciones de procedencia
que puedan resultar engañosas o
falsas.
Por su parte, el artículo 3 bis
de este Arreglo establece sanciones
para el caso del uso de indicaciones
falsas o engañosas en la publicidad.
3.3- ARREGLO DE LISBOA
RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE
LAS DENOMINACIONES DE
ORIGEN Y SU REGISTRO
INTERNACIONAL
Por oposición a lo que
disponen el Convenio de París y el
Arreglo de Madrid, este Arreglo
presenta un régimen de protección
más estricta, en lo que tiene que ver
con las denominaciones de origen.
El artículo 2 numeral 1 define
a la denominación de origen en los
siguientes términos: “Se entiende
por denominación de origen en el
sentido del presente Arreglo, la
denominación geográfica de un
país, de una región o de una
localidad que sirva para designar un
producto originario del mismo y
cuya calidad o características se
deben exclusiva o esencialmente al
medio geográfico, comprendidos los
factores naturales y los factores
humanos”.
Surge de esta definición que
una denominación de origen es una
categoría específica comprendida
dentro de la indicación de
procedencia (que sería el género)
caracterizada
por su calidad y
atributos propios del origen que la
distingue. Ello es así porque, para
que un producto sea protegido
como denominación de origen
necesariamente debe poseer una
calidad y características propias de
su origen, como por ej. “Tequila”
para licores.50
En resumen, esta definición
exige que una denominación
geográfica debe contener:
a) un nombre geográfico,
b)
que
sirva
como
designación del origen geográfico,
c) que las cualidades del
producto provengan principalmente
50
Simposio sobre la Protección Internacional de las
Indicaciones Geográficas-OMPI y DNPI. 28 y 29/11/2001
40
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
del medio geográfico (incluidos
factores de la naturaleza y de la
mano del hombre).
El Arreglo de Lisboa en su
artículo 6 prevé: “Una denominación
admitida a la protección en un país
de la Unión particular según el
procedimiento previsto en el Artículo
5, no podrá considerarse que ha
llegado a ser genérica en el mismo,
mientras se encuentre protegida
como denominación de origen en el
país de origen”.
Ello significa que, este
Arreglo
crea
un
sistema
internacional de protección, siempre
y cuando esa denominación haya
obtenido protección por aplicación
de la normativa nacional de uno de
los Estados partes en dicho tratado.
Se le han realizado
críticas por entenderse que este
Arreglo contiene normas rígidas, ya
que exige a los países Miembros
que quieren beneficiarse del mismo,
adaptar su legislación a las normas
de éste.
3.4 ACUERDO SOBRE LOS
APECTOS DE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL
RELACIONADOS CON EL
COMERCIO (ADPIC)
El tema de las indicaciones
geográficas fue incorporada como
tema en el Acuerdo General sobre
Tarifas Aduaneras y el Comercio
(GATT), con la finalidad de
encontrar
un
sistema
para
solucionar
controversias
que
surgieran entre los contratantes,
puesto que la única solución que
preveían era la competencia de la
Corte Internacional de Justicia de la
Haya, ante conflictos suscitados
entre dos o más Estados, por la
interpretación
Convenio.51
o
aplicación
del
El ADPIC, fruto de las
sucesivas reuniones del GATT,
suscrito en Marrakech el 15 de abril
de 1994, constituye uno de los
acuerdos de la Organización
Mundial del Comercio, dado que fue
firmado por 135 países que son
miembros de la misma. Mediante el
mismo se ha logrado una mayor
participación de sus miembros con
la implementación e inclusión de
esas figuras en su legislación
nacional, obteniendo un mayor
grado de protección internacional.52
La Organización Mundial del
Comercio como resultado de las
reuniones celebradas por la Unión
Europea, incorpora el concepto de
“indicación de origen geográfico” o
“indicación geográfica”, como una
nueva categoría de derecho de
propiedad intelectual, dentro del
ADPIC. En este sentido, la OMC
emplea estos términos para aludir a
bienes de origen geográfico usados
por los estados Miembros para
referirse a las denominaciones de
origen e indicaciones geográficas,
definidos en la legislación nacional
de cada uno.
El
ADPIC
preocupación, que
Miembros
como
recoge
la
los países
exportadores
51
“Durante 1995 el GATT de 1947, año en que vio la luz en
Ginebra, coexistió con la OMC, vale decir, que recién
a partir del 1° de enero de 1996 el GATT fue
absorbido por la OMC. Al 7 de noviembre de 1994,
las partes contratantes del GATT ascendían a 124
países más 16 en cuyos territorios se aplicaba el
Acuerdo General y que, habiendo adquirido la
independencia continuaron aplicándolo de facto en
espera de fijar definitivamente su política comercial.
El Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
fue el resultado de las complejas y arduas negociaciones de la
Ronda Uruguay, considerada como la negociación mundial
más compleja que registra la historia, que insumieron más de
siete años. El 15 de diciembre de 1993, los negociadores
acordaron un texto cuyo proceso de revisión jurídica finalizó el
31 de marzo de 1994 y el 15 de abril de 1994 se firmó en
Marrakech el Acta Final …”. (El derecho de autor y los
derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPS).
Lipszyc, Delia. La Ley 1996-E, 1395
52
Ibidem (43)
41
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
plantean, ante la eventual pérdida
de valor agregado de sus productos
y alimentos agrícolas protegidos
como indicaciones geográficas.
Este
Acuerdo
establece
también dos niveles de protección
según el bien sujeto a la misma:
a)
bienes distintos a vinos
y bebidas espirituosas (art.22),
b)
protección
adicional
exclusiva para vinos y bebidas
espirituosas (art. 23).
El artículo 22.1 prevé: “A los
efectos de lo previsto en el presente
Acuerdo, indicaciones geográficas
son las que identifiquen un producto
como originario de un territorio de
un Miembro o de una región o
localidad de ese territorio, cuando
determinada calidad, reputación, u
otra característica del producto sea
imputable fundamentalmente a su
origen geográfico”.
Si bien el fundamento de esta
norma se encuentra recogido en el
artículo 2 del Arreglo de Lisboa, se
aprecian ciertas diferencias entre
ambos.
En efecto, el mencionado
artículo del Arreglo de Lisboa,
define la denominación de origen,
como “la denominación geográfica
de un país, o de una localidad que
sirva para designar un producto…”.
Dicho artículo no prevé como signo
un nombre no geográfico y en
cuanto a la calidad y características
requeridas del producto deben
provenir del medio geográfico,
incluidos los factores naturales y
humanos. Sin embargo, los signos
que
constituyen
nombres
no
geográficos
quedarían
comprendidos en la definición que el
artículo 22.1 del ADPIC esboza de
la indicación geográfica.
Ahora bien, atendiendo a las
definiciones de indicación de
procedencia,
denominación
de
origen e indicación geográfica, se
42
puede apreciar que la categoría
“indicación de procedencia” resulta
más amplia, por lo que ella sería el
género, dado que contiene las
categorías
de
“indicación
geográfica” y “denominación de
origen”, que serían las especies.
Es así que las indicaciones
de procedencia exigen solamente
que el producto para el que se
utiliza dicha indicación, provenga de
una zona geográfica determinada.
No obstante, puede afirmarse que,
hay indicaciones de procedencia
que no parecen estar comprendidas
en el concepto de indicación
geográfica expresada en el ADPIC.
Tal es el caso de indicaciones de
procedencia, que aplicadas a
productos no reúnan una calidad,
reputación o característica especial
de los mismos.
Por otra parte, como ya se
manifestó ut-supra, la definición de
indicaciones geográficas es más
general que la de denominaciones
de origen. En otros términos, puede
afirmarse
que
todas
las
denominaciones de origen son
indicaciones
geográficas,
pero
algunas indicaciones geográficas no
son denominaciones de origen.
Cabe destacar, que más allá
de lo expresado anteriormente, el
sentido amplio que se adjudique a la
figura “indicaciones geográficas”,
dependerá
de
la
legislación
internacional que se considere o se
aplique en el caso concreto.
Con la inclusión de este
artículo 22, se trató de evitar que la
denominación del producto aluda a
una región geográfica diferente a la
de
origen,
llevando
a
los
consumidores a engaño en cuanto a
la procedencia del mismo; también
se trató de prevenir la concurrencia
desleal prevista en el artículo 10 bis
del CUP y se facultó a los estados
Miembros a rechazar el registro de
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
una marca de fábrica o de comercio
que refiera a una indicación
geográfica que pudiera hacer
incurrir en
error
al público
consumidor en cuanto al origen.
Existen excepciones respecto de
ésta
última
consideración
contemplada en el artículo 24 del
Acuerdo.
En definitiva, el concepto
contenido en este artículo resulta
tan general que comprende, a las
indicaciones de procedencia y a las
denominaciones de origen. En este
aspecto, según sea la interrelación
entre los factores geográficos y los
factores
humanos
será
la
condicionante del tipo de protección
legal que le corresponda.
El artículo 23 del ADPIC
establece una protección específica
sobre vinos y bebidas espirituosas,
en cuanto a la identificación de los
mismos como originarios de un
lugar, permitiendo oponerse incluso
en aquellos casos que no exista
riesgo de confusión. En este
sentido, el titular del registro no
tiene que probar la confusión o
concurrencia desleal, dado que el
simple uso de una indicación de
origen idéntica o similar se convierte
por sí misma en una infracción.
El
artículo
mencionado,
refiere a un sistema multilateral de
notificación
y
registro
de
indicaciones
geográficas,
para
vinos y licores seleccionados para
protección
de
los
Miembros
participantes del sistema.
En cumplimiento del mandato
de la Declaración Ministerial de
DOHA, se ha debatido dos aspectos
relacionados al artículo antes
mencionado, esto es:
a) creación de un registro
multilateral para vinos
y bebidas espirituosas;
b) extensión del nivel de
protección a productos
distintos de vinos y
bebidas espirituosas.
En julio de 2008 un grupo de
Miembros de la OMC insistió en la
adopción de una “decisión de
procedimiento” con el fin de tratar
tres asuntos de la propiedad
intelectual: el registro y la extensión
de las indicaciones geográficas, y
el requisito de divulgación en el
marco del Acuerdo sobre los
ADPIC.53
Por su parte, el artículo 24
del ADPIC establece lo que se
denomina las cláusulas del abuelo.
Las
mismas
consisten
en
limitaciones a la protección de usos
que
se
hayan
hecho
de
indicaciones geográficas en el
pasado. Advirtiéndose en este
aspecto diferentes situaciones: a)
cuando la utilización de la indicación
geográfica es previa al 15 de abril
de 1994; b) si el uso fue por más de
diez años; c) si el uso fue menor a
diez años, pero de buena fe.
En definitiva este Acuerdo, no
prevé respecto de sus Miembros
obligación alguna de proteger
indicaciones geográficas que no lo
estén en su país de origen o que
hayan caído en desuso.
CAPÍTULO IV
4-LEGISLACIÓN REGIONAL Y
NACIONAL
En este capítulo nos referiremos a
aquella normativa que ha servido
como modelo a nuestra legislación.
4.1- UNIÓN EUROPEA
Esta organización cuenta con el
sistema legal más desarrollado en lo
que respecta a la protección y
53
TN/IP/W/11 de junio de 2005, revisado en 2008
TN/IP/W/10/Rev. 2; TN/C/W52 de 19/7/08; TN/IP/M/21 de
28/5/09; TN/IP/M/22 de 10/6/09; TN/IP/M/23de 23 y 28/10/09.
43
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
promoción de las denominaciones
de origen y de las indicaciones
geográficas.
Estos
conceptos
nacieron concretamente en los
países
tales
como
España,
Portugal, Francia, Italia y Grecia,
quienes han desarrollado una larga
tradición en cuanto a la valoración y
protección
de
productos
tradicionales, identificados con la
región de origen a la que
pertenecen, constituyéndose en
signos de dichas culturas.
En 1992 se aprueba la
normativa común a los Estados
Miembros de la Unión Europea,
para la protección y promoción de
las denominaciones de origen y las
indicaciones geográficas. En la
misma se disponen los mecanismos
necesarios a nivel nacional y
comunitario para el registro, control,
certificación y sanción de estas.
No
obstante,
las
denominaciones de origen que
cuentan
con
un
tratamiento
igualitario en el sistema de
protección
de
la
Comunidad
Económica Europea (CEE), refieren
a
productos
vitivinícolas
y
agroalimentarios. Sin perjuicio de lo
cual, se encuentran en estudio la
extensión de protección a otros
productos
diferentes
a
los
mencionados.
Es de señalar que cada
Estado
Miembro
protege
los
derechos conferidos por sus
denominaciones de origen, según
su propia normativa.
Asimismo existen normas
surgidas en el seno de la
Comunidad Económica Europea,
como por ejemplo: Régimen de
protección
para
productos
vitivinícolas
(Reglamento
CEE
1433/99), Régimen de protección
para
productos
agrícolas
y
alimenticios
(Reglamento
CEE
2081/92),
Reglamento
CEE
2037/93,
modificado
por
Reglamento CEE 692/03.54
4.2- AMÉRICA LATINA
En
este
ámbito,
la
inclusión de normas referidas a las
indicaciones geográficas y sus
figuras análogas que hemos venido
desarrollando, son de reciente
incorporación, permitiendo que las
mismas cumplan con los requisitos
exigidos en los acuerdos ADPIC.
Por otra parte, no se han
desarrollado prácticas que permitan
identificar a los productos propios
de una región o localidad, con el fin
de protegerlos, aún cuando se dan
las condiciones para ello. Ejemplos:
Costa Rica, Colombia, etc.
Argentina se presenta
como un ejemplo distinto de lo que
hemos venido mencionando, ya que
cuenta dentro de su normativa con
la Ley 25163/99, referida a la
Denominación de Origen de Vinos y
Bebidas Espirituosas y la Ley
25380/00 referida a Indicaciones de
Procedencia y Denominaciones de
Origen de productos agrícolas y
alimentarios.
Ejemplos
de
la
aplicación de esta legislación son:
D.O. de San Rafael y Luján de Cuyo
de Mendoza y como I.P. Carne
Ovina Patagónica.
4.3- COMUNIDAD ANDINA
En la legislación de la
Comunidad Andina por Decisión
486 del 2000, en el Título VI sobre
Marcas, se regula las procedencias
geográficas, las denominaciones de
origen
y
las
indicaciones
geográficas,
estableciendo
la
prohibición de registrar signos que
sean descriptivos de la procedencia
54
44
el
(46) Ibidem pág. 322 y sigtes.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
geográfica o engañosa respecto de
ésta.55
El Título XII se divide en
dos capítulos, del artículo 201 al
220
versa
sobre
las
Denominaciones de Origen y del
artículo 221 al 223 se refiere a las
Indicaciones de Procedencia.
En relación al capítulo
sobre de denominaciones de origen,
el artículo 203 señala que los
productores, las asociaciones de
productores, así
como las
autoridades estatales involucradas
tendrán derecho a tramitar la
declaración de protección de una
denominación de origen. Por tanto,
podrán iniciar la petición quienes
“demuestren tener un legítimo
interés”.56
Una vez obtenida la
protección de la denominación de
origen, se mantendrá vigente en
tanto se mantengan las condiciones
que dieron lugar a la misma.57
En
definitiva,
las
disposiciones contenidas en la
Decisión 486/2000 se han adaptado
a las normas contenidas en el
ADPIC, recogiendo la protección
especial sobre denominaciones de
origen en cuanto prevé la protección
de vinos y bebidas espirituosas.
Asimismo se establece la protección
de las denominaciones de origen de
otros países andinos, siempre que
estén protegidas en su país de
origen.
También
reconoce
derechos de terceros países en
materia de denominaciones de
origen e indicaciones geográficas,
siempre
y
cuando
ese
reconocimiento esté contenido en
un convenio suscrito entre dicho
país y un país Miembro de la
Comunidad y la especie se
55
56
57
Ver artículo 135 Decisión 486/2000
Ver artículo 205 Decisión 486/2000
Ver artículo 206 Decisión 486/2000
encuentre protegida en el país de
origen.
4.4-MERCOSUR
El Consejo del Mercado
Común, con fecha agosto de 1995,
aprobó
el
“Protocolo
de
Armonización de Normas sobre
Propiedad
Intelectual
en
el
MERCOSUR en materia de Marcas,
Indicaciones de Procedencia y
Denominaciones de Origen” (Anexo
Decisión 8/95).
El
artículo
19
del
Protocolo,
contempla
a
las
indicaciones de procedencia y
denominación de origen. Por su
parte el artículo 20 establece la
obligación de los países miembros
de no registrar como marca las
indicaciones
geográficas
58
protegidas.
Rangel Ortíz sostiene que
las normas de este Protocolo, antes
referidas se distancian de las
disposiciones contenidas en el
ADPIC. Sin perjuicio de lo
expresado
anteriormente
la
Decisión, obliga a las partes a
priorizar la aplicación del ADPIC
frente a las normas del Mercosur. Al
respecto cualquier desavenencia
que surgiere como consecuencia de
la aplicación de estas normas,
primarían las contenidas en el
ADPIC, por la remisión que se
realiza en el artículo 2.2 de la
Decisión.59
4.5- NAFTA
Es un Tratado de Libre
Comercio, suscrito por México,
Canadá y Estados Unidos. En su
normativa recoge los conceptos
establecidos en el ADPIC respecto
58
59
Ver artículo 19 y 20 Anexo Decisión 8/95
(46) Ibidem págs. 324 y sigtes.
45
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
a indicaciones geográficas. Si bien
en su artículo 1712 desarrolla el
tema en nueve numerales, es en el
artículo 1721 que brinda una
definición de indicación geográfica.
En
relación
a
las
excepciones consagradas en el
artículo 24 del ADPIC, existe
similitud con los numerales 4 a 9 del
artículo 1712, ut-supra.
Este Tratado no contempla
la protección a vinos y bebidas
espirituosas, como lo prevé el
artículo 23 del ADPIC. Sin embargo,
los países integrantes del mismo se
reconocen el origen de sus bebidas
típicas.60
4.6 LEGISLACIÓN NACIONAL
En nuestro país la Ley
17.011 del 25 de setiembre de
1998, referente a marcas, regula a
las indicaciones geográficas en su
capítulo XII. No obstante, en la
misma ley, dentro del capítulo II De
las Nulidades, el artículo 4 se refiere
a las nulidades absolutas y en el
numeral
4°
se
consagra
concretamente la nulidad absoluta,
de las denominaciones de origen,
de las indicaciones de procedencia
y de cualquier nombre geográfico,
que no cumplan con los requisitos
de distintividad, originalidad o que
su
utilización
pueda
provocarconfusión,
respecto
al
origen, procedencia y cualidades
“de los productos o servicios a los
que se aplique”. Por su parte, el
artículo 5, referido a las nulidades
relativas, en su numeral 8, en la
redacción dada por el artículo 193
de la ley 18172, prevé que serán
pasibles de nulidad relativa “… las
indicaciones que encubran o
simulen el origen, la calidad, la
60
(46) Ibidem pags. 326 y sigtes.
46
naturaleza … o la procedencia de
los productos o servicios.”61
Nuestra ley, como otras
legislaciones integra al concepto de
indicaciones
geográficas,
las
indicaciones de procedencia y las
denominaciones de origen. En este
sentido, podríamos afirmar como se
manifestó precedentemente, que
las indicaciones geográficas serían
el género y las indicaciones de
procedencia
junto
a
las
denominaciones
de
origen,
constituirían una especie de ese
género.
Al respecto en el capítulo
XII de la Ley 17011, el artículo 73
establece: “Constituyen indicaciones
geográficas las indicaciones de
procedencia y las denominaciones
de origen.”
Cabe señalar que nuestra
ley adoptó los conceptos contenidos
en el artículo 22 del ADPIC,
ratificado por nuestro país por ley
16671 del 13 de diciembre de 1994,
quedando por tanto obligados en
este sentido, obligación que también
disponen los artículos 19 y 20 del
Protocolo de Armonización de
Normas sobre Propiedad Intelectual
en el Mercosur, en materia de
marcas,
indicaciones
de
procedencia y denominaciones de
origen.
Estas
figuras
están
definidas en los artículos 74 y 75 de
la mencionada ley, siguiendo lo
dispuesto en el ADPIC y en el ya
mencionado Protocolo de Marcas
del Mercosur, teniendo en cuenta
además
los
contenidos
conceptuales de la doctrina nacional
y extranjera más destacada. Es así
que disponen:
“Artículo 74: Indicación de
procedencia es el uso de un nombre
geográfico sobre un producto o
servicio que identifica el lugar de
61
Ver artículo Ley 17011
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
extracción, producción o fabricación
de
determinado
producto
o
prestación de determinado servicio,
en tanto que lugar de procedencia.
Las
indicaciones
de
procedencia gozarán de protección
sin necesidad de registro.
Artículo 75: Denominación
de origen es el nombre geográfico
de un país, una ciudad, una región o
una localidad que designa un
producto
o
servicio
cuyas
cualidades o características se
deban exclusiva o esencialmente al
medio geográfico, incluidos factores
naturales o humanos. Como podrá
observarse este artículo recoge con
algún matiz, la definición que de
Denominación de Origen preveía el
Arreglo de Lisboa.
Artículo 78: El
nombre
geográfico que no constituya una
indicación
de
procedencia
o
denominación de origen, podrá
constituirse en marca, siempre que
no induzca a error en cuanto al
verdadero lugar de origen.”
Los
artículos
antes
referidos se complementan con el
Decreto Reglamentario 34/999 de
fecha, 3 de febrero de 1999, el que
regula a las denominaciones de
origen entre los artículos 64 y 72.
De la lectura de los artículos
mencionados
surge
que
el
contenido de las mismas posee un
alcance mayor que el establecido en
los artículos de los ADPIC, lo que
nos exige una reflexión.
Efectuando
una
armonización de los artículos de la
ley 17011 y de su Decreto
reglamentario, puede afirmarse que
en nuestro país, por un lado: un
producto o servicio que identifique
geográficamente el lugar de su
extracción, producción o fabricación,
constituye
una
indicación
de
procedencia y por ende, una
indicación geográfica. Esta figura es
susceptible de protección sin
necesidad de registro alguno. No
obstante, su uso está limitado a los
productores y los prestadores de
servicio afincados en un lugar.
Por otro lado: un producto
o servicio
cuyas cualidades
provengan del medio geográfico
incluyendo circunstancias de la
naturaleza o la intervención de la
mano del hombre, que se distinga
con el nombre geográfico de una
país, región o localidad, adquiere la
calidad de denominación de origen,
constituyéndose
así
en
una
indicación geográfica. En este caso,
a efectos de gozar de protección la
denominación de origen deberá ser
registrada. Están habilitados para
solicitar su registro, uno o varios
productores, fabricantes, artesanos
o prestadores de servicios que
estén establecidos en la región o
localidad que distinga con su
nombre la denominación de origen.
También
puede
solicitarla
la
autoridad pública competente, que
tenga un interés legítimo y esté
afincada en el respectivo territorio.
De acuerdo a los Tratados
internacionales a los que estamos
adheridos, podrán también solicitar
el registro de denominaciones de
origen extranjeras, los productores,
fabricantes, artesanos o prestadores
de servicios extranjeros y las
autoridades públicas competentes
de países extranjeros.
Cabe destacar que, si bien
la ley 17011 crea el registro de
denominaciones de origen, existe
con anterioridad a la referida norma,
el
Registro
de
indicaciones
geográficas de origen en materia
vitivinícola. En efecto, el Decreto
283/993, en su artículo 16 dispone
que el Instituto Nacional de
Vitivinicultura llevará un registro de
las
indicaciones
geográficas,
denominaciones de origen
o
47
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
geográficas extranjeras de vinos
que se importen por representantes
de elaboradores extranjeros. En
cuanto a las primeras estarán
autorizados los productores y
bodegueros que tengan interés en
el registro, siempre y cuando
cumplan con los requisitos exigidos
en la norma.
En nuestro país todos los
actores económicos coinciden en
sostener que el país necesita
mejorar su capacidad competitiva,
es una de las posibles salidas para
el crecimiento del sector productivo,
del sector exportador y en
consecuencia del país en general,
es decir se requiere de “un salto
cualitativo”. Para dar el verdadero
salto cualitativo, requieren de
transformación y adaptación del
sistema de producción y control,
alcanzando así la respectiva
certificación.
Todo cambio implica un
costo, lo que habría que saber es si
los agentes implicados
están
dispuesto a enfrentar y soportar el
mismo. Es en este punto, que
dichos agentes deben considerar a
la inversión, como la única forma
para aumentar el valor de reventa
del producto. Y es entones que con
este producto final se estaría dando
el salto cualitativo y les permitiría
adquirir la calidad de “Indicaciones
Geográficas”.
Dentro
del
sector
productivo, los productos que
estarían
más
próximos
para
alcanzar la calidad antes referida
serían la carne vacuna, el vino y
dentro de los productos lácteos el
queso. Es así que los mismos
podrían
constituir
“indicaciones
geográficas”.
Este cambio requiere sea
acompañado por la legislación la
cual debe volverse más restrictiva,
en cuanto a protección de los
48
nacionales se trata, dado que se
encuentran en una posición más
desventajosa si la comparamos con
lo establecido en los artículos de los
ADPIC (arts. 22 y 23).
Es en este sentido que
nuestra legislación debe acompañar
tales inquietudes, convirtiéndose en
el motor de crecimiento y no en una
traba que los termine perjudicando.
Actualmente varios países
de
América
Latina
están
reclamando protección adicional
para estos sectores.
También
se
entiende
conveniente un estudio económico
de la viabilidad de su puesta en
funcionamiento, este último punto
excede el objeto de nuestro trabajo.
CAPÍTULO V
5 -APLICACIÓN DE LA
LEGISLACIÓN A UN CASO
CONCRETO
Con el fin de demostrar la
importancia económica que las
indicaciones geográficas pueden
tener en países subdesarrollados,
es que en este capítulo se intentará
mediante la aplicación de la
legislación ut-supra mencionada
presentar
un
caso
concreto,
Colombia.
Este país, integrante de la
Comunidad Andina es reconocido
internacionalmente como productor
de café de alta calidad, contando
con la denominación de origen
“Café de Colombia”. No obstante,
también es un país exportador de
bananas, uno de los frutos más
comercializados en el mundo
después de los cítricos.
En el mundo, el banano
tipo Cavendish ocupa el primer
lugar en la exportación, siendo el
principal proveedor América Latina,
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
destacándose dentro de la misma
Colombia como mayor productor.
El mercado exportador
bananero, es un mercado fluctuante
dependiendo de factores climáticos.
Sin embargo, el mismo representa
un 4% de las exportaciones totales
del país, aproximadamente un 8%
de las no tradicionales y más del
35%
de
los
productos
agropecuarios, sin incluir el café,
todo esto lleva a significar un 0,4%
del producto bruto interno nacional.
Esta producción genera más de
25.000 empleos directos y 66.000
empleos indirectos.
Esta industria pujante ha
requerido
la
intervención
de
organismos internacionales como la
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), con el objeto
de controlar a los productores en
materia
de
higiene
de
las
plantaciones y de los trabajadores,
así como aspectos sociales y
sanitarios, con el fin de garantizar la
calidad. En este sentido, la
intervención de la FAO contribuiría a
fortalecer las condiciones de
negociación de Colombia, en esta
área. También este Organismo,
tendría como cometido apreciar,
examinar, las distintas formas de
producción autóctona, para evitar
que
prácticas
anticompetitivas
pongan en peligro el desarrollo de
esta actividad.
Cuando se habla de
competitividad de este producto
(banano) en el mercado, no
podemos dejar de considerar como
sistema diferenciador la calidad del
mismo. El cual, desde la perspectiva
del Michael Porter se requiere que
los productos posean un carácter
exótico, características cualitativas,
como calidad y sostenibilidad, lo
que permite que sea valorado fuera
de fronteras.
Al respecto, el autor
mencionado considera que: “para
aumentar las exportaciones es
preciso construir sobre áreas donde
haya fortalezas para de esta
manera aumentar su ingreso por
unidad. En materia de agricultura,
crecer en logística y avanzar hacia
alimentos especializados”.62
Finalmente, se entiende
que el sector bananero reúne los
requisitos para que Colombia se
embarque en el sistema de
denominación de origen. Ello es así,
porque cuenta con productores de
larga data y experientes, con
estructuras
actualizadas,
que
aplican las normas de calidad
establecidas por los mercados
internacionales, con un estricto
sistema de control.63
Además, cabe destacar
que Colombia como país integrante
de la Comunidad Andina se rige por
la Decisión 486/2000, que como ya
se expresó en el Título XII sobre
Indicaciones Geográficas regula las
Denominaciones de Origen e
Indicaciones de Procedencia. Las
Denominaciones de Origen están
sujetas al reconocimiento por parte
de la Superintendencia de Industria
y Comercio.
CAPÍTULO VI
6-CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
De
cuanto
las
venimos de
indicaciones
expresar
geográficas:
Permiten distinguir dentro de
la oferta de productos
existentes en el mercado, a
aquél que mejor satisface al
62
PORTER, Michael. “Ventaja competitiva: Creación y
sostenimiento de un desempeño superior”. Compañía Editorial
Continental S.A. de C.V. México. 1997.
63
Doc. electrónico (www.repository.urosorio.edu.co)
49
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
consumidor. Cuanto más
simple sean los signos que
los
identifiquen,
más
posibilidades tienen de ser
captados por el público. Esta
información se convierte en el
factor preponderante que
contribuye
a
su
potencialización,
en
un
mercado globalizado.
Son el signo que reúne, el
lugar de procedencia, los
procesos de fabricación o
producción,
los
factores
climáticos
y
factores
humanos, convirtiéndose en
la impronta que confiere
ventajas comerciales o valor
agregado,
permitiéndole
ocupar nichos destacados en
el mercado.
Contribuyen al afianzamiento
y
crecimiento
de
los
consumidores de productos
artesanales, por guardar la
tradición, que le confieren
una calidad superior, ofrecida
voluntariamente.
Son un medio por el cual se
brinda seguridad a los
consumidores en cuanto a la
calidad del producto.
Permite revitalizar las zonas
rurales
preservando
las
tradiciones culturales.
Por último, estas figuras
protegen al productor de la
concurrencia desleal y al
consumidor de incurrir en
error,
respecto
de
la
procedencia del producto.
Finalmente, concluyendo este
trabajo cabe una reflexión
respecto a la aplicación de
las Indicaciones geográficas
en nuestro país:
50
Este debe propender a la aplicación
de las mismas, para ello se requiere
proteger los motores que impulsan
este cambio, conferirles seguridad
jurídica y una buena señal de ello
sería volver más restrictivos el
contenido de los artículos del
Decreto Reglamentario N° 34/999
de nuestra Ley 17011, referidos a
las denominaciones de origen, ya
que los conceptos consagrados por
esta
normativa
resultan
más
amplios, que los contenidos en los
ADPIC.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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52
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4talla
53
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Responsabilidad Penal Ante La Violación De
Los Derechos De Propiedad Intelectual
Magdalena Silva Hernández
1. PRESENTACIÓN.
El tratamiento del tema que
nos ocupa, concreta mi participación
en el curso de “Diploma Propiedad
Intelectual” realizado en la Escuela
de
Negocios
Internacionales
perteneciente a la Cámara Nacional
de Comercio y Servicios del
Uruguay, pero, además configura
una actualización doctrinaria de la
normativa aplicable sobre sanciones
penales en el ámbito de la
Propiedad Intelectual.
El objeto de este estudio
posee una tendencia a variar, a
ampliarse y reducirse a medida que
los
cuestionamientos
y
los
problemas teóricos se agreguen, y
el conocimiento se vuelva más
exigente.
Nos referiremos solamente a
las sanciones penales, excluyendo
otras formas de coacción y
coerción, debido a que el derecho
penal a través de su independencia
técnica
y
académica
posee
funciones, medios y principios
propios.
Mi tarea no será en vano si
suscita inquietud y polémica entre
quienes no participan de mis ideas,
ya que mi intención es hacer una
revisión bibliográfica que sirva de
ayuda para encarar el polémico
tema de las sanciones penales
aplicables a los infractores de los
derechos de propiedad intelectual.
Agradezco profundamente a
quienes colaboraron para que haya
podido hacer este trabajo, en
especial al Dr. Eduardo de Freitas
que
tuvo
la
deferencia
de
asesorarme generosamente en todo
momento,
cumpliendo
eficientemente su rol de tutor.
Mi agradecimiento a la Dra.
Cristina Dartayete que confió en mi
capacidad y me permitió realizar el
Diplomado y a todos los docentes
de la Escuela de Negocios
Internacionales que me brindaron lo
mejor de sí y me ayudaron a crecer
profesionalmente.
2. METODOLOGÍA.
El presente trabajo se baso
en la revisión bibliográfica, el
análisis normativo nacional e
internacional,
el
estudio
de
problemas teóricos con el propósito
de ampliar y profundizar el
conocimiento de la temática, con
apoyo, principalmente, en trabajos
previos,
información
y
datos
divulgados por medio de libros y
revistas.
La originalidad del estudio se
reflejará en el enfoque, reflexiones y
conclusiones de la suscrita.
55
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
En este sentido, en el plan
del presente trabajo, nos ha
parecido conveniente estudiar los
antecedentes y fundamentos del
derecho de propiedad intelectual a
través de la doctrina nacional e
internacional, y de la legislación
vigente.
torno a la propiedad intelectual,
indicar los rasgos distintivos desde
el punto de vista doctrinario y
señalar de que modo y en que
medida las sanciones penales son
aplicables.
Todo ello sin perjuicio de las
necesarias precisiones que ubiquen
el tratamiento de la doctrina en
nuestro sistema jurídico nacional y
tomando en consideración las
soluciones
jurisprudenciales
existentes.
3.1. Nociones básicas acerca de
la Propiedad Intelectual.
Empezamos brindando un
concepto de Propiedad Intelectual,
enfatizando en las concepciones y
desarrollos
doctrinarios
sobre
marcas, patentes y derechos de
autor, sus semejanzas y diferencias,
entre otros derechos intelectuales
que desarrollamos.
Luego nos instruimos acerca
de la protección a nivel nacional en
nuestra Carta Magna y la protección
internacional de los mencionados
derechos.
Consecutivamente,
explicamos la vinculación con el
derecho penal analizando a través
de los diferentes capítulos del
presente
trabajo,
los
delitos
consagrados en las Leyes Nº
17.011, 17.164 y 17.616.
Finalmente, esbozamos las
conclusiones del presente estudio
monográfico.
Surge de lo ya indicado
cuales
son
los
fines
que
perseguimos con el presente
trabajo: uniformizar conceptos en
56
3. INTRODUCCIÓN.
Desde la era en que
el
hombre le dio forma a una piedra
para que pudiera rodar y hasta el
Internet de nuestros días, en cada
una de las etapas que van
marcando la evolución de la
humanidad, el fruto del intelecto
humano es el elemento que ha
permitido la transformación y el
progreso constante.
El sistema de la propiedad
intelectual tiene por finalidad
controlar la utilización de dichas
creaciones, pues es un sistema de
protección de los bienes no
materiales de contenido creativo,
así como de actividades afines o
conexas.
La propiedad industrial es una
herramienta de especial relevancia
para las actividades económicas de
las empresas64.
La propiedad intelectual tiene
que ver con las creaciones de la
mente: invenciones, obras literarias
y artísticas, así como símbolos,
nombres e imágenes utilizadas en el
comercio. La propiedad intelectual
se divide en dos categorías:
a) La propiedad industrial, que
incluye las patentes de
invenciones, las marcas, los
64
POUILLET, Eugene. “Las Marcas y la Propiedad Industrial”.
Guía del Empresario sobre Marcas e Indicaciones
Geográficas. OMPI 2006. Pág. 7 y 8.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
diseños industriales y las
indicaciones geográficas.
b) El derecho de autor, que
incluye obras literarias tales
como
las
novelas,
los
poemas y las obras de teatro,
películas, obras musicales,
obras artísticas tales como
los dibujos, las pinturas, las
fotografías y las esculturas, y
diseños.65También
está
incluido la protección del
software.
En relación a la protección
del software, la doctrina nacional66
expresa que los
programas
constituyen
bienes
inmateriales ya que su entidad
radica en ser una elaboración
intelectual,
cuya
esencia,
es
independiente de su incorporación
en algún medio físico (cinta
magnética, diskette, ROM, etc). En
tal sentido, deben considerarse
creaciones de la mente humana
que,
utilizando
los
medios
adecuados, se hacen perceptibles y
utilizables
en
las
relaciones
sociales, y por su especial
importancia económica deben ser
objeto de tutela jurídica.
Durante el curso aprendimos
que la protección de los derechos
de propiedad intelectual fomenta el
crecimiento
económico,
brinda
incentivos para la innovación
tecnológica y atrae inversiones que
crean
nuevos
empleos
y
oportunidades a todo nivel, ya sea
frente a grandes emprendimientos
empresariales o ante el sector de
las PYMES.
Protegiendo los derechos de
los inventores se logra que reciban
una remuneración justa por sus
capacidades y talentos intelectuales
ya que favorecen a toda la
sociedad.
La propiedad industrial67 ha
dejado de ser una materia
exclusivamente jurídica, de interés
solamente para los especialistas,
convirtiéndose en un área nueva de
las relaciones multilaterales.
El concepto de Propiedad
Intelectual68 resulta abarcativo de
todos aquellos bienes incorporales
que son producto del intelecto
humano, que poseen una medida
de valor patrimonial y que como
tales, pueden ser objeto de
derechos reales y en su expresión
máxima del “dominio” de derecho de
propiedad
y
de
los
desmembramientos del “dominio”,
esto es, de los derechos reales
menores.
Tradicionalmente los bienes
comprende “todo lo que tiene una
medida de valor y puede ser objeto
de propiedad” y pueden ser
corporales o incorporales, como se
establece en el artículo 460 del
Código Civil.
En el Derecho Positivo
Uruguayo la norma de rango
superior es de rango constitucional.
Así
aparece
consagrada
la
protección a los derechos de la
propiedad intelectual en el artículo
33 de la Constitución de la
67
65
¿Qué es la Propiedad Intelectual? Publicación de la OMPI
N° 450 (S), Pág 2.
66
DELPIAZZO, Carlos. “Protección jurídica del software”.
Propiedad Incorporal. Editado por el Ministerio de Educación y
Cultura. Pág. 31.
ROAD, Graciela. “La propiedad industrial en el Uruguay”.
Revista de la Propiedad Industrial Nº 7. Diciembre, 2002. Pág.
11.
68
VALETTI, Néstor. “Los derechos de la Propiedad Intelectual
en el Uruguay, su protección jurídica, ámbito normativo y
criterios jurisprudenciales”. Revista de la Propiedad Industrial
Nº 9. Abril, 2004. DNPI – MIEM. Pág. 81 y ss.
57
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
República, que establece: “El
trabajo intelectual, el derecho del
autor, del inventor o del artista,
serán reconocidos y protegidos por
la Ley”.
La Dirección Nacional de la
Propiedad Industrial (DNPI)69 es
una Unidad Ejecutora del Ministerio
de Industria, Energía y Minería,
perteneciente a la Administración
Central del Poder Ejecutivo. Su
cometido es administrar y proteger
los derechos de propiedad industrial
sobre
marcas,
patentes
de
invención, modelos de utilidad y
diseños
industriales,
en
consonancia con los cambios
tecnológicos y comerciales que se
operan en el ámbito nacional e
internacional. Es responsable del
registro de los derechos de
Propiedad Industrial concedidos
sobre la base de la normativa
vigente. Este registro es único y
tiene carácter nacional.
Una patente es un derecho
exclusivo concedido sobre una
invención, que es el producto o
proceso que ofrece una nueva
manera de hacer algo, o una nueva
solución técnica a un problema. Al
obtener protección por patente, la
invención
no
puede
ser
confeccionada, utilizada, distribuida
o vendida con fines comerciales sin
el consentimiento del titular de la
patente.
La marca es un signo
distintivo que indica que ciertos
bienes
o servicios han sido
producidos o proporcionados por
una
persona
o
empresa
69
Prólogo de “Inventar el Futuro”. Serie “La Propiedad
Intelectual y las empresas”. Nº 2. MIEM – DNPI. Montevideo,
Uruguay.
58
determinada. El propósito principal
de las marcas comerciales es
indicar la fuente de origen de los
productos y servicios. Es decir,
evitar confusiones entre el público,
alentar la competencia y proteger
jurídicamente al propietario. En
nuestro país el registro dura diez
años pero puede renovarse, y de
eso modo, ampliar su vigencia en
forma indefinida.
El dueño de una marca puede
impedir que otros usen una marca
similar que ocasiona confusión en la
mente de los compradores y por
consiguiente perjuicio económico
para el titular de la misma.
Nos gustaría enfatizar que la
finalidad que persigue la concesión
del uso de la marca es doble: por un
lado es establecer entre el
comerciante, el fabricante y los
objetos, un vínculo ideal o moral y
por el otro, conceder al público las
bases necesarias para la distinción
de un producto de otros similares y
asegurarle la confianza en la
adquisición o consumición de ellos.
De modo tal que además de los
bienes
jurídicos protegidos en
forma tradicional en la materia
incorporal, aparece en este especial
caso, una objetividad jurídica
distinta: la confianza del público en
la adquisición y consumo del
producto que lleva determinada
marca.
Hay una diferencia con los otros
derechos, porque obviamente los
derechos intelectuales del inventor,
descubridor, etc., nacen como
recompensa al trabajo intelectual, al
espíritu de creación, en cambio, los
emergentes de la utilización de una
marca
no son otra cosa que
garantías
para asegurar una
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
honesta concurrencia comercial o
industrial.
Cat y Cikato70 expresan que
hoy en día nos encontramos con
casos frecuentes en los que es
necesario valuar las marcas, ya sea
para propósitos financieros, para la
compra-venta, como garantía, para
casos de franquicias o incluso para
información
interna
de
las
empresas.
Un diseño industrial es el
aspecto ornamental o estético de un
artículo. El diseño industrial puede
consistir
en
características
tridimensionales, como la forma o la
superficie de un artículo, o
características
bidimensionales
como la configuración, las líneas o
el color.
Una indicación geográfica es
un signo utilizado para productos
que tienen un origen geográfico
concreto y poseen cualidades o una
reputación
derivadas
específicamente de su lugar de
origen. Una denominación de origen
es un tipo especial de indicación
geográfica que se aplica a
productos que poseen una calidad
específica derivada exclusiva o
esencialmente del medio geográfico
en el que se elaboran. El concepto
de indicación geográfica engloba a
las denominaciones de origen.71
Cuando
hablamos
de
derecho de autor o copyright nos
referimos a los derechos morales y
patrimoniales que se conceden a los
creadores de obras literarias y
70
CAT, Felipe - CIKATO, Andrés. “Una guía para
calcular el valor de su marca”. Editado por Cikato Abogados.
2005. Pág.57.
71
¿Qué es la Propiedad Intelectual? Ob. cit., p. 3 y
ss.
artísticas e incluye, entre otras
cosas el derecho de reproducir su
trabajo, hacer copias del mismo y
representarlo
en
público.
El
concepto de derecho de autor
según la doctrina autorizada y que
la suscrita comparte es muy amplia
ya que incluye la protección de
obras de música, cine, novela,
poesía y otras de valor cultural.
Dicho complejo termino abarca
también las grabaciones de sonido y
los programas de computación.
La convención de Berna, el
acuerdo internacional que data de
1886 dispone que el período de
protección de dichos derechos
abarca toda la vida del autor más 50
años.
El derecho de autor72 ha
probado su idoneidad para estimular
la actividad creativa al asegurar al
creador la posibilidad de obtener
una retribución económica, el
respeto por su obra y el
reconocimiento de su condición de
autor; a la vez, beneficia al
empresario
al
garantizar
su
inversión y permitir el auge de las
industrias
culturales
con
el
consiguiente provecho para la
comunidad al fomentar la difusión
de obras.
Si el derecho de autor73 tiene
por objeto la protección de las obras
que
tengan
originalidad
y
concreción de forma, resulta que
uno de los fines de la tutela es el
72
LIPSZYC, Delia. “El derecho de autor y los
derechos conexos ante los desafíos de un mundo cambiante”.
El Derecho de autor ante los desafíos de un mundo
cambiante. Homenaje a la Profesora Delia Lipszyc. Congreso
International. Lima (Peru), 24-24 de abril de 2006. Palestra
Editores S.A.C. – APDAYC. 2006. Págs. 55 a 87.
73
ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “Del entorno
analógico a la tecnología digital. La evolución jurisprudencial.”.
El Derecho de autor ante los desafíos de un mundo
cambiante. Homenaje a la Profesora Delia Lipszyc. Congreso
International. Lima (Peru), 24-24 de abril de 2006. Palestra
Editores S.A.C. – APDAYC. 2006. Págs. 595 a 624.
59
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
estímulo a la creatividad, concepto
dinámico que impone la necesidad
de producir en interpretar las
normas con un sentido vivencial, a
la par de las nuevas formas
creativas que nacen con el talento
del hombre y de las nuevas formas
de uso que surgen con el avance de
la técnica, también producto del
ingenio humano.
En sentido amplio,74 puede
definirse a la propiedad intelectual
como un espacio jurídico dentro del
cual caben diferentes sistemas
normativos que tienen por objeto la
protección de bienes inmateriales
de diferentes órdenes: industriales,
comerciales, técnicos, artísticos,
científicos y literarios.
También se sostiene que los
derechos de propiedad intelectual
reconocen derechos exclusivos de
explotación sobre esos bienes
inmateriales,
además de,
en
algunas de sus ramas atribuir
derechos morales o de orden
personal al autor.
Si tomamos como referencia
al artículo 2 del Convenio que
establece la OMPI, podemos ver
que
bajo
la
denominación
“propiedad
intelectual”
quedan
comprendidos los derechos relativos
a: a) las obras literarias, artísticas y
científicas; b) las interpretaciones de
los artistas interpretes y las
ejecuciones
de
los
artistas
ejecutantes, los fonogramas y las
emisiones de radiodifusión; c) las
invenciones en todos los campos de
la actividad humana; d) los
74
ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “Introducción al derecho
de autor y los derechos conexos”. Manual para la enseñanza
virtual del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. Tomo I.
Módulo I. Unidad I. Escuela Nacional de la Judicatura, 1ª
Edición, 2001. Págs. 3 a 26.
60
descubrimientos científicos; e) los
dibujos y modelos industriales; f) las
marcas de fabrica, de comercio y de
servicio, así como a los nombres y
denominaciones comerciales; g) la
protección contra la competencia
desleal; y,
h) todos los demás derechos
relativos a la actividad intelectual en
los terrenos industrial, científico,
literario y artístico.
3.2. Relaciones entre el derecho
invencional y el derecho de autor.
Si quitamos de la propiedad
industrial al derecho marcario, nos
encontramos ante las semejanzas y
diferencias existentes entre los
sistemas más afines, es decir, el
derecho intencional y el derecho de
autor.
En cuanto a las semejanzas
encontramos:
o En ambas disciplinas el
objeto es un bien inmaterial
resultado
del
ingenio
humano.
o En la óptica de los derechos
morales se protege de forma
similar al inventor y al autor
(con sanciones acordes a lo
normativa aplicable a cada
área).
o Desde el ángulo patrimonial
los titulares poseen una
facultad
exclusiva
de
explotación.
o Los derechos patrimoniales
son transmisibles entre vivos.
En cuanto a las diferencias
encontramos las siguientes:
o En relación al objeto en el
derecho invencional se busca
resolver un problema técnico,
mientras que en el derecho
de autor se busca expresar a
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
o
o
o
o
o
través de una creación
artística, literaria, o científica.
En el derecho invencional se
reconoce
la
producción
ingeniosa mientras que en el
derecho
de
autor
la
protección se dirige a la
forma de expresión.
En relación con el destino, la
invención tiene la finalidad
utilitaria; mientras que la obra
tiene como objetivo el uso o
disfrute de una forma de
expresión artística, literaria o
científica.
En el ámbito invencional se
requiere novedad, altura
inventiva, y se debe superar
el estado de la técnica; en
cambio en el derecho de
autor importa la originalidad
es decir la impronta personal
del autor.
En cuanto a los derechos
morales, estos son menores
en el área de las patentes,
mientras que hay una mayor
influencia
en
el
reconocimiento de derecho
moral en la esfera autoral.
Respecto de la duración en el
derecho invencional el plazo
de
protección
gira,
generalmente, alrededor de
los 20 años; pero el derecho
de autor tiene una extensión
mayor pues conforme al
Convenio de Berna, no debe
ser inferior al de la vida del
autor más 50 años después
de su muerte.
3.3. Las relaciones entre el
derecho marcario y el
derecho de autor.
Las
coincidencias
entre
ambos sistemas se centran en el
objeto (bien inmaterial), el carácter
exclusivo
del
derecho
generalmente, la posibilidad
transmitir por acto entre vivos,
ambos casos el derecho
explotación.
y,
de
en
de
Las diferencias entre el derecho de
autor y el derecho marcario son:
o En la marca se exige la
eficacia distintiva, la que no
tiene por que constituir una
creación intelectual, estricto
sensu sino tener capacidad
diferenciadora.
o Se diferencian en el carácter
temporal del derecho de
autor, en comparación con la
posibilidad de que el derecho
sobre la marca, mediante
renovaciones
sucesivas,
pueda
mantenerse
con
carácter permanente, salvo
que se extinga por falta de
renovación.
3.4. Las relaciones entre el
derecho invencional y el
derecho marcario.
La principal semejanza es
que tanto las patentes como las
marcas gozan de la protección
internacional básica a través de un
mismo Convenio, el de París.
En cuanto a las diferencias
encontramos las siguientes:
o Las patentes protegen una
invención técnica mientras
que el derecho marcario
tutela a un signo distintivo del
producto o servicio resultante
de una actividad industrial o
comercial.
o En la patente se confiere un
derecho de explotación para
estimular la creatividad y el
desarrollo industrial; mientras
61
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
que las marcas tienen
múltiples
finalidades:
designar la procedencia de la
mercancía, individualizar el
producto y proteger al
consumidor.
o Para el otorgamiento de una
patente de invención, son
necesarios los requisitos de
novedad y altura inventiva y
debe
tratarse
de
una
creación aplicable a la
industria y que supere el
estado
de
la
técnica;
mientras que en el derecho
marcario, lo que se exige del
signo es que tenga “eficacia
distintiva”.
o En cuanto a la duración del
derecho las patentes tienen
un plazo de protección de 20
años, mientras que las
marcas son protegidas a
través del registro en sus
sucesivas renovaciones.
o En lo que refiere al carácter
exclusivo
del
derecho
mientras que el conferido por
la patente puede ser opuesto
a cualquier tercero que
pretenda
explotar
la
invención patentada; en el
caso de los signos distintivos,
por el contrario el derecho de
la exclusión solamente puede
oponerse a terceros que
realicen determinados actos
no autorizados con relación a
productos
idénticos
o
similares para los cuales
haya sido registrada la
marca, salvo en el caso de
las marcas renombradas o
incluso, las notoriamente
conocidas, en las que ese
derecho puede oponerse con
relación a productos o
servicios
registrados
en
62
clases diferentes, de acuerdo
a las previsiones de cada ley
nacional.
3.5. Otros derechos intelectuales.
Intentamos,
además,
destacar la importancia que tiene el
ámbito informático, en especial la
asignación de direcciones en
Internet (“nombre de dominio”) ya
que en el siglo XX y aún hoy son
objeto de amplios debates debido a
la complejidad de la protección de
las mismas.
Las expresiones culturales
tradicionales75 con frecuencia son el
resultado de procesos creativos
intergeneracionales,
sociales
y
comunitarios de carácter fluido, y
reflejan y distinguen la historia, la
identidad cultural y social y los
valores de una comunidad.
Al tiempo que son el alma de la
identidad de una comunidad, el
patrimonio cultural está “vivo”; es
recreado constantemente a medida
que los profesionales y artistas
tradicionales abordan su trabajo con
nuevos ojos. La tradición no es
mera imitación y reproducción, sino
también innovación y creación en el
contexto del marco tradicional. Por
tanto, la creatividad en la tradición
se caracteriza por la interacción
dinámica entre la creatividad
colectiva y la creatividad individual.
Desde la perspectiva de la
propiedad intelectual, en este
contexto dinámico y creativo a
menudo
resulta
difícil
tomar
conciencia que constituyen una
creación
independiente.
No
obstante, en el marco de la
75
Propiedad Intelectual y Expresiones Culturales
Tradicionales o del folclore. Folleto Nº 1. Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual. Publicación Nº 913 (S).
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
legislación vigente en materia de
derecho de autor, una adaptación o
arreglo contemporáneos de material
tradicional antiguo o preexistente a
menudo puede ser suficientemente
original como para considerarse
obra susceptible de protección por
derecho de autor.
Si bien no constituye una
definición formal como tal, las
expresiones culturales tradicionales
podrían definirse funcionalmente del
modo siguiente: por “expresiones
culturales
tradicionales
o
expresiones
del
folclore”
se
entiende
las
producciones
elaboradas
con
elementos
característicos
del
patrimonio
artístico
tradicional
creado
y
mantenido por una comunidad
[nombre del país] o por personas
que reflejan las expectativas
artísticas tradicionales de dicha
comunidad, en particular:
o Las expresiones verbales,
como cuentos, poesías y
acertijos
populares,
las
palabras, signos, símbolos e
indicaciones;
o Las expresiones musicales,
como
las
canciones
populares y la música
instrumental;
o Las expresiones corporales,
como danzas populares,
representaciones escénicas y
formas artísticas o rituales,
con independencia de que
estén o no fijadas en un
soporte; y
o Las expresiones tangibles,
tales como:
o Los productos de arte
popular,
particularmente
dibujos,
pinturas,
tallas,
esculturas,
alfarería,
terracota,
mosaicos, ebanistería,
forja, joyería, cestería,
artesanía, labores de
punto, textiles, tapices,
indumentaria;
o La artesanía;
o Los
instrumentos
musicales;
o Las
formas
arquitectónicas.
Las “expresiones” de la
cultura
tradicional
(o
las
“expresiones” del folclore) pueden
ser intangibles, tangibles o, lo más
frecuente, una combinación de
ambas. Un ejemplo de este tipo de
“expresión mixta del folclore” podría
ser
una
alfombra
(expresión
tangible” donde se expresan
elementos de un relato tradicional
(expresión intangible).
A la vez que cumple una
importante función social, espiritual
y cultural, el patrimonio artístico de
una comunidad, como fuente de
creatividad e innovación, puede
desempeñar una función en el
desarrollo económico.
La utilización de material cultural
tradicional
como
fuente
de
creatividad contemporánea puede
contribuir al desarrollo económico
de las comunidades tradicionales a
través de la formación de empresas
comunitarias, la creación local de
empleo, el perfeccionamiento de las
técnicas, un turismo adecuado y la
entrada de divisas por los productos
de la comunidad.
A este respecto, la propiedad
intelectual tiene su importancia. Al
proporcionar protección jurídica a la
creatividad basada en la tradición, la
protección
de
la
propiedad
intelectual puede permitir a las
63
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
comunidades y a sus integrantes
comercializar
sus
creaciones
basadas en la tradición, en caso de
que deseen hacerlo, e impedir una
competencia aprovechada. Las
técnicas de comercialización de los
productos artesanales representan
también una forma en que las
comunidades pueden mostrar y
reforzar su identidad cultural y
contribuir a la diversidad cultural. En
este sentido, la propiedad intelectual
puede ser de ayuda, por ejemplo, al
certificar el origen de artes y oficios
(mediante marcas de certificación) o
al luchar contra imitaciones que se
hacen pasar por “auténticas” (a
través de la legislación sobre
competencia
desleal).
Las
comunidades han empleado sus
derechos de propiedad intelectual
para ejercer control sobre la manera
en que se utilizan sus expresiones
culturales y para defenderse contra
el uso irrespetuoso o denigrante de
las obras tradicionales.
Las
manifestaciones
culturales tradicionales también son
fuente de inspiración y de
creatividad para las industrias
culturales, como el mundo del
espectáculo, el sector de la moda o
el editorial, o la industria de la
artesanía o el diseño. Muchas
pequeñas, medianas y grandes
empresas de países desarrollados y
en
desarrollo
crean
riqueza
utilizando las formas y el material de
las culturas tradicionales.
Los elementos y principios
del sistema de derecho de autor
tienen un interés especial para la
protección de las expresiones
culturales tradicionales, ya que
muchas de ellas son producciones
literarias o artísticas y por tanto,
64
objeto real o posible de protección
mediante el derecho de autor.
Cuando
hablamos
de
secretos comerciales nos referimos
a cualquier información que pueda
ser utilizada como base de una
empresa y que sea lo bastante
valiosa para permitir un beneficio
económico, por ejemplo la fórmula
de la Coca-Cola.
3.6. La Constitución Nacional y la
Propiedad Intelectual.
La Propiedad Intelectual76 no
es más que un desarrollo de la
libertad creativa de los seres
humanos, que el Derecho reconoce
como un fenómeno digno de
protección legal. En realidad
Propiedad Intelectual existe siempre
que una persona elabora, produce,
crea o diseña obras, signos,
nombres, sonidos, etc..
Es
objeto
de
especial
protección la manifestación creativa
de los hombres, ya que esta se
enmarca en la más genérica
protección del goce de la libertad,
trabajo y propiedad (artículo 7),
todos garantizados a los habitantes
de la República. La Propiedad
Intelectual, como manifestación de
la propiedad en sentido amplio, no
puede ser expropiada, alienada o
lesionada por el Estado si no es
conforme con las reglas de la
expropiación y limitación legislativa
(artículo 32). Tampoco puede
cercenarse la libertad de creación
por
medios
que
la
hagan
desaparecer ni coartar, a cuyos
76
GALANTE, Diego. “Propiedad intelectual ante la
Constitución y el derecho de las inversiones”. Anuario de
Propiedad Intelectual 2003. GPI – Grupo de Propiedad
Intelectual. Universidad de Montevideo. Montevideo. 2003.
Págs. 101 a 116.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
efectos la misma Constitución limita
la intromisión en la actividad de
comunicación de pensamientos por
medio de asociaciones lícitas
(artículo 39), admite la libertad de
prensa y la libertad de imprenta
(artículo 29), la divulgación por
escrito, voz y señalizaciones
(artículo 28), etc..
De esta manera la sociedad
uruguaya
ha
recogido
históricamente el principio del
reconocimiento,
fomento
y
protección
de
los
derechos
individuales y colectivos en materia
de propiedad intelectual, por lo cual
la Constitución Nacional expresa en
el artículo 33: “el trabajo intelectual,
el derecho de autor, del inventor o
del artista serán reconocidos y
protegidos por la ley”.
El reconocimiento de los
derechos de los creadores e
inventores constituye la premisa
básica para el estimulo de la
creatividad.
Por
ende,
la
Constitución simplemente explicita
una situación de hecho y de
derecho: la existencia de la
propiedad intelectual. Siempre se ha
sostenido que es el punto de partida
para el alcance del pleno desarrollo
cultural y del crecimiento de la
actividad industrial y comercial
vinculada al sector de la producción,
la educación, la información y el
entretenimiento,
ya
que
las
empresas industriales, culturales y
comunicacionales no pueden existir
sin obras, y estas no acontecen sin
autores.
Nuestra
Constitución
distingue al menos tres distintas
gamas de derechos protegidos
(artículo 33), o mejor dicho, de
elementos todos que conforman el
concepto de propiedad intelectual:
o Trabajo intelectual.
o El derecho de autor.
o El derecho de inventor o del
artista.
Dado que la noción misma de
derecho intelectual no tiene una
calificación jurídica precisa, es
necesario admitir que en la
conceptuación o en el alcance de
los
derechos
de
propiedad
intelectual contenidos en el artículo
33 de la Constitución, pueden
quedar fuera ciertos derechos o
situaciones que estrictamente no
identifica la norma pero son, o
pueden ser, también objeto de la
propiedad intelectual. Es el caso de
los llamados derechos de know-how
o la clientela.
Sin
embargo
debemos
concluir en la existencia de un
reconocimiento a la Propiedad
Intelectual en general bajo sus
distintas formas enumeradas en la
misma Constitución (artículo 33) e
incluso en aquellas que pudieran
resultar por aplicación de nuevos
institutos, conceptos o variantes,
actuales o futuras, no contenidas en
la discusión señalada. En tal sentido
deben ser consideradas todas
variantes del derecho de propiedad
como tal, atrapadas igualmente por
los mismos principios generales
contenidos
en
los
textos
constitucionales como “propiedad”
(artículo 7 y 32) y como derechos
“inherentes a la personalidad
humana” (artículo 72).
3.7. Protección Internacional de la
Propiedad Intelectual.
Debemos puntualizar que, los
derechos de propiedad intelectual
además de ser protegidos por las
leyes nacionales fueron incluidos
65
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
por
primera
vez
en
las
negociaciones de la Ronda Uruguay
del
Acuerdo
General
sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT), mediante el Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio (TRIPS).
En relación a los Tratados
internacionales sobre derechos de
la Propiedad Intelectual, podemos
mencionar los siguientes77:
o El acuerdo TRIPS desarrolla las
versiones más recientes de los
principales
acuerdos
sobre
propiedad
intelectual
administrados
por
la
Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (WIPO), la
Convención de Paris para la
protección de la Propiedad
Industrial y la Convención de
Berna para la protección de
obras literarias y artísticas.
o El tratado de la Ley de Marcas
Registradas (CLT) entró en vigor
en 1996, para simplificar los
tramites del proceso de solicitud
y registro y para armonizar los
procedimientos de los distintos
países.
o El tratado de la Ley de Patentes
(TLT) entró en vigor en el año
2005 y favorece a los inventores
al simplificar los requisitos de
solicitud de patente, además de
proporcionar otra serie de
facilidades. Las raíces del
Tratado de Cooperación en
Patentes (PCT) datan de 1966
pero entró en vigor en 1978 y
permite el surgimiento de la
solicitud
“internacional”
de
patentes, en la oficina de
o
o
o
o
patentes de un determinado país
o en una oficina de recepción de
la WIPO. Con esto la solicitud de
patente
queda
registrada
automáticamente ante todos los
países contratantes del PCT.
El Protocolo Relacionado con el
Acuerdo de Madrid sobre el
Registro Internacional de Marcas
entró en vigor en 1995 y es uno
de los tratados que constituyen
el Sistema de Madrid para
registro internacional de marcas.
El Sistema de La Haya es un
mecanismo
de
registro
internacional para los diseños
industriales.
Otro tratado importante es el
Tratado de Budapest sobre el
reconocimiento internacional del
deposito de microorganismos
para
el
propósito
del
procedimiento de patentes.
La Convención Internacional
para la Protección de nuevas
Variedades de Plantas (UPOV)
estableció
un
sistema
de
propiedad intelectual reconocido
internacionalmente
para
la
protección de nuevas variedades
de plantas. La Convención
UPOV permite recompensar al
inventor por la inversión que
realizó y a su vez divulgar el
conocimiento de esa innovación
para que otros la mejoren.
4. CAPITULO I: LA TUTELA
PENAL DE LOS DERECHOS
INCORPORALES.
4.1. Generalidades.
Con el devenir del tiempo78,
se ha hecho cada vez más
necesario, conferir a este sector tan
77
“Enfoque en los derechos de propiedad intelectual”.
Departamento de estado de Estados Unidos. Oficina de
Programa
de
Información
Internacional.
2006.
http://usinfo.state.gov/
66
78 CAIROLI MARTÍNEZ, Milton. “La Tutela Penal de los
Derechos Incorporales en el Uruguay”. Propiedad Incorporal.
Derechos de autor y conexos, propiedad industrial y marcaria.
Ministerio de Educación y Cultura.1987.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
importante
de
la
actividad
intelectual, una eficaz protección
jurídica. Cuando se tomó conciencia
social acerca de los derechos
intelectuales y de lo que podría
representar su violación, no sólo en
perjuicio del autor o creador, sino
como daño a toda la sociedad, fue
que surgió la idea que la reparación
civil es insuficiente, por lo que tales
conductas deben recibir una
protección penal. Esta violación del
interés social es lo que da
nacimiento al delito. Es sabido que
éste no puede ser creado en forma
arbitraria por el legislador, sino por
el contrario, debe ser el producto del
sentimiento comunitario. El derecho
penal es una rama del derecho
público, por lo que la facultad de
considerar a un hecho como delito y
responsabilizar a su autor con una
pena está en manos del Estado.
Este considera a un hecho como
delito cuando está perjudicando a la
sociedad, no debe olvidarse que,
como bien enseñara WELZEL, la
función primordial del derecho penal
es la protección a los valores de la
comunidad.
El derecho intelectual está
integrado por dos clases de
derechos: el pecuniario y el moral,
aunque en su esencia es indivisible.
El pecuniario es el que resulta de la
protección al derecho de propiedad,
todo autor o creador o inventor tiene
la facultad de negociar con el
producto nacido de su inteligencia y
obtener un provecho económico.
Pero no es este aspecto lo que
interesa a la ley de modo primordial,
sino justamente la otra faz de la
relación autor-obra: la moral. Con el
tiempo, el derecho pecuniario ha
debido ceder el primer lugar al
moral y en la actualidad el
verdadero derecho intelectual es
éste, pasando a ser los intereses
pecuniarios del autor, simples
consecuencias
secundarias
de
aquél. Nuestra Constitución, en su
artículo 33 reconoce a los derechos
al trabajo intelectual, al de autor, del
inventor o del artista y ordena a la
ley sus respectivas protecciones.
El
autor
necesita
una
protección legal eficaz, que solo
puede ser conferida a través de
normas que sancionan los casos de
violación como ilícitos penales. Esta
necesidad se advierte en el
desinterés del autor en producir
cuando no existe una eficaz
protección penal y por ello la
sociedad pierde acervo cultural.
Con mayor o menor grado de
severidad, las leyes nacionales
dictadas
con
este
sentido
proteccionista, contienen algunas
disposiciones de alcance penal.
Expresa Cairoli que nunca se
ha sentido obligado a encasillar a
estos ilícitos dentro de definiciones
clásicas, puesto que conforman un
grupo especial de derechos y por
ello no es posible encuadrarlos en
las categorías conocidas de delitos.
4.2. Naturaleza jurídica de los
ilícitos contra los derechos
incorporales.
El derecho de propiedad no
sirve, o por lo menos no sirve más
que parcialmente, como no sea para
la tutela del aspecto pecuniario que
es en realidad el secundario, como
se ha visto. El derecho intelectual va
más allá de la simple materialidad
que la propiedad entraña, por eso,
de acuerdo con Piola Caselli,
67
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
siempre los consideró figuras
específicas,
tesitura
que
fue
también la seguida en el Seminario
de Derechos de autor realizado en
Lima en 1963.
Según la doctrina nacional la
ley debió ser más severa en
aquellos casos en que se vulnera el
derecho moral del autor, por la
mayor importancia que éste tiene.
Las penas son de escasa entidad,
consistentes
en
multas
que
generalmente resultan irrisorias.
Sería oportuno que se otorgara la
entidad e importancia que realmente
merecen las infracciones en contra
de los derechos de autor, en
especial
los
que
lesionan
directamente su personalidad.
Es necesario señalar que los
delitos contra el privilegio o el
patentado gozan de una serie de
características propias que no se
advierten en todas las infracciones a
los derechos incorporales. En
efecto, en nuestro derecho, para
que una invención o privilegio pueda
ser objeto material de un delito es
preciso que esté patentado o
registrada, lo que no siempre se
exige en los delitos contra los
derechos de autor, pues hay uno
que sanciona la edición, venta o
reproducción de una obra inédita.
Otra diferencia notable es que en
los delitos contra las patentes o los
privilegios, es menester que la
conducta delictiva se realice con
fines industriales o comerciales,
pues no pueden considerarse
delictivos los simples ensayos,
estudios de perfeccionamiento,
experimentos que no constituyen un
uso industrial. En los derechos de
autor no siempre existe ese fin
comercial o industrial, circunstancia
68
que se da cuando se atribuye una
obra
a
un
autor
distinto,
contraviniendo de cualquier modo lo
dispuesto por la ley .
Las
características
esenciales de los delitos contra la
marca de fábrica o de comercio son:
1) es indispensable que la
conducta del agente esté
encaminada a obtener un
provecho económico, por lo
que siempre hay un fin de
lucro por parte del tercero
que viola la marca registrada
por otro. Si el sujeto usa la
marca con mero interés
personal, no hay delito.
2) No es necesario que las
marcas estén registradas.
Los derechos resultantes de
ellas nacen con el uso por
parte de quien la emplee
comercialmente (lo que se
llama el uso exclusivo de la
marca)
y
existe
independientemente
del
registro, que solo sirve para
notificar al público y demás
comerciantes y crear una
presunción de mala fe contra
todo el que en adelante use
esa marca registrada.
Los delitos que castiga como
tales la ley de marca, en una breve
reseña son:
i. Fabricar, falsificar, adulterar o
ejecutar una marca inscripta
en el Registro y que
corresponda a otra persona,
con fin de lucro.
ii. Imitar una marca, dibujo o
modelo
para
que
el
consumidor
pueda
confundirlos con productos
cuyas marcas han sido
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
registradas, también debe ser
con fin de lucro.
iii. Rellenar
con
productos
espurios envases con marca
ajena,
o
rellenar
con
productos
que
no
corresponda
al
legítimo
enunciado en la marca que
lleva el envase o mezclar
productos
legítimos
con
extraños o espurios. Acá la
ley no se refiere a la finalidad
lucrativa, pero está implícito.
iv. Vender o poner en venta o
prestarse a vender o a hacer
circular mercadería señalada
con las marcas falsificadas o
adulteradas, cuando conozca
este hecho. Tampoco la ley
exige que exista una finalidad
de lucro.
v. Usar o poner en venta
marcas auténticas contra la
voluntad
del
legítimo
propietario de ellas.
Algunas precisiones respecto
a estas conductas delictivas que
más de una vez han confundido al
intérprete. En primer lugar, cuando
se habla de falsificación de marca,
esto quiere decir que deben
reproducirse
exactamente
los
elementos de la marca ajena
mutando la verdad. Pero esa
falsificación puede ser parcial, que
es la que toma de la marca nada
más que sus caracteres principales.
En segundo término, el verbo
puede traducirse por alteración que
se produce al introducir algún
elemento falso en la marca, como
por ejemplo el tipo de letra, del
tamaño de las figuras, o de los
colores.
En tercer lugar, el verbo
nuclear ejecutar supone reproducir
una marca ajena, lo que no había
necesidad de decir pues ya existe
castigada la hipótesis de la
falsificación completa, con la que se
identifica.
En cuarto término, en el delito
donde se castiga la imitación, ésta
forma tipo ha sido confundida con
una falsificación parcial, al punto
que algunos autores han escrito que
es imposible señalar los límites
entre ambas. La imitación es una
copia parecida de los elementos de
la marca auténtica. Es decir, en la
imitación, sólo hay posibilidades de
confusión de marcas, en cambio en
la
falsificación
parcial
hay
probabilidad, lo que da un grado
más de certeza.
En quinto lugar, se advierte
que la ley se refiere a productos
extraños o espurios, lo que es
exactamente
lo
mismo,
son
sinónimos pues. Debe aclararse en
este punto que los productos aun
siendo extraños, deben ser de igual
naturaleza que los protegidos por la
marca registrada, no sea cosa que
se pretenda sancionar la acción de
rellenar un envase de vino de marca
con agua mineral, lo que para
nuestra ley no es delito contra la ley
de marcas, puede ser que sea una
estafa.
5. CAPITULO II: DELITOS
MARCARIOS EN LA LEY Nº
17.011.
Las
características
esenciales de los delitos contra las
marcas de fábrica o de comercio
son:
69
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
a) es indispensable que la
conducta esté encaminada a
obtener
un
provecho
económico, por lo que
siempre hay un fin de lucro
por parte del tercero que
viola la marca registrada por
otro,
dentro
de
la
modalidades previstas en la
ley.
b) no es necesario que las
marcas estén registradas.
Los derechos resultantes de
ellas nacen con el uso por
parte de quien la emplea
comercialmente (lo que se
llama el uso exclusivo de la
marca)
y
existe
independientemente
del
registro, que sólo sirve para
notificar al público y demás
comerciantes y crear una
presunción de mala fe contra
todo el que en adelante use
esa marca registrada.79
Bayardo Bengoa analizando
la objetividad jurídica tutelada por el
derecho penal expresa que en el
terreno doctrinario se han planteado
posiciones extremas: por un lado,
están quienes consideran que el
bien jurídico protegido es la
exclusividad del uso, o si se quiere,
la propiedad de los signos. 80
Por otro lado, dentro de la
doctrina
nacional,
sin
duda
ciñéndose
a
la
ubicación
suministrada por el Código, Reta
afirma que en la hipótesis de la ley
penal uruguaya el objeto jurídico
está constituido por la fe pública, en
lo que se refiere precisamente a la
necesidad colectiva de garantir
determinados
medios
que
caracterizan
y protegen la
propiedad industrial y comercial.81
Bayardo
considera que
estamos ante delitos pluriofensivos.
El objeto de la tutela penal es
mixto: por un lado se está
protegiendo la propiedad privada,
habida cuenta del especialísimo
perfil de los bienes que se busca
tutelar. Por otro, se está tutelando
un bien jurídico muy diferente: la fe
pública; un estado de espíritu y de
conciencia colectivos que hace que
los integrantes
de la sociedad
depositen su confianza en los
objetos, signos, y otras formas
exteriores a los cuales el orden
jurídico atribuye un valor importante
y que, por eso tutela con
intensidad.82
Si
atendemos
a
las
recomendaciones del ilustre Roxin y
de la doctrina penal más moderna
en general, hay que descriminalizar;
los
ilícitos
penales
deben
concretarse a la represión de
aquellas conductas humanas que
provocan verdadera “dañosidad
social” - al decir del maestro
alemán-; y luego sí, establecer
mecanismos represivos adecuados
para que los infractores de la norma
penal reciban la respuesta punitiva
del Estado, cuando corresponda. En
los últimos veinte años, la tendencia
legislativa en el país ha sido
diametralmente
opuesta a esas
enseñanzas de la doctrina penal
internacional, y en vez de eliminar
figuras penales, se crean nuevos
79
CAIROLI MARTÍNEZ, Milton; “Curso de Derecho Penal
Uruguayo”, Parte Especial , Tomo III, FCU, Montevideo, 1998,
Pág. 437 y 438.
80
MASCAREÑAS, “Los delitos contra la propiedad industrial”,
Barcelona, 1953, pág. 40. Obra citada por BAYARDO
BENGOA Fernando: “Derecho Penal Uruguayo”, Tomo VI,
Parte Especial, Vol. III, JVC, Montevideo 1967, Pág 161.
70
81
RETA Adela. Obra citada por BAYARDO BENGOA
Fernando: “Derecho Penal Uruguayo”, Tomo VI, Parte
Especial, Vol. III, JVC, Montevideo 1967, Pág 161.
82
MERLINSKI, Ricardo y SALAVERRY, Lucia: “Las Marcas en
el Uruguay. Marco Normativo”. Carlos Alvarez Editor.
Montevideo, 2000. Pág 79.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
delitos y se incrementan las penas
de los previstos en el Código, a
partir de la errónea creencia de que,
con ello, se evitará reducir
considerablemente el fenómeno de
la criminalidad. La realidad nos dice
que esas reiteradas reformas
resultan anodinas, no logran las
finalidades
perseguidas
y
determinan en definitiva, una
distorsión
global del sistema
83
penal.
El Dr. Gonzalo Fernández
citando a Soler expresa que la
intervención penal significa una
solución de extrema ratio y, por
tanto, está gobernada por los
principios de “intervención mínima”
y de “exclusiva protección de bienes
jurídicos”.
Semejante
caracterización
pone de relieve la importancia del
concepto de bien jurídico para el
derecho penal, no sólo en el puro
terreno
político-criminal,
sino
también en el ámbito de la
dogmática
jurídico
–
penal,
específicamente dentro de la teoría
del delito, en el interior del hecho
punible.84
La regulación penal del
régimen
marcario
puede
encuadrarse dentro de lo que
podríamos llamar derecho penal
económico o derecho penal de los
negocios. En este sentido, los
delitos contra las marcas pueden
lesionar la seguridad del tráfico
económico, la libre competencia, los
derechos del consumidor, los
derechos patrimoniales, así como
también los intereses del comercio y
el trafico jurídico, todos contenidos
que –como refiere Grezzi- pueden
incluirse dentro de la gran variedad
que doctrinariamente agrupa éste
concepto.85
En materia de Derecho penal
de la empresa, la intervención del
legislador penal debe limitarse a la
construcción de un sistema de
reglas que tutelen por un lado el
patrimonio
social,
el
acceso
igualitario de los operadores al
tráfico económico y la transparencia
del mercado. En suma, en esta
materia, la norma penal debe estar
dirigida a garantizar lo que se ha
denominado las reglas del juego. En
otras palabras, la intervención penal
debe dirigirse en una primera fase,
a colocar a los operadores del
mercado, empresas e inversores, en
condiciones de paridad.86
Nuestra doctrina nacional es
unánime en mencionar que, la ley
de marcas consagra derechos para
los titulares de la marca, que se
instrumentan sobre la base de un
derecho de exclusión de uso del
signo cuyo monopolio surge en el
titular del registro. Por lo tanto, nos
encontramos ante un ilícito en
materia de marcas cuando hay una
transgresión
a tales derechos.
Cada vez que se utiliza
a
sabiendas una marca ajena sin
autorización del titular, se está
actuando en infracción a la ley de
marcas, con culpa grave o dolo,
seguramente de la manera opuesta
a como lo haría un buen hombre de
negocios. Para determinar si hay
efectiva responsabilidad en quien
lleva a cabo esta acción hay que
analizar cada agente. De todas
formas, la conducta del buen
83
PREZA RESTUCCIA, Dardo, ADRIASOLA Gabriel, GALAIN
Pablo: “Delitos Económicos”. Editorial B de F. Montevideo –
Buenos Aires. 2004. Pág 19.
84
SOLER, “Derecho penal argentino”, t1, p.7. Asimismo,
SOLER, “Bases ideológicas”, Pág.35. Obras citadas por
FERNÁNDEZ Gonzalo: “Bien jurídico y sistema del delito”.
Editorial B de F. Montevideo – Buenos Aires 2004. Pág 1.
85
CAMAÑO, Diego/ LACKNER, Ricardo/ SILVA Diego: “Los
nuevos delitos marcarios en la ley 17011” en Revista de
Derecho Penal N° 11, FCU, Montevideo, 2000, Pág. 65.
86
CERVINI, Raúl / ADRIASOLA, Gabriel: “El derecho penal de
la empresa desde una visión garantista”. Editorial B de F.
Montevideo Buenos Aires, 2005. Pág 324.
71
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
hombre de negocios se mide
distinto según el hecho que realiza.
En opinión de la suscrita, no merece
igual consideración el caso de un
muy modesto emprendimiento, por
ejemplo, una venta ambulante de
algún alimento en ocasión de un
espectáculo popular, que utiliza un
signo confundible con marca
notoria; frente a la situación de un
restaurante
que
se
instale
formalmente
en una avenida
principal y utilice como marca un
signo confundible con marca
notoria. En ambas situaciones hay
infracción, por lo que no podrán
seguir utilizando el signo. No
obstante,
es
diversa
la
consideración que merece uno y
otro responsable: corresponde exigir
del titular del restaurante mayor
nivel y capacidad de gestión que al
primer emprendedor mencionado,
ya que hay un mayor grado de
injusto.
Es oportuno mencionar que
la doctrina especializada expresa
que el delito de falsificación de
marcas es un fenómeno que cobra
importancia creciente en nuestro
país y en la región, a tal punto que
en Estados Unidos la definen como
el crimen del siglo XXI.
Dicho delito no solo genera
pérdidas de millones de dólares por
año a los titulares de marcas
registradas, solamente porque el
infractor aprovecha la notoriedad y
el prestigio de una marca famosa
para obtener un provecho y lucro
indebido, sino que afecta
a la
sociedad toda, en la figura del
consumidor final, que adquiere la
mercadería falsificada “creyendo”
que la misma responde a la garantía
que le brinda la marca que la
identifica.
72
Según expresa
Cervieri,
quien inicie acciones civiles o
penales por falsificación de marcas
deberá acreditar que la marca
objeto de la falsificación está
registrada, adjuntando el título
expedido por la Dirección Nacional
de la Propiedad Industrial; la
denuncia penal o la demanda civil
deberá ser presentada por el titular
de la marca o su apoderado legal.87
Dicha
autora sostiene que es
frecuente que en la práctica el
“infractor”: comprador, vendedor,
importador, usuario de zona franca,
comparezca en los procedimientos
judiciales
alegando
el
desconocimiento de la falsificación y
la buena fe. Sin embargo para el
derecho marcario uruguayo tales
afirmaciones no son causales de
excepción. Comete el delito aquel
que almacena la mercadería falsa
en la zona franca. No es necesario
que sea el fabricante o el que
adultere o imite la marca, por el solo
hecho de dejarla almacenada se
configura el delito enumerado en el
artículo 83.
Una vez que se toma noticia de la
existencia de mercadería falsificada
en una zona franca puede
accionarse en vía civil o penal o
ambas
conjuntamente.
Los
requisitos previos son:
1- Marca registrada en nuestro
país y para ello lo acreditará
con
certificado
de
la
Dirección Nacional de la
Propiedad Industrial o el
correspondiente título con la
última
renovación
o
constancia del último titular.
2- La
denuncia
penal
o
demanda civil deberá ser
87
CERVIERI, Virginia: “La falsificación de marcas en el
Uruguay”, Anuario de Propiedad Intelectual. Montevideo. 2003
GPI, Pág. 43 y ss.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
presentada por el titular de la
marca o su apoderado legal,
agregando poder general
para
pleitos
traducido,
legalizado y protocolizado.
3- Presente poder general para
pleitos; no se requiere poder
especial
para
el
caso
88
concreto.
El titular de la marca presenta
la denuncia penal y una vez que el
juez emite la orden de allanamiento
se concurre con el Alguacil a la
zona franca donde se incautará la
mercadería y al igual que en el
procedimiento civil se extraerán
muestras
para
peritar.
La
mercadería quedará depositada en
la zona franca hasta que el Juez
ordene su traslado.89
El artículo 81 de la ley Nº
17011 tipifica el mismo delito que
existía en la ley Nº 9956, con la
diferencia que se ha agregado un
nuevo fin -el de causar perjuicio- y
se ha sustituido el verbo “ejecutar”
por “imitar”. También cambian las
penas y se sustituye la denuncia de
parte por la instancia del ofendido,
como sucede en todas las
disposiciones de la nueva ley.
Para Bayardo Bengoa “existe
usurpación, toda vez que haya
disposición total y plena, mediante
explotación y sin conocimiento del
titular de derecho, de las marcas
inscriptas en el Registro y ello con la
finalidad de lucrar”.
Falsificación, según Cairoli, “quiere
decir que deben reproducirse
exactamente los elementos de la
marca ajena mutando la verdad.
Pero esa falsificación puede ser
parcial que es la que toma de la
marca nada más que sus caracteres
principales. No es necesario que la
marca falsificada posea caracteres
secundarios diferentes de los de la
auténtica, bastan que se hayan
reproducido los caracteres salientes
de ella dejando de lado los
secundarios para que ya exista una
forma de falsificación parcial”.
El artículo 82 de la ley 17011
repite la disposición del artículo 30
de la ley 9596, con la salvedad que
se requiere el propósito de lucro.
La intención del legislador fue la de
preservar al consumidor que habrá
de comprar un producto con una
marca y se lleva otro diferente o el
mismo adulterado, así como los
intereses del fabricante que se
verían
afectados
por
la
comercialización de un producto
distinto. En realidad no se pena la
adulteración, sino el rellenado que
inexorablemente
supone
adulteración.
El artículo 83 de la ley 17011
se corresponde con el artículo 32 de
la ley anterior. Comete el delito
quien, a sabiendas de que se trata
de
mercadería con marca
adulterada o de envases rellenados,
los guarda para sacarlos del
mercado, los distribuye entre
familias de bajo nivel económico o
los vende a precio vil y con su
producido ayuda a terceros. Se trata
de mercadería que por sus
características, no puede ser
almacenada ni puede circular en el
mercado, sino que debe ser
destruida.
El artículo 84 de la ley 17011,
sustituye los artículos 35 y 36 de la
ley 9956, con la diferencia de que
antes
las
mercaderías
se
88
CERVIERI, Virginia: “Incautación de mercadería falsificada
en zonas francas”, Anuario de Propiedad Intelectual 2004.GPI,
Pág. 44 y ss.
89
CERVIERI, ob. cit., Pág 45.
73
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
decomisaban y vendían y ahora se
decomisan y destruyen.90
Según nos enseña Gutiérrez
Carrau91, la legislación marcaría
prevé dos grandes tipos de
acciones
judiciales:
civiles
y
penales.
Dentro de las acciones civiles
pueden
iniciarse
diligencias
preparatorias, medidas cautelares, o
acciones de fondo.
En cuanto a las acciones
penales, se puede denunciar la
comisión de determinados delitos
expresamente previstos en la Ley,
que
también
pueden
tener
repercusiones civiles.
Los titulares de marcas registradas
están legitimados para entablar
acciones judiciales fundadas en su
derecho de marca, contra terceros
que violen tales derechos. Ello
surge de los artículos 14, 81, y
siguientes, 87 y 88 de la ley Nº
17.011.
No están legitimados para
accionar por infracción al derecho
de marca los licenciatarios (salvo
que sean apoderados y lo hagan en
representación
del
titular,
sustituyendo el poder en un
procurador o abogado); tampoco
están legitimados los usufructuarios
ni los acreedores prendarios.
La protección penal de las
marcas está prevista en los artículos
81 y siguientes de la ley Nº 17.011 y
alcanza exclusivamente a las
“marcas registradas”.
El mencionado autor citando
a Miguel Langón (Código Penal
comentado,
Universidad
de
Montevideo, 2005. Tomo III, pág.
358 y siguientes) sostiene que la
90
LAMAS, Mario Daniel “Derecho de Marcas en el Uruguay”.
Barbat & Cikato. Montevideo, Año 1999. Págs 268 a 274.
91
GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel. Manual TeóricoPráctico de Marcas. Tercera Edición. Montevideo. 2009.
Universidad de Montevideo. Facultad de Derecho. Página 181
y siguientes.
74
exigencia del registro está derogada
porque la consagración de derechos
y garantías son normas de
autoaplicación por ser normas
internacionales.
Las
marcas
registradas en el extranjero que no
hayan sido incorporadas al registro
nacional, no quedan amparadas por
la norma.
La ley exige la presencia de
por lo menos uno de los dos
requisitos subjetivos típicos, en
ánimo de lucro o ganancia, o en
ánimo
de
provocar perjuicio,
excluyendo toda posibilidad de
imputación a dolo eventual o
indirecto, exigiendo en exclusividad
la presencia de dolo directo,
estructurado sobre el conocimiento
de que la marca sobre la que se
actúa es ajena y la voluntad de
realizar el tipo penal.
En los hechos existe una
diferencia entre quién usa una
marca igual o semejante a otra preregistrada sin falsificarla y sin
voluntad de hacer pasar sus
productos por los de otros y quién
realiza una replica espuria de la
marca o del producto. El juez será
quién decida la pena a aplicar
dependiendo del caso concreto.
En cuánto a las marcas y los
nombres de dominio en Internet92el
citado autor expresa lo siguiente: los
nombres de dominio son como el
domicilio de una página web en
Internet, la localización del sitio en
el llamado Cyber-espacio.
Los nombres de dominio son
básicamente de dos tipos:
1. Los gTLD son los dominios
genéricos de nivel superior.
2. Los ccTLD son dominios de
nivel
superior
correspondientes a códigos
92
GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel. Ob. cit., Página 213
y siguientes.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
de países, por ejemplo .uy
para Uruguay.
El titular de una marca
registrada no tiene un derecho
prioritario para registrar nombre de
dominio coincidente con la misma. Y
ello por varias razones. En primer
lugar, los nombres de dominio no
reconocen clases de productos o
servicios, por tanto si existen dos
marcas
iguales
que
cubren
productos o servicios diferentes, el
primero que llegue se queda
legítimamente con el dominio
(primero en tiempo, primero en
derecho).
La adopción de una marca
registrada o de una marca notoria
internacional no registrada, como
nombre de dominio en el Uruguay,
podrá configurar una hipótesis de
competencia desleal y aún una
infracción marcaría, dependiendo de
cada caso concreto.
Doctrinariamente se entiende
que no existe infracción de marca
cuando el uso de la misma como
“link” es meramente informativo o
facilitador del acceso a la verdadera
página web del titular de la marca.
En Uruguay, los dos primeros
casos que conocemos estuvieron
vinculados a los nombres de
dominio
“microsoft.com.uy”
y
“yahoo.com.uy”, en el primero de
ellos el juicio termino en una
transacción.
Es importante mencionar
que, el artículo 252 del Código
Penal Uruguayo ubica a los delitos
marcarios bajo el título de aquellos
que atentan contra la fe pública. Por
lo tanto la protección penal de las
marcas se justifica por la confianza
que despierta en el público
consumidor que usa los signos
distintivos para identificar sus
productos o servicios.
Otro sector de la doctrina penal
entiende que se trata de delitos
pluriofensivos ya que además de la
fe pública se lesiona la propiedad.
Continuando con el análisis
de las sanciones penales en la ley
Nº 17.01193 podemos decir que
incluye las hipótesis delictivas en su
capitulo XIV cuyo nomen iuris “de
las acciones civiles y penales”; en
los artículos 81, 82 y 83 y teniendo
presente que el artículo 85 hace
aplicable dichas disposiciones a las
denominaciones de origen.
Todos son delitos de peligro,
ya que hasta en la modalidad de
comercialización se trata de un
riesgo de confusión por el público; el
daño recién se produciría si los
consumidores
adquiriesen
las
mercaderías
falsificadas
y
percibiesen
la
diferencia,
provocando
una
perdida
de
confianza en la marca.
El artículo 84 se refiere al
régimen del comiso, que asume la
siguiente modalidad: los distintivos
falsificados y los instrumentos
empleados en su elaboración serán
destruidos o inutilizados. A su vez,
las mercaderías falsificadas serán
decomisadas y destruidas, salvo
que pudieran servir a instituciones
de beneficencia.
El artículo 86 establece que estos
delitos son perseguibles a instancia
del ofendido.
El artículo 81 es directo
sucesor del artículo 29 de la ley Nº
9.956.
La falsificación es la creación
de un objeto falso. En materia
marcaría el objeto falso es aquel en
93
CAMAÑO VIERA, Diego, LACKNER, Ricardo, SILVA,
Diego. “Los nuevos delitos marcarios en la Ley Nº 17011.
Revista de Derecho Penal Nº 11, FCU, Montevideo, 2000.
75
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
que su distintivo no individualiza lo
que el objeto es sino lo que se
pretende que se parezca. La
protección marcaría que brinda el
Estado pretende garantizar al
público consumidor que la relación
entre una marca y un producto es
genuina.
La doctrina nos enseña que
se crea un objeto falso tanto cuando
se le agrega un producto cualquiera
un distintivo reproducido o imitado,
como cuando a tal producto se le
coloca un distintivo original; es decir
en ninguno de ambos casos
coincide lo que el distintivo
representa con lo que el objeto es,
por eso decimos que hay una
falsificación marcaría.
Todos los verbos del artículo
81 son modalidades de falsificación,
con diferencias leves: “usar” debe
entenderse como individualizar con
el distintivo original a bienes o
servicios que no coinciden con lo
que tal signo distingue; “fabricar” es
reproducir en forma exacta un
distintivo, señalando con él al objeto
en cuestión, siempre que este
último no hubiere sido también
confeccionado por el sujeto activo
(en cuyo caso se aplica el artículo
83); “falsificar” se refiere a la
conducta del que adopta las
características principales del objeto
que toma como modelo dejando de
lado las secundarias; “adulterar” es
alterar
un
distintivo
original
introduciendo modificaciones que
permitan confusión, e identificar con
el mismo los objetos; imitar consiste
en
realizar
un
diseño
no
exactamente igual pero con aptitud
de inducir el engaño al consumidor.
El tipo penal contiene dos
referencias subjetivas: “el fin de
lucrar” o “causar perjuicio”. “El fin de
lucrar” significa un aprovechamiento
76
indebido del prestigio de la marca o
de su titular, y el “causar perjuicio”
se refiere al daño económico injusto
que conlleva la dilución de la fuerza
distintiva de la marca.
La represión penal se ejerce
no solo cuando se produce
efectivamente una lesión, sino
también cuando se crea la
posibilidad de daño, por eso
hablamos de un delito de peligro.
Evade
a
este
estudio
la
diferenciación entre delitos de
peligro concretos y delitos de peligro
abstractos.
Para todas las hipótesis
planteadas en este artículo puede
concebirse la tentativa, es decir que
el itinere delictuoso es fraccionable.
Se establece una pena de
entre 6 meses y 3 años de privación
de libertad (penitenciaria).
El artículo 82 tipifica la
hipótesis de relleno con productos
espurios de envases con marca
ajena. Se entiende por “espurio”
aquello distinto al producto que
connota la marca, con una
apariencia ante el consumidor que
lo lleva a la confusión.
A diferencia de la figura
anterior, en este artículo no se hace
referencia a la condición de que la
marca este registrada, aunque eso
es irrelevante porque la protección
que otorga al registro que brinda la
DNPI es de tipo constitutivo, es
decir el derecho marcario nace con
la inscripción.
Con respecto al bien jurídico
tutelado para Reta es la fe pública y
no la propiedad.
La pena de este delito es igual a la
del anterior.
En el artículo 83 se hace
mención a la circulación, el
legislador ha querido castigar la
fabricación, el almacenamiento y la
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
distribución
así
como
la
comercialización.
Aunque parezca redundante
es importante mencionar que las
mercaderías que se adecuen a este
tipo penal deben estar destinadas a
circular en el mercado, ya que de lo
contrario
no
podría
existir
confundibilidad y riesgo o daño a la
confianza del público.
La pena oscila entre 3 meses
de prisión y 6 años de penitenciaría.
Según el artículo 85 el objeto
material, las denominaciones de
origen, se encuentra definido por el
artículo 75 de la ley Nº 17.011. Es
oportuno
mencionar
que
las
denominaciones de origen son una
especie del genero “indicaciones
geográficas”, que a su vez incluye a
las indicaciones de procedencia
(artículo 74); estas últimas no son
objeto de tutela penal.
El verbo nuclear es “usar”.
Por
los
principios
generales
mencionados
up
supra,
son
requeridas las mismas referencias
subjetivas mencionadas en el
artículo 81.
La referencia normativa “sin
derecho” reclama que el producto o
servicio no se genere en el lugar
que indica la denominación o que
no reúna los requisitos de calidad
provenientes de factores naturales y
humanos
propios
del
medio
geográfico.
6. CAPITULO III:
RESPONSABILIDAD PENAL EN
LA LEY DE PATENTES Nº 17.164.
patentada o registrada. En los
delitos contra las patentes o
privilegios, es preciso que la
conducta se realice
con fines
industriales
o comerciales, no
pueden considerarse delitos los
simples ensayos, estudios de
perfeccionamiento,
experimentos,
que no constituyan un uso
industrial.94
En lo que respecta a los
aspectos penales de la ley de
patentes podemos decir, que se
tutela que terceros, sin autorización
del titular de la patente de invención
realicen actos que supongan una
explotación industrial o comercial de
la patente. El tipo delictivo requiere,
tal como lo expresa Lakner95 dos
requisitos:
1)
la
falta
de
consentimiento del titular de la
patente y 2) la existencia de una
patente válida y vigente.
Según Laurence R. Hefter &
Robert D. Litowitz96 las ventajas de
un sistema de patentes eficaz son:
1. Una patente recompensa la
inversión de tiempo, dinero y
esfuerzo asociada a la
investigación.
2. El plazo limitado de una
patente protege también el
interés público al propiciar la
rápida comercialización de
los inventos.
3. Si bien es cierto que todos
los miembros de la OMC
deben someterse a las
normas
de
patentes
contenidas en el acuerdo
94
Con respecto a los delitos
establecidos en la Ley de Patentes,
el Dr. Cairoli sostiene que en
nuestro derecho
para que una
invención
pueda
ser
objeto
tutelable penalmente tiene que estar
BREWER MORENO, Pedro. “ Tratado de patentes de
invención”. Bs. As. 1957, Pàg 361 y 362 ; PELLA y FORGAS,
J. “Nuevo tratado de Patentes”. Barcelona 1904, pág 94.
Obras citadas por el Dr. Milton CAIROLI: “Curso de Derecho
Penal Uruguayo”, Parte Especial , Tomo III, FCU, 1998, Pág.
437.
95
LACKNER, Ricardo. “Aspectos Penales de la ley de
Patentes 17164”. Revista de Derecho Penal Nª 13.
Montevideo, F.C.U. 2002. Pág 439 y ss.
96
“Introducción a los Derechos de la Propiedad Intelectual”.
Oficina de Programas de información internacional.
Departamento de estado de los Estados Unidos. Página 1 a 8
inclusive.
77
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
TRIPS, las patentes se
expiden de acuerdo con las
leyes nacionales.
4. Cualquier patente emitida
puede ser impugnada si la
invención consiste en algo
obvio para las personas
versadas en la tecnología
pertinente. Esto nos lleva a
recordar lo trasmitido en el
curso de que para que sea
patentable una invención
debe ser novedosa, útil y no
obvia. Además tiene que
tener
alguna
aplicación
práctica.
Queda configurado el ámbito
de protección penal97, castigando
con pena la realización por un
tercero sin consentimiento del
titular, de los actos de explotación
del
producto
de
invención
garantizados por la patente, como
son: a) la fabricación, es decir, el
proceso productivo por el que se
obtiene ex novo, mediante una
actividad laboral de transformación
de determinadas materias, un
objeto, que constituye el quid
novum, objeto de protección de la
patente. b) La utilización, que
consiste en el uso del producto. Los
actos de empleo, uso o utilización
son los que se insertan en un
proceso de fabricación o de
prestación de un servicio. Por tanto,
están
fuera
del
ámbito
de
protección, los actos del ámbito
privado sin fines comerciales. c) La
oferta y la venta, ambas acciones,
íntimamente
relacionadas,
se
refieren al ciclo comercial o de la
distribución frente a las acciones
antes mencionadas. Designan la
actividad de quienes median entre
los
que
fabrican
de
modo
97
LACKNER, Ricardo, ob. Cit., p. 439 y siguientes.
78
fraudulento el producto protegido y
quienes
están
dispuestos
a
comercializarlos. El vehículo normal
para la realización de la oferta es la
publicidad.
d)
Importación
y
almacenamiento, la importación
implica la introducción de los
productos ilegítimos en territorio
uruguayo desde fuera de él. El
almacenamiento
supone
no
solamente la mera disponibilidad
real del producto, sino, por el
sentido natural y obvio del termino,
requiere una cantidad de productos
razonable para la actividad industrial
o comercial.
El artículo 99 inciso 2º de la
Ley de Patentes dispone que
también
podrá
reclamarse
indemnización por los actos lesivos
realizados desde la presentación de
la solicitud, en los casos en que el
infractor obtuviera por cualquier
medio conocimiento del contenido
de la misma antes de su
publicación, teniendo en cuenta la
fecha
de
comienzo
de
la
explotación. No obstante un sector
de la doctrina penal discrepa con el
contenido del citado artículo por
entender que de acuerdo al principio
de legalidad y debido a que el tipo
penal habla de derechos protegidos
por patentes,
con la
mera
presentación de la solicitud no se
obtiene una patente, debido a que la
patente nace cuando finaliza el
procedimiento administrativo y la
autoriza la DNPI.
En el caso de los modelos
industriales la ley no hace una
enumeración de los
derechos conferidos al titular sino
que se remite a las disposiciones
sobre patentes de invención, en lo
que fuere aplicable.
Un tema más complejo es el
de los derechos tutelados por las
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
patentes de diseños industriales, ya
que aquí existe la posibilidad de que
simultáneamente reciban protección
de tres regimenes jurídicos distintos
(artículo 87). Además, el diseño
podría estar protegido por el
régimen de la ley de propiedad
literaria y artística y por la ley de
marcas, si el diseño tiene carácter
distintivo. Como cada uno de estos
regímenes tiene su respectivo
ámbito de protección penal, en el
caso de que un diseño este inscripto
como derecho de autor, como
marca y como patente, habrá que
resolver si nos encontramos ante un
concurso aparente de leyes penales
o ante un concurso de delitos.
El bien jurídico protegido
debe identificarse con el derecho de
uso o explotación exclusiva de los
objetos amparados por un título de
propiedad industrial previamente
inscripto.
Cuando hablamos de delitos
en la ley de patentes es imposible
no derivar en el concepto o el verbo
nuclear de las figuras penales que
vimos, que es “defraudar”. Fraude
no es otra cosa que el hecho de
frustrar la ley o de usurparnos lo
que por derecho nos pertenece, de
forma tal que el engaño puede
considerarse como el medio de
arribar al fraude y el fraude como el
fin u objeto que uno se propone
lograr con el engaño.
Otro punto relevante a tener
en cuenta es que, la causación de
un daño patrimonial no forma parte
de la configuración típica de la
usurpación de la patente.
El componente subjetivo del
comportamiento típico se integra por
el dolo y por un especial elemento
subjetivo del injusto. Las conductas
deben llevarse a cabo con
conocimiento de que se está
vulnerando una patente registrada.
Si el dolo es la conciencia y la
voluntad de la infracción del
derecho de propiedad industrial, y
éste nace con su registro, es obvio
que el conocimiento del registro
forma parte del contenido del dolo.
Se trata de un conocimiento real y
efectivo. Nuestra ley requiere que el
sujeto actúe con fines industriales o
comerciales, lo que elimina del
ámbito penal la realización de estas
conductas con animo de lucro
personal o para su particular
provecho, comodidad, etc.
La pena prevista es de
privación de libertad, con un mínimo
de seis meses de prisión y un
máximo
de
tres
años
de
penitenciaría, si no concurren
algunas de las circunstancias
agravantes previstas en el artículo
107, por las cuales se elevan ambos
guarismos.
En el inciso 2º del artículo
106 habla del “comiso”, y se
entiende por tal la perdida en
beneficio del Estado de los efectos
e instrumentos del delito. Los
instrumentos del delito son aquellos
que
se
han
utilizado
para
ejecutarlos. Con respecto a los
objetos elaborados en infracción, se
trata de los efectos del delito, o lo
que equivale a decir los objetos
obtenidos con la conducta típica.
La norma que nos ocupa no
específica a texto expreso el
destino. Sólo señala que la decisión
judicial, si bien no quedaría
condicionada por la opinión de la
Dirección Nacional de la Propiedad
Industrial, debe contar con ella.
Para la suscrita esto es muy
relevante ya que somos los técnicos
de la DNPI quienes, salvo
excepciones,
estamos
más
79
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
capacitados para asesorar al
magistrado actuante.
El artículo 107 establece las
agravantes. En el literal A se esboza
una forma de elevar a la categoría
de injusto penal las infracciones al
deber de fidelidad del empleado
hacia su empleador, y al de buena
fe contractual en el caso del
licenciatario, lo que incrementa el
disvalor de acto.
La hipótesis prevista en el
literal B supone que el dependiente
o el licenciatario no defrauden ellos
mismos los derechos del titular, sino
que le revelen secretos de
fabricación a un tercero, el cual
utilizando los mismos llevará a cabo
la defraudación de los derechos del
titular, mediante la realización de las
conductas prohibidas. La conducta
que desarrollan el dependiente y el
licenciatario, es la que encarta en el
delito de revelación de secretos,
tipificados en el artículo 302 del
Código Penal Uruguayo.
Como operadores de derecho
no debemos confundir los términos
“secretos” con “conocimiento”. Los
conocimientos son propios del
trabajador por ser la consecuencia
del ejercicio de su labor e integran
su formación profesional. En cambio
los secretos son datos reservados,
que de revelarse generan perjuicio a
la empresa y favorecen la
competencia desleal. No olvidemos
que la documentación de la patente
es una fuente de información
tecnológica.
Según Beatriz Bugallo98 el
núcleo
de
la
disposición
fundamental
de
la
norma
juspenalista que se inserta en
materia de patentes de invención,
98
BUGALLO MONTAÑO, Beatriz. “Patentes de invención,
modelos de utilidad y diseños industriales” Ley Nº 17.164.
Análisis exegético. Fundación de Cultura Universitaria. 1ª
Edición, mayo 2001. Páginas 128 y 129.
80
modelos de utilidad y diseños
industriales se encuentra en el
verbo “defraudar”. Es decir privar al
titular de la patente de las
ganancias
que
pudieran
corresponderle por autorizar el uso
de su creación.
Para dicha autora, los extremos no
previstos en las disposiciones
penales de la ley de
patentes, deben llevar al defensor a
aplicar las normas generales del
derecho penal contenidas en el
Código Penal y en el Código del
Proceso Penal.
7. CAPITULO IV: SANCIONES
PENALES ESTABLECIDAS EN LA
LEY Nº 17.616: DERECHOS DE
AUTOR Y DERECHOS CONEXOS.
Según expresiones del Dr.
Eduardo de Freitas: “con motivo de
los avances tecnológicos y la
necesidad de proteger en debida
forma las creaciones del intelecto,
fueron
surgiendo
diversos
convenios
internacionales
en
materia de derechos de autor. Se
destacan el Convenio de Berna para
la Protección de las Obras Literarias
y Artísticas (Acta de París de 1971),
el Acuerdo sobre los Aspectos de
Propiedad Intelectual vinculados
con el Comercio (ADPIC), resultante
de la Ronda Uruguay del GATT, y
los nuevos Tratados de la OMPI
sobre Derecho de Autor del año
1996 (ámbito digital e internet).
Estos dos últimos prevén a texto
expreso la protección de los
programas de ordenador.
Tanto el Convenio de Berna, como
el
acuerdo
ADPIC,
fueron
aprobados por nuestro país a
través de las leyes 14910 y 16671,
respectivamente.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Nuestro país sanciona la ley
17616 de 10 de enero de 2003, con
el objeto de actualizar la ley del año
1937.
Entre
los
cambios
introducidos surge, precisamente, la
inclusión a texto expreso de los
programas de ordenador. El titular
de un programa de computación,
conforme a la ley, tiene el derecho
exclusivo
de
autorizar
su
reproducción,
distribución,
transformación y su comunicación al
público.
Interesa destacar que el
derecho
de
reproducción
comprende la fijación de la obra
(programa
de
ordenador) en
cualquier forma o por cualquier
procedimiento,
incluyendo
la
obtención
de
copias,
su
almacenamiento electrónico, - sea
permanente o temporario-, que
posibilite
su
percepción
o
comunicación. Asimismo, a través
del derecho de distribución el titular
tiene el derecho exclusivo de poner
a disposición del público el original o
una o más copias de la obra,
mediante su venta, permuta u otra
forma de transmisión de la
propiedad,
arrendamiento,
préstamo, importación, exportación
o cualquier otra forma conocida o
por conocerse, que implique la
explotación de la obra.
En lo que refiere a las
medidas de protección efectiva, la
ley se encarga de señalar que los
titulares de los derechos podrán
solicitar inspecciones judiciales con
el objeto de constatar los hechos
que comprueben infracciones a la
misma. El Juez podrá, de esta
manera, decretar el allanamiento de
la finca o lugar donde se denuncia
que se está cometiendo la
infracción. Esta inspección tiene
carácter reservado y se decretará
sin noticia de la persona contra
quién se pide.
La ley también ha modificado
los delitos relativos a violaciones a
los derechos de autor. El actual
artículo 46 de la ley Nº 9739, en la
redacción dada por el artículo 15 de
la ley Nº17616, establece que,
quién edite, venda, reproduzca o
hiciere reproducir por cualquier
medio o instrumento -total o
parcialmente-; distribuya; almacene
con miras a la distribución al
público, o ponga a disposición del
mismo en cualquier forma o medio,
con ánimo de lucro o de causar un
perjuicio injustificado, una obra
(programa de ordenador) inédita o
publicada, sin la autorización escrita
de
su
respectiva
titular,
contraviniendo en cualquier forma lo
dispuesto en la ley, será castigado
con pena de tres meses de prisión a
tres años de penitenciaria.
Por
otra
parte,
quién
reproduce o hiciere reproducir, por
cualquier medio o procedimiento,
sin ánimo de lucro o de causar un
perjuicio injustificado un programa
de ordenador sin la autorización
escrita de su respectivo titular, será
castigado con multa de 10 UR a
1500 UR. La actual redacción dada
por la ley Nº 17616 agrega otras
figuras delictivas, referidas a
medidas tecnológicas e información
sobre la gestión de derechos. A
tales efectos señala que serán
sancionados con pena de tres
meses de prisión a tres años de
penitenciaría quién: fabrique,
importe,
venda,
dé
en
arrendamiento o ponga de cualquier
otra
manera
en
circulación,
dispositivos
o
productos,
los
componentes o herramientas de los
mismos o preste cualquier servicio
cuyo propósito sea impedir, burlar,
81
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
eliminar, desactivar o eludir de
cualquier forma, los dispositivos
técnicos que los titulares hayan
dispuesto
para
proteger
sus
respectivos derechos; altere o
suprima, sin autorización del titular
de los derechos protegidos por esta
ley, la información electrónica
colocada por los titulares de los
derechos de autor o conexos, para
posibilitar la gestión de sus
derechos patrimoniales y morales,
de modo que puedan perjudicarse
estos derechos. La misma pena se
aplicará a quien distribuya, importe
con fines de distribución, emita o
comunique
al
público,
sin
autorización, ejemplares de obras,
interpretaciones o fonogramas,
sabiendo
que
la
información
electrónica colocada por los titulares
de derechos de autor o conexos, ha
sido suprimida sin autorización.
Asimismo, el Tribunal interviniente
ordenará
en
la
sentencia
condenatoria la confiscación y
destrucción, o dispondrá cualquier
otro medio de supresión de las
copias de obras o producciones y
de sus embalajes o envoltorios en
infracción, así como de todos los
artículos, dispositivos o equipos
utilizados en la fabricación de las
mismas. En aquellos casos en que
los equipos utilizados para la
comisión de los ilícitos referidos no
tengan por única finalidad esta
actividad, el Juez sustituirá la
destrucción por la entrega de dichos
equipos a instituciones docentes
oficiales”.99
Ante la Orden de Servicio Nº
32 de fecha 27 de julio del año
2005, en la cual se establece el
procedimiento a seguir por las
Unidades Policiales ante los delitos
violatorios de las Leyes, Normas, y
Decretos de propiedad literaria y
artística, ley de marcas, ley de
patentes, derechos de autor y
derechos conexos; y en la
necesidad de integrar a la tarea
policial organizaciones públicas y
privadas relacionadas con este
tema el Ministro del Interior Dr. José
Díaz crea la Comisión Permanente
de Defensa de los Derechos de la
Propiedad Intelectual.
El termino piratería según el
sub-comisario Francisco Anadón100
se utiliza para describir la infracción
deliberada de los derechos de autor
a escala comercial, pudiéndose
dividir en las siguientes categorías:
1. Piratería simple o compilado:
es
la
duplicación
no
autorizada de un original con
el objetivo de lograr un
beneficio comercial sin el
consentimiento del titular de
los derechos. El envoltorio de
las copias piratas difiere del
original. Un ejemplo de las
copias piratas pueden ser las
recopilaciones de un artista
concreto y un ejemplo de
software sería en el caso de
licencias en volumen, puede
significar que se reporte un
número
menor
de
computadoras en las cuales
se instala el software.
2. Falsificaciones: el producto y
su empaque son duplicados
ilegalmente para su posterior
redistribución como supuesto
producto legal.
99
100
DE FREITAS, Eduardo. Clases dictadas en relación a la
“Protección de la Innovación en las Empresas Culturales”,
correspondiente al módulo 6 del curso “Diploma Propiedad
Intelectual” Escuela de Negocios Internacionales. Cámara
Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. (Septiembre Octubre de 2009).
82
ANADÓN MÉNDEZ, Francisco y CARBONE PANDIANI,
Alexander. Guía Básica de información para determinar
Piratería y Falsificación. Comisión Permanente de Defensa de
los Derechos de la Propiedad Intelectual. 2006. Impreso en
Imprenta de la Jefatura de Policía de Montevideo. Ministerio
del Interior. Página 16 y siguientes.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
3. Bootlegs:
son
las
grabaciones no autorizadas
de actuaciones en directo o
emitidas por radio o TV. Se
duplican y venden sin el
permiso
del
artista,
compositor
o
compañía
discográfica.
4. Preinstalación en disco duro:
lo practican los integradores
de PCs deshonestos que
venden PCs con software
ilícito
preinstalado.
Los
distribuidores utilizan una
copia adquirida legalmente
para la instalación ilegal en
muchas máquinas.
5. Distribución no autorizada:
software
distribuido
bajo
licencias
de
descuentos
especiales, ya sea cliente
que maneja altos volúmenes,
fabricantes de computadoras
o instituciones académicas,
que luego redistribuyen a
otros que no tienen o no
califican para estas licencias.
6. Piratería en Internet: se
refiere al uso de Internet para
copiar o distribuir ilegalmente
software, música o películas
no autorizadas. En estos
casos Internet es el medio
empleado para anunciar,
ofrecer, adquirir, o distribuir
estos
productos
piratas.
Utilizando la tecnología de
compresión MP3 para la
música, mientras que para el
video se utiliza DivX, Xvid,
MPG2,
etc.
Siendo
distribuidos los productos
piratas
a
través
de
programas de intercambio de
archivos (P2P, peer to peer)
tales Kazaa, eDonkey, eMule
y BitTorrent entre otros.
En cuanto a los riesgos y
consecuencias de la piratería
debemos
tener
presente
las
sanciones previstas en nuestra
legislación vigente:
1. Sanción penal: 3 meses de
prisión a 3 años de
penitenciaría (artículo 46 ley
9739 en la redacción dada
por el artículo 15 de la ley
17616).
2. Multas de 10 a 1500
unidades reajustables.
3. Indemnización por daños y
perjuicios y multa de hasta de
10 veces del producto en
infracción.
Otro punto de análisis
interesante fue conocer la opinión
de la doctrina en relación a cómo
es atacada la edición legal de libros
en el Uruguay.
En nuestro país, básicamente
la edición legal de libros, tanto los
nacionales, como así también los
importados son atacados por dos
vertientes, la piratería propiamente
dicha que ingresan al circuito
comercial a través de ferias o de
librerías de libros usados. Pero
fundamentalmente la edición legal
de libros es atacada mediante el
fotocopiado ilegal que se realiza en
centros de fotocopiado normalmente
ubicados en los alrededores de los
centros
de
enseñanza,
que
técnicamente
se
denomina
reprografía.
El derecho de reproducción
reprográfico es el derecho exclusivo
que le corresponde al titular de una
obra protegida por el derecho de
autor, de autorizar la reproducción
total o parcial de la misma, a través
de su “reproducción facsimilar de
ejemplares de escrito y otras obras
gráficas en cualquier tamaño o
83
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
forma.
Las
normas
de
las
legislaciones de los derechos de
autor, referentes a la reproducción
se aplican también a este proceso
especial de copia”. Dicho derecho
está contemplado en el Convenio de
Berna.
La gestión colectiva de los
derechos es necesaria cuando la
administración
individual
es
imposible, insuficiente y poco
práctica. Y en el caso de los libros
fotocopiados lo es, ya que el autor
individual no puede ejercer un
control sobre su obra.
Se llama autor a una entidad
de gestión colectiva, constituida
como una asociación sin fines de
lucro, legalmente constituida y
autorizada, que en nuestro país
adopto la forma jurídica de
Asociación Civil, cuyo “objeto es la
promoción y defensa de los
derechos de autor correspondientes
a los autores o sus causahabientes
sobre obras publicadas por los
mismos o a través del editor”.
Un licencia que autorice la
reproducción de obras protegidas
por la ley de propiedad intelectual
debe contemplar limitaciones ya que
las reproducciones autorizadas no
deben competir ni perjudicar la
normal explotación de la obra. Por
lo tanto, es importante que las
licencias especifiquen claramente
los límites y usos no permitidos de
las copia.
Actualmente la Biblioteca
Nacional,101 bajo la órbita del
Ministerio de Educación y Cultura,
lleva el Registro de Derechos de
Autor.
101
CAPUTO, Alfredo. “Reseña de la evolución histórica de la
Propiedad Intelectual en el Uruguay en el contexto nacional e
internacional”. Revista de la Dirección Nacional de la
Propiedad Industrial Nº 10. Octubre, 2004. DNPI – MIEM.
Pág. 37.
84
Estimamos102 que para que
pueda actuarse con eficacia en
materia de ilícitos civiles y penales,
no sólo se requiere, desde luego,
una
legislación
preventiva
y
represiva adecuada, sino además:
a) fortalecimiento de las sociedades
de autores; b) dictar normas
especiales
que
aseguren
plenamente facultades amplias para
actuar en juicio o en vía
administrativa en representación
individual de sus asociados y de los
afiliados a todas las entidades con
las que se hallan ligadas con pactos
de representación recíproca, sin
necesidad de mandato especial.
Por muchos años103 las
infracciones al derecho de autor y
los derechos conexos fueron vistas
como atentatorias, únicamente, de
los intereses particulares del autor,
artista, productor o emisor, según
los casos, de modo que las viejas
tendencias legislativas apuntaban a:
o Estimar que una protección
suficiente podía concederse
a través de las acciones
civiles o administrativas y las
reparaciones al agraviado por
los
daños y perjuicios
sufridos.
o Penalizar las conductas más
graves con sanciones casi
siempre “benignas”.
o Considerar a los delitos
contra el derecho de autor o
los derechos conexos, de
acción privada, de modo que
su enjuiciamiento sólo era
102
GROMPONE, Romeo. “Sanciones Civiles y Penales en
Materia de Derechos de Autor”. Propiedad Incorporal.
Derechos de Autor y Conexos. Propiedad Industrial y
Marcaria. Págs. 63 y ss.
103
ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “La protección del
derecho de autor y los derechos conexos o afines en el ámbito
administrativo y judicial”. Manual para la enseñanza virtual del
Derecho de Autor y los Derechos Conexos. Tomo II. Módulo
VI, Unidad 4: La Tutela Penal. Caracas, República Bolivariana
de Venezuela. 1ª edición. Escuela Nacional de la Juricatura,
2001. Págs. 309 y ss.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
posible mediante la querella
acusatoria de la parte
agraviada.
La situación comenzó a
revertirse, entre otras razones,
cuando:
o Los
países
asumieron
compromisos internacionales
para proteger las obras,
interpretaciones
o
ejecuciones, producciones y
ediciones, de modo que eran
los estados los primeros
obligados a asegurar su
cumplimiento.
o La comunidad internacional
reconoció expresamente al
derecho de autor como un
Derecho Humano, de suerte
que muchas violaciones se
consideraron
atentatorias
contra
los
atributos
fundamentales
del
ser
humano.
o Se evidenció la interrelación
entre el derecho de autor y el
derecho a la cultura, de modo
que la protección del primero
constituía
un
factor
fundamental para el estímulo
a la creatividad y a la
producción de nuevos bienes
culturales.
o Las modernas tecnologías
incrementaron
las
posibilidades de explotación
de las obras, prestaciones,
producciones y emisiones
protegidas, dando lugar al
surgimiento de un sinnúmero
de actividades industriales y
comerciales, afectadas todas
con las infracciones a los
derechos
autorales
y
conexos, de manera que
dichas violaciones ingresaron
a
las
modalidades
de
criminalidad económica.
o Las transgresiones a los
derechos
intelectuales
comenzaron
a
afectar
también a las fuentes de
empleo y a los ingresos del
Estado.
o Muchas de las modalidades
de ilicitud resultaban el
producto de organizaciones
dirigidas.
o El derecho de autor y los
derechos conexos ingresaron
a
los
convenios
internacionales
sobre
comercio,
cuyos
compromisos
podían
conducir a los países donde
no se ofrecía una protección
eficaz, a mecanismo de
solución de controversias,
con
la
posibilidad
de
sanciones comerciales a
nivel internacional.
La doctrina internacional
entiende
que
dichos
ilícitos
pertenecen
a
la
criminalidad
económica y se relacionan con la
criminalidad transnacional.
Un ejemplo de la voluntad
manifestada por la comunidad
internacional en torno al tema se dio
con las resoluciones unánimes
adoptadas por las delegaciones
gubernamentales
y
diversos
organismos
multilaterales
con
motivo de los dos foros mundiales
convocados por la OMPI sobre la
piratería de grabaciones sonoras y
audiovisuales
(1981)
y
de
radiodifusiones y obras impresas
(1983), donde se destacó el daño
que se generaba a las culturas
nacionales, a la economía y al nivel
de empleo, recomendando a los
legisladores nacionales la previsión
85
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
de
sanciones
efectivas,
especialmente las de orden penal.
El compromiso de sancionar
penalmente
las
principales
conductas infractoras del derecho
de autor o los derechos conexos
figura en el artículo 61 del ADPIC.
Según
Antequera,
la
previsión penal de las conductas
descansa sobre dos principios
fundamentales:
1) Las sanciones deben ser
suficientemente disuasivas,
entre otras cosas para evitar,
en
lo
posible,
nuevas
violaciones por parte del
infractor en incluso por
terceros.
2) La pena debe ser equivalente
a la aplicable para otros
delitos de similar magnitud.
Las principales teorías acerca
de la naturaleza de los delitos
contra el derecho de autor y los
derechos conexos son: a) la
falsificación, b) defraudación, c) el
hurto, d) la usurpación, y e) la teoría
de los delitos sui generis.
La acción de falsificar tiene
dos acepciones: por una parte,
significa adulterar o corromper; y
por la otra, es sinónimo de
contrahacer una cosa material o
inmaterial. A su vez, contrahacer
equivale a remediar, imitar, o copiar.
La falsificación podría explicar
entonces los delitos donde se
infringe el derecho de reproducción,
pero no aquello que atentan, por
ejemplo contra los morales de
divulgación e integridad, o el
patrimonial
de
comunicación
pública, si la acción no consiste en
la
producción
indebida
de
ejemplares.
Concebir al derecho de autor
como
una
simple propiedad,
86
también parece incorrecto, sin
embargo
inclinó
a
algunos
legisladores a conceptualizar a
dichos
delitos
como
de
defraudación, no obstante que estos
lesionan
fundamentalmente
al
patrimonio económico, al tiempo
que existen violaciones al derecho
de autor que afectan los intereses
de orden moral, como los delitos de
sustitución de paternidad y en los de
mutilaciones
de
las
obras
protegidas. Es importante destacar
que en el fondo de la defraudación
está siempre presente el fraude el
cual equivale a engaño, con una
repercusión patrimonial, de modo
que se la emplea arbitrariamente
para
designar
y
clasificar
infracciones que no tienen nada de
común entre si, ni con el
mencionado delito en los códigos
penales.
La teoría del hurto también
parte de la concepción del derecho
de autor como una propiedad y, por
tanto, resulta igualmente forzada la
ubicación allí de ciertos ilícitos
contra las derechos intelectuales,
incluso en su variante de hurto
específico. En efecto no existe
ninguna adecuación de los delitos
contra el derecho de autor al hurto
definidos por los códigos penales,
cuando se exige el “apoderamiento”
de un “objeto mueble” perteneciente
a otros para aprovecharse de él
“quitándolo” sin el consentimiento
de su dueño, “del lugar donde se
halle”. No parece posible pensar
que
se
pueda
trasladar
el
pensamiento, ni hablarse de hurto si
se deforma o mutila una obra del
ingenio
o
una
interpretación
artística, se ejecuta sin autorización
una obra musical, se fija un
programa de ordenador en un
soporte magnético o se le distribuye
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
a través de redes o estaciones de
trabajo; se realiza la comunicación
pública de un fonograma sin pago
de remuneración o se transmite por
televisión una obra audiovisual sin
el consentimiento del titular, para
poner algunos ejemplos.
La usurpación tiene varios
significados:
en
materia
de
propiedad se le entiende como el
despojo o alteración de derechos
reales ajenos; en cuanto a los
intereses
inmateriales,
a
la
apropiación de la fama o la
reputación de otros; pero en cierto
sistemas penales se le concibe de
forma distinta, para sancionar la
arrogación indebida de funciones,
títulos u honores.
Así, la usurpación podría
explicar la figura del plagio, como
apropiación de la paternidad de la
obra ajena, pero no los atentados
contra el derecho de divulgación,
que afecten la integridad de la obra
o constituyan una reproducción no
autorizada, una distribución de
ejemplares
ilegítimos
o
la
comunicación
pública
sin
el
consentimiento del titular del
respectivo derecho.
Partiendo de la concepción
de Picard, para quien la clasificación
tradicional de los derechos (reales,
personales y obligacionales) es
incompleta, pues existe una nueva
categoría:
los
derechos
intelectuales, y se ha sostenido que
los ilícitos contra el derecho de
autor son “sui generis”, atendiendo
a la especialidad y la autonomía de
la disciplina, de modo que los
hechos punibles que la afectan no
pueden asimilarse a las figuras
comunes, particularmente cuando
estas se dirigen a proteger intereses
de
diferente
naturaleza,
especialmente por la compleja
estructura de los derechos de
propiedad intelectual.
Con independencia de la
adhesión o no a la teoría de Picard,
la postura mayoritaria en la doctrina
iberoamericana apunta hacía la
autonomía
de
los
delitos
atentatorios
a
los
derechos
autorales y conexos y opta por la
necesidad de buscar figuras bien
definidas. Por eso las infracciones
punitivas contra la propiedad
intelectual, en el sentido de
“derechos de autor y derechos
conexos”, deben configurarse como
delitos especiales.
Como regla general -apunta
Livszyc-, las conductas típicas se
dividen en tres clases: 1) lesiones al
derecho moral, 2) violaciones a los
derechos
patrimoniales,
3)
infracciones mixtas, es decir tanto al
derecho moral como a los derechos
patrimoniales.
Sobre
esos
principios
descansa
la
obligación
del
legislador de definir con claridad los
tipos delictivos para evitar, por una
parte,
que
ciertas
acciones
merecedoras
de
sanción
se
excluyan del tipo; y, por la otra, que
conductas menores o “benignas”,
susceptibles de represión a través
de acciones civiles y sanciones
administrativas, queden incluidas en
la norma penal. De allí la critica a
los “tipos penales en blanco”, es
decir, que no especifican el
supuesto reprochable, sino que
dejan al juez la tarea de
individualizarla con vistas a las
disposiciones generales existentes
en la misma ley u otras leyes, lo que
a sido motivo de objeciones por la
doctrina.
Pero es importante señalar que son
dos cosas diferentes el tipo penal
“en blanco” y el tipo “abierto”, donde
87
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
se tipifica como delito a toda
violación a cualquiera de los
derechos exclusivos reconocidos
por la ley.
La tipicidad como regla para
todos los ilícitos penales en derecho
de autor y derechos conexos parte,
de tres requisitos fundamentales: 1)
se trate de un derecho intelectual
protegido por la ley. 2) La obra,
interpretación
o
ejecución,
producción o edición, según los
casos, sean utilizados sin la
autorización del titular del respectivo
derecho o bajo el amparo de una
excepción legal expresa. 3) Este
vigente el período de protección
legal, a menos que un supuesto
concreto la ley disponga otra cosa.
El Convenio de Berna no
contiene disposiciones específicas
acerca de las sanciones penales
aplicables en los casos de infracción
a cualesquiera de los derechos
reconocidos en el Convenio.
Apenas, se dispone que “toda
obra falsificada podrá ser objeto de
comiso en los países de la Unión en
que la obra original tenga derecho a
la protección legal” (artículo 16,1) la
cual, por lo demás, no consiste
necesariamente en una sanción
penal.
El compromiso de sancionar
penalmente
las
principales
conductas infractoras del derecho
de autor o los derechos conexos,
figura en el ADPIC (artículo 61) que
se
basa
en
dos
principios
fundamentales:
o Las sanciones deben ser
suficientemente disuasivas,
entre otras cosas para evitar,
en
lo
posible,
nuevas
violaciones por parte del
infractor o por terceros.
88
o La pena debe ser equivalente
a la aplicable para otros
delitos de similar gravedad.
Las acciones de obligatoria
sanción son:
A) Reproducir sin autorización
una obra literaria o artística,
una
interpretación
o
ejecución artística o una
producción
fonográfica,
protegidas por el derecho de
autor
o
los
derechos
conexos.
B) Poner en circulación, es
decir, a disposición del
público tales reproducciones
indebidas.
C) Transmitir o retransmitir, por
hilo o sin hilo una emisión de
radiodifusión o de cable, sin
la
autorización
de
los
respectivos
titulares
del
derecho.
Se exige como condición
objetiva de punibilidad que se trate
de actos de piratería a escala
comercial, es decir que su comisión
sea
susceptible
de
crear
distorsiones en el comercio.
En el ADPIC se establece
que la sanción penal puede ser
alternativa o acumulativa, en este
último supuesto prisión y multa.
Mientras los supuestos de piratería
a escala comercial deben ser
necesariamente reprimidos en sede
criminal por las legislaciones de los
países de la OMC, otras conductas
también pueden ser sancionadas
penalmente, conforme al principio
de la protección minima del Acuerdo
y a la autonomía de los legisladores
nacionales para reconocer otros
derechos o reprimir otras conductas.
Ello permite que las leyes
nacionales tipifiquen como delito
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
acciones que lesionen solamente el
derecho moral o que no creen
distorsiones en el comercio.
Los nuevos Tratados de la OMPI
sobre derecho de autor (TODA) e
Interpretación
o
Ejecución
y
Fonogramas (TOIEF) solamente
contienen, por lo que se refiere a la
observancia un dispositivo de
carácter general por el cual las
partes
contratantes
deben
asegurarse que en sus legislaciones
nacionales
se
establezcan
procedimientos que permitan la
adopción de medidas eficaces
contra cualquier acción infractora de
los derechos a que se refieren los
respectivos
instrumentos,
con
inclusión de recursos ágiles para
prevenir las infracciones y de
recursos que constituyan un medio
eficaz de disuasión de nuevas
infracciones (artículos 14 y 23
respectivamente).
Según lo expresado ut supra
podemos apreciar que no hay
soluciones
uniformes
en
la
legislación comparada en cuanto a
las clases y la magnitud de las
penas en materia de ilícitos
autorales.
En el derecho comparado los
principales tipos delictivos son:
A) La divulgación de una obra
inédita:
partiendo
del
principio por el cual el autor
tiene el derecho moral,
inalienable e irrenunciable,
de divulgar su obra o
mantenerla inédita, se tipifica
como delito dar a conocer al
público esa creación del
autor, sin su autorización.
B) El plagio: es la apropiación
de todos o de algunos
elementos originales de la
obra
de
otro
autor,
C)
D)
E)
F)
presentándolos como propios
o como el apoderamiento
ideal de una obra ajena, sea
haciéndola
pasar
como
propia o bien utilizando los
elementos
creativos
de
aquella para la elaboración
de la creación ilegitima.
Como apunta la doctrina, el
plagio constituye el más
grave atentado al derecho de
autor, pues en esencia
significa
desconocer
la
paternidad del creador, al
punto considerársele el delito
capital en esta materia
equivalente al domicilio en
los
delitos
contra
las
personas.
La
falsa
atribución
de
titularidad
y
el
fraude
procesal:
se
considera
punible el hecho de que una
persona
se
atribuya
falsamente la calidad de
titular, originario o derivado
de alguno de los derechos
reconocidos por la ley y que,
con esa indebida atribución
obtenga que la autoridad
judicial
o
administrativa
competente suspenda la
comunicación reproducción o
distribución de la obra,
interpretación o producción.
El irrespeto a la integridad de
la obra y las violaciones al
derecho de modificación.
El empleo indebido del título
de una obra.
La reproducción ilícita o
también llamada piratería:
uno de los delitos más graves
a la luz de la legislación
comparada es el de la
piratería,
es
decir,
la
reproducción no autorizada
de obras protegidas, de
89
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
G)
H)
I)
J)
K)
L)
interpretaciones
o
ejecuciones artísticas o de
fonogramas, al punto que su
represión penal resulta una
obligación establecida por el
ADPIC.
La distribución no autorizada
de ejemplares.
La puesta en circulación de
reproducciones ilícitas.
La
sobreproducción
de
ejemplares.
La comunicación pública no
autorizada.
La piratería de señales.
La
presentación
de
declaraciones falsas.
8. CONCLUSIONES.
Culminando
el
presente
aporte monográfico nos podemos
preguntar porque hoy, de forma más
incipiente se destaca la protección
de los derechos de propiedad
intelectual. Las respuestas pueden
ser muchas, para la suscrita una
protección seria y equitativa que
provenga de las autoridades
gubernamentales
y
de
los
ciudadanos en general no solo
fomenta la innovación sino también
provee el nivel de confianza que
una economía necesita para atraer
inversiones extranjeras y ampliar la
transferencia de tecnología.
Esto lo percibimos en nuestro
país, a través de los amplios
estudios y proyectos que se
desarrollan dentro del ámbito de la
industria farmacéutica.
Por otra parte, la protección
de los signos distintivos son una
garantía de calidad frente a los
consumidores y a su vez una forma
de
atribuir responsabilidad
a
quienes usan ilegalmente una
marca o engañan a los usuarios con
90
sus productos o servicios. La
falsificación de las marcas lesionan
los ingresos económicos de las
arcas del Estado. Pero incluso
puede ser más grave porque puede
amenazar la salud, ya que no es lo
mismo falsificar una cartera Lois
Vuitton
que
un
producto
farmacéutico
para
curar
una
patología neurológica.
Para llegar a una política de
Propiedad Intelectual eficaz se
necesita:
promulgar
leyes
congruentes con el TRIPS, lograr un
personal capacitado dentro de la
Administración Pública que brinde
información eficiente a los usuarios.
Procurar
brindar
mayor
conocimientos a los magistrados
para
que
los
procedimientos
judiciales sean efectivos y se
establezcan severas sanciones para
los infractores. Alentar el desarrollo
a través de la divulgación de la
importancia de los derechos de la
propiedad industrial.
Como hemos desarrollado en
el presente trabajo, la Ley de
Derechos de Autor ha respondido al
cambio tecnológico. Las tecnologías
que
hoy
plantean
mayores
problemas son las relacionadas con
el almacenamiento y la transmisión
de obras por medios digitales. Una
vez que una obra ha sido puesta en
circulación puede ser reproducida
con rapidez a bajo costo y eso
genera grandes perjuicios por
ejemplo bajar discos compactos
(CD) con versiones originales de
The Beatles. Como operadores de
derecho,
debemos
trabajar
incesantemente en la búsqueda de
atribuir responsabilidad a quienes
se benefician transgrediendo la ley,
ya que muchos empresarios del
área cinematográfica, musical y del
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
software sufre serios perjuicios
económicos a causa de la piratería.
No obstante, es necesario
afinar el concepto de las sanciones
penales impartidas por el Estado,
con vista a delimitar su real alcance,
teniendo presente que el Derecho
Penal debe ser aplicado cuando es
imprescindible y cuando se hayan
agotado todas las soluciones
existentes en el ámbito jurídico.
9. ANEXO NORMATIVO.
1. Normas constitucionales.
Artículo 7º: Los habitantes de
la República tienen derecho a ser
protegidos en el goce de su vida,
honor, libertad, seguridad, trabajo y
propiedad. Nadie puede ser privado
de estos derechos sino conforme a
las leyes que se establecieren por
razones de interés general.
Artículo
33:
El
trabajo
intelectual, el derecho del autor, del
inventor o del artista, serán
reconocidos y protegidos por la ley.
Artículo 72: La enumeración
de derechos, deberes y garantías
hecha por la Constitución, no
excluye los otros que son inherentes
a la personalidad humana o se
derivan de la forma republicana de
gobierno.
Artículo 332: Los preceptos
de la presente Constitución que
reconocen
derechos
a
los
individuos, así como los que
atribuyen facultades e imponen
deberes a las autoridades públicas,
no dejarán de aplicarse por falta de
la reglamentación respectiva, sino
que ésta será suplida, recurriendo a
los fundamentos de leyes análogas,
a los principios generales de
derecho
y
a
las
doctrinas
generalmente admitidas.
2. Normas legales.
2.1. Ley Nº 17.011.
Artículo 1º.- Se entiende por marca
todo signo con aptitud para
distinguir los productos o servicios
de una persona física o jurídica de
los de otra.
Artículo 81.- El que con el fin de
lucrar o causar perjuicio use,
fabrique, falsifique, adultere o imite
una marca inscripta en el registro
correspondiente a otra persona,
será castigado con seis meses de
prisión a tres años de penitenciaría.
Artículo 82.- Los que rellenen con
productos espurios envases con
marca ajena, serán castigados con
seis meses de prisión a tres años de
penitenciaría.
Artículo 83.- El que a sabiendas
fabrique, almacene, distribuya o
comercialice mercaderías señaladas
con las marcas a que refieren los
artículos anteriores, será castigado
con tres meses de prisión a seis
años de penitenciaría.
Artículo 84.- Las marcas a que
hacen referencia los artículos
anteriores,
así
como
los
instrumentos usados para su
ejecución, serán destruidos o
inutilizados.
Las mercaderías en infracción que
hayan
sido
incautadas
será
decomisadas y destruidas, salvo
que por su naturaleza puedan ser
adjudicadas a instituciones de
beneficencia pública o privada.
Artículo 85.- Las
disposiciones
contenidas en el presente Capítulo
serán aplicables, en lo pertinente, a
91
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
los que hicieren uso, sin derecho,
de las denominaciones de origen
previstas en el artículo 75 de la
presente ley.
Artículo 9º.- La
invención
se
considerará novedosa cuando no se
encuentre en el estado de la
técnica.
Artículo 86.- Los delitos previstos en
la presente serán perseguibles, a
instancia de parte, en la forma
regulada por los artículos 11 y
siguientes del Código del Proceso
Penal.
Por estado de la técnica deberá
entenderse
el
conjunto
de
conocimientos técnicos que se han
hecho públicos antes de la fecha de
presentación de la solicitud de
patente o, en su caso, de la
prioridad reconocida, mediante una
descripción oral o escrita, por la
explotación, o por cualquier otro
medio de difusión o información, en
el país o en el extranjero, en forma
de poder ser ejecutados.
Artículo 87.- Los damnificados por
contravención de las disposiciones
contenidas en los artículos 81 a 85
de la presente ley, podrán ejercer
las acciones por daños y perjuicios
contra los autores y coautores de
las
actividades
sancionadas
penalmente.
Artículo 88.- Los titulares de marcas
registradas podrán demandar ante
el Poder Judicial la prohibición de
uso de una marca no registrada,
idéntica o semejante a la suya.
Artículo 89.- No se podrá intentar
acción civil o criminal después de
pasados cuatro años de cometido o
repetido el delito, o después de un
año, contado desde el día en que el
propietario de la marca tuvo
conocimiento del hecho por primera
vez.
Los actos que interrumpen la
prescripción son aquellos que están
determinados por el derecho
común.
2.2. Ley Nº 17.164.
Artículo 8º.- Son patentables las
invenciones nuevas de productos o
de procedimientos que supongan
una actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicación industrial.
92
También
deberá
considerarse
comprendido dentro del estado de la
técnica el contenido de una solicitud
en el trámite en el país cuya fecha
de presentación o, en su caso, de
prioridad, fuese anterior a la de la
solicitud
que
se
estuviese
examinando, siempre que ese
contenido quede incluido en la
solicitud anterior cuando ella fuese
publicada.
Artículo 106.- El que defraudare
alguno de los derechos protegidos
por patentes de invención, modelos
de utilidad o diseños industriales,
será castigado con pena de seis
meses de prisión a tres años de
penitenciaría.
En todo caso se procederá al
comiso de los objetos elaborados en
infracción y de los instrumentos
utilizados predominantemente para
su elaboración, cuyos destinos se
decidirán en consulta con la
Dirección Nacional de la Propiedad
Industrial.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Artículo 107.- La pena será de
quince meses de prisión a cuatro
años de penitenciaría cuando
concurran
las
circunstancias
agravantes siguientes:
A) Haber sido dependiente del
titular de la patente o de un
licenciatario de la misma.
B) Haber obtenido de éstos el
conocimiento de las formas
especiales de realización del
objeto patentado.
2.3. Ley Nº 17.616.
Artículo 15.- Sustitúyese el
artículo 46 de la Ley Nº 9.739, de 17
de diciembre de 1937, por el
siguiente:
"ARTÍCULO 46.A) El que edite, venda, reproduzca
o hiciere reproducir por cualquier
medio o instrumento -total o
parcialmente-;
distribuya;
almacene con miras a la
distribución al público, o ponga a
disposición
del mismo
en
cualquier forma o medio, con
ánimo de lucro o de causar un
perjuicio injustificado, una obra
inédita
o
publicada,
una
interpretación, un fonograma o
emisión, sin la autorización
escrita de sus respectivos
titulares o causahabientes a
cualquier título, o se la atribuyere
para sí o a persona distinta del
respectivo titular, contraviniendo
en cualquier forma lo dispuesto
en la presente ley, será
castigado con pena de tres
meses de prisión a tres años de
penitenciaría.
B) Con la misma pena será
castigado el que fabrique,
importe,
venda,
dé
en
arrendamiento o ponga de
cualquier
otra
manera
en
circulación,
dispositivos
o
productos, los componentes o
herramientas de los mismos o
preste cualquier servicio cuyo
propósito sea impedir, burlar,
eliminar, desactivar o eludir de
cualquier forma, los dispositivos
técnicos que los titulares hayan
dispuesto para proteger sus
respectivos derechos.
C) Además de las sanciones
indicadas, el Tribunal ordenará
en la sentencia condenatoria la
confiscación y destrucción, o
dispondrá cualquier otro medio
de supresión de las copias de
obras o producciones y de sus
embalajes o envoltorios en
infracción, así como de todos los
artículos, dispositivos o equipos
utilizados en la fabricación de las
mismas. En aquellos casos que
los equipos utilizados para la
comisión de los ilícitos referidos
no tengan por única finalidad
esta actividad, el Juez sustituirá
la destrucción por la entrega de
dichos equipos a instituciones
docentes oficiales.
D) Será sancionado con pena de
tres meses de prisión a tres años
de penitenciaría quien altere o
suprima, sin autorización del
titular de los derechos protegidos
por esta ley, la información
electrónica colocada por los
titulares de los derechos de autor
o conexos, para posibilitar la
gestión
de
sus
derechos
patrimoniales y morales, de
93
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
modo que puedan perjudicarse
estos derechos. La misma pena
se aplicará a quien distribuya,
importe con fines de distribución,
emita o comunique al público, sin
autorización,
ejemplares
de
obras,
interpretaciones
o
fonogramas, sabiendo que la
información electrónica colocada
por los titulares de derechos de
autor o conexos, ha sido
suprimida
o
alterada
sin
autorización.
E) El que reprodujere o hiciere
reproducir, por cualquier medio o
procedimiento, sin ánimo de
lucro o de causar un perjuicio
injustificado,
una
obra,
interpretación,
fonograma
o
emisión, sin la autorización
escrita de su respectivo titular,
será castigado con multa de 10
UR (diez unidades reajustables)
a 1.500 UR (mil quinientas
unidades reajustables)".
Artículo 16.- Sustitúyese el
artículo 47 de la Ley Nº 9.739, de 17
de diciembre de 1937, por el
siguiente:
"ARTÍCULO 47.- Como medida
preparatoria, los titulares de los
derechos protegidos en esta ley
podrán solicitar una inspección
judicial con el objeto de constatar los
hechos
que
comprueben
infracciones a esta ley.
El
Juez
podrá
decretar
el
allanamiento de la finca o lugar
donde se denuncia que se está
cometiendo la infracción, levantando
acta donde se describan los hechos
constatados y recogiendo, en lo
posible, lo que de ellos tengan
eficacia probatoria.
94
La inspección decretada por el Juez
no requerirá contracautela.
La inspección judicial tiene carácter
reservado y se decretará sin noticia
de la persona contra quien se pide".
Artículo 17.- Sustitúyese el
artículo 48 de la Ley Nº 9.739, de 17
de diciembre de 1937, por el
siguiente:
"ARTÍCULO 48.- El Juez, a instancia
del titular del respectivo derecho o
de su representante, o entidades de
gestión colectiva, podrá ordenar la
práctica de las medidas cautelares
necesarias para evitar que se
cometa la infracción o que se
continúe o repita una violación ya
realizada a los derechos exclusivos
del titular y, en particular, las
siguientes:
1) La suspensión inmediata de las
actividades
de
fabricación,
reproducción,
distribución,
comunicación o importación
ilícita según proceda.
2) El secuestro de los ejemplares
producidos o utilizados y el del
material o equipos empleados
para la actividad infractora.
3) El embargo de los ingresos
obtenidos por la actividad ilícita
o, en su caso, de las cantidades
debidas
en
concepto
de
remuneración".
10. GLOSARIO.104
Concurrencia desleal: dice Siegbert
Rippe “cuando se emplean ciertos
medios para obtener el fin, cuando
104
Muchos de estos conceptos fueron elaborados por
Benjamin Oelsner, publicado en “Introducción a los Derechos
de la Propiedad Intelectual”. Oficina de Programas de
información internacional. Departamento de estado de los
Estados Unidos. Página 35 y siguientes. Los mismos fueron
adaptados por la suscrita a la legislación nacional.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
se desvía la clientela ajena y/o se
usurpa la misma para establecer o
acrecentar la propia clientela en
perjuicio de los concurrentes, con
los medios engañosos, desleales,
incorrectos, es cuando se puede
hablar de concurrencia desleal”.
Convención de Berna: importante
tratado multilateral sobre derechos
de autor firmado en Suiza en 1886.
Delito: es el injusto determinado en
sus elementos por el tipo de la ley
penal y conminado con pena, por
razón del cual su autor merece un
reproche de culpabilidad. Es toda
conducta típica antijurídica y
culpable.
Derecho de autor (copyright):
derecho exclusivo que el Estado
confiere al creador de una obra para
excluir a otras personas de la
reproducción,
adaptación,
distribución,
interpretación
o
exhibición pública de la misma.
Diseño industrial: es el aspecto
ornamental o estético de un artículo.
Falsificación: acción de elaborar o
vender un producto que implique
una reproducción intencional de una
marca comercial genuina.
Imitación: copia idéntica de un
producto o servicio que está
protegido legalmente.
Indicación geográfica: es un signo
utilizado para productos que tienen
un origen geográfico concreto y
poseen cualidades o una reputación
derivadas específicamente de su
lugar de origen.
Ingeniería inversa: se aplica a los
secretos industriales, y consiste en
un método para obtener información
técnica a partir de un producto
accesible al público con el fin de
determinar de que está hecho, que
lo hace funcionar y cual fue el
procedimiento de elaboración, y
descubriendo dichos datos técnicos
elaborar otro producto.
Invención: es la combinación de
elementos sensibles ideados por
una persona cuya mera aplicación a
determinada materia o energía
produce un resultado útil para la
satisfacción de una necesidad
humana, originando la solución de
un problema técnico hasta entonces
no resuelto.
Licencia: permiso para usar un
derecho de propiedad intelectual
dentro del territorio nacional.
Marca: todo signo con aptitud para
distinguir los productos o servicios
de una persona física o jurídica de
los de otra.
Marca de alto renombre: la solicitud
de registro de una marca como
“Coca-Cola”,
“Mercedes-Benz”,
“MacDonald’s”, para cualquiera de
las clases de la nomenclatura
marcaria constituye un acto viciado
de nulidad relativa dado que es muy
probable que el sector del mercado
hacía el cual se oriente ese registro,
perciba que se trata de un producto
o servicio brindado por o vinculado
de alguna manera a los titulares de
esas afamadas marcas notorias.
Marca notoria: la jurisprudencia
administrativa ha reconocido la
existencia de dos conceptos de
notoriedad: el concepto amplio, en
95
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
virtud del cual es notorio lo conocido
por todos incluyendo en este
concepto el público consumidor en
general, y el concepto restringido en
virtud del cual notorio es lo conocido
por las personas vinculadas al ramo
específico al que está vinculada la
marca.
Nombre de dominio: nombres y
palabras que eligen las compañías
para identificar sus direcciones
electrónicas, registradas como sitios
en la red de Internet.
Organización
Mundial
de
la
Propiedad Intelectual (WIPO): tiene
sede en Ginebra, pertenece a las
Naciones Unidas y su finalidad es
promover la protección de la
propiedad intelectual en todo el
mundo.
Patente: es un derecho exclusivo
concedido por el Estado a un
invención que es nueva, implica un
actividad inventiva y es susceptible
de tener una aplicación industrial.
Piratería marcaria: el acto de
piratería marcaria se configura
cuando una persona intenta o logra
registrar una marca ajena como de
su propiedad. (Concepto brindado
por el Dr. Armando Sciarra, en una
conferencia dictada en Buenos
Aires durante el Décimo Congreso
de ASIPI, en noviembre de 1988).
Propiedad intelectual: ideas y
expresiones creativas de la mente
humana que tienen valor comercial
y reciben protección legal.
Secreto industrial: información que
las empresas se esfuerzan por
mantener en plan confidencial y que
tiene valor porque no es de
96
conocimiento general de la industria
correspondiente. Por ejemplo la
proporción
exacta
de
los
ingredientes de la bebida Coca-Cola
es un secreto industrial reservado a
la firma Coca-Cola Company. La
formula original fue desarrollada por
un
farmacéutico,
el
doctor
Pemberton.
11. BIBLIOGRAFÍA.
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Manual para la enseñanza virtual
del derecho de autor y los derechos
conexos, tomo I. Escuela Nacional
de la Judicatura, 1ª edición, 2001.
__________, Manual para la
enseñanza virtual del derecho de
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Judicatura, 1ª edición, 2002. 1ª
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__________, Del entorno analógico
a la tecnología digital. La evolución
jurisprudencial. El Derecho de autor
ante los desafíos de un mundo
cambiante. Homenaje a la Profesora
Delia
Lipszyc.
Congreso
International. Lima (Peru), 24-24 de
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S.A.C. – APDAYC, 2006.
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INTELECTUAL, 2003. GPI – Grupo
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Publicación oficial
Año 2011 – Edición Especial
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Abril 2011