TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
PROCESO 13-IP-2001
Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión
344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el
Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno
Nº 6005, Actora: COMPAÑIA ARCOR S.A.I.C., Marca: BOLIN
BOLA.
Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San
Francisco de Quito, a los dos días del mes de mayo del año dos mil uno.
VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por la doctora Olga Inés Navarrete
Barrero, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, expediente interno Nº 6005 contra autoridades
nacionales.
En el proceso interno instaurado por la actora, la sociedad ARCOR S.A.I.C. domiciliada
en Buenos Aires, Argentina, solicitante de la marca Bolín Bola, a través de apoderado
pretende obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos:
a)
De la Resolución Nº 9256 del 26 de marzo de 1996, expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos,
mediante la cual se negó el registro de la marca Bolín Bola, para amparar
productos comprendidos en la clase 30 Internacional.
b)
De la Resolución Nº 02327 del 31 de enero de 1997, expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, a través
de la cual se confirma la resolución Nº 9256 de 26 de marzo de 1996.
c)
De la Resolución Nº 16555 de agosto 25 de 1999, expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial, mediante la cual se confirma la Resolución Nº 9256 de marzo
26 de 1996, y se declara agotada la vía gubernativa.
Que la solicitud se encuentra acorde con los requerimientos de admisibilidad
dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del Juez
consultante, los siguientes:
-2-
A.
“La sociedad Arcor S.A.I.C., a través de su apoderado, solicitó el
registro de la marca BOLIN BOLA para distinguir los productos
comprendidos en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972.
B.
“El 26 de enero de 1996, la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución Nº
9256, negando la solicitud con la siguiente argumentación.
“ … El estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su
conjunto, evitando su fraccionamiento o el examinarlas en sus detalles;
sin embargo, sólo se deben considerar las similitudes que ellas puedan
contener, pues son éstas las que en un momento dado confunden al
consumidor medio. En opinión de este despacho, entre la expresión que
se pretende registrar y la marca BOLA BOLA existen similitudes que
inducirían al consumidor a error, por consiguiente, ambas marcas no
pueden coexistir en el mercado pues generarían confusión en el
público; no así con la marca de la sociedad opositora, con la cual no se
presenta confundibilidad.
“En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en
la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a) de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.
C.
“Dentro del término legal, la doctora Ximena Castellanos, en su calidad
de apoderado de la sociedad solicitante, interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación contra la Resolución Nº 9256 de
marzo 26 de 1996, el cual, en síntesis, se fundamenta en lo siguiente:
“Entre las marcas en conflicto no existen semejanzas que puedan
inducir al público a error”.
“Al examinar las marcas debemos tener en cuenta la unidad gráfica,
ortográfica y fonética, no debiendo romper o fraccionar las marcas para
realizar la comparación.
“La marca opositora contiene una expresión genérica BOLA, no siendo
lo suficientemente distintiva, y que por lo tanto no debe ser tenida en
cuenta para efectos de determinar la confundibilidad”.
D.
“El 31 de enero de 1997, el Jefe de la División de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio, para resolver el recurso de
reposición expide la resolución Nº 002327, considerando lo siguiente:
‘ ... la expresión BOLA es genérica, la administración considera que se
trata de una expresión evocativa, al no describir directamente las
características de los comprendidos en la clase 30, lo cual tiene toda la
posibilidad de existir como marca, alcanzando la fuerza distintiva
necesaria’.
‘... Se encuentra que la impresión de conjunto despertada por las
marcas en confrontación, BOLIN BOLA (solicitada) y BOLA BOLA
(registrada) examinadas de manera sucesiva y teniendo en cuenta más
-3-
que las diferencias, las semejanzas de los signos arroja confusión,
fonética, gráfica, ya que se está reproduciendo una parte de la marca
ya registrada para distinguir productos comprendidos en la misma clase,
circunstancia que puede generar error en el público consumidor’.
E.
“Mediante Resolución Nº 16655 del 25 de agosto de 1999, el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió
confirmar la Resolución Nº 9256 de 26 de marzo de 1999, con
fundamento en lo siguiente:
‘Entre las marcas en confrontación Bolín Bola y Bola Bola existen
semejanzas ortográficas y fonéticas, capaces de inducir a error al
consumidor, ya que su escritura y pronunciación son muy similares,
similitud que se deriva de la inclusión de la palabra bola en ambos
signos en el mismo orden y disposición, expresión que si bien es cierto
es genérica para algunos productos no lo es para los productos de la
clase 30 pues la genericidad debe examinarse en relación directa con
los productos que se pretende amparar, y de otra parte las expresiones
Bolín Bola tienen un significado conceptual similar por lo que el público
consumidor podría pensar que se trata de productos con el mismo
origen empresarial. En consecuencia esta Delegatura considera que del
examen de los signos en confrontación Bolín Bola y Bola Bola en su
conjunto presentan suficientes semejanzas las cuales imposibilitan la
coexistencia de las marcas en el mercado’.
El Tribunal, además de lo transcrito, se remite a la demanda presentada por la actora y
a la contestación a la misma por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio
a)
Demanda presentada por la sociedad ARCOR S.A.I.C.
Aclara que la negativa al registro de la marca solicitada Bolín Bola se produjo con base
en la marca BOLA BOLA de Productos Stani S.A.I.C. y no con la marca opositora BOLY
BO.
Al refutar la posible confusión alegada, se expresa que “no basta que dos expresiones
compartan una misma palabra para que se pueda hablar de confundibilidad entre ellas,
en este caso es evidente que gráfica y ortográficamente las dos marcas coinciden en la
expresión BOLA, a la cual se agregan elementos particulares que hacen que cada
expresión conserve su fuerza distintiva respecto de la otra”
Menciona algunos casos en que se utiliza la palabra BOLA como parte integrante de
otras marcas, como por ejemplo:
BOLA DE NIEVE, FRUTI BOLA, FUT BOLITA, TOMBOLA, BAM BOLA.
Considera con esos casos, que se puede registrar otras marcas, y que en el caso de su
representada son expresiones de fantasía.
Analiza las reglas dadas por el tratadista Pedro Breuer Moreno, y en cuanto a la
impresión de conjunto que despiertas las marcas, expresa que entre las dos marcas en
conflicto se genera una “impresión totalmente diferente” por la preeminencia del primer
elemento que conforma la marca solicitada.
-4-
En lo relativo a las semejanzas entre las dos marcas, añade que “se trata de una
semejanza irrelevante, ya que la palabra BOLA es evocativa de una de las
características de los productos que se distinguen con cada una de las marcas en
conflicto, es decir, las chupetas, bombones, colombinas y dulces y/ chicles, se
presentan al público en forma redonda o de bola”.
Concluye el libelo de demanda indicando que “pueden coexistir registros que compartan
una misma raíz o una misma palabra, siempre y cuando el conjunto sea diferenciable y
goce de características que impidan su confusión”.
b)
Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
Justifica la negativa del registro de la marca BOLIN BOLA, no con fundamento de la
opositora marca BOLY BO, sino por la existencia previa del registro de la marca BOLA
BOLA, de PRODUCTOS STANI S.A.I.C., para los productos de la clase 30, refiriéndose
para tal fin a la doctrina y Jurisprudencia del Tribunal Andino sobre la confundibilidad,
expresando que: “efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “BOLIN
BOLA” (solicitada), frente a la marca “BOLA BOLA” (registrada), para la clase 30, a
favor de la sociedad Productos Stani S.A.I.C., se concluye en forma evidente que son
semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos
ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al
público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los
mismos, habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo origen”
Añade que examinando las diferencias y semejanzas éstas últimas “poseen mayor
significación o peso comparativo” lo que induce a error al consumidor, “más aún cuando
su escritura y pronunciación son similares”.
CONSIDERANDO:
Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, es competente para solicitar la
interpretación prejudicial de normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del
Acuerdo de Cartagena, por cuanto ante ese alto organismo jurisdiccional se ventila un
proceso en el que deben ser aplicadas tales normas comunitarias.
Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que
conforman ese Ordenamiento Jurídico siempre que la solicitud provenga de un Juez
Nacional actuando en función de Juez comunitario como lo es en este caso la alta
jurisdicción consultante, y en tanto en cuanto aquellas resulten pertinentes, a juicio del
Tribunal Andino para la resolución del litigio interno.
I.
NORMAS A SER INTERPRETADAS
La norma que el Tribunal va a interpretar es la siguiente:
DECISION 344
“ARTICULO 83.Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos
signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los
siguientes impedimentos:
-5-
“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público
a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda inducir al público a error”.
(…)
Los puntos a tratarse en esta sentencia son:
-
Confundibilidad marcaria
-
Marcas compuestas y añadidos a una marca anteriormente registrada.
II.
LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA
La interpretación del literal a) del articulo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, lleva a analizar y considerar el fenómeno marcario conocido
como la “similitud confusionista” o el “riesgo de confusión”, entre dos signos.
La disposición del citado artículo, constituye una prohibición para que determinados
signos puedan ser registrados por no reunir un requisito esencial que debe primar como
es la distintividad, que no significa sino esa condición inherente del signo para distinguir,
individualizar y diferenciar los diferentes productos que se comercializan en un
mercado.
Esta condición distintiva de un signo considerada tanto en su aspecto intrínseco, es
decir que permita diferenciar al signo del nombre usual, del género, o de la designación
necesaria; como extrínseco, esto es, que se diferencie de otros signos ya registrados o
solicitados anteriormente, constituye la esencia virtual de un signo, y faltando ésta o no
siendo el signo insuficientemente distintivo para diferenciarse de otros, no cumpliría con
la función esencial de una marca, como es la de diferenciar y distinguir bienes y
servicios de distinto origen empresarial.
La distintividad, desde el punto de vista marcario, choca o tropieza con todo aquello que
lesiona esa condición o la disminuye a tal punto que el signo con su registro perdería el
cuño distintivo sin el cual bien podría confundirse con otros de diferentes titulares o bien
significaría la palabra que describe sus cualidades esenciales o constituye el género del
producto en sí mismo, impedimentos éstos que sumados a otros, muchos de los cuales
se derivan del propio alcance de la distintividad, constituyen las prohibiciones de
registrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
La norma comunitaria del literal a) del articulo 83 de la Decisión 344, al prohibir la
coexistencia marcaria de signos idénticos o semejantes para cubrir productos iguales o
similares de diferentes titulares, pretende proteger en primer lugar al consumidor frente
al error o confusión que se le produciría en el momento de la adquisición de un bien o
servicio, al encontrarse en el mercado con signos, que en una primera impresión global
no pueda decidirse con certeza cuál es el producto que realmente quiso adquirir o cuál
es la fuente empresarial de cada uno de ellos. Para evitar la confusión directa e
indirecta que causaría un error en el consumidor, se hace plausible la protección
contemplada en la norma que se analiza.
-6-
La citada norma va dirigida también en defensa de la libre circulación de bienes y
servicios dentro de parámetros o señales de transparencia y lealtad competitiva,
evitando que un tercero se aproveche del prestigio de un signo anteriormente
registrado, para poner en circulación sus productos con una denominación que al
momento del registro o con el uso de los signos en el mercado, pueda llegar a producir
confusión, eliminando la posibilidad de que los consumidores logren, además, conocer
aún indirectamente la fuente o el origen empresarial de los productos. Esta falta de
identificación entre dos o más signos por parte del público consumidor que le conduce a
error, se evita con la prohibición contenida en la letra a) del artículo 83, evitando la
coexistencia de dos marcas que pueda producir dicha confusión.
“..El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al
público a error sea directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a
creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de
un mismo productor…” (Proceso 94-IP-2000, G.O. Nº 651 de 20 de marzo
del 2001, marca “M” (mixta), es decir la confusión no permite al público
identificar el origen empresarial de los productos, confundiéndole en el
sentido de aceptar erróneamente que ambos tienen la misma fuente u origen
empresarial.
“El signo distintivo protege al empresario sobre el origen de los productos
que lo amparan y también al público consumidor para, luego de la primera
compra, adquirir el producto con la misma marca que reúna las condiciones
que en un primer momento le fueron satisfechas” (Proceso Nº 22-IP-96 G.O.
Nº 265 de 16 de mayo de 1997, Marca EXPOMUJER).
El artículo 83, literal a) no habla de un estado de error inmediato es decir al momento
del registro, sino también se refiere a un error posterior o mediato cuando los dos
signos entren en circulación en el mercado. Esa confusión tampoco tiene que ser real o
concreta, pues al emplear el término “inducir”, promueve la idea de que los signos con
el transcurso del tiempo pueden llevar al consumidor hacia el error y confusión.
A más de los signos como elementos de comparación, ésta debe enfrentarse con los
productos que los signos cubran o protejan, pues una marca no puede amparar todos
los productos sino aquellos que se concretan en la clase para la cual fueron solicitados
(regla de la especialidad). Si los productos son los mismos, o guardan una determinada
relación o conexión competitiva sin importar la clase en que fueron registrados, la
confusión marcaria puede constituirse en un hecho evidente, afectando la registrabilidad
de un nuevo signo.
La determinación de la confusión tiene su razón de ser desde el punto de vista
marcario, únicamente en la vía de una comparación de signos y productos, pues, en
muchas ocasiones signos iguales o idénticos, a excepción del signo notorio, al cubrir
productos disímiles pueden prosperar hacia una coexistencia pacífica.
Como los productos tienen un destinatario final que es el consumidor, éste es otro de
los elementos necesarios para ser considerados dentro del estudio de la
confundibilidad, ya que el efecto del error se produce en la mente e imagen que el signo
engendra en la percepción de un consumidor determinado ante la presencia de dos
signos, quien por el proceso psicológico de un auto análisis impregnará en su retentiva
uno de los dos signos como elemento individualizador en la catalogación de los bienes.
-7-
En el supuesto de que los signos, dentro de este análisis integral le impide una
diferenciación clara y diáfana, se estaría induciendo al consumidor a error.
En cuanto a los bienes amparados por los signos, se debe considerar su precio; la
categoría de ellos, en el sentido de que si son de consumo masivo, se tomará en cuenta
al consumidor medio y no especializado, que por no prestar mayor atención en la
adquisición de los productos, es más proclive a caer en error al adquirir un bien; lo que
no sucede en productos de alto costo y de cierto nivel técnico, en cuyo caso el
consumidor especializado se detiene con mayor prolijidad a examinar las marcas y las
características de los productos.
Como en todos los campos del derecho, también en el marcario cada caso contempla
factores, hechos, pruebas, nociones y elementos diferentes y nuevos, por lo que no
cabria emitir reglas rígidas o inflexibles para que el juzgador o la administración las
aplique a fin de llegar a tomar una definición. La subjetividad es el elemento primordial
de juzgamiento de la confusión marcaria, subjetividad que no puede deslindarse de
ciertas reglas o principios adoptados en forma general por la doctrina y la jurisprudencia
de este Tribunal so pena de caer en la arbitrariedad, lo que puede inducir a tomar una
resolución discorde con la realidad fáctica y de derecho en el caso sujeto a resolución.
Para llegar a determinar la confusión se procederá al análisis global o en conjunto de
los signos enfrentados, lo que produce en el consumidor la visión general de las marcas
y esta primera huella que el signo impregna en la mente del consumidor puede
conducirle a la confusión con otras marcas semejantes que compiten en el mercado. Es
pues el primer recuerdo o la primera imagen de un signo la que servirá de base para la
comparación sucesiva que el consumidor realice con los demás signos.
Existiendo en los signos confrontados más semejanzas que diferencias, y atendiendo a
la regla que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos
distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante
disposición de esos elementos” (regla doctrinaria del tratadista Breuer Moreno), la
confusión por la falta de elementos diversos y acentuados que provoquen disminuir o
eliminar tales semejanzas, producirá la confusión marcaria.
Se ha manifestado que los productos que cubren las marcas son factores que acercan
o alejan la confusión, conforme éstos sean iguales o similares o distintos o diferentes.
Pero si los productos están ubicados en la misma clase del nomenclátor; se expenden
dentro de los mismos lugares de comercialización ya se trate de grandes cadenas de
almacenes o tiendas especializadas; la publicidad se difunde por los mismos medios;
tienen la misma finalidad o son del mismo género; reuniéndose algunas de estas
circunstancias, las perspectivas de confusión serán más probables.
Para el caso sub lite es necesario considerar que la confusión puede darse en tres
aspectos: el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico, generándose similitudes
ortográficas, fonéticas y conceptuales, aclarando que la posibilidad de que exista una
confusión en uno de estos campos será suficiente para que el signo posteriormente
solicitado pierda su posibilidad de ser registrable.
La similitud ortográfica se origina por la coincidencia de letras, sufijos, prefijos, la
secuencia de vocales, el número de letras, sílabas, la posición o ubicación de
consonantes y vocales; la similitud de las primeras o últimas sílabas; la igualdad de una
-8-
palabra frente a la otra o la insuficiente distintividad de la palabra añadida a la marca
solicitada.
La similitud ideológica se presenta cuando entre las dos marcas en comparación se
evoca la misma o similares ideas. El tratadista Otamendi, al referirse a este concepto,
dice que es la que “se deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la
representación o evocación (de) una misma cosa, característica o idea que impide al
consumidor distinguir una de otra“ (Derecho de Marcas, Pagina 152). La expresión de
un mismo concepto conduce a que no necesariamente las palabras o el gráfico sean
iguales desde el punto de vista visual u ortográfico o auditivo. (Proceso 56-IP-99, G.O.
Nº 551, de 3 de abril del 2000, marca ORO SOLIDO; Proceso 100-IP-2000, G.O. Nº
651, de 20 de marzo del 2001, marca VAPOMENTOL)
En virtud de esta confusión ideológica, el consumidor guarda para sí la idea o la imagen
que la o las palabras representan y esa retención imaginativa puede llevarle a confusión
entre dos signos, si entre los mismos se percibe el mismo concepto o la misma
representación del significado de las palabras. Si por ejemplo una marca lleva las
denominaciones “ZAPATIN ZAPATO” y la otra “ZAPATO ZAPATO” para cubrir los
mismos o iguales productos, el concepto derivado de las dos marcas, es el de ZAPATO.
Concretándose esa idea en los dos signos, habría lugar a una similitud conceptual,
originándose una confusión ideológica, que aun en caso de duda habría que aplicarse
el principio “in dubio pro signo priori”.
La confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fonética
similar, que impide al consumidor diferenciar y receptar con claridad el contenido
fonético de los términos que percibe a través del sentido del oído de tal modo que al
escuchar las dos expresiones no pueda diferenciarlas cayendo en el error de la
confusión auditiva. Esta confusión puede darse por el uso de las mismas vocales o
terminaciones en los signos cotejados o el uso de la misma expresión o palabra final en
las marcas que representan un conjunto marcario.
III.
MARCAS COMPUESTAS Y AÑADIDOS A UNA MARCA ANTERIORMENTE
REGISTRADA
No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros,
cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más
palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico.
En el primer caso, entre los signos puede existir confusión dependiendo de las
terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., que pueden inducir a aquella
por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de
que los productos a cubrirse sean los mismos.
En el otro supuesto, -registro de dos o más palabras- así mismo, pueden darse hechos
diferentes. Las dos palabras son distintas de las anteriormente registradas o solicitadas
y la confusión no tiene lugar.
La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una
forme parte de una marca ya registrada, como en el caso de las marcas en discusión.
Existe identidad con una de las expresiones y no sólo una mera semejanza.
-9-
En esta hipótesis, la determinación del riesgo de confusión se hace compleja, y para
llegar a ella, se requiere, en primer lugar, apreciando la impresión global entre los dos
signos, determinar cuál de las dos palabras que componen la marca solicitada tiene
más relevancia que la otra y guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no
confundirse con la anterior. En estos casos el examen debe tener una mayor
rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que de no apreciarse esa distintividad en el
segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de las dos
marcas, debilitándose esa función diferenciadora que la marca persigue, y creando en
el consumidor la confusión indirecta, esto es, en creer que los dos signos tienen una
misma fuente u origen empresarial.
No se producirá confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están
dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que
conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor
pueda caer en error.
El registro de marcas anteriores que contengan un mismo vocablo, no genera para un
posterior peticionario el derecho a que su signo sea registrado, si la oficina nacional
competente en vista de las facultades contempladas en las normas comunitarias,
detecta marcas ya registradas que se confundan con la solicitada.
En el Proceso 21-IP-98 (G.O. Nº 398, de 22 de diciembre de 1998, marca SUPER SAC
MANIJAS (MIXTA), al respecto se dijo:
“En la comparación del signo a registrarse cuando es compuesto, también es
necesario determinar cuál es la palabra que puede darle más caracterización
o fuerza distintiva o es la precisa para que haga posible su identificación y
diferenciación con otros, que lleven uno o varios de los vocablos ya
registrados. De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda
claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden
diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”, o cual
es el elemento de la marca que tiene mayor fuerza de penetración y
retención en la mente del consumidor, que le imprime el carácter de
individual y distintivo del signo.
“Con la misma orientación se cita el extracto de la Jurisprudencia de la
Tercera Sala, del Tribunal Supremo de España:
“En la comparación de signos distintivos hay que prestar especial atención a
los elementos que contienen la mayor carga expresiva ya que de éstos
pueden derivarse los necesarios matices diferenciadores que permiten
eliminar el posible riesgo de confusión que trata de preservar el artículo 124
del Estatuto...”. (“Separata de la Revista General de Derecho, Pág. 11157, Nº
648, Valencia)”
La misma autoridad jurisdiccional española, en sentencia de 13 de julio de 1993,
manifestó:
“Segundo.- Como tiene dicho reiteradamente y de manera constante, esta
Sala que ahora enjuicia, la determinación de la confusión que pueden
generar las denominaciones o signos incluidos en las marcas solicitadas, con
relación a otras registralmente preexistentes y, por consiguiente, prioritarias
- 10 -
en el derecho de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, ha de
efectuarse atendiendo a la semejanza fonética o gráfica de dichas
denominaciones o signos, apreciados éstos en su conjunto y fijándose, en
caso de estar formados por varios elementos, principalmente en aquellos que
tengan una mayor fuerza expresiva capaz de atraer una mayor y particular
atención para los destinatarios al que el mensaje es dirigido, de forma que
éstos, por tal causa, tengan una mayor retención en sus mentes que les haga
recordar por tal impacto intelectual un producto determinado como
perteneciente a la marca en cuestión. (“Separata.... Pág. 7052. Nº 621)”
En síntesis el añadido a una palabra ya registrada no debe dejar duda alguna sobre una
posible confundibilidad y esa nueva palabra debe guardar diferencias distintivas,
propias y originales, en el campo fonético, conceptual o gráfico, para evitar una
confusión por similitudes auditivas, ideológicas u ortográficas, en los términos ya
analizados.
El juez consultante, en consecuencia, al realizar la comparación de los términos “BOLIN
BOLA”, solicitado, y “BOLA BOLA” registrado, analizará cual de las dos expresiones
tiene relevancia en la marca solicitada y si el concepto del término BOLIN no evoca la
misma idea o concepto de la expresión BOLA, por significar la primera “bolita del juego
de las bochas” (Diccionario de la Lengua Española) y “bocha” se define como “bola de
madera de mediano tamaño que sirve para tirar en el juego de bochas”, debiendo
resolver, entonces, si BOLIN no se encasilla en la misma concepción idiomática de
“bola”, aceptándose que ninguna de las expresiones son descriptivas o genéricas de los
productos que amparan la clase 30 toda vez que la genericidad no se refiere al término
considerado aisladamente o por su contenido gramatical, sino en referencia a los
productos que cubren las marcas y esa razón lleva a aceptarse el registro de términos
genéricos para productos con los cuales no guarda esa relación. Esos términos no son
genéricos para “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sucedáneos del café; harinas,
etc.”.
Con las consideraciones antes indicadas,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE:
PRIMERO: La confusión que se presente o pueda presentarse entre dos signos
iguales o semejantes para cubrir los mismos productos, impide el registro
del segundo signo solicitado, confusión que puede darse por similitudes
ortográficas, auditivas o ideológicas. El hecho de presentarse confusión en
uno solo de estos campos, hace que el signo sea irregistrable.
SEGUNDO: Si las semejanzas entre dos signos son más acentuadas que las
diferencias entre ellos, la posibilidad de confusión será más probable, más
aún si los productos son los mismos o si entre ellos existe una relación o
conexión competitiva.
TERCERO: La administración o el juez para determinar la confusión o el “riesgo de
confusión” entre los signos, deberá hacerlo sujetándose a las reglas que la
doctrina y en esta sentencia se han expresado, de tal modo que no se
- 11 -
trate de un análisis empírico o arbitrario sino sujeto a un procedimiento
técnico y minucioso de los hechos.
CUARTO:
En los signos compuestos de dos o más palabras es necesario prefijar
cuál de ellas es el elemento más caracterizado del conjunto marcario y
que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse.
QUINTO:
El añadido a una palabra ya registrada no debe dejar duda alguna sobre
una posible confundibilidad y esa nueva palabra debe guardar también
diferencias distintivas, propias y originales, en el campo fonético,
conceptual o gráfico, para evitar una confusión por similitudes auditivas,
ideológicas u ortográficas.
SEXTO:
El registro de marcas anteriores que contengan un mismo vocablo, no
genera para un posterior peticionario el derecho a que su signo sea
registrado, si la oficina nacional competente en vista de las facultades
contempladas en las normas comunitarias, detecta marcas ya registradas
que se confundan con la solicitada.
SEPTIMO:
Si en el conjunto marcario compuesto las expresiones o vocablos últimos
son idénticos, la confundibilidad puede presentarse con mayor facilidad
sobre todo en el campo auditivo.
OCTAVO:
En caso de duda respecto a la confusión se resolverá en beneficio de la
marca ya registrada.
El Consejo de Estado de la República Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación, al dictar la sentencia dentro
del Proceso Interno Nº 6005, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada.
Remítase igualmente, copia sellada a la Secretaria General de la Comunidad Andina
para su publicación en la Gaceta Oficial.
Guillermo Chahín Lizcano
PRESIDENTE
Luis Henrique Farías Mata
MAGISTRADO
Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO
Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO
Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO
- 12 -
Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es
fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO
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Índice Página 2 Materiales Página 3 Procedimiento Página 4 Cálculos Página 5

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