PROCESO 41-IP-99 - Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
PROCESO 41-IP-99
Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literal a) y 89 de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada
por el Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del
proceso interno No. 5326 promovido por la Sociedad PASTEUR
SANOFI DIAGNOSTICS. Marca: ACCESS.
Magistrado Ponente: Dr. Gualberto Dávalos García.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los once días
del mes de febrero del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por
el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Magistrado del Consejo de Estado de la
República de Colombia, dentro del Proceso Interno Nº 5326, promovido por la
Sociedad PASTEUR SANOFI DIAGNOSTICS.
VISTOS:
Que la consulta se tramita con observancia plena de lo dispuesto en el artículo 61 del
Estatuto del Tribunal, y con fundamento en:
1.
ANTECEDENTES:-
1.1 La acción y las pretensiones
El proceso interno versa sobre una acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
formulada por la Sociedad antes mencionada con arreglo a lo que dispone sobre tales
acciones el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo Colombiano.
Con ella se pretende la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se
negó el registro de la marca ACCESS y además, como consecuencia de la nulidad
solicitada, que se ordene el registro de la mencionada marca.
1.2 Los actos administrativos demandados.
Se trata de las Resoluciones 49045 de 30 de noviembre de 1994, 23415 del 31 de
octubre de 1996, y 2337 del 29 de julio de 1998 expedidas por la Superintendencia de
Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante las cuales se negó la
solicitud de registro de la marca ACCESS.
1.3 Los hechos considerados relevantes.
"La sociedad PASTEUR SANOFI DIAGNOSTICS, presentó el día 20 de
enero de 1992, solicitud de registro de la marca ACCESS para distinguir
productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional, a la que
correspondió el expediente administrativo número 353.675 Publicado el
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extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones
ni observaciones.
"Mediante la resolución 49045 del 30 de noviembre de 1994, la División de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el
registro solicitado con base en la existencia del certificado de registro
número 109.500 para ACCEL.
"Contra la mencionada resolución se interpusieron los recursos de
reposición y de apelación, con fundamento en que no existía confusión entre
las marcas ACCESS y ACCEL, dado entre otras circunstancias, las
diferencias existentes entre los productos para los cuales se destinan cada
una de las marcas.
"Mediante la Resolución 23415 de 31 de octubre de 1996, se resolvió el
recurso de reposición interpuesto, confirmando la resolución 49045 de 30 de
noviembre de 1994 y concediendo el recurso de apelación. A través de la
resolución 2337 de 29 de julio de 1998, el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio,
confirmó la resolución 30634 citada, quedando agotada la vía gubernativa y
desconociendo el documento que con fecha 29 de abril de 1997 había
aportado la actora, en donde Abbott Laboratories da su consentimiento para
el registro de la marca ACCESS".
1.3.1 De la demanda.
La presenta el doctor Juan Pablo Concha Delgado en representación de la Sociedad
Pasteur Sanofi Diagnostics en contra de la Nación colombiana, representada por la
Superintendencia de Industria y Comercio, quien dictó las Resoluciones Nros. 49045 de
30 de noviembre de 1994, 23415 de 31 de octubre de 1996 y 2337 de julio 29 de 1998,
cuya nulidad solicita.
"En los fundamentos de derecho manifiesta la actora que se violaron los
artículos 83, literal a) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, por indebida interpretación.
"La Superintendencia de Industria y Comercio, dio una equivocada
interpretación, pues hizo caso omiso a diversas circunstancias y pruebas
que demostraban y demuestran a cabalidad que los signos ACCESS y
ACCEL, podrían y pueden coexistir, como los titulares de las marcas lo
reconocen en el documento que se aportó al proceso, ya que no existe
conflicto entre las dos marcas.
"La administración al hacer la evaluación de la solicitud y registro de
ACCESS y apreciar si existía o no confusión entre ACCESS y ACCEL,
omitió observar la prueba del consentimiento que la sociedad Abbott
Laboratories (dueña de ACCEL) hizo en el sentido de que no existía conflicto
en la coexistencia de las dos marcas y, por tanto, la administración se
equivocó al interpretar la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal
a) del artículo 83 de la Decisión 344. Pues le dio a esta norma aplicación en
un caso donde no se configuraban hechos contemplados en ella, puesto que
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la norma prohibe el registro de marca cuando hay confusión con otra
previamente registrada, confusión que no se presenta en este caso.
Por las razones expuestas, la demandante solicita la nulidad de las Resoluciones ya
referidas.
1.3.2 De la demandada.
La demandada sostiene la legalidad de los actos administrativos cuya nulidad solicita la
actora, afirmando que:
"Con la expedición de las resoluciones No. 49045 del 30 de noviembre de
1994 y, No. 23415 del 31 de octubre de 1996 expedidas por el Jefe de la
División de Signos Distintivos, y No. 2337 del 29 de julio de 1998 proferida
por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de
las normas contenidas en la Constitución Nacional, en el Código
Contencioso Administrativo, en el Código de Comercio y en la Decisión 344
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena".
2.
Competencia del Tribunal.
De acuerdo con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su
Creación, le corresponde interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el
Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación
uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del
mismo Tratado.
3.
Normas objeto de la interpretación Prejudicial.
Las normas de la Decisión 344 cuya interpretación se solicita son:
Art. 83."Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en
relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes
impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a
error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por
un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al
público a error."
Art. 89."El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial
únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o
restringir los productos o servicios principalmente especificados.
La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la
tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho
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requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo
establecido en el artículo 91 de la presente Decisión.
En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la
solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios
principalmente especificados."
4.
Consideraciones.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación solicitada, analizando los aspectos
contenidos en los artículos ya mencionados.
4.1 CONCEPTO DE MARCA
La marca, signo diferenciador de productos y servicios, ha sido definida por Marco
Matías Aleman en su obra "Marcas" Edit. Top Management, Bogotá, pág. Nº 73, dice:
"Las marcas consisten en signos utilizados por los empresarios en la
identificación de sus productos o servicios a través de los cuales busca su
diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se
dediquen a actividades afines.
"Con la utilización de las marcas en el comercio se logran dos fenómenos:
de un lado los comerciantes logran la creación de monopolios restringidos en
torno a sus productos como lo muestra un sinnúmero de prestigiosas marcas
cuya facultad de atracción es ilimitada, de otro lado, son constante motor de
la competencia en atención a que a través de la diferenciación, al público le
queda más fácil escoger entre los varios productos o servicios que se
ofrecen en el mercado, aquellos que mejor satisfagan sus necesidades".
Además, identifica dos características de ese signo distintivo:
"la capacidad que tiene la marca de indicar la procedencia de la mercancía
entendiéndose por esto el origen empresarial de las mismas, otra, su
capacidad individualizadora, tanto de los productos elaborados como de los
servicios".
La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena determina que la marca
debe ser "perceptible, suficientemente distintiva y susceptible de representación
gráfica".
De estas características, resulta pertinente en la presente interpretación destacar la
segunda de ellas, ya que su exigencia persigue evitar la confusión entre marcas.
DISTINTIVIDAD
La Distintividad asegura el identificar el origen empresarial de un producto o servicio.
La coexistencia de las marcas en el sistema marcario está sujeta al cumplimiento del
requisito de la distintividad, el cual evita producir confusión al consumidor, de lo
contrario está prohibido su registro. Además de protegerse al consumidor, se protege al
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dueño de la marca pues, es de suponer que su propietario realizó inversiones para dar
a conocer sus productos o servicios.
4.2 FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
La función de distintividad de la marca es necesaria en el mercado, por la cantidad de
productos y servicios que se encuentran a disposición del público.
La garantía diferenciadora que da la marca al producto o servicio para que el
consumidor pueda identificar y elegir de entre otros por llevar en si ciertas condiciones
como calidad, precio conveniente, etc., incluye al sistema marcario en el plano del
interés público por tratarse de elementos que tienen que ver con el orden público y no
solamente privado.
Sobre la función de protección al consumidor Eduardo Bertone y Guillermo Cabanelas,
pág. 69 señalan:
"La función de protección del consumidor de las marcas se manifiesta
directa e indirectamente. Según resulta del análisis de las restantes
funciones que desempeñan esos signos, y en particular de su función
distintiva, el régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a
aumentar la información disponible para el consumidor respecto de los
distintos bienes y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos
destinados a mejorar la calidad de tales productos. En consecuencia, el
destinatario del régimen marcario viene a ser, juntamente con las empresas
oferentes de bienes y servicios, el consumidor de éstos. Esta función no
requiere de otros mecanismos que los generales de Derecho marcario."
En el caso que nos atañe, frente a una solicitud de registro de una marca similar a otra
ya registrada, pese a existir una autorización del titular cuyo registro ya está
consolidado, necesariamente se tiene que considerar también, y sobre todo, el interés
del consumidor quien puede llegar a verse confundido con la presencia de dos marcas
similares en el mercado, más aún si ellas se encuentran destinadas, como en el caso
que se debate ante el juez nacional, a proteger productos de la misma clase
internacional; y si, además, las marcas confrontadas han sido solicitadas para todos los
productos o servicios comprendidos en la correspondiente clase.
4.3 MARCAS SEMEJANTES
Cuando se trata de marcas semejantes, algunos de los criterios que deben tomarse
para determinar el grado de confusión que pueden ocasionar, es precisar las
similitudes gráficas y fonéticas existentes entre ellas.
En el presente caso de interpretación prejudicial, por tratarse de marcas denominativas
el juez consultante, al realizar el análisis de confundibilidad, deberá observar las reglas
de cotejo marcario señaladas por la doctrina y la jurisprudencia, las cuales han sido
motivo de análisis por este Tribunal en reiteradas ocasiones. Así, ejemplificativamente
tenemos los procesos 25-IP-98, caso PINTUBLER, G.O. Nº 428 de 16 de abril de 1999;
Proceso 4-IP-98, caso OPTIPAN, G.O. Nº 375 del 7 de octubre de 1998.
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4.4 SIMILITUD DE PRODUCTOS
La posibilidad de que dos marcas similares puedan coexistir en el sistema marcario,
para proteger productos o servicios similares, depende de diferentes factores. El hecho
de que los productos o servicios pertenezcan a una misma clase, no necesariamente
supone confusión pues, depende también de otras circunstancias.
Otamendi, obra citada, señala al respecto:
"Así las cosas, cabe afirmar que el dato de que los productos confrontados
se destinen a finalidades idénticas o afines, constituye un indicio de similitud
o conexión competitivo de tales productos. Porque en esta hipótesis los
productos se encontrarían presumiblemente en el mismo mercado. En
efecto, como enseña la experiencia del Derecho Antitrust el mercado está
constituido por aquellos productos que los consumidores consideran
razonablemente intercambiables para las mismas finalidades"
Aún siendo efectiva la limitación que consta en el proceso que amerita la interpretación,
los "reactivos para diagnóstico in vitro para uso en laboratorio" pertenecientes a la
clase 1 internacional, deben estar sujetos a un análisis que tienen que ver con factores
vinculados a esos productos. De tal manera que pese a que se entiende que son
productos que se distinguen de todos los demás que están en la referida clase
internacional, existen diversas circunstancias, así, el "Manual de Marcas" de la doctora
Taimy Márquez señala lo siguiente:
"La relación entre productos o servicios diferentes puede resultar como
consecuencia de diversos factores, entre ellos:
- finalidad, aplicación o uso de los respectivos productos o servicios, por
ejemplo, líquido para frenos de vehículos y pastillas para frenos; un
medicamento y un aparato especial para aplicarlo;
- material del que están hechos los productos, por ejemplo, pelotas de tenis
o zapatos deportivos (ambos fabricados usando caucho);
- lugares de distribución y modalidades o canales de comercialización, por
ejemplo, venta únicamente a domicilio por representantes o vendedores
exclusivos, o venta únicamente en farmacia mediante presentación de
una receta médica, o venta en supermercados abiertos al público en
general, o venta por correspondencia en base a catálogos;
- vinculación entre el producto y los servicios relativos a su distribución o
aplicación, por ejemplo, las piezas y partes de automóviles pueden
vincularse con servicios de reparación de vehículos o de distribución o
importación de repuestos;
- tipo de consumidor de destino del producto o servicio, por ejemplo, es
distinta la situación tratándose de jabones o detergentes domésticos que
tratándose de microscopios electrónicos o piezas para relojería, pues los
compradores potenciales son diferentes así como su actitud y proceder al
seleccionar y optar por uno u otro producto.
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- Modalidades publicitarias y promocionales, por ejemplo, anuncios en
medios de difusión masiva, o sólo avisos en revistas especializadas, o
información sólo mediante pedido directo al representante designado."
Las reglas precedentes constituyen valiosa guía para el juez nacional consultante,
elaboradas por la doctrina como herramientas de ayuda para determinar la mayor o
menor relación de los productos que se protegen o se pretende proteger a través de las
denominaciones confrontadas. El consultante deberá, al momento de dictar su fallo
definitivo, y aplicando las referidas reglas, determinar si los productos protegidos por
las marcas son de la misma naturaleza, caso en el cual sería mayor la posibilidad de
hacer incurrir en el riesgo de confusión al público consumidor.
4.5 LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y EL CONSUMIDOR
El consumidor como agente potencial para adquirir y utilizar los productos y servicios
tiene un papel importante en la valoración de la marca. En consecuencia, los
parámetros técnicos establecidos para determinar el registro y las conexiones
competitivas de los productos y servicios también están orientados a proteger a ese
sujeto. Puesto que en el momento de elegir el producto o servicio puede caer en error o
confusión frente a marcas idénticas o semejantes.
Cuando pensamos en el consumidor, en principio partimos de la hipótesis de que se
trata de un "consumidor medio"; "aquél que no está muy alerta ni muy distraído, ni
disponiendo de mucho tiempo ni andando excesivamente de prisa, ni instruido ni
ignorante", se diferencia de aquellos consumidores con un grado de especialización o
conocimiento técnico. Al respecto Jorge Otamendi en la ya mencionada obra, comenta:
"Por lo general la clase de público estará condicionada por la clase de
producto que va a adquirir. Como bien lo indica su nombre, los artículos de
consumo masivo serán adquiridos por toda clase de público. En cambio un
reactor atómico o una máquina para uso industrial sólo serán adquiridos por
un grupo selecto que analizará con todo cuidado todo lo relativo a su
compra, incluyendo las marcas y origen del producto. Y lo mismo ocurrirá
con los servicios."
4.6 CANALES Y MODALIDADES DE COMERCIALIZACIÓN
En los casos de registro de marcas para una misma clase internacional la doctrina y la
práctica jurisprudencial han tornado en cuenta, entre otros factores, la relación de los
canales de producción, distribución y comercio de los productos identificados por las
marcas.
La doctora Taimy Márquez señala:
"Las diferentes modalidades de comercialización son un elemento
importante dentro del análisis de marcas confrontadas que debe efectuar la
oficina nacional competente. Deberá tomar en cuenta los posibles canales
de distribución que puedan ser utilizados por el titular de la marca (venta en
mercados abiertos, distribuidores especializados, por correspondencia, etc.),
así como los medios publicitarios (exhibición en establecimientos públicos,
estanterías, revistas de circulación masiva o especializadas, revistas
distribuidas en los aviones, venta directa a través de demostraciones,
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expendio a través de recetas médicas, y el tipo de producto de que se trate
(productos de consumo masivo, productos suntuarios o de lujo, o productos
especializados)."
"En general, puede haber mayor riesgo de confusión cuando se trata de
productos de consumo popular vendidos en lugares de libre acceso al
público. El peligro será menor tratándose de productos que se venden a
través de distribuidores especializados, como armas de fuego, instrumental
quirúrgico, etc."
5.
MODIFICACIONES A LA SOLICITUD INICIAL
A partir del artículo 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el
procedimiento de registro de una marca consta de una serie de pasos procedimentales.
-
La prioridad de registro es mantenida siempre que el proceso continúe conforme
la norma andina mencionada. A la solicitud deben acompañarse todos los
requisitos formales determinados por las disposiciones internas y la oficina
nacional competente es la encargada de verificar esa conformidad, caso contrario
se otorga 30 días prorrogables para subsanar las observaciones existentes.
-
La publicación de la solicitud procede una vez estén conformes los requisitos
formales. Y las observaciones pueden ser presentadas por quienes tuvieren
legítimo interés, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la marca.
-
En el caso de no haberse presentado observaciones al registro, procede el
análisis de fondo que determina la registrabilidad de la marca. El procedimiento
de observaciones estipulado a partir del artículo 93 de la Decisión 344 consta de
30 días hábiles para contestar a la demanda previa notificación y otros 30 días
hábiles para la emisión de la Resolución.
-
Contra las resoluciones de las Oficinas de Registro tanto de observaciones como
las denegatorias de registro, es posible los recursos en la vía administrativa y
contenciosa, aceptados por las normas internas de cada país.
En efecto en cuanto a la obligación que tiene el examinador de realizar el examen de
fondo de la marca que se pretende registrar, ha dicho el Tribunal:
"La facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al
examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que
precede al otorgamiento o no del registro marcario. La existencia de
'observaciones' compromete más al funcionario en la realización del examen
de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de la obligación legal de
proceder al mismo. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el
examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de
concesión o denegaron de marcas, y eso lo expresó acertadamente la
administración ahora recurrida dentro del caso de la marca 'RENTAR
(nominativa)', proceso interno Nº 3610 (interpretación prejudicial 29-IP-96 del
30 de setiembre de 1998. G.O. del Acuerdo de Cartagena Nº 394 del 15 de
diciembre de 1998)". Sentencia reiterada en la interpretación prejudicial 25IP-98 del 03 de marzo de 1999, marca "PINTUBLER".
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En el marco del análisis realizado para determinar el registro de una marca los
requisitos de fondo y de forma tienen un papel definitivo en el otorgamiento de
derechos y tiene que ver con las modificaciones a la solicitud. Estos aspectos han sido
incluidos en varias interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia. La
ponencia Nº 20-IP-93 de 15 de octubre de 1996, expresó:
"Conforme a la norma del artículo 89, una solicitud contiene dos clases de
elementos o aspectos: sustanciales y secundarios. Los elementos
sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles
dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en
la denominación o en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse
con la marca, cambio de clase, etc.), hasta tal punto que de existir una
modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite constituirá
una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro, con la
consecuente publicación sujeta a observaciones, solicitud que inclusive
pierde el derecho de prioridad.
"Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de
la marca (tamaño de la letra y tipo de letra en algunos casos, faltas
ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún
elemento genérico o secundario de la denominación, etc.,) o todos aquellos
cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser
modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud
sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que
la Decisión 344 establece. Podría considerarse como cambio secundario en
el signo, por ejemplo, que debajo de la denominación se coloquen cinco o
seis puntos sucesivos o líneas y se suprima uno o dos, de tal manera que el
cambio no denote para el público la presencia de un signo diferente en sus
aspectos esenciales.
"Dentro de los elementos secundarios el artículo 89 de la Decisión 344, ha
considerado la posibilidad de que el peticionario elimine o restrinja los
productos o servicios principalmente especificados. La restricción de los
productos -y no la ampliación que está prohibida- tiene razón de ser, por
cuanto se presume que no existe perjuicio a terceros pues quien no se
opuso a lo más no se va a oponer a los menos; quien no se opuso a todo no
se va a oponer a una parte.
"El artículo 89 que se analiza, no ha precisado el momento en el cual, dentro
del procedimiento administrativo, el peticionario pueda modificar su solicitud
inicial. Pero si se parte del hecho de que un procedimiento administrativo
contiene varias fases, una de las cuales es la del procedimiento de
tramitación o sea el conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto
definitivo, esto es, a la resolución del administrador, esos cambios
secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud
inicial hasta el momento que el administrador dicte la resolución por medio
de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se
haya agotado la vía administrativa."
Continúa señalando el Tribunal:
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"En el caso de marcas, la solicitud se presenta ante la oficina nacional
competente que establezca cada País Miembro y esa primera autoridad es
la que conoce, analiza y resuelve sobre la tramitación de la solicitud inicial,
instancia dentro de la cual no cabe presentar cambios sustanciales en la
solicitud, por lo que con respecto a los secundarios no existe prohibición.
Posteriores instancias administrativas, que por los varios recursos
administrativos, puedan o deban conocer el reclamo, se contraerán al
análisis del acto expedido por el inferior, que puede ser reformado,
revocado, ampliado o anulado, con basamento del expediente administrativo
subido para su conocimiento y resolución y conforme a la clase de recursos
que se hayan planteado y sean permitidos por la legislación interna de los
Países Miembros. De acuerdo con principios procesales generalmente
aceptados, en esta etapa de apelación el acto administrativo no ha quedado
firme y el solicitante puede aún ejercer una facultad que le confiere la norma
comunitaria: restringir o limitar sus productos, o aspectos secundarios, ya
que con el ejercicio de ese derecho no altera sustancialmente la solicitud ni
las consecuencias jurídicas del acto recurrido ni se afectan derechos de
terceros. La solicitud continúa con el carácter de inicial mientras no haya el
pronunciamiento del administrador negando o aceptando la marca: si la
solicitud se decide por la aceptación, nacen para el titular los derechos al
uso exclusivo, una vez firme dicho acto en la vía administrativa; en caso de
denegación o rechazo del registro, el solicitante tiene el derecho de recurrir
ante la jurisdicción contencioso administrativa, una vez agotada la vía
gubernativa."
"Por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos
contenidos en la solicitud no se presume que el signo pueda ser aceptado
como marca. La administración analizará el contenido global de los hechos
materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales
que debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado."
6.
ACUERDO ENTRE PARTES
El Acuerdo entre partes, como la renuncia de derechos, un retiro de alguna
observación que puede manifestarse por ejemplo en la limitación de productos previo
consentimiento de la empresa que potencialmente pudiera llegar a ser perjudicada con
una posterior solicitud, manifiesta la existencia de un arreglo que no puede significar de
ninguna manera una automática apertura a la otorgación de derechos con un título de
registro de una marca solicitada, más si esas marcas son similares y se proyectan a
proteger productos o servicios de la misma clase internacional. El propósito de este
límite se orienta proteger a terceros que se vieran perjudicados con ese acuerdo, en
estos casos ese tercero vendría a ser el consumidor quien podría confundirse en el
mercado frente a la coexistencia de marcas similares identificando productos y
servicios pertenecientes a una misma clase internacional. En consecuencia la autoridad
competente puede denegar de oficio el registro solicitado ante estos eventuales casos
que pudieran ocasionar confusión en el mercado.
En razón de los antecedentes expuestos:
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
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1.
Los signos distintivos que pretendan ser considerados como marcas deben
cumplir con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de
representación gráfica.
2.
Resulta procedente el registro de marcas similares a otras ya registradas, siempre
y cuando la similitud no llegue a ser tal como para causar confusión a los medios
comerciales o al público consumidor. En ese caso, deberá ser estricto el análisis
que se realice respecto de la denominación que vaya a ser objeto de un posterior
registro.
3.
Una de las funciones de la distintividad de las marcas es la protección al
consumidor, el cual frente a dos marcas similares en el comercio no debe ser
expuesto a confusión. Por ello la coexistencia de marcas que protegen productos
de la misma clase internacional, procederá si es evidente que no se producirá
confusión entre los consumidores.
4.
En el caso de productos y servicios especializados debe considerarse el tipo de
consumidor al cual van a llegar los productos y servicios identificados por marcas
similares. A la vez el producto o servicio más especializado será difícilmente
confundible por personas que tienen acceso a ellos para identificarlos, debido a
que tendrán un grado de conocimiento técnico.
5.
El restringir los productos o servicios principalmente especificados en la solicitud
de registro inicial, es procedente, ello en virtud de lo establecido en el artículo 89
de la Decisión 344. Por tanto, la oficina nacional competente podrá, en cualquier
momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud, de
conformidad con lo establecido en el artículo 91 ibídem.
6.
El acuerdo entre partes, como la renuncia de derechos, con el cual se
sobrentiende la existencia de un arreglo entre partes, puede dar lugar a un
posterior registro de una marca. En estos casos el administrador al momento de
valorar estas circunstancias, en su decisión deberá velar que las marcas a
confrontarse no produzcan confusión en el mercado. el acuerdo puede facilitar el
registro, pero la autoridad nacional puede tomar su decisión en contra. El acuerdo
no necesariamente conduce a un registro.
La Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de
la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al momento de
dictar sentencia dentro del proceso interno, en cumplimiento del artículo 35 del Tratado
de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184
de la Comisión), notifíquese esta providencia al organismo jurisdiccional mencionado
en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada.
Remítase copia sellada al Secretario General de la Comunidad Andina de esta
interpretación prejudicial para su publicación en la Gaceta Oficial.
Luis Henrique Farías Mata
PRESIDENTE
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Rubén Herdoíza Mera
MAGISTRADO
Juan José Calle y Calle
MAGISTRADO
Gualberto Dávalos García
MAGISTRADO
Guillermo Chahín Lizcano
MAGISTRADO
Eduardo Almeida Jaramillo
Secretario
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es
fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO